Año XXXII – Número 2528 Lima, 03 de julio de 2015   SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 242-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante de los artículos 136 literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Apelante: HONDA MOTOR CO.

LTD. Parte contraria: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual-Indecopi, de la República del Perú. Marca: “RECON” (denominativa). Expediente Interno: 05400-2010-0-1801-JR-CA09 PROCESO 246-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, de los artículos 134 literales b), e) y g), 135 literal b) y 150 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 135 literal a) de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 03027-2012-0-1801-JR-CA-17.

Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Marca figurativa PROCESO 254-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 05175-2011-0-1801-JR-CA-02.

Demandante: SANBOY COMÉRCIO DE BENS ALIMENTARES, SERVICIOS E INVESTIMENTOS LDA. Marca denominativa BEBEMIL Para nosotros la Patria es América   GACETA OFICIAL 03/07/2015 2 de 40       PROCESO 242-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante de los artículos 136 literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Órgano nacional consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Apelante: HONDA MOTOR CO. LTD. Parte contraria: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual-Indecopi, de la República del Perú. Marca: “RECON” (denominativa).

Expediente Interno: 05400-2010-0-1801-JR-CA-09 Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los tres (3) días del mes de junio del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 5400-2010-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 10 de noviembre de 2014, recibido por este Tribunal el mismo día, mediante el cual, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 05400-2010-0-1801-JR-CA-09.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 26 de febrero de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. El auto de tres (3) de junio de 2015, mediante el cual este Tribunal aceptó el impedimento presentado por el señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez para conocer el presente proceso, de acuerdo a los artículos 67 literal b) y 68 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

A.

ANTECEDENTES. Partes Apelante: Parte contraria: HONDA MOTOR CO. LTD. INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1. El 12 de febrero de 2009, HONDA MOTOR CO.

LTD., solicitó el registro de la marca de producto RECON (denominativa) para distinguir: motocicletas; vehículos, apartados de locomoción terrestre, aérea o acuática, y partes y accesorios para los artículos antes mencionados, incluidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. Publicado el extracto de la solicitud de registro en el “Diario El Peruano” presentaron oposiciones por parte de terceros interesados.   no se GACETA OFICIAL 03/07/ 2015 3 de 40         3.

Mediante Resolución 18232-2009/DSD-INDECOPI de 4 de noviembre de 2009, la Dirección de Signos Distintivos denegó de oficio el registro de la marca de producto solicitada por la existencia previa del signo RECO REPUESTOS COLOMBIANOS S.A. y logotipo (mixto) para amparar productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 4. El 16 de noviembre de 2009, HONDA MOTOR CO.

LTD., interpuso recurso de apelación, en contra de la Resolución antes citada. 5. Por Resolución 0991-2010/TPI-INDECOPI, de 5 de mayo de 2010, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, confirmó la Resolución 18232-2009/DSD-INDECOPI, de fecha 4 de noviembre de 2009 que denegó el registro de la marca de producto “RECON” (denominativa), solicitada por HONDA MOTOR CO.

LTD. 6. El 13 de agosto de 2010, la sociedad HONDA MOTOR CO. LTD., presenta ante el Juzgado Especializado de lo Contencioso Administrativo, demanda contenciosa administrativa, en contra de la Resolución 0991-2010/TPI-INDECOPI, de 5 de mayo de 2010. 7. Dentro del término oportuno, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI-, contesta la demanda contenciosa administrativa. 8.

El 14 de noviembre de 2013, mediante Sentencia, Resolución Número Diez, el Vigésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado, declaró infundada la demanda presentada por HONDA MOTOR CO. LTD. 9. El 27 de noviembre de 2013, HONDA MOTOR CO. LTD. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de 14 de noviembre de 2013. 10.

Mediante providencia de 2 de junio de 2014 la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú, decidió suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto a: -Criterios para determinar el riesgo de confusión entre un signo denominativo y un signo mixto, que comparten un término y que distinguen productos vinculados de la misma clase. a. Argumentos de la demanda contenciosa administrativa. 11.La sociedad HONDA MOTOR CO.

LTD., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Sostiene que es imposible que dos marcas tan diferentes puedan confundirse. En efecto “RECO Repuestos Colombianos S.A.” y “RECON” poseen características propias que las hacen distintas, con mayor razón no pueden confundirse si claramente se aprecia que el origen empresarial del producto “RECO” (pastillas de frenos) es colombiano y en el caso del producto de HONDA MOTOR CO.

LTD. RECON (vehículos y motocicletas) es conocido que su origen es japonés. GACETA OFICIAL 03/07/ 2015 4 de 40         - Arguye que: “(…) no es posible que un consumidor se dirija a un establecimiento especializado para comprar unas pastillas de frenos “RECO” de Colombia, se confunda y compre una motocicleta o vehículo “RECON” de origen japonés”. - Señala que: “(…) en la Resolución impugnada se reconoce la diferencia gráfica entre las marcas en conflicto; sin embargo, se insiste en que fonéticamente son similares y protegen productos vinculados, induciendo a confusión al consumidor”. b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa (INDECOPI). 12.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la República de Perú en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:   - Enuncia que: “(…) el signo solicitado pretende distinguir motocicletas, vehículos, apartados de locomoción terrestre, aérea o acuática, y partes y accesorios para los artículos antes mencionados, incluidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza”. - Afirma que: “(…) la marca registrada distingue acomplamientos y órganos de transmisión para vehículos incluyendo bandas, bloques y pastillas para frenos, zapatas de frenos para vehículos, embarque para vehículos terrestres de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza”. - Alega que: “(…) los productos que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran vinculados con los productos que pretende distinguir la marca registrada”. - Sostiene que: “(…) las partes que distingue la marca registrada son manufacturadas de manera conjunta y encuentran incluidas en los productos que pretende distinguir el signo solicitado, siendo de uso conjunto, por lo que están dirigidas al mismo público consumidor y son comercializadas a través de los mismos establecimientos”. - Argumenta que: “(…) es innegable que el consumidor de estos productos, a la hora de demandarlos en el mercado, se verá confundido respecto a su origen empresarial, teniendo en cuenta la similitud que existe entre los signos que los distinguen”. - Afirma que: “(…) el consumidor al momento de elegir un producto o servicio marcado analizará el signo solicitado “RECON” (denominativo), cotejándolo con el recuerdo más o menos vago que poseerá de la marca registrada “RECO Repuestos Colombianos S.A.” y logotipo (mixta), dejándose llevar por la impresión general de los mismos”. - Que “(…) la denominación relevante en la marca registrada es “RECO”, por su ubicación y tamaño en el signo; así como, por el hecho de que la denominación “Repuestos Colombianos”, dado su menor tamaño y al hecho de que hace alusión a la procedencia de los productos, y las siglas S.A. que hacen referencia a una forma societaria, no permiten identificar un origen empresarial determinado”. - Que (…) desde el punto de vista fonético, los signos presentan una idéntica secuencia vocálica (E-O / E-O) y una muy parecida secuencia consonántica (R-C-N / R-C-) lo cual determina que los signos sean pronunciados y entonados de manera sustancialmente similar”.

GACETA OFICIAL 03/07/ 2015 5 de 40         c. Sentencia de Primera Instancia. 13. El Vigésimo Sexto Juzgado de lo Contencioso Administrativo, declaró infundada la demanda, al concluir que “existe riesgo de confusión entre el signo “RECON” (denominativo) y la marca registrada “RECO Repuestos Colombianos S.A.” (mixto) indicando que “(…) si bien en la marca registrada es posible conocer el origen de los productos (colombiano), ello no es posible en el caso del signo solicitado dado que solo es compuesto por la denominación ´RECON´ debiendo tener en cuenta que “Repuestos Colombianos S.A.” tiene menor fuerza distintiva que la denominación “RECON” por lo que no forma parte de la impresión en conjunto de la marca que se lleva en la memoria el consumidor”; y, que “evidentemente el consumidor no va a confundir el repuesto o la parte del vehículo con la motocicleta o el vehículo en sí, pero permanecerá latente la confusión en cuanto al origen empresarial de estos, debido a la vinculación competitiva que genera”. d. Argumentos del Recurso de Apelación:

14. HONDA MOTOR CO. LTD., dentro de su recurso de apelación manifiesta lo siguiente: - Afirma que “(…) es imposible que un consumidor especializado (mecánico en automóviles) que desee adquirir por ejemplo una “zapata de freno para vehículos adquiera por error una motocicleta”. - Enuncia que: “(…) al momento de hacer el análisis se debe comparar ambos signos en su integridad por un lado la marca solicitada “RECON” y por otro lado la marca registrada “RECO Repuestos Colombianos S.A.” que al momento de hacer ese análisis demuestra que ambas marcas son totalmente diferentes”. - Menciona que “(…) la compañía multinacional HONDA MOTOR CO.

LTD., es conocida a nivel mundial por producir motocicletas, automóviles y diferentes aparatos de locomoción. No produce, por ejemplo, bloques y pastillas para frenos por lo que la posibilidad de que se produzca confusión es nula”. - Arguye que “(…) el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en reiterada jurisprudencia que para rechazar al registro de una marca deberá constatarse que la marca solicitada no ocasione confusión de tipo directa (por la vía de los productos y confusión indirecta por la vía del origen de los mismos).

En el presente caso, como ha quedado demostrado, no existe posibilidad alguna de confusión”. e. Contestación del Recurso de Apelación. 15. En el expediente no obra la contestación al Recurso de Apelación. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: El Juez consultante ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 1361, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.                                                                                                                         1 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:   GACETA OFICIAL 03/07/ 2015 6 de 40         Se considera que procede la interpretación del artículo correspondiente a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haberse constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “RECON” (denominativo), fue presentada el 12 de febrero de 2009, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. B. C. Impedimentos para el registro de un signo como marca. La identidad y la semejanza. Riesgo de confusión y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. Comparación entre signos denominativos y mixtos ¿Conexión competitiva entre productos de la misma clase internacional A. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA.

LA IDENTIDAD Y LA SEMEJANZA. RIESGO DE CONFUSIÓN Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS. 15. La Dirección de Signos Distintivos denegó de oficio la solicitud de registro de la marca RECON (denominativa) por la existencia previa del signo RECO REPUESTOS COLOMBIANOS S.A. y logotipo (mixto) para amparar productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, razón por la cual se debe revisar el aspecto relacionado a la identidad y semejanza entre signos. 16.

Respecto a la identidad y semejanza el Tribunal ha sostenido que: “La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero (artículo 136 litera a), o los signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o un rótulo o enseña comercial, conforme lo establece el literal b) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.

Estas causales de irregistrabilidad están destinadas a evitar que se genere confusión con otra marca solicitada a registro o que se encuentre registrada por un tercero; e imitaciones o usurpación de nombres comerciales, rótulos o enseñas, facultando a quien utilice o posea un nombre comercial protegido, un rótulo o enseña comercial, a oponerse al registro de un signo confundible determinado.

Es preciso referirse a lo dicho por este Tribunal sobre la identidad y semejanza: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)   GACETA OFICIAL 03/07/ 2015 7 de 40         facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.2 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra marca o con un nombre o enseña comercial presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud entre marcas y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra”3. 17. Para el caso en análisis, deberá el juzgador verificar si en efecto, comparados los signos RECON (denominativo) y RECO Repuestos Colombianos S.A. (mixto) para productos de la Clase 12 de la Clasificación de Niza, son similares o no. Riesgo de confusión. Confusión directa e indirecta.

Riesgo de asociación.                                                                                                                         2 3   Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 183-IP-2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2278, de 13 de diciembre de 2013. GACETA OFICIAL 03/07/ 2015 8 de 40         18. Para el INDECOPI, el signo solicitado RECON (denominativo) es irregistrable por la existencia de la marca RECO Repuestos Colombianos S.A.” (mixta) ya que tratan de productos de la misma naturaleza. 19.

Reiterando lo antes mencionado en este aspecto por parte de este Tribunal en cuanto al riesgo de confusión, dentro de la Interpretación Prejudicial 46-IP-2013, publicada en la Gaceta Oficial 2278 de 13 de diciembre de 2013 ha dicho que: “Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.4 Para establecer la existencia del riesgo de confusión o de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.5 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.6 También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.7                                                                                                                         4 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, publicada en la G.O.A.C. 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 5 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 6 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 7 Proceso 70-IP-2008. publicada en la G.O.A.C. Nº 1648 de 21 de agosto de 2008, marca: “SHERATON”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 03/07/ 2015 9 de 40         En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”8. 20.

De igual manera, el juez consultante solicita se responda sobre la pregunta cómo debe analizarse el criterio “canales de comercialización” en el examen comparativo de los signos que sean idénticos o semejantes dentro del ámbito de la Decisión 486. Considerando que los signos en conflicto distinguen los mismos productos (lápices labiales), este Tribunal considera que no es pertinente efectuar el análisis sobre los canales de comercialización o la conexión competitiva al distinguir ambos signos confrontados el mismo producto.

Reglas para realizar el cotejo de marcas. 21. En consideración a que el signo solicitado RECO (denominativo), fue negado por la existencia previa de la marca RECO Repuestos Colombianos S.A.” (mixta) ambos destinados a amparar productos de la Clase 12 de la Clasificación de Niza, es necesario efectuar un análisis de las reglas que el Tribunal Andino sigue para efectuar el cotejo entre marcas. 22.

Este Tribunal dentro de su Interpretación Prejudicial 9-IP-2011, publicada en la Gaceta Oficial de la Comunidad Andina 1958 de 27 de junio de 2011, ha manifestado que las reglas del cotejo de marcas son: “La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.                                                                                                                         8   Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 03/07/ 2015 10 de 40         Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.9 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”10. 23.

El Juez consultante deberá efectuar el cotejo recomendado, comparando los signos RECON (denominativo) y RECO Repuestos Colombianos S.A. (mixto), verificando si el signo solicitado incurre en eventual confusión o no. B. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS. 24. En el presente caso se negó de oficio el signo RECON (denominativo) por considera que crea confusión respecto de la marca registrada RECO Repuestos Colombianos S.A. (mixta), en razón de lo cual se analizará el tema relacionado con la comparación entre signos denominativos y mixtos. 25.

Respecto a la comparación entre signos denominativos y mixtos, dentro del Proceso 15IP-2013, marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013, este Tribunal respecto a este tema señala lo siguiente:                                                                                                                         9 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires. 1946.

Pág. 351 y ss. 10 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 03/07/ 2015 11 de 40         “(…) Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.

De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.

En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas denominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP-005: Marca: “LOREX”. “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora”.

“( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir”. “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación”.

“( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. (…)”. GACETA OFICIAL 03/07/ 2015 12 de 40         26.

La Corte consultante, deberá en primer término analizar cuál es el elemento predominante en el signo que se utiliza por el demandado, para verificar si es confundible con la marca previamente registrada. C. ¿CONEXIÓN COMPETITIVA INTERNACIONAL? ENTRE PRODUCTOS DE LA MISMA CLASE 27. Habiéndose referido este Tribunal a la reglas para comparar un signo denominativo con un mixto, para dar respuesta a la pregunta del Juez consultante, respecto a: los criterios para determinar el riesgo de confusión entre un signo denominativo y un signo mixto, que comparten un término y que distinguen productos vinculados de la misma clase, en este acápite se hará referencia a la conexión competitiva entre productos de la misma Clase Internacional de Niza. 28.

El signo solicitado RECON (denominativo) distingue: “motocicletas; vehículos, apartados de locomoción terrestre, aérea o acuática, y partes y accesorios para los artículos antes mencionados”, incluidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza y la marca registrada RECO REPUESTOS COLOMBIANOS S.A. y logotipo (mixto) distingue “pastillas de frenos”, dentro de la misma Clase 12. 29.

Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los productos que distinguen dichos signos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, a efectos de establecer la posible conexión competitiva entre vehículos y pastillas de frenos. 30. Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina señala que se han elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos o servicios que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor;

(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos o servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos o servicios. 31.

El Tribunal ha sostenido que: “en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”.

(Proceso 67-IP-2002, marca: “GOODNITES”, publicado en la G.O.A.C. Nº 871 del 11 de diciembre de 2002). 32. Debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

GACETA OFICIAL 03/07/ 2015 13 de 40         33. También considerar la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos o servicios son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos o servicios deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. 34.

Asimismo analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los productos o servicios, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos productos o servicios se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor. 35.

Sobre este particular, el Tribunal ha señalado que: “serán competitivamente conexos todos los productos vendidos en establecimientos especializados o en pequeños lugares de expendio donde signos similares pueden ser confundidos cuando los productos guardan también relación, ya que en grandes almacenes en los que se venden al público una amplia gama de productos dispares, para evaluar la conexión se hace necesario subdividirlos en las diversas secciones que los integran, e involucrar en el análisis aspectos tales como la identidad o disparidad de los canales de publicidad”.

(Proceso 50IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 739, de 4 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA). 36. Finalmente, deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el producto o servicio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )” (Proceso 09IP-94, publicado en la G.O.A.C. Nº 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA). 37.

En consecuencia el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas, o se lo asocia el producto o servicio a un origen empresarial distinto.

Asimismo debe considerar que, cuando se dan los criterios de conexión competitiva, los mismos deberán aplicarse cuando concurran en forma clara y en grado suficiente y no en forma aislada. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: La comparación entre signos susceptibles de inducir a error o confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están destinados los productos o servicios.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo GACETA OFICIAL 03/07/ 2015 14 de 40         integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Basta que exista riesgo de confusión para proceder a la irregistrabilidad del signo solicitado.

SEGUNDO: En el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores. La Corte consultante, deberá en primer término analizar cuál es el elemento predominante en el signo que se utiliza por el demandado, para verificar si es confundible con la marca previamente registrada.

TERCERO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos que pertenecen a la misma Clase 11, pero que especifican el tipo de producto que amparan, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial.

De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

GACETA OFICIAL 03/07/ 2015 15 de 40         Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 246-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, de los artículos 134 literales b), e) y g), 135 literal b) y 150 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 135 literal a) de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 03027-2012-0-1801-JR-CA-17.

Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Marca figurativa. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y siete días del mes de mayo del año dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima.

VISTOS: El oficio 3027-2012-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 12 de noviembre de 2014, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, procedente de la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, por medio del cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 03027-2012-0-1801-JR-CA17.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 1 de abril de 2015.

A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Demandante:   PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. GACETA OFICIAL 03/07/ 2015 16 de 40         Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI – REPÚBLICA DEL PERÚ. BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.

HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. El 02 de marzo de 2010, la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC., solicitó el registro como marca del signo constituido por la figura que se observa a folios 38 y 41 del expediente1 (se reivindican colores2), para amparar los siguientes productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza: “cigarrillos; tabaco; productos de tabaco; encendedores; fósforos; artículos para fumadores”.

La representación gráfica es la siguiente: 2. Una vez publicada la solicitud en el Diario Oficial El Peruano, el 29 de abril de 2010 la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., formuló oposición señalando que el signo solicitado carece de capacidad distintiva. 3. El 21 de enero de 2011, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución 135-2011/CSD-INDECOPI, declaró infundada la oposición y en consecuencia otorgó el registro solicitado. 4.

El 10 de febrero de 2011, la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 5. El 09 de marzo de 2012, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución 0413-2012/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución impugnada que otorgó el registro solicitado. 6.

La sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., interpuso demanda contenciosa administrativa contra la anterior Resolución. 7. El Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Diecisiete de 17 de diciembre de 2013, declaró infundada la demanda.                                                                                                                         1 El signo solicitado se encuentra conformado por la figura de un círculo el cual presenta otros círculos en su interior, todo ello en la combinación de colores gris, plomo, azul y blanco en diversas tonalidades. 2 Se aprecian los colores azul, gris y blanco, en distintas tonalidades.

GACETA OFICIAL 03/07/ 2015 17 de 40         8. La sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., presentó Recurso de Apelación contra la anterior sentencia. 9. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda.

El demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 10. Manifiesta, que las figuras geométricas simples como un círculo y análogas, no pueden constituir marcas ya que carecen de distintividad intrínseca y extrínseca; esta posición ha sido reiterada por el INDECOPI en pronunciamientos precedentes, debiéndose aplicar aquel aforismo jurídico que reza “donde existe la misma razón debe existir el mismo derecho”. 11.

Agrega, que los signos que la solicitante ha logrado registrar utilizando la figura del círculo obedecen al hecho de haber empleado la expresión LUCKY STRIKE en su conformación, ya que el círculo por sí sólo resulta básico, simple y banal. 12. Indica, que carece de todo fundamento el hecho de que la solicitante emplee en todos sus registros la figura del círculo para identificar sus productos, puesto que existen otras marcas registradas en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza que contienen la misma figura. 13.

Señala, que no está llamado a prosperar el argumento de que el signo solicitado constituye una modernización de la marca mixta LUCKY STRIKE, ya que en ninguna parte del signo solicitado se hace referencia a dicha expresión. 14. Argumenta, que constituye un despropósito otorgar derechos de exclusividad sobre un signo de libre uso por parte de todos los competidores en el mercado.

Por lo tanto, estamos en presencia de un monopolio. b. Argumentos de la contestación de la demanda. Por parte del INDECOPI. 15. Señala, que no existe una prohibición legal que mande que los signos “simples” no son registrables. Por lo tanto, de la impresión en conjunto de los elementos que conforman el signo solicitado3, se concluyó que los mismos dotan al signo de la suficiente fuerza distintiva. 16.

Agrega, que el signo solicitado posee además en su conjunto elementos gráficos y cromáticos, cuya fusión logra una unidad que individualiza productos en el mercado.                                                                                                                         3   “(…) se encuentra conformado por círculos concéntricos cuyo fondo interior aparece en color azul, en tonalidades clara y oscura; y se encuentra rodeado de cuatro coronas de distinto grosor, color y tonalidad, todo lo cual determina que se perciba una figura circular en un diseño particular y en una determinada combinación y distribución de los colores azul, blanco y gris, en distintas tonalidades”.

GACETA OFICIAL 03/07/ 2015 18 de 40         17. Adiciona, que el signo solicitado no es de uso común para distinguir productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional. Por parte de la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC. 18. Como se corrobora a folio 71 del expediente, el Décimo Séptimo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante Resolución No. 09 de 06 de marzo de 2013, declaró en REBELDÍA a la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC., por no contestar la demanda y, ordenó continuar con el trámite del proceso. c. Sentencia de primera instancia. 19.

Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. Diecisiete de 17 de diciembre de 2013, declaró infundada la demanda, argumentando que “(…) Ahora bien, de la revisión de la marca se advierte que ella está compuesta por círculos concéntricos con áreas de distinto tamaño, siendo el círculo interior azul en tonalidades que van de claro al oscuro, rodeado de coronas de color blanco y color gris de distinto grosor, en ese sentido, se verifica que el referido signo es un diseño gráfico que no sólo está conformado por la presencia de círculos simples, tal y como lo afirma la accionante, sino que existe en la misma ciertas peculiaridades como el grado de proporción entre los círculos, la ubicación y combinación de los colores que la individualizan y la hacen distintiva en el mercado, por lo que podemos concluir que la marca registrada a favor de British American Tobacco (Brands) Limited, tiene ciertas características que producen una impresión singular en el consumidor que le permite diferenciarlo en el mercado para identificar un origen empresarial determinado, por lo que el primer argumento esgrimido por la demandante debe ser desestimado.

(…) De otro lado, la accionante alega que al otorgar la marca solicitada constituida por la figura de un círculo, se ha otorgado el monopolio sobre una figura geométrica en perjuicio de sus competidores en el mercado, no obstante ello, tal y como ha sido desarrollado en los considerandos que preceden, no se ha otorgado el registro únicamente sobre la figura circular, sino sobre toda la unidad que conforma la figura geométrica y su gama de colores (…) (…) Asimismo, es menester agregar que la actora ha hecho referencia a distintos pronunciamientos de la autoridad administrativa donde se deniega el registro de marcas por falta de distintividad; al respecto, el artículo 150 de la Decisión 486 faculta a la autoridad administrativa a efectuar el examen de registrabilidad en cada caso en concreto, lo que constituye una decisión que realiza libremente el INDECOPI al estar facultado para ello (…)”. d. Recurso de apelación. 20.

La sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., en el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la demanda. Adicionó que: i) La función esencial de una marca consiste en indicar el origen empresarial de los productos o servicios, por lo cual una figura geométrica, como el caso en cuestión, no es capaz de vincular por sí misma el producto que pretende identificar con un origen empresarial determinado.

GACETA OFICIAL 03/07/ 2015 19 de 40         B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 21. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 inciso b) y 150 de la Decisión 486. Delimitó su solicitud de la siguiente manera: “1. (…) Cómo debe analizarse e interpretarse la distintividad en signos figurativos, conforme a la Decisión 486 (…)”. 22.

Se hará la interpretación solicitada. Se restringirá el artículo 134 a los literales b), e) y g). De oficio se interpretará la siguiente norma: artículo 135 literal a) de la Decisión 486.4 C. CUESTIONES A INTERPRETARSE. 23. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. La falta de distintividad como causal de irregistrabilidad de marcas.

B. Los signos figurativos. Criterios de irregistrabilidad. Las figuras geométricas y la reivindicación de colores. C. Elementos gráficos de uso común en la conformación de marcas. D. Autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. LA FALTA DE DISTINTIVIDAD COMO CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD DE MARCAS. 24.

La demandante argumentó que el signo solicitado carece de distintividad. El INDECOPI, por el contrario manifestó que sí tiene distintividad. En este contexto se abordará el tema propuesto. 25. El literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable                                                                                                                         4 Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (…) b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…) e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; (…) g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; (…) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. GACETA OFICIAL 03/07/ 2015 20 de 40         si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad. 26.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.

Y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. El Tribunal al respecto de este tema ha expresado: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’.

Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00).

Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009). 27. La consultante deberá analizar si el signo solicitado (un círculo rodeado de un aro que reivindica colores) en sí es capaz de identificarse del resto de signos existentes en el mercado y apto para constituir una marca.

GACETA OFICIAL 03/07/ 2015 21 de 40         B. LOS SIGNOS FIGURATIVOS. CRITERIOS DE IRREGISTRABILIDAD. LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS Y LA REIVINDICACIÓN DE COLORES. 28. La demandante sostuvo que las figuras geométricas simples como un círculo y análogas, no pueden constituir marcas ya que carecen de distintividad intrínseca y extrínseca.

Añade que el círculo por sí sólo resulta básico, simple y banal. 29. El INDECOPI afirmó que el signo solicitado posee en su conjunto elementos gráficos y cromáticos, cuya fusión logra una unidad que individualiza productos en el mercado. 30. En este esquema se abordará el tema propuesto. 31. Los signos figurativos son aquéllos que se encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto.

En este tipo de signos, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. Las figuras geométricas. 32. El Tribunal seguirá los parámetros expresados en la Interpretación Prejudicial de 4 de marzo de 2015, expedida en el proceso 134-IP-2014: La marca solicitada “FIGURATIVA” está formada por un círculo que contiene a su vez otras figuras circulares y que reivindica a su vez colores, por lo que es pertinente analizar la registrabilidad de una figura geométrica como marca.

Refiriéndonos al concepto de figura geométrica podemos decir que: “(…) consiste de una línea o de un conjunto de líneas que representarán un objeto dado”5. Dentro de las figuras geométricas se encuentra el círculo que “(…) es la figura plana formada por una circunferencia más toda su región o área interior”6. El artículo 134 literal b) de la Decisión 486 permite el registro de figuras, por lo que es completamente viable que se registre como marcas las figuras sean geométricas o no, siempre y cuando sean distintivas. 33.

En el presente caso, el Juez consultante debe además considerar que el signo solicitado reivindica colores específicos delimitados por una forma, lo cual se encuentra permitido en el artículo 134 literal e) de la Decisión 486, por lo que al efectuar el análisis de la registrabilidad del signo, deberá considerar que es un signo gráfico con colores para amparar productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por lo tanto, se deberá analizar la distintividad del signo bajo el ámbito del signo en su conjunto, es decir, la figura geométrica y su interrelación con los colores que se reivindican”.                                                                                                                         5 6   Definición ABC: http://www.definicionabc.com/general/figura-geometrica.php#ixzz3RS6f4KKR Fuente: http://www.profesorenlinea.cl/geometria/CirculoCircunfelementos.htm GACETA OFICIAL 03/07/ 2015 22 de 40         34.

Reiteramos lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 14 de mayo de 2014, expedida en el marco del proceso 222-IP-2013: “Ahora bien, en cuanto a la combinación de colores hay que hacer ciertas precisiones: una simple reunión de colores en abstracto no tiene la virtualidad de identificar productos y servicios en el mercado, es decir, no tiene la capacidad de generar un punto de discernimiento para el público consumidor en relación con su actividad de elección. Una combinación de colores, si se pretende registrar como marca, debe generar una composición especial, inusual, y claramente diferenciable.

Para esto, debe presentarse con formas, trazos, figuras, siluetas y contornos bien definidos; esto sería lo que le permitiría cumplir con los tres requisitos básicos de registrabilidad. En abstracto, la unión de dos o más colores puede tener miles de presentaciones. Es una única, diferenciada y arbitraria presentación de dicha unión, la que podría generar recordación y distinción de los diferentes productos o servicios que se pretenden amparar, así como del específico origen empresarial”. 35.

En el presente caso, la consultante deberá analizar si la marca figurativa solicitada es por sí sola apta para el registro, analizando que no incurra en una de las prohibiciones absolutas para el registro de un signo como marca. Debe tener en cuenta que si al signo solicitado lo acompañan suficientes elementos que contribuyan a acrecentar la fuerza distintiva del signo, el mismo será registrable.

C. ELEMENTOS GRÁFICOS DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE MARCAS. 36. La demandante indicó que constituye un despropósito otorgar derechos de exclusividad sobre un signo de libre uso por parte de todos los competidores en el mercado; agregó que existen otras marcas registradas en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, que contienen la misma figura.

El INDECOPI sostuvo que el signo solicitado no es de uso común en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. 37. En este escenario, el Tribunal abordará el tema de los elementos gráficos de uso común en la conformación de marcas. Para esto seguirá los parámetros expresados en la Interpretación prejudicial de 12 de febrero de 2014, expedida en el marco del proceso 211-IP-2013: “Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como palabras o gráficos que pueden estimarse como de uso común en relación con el tipo de productos o servicios de que se trate, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”. GACETA OFICIAL 03/07/ 2015 23 de 40         Si bien la norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, esta prohibición no debe restringirse a los elementos denominativos, ya que los gráficos también pueden ser de uso común. Sin embargo, si están estos combinados con otros elementos pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

Es claro que el titular de una marca que lleve incluida un elemento figurativo de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado para impedir que terceros puedan utilizar dicho gráfico en combinación de otros elementos en la conformación de signos, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear confusión. Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por elementos gráficos de uso común, éstos no deben ser considerados a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes y, en consecuencia, en el caso de marcas figurativas conformadas por elementos de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que elementos usuales y, por lo tanto, pertenecientes al dominio público puedan ser utilizados únicamente por un titular de la marca, ya que al ser esos elementos de empleo común en relación con los productos o servicios de que se trate, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio de marcas.

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”7. Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”.                                                                                                                         7   OTAMENDI Jorge.

“DERECHO DE MARCAS”, Editorial LexisNexis, Abeledo – Perrot, Argentina, 2002. Pág. 191. Buenos Aires GACETA OFICIAL 03/07/ 2015 24 de 40         38. La consultante deberá determinar si los elementos gráficos que componen el signo solicitado a registro son de uso común en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia, para poder realizar un correcto análisis de registrabilidad.

D. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE PARA TOMAR SUS DECISIONES. 39. La demandante argumentó que en materia de figuras geométricas el INDECOPI tiene precedentes que se deben aplicar en el presente caso. 40. Por lo anterior, se hace necesario tratar el tema del análisis de la autonomía de la oficina de registro de marcas. 41. Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del proceso 17-IP-2013: “El sistema de registro de marcas adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas, como en cuanto a sus propias decisiones. En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marcas en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marcas en los otros Países.

O bien, si el registro de marcas ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007.

MARCA: “MONARC-M”). En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera:   GACETA OFICIAL 03/07/ 2015 25 de 40         “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales8 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: 1.

El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

(Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: “BROCHA MONA”). Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marcas.

Esto quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. Igualmente, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.                                                                                                                         8   Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, del proceso 40-IP-2004;

Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, del proceso 03IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, del proceso 167-IP-2005. GACETA OFICIAL 03/07/ 2015 26 de 40         Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) El principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.

En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado”9. No se está afirmando que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos”. 42. No obstante lo anterior, se advierte que las oficinas de registro de marcas deben respetar los sistemas de precedentes judiciales adoptados por los países miembros, atendiendo a la fuerza jurídica que se le otorgue en cada uno de los ordenamientos jurídicos internos. Si a nivel nacional se adopta un sistema de precedentes fuerte, esto debe ser una pauta normativa obligatoria para las oficinas de registro de marcas, siempre y cuando no vulnere la normativa comunitaria andina.

Por tal razón, dichas entidades deberán tomar decisiones atendiendo a la estructura jurídica diseñada en cada uno de los Países Miembros. 43. En consecuencia el examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro de marcas debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: La consultante deberá analizar si el signo solicitado (un círculo rodeado de un aro que reivindica colores) en sí es capaz de identificarse del resto de signos existentes en el mercado y apto para constituir una marca.

SEGUNDO: La consultante deberá analizar si la marca figurativa solicitada, es por sí apta para registro, analizando que no incurra en una de las prohibiciones absolutas para el registro de un signo como marca. Debe tener en cuenta que si al signo solicitado lo acompañan suficientes elementos que contribuyan a acrecentar la fuerza distintiva del signo, el mismo será registrable.

En el presente caso, la consultante debe además considerar que el signo solicitado reivindica colores específicos delimitados por una forma, lo cual                                                                                                                         9   Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el proceso 22-IP-2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2069, de 05 de julio de 2012.

GACETA OFICIAL 03/07/ 2015 27 de 40         se encuentra permitido en el artículo 134 literal e) de la Decisión 486, por lo que al efectuar el análisis de la registrabilidad del signo, deberá considerar que es un signo gráfico con colores para amparar productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, se deberá analizar la distintividad del signo bajo el ámbito del signo en su conjunto, es decir, la figura geométrica y su interrelación con los colores que se reivindican.

TERCERO: La consultante deberá determinar si los elementos gráficos que componen el signo solicitado a registro son de uso común en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia, para poder realizar un correcto análisis de registrabilidad.

CUARTO: El examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro de marcas debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial. Que el examen sea autónomo, significa que debe ser independiente tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro de marcas, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.

No se está afirmando que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. No obstante lo anterior, se advierte que las oficinas de registro de marcas deben respetar los sistemas de precedentes judiciales adoptados por los países miembros, atendiendo a la fuerza jurídica que se le otorgue en cada uno de los ordenamientos jurídicos internos. Si a nivel nacional se adopta un sistema de precedentes fuerte, esto debe ser una pauta normativa obligatoria para las oficinas de registro de marcas, siempre y cuando no vulnere la normativa comunitaria andina.

Por tal razón, dichas entidades deberán tomar decisiones atendiendo a la estructura jurídica diseñada en cada uno de los Países Miembros. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante deberá adoptar la presente interpretación prejudicial.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. GACETA OFICIAL 03/07/ 2015 28 de 40         De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 254-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 05175-2011-0-1801-JR-CA-02.

Demandante: SANBOY COMÉRCIO DE BENS ALIMENTARES, SERVICIOS E INVESTIMENTOS LDA. Marca denominativa BEBEMIL. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte días del mes de mayo del año dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de   GACETA OFICIAL 03/07/ 2015 29 de 40         Justicia, Lima, República del Perú, a través del Oficio 5175-2011-0/5ta SECA-CSJLI-PJ, de 13 de noviembre de 2014, recibido por este Tribunal en la misma fecha vía correo electrónico, en el que solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 1 de abril de 2015. A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Demandante: SANBOY COMÉRCIO DE BENS SERVICIOS E INVESTIMENTOS LDA. ALIMENTARES, Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ. PERUVIAN HERITAGE S.A.C.

HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. El 24 de septiembre de 2009, la sociedad PERUVIAN HERITAGE S.A.C., solicitó el registro como marca del signo denominativo BEBEMIL, para amparar los siguientes productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: “productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la desnutrición de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”. 2.

El 21 de noviembre de 2009, la sociedad SANBOY COMÉRCIO DE BENS ALIMENTARES, SERVICIOS E INVESTIMENTOS LDA (Portugal), una vez realizada la respectiva publicación formuló oposición con base en su marca denominativa BLEMIL (Certificado No. 39444), para amparar los siguientes productos de la Clase 5 de la Nomenclatura Oficial: “farmacéuticos, veterinarios, productos dietéticos para niños y enfermos; emplastos, material para vendajes; materiales para empastar dientes y para improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para destruir las malas yerbas y los animales dañinos”.

Dicha marca también se encuentra registrada en Colombia bajo el Certificado No. 108408, para distinguir productos de la misma Clase

5. GACETA OFICIAL 03/07/ 2015 30 de 40         3. El 13 de septiembre de 2010, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución No. 1986-2010/CSD-INDECOPI, declaró infundada la oposición y en consecuencia otorgó el registro solicitado. 4. El 05 de octubre de 2010, la sociedad SANBOY COMÉRCIO DE BENS ALIMENTARES, SERVICIOS E INVESTIMENTOS LDA, presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 5.

El 27 de junio de 2011, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 1323-2011/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución impugnada que denegó el registro solicitado. 6. La sociedad SANBOY COMÉRCIO DE BENS ALIMENTARES, SERVICIOS E INVESTIMENTOS LDA, interpuso demanda contenciosa administrativa contra la anterior Resolución. 7.

El Segundo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. Once de 29 de enero de 2013, declaró infundada la demanda. 8. La sociedad SANBOY COMÉRCIO DE BENS ALIMENTARES, SERVICIOS E INVESTIMENTOS LDA, presentó Recurso de Apelación contra la anterior sentencia. 9.

La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda. El demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 10. Manifiesta, que los signos en conflicto son confundibles en los aspectos fonético y gráfico. 11.

Adiciona, que debido a su parecido grafo-fonético, y a que comparten las sílabas finales, se advierte que la sílaba /MIL/ es tónica en ambos signos, lo cual incide en que el consumidor perciba de igual manera dicho fonema en los dos (2) signos en conflicto. 12. Sostiene, que se genera riesgo de conexión competitiva. b. Argumentos de la contestación de la demanda.

Por parte del INDECOPI. 13. Señala, que los signos en conflicto si bien amparan productos de la misma clase, presentan diferencias desde el punto de vista gráfico y fonético. Por lo tanto, pueden coexistir en el mercado. 14. Arguye, que se debe tomar en consideración el análisis en conjunto de los signos. GACETA OFICIAL 03/07/ 2015 31 de 40         15.

Manifiesta que tanto la letra inicial “B” como la terminación “MIL” son elementos de uso frecuente en signos que distinguen productos de la Clase 05. Por parte de PERUVIAN HERITAGE S.A.C. 16. Argumenta, que los signos en conflicto no son confundibles entre sí en los aspectos fonéticos y gráficos. 17. Adiciona, que no se configura el riesgo de conexión competitiva, ya que el signo solicitado goza de suficiente distintividad. c. Sentencia de primera instancia. 18.

El Segundo Juzgado Permanente, Especializado en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. Once de 29 de enero de 2013, declaró infundada la demanda, argumentando que “(…) Por todo lo expuesto llegamos a la conclusión que analizados en su conjunto los signos BEBEMIL y BLEMIL no se ha encontrado semejanzas que acarreen confusión en el público consumidor, por lo que es posible su coexistencia en el mercado.

(…) La demandante ha señalado que existe identidad vocálica y consonántica en la primera sílaba: BE y BLE, así como en la parte final ‘MIL’, al respecto cabe precisar que la marca registrada está compuesta de 03 sílabas, mientras que la marca opositora de 02: BEBEMIL y BLEMIL, por lo que: 1. Al apreciar ambas marcas en conjunto y de manera sucesiva, no se encuentran semejanzas notorias en el hecho de que ambas se inicien con la letra ‘B’ y terminen en la sílaba ‘MIL’, toda vez que se distinguen de manera clara 3 sílabas en la marca BEBEMIL y 02 en la marca BLEMIL, la circunstancia de compartir la letra ‘B’, es una semejanza que a nivel de escritura no genera error o confusión en el público consumidor; 2.

En cuanto a la sustancial similitud que la demandante señala que existe respecto a las primeras sílabas ‘BE’ y ‘BLE’, se hace presente que si bien comparten las palabras: ‘B’ y ‘E’, también es cierto que el hecho de que la consonante existente en una de ellas la hace diferente en su escritura. Sin perjuicio de lo indicado, es preciso tener presente que el impacto visual en la marca BLEMIL, recae sobre la primera sílaba ‘BLE’, mientras que en la marca BEBEMIL, recae sobre las 02 primeras sílabas, es decir que lo que primero se aprecia no es la sílaba ‘BE’, sino ‘BEBE’, con lo cual se advierten que no existe mayor similitud que pudiera acarrear confusión en el público; 3.

En cuanto a la confusión sonora, al pronunciarse, inclusive de manera rápida, no se aprecia confusión, pues justamente el hecho de que la marca registrada conste de 03 sílabas, hace que suene diferente en sus inicios: BEBE, mientras que la otra marca en sus inicios suena BLE; 4. En lo que respecta a la locución ‘MIL’ que se encuentra presente en ambas marcas es preciso considerar que nos encontramos ante el registro en la clase 5, entre otros, productos farmacéuticos, respecto de lo cual la doctrina y a través de las interpretaciones prejudiciales el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha expresado criterios a tomar en cuenta: (…) no cabe tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, sino en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto, (…) conforme a lo señalado en el párrafo anterior, lo genérico hace que el titular deba soportar que otras marcas lo incluyan como parte de su signo, con lo cual el análisis que se realiza del conjunto debe tener en cuenta lo aquí expuesto y, advirtiendo que la marca BLEMIL comparte la última sílaba (la cual es tónica) de manera idéntica con la marca BEBEMIL, por lo que se hace preciso determinar si nos encontramos ante una locución de uso común en el mercado,   GACETA OFICIAL 03/07/ 2015 32 de 40         (…) Así pues se advierte que el sufijo ‘MIL’ es de uso común, por lo que en atención a lo señalado anteriormente nos encontramos ante una marca debilitada y la titular de la marca BLEMIL, no puede reclamar exclusividad, no obstante que la sílaba de mayor fuerza fonética se encuentre en tal sílaba.

(…) La demandante ha señalado que de la impresión general de ambas marcas: BLEMIL y BEBEMIL, el consumidor las identifica como de un mismo origen empresarial, en razón a las similitudes existentes entre la primera sílaba y la última sílaba (…). Ante ello, reiteramos lo expuesto, en los considerandos anteriores, lo que nos lleva a concluir que no se encuentra similitud en el origen empresarial”. d. Recurso de apelación. 19.

La sociedad SANBOY COMÉRCIO DE BENS ALIMENTARES, SERVICIOS E INVESTIMENTOS LDA. en el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la demanda. Adicionó que: i) El A quo está forzando la comparación entre una sílaba de la marca solicitada y dos (2) sílabas de la registrada, sin explicar ni sustentar motivo alguno; adicionalmente debe hacerse una comparación conjunta de la totalidad de la marca solicitada y la marca registrada; ii) Las marcas que manejan elementos similares a BLEMIL coexisten pacíficamente en la misma Clase de la Nomenclatura Oficial, puesto que poseen otros elementos que las hacen suficientemente distintivas y diferenciables.

Por lo tanto, mal obra el A Quo al segmentar las marcas y extraer la sílaba final, a fin de vincularla a otras marcas que incluyen esta sílaba y son ajenas al caso. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 20. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 4861. Delimitó su solicitud de la siguiente manera: “1.

Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de asociación entre productos vinculados de la misma clase distinguidos por signos semejantes (…)”. 21. Se hará la Interpretación solicitada. No se interpretará el artículo 134 porque no es fundamental para resolver el caso bajo estudio. C. CUESTIONES A INTERPRETARSE. 22. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. B. Comparación entre signos denominativos simples.                                                                                                                         1   Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

GACETA OFICIAL 03/07/ 2015 33 de 40         C. Análisis de registrabilidad de marcas farmacéuticas compuestas por partículas de uso común. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. 23.

En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo denominativo BEBEMIL es confundible con la marca denominativa BLEMIL. La corte consultante realizó la siguiente pregunta: “¿Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de asociación entre productos vinculados de la misma clase distinguidos por signos semejantes?”. 24.

De conformidad con lo anterior, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos; y para contestar específicamente la cuestión referida por la consultante se hará referencia a los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen las marcas en el mercado. 25.

Para lo anterior se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 29 de agosto de 2013, expedida en el marco del proceso 114-IP-2013: “Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad.

Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.2                                                                                                                         2 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.

Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.

Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. GACETA OFICIAL 03/07/ 2015 34 de 40         Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008.

Marca: “SHERATON”). Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica.

Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.

Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada.

Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. GACETA OFICIAL 03/07/ 2015 35 de 40         Reglas para el cotejo entre signos distintivos.

La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: − La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. − En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. − Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación. − Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevante en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general. El Tribunal en anteriores providencias ha establecido la relación entre el carácter distintivo de un signo, el criterio del consumidor medio y la clase de productos que se pretenden amparar.

Ha expresado lo siguiente: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’.

Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede,   GACETA OFICIAL 03/07/ 2015 36 de 40         igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T136/00).

Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”.). Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58IP-2006.

Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006.” Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, acorde con las reglas establecida anteriormente.

B. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS SIMPLES. 26. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los signos denominativos BEBEMIL y BLEMIL. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos. 27. Se reitera lo expresado en la Interpretación de 16 de enero de 2013, expedida en el marco del proceso 141-IP-2012: “Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios:   − Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. − Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. − Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. GACETA OFICIAL 03/07/ 2015 37 de 40         − Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”. 28.

En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre los signos denominativos BEBEMIL y BLEMIL. C. ANÁLISIS DE REGISTRABILIDAD DE MARCAS COMPUESTAS POR PARTÍCULAS DE USO COMÚN. FARMACÉUTICAS 29. Los signos en conflicto amparan productos farmacéuticos.

El INDECOPI argumentó que tanto la letra inicial “B” como la terminación “MIL” son de uso frecuente en signos que distinguen productos de la Clase 05. 30. De conformidad con lo anterior, es pertinente tratar el tema propuesto. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 13 de abril de 2011, expedida en el marco del proceso 04-IP-2011: “El examen de estos signos merece de una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de riesgo de confusión entre los consumidores.

En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. A tal propósito, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Lo que se trata de proteger evitando la confusión marcaria, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad.

Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático (sic), las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas. Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros Países sobre la cultura ‘curativa personal’, según la cual un gran número de pacientes se auto - recetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos. El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias.

Así, en el Proceso 30-IP-2000, se estableció lo siguiente: Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun   GACETA OFICIAL 03/07/ 2015 38 de 40         medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno. Dentro del proceso 48-IP-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó: Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.

Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas". (Proceso N° 68-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 30 de enero de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 765, de 27 de febrero de 2002).

Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente”. 31.

Como quiera que el INDECOPI argumentara que tanto la letra “B” como la terminación “MIL” son de uso frecuente en la clase 5, es preciso que la corte consultante determine si dicha partícula es de uso común en la mencionada clase, para posteriormente realizar el cotejo de los signos en conflicto. 32. Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 03 de diciembre de 2013, expedida en el marco del proceso 182-IP-2013: “Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos de uso general y corriente, que le dan al signo algún poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.

Por lo tanto, ningún competidor en el mercado puede apropiarse de tal partícula común. El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general3. En este sentido, los signos que contengan dichas partículas serán considerados marcariamente débiles.                                                                                                                         3   Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.

OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2002. Pág. 191. GACETA OFICIAL 03/07/ 2015 39 de 40         Por lo tanto, las partículas de uso común que conforman marcas farmacéuticas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes”. 33.

Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. 34. De conformidad con lo anterior, la corte consultante deberá determinar si las partículas B y MIL son de uso común para la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro.

Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general.

SEGUNDO: La corte consultante para resolver el conflicto de signos distintivos, tendrá que establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre los signos denominativos BEBEMIL y BLEMIL, aplicando los criterios establecidos en la presente providencia.

TERCERO: La corte consultante deberá determinar si las partículas B y MIL son de uso común para la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo   GACETA OFICIAL 03/07/ 2015 40 de 40         expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante deberá adoptar la presente interpretación prejudicial.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA (e) Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Tribunal de Arbitramento mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú