[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 254-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 05175-2011-0-1801-JR-CA-02.
Demandante: SANBOY COMÉRCIO DE BENS ALIMENTARES, SERVICIOS E INVESTIMENTOS LDA. Marca denominativa BEBEMIL. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte días del mes de mayo del año dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, a través del Oficio 5175-2011-0/5ta SECA-CSJLI-PJ, de 13 de noviembre de 2014, recibido por este Tribunal en la misma fecha vía correo electrónico, en el que solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 1 de abril de 2015. A. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente.
Partes: Demandante: SANBOY COMÉRCIO DE BENS ALIMENTARES, SERVICIOS E INVESTIMENTOS LDA. Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ. PERUVIAN HERITAGE S.A.C.
HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. El 24 de septiembre de 2009, la sociedad PERUVIAN HERITAGE S.A.C., solicitó el registro como marca del signo denominativo BEBEMIL, para amparar los siguientes productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: “productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la desnutrición de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”. 2.
El 21 de noviembre de 2009, la sociedad SANBOY COMÉRCIO DE BENS ALIMENTARES, SERVICIOS E INVESTIMENTOS LDA (Portugal), una vez realizada la respectiva publicación formuló oposición con base en su marca denominativa BLEMIL (Certificado No. 39444), para amparar los siguientes productos de la Clase 5 de la Nomenclatura Oficial: “farmacéuticos, veterinarios, productos dietéticos para niños y enfermos; emplastos, material para vendajes; materiales para empastar dientes y para improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para destruir las malas yerbas y los animales dañinos”.
Dicha marca también se encuentra registrada en Colombia bajo el Certificado No. 108408, para distinguir productos de la misma Clase 5. 3. El 13 de septiembre de 2010, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución No. 1986-2010/CSD-INDECOPI, declaró infundada la oposición y en consecuencia otorgó el registro solicitado. 4.
El 05 de octubre de 2010, la sociedad SANBOY COMÉRCIO DE BENS ALIMENTARES, SERVICIOS E INVESTIMENTOS LDA, presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 5. El 27 de junio de 2011, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 1323-2011/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución impugnada que denegó el registro solicitado. 6.
La sociedad SANBOY COMÉRCIO DE BENS ALIMENTARES, SERVICIOS E INVESTIMENTOS LDA, interpuso demanda contenciosa administrativa contra la anterior Resolución. 7. El Segundo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. Once de 29 de enero de 2013, declaró infundada la demanda. 8.
La sociedad SANBOY COMÉRCIO DE BENS ALIMENTARES, SERVICIOS E INVESTIMENTOS LDA, presentó Recurso de Apelación contra la anterior sentencia. 9. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda.
El demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 10. Manifiesta, que los signos en conflicto son confundibles en los aspectos fonético y gráfico. 11. Adiciona, que debido a su parecido grafo-fonético, y a que comparten las sílabas finales, se advierte que la sílaba /MIL/ es tónica en ambos signos, lo cual incide en que el consumidor perciba de igual manera dicho fonema en los dos (2) signos en conflicto. 12.
Sostiene, que se genera riesgo de conexión competitiva. b. Argumentos de la contestación de la demanda. Por parte del INDECOPI. 13. Señala, que los signos en conflicto si bien amparan productos de la misma clase, presentan diferencias desde el punto de vista gráfico y fonético. Por lo tanto, pueden coexistir en el mercado. 14. Arguye, que se debe tomar en consideración el análisis en conjunto de los signos. 15.
Manifiesta que tanto la letra inicial “B” como la terminación “MIL” son elementos de uso frecuente en signos que distinguen productos de la Clase 05. Por parte de PERUVIAN HERITAGE S.A.C. 16. Argumenta, que los signos en conflicto no son confundibles entre sí en los aspectos fonéticos y gráficos. 17. Adiciona, que no se configura el riesgo de conexión competitiva, ya que el signo solicitado goza de suficiente distintividad. c. Sentencia de primera instancia. 18.
El Segundo Juzgado Permanente, Especializado en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. Once de 29 de enero de 2013, declaró infundada la demanda, argumentando que “(…) Por todo lo expuesto llegamos a la conclusión que analizados en su conjunto los signos BEBEMIL y BLEMIL no se ha encontrado semejanzas que acarreen confusión en el público consumidor, por lo que es posible su coexistencia en el mercado.
(…) La demandante ha señalado que existe identidad vocálica y consonántica en la primera sílaba: BE y BLE, así como en la parte final ‘MIL’, al respecto cabe precisar que la marca registrada está compuesta de 03 sílabas, mientras que la marca opositora de 02: BEBEMIL y BLEMIL, por lo que: 1. Al apreciar ambas marcas en conjunto y de manera sucesiva, no se encuentran semejanzas notorias en el hecho de que ambas se inicien con la letra ‘B’ y terminen en la sílaba ‘MIL’, toda vez que se distinguen de manera clara 3 sílabas en la marca BEBEMIL y 02 en la marca BLEMIL, la circunstancia de compartir la letra ‘B’, es una semejanza que a nivel de escritura no genera error o confusión en el público consumidor; 2.
En cuanto a la sustancial similitud que la demandante señala que existe respecto a las primeras sílabas ‘BE’ y ‘BLE’, se hace presente que si bien comparten las palabras: ‘B’ y ‘E’, también es cierto que el hecho de que la consonante existente en una de ellas la hace diferente en su escritura. Sin perjuicio de lo indicado, es preciso tener presente que el impacto visual en la marca BLEMIL, recae sobre la primera sílaba ‘BLE’, mientras que en la marca BEBEMIL, recae sobre las 02 primeras sílabas, es decir que lo que primero se aprecia no es la sílaba ‘BE’, sino ‘BEBE’, con lo cual se advierten que no existe mayor similitud que pudiera acarrear confusión en el público; 3.
En cuanto a la confusión sonora, al pronunciarse, inclusive de manera rápida, no se aprecia confusión, pues justamente el hecho de que la marca registrada conste de 03 sílabas, hace que suene diferente en sus inicios: BEBE, mientras que la otra marca en sus inicios suena BLE; 4. En lo que respecta a la locución ‘MIL’ que se encuentra presente en ambas marcas es preciso considerar que nos encontramos ante el registro en la clase 5, entre otros, productos farmacéuticos, respecto de lo cual la doctrina y a través de las interpretaciones prejudiciales el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha expresado criterios a tomar en cuenta: (…) no cabe tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, sino en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto, (…) conforme a lo señalado en el párrafo anterior, lo genérico hace que el titular deba soportar que otras marcas lo incluyan como parte de su signo, con lo cual el análisis que se realiza del conjunto debe tener en cuenta lo aquí expuesto y, advirtiendo que la marca BLEMIL comparte la última sílaba (la cual es tónica) de manera idéntica con la marca BEBEMIL, por lo que se hace preciso determinar si nos encontramos ante una locución de uso común en el mercado, (…) Así pues se advierte que el sufijo ‘MIL’ es de uso común, por lo que en atención a lo señalado anteriormente nos encontramos ante una marca debilitada y la titular de la marca BLEMIL, no puede reclamar exclusividad, no obstante que la sílaba de mayor fuerza fonética se encuentre en tal sílaba.
(…) La demandante ha señalado que de la impresión general de ambas marcas: BLEMIL y BEBEMIL, el consumidor las identifica como de un mismo origen empresarial, en razón a las similitudes existentes entre la primera sílaba y la última sílaba (…). Ante ello, reiteramos lo expuesto, en los considerandos anteriores, lo que nos lleva a concluir que no se encuentra similitud en el origen empresarial”. d. Recurso de apelación. 19.
La sociedad SANBOY COMÉRCIO DE BENS ALIMENTARES, SERVICIOS E INVESTIMENTOS LDA. en el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la demanda. Adicionó que: i) El A quo está forzando la comparación entre una sílaba de la marca solicitada y dos (2) sílabas de la registrada, sin explicar ni sustentar motivo alguno; adicionalmente debe hacerse una comparación conjunta de la totalidad de la marca solicitada y la marca registrada; ii) Las marcas que manejan elementos similares a BLEMIL coexisten pacíficamente en la misma Clase de la Nomenclatura Oficial, puesto que poseen otros elementos que las hacen suficientemente distintivas y diferenciables.
Por lo tanto, mal obra el A Quo al segmentar las marcas y extraer la sílaba final, a fin de vincularla a otras marcas que incluyen esta sílaba y son ajenas al caso. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 20. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486[1]. Delimitó su solicitud de la siguiente manera: “1.
Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de asociación entre productos vinculados de la misma clase distinguidos por signos semejantes (…)”. 21. Se hará la Interpretación solicitada. No se interpretará el artículo 134 porque no es fundamental para resolver el caso bajo estudio. CUESTIONES A INTERPRETARSE. 22. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. B. Comparación entre signos denominativos simples. C. Análisis de registrabilidad de marcas farmacéuticas compuestas por partículas de uso común. C. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD.
RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. 23. En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo denominativo BEBEMIL es confundible con la marca denominativa BLEMIL. La corte consultante realizó la siguiente pregunta: “¿Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de asociación entre productos vinculados de la misma clase distinguidos por signos semejantes?”. 24.
De conformidad con lo anterior, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos; y para contestar específicamente la cuestión referida por la consultante se hará referencia a los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen las marcas en el mercado. 25.
Para lo anterior se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 29 de agosto de 2013, expedida en el marco del proceso 114-IP-2013: “Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad.
Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.[2] Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008.
Marca: “SHERATON”). Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.
Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica.
Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.
Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Reglas para el cotejo entre signos distintivos. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: – La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. – En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. – Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación. – Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevante en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general. El Tribunal en anteriores providencias ha establecido la relación entre el carácter distintivo de un signo, el criterio del consumidor medio y la clase de productos que se pretenden amparar.
Ha expresado lo siguiente: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’.
Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.
No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T- 136/00).
Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”.). Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006.
Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006.” Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, acorde con las reglas establecida anteriormente.
B. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS SIMPLES. 26. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los signos denominativos BEBEMIL y BLEMIL. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos. 27. Se reitera lo expresado en la Interpretación de 16 de enero de 2013, expedida en el marco del proceso 141-IP-2012: “Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.
Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: – Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. – Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. – Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. – Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”. 28.
En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre los signos denominativos BEBEMIL y BLEMIL. C. ANÁLISIS DE REGISTRABILIDAD DE MARCAS FARMACÉUTICAS COMPUESTAS POR PARTÍCULAS DE USO COMÚN. 29. Los signos en conflicto amparan productos farmacéuticos.
El INDECOPI argumentó que tanto la letra inicial “B” como la terminación “MIL” son de uso frecuente en signos que distinguen productos de la Clase 05. 30. De conformidad con lo anterior, es pertinente tratar el tema propuesto. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 13 de abril de 2011, expedida en el marco del proceso 04-IP-2011: “El examen de estos signos merece de una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de riesgo de confusión entre los consumidores.
En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. A tal propósito, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Lo que se trata de proteger evitando la confusión marcaria, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad.
Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático (sic), las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas. Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros Países sobre la cultura ‘curativa personal’, según la cual un gran número de pacientes se auto - recetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos. El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias.
Así, en el Proceso 30-IP-2000, se estableció lo siguiente: Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno. Dentro del proceso 48-IP-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó: Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.
Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas". (Proceso N° 68-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 30 de enero de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 765, de 27 de febrero de 2002).
Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente”. 31.
Como quiera que el INDECOPI argumentara que tanto la letra “B” como la terminación “MIL” son de uso frecuente en la clase 5, es preciso que la corte consultante determine si dicha partícula es de uso común en la mencionada clase, para posteriormente realizar el cotejo de los signos en conflicto. 32. Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 03 de diciembre de 2013, expedida en el marco del proceso 182-IP-2013: “Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos de uso general y corriente, que le dan al signo algún poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.
Por lo tanto, ningún competidor en el mercado puede apropiarse de tal partícula común. El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general[3]. En este sentido, los signos que contengan dichas partículas serán considerados marcariamente débiles. Por lo tanto, las partículas de uso común que conforman marcas farmacéuticas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes”. 33.
Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.
Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. 34.
De conformidad con lo anterior, la corte consultante deberá determinar si las partículas B y MIL son de uso común para la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro.
Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general.
SEGUNDO: La corte consultante para resolver el conflicto de signos distintivos, tendrá que establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre los signos denominativos BEBEMIL y BLEMIL, aplicando los criterios establecidos en la presente providencia.
TERCERO: La corte consultante deberá determinar si las partículas B y MIL son de uso común para la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante deberá adoptar la presente interpretación prejudicial.
Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.
Leonor Perdomo Perdomo Gustavo García Brito PRESIDENTA (e) SECRETARIO Notifíquese al Tribunal de Arbitramento mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 254-IP-2014 ----------------------- [1] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; [2] PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.
Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.
Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada.
Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.
Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. [3] Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.
Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.
OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2002. Pág. 191.