PROCESO 246-IP-2014 — Comunidad Andina

[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 246-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, de los artículos 134 literales b), e) y g), 135 literal b) y 150 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 135 literal a) de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 03027-2012-0-1801- JR-CA-17.

Actora: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Marca figurativa. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y siete días del mes de mayo del año dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima.

VISTOS: El oficio 3027-2012-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 12 de noviembre de 2014, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, procedente de la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, por medio del cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 03027-2012-0-1801-JR-CA-17.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 1 de abril de 2015.

A. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Demandante: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI – REPÚBLICA DEL PERÚ. BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.

HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. El 02 de marzo de 2010, la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC., solicitó el registro como marca del signo constituido por la figura que se observa a folios 38 y 41 del expediente[1] (se reivindican colores[2]), para amparar los siguientes productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza: “cigarrillos; tabaco; productos de tabaco; encendedores; fósforos; artículos para fumadores”.

La representación gráfica es la siguiente: [pic] 2. Una vez publicada la solicitud en el Diario Oficial El Peruano, el 29 de abril de 2010 la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., formuló oposición señalando que el signo solicitado carece de capacidad distintiva. 3. El 21 de enero de 2011, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución 135-2011/CSD-INDECOPI, declaró infundada la oposición y en consecuencia otorgó el registro solicitado. 4.

El 10 de febrero de 2011, la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 5. El 09 de marzo de 2012, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución 0413-2012/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución impugnada que otorgó el registro solicitado. 6.

La sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., interpuso demanda contenciosa administrativa contra la anterior Resolución. 7. El Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Diecisiete de 17 de diciembre de 2013, declaró infundada la demanda. 8.

La sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., presentó Recurso de Apelación contra la anterior sentencia. 9. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda.

El demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 1. Manifiesta, que las figuras geométricas simples como un círculo y análogas, no pueden constituir marcas ya que carecen de distintividad intrínseca y extrínseca; esta posición ha sido reiterada por el INDECOPI en pronunciamientos precedentes, debiéndose aplicar aquel aforismo jurídico que reza “donde existe la misma razón debe existir el mismo derecho”. 2.

Agrega, que los signos que la solicitante ha logrado registrar utilizando la figura del círculo obedecen al hecho de haber empleado la expresión LUCKY STRIKE en su conformación, ya que el círculo por sí sólo resulta básico, simple y banal. 3. Indica, que carece de todo fundamento el hecho de que la solicitante emplee en todos sus registros la figura del círculo para identificar sus productos, puesto que existen otras marcas registradas en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza que contienen la misma figura. 4.

Señala, que no está llamado a prosperar el argumento de que el signo solicitado constituye una modernización de la marca mixta LUCKY STRIKE, ya que en ninguna parte del signo solicitado se hace referencia a dicha expresión. 5. Argumenta, que constituye un despropósito otorgar derechos de exclusividad sobre un signo de libre uso por parte de todos los competidores en el mercado.

Por lo tanto, estamos en presencia de un monopolio. b. Argumentos de la contestación de la demanda. Por parte del INDECOPI. 6. Señala, que no existe una prohibición legal que mande que los signos “simples” no son registrables. Por lo tanto, de la impresión en conjunto de los elementos que conforman el signo solicitado[3], se concluyó que los mismos dotan al signo de la suficiente fuerza distintiva. 7.

Agrega, que el signo solicitado posee además en su conjunto elementos gráficos y cromáticos, cuya fusión logra una unidad que individualiza productos en el mercado. 8. Adiciona, que el signo solicitado no es de uso común para distinguir productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional. Por parte de la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC. 9.

Como se corrobora a folio 71 del expediente, el Décimo Séptimo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante Resolución No. 09 de 06 de marzo de 2013, declaró en REBELDÍA a la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC., por no contestar la demanda y, ordenó continuar con el trámite del proceso. c. Sentencia de primera instancia. 10.

Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. Diecisiete de 17 de diciembre de 2013, declaró infundada la demanda, argumentando que “(…) Ahora bien, de la revisión de la marca se advierte que ella está compuesta por círculos concéntricos con áreas de distinto tamaño, siendo el círculo interior azul en tonalidades que van de claro al oscuro, rodeado de coronas de color blanco y color gris de distinto grosor, en ese sentido, se verifica que el referido signo es un diseño gráfico que no sólo está conformado por la presencia de círculos simples, tal y como lo afirma la accionante, sino que existe en la misma ciertas peculiaridades como el grado de proporción entre los círculos, la ubicación y combinación de los colores que la individualizan y la hacen distintiva en el mercado, por lo que podemos concluir que la marca registrada a favor de British American Tobacco (Brands) Limited, tiene ciertas características que producen una impresión singular en el consumidor que le permite diferenciarlo en el mercado para identificar un origen empresarial determinado, por lo que el primer argumento esgrimido por la demandante debe ser desestimado.

(…) De otro lado, la accionante alega que al otorgar la marca solicitada constituida por la figura de un círculo, se ha otorgado el monopolio sobre una figura geométrica en perjuicio de sus competidores en el mercado, no obstante ello, tal y como ha sido desarrollado en los considerandos que preceden, no se ha otorgado el registro únicamente sobre la figura circular, sino sobre toda la unidad que conforma la figura geométrica y su gama de colores (…) (…) Asimismo, es menester agregar que la actora ha hecho referencia a distintos pronunciamientos de la autoridad administrativa donde se deniega el registro de marcas por falta de distintividad; al respecto, el artículo 150 de la Decisión 486 faculta a la autoridad administrativa a efectuar el examen de registrabilidad en cada caso en concreto, lo que constituye una decisión que realiza libremente el INDECOPI al estar facultado para ello (…)”. d. Recurso de apelación. 11.

La sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., en el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la demanda. Adicionó que: i) La función esencial de una marca consiste en indicar el origen empresarial de los productos o servicios, por lo cual una figura geométrica, como el caso en cuestión, no es capaz de vincular por sí misma el producto que pretende identificar con un origen empresarial determinado.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 12. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 inciso b) y 150 de la Decisión 486. Delimitó su solicitud de la siguiente manera: “1. (…) Cómo debe analizarse e interpretarse la distintividad en signos figurativos, conforme a la Decisión 486 (…)”. 13. Se hará la interpretación solicitada.

Se restringirá el artículo 134 a los literales b), e) y g). De oficio se interpretará la siguiente norma: artículo 135 literal a) de la Decisión 486.[4] CUESTIONES A INTERPRETARSE. 14. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. La falta de distintividad como causal de irregistrabilidad de marcas.

B. Los signos figurativos. Criterios de irregistrabilidad. Las figuras geométricas y la reivindicación de colores. C. Elementos gráficos de uso común en la conformación de marcas. D. Autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones. C. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. LA FALTA DE DISTINTIVIDAD COMO CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD DE MARCAS. 15.

La demandante argumentó que el signo solicitado carece de distintividad. El INDECOPI, por el contrario manifestó que sí tiene distintividad. En este contexto se abordará el tema propuesto. 16. El literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad. 17.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.

Y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. El Tribunal al respecto de este tema ha expresado: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’.

Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00).

Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009). 18. La consultante deberá analizar si el signo solicitado (un círculo rodeado de un aro que reivindica colores) en sí es capaz de identificarse del resto de signos existentes en el mercado y apto para constituir una marca.

B. LOS SIGNOS FIGURATIVOS. CRITERIOS DE IRREGISTRABILIDAD. LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS Y LA REIVINDICACIÓN DE COLORES. 19. La demandante sostuvo que las figuras geométricas simples como un círculo y análogas, no pueden constituir marcas ya que carecen de distintividad intrínseca y extrínseca. Añade que el círculo por sí sólo resulta básico, simple y banal. 20.

El INDECOPI afirmó que el signo solicitado posee en su conjunto elementos gráficos y cromáticos, cuya fusión logra una unidad que individualiza productos en el mercado. 21. En este esquema se abordará el tema propuesto. 22. Los signos figurativos son aquéllos que se encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto.

En este tipo de signos, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. Las figuras geométricas. 23. El Tribunal seguirá los parámetros expresados en la Interpretación Prejudicial de 4 de marzo de 2015, expedida en el proceso 134-IP-2014: La marca solicitada “FIGURATIVA” está formada por un círculo que contiene a su vez otras figuras circulares y que reivindica a su vez colores, por lo que es pertinente analizar la registrabilidad de una figura geométrica como marca.

Refiriéndonos al concepto de figura geométrica podemos decir que: “(…) consiste de una línea o de un conjunto de líneas que representarán un objeto dado”[5]. Dentro de las figuras geométricas se encuentra el círculo que “(…) es la figura plana formada por una circunferencia más toda su región o área interior”[6]. El artículo 134 literal b) de la Decisión 486 permite el registro de figuras, por lo que es completamente viable que se registre como marcas las figuras sean geométricas o no, siempre y cuando sean distintivas. 24.

En el presente caso, el Juez consultante debe además considerar que el signo solicitado reivindica colores específicos delimitados por una forma, lo cual se encuentra permitido en el artículo 134 literal e) de la Decisión 486, por lo que al efectuar el análisis de la registrabilidad del signo, deberá considerar que es un signo gráfico con colores para amparar productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por lo tanto, se deberá analizar la distintividad del signo bajo el ámbito del signo en su conjunto, es decir, la figura geométrica y su interrelación con los colores que se reivindican”. 25. Reiteramos lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 14 de mayo de 2014, expedida en el marco del proceso 222-IP-2013: “Ahora bien, en cuanto a la combinación de colores hay que hacer ciertas precisiones: una simple reunión de colores en abstracto no tiene la virtualidad de identificar productos y servicios en el mercado, es decir, no tiene la capacidad de generar un punto de discernimiento para el público consumidor en relación con su actividad de elección. Una combinación de colores, si se pretende registrar como marca, debe generar una composición especial, inusual, y claramente diferenciable.

Para esto, debe presentarse con formas, trazos, figuras, siluetas y contornos bien definidos; esto sería lo que le permitiría cumplir con los tres requisitos básicos de registrabilidad. En abstracto, la unión de dos o más colores puede tener miles de presentaciones. Es una única, diferenciada y arbitraria presentación de dicha unión, la que podría generar recordación y distinción de los diferentes productos o servicios que se pretenden amparar, así como del específico origen empresarial”. 26.

En el presente caso, la consultante deberá analizar si la marca figurativa solicitada es por sí sola apta para el registro, analizando que no incurra en una de las prohibiciones absolutas para el registro de un signo como marca. Debe tener en cuenta que si al signo solicitado lo acompañan suficientes elementos que contribuyan a acrecentar la fuerza distintiva del signo, el mismo será registrable.

C. ELEMENTOS GRÁFICOS DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE MARCAS. 27. La demandante indicó que constituye un despropósito otorgar derechos de exclusividad sobre un signo de libre uso por parte de todos los competidores en el mercado; agregó que existen otras marcas registradas en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, que contienen la misma figura.

El INDECOPI sostuvo que el signo solicitado no es de uso común en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. 1. En este escenario, el Tribunal abordará el tema de los elementos gráficos de uso común en la conformación de marcas. Para esto seguirá los parámetros expresados en la Interpretación prejudicial de 12 de febrero de 2014, expedida en el marco del proceso 211-IP-2013: “Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como palabras o gráficos que pueden estimarse como de uso común en relación con el tipo de productos o servicios de que se trate, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”. Si bien la norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, esta prohibición no debe restringirse a los elementos denominativos, ya que los gráficos también pueden ser de uso común. Sin embargo, si están estos combinados con otros elementos pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

Es claro que el titular de una marca que lleve incluida un elemento figurativo de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado para impedir que terceros puedan utilizar dicho gráfico en combinación de otros elementos en la conformación de signos, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear confusión. Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por elementos gráficos de uso común, éstos no deben ser considerados a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes y, en consecuencia, en el caso de marcas figurativas conformadas por elementos de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que elementos usuales y, por lo tanto, pertenecientes al dominio público puedan ser utilizados únicamente por un titular de la marca, ya que al ser esos elementos de empleo común en relación con los productos o servicios de que se trate, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio de marcas.

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”[7]. Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”. 2.

La consultante deberá determinar si los elementos gráficos que componen el signo solicitado a registro son de uso común en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia, para poder realizar un correcto análisis de registrabilidad.

D. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE PARA TOMAR SUS DECISIONES. 3. La demandante argumentó que en materia de figuras geométricas el INDECOPI tiene precedentes que se deben aplicar en el presente caso. 4. Por lo anterior, se hace necesario tratar el tema del análisis de la autonomía de la oficina de registro de marcas. 5.

Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del proceso 17-IP-2013: “El sistema de registro de marcas adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas, como en cuanto a sus propias decisiones.

En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marcas en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marcas en los otros Países.

O bien, si el registro de marcas ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007.

MARCA: “MONARC-M”). En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales[8] ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: 1.

El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

(Proceso 180- IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: “BROCHA MONA”). Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marcas.

Esto quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. Igualmente, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.

Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) El principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado”[9].

No se está afirmando que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos”. 6. No obstante lo anterior, se advierte que las oficinas de registro de marcas deben respetar los sistemas de precedentes judiciales adoptados por los países miembros, atendiendo a la fuerza jurídica que se le otorgue en cada uno de los ordenamientos jurídicos internos. Si a nivel nacional se adopta un sistema de precedentes fuerte, esto debe ser una pauta normativa obligatoria para las oficinas de registro de marcas, siempre y cuando no vulnere la normativa comunitaria andina.

Por tal razón, dichas entidades deberán tomar decisiones atendiendo a la estructura jurídica diseñada en cada uno de los Países Miembros. 7. En consecuencia el examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro de marcas debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: La consultante deberá analizar si el signo solicitado (un círculo rodeado de un aro que reivindica colores) en sí es capaz de identificarse del resto de signos existentes en el mercado y apto para constituir una marca.

SEGUNDO: La consultante deberá analizar si la marca figurativa solicitada, es por sí apta para registro, analizando que no incurra en una de las prohibiciones absolutas para el registro de un signo como marca. Debe tener en cuenta que si al signo solicitado lo acompañan suficientes elementos que contribuyan a acrecentar la fuerza distintiva del signo, el mismo será registrable.

En el presente caso, la consultante debe además considerar que el signo solicitado reivindica colores específicos delimitados por una forma, lo cual se encuentra permitido en el artículo 134 literal e) de la Decisión 486, por lo que al efectuar el análisis de la registrabilidad del signo, deberá considerar que es un signo gráfico con colores para amparar productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por lo tanto, se deberá analizar la distintividad del signo bajo el ámbito del signo en su conjunto, es decir, la figura geométrica y su interrelación con los colores que se reivindican.

TERCERO: La consultante deberá determinar si los elementos gráficos que componen el signo solicitado a registro son de uso común en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia, para poder realizar un correcto análisis de registrabilidad.

CUARTO: El examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro de marcas debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial. Que el examen sea autónomo, significa que debe ser independiente tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro de marcas, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.

Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. No obstante lo anterior, se advierte que las oficinas de registro de marcas deben respetar los sistemas de precedentes judiciales adoptados por los países miembros, atendiendo a la fuerza jurídica que se le otorgue en cada uno de los ordenamientos jurídicos internos. Si a nivel nacional se adopta un sistema de precedentes fuerte, esto debe ser una pauta normativa obligatoria para las oficinas de registro de marcas, siempre y cuando no vulnere la normativa comunitaria andina.

Por tal razón, dichas entidades deberán tomar decisiones atendiendo a la estructura jurídica diseñada en cada uno de los Países Miembros. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante deberá adoptar la presente interpretación prejudicial.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 246-IP-2014 ----------------------- [1] El signo solicitado se encuentra conformado por la figura de un círculo el cual presenta otros círculos en su interior, todo ello en la combinación de colores gris, plomo, azul y blanco en diversas tonalidades. [2] Se aprecian los colores azul, gris y blanco, en distintas tonalidades. [3] “(…) se encuentra conformado por círculos concéntricos cuyo fondo interior aparece en color azul, en tonalidades clara y oscura; y se encuentra rodeado de cuatro coronas de distinto grosor, color y tonalidad, todo lo cual determina que se perciba una figura circular en un diseño particular y en una determinada combinación y distribución de los colores azul, blanco y gris, en distintas tonalidades”. [4] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (…) b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…) e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; (…) g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad;

(…) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. [5] Definición ABC: http://www.definicionabc.com/general/figura- geometrica.php#ixzz3RS6f4KKR [6] Fuente: http://www.profesorenlinea.cl/geometria/CirculoCircunfelementos.htm [7] OTAMENDI Jorge.

“DERECHO DE MARCAS”, Editorial LexisNexis, Abeledo – Perrot, Buenos Aires Argentina, 2002. Pág. 191. [8] Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, del proceso 40- IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, del proceso 03- IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, del proceso 167-IP-2005. [9] Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el proceso 22-IP-2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2069, de 05 de julio de 2012.