TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 242-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante de los artículos 136 literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Apelante: HONDA MOTOR CO.
LTD. Parte contraria: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual-Indecopi, de la República del Perú. Marca: “RECON” (denominativa). Expediente Interno: 05400-2010-0-1801-JR-CA-09 Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los tres (3) días del mes de junio del año dos mil quince.
VISTOS: El Oficio 5400-2010-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 10 de noviembre de 2014, recibido por este Tribunal el mismo día, mediante el cual, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 05400-2010-0-1801-JR-CA-09.
El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 26 de febrero de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. El auto de tres (3) de junio de 2015, mediante el cual este Tribunal aceptó el impedimento presentado por el señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez para conocer el presente proceso, de acuerdo a los artículos 67 literal b) y 68 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
A.
ANTECEDENTES. Partes Apelante: HONDA MOTOR CO. LTD. Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1. El 12 de febrero de 2009, HONDA MOTOR CO.
LTD., solicitó el registro de la marca de producto RECON (denominativa) para distinguir: motocicletas; vehículos, apartados de locomoción terrestre, aérea o acuática, y partes y accesorios para los artículos antes mencionados, incluidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. Publicado el extracto de la solicitud de registro en el “Diario El Peruano” no se presentaron oposiciones por parte de terceros interesados. 3.
Mediante Resolución 18232-2009/DSD-INDECOPI de 4 de noviembre de 2009, la Dirección de Signos Distintivos denegó de oficio el registro de la marca de producto solicitada por la existencia previa del signo RECO REPUESTOS COLOMBIANOS S.A. y logotipo (mixto) para amparar productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.
El 16 de noviembre de 2009, HONDA MOTOR CO. LTD., interpuso recurso de apelación, en contra de la Resolución antes citada. 5. Por Resolución 0991-2010/TPI-INDECOPI, de 5 de mayo de 2010, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, confirmó la Resolución 18232-2009/DSD-INDECOPI, de fecha 4 de noviembre de 2009 que denegó el registro de la marca de producto “RECON” (denominativa), solicitada por HONDA MOTOR CO.
LTD. 6. El 13 de agosto de 2010, la sociedad HONDA MOTOR CO. LTD., presenta ante el Juzgado Especializado de lo Contencioso Administrativo, demanda contenciosa administrativa, en contra de la Resolución 0991-2010/TPI-INDECOPI, de 5 de mayo de 2010. 7. Dentro del término oportuno, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI-, contesta la demanda contenciosa administrativa. 8.
El 14 de noviembre de 2013, mediante Sentencia, Resolución Número Diez, el Vigésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado, declaró infundada la demanda presentada por HONDA MOTOR CO. LTD. 9. El 27 de noviembre de 2013, HONDA MOTOR CO. LTD. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de 14 de noviembre de 2013. 10.
Mediante providencia de 2 de junio de 2014 la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú, decidió suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto a: -Criterios para determinar el riesgo de confusión entre un signo denominativo y un signo mixto, que comparten un término y que distinguen productos vinculados de la misma clase.
Argumentos de la demanda contenciosa administrativa. 11.La sociedad HONDA MOTOR CO. LTD., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Sostiene que es imposible que dos marcas tan diferentes puedan confundirse. En efecto “RECO Repuestos Colombianos S.A.” y “RECON” poseen características propias que las hacen distintas, con mayor razón no pueden confundirse si claramente se aprecia que el origen empresarial del producto “RECO” (pastillas de frenos) es colombiano y en el caso del producto de HONDA MOTOR CO.
LTD. RECON (vehículos y motocicletas) es conocido que su origen es japonés. Arguye que: “(…) no es posible que un consumidor se dirija a un establecimiento especializado para comprar unas pastillas de frenos “RECO” de Colombia, se confunda y compre una motocicleta o vehículo “RECON” de origen japonés”. Señala que: “(…) en la Resolución impugnada se reconoce la diferencia gráfica entre las marcas en conflicto; sin embargo, se insiste en que fonéticamente son similares y protegen productos vinculados, induciendo a confusión al consumidor”.
Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa (INDECOPI). 12. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la República de Perú en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Enuncia que: “(…) el signo solicitado pretende distinguir motocicletas, vehículos, apartados de locomoción terrestre, aérea o acuática, y partes y accesorios para los artículos antes mencionados, incluidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza”.
Afirma que: “(…) la marca registrada distingue acomplamientos y órganos de transmisión para vehículos incluyendo bandas, bloques y pastillas para frenos, zapatas de frenos para vehículos, embarque para vehículos terrestres de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza”. Alega que: “(…) los productos que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran vinculados con los productos que pretende distinguir la marca registrada”.
Sostiene que: “(…) las partes que distingue la marca registrada son manufacturadas de manera conjunta y encuentran incluidas en los productos que pretende distinguir el signo solicitado, siendo de uso conjunto, por lo que están dirigidas al mismo público consumidor y son comercializadas a través de los mismos establecimientos”. Argumenta que: “(…) es innegable que el consumidor de estos productos, a la hora de demandarlos en el mercado, se verá confundido respecto a su origen empresarial, teniendo en cuenta la similitud que existe entre los signos que los distinguen”.
Afirma que: “(…) el consumidor al momento de elegir un producto o servicio marcado analizará el signo solicitado “RECON” (denominativo), cotejándolo con el recuerdo más o menos vago que poseerá de la marca registrada “RECO Repuestos Colombianos S.A.” y logotipo (mixta), dejándose llevar por la impresión general de los mismos”. Que “(…) la denominación relevante en la marca registrada es “RECO”, por su ubicación y tamaño en el signo; así como, por el hecho de que la denominación “Repuestos Colombianos”, dado su menor tamaño y al hecho de que hace alusión a la procedencia de los productos, y las siglas S.A. que hacen referencia a una forma societaria, no permiten identificar un origen empresarial determinado”.
Que (…) desde el punto de vista fonético, los signos presentan una idéntica secuencia vocálica (E-O / E-O) y una muy parecida secuencia consonántica (R-C-N / R-C-) lo cual determina que los signos sean pronunciados y entonados de manera sustancialmente similar”. Sentencia de Primera Instancia. 13. El Vigésimo Sexto Juzgado de lo Contencioso Administrativo, declaró infundada la demanda, al concluir que “existe riesgo de confusión entre el signo “RECON” (denominativo) y la marca registrada “RECO Repuestos Colombianos S.A.” (mixto) indicando que “(…) si bien en la marca registrada es posible conocer el origen de los productos (colombiano), ello no es posible en el caso del signo solicitado dado que solo es compuesto por la denominación ´RECON´ debiendo tener en cuenta que “Repuestos Colombianos S.A.” tiene menor fuerza distintiva que la denominación “RECON” por lo que no forma parte de la impresión en conjunto de la marca que se lleva en la memoria el consumidor”; y, que “evidentemente el consumidor no va a confundir el repuesto o la parte del vehículo con la motocicleta o el vehículo en sí, pero permanecerá latente la confusión en cuanto al origen empresarial de estos, debido a la vinculación competitiva que genera”.
Argumentos del Recurso de Apelación:
14. HONDA MOTOR CO. LTD., dentro de su recurso de apelación manifiesta lo siguiente: Afirma que “(…) es imposible que un consumidor especializado (mecánico en automóviles) que desee adquirir por ejemplo una “zapata de freno para vehículos adquiera por error una motocicleta”. Enuncia que: “(…) al momento de hacer el análisis se debe comparar ambos signos en su integridad por un lado la marca solicitada “RECON” y por otro lado la marca registrada “RECO Repuestos Colombianos S.A.” que al momento de hacer ese análisis demuestra que ambas marcas son totalmente diferentes”.
Menciona que “(…) la compañía multinacional HONDA MOTOR CO. LTD., es conocida a nivel mundial por producir motocicletas, automóviles y diferentes aparatos de locomoción. No produce, por ejemplo, bloques y pastillas para frenos por lo que la posibilidad de que se produzca confusión es nula”. Arguye que “(…) el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en reiterada jurisprudencia que para rechazar al registro de una marca deberá constatarse que la marca solicitada no ocasione confusión de tipo directa (por la vía de los productos y confusión indirecta por la vía del origen de los mismos).
En el presente caso, como ha quedado demostrado, no existe posibilidad alguna de confusión”. Contestación del Recurso de Apelación. En el expediente no obra la contestación al Recurso de Apelación. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: El Juez consultante ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Se considera que procede la interpretación del artículo correspondiente a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haberse constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “RECON” (denominativo), fue presentada el 12 de febrero de 2009, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.
CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Impedimentos para el registro de un signo como marca. La identidad y la semejanza. Riesgo de confusión y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. B. Comparación entre signos denominativos y mixtos C. ¿Conexión competitiva entre productos de la misma clase internacional A. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA.
LA IDENTIDAD Y LA SEMEJANZA. RIESGO DE CONFUSIÓN Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS. La Dirección de Signos Distintivos denegó de oficio la solicitud de registro de la marca RECON (denominativa) por la existencia previa del signo RECO REPUESTOS COLOMBIANOS S.A. y logotipo (mixto) para amparar productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, razón por la cual se debe revisar el aspecto relacionado a la identidad y semejanza entre signos. Respecto a la identidad y semejanza el Tribunal ha sostenido que: “La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero (artículo 136 litera a), o los signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o un rótulo o enseña comercial, conforme lo establece el literal b) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.
Estas causales de irregistrabilidad están destinadas a evitar que se genere confusión con otra marca solicitada a registro o que se encuentre registrada por un tercero; e imitaciones o usurpación de nombres comerciales, rótulos o enseñas, facultando a quien utilice o posea un nombre comercial protegido, un rótulo o enseña comercial, a oponerse al registro de un signo confundible determinado.
Es preciso referirse a lo dicho por este Tribunal sobre la identidad y semejanza: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.
Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra marca o con un nombre o enseña comercial presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.
El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud entre marcas y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.
La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra”. Para el caso en análisis, deberá el juzgador verificar si en efecto, comparados los signos RECON (denominativo) y RECO Repuestos Colombianos S.A. (mixto) para productos de la Clase 12 de la Clasificación de Niza, son similares o no. Riesgo de confusión. Confusión directa e indirecta.
Riesgo de asociación. Para el INDECOPI, el signo solicitado RECON (denominativo) es irregistrable por la existencia de la marca RECO Repuestos Colombianos S.A.” (mixta) ya que tratan de productos de la misma naturaleza. Reiterando lo antes mencionado en este aspecto por parte de este Tribunal en cuanto al riesgo de confusión, dentro de la Interpretación Prejudicial 46-IP-2013, publicada en la Gaceta Oficial 2278 de 13 de diciembre de 2013 ha dicho que: “Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.
El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. Para establecer la existencia del riesgo de confusión o de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).
Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.
En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.
El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.
De igual manera, el juez consultante solicita se responda sobre la pregunta cómo debe analizarse el criterio “canales de comercialización” en el examen comparativo de los signos que sean idénticos o semejantes dentro del ámbito de la Decisión 486. Considerando que los signos en conflicto distinguen los mismos productos (lápices labiales), este Tribunal considera que no es pertinente efectuar el análisis sobre los canales de comercialización o la conexión competitiva al distinguir ambos signos confrontados el mismo producto.
Reglas para realizar el cotejo de marcas. En consideración a que el signo solicitado RECO (denominativo), fue negado por la existencia previa de la marca RECO Repuestos Colombianos S.A.” (mixta) ambos destinados a amparar productos de la Clase 12 de la Clasificación de Niza, es necesario efectuar un análisis de las reglas que el Tribunal Andino sigue para efectuar el cotejo entre marcas.
Este Tribunal dentro de su Interpretación Prejudicial 9-IP-2011, publicada en la Gaceta Oficial de la Comunidad Andina 1958 de 27 de junio de 2011, ha manifestado que las reglas del cotejo de marcas son: “La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto.
Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.
Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.
El Juez consultante deberá efectuar el cotejo recomendado, comparando los signos RECON (denominativo) y RECO Repuestos Colombianos S.A. (mixto), verificando si el signo solicitado incurre en eventual confusión o no. B. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS. En el presente caso se negó de oficio el signo RECON (denominativo) por considera que crea confusión respecto de la marca registrada RECO Repuestos Colombianos S.A. (mixta), en razón de lo cual se analizará el tema relacionado con la comparación entre signos denominativos y mixtos.
Respecto a la comparación entre signos denominativos y mixtos, dentro del Proceso 15-IP-2013, marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013, este Tribunal respecto a este tema señala lo siguiente: “(…) Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.
Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).
La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.
De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.
En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.
Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas denominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP-005: Marca: “LOREX”. “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora”.
“( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir”. “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación”.
“( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. (…)”. La Corte consultante, deberá en primer término analizar cuál es el elemento predominante en el signo que se utiliza por el demandado, para verificar si es confundible con la marca previamente registrada.
¿CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE PRODUCTOS DE LA MISMA CLASE INTERNACIONAL? Habiéndose referido este Tribunal a la reglas para comparar un signo denominativo con un mixto, para dar respuesta a la pregunta del Juez consultante, respecto a: los criterios para determinar el riesgo de confusión entre un signo denominativo y un signo mixto, que comparten un término y que distinguen productos vinculados de la misma clase, en este acápite se hará referencia a la conexión competitiva entre productos de la misma Clase Internacional de Niza.
El signo solicitado RECON (denominativo) distingue: “motocicletas; vehículos, apartados de locomoción terrestre, aérea o acuática, y partes y accesorios para los artículos antes mencionados”, incluidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza y la marca registrada RECO REPUESTOS COLOMBIANOS S.A. y logotipo (mixto) distingue “pastillas de frenos”, dentro de la misma Clase 12.
Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los productos que distinguen dichos signos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, a efectos de establecer la posible conexión competitiva entre vehículos y pastillas de frenos. Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina señala que se han elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos o servicios que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor;
(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos o servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos o servicios.
El Tribunal ha sostenido que: “en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.
A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”.
(Proceso 67-IP-2002, marca: “GOODNITES”, publicado en la G.O.A.C. Nº 871 del 11 de diciembre de 2002). Debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.
También considerar la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos o servicios son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos o servicios deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Asimismo analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los productos o servicios, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos productos o servicios se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.
Sobre este particular, el Tribunal ha señalado que: “serán competitivamente conexos todos los productos vendidos en establecimientos especializados o en pequeños lugares de expendio donde signos similares pueden ser confundidos cuando los productos guardan también relación, ya que en grandes almacenes en los que se venden al público una amplia gama de productos dispares, para evaluar la conexión se hace necesario subdividirlos en las diversas secciones que los integran, e involucrar en el análisis aspectos tales como la identidad o disparidad de los canales de publicidad”.
(Proceso 50-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 739, de 4 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA). Finalmente, deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el producto o servicio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )” (Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. Nº 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA).
En consecuencia el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas, o se lo asocia el producto o servicio a un origen empresarial distinto.
Asimismo debe considerar que, cuando se dan los criterios de conexión competitiva, los mismos deberán aplicarse cuando concurran en forma clara y en grado suficiente y no en forma aislada. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: La comparación entre signos susceptibles de inducir a error o confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están destinados los productos o servicios.
Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Basta que exista riesgo de confusión para proceder a la irregistrabilidad del signo solicitado.
SEGUNDO: En el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores. La Corte consultante, deberá en primer término analizar cuál es el elemento predominante en el signo que se utiliza por el demandado, para verificar si es confundible con la marca previamente registrada.
TERCERO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos que pertenecen a la misma Clase 11, pero que especifican el tipo de producto que amparan, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial.
De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 242-IP-2014