Año XXXIII – Número 2719 Lima, 20 de abril de 2016 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 280-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Marca: REGENIL (denominativa).

Demandante: LABORATORIOS LANSIER S.A.C. Proceso interno: 8284-2012-0-1801-JR-CA-01 PROCESO 286-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Cancelación del registro de la marca: BICART (denominativa).

Demandante: CORPORACIÓN BIOTEC S.A.C. Proceso interno 11039-2013-0-1801JR-CA-25 PROCESO 293-IP-2015 Interpretación Prejudicial del artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio de los artículos 154, 155 literal e), 201, 203, 212, 213, 214, 218, 225, 228, 258 y 259 literal a) de la misma normativa, y del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Con fundamento en la consulta solicitada por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial, República de Colombia. Demandantes: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Procafecol S.A. Asunto: Infracción de Derechos de Propiedad Industrial. Expediente Interno: 2014-072023 Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 20/04/2016 2 de 74 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 280-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Marca: REGENIL (denominativa).

Demandante: LABORATORIOS LANSIER S.A.C. Proceso interno: 8284-2012-0-1801-JR-CA-01. Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 8284-2012-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 10 de junio de 2015, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico, el mismo día, por medio del cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 8284-2012-0-1801-JR-CA-01. \n1 " El auto de 15 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación recibida estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el Proceso Interno. GACETA OFICIAL Demandante: Demandado: Tercero interesado: 20/04/2016 3 de 74 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú. JOHNSON & JOHNSON Hechos. ihi~l r-, Z J 1.

El 10 de septiembre de 2010, Laboratorios Lansier S.A.C. (en adelante, Laboratorios Lansier) solicitó el registro de la marca REGENIL (denominativa) para distinguir "productos farmacéuticos, medicinales y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico; alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes de uso médico; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas" en la Clase 5 del Arreglo de Niza, Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

Publicado el extracto correspondiente a la citada solicitud de registro en el Diario Oficial "El Peruano" el 9 de noviembre de 2010, Johnson & Johnson formuló oposición al registro del signo solicitado señalando que la marca solicitada sería confundible con la marca registrada REMINYL (denominativa) que distingue productos farmacéuticos para uso humano de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.

El 27 de julio de 2011, mediante Resolución 1772-2011/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) otorgó el registro del signo solicitado, declarando infundada la oposición formulada. 4. El 9 de agosto de 2011, Johnson & Johnson presentó recurso de apelación contra la Resolución 1772-2011/CSD-INDECOPI. 5.

El 29 de agosto de 2012, mediante Resolución 1560-2012ITPI-INDECOPI, Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI confirmó Resolución 1772-2011/CSD-INDECOPI. 6. El 11 de diciembre de 2012, Johnson & Johnson interpuso demanda contencioso administrativa contra la Resolución 1560-2012ITPI-INDECOPI. 7. El 22 de diciembre de 2014, el Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda interpuesta. la la 2 GACETA OFICIAL 20/04/2016 4 de 74 8.

Mediante escrito de 7 de enero de 2015, Johnson & Johnson interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 22 de diciembre de 2014. 9. El 9 de junio de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda. JOHNSON & JOHNSON interpuso demanda en la que manifiesta que: 10. Existe un parecido gráfico y fonético entre la marca registrada REMINYL (denominativa) y la marca REGENIL (denominativa). Las cuales, además de tener una extensión similar, están formadas por el mismo número de letras y distinguen los mismos productos farmacéuticos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 11.

Las marcas cotejadas, además de tener una extensión similar, están formadas por el mismo número de letras, siete. Es decir, tienen idéntica extensión gráfica y además, se descomponen en tres sílabas, de las cuales la primera es idéntica, mientras que la tercera sílaba tiene similitud gráfica e identidad fonética. 12. Existe vinculación entre los productos veterinarios que pretende distinguir el signo solicitado y los productos farmacéuticos de la marca registrada, ya que existen supuestos en los que algunos productos farmacéuticos de uso humano destinados al cuidado de la salud de los seres humanos son susceptibles de ser recetados o aplicados a los animales.

Argumentos de la contestación a la demanda. EIINDECOPI presentó contestación a la demanda manifestando que: 13. El signo REGENIL (denominativo) no resulta confundible con la marca registrada REMINYL (denominativa) debido a que presentan diferencias fonéticas y gráficas. Lo cual determina un impacto en conjunto distinto, permitiendo su coexistencia en el mercado sin riesgo de inducir a error al consumidor. 14.

La presencia de la partícula RE no puede ser determinante para establecer la semejanza entre los signos confrontados, toda vez que los signos presentan otros elementos que determinan una impresión en conjunto distinta. 3 GACETA OFICIAL 20/04/2016 5 de 74 15. El hecho que las marcas compartan algunas letras en común, no permite llegar a la conclusión de que exista similitud entre ellas al punto de provocar confusión a los consumidores, toda vez que se debe analizar la impresión que en conjunto generan los signos en el consumidor. 16.

El signo REGENIL (denominativo) no resulta confundible con la marca registrada REMINYL (denominativo), debido a que presenta diferencias fonéticas y gráficas, lo cual determina un impacto en conjunto distinto, permitiendo su coexistencia en el mercado sin riesgo de inducir a error al consumidor. 17. En el presente caso, se aprecia que los signos confrontados presentan diferencias a nivel fonético y gráfico, que determinan una impresión en conjunto distinta, por lo que la coexistencia de los signos en el mercado no generará riesgo de confusión. Argumentos de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado.

LABORATORIOS LANSIER manifestando que: S.A.C. presentó contestación a la demanda 18. Los signos enfrentados no poseen semejanza gráfica alguna debido a que ambos signos poseen una diferente cantidad y ubicación de consonantes y vocales, lo que determina que se trata de signos completamente diferentes. 19. Se debe tener en consideración que, al momento de otorgarse el registro de la marca REGENIL (denominativa) para la Clase 5, existían inscritas en el Registro de Propiedad Industrial del INDECOPI diversas marcas a favor de terceros compuestas por el prefijo RE y que coexisten pacíficamente con la marca REMINYL (denominativa). 20.

Asimismo, el uso de la terminación NIL es frecuente en el mercado de productos farmacéuticos de la Clase 5, uso que se verifica por parte de diversos actores de la industria farmacéutica, siendo que la referida terminación forma parte de diversas marcas registradas. En ese sentido, no por el hecho de que los signos confrontados compartan la terminación NYLlNIL los hace semejantes y menos aún que se configure el riesgo de confusión. Prueba de lo antes expuesto lo constituyen las siguientes marcas registradas a favor de titulares diversos para la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza que coexisten actualmente con la marca REMINYL (denominativa ). 21.

El examen comparativo entre los signos REGENIL (denominativo) y REMINYL (denominativo) debe realizarse sobre la base de la totalidad de los elementos que conforman cada una de las marcas y sin descomponer la unidad de cada uno de los signos. Es decir, la marca opositora es REMINYL (denominativa), y como tal, el derecho de exclusiva que se ha otorgado a 4 GACETA OFICIAL 20/04/2016 6 de 74 favor de su titular recae sobre la marca registrada en su conjunto y no solamente sobre una parte de aquella.

Sentencia de Primera Instancia. La Sentencia de Primera considerar que: Instancia declaró infundada la demanda al 22. Desde el punto de vista fonético, si bien ambos signos confrontados tienen el mismo número de sílabas (3 en cada caso) y comparten la misma sílaba (RE), presentan distinta secuencia de vocales y de consonantes. Desde el punto de vista gráfico, se aprecia que ambos signos si bien comparten la misma extensión y la misma partícula inicial RE, difieren en las demás sílabas que los conforman, lo que determina que ambos signos, por la conformación de las consonantes y las vocales que los componen, generen un impacto visual de conjunto diferente. 23.

En el presente caso, aún cuando existe vinculación competitiva entre los productos que distinguen los signos en conflicto, las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre los mismos, así como el hecho de que el público consumidor al que se dirigen los productos que distinguen los signos en Litis es reflexivo al momento de elegirlos -sobre todo cuando se trata de productos farmacéuticos-, se puede concluir que es posible la coexistencia pacífica en el mercado de dichas marcas sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

Argumentos del recurso de apelación. No se encuentra en el expediente remitido copia del recurso de apelación interpuesto por JOHNSON & JOHNSON, por lo que no es posible inferir los fundamentos que sustentan dicho recurso. Solicitud del Juez consultante. 24. El Juez consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto de: Qué elementos deben ser considerados como relevantes entre los signos en conflicto.

Qué aspectos o reglas fundamentales se deben tener en cuenta para comprobar o establecer que existe riesgo de confusión entre el signo solicitado REGENIL (denominativo) y la marca registrada REMINYL (denominativa). Cómo debe analizarse, interpretarse y determinarse el riesgo de confusión entre productos de la misma Clase 5 (productos farmacéuticos, medicinales y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes de uso médico, productos para 5 GACETA OFICIAL 20/04/2016 destrucción de animales dañinos, fungicidas, por signos poco más o menos semejantes.

B. INTERPRETACiÓN herbicidas) 7 de 74 distinguidos PREJUDICIAL. 25. Que, el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forma parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal e) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 26.

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 27. Que, el Tribunal interpretará el siguiente artículo: Solicitado: 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina".

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2. Comparación entre marcas denominativas. 3. Marcas farmacéuticas. Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas (RE y NIL o NYL). 28.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. IRREGISTRABILlDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSiÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACiÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS. En el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo REGENIL (denominativo) solicitado LABORATORIOS LANSIER S.A.C. y la marca sobre la base de la cual se presentó la oposición REMINYL (denominativa) registrada a favor de JOHNSON & JOHNSON.

"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )". i'.~' -,1\::- 6 GACETA OFICIAL 20/04/2016 8 de 74 29. Por su parte, la Sala Consultante solicita que el Tribunal se pronuncie sobre ¿Qué aspectos o reglas fundamentales se deben tener en cuenta para comprobar o establecer que existe riesgo de confusión entre el signo solicitado REGENIL (denominativo) y la marca registrada REMINYL (denominativa ). 30.

Por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema. 31. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 32.

Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad. 33. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: "El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica". (Proceso 70-IP2008, publicado en la G.O.A.C. N°. 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERA TON). 34.

En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, 7 GACETA OFICIAL 20/04/2016 9 de 74 producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse causal de irregistrabilidad. en 35.

El Tribunal ha sostenido que "La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo". (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N°. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). 36.

Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado. 37.

Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios. 38.

Sobre la base de jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. 39. El Tribunal ha diferenciado entre: "la 'semejanza' y la 'identidad', ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos". (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N°. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP'S). 40. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza. 8 GACETA OFICIAL 20/04/2016 10 de 74 41.

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. 42. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: "El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica".

(Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N°. 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. N°. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). 43. En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud de signos y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: 44.

La similitud ortográfica, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. 45. La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones.

Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. 46. La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Reglas para realizar el cotejo de signos. 47. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en 9 GACETA OFICIAL 20/04/2016 11 de 74 cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que "debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes".

(Femández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de la marca. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

(Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). 48. En el cotejo que haga la Sala consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en conflicto e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad. 2. COMPARACiÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS. 49.

El Tribunal interpretará el presente tema en virtud a que la Sala Consultante preguntó acerca de ¿Qué elementos deben ser considerados como relevantes entre los signos en conflicto? Por otro lado, los signos en conflicto son denominativos. 50. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para 10 GACETA OFICIAL realizar esta labor, se considera presente que: 20/04/2016 que el Juez Consultante 12 de 74 deberá tener 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. 51. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. 52.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. 53. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: adopten palabras "No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquier de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( ) La otra posibilidad es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ( ).

(Proceso 13-1P-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001). J ql¡' 54. Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto. F> I 11 GACETA OFICIAL 55. 20/04/2016 13 de 74 Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: "En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman.

Existen vocablos que dotan al signo de '( ) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial ( )' (Sentencia del Proceso 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro".

(Proceso 50-IP-2005, publicada en la G.O.A.C. 1217 de 11 de julio de 2005). 56. En el caso concreto, el juez consultante deberá tomar en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial al realizar la comparación entre los signos en conflicto. 3. MARCAS FARMACÉUTICAS. PARTíCULAS DE USO COMÚN EN lA CONFORMACiÓN DE MARCAS FARMACÉUTICAS (RE Y NilO NYl). 57.

En virtud de que los signos en conflicto distinguen productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, el Tribunal considera oportuno referirse al tema de las marcas farmacéuticas. Igualmente el Tribunal interpretará el tema de las partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas en razón a que en el proceso interno se manifiesta que las partículas (RE y NIL o NYL) son frecuentemente utilizados en marcas farmacéuticas. 58.

El examen de estos signos merece una mayor atención y debe ser más riguroso a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. Ello porque está involucrada la salud de éstos. Así, por ejemplo, ya sea por confusión al solicitar un producto farmacéutico y/o por negligencia del despachador, un consumidor podría recibir un producto distinguido por una marca con una fonética semejante a la marca del producto procurado pero que difiere en su composición y finalidad terapéutica. 59.

Se debe tener en consideración el hecho que, lamentablemente, aún es frecuente en nuestros Países que las personas se "auto-mediquen", determinando lo anterior que gran número de pacientes procuren productos farmacéuticos ya sea por influencia de un anuncio publicitario o por sugerencia de terceros, es decir, sin consejo de profesionales de la medicina. 60.

Para establecer el riesgo de confusión, la comparación y el análisis que debe realizar la Autoridad Nacional Competente, en el caso de registro de un signo como marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a 12 GACETA OFICIAL 20/04/2016 14 de 74 proteger la salud de los consumidores.

Este riguroso examen, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal, tiene su razón de ser por "las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales".

(Proceso N°. 48-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N°. 594, de 21 de agosto de 2000, marca: BROMTUSSIN). 61. Asimismo el Tribunal ha manifestado que en los casos de "marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aun considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno".

(Proceso 30-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N°. 578, de 27 de junio de 2000, marca: AMOXIFARMA). 62. Igualmente, el Tribunal ha señalado que "respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.

Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas" (Proceso 48-IP-2000, ya citado). 63. Finalmente, "Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio que, en estos casos, es de vital importancia ya que las personas que consumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y por lo tanto son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos.

El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio que, en el caso en cuestión, es la población en general, que va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia profesional permanente". (Proceso 74-IP-201 O, publicado en la G.O.A.C. N°. 1880, de 22 de septiembre de 2010, marca: TENSLOTAN denominativa).

Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas. 64. El cotejo entre marcas farmacéuticas presenta aspectos especiales a los que el Tribunal se ha referido en los siguientes términos: "En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde 13 GACETA OFICIAL 20/04/2016 15 de 74 la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.

Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación". (Proceso 30-IP-2000, ya citado). 65. En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia "la distintividad debe buscarse en elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario".

(Proceso 78-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. 998, de 13 de octubre de 2003, marca: HEMAVET). 66. También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre una partícula de uso común. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro.

Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente. (Proceso 31-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N°. 965, de 8 de agosto de 2003, marca: & MIXTA). 67.

Finalmente, el Tribunal ha manifestado: "Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados". (Proceso 029-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. N°. 2217, 16 de julio de 2013, marca: HELADERíA AMERICANA MIXTA).

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente, PRONUNCIAMIENTO: 14 GACETA OFICIAL 20/04/2016 16 de 74 PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos que éstos amparan.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos denominativos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo, tomando en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

TERCERO: En las marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe ser objeto de un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno. En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido elaborado con partículas de uso común o partículas genéricas relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, éstos no serán tomados en cuenta para el cotejo; la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto de la marca.

El Juez consultante, por lo tanto, deberá determinar si las partículas RE Y NIL o NYL son de uso común para productos farmacéuticos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. 15 f} GACETA OFICIAL 20/04/2016 17 de 74 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que particiPar¿ in su.: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo 2 MAGISTRADA.:~f~L!l /'t Hernán ero Zambrano Luis José ~;nseco Núñez MAG(S7ADO ~DO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

I ~)t¡ 1 Ur.() · Luis {frfs~~úñez PRE$~NTE Notifíquese a la Sala Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Proceso 280-IP-2015 2 La Señora Magistrada Leonor Perdomo Perdomo no firma la presente Interpretación Prejudicial, toda vez que renunció al cargo de Magistrada del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con posterioridad a su adopción y antes de la suscripción de la misma. 16 GACETA OFICIAL 20/04/2016 18 de 74 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 286-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Cancelación del registro de la marca: BICART (denominativa).

Demandante: CORPORACiÓN BIOTEC S.A.C. Proceso interno 11039-2013-0-1801-JR-CA-25. Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dos días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, adopta la presente interpretación prejudicial por mayoría, de conformidad a lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. VISTOS: El 16 de junio de 2015, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, relativa al artículo 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 11039-2013-0-1801-JR-CA25.

El auto de 20 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto. A.

ANTECEDENTES. Partes en el proceso interno: Demandante: \ '/ CORPORACiÓN BIOTEC S.A.C. GACETA OFICIAL 20/04/2016 19 de 74 instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú. Hechos. 1. El 21 de mayo de 1997, se concedió en favor de Gambro Lundia AB la marca BICART (denominativa) para distinguir productos farmacéuticos especialmente concentrados en el líquido o en polvo para la reparación de diálisis o reemplazo de fluidos para hemodiálisis, hemodiafiltración, diálisis peritoneal o plasmaféresis, productos comprendidos en la Clase 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

El 27 de octubre de 2008, Corporación Biotec S.A.C. solicitó la cancelación del referido registro. 3. Por Resolución 1929-2009/CSD-INDECOPI, cancelación de registro de marca. 4. Gambro Lundia AB presentó recurso de apelación contra la Resolución 19292009/CSD-1 NDECOPI. 5. EI12 de abril de 2010, mediante Resolución 808-2010ITPI-INDECOPI, la Sala de Propiedad Intelectual confirmó la Resolución 1929-2009/CSD-INDECOPI. 6.

El 20 de julio de 2010, Corporación Biotec S.A.C., ejerciendo su derecho preferente, solicitó el registro de la marca BICART (denominativa), para distinguir productos farmacéuticos comprendidos en la Clase 5. 7. El 5 de octubre de 2011, mediante Resolución 015416-2010, el INDECOPI concedió el registro de la marca BICART (denominativa) en favor de Corporación Biotec S.A.C. para distinguir productos farmacéuticos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 8.

El 23 de mayo de 2011, mediante Resolución 1067-2011ITPI-INDECOPI, la Sala de Propiedad Intelectual dispuso que la Dirección de Signos Distintivos inicie de oficio la nulidad del registro de la marca BICART (denominativa), dado que al momento de su otorgamiento no se tuvo en cuenta la solicitud de registro correspondiente al signo BICARSODIO para distinguir productos en la Clase 5, solicitada el 3 de mayo de 2007 por Laboratorios Trifarma S.A. 9.

El 4 de noviembre de 2011, la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) dispuso iniciar de oficio la nulidad del registro de la marca. se declaró fundada la acción de 2 GACETA OFICIAL 20/04/2016 20 de 74 '10. El 3 de aqosto de 2012, mediante Resolución 2591-2012/CSD-INDECOPI, se declaró fundada la acción de nulidad de oficio y, en consecuencia, nulo el registro de la marca BICART (denominativa) en la Clase 5. 11.

El 10 de septiembre de 2012, Corporación Biotec S.A.C. interpuso recurso de apelación contra la Resolución 2591-2012/CSD-INDECOPI. 12. El 17 de septiembre de 2013, mediante Resolución 3150-2013ITPIINDECOPI, se confirmó la Resolución 2591-2012/CSD-INDECOPI. 13. El 27 de diciembre de 2013, Corporación Biotec S.A.C. interpuso demanda contencioso administrativa peticionando la nulidad de la Resolución 31502013ITPI-INDECOPI. 14.

El 19 de enero de 2015, el Vigésimo Quinto Juzgado Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda. 15. Mediante escrito de 5 de febrero de 2015, ellNDECOPI apelación contra la sentencia de 19 de enero de 2015. 16. El 11 de junio de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial del artículo 168 de la Decisión 486.

Contencioso de la Corte interpuso recurso de Argumentos de la demanda. CORPORACiÓN argumentos: BIOTEC S.A.C. presentó demanda bajo los siguientes 17. La Resolución materia de impugnación no se ha dictado conforme al ordenamiento jurídico ni comprende las cuestiones surgidas de la motivación, que no resulta ser ni expresa ni relacionada en forma concreta y directa con los hechos probados y relevantes del caso, como tampoco existe una exposición válida de las razones jurídicas y normativas ni de los probados que justifiquen la decisión adoptada, sobre todo, teniendo en cuenta que no se ha pronunciado sobre cada una de las cuestiones planteadas por Corporación Biotec S.A.C. 18.

Se ha incurrido en doble infracción, debido a que además de no pronunciarse sobre los argumentos de nuestra parte, se ha pretendido imponer un criterio que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ya había resuelto y que se centra en el hecho que el derecho preferente, por ser excepcional, se antepone al derecho de prelación. En el presente caso, la solicitud de registro de la marca BICART (denominativa), al existir la excepción de haber obtenido 3 GACETA OFICIAL decisión T':IVO'i2bie por acción de cancelación, solicitud de registro de la marca BICARSODIO. 20/04/2016 21 de 74 tiene preferencia sobre la 19.

En lo que respecta al procedimiento del que se deriva la presente acción, lo que pretendemos argumentar es que claramente dimos a conocer el mejor derecho que existía a favor del registro de la marca BICART (denominativa), siendo ello razón suficiente para que se haya declarado infundada la acción de cancelación del registro de dicha marca y que finalmente no se dio. 20.

Con el fin que el derecho preferente sea entendido de forma íntegra y bajo la aplicación de la tutela efectiva, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha interpretado adecuadamente los alcances del artículo 168 de la Decisión 486 que otorga una protección preferente al derecho preferente derivado de una acción de cancelación por sobre una solicitud de registro de marca presentada con anterioridad al inicio del procedimiento de cancelación. 21.

Habiéndose contravenido las leyes y al no haberse pronunciado sobre las cuestiones de hecho y de derecho planteadas, la resolución motivo de la demanda resulta ser nula y el procedimiento administrativo en segunda instancia, un procedimiento irregular. Argumentos de la contestación a la demanda. EIINDECOPI presentó contestación a la demanda manifestando que: 22.

Si bien Corporación Biotec S.A.C. ejerció su derecho preferente en virtud a la cancelación de la marca BICART (denominativa), ello no eximió a la Autoridad Administrativa de la evaluación correspondiente a fin de determinar si el signo solicitado se encontraba incurso en alguna prohibición de registro. 23. Se advierte que la fecha de presentación de la solicitud de cancelación de la marca BICART (denominativa), fecha que se le atribuye a su solicitud de registro sobre la base del derecho preferente, fue presentada con posterioridad a la solicitud de registro del signo BICARSODIO. 24.

Corporación Biotec S.A.C. no puede invocar un mejor derecho respecto de la solicitud de registro del signo BICARSODIO, aun cuando haya ostentado un derecho preferente frente al registro de la marca BICART (denominativa). La solicitud de cancelación representa el hito desde el cual se considera por obtenido el derecho de Corporación Biotec S.A.C. Por lo tanto, se aprecia en el presente caso que, antes de este hecho se presentó la solicitud de registro de BICARSODIO, lo que determina que sea pasible de ser materia de oposición frente a BICART (denominativa). 25.

Algunos productos distinguidos por ambas marcas son idénticos y otros se encuentran vinculados. Dado que los productos que distinguen los signos confrontados se encuentran vinculados, dadas las similitudes fonéticas y gráficas existentes entre los mismos, se concluye que no es posible su,xI j 4 GACETA OFICIAL 20/04/2016 22 de 74 mercado sin riesgo de inducir a conrusron al público consumidor.

En este sentido, los signos son confundibles y, en consecuencia, BICART (denominativo) no puede ser registrado..~.:::.:X¡'3·~3r;'-~..J;,1 ti Sentencia de Primera Instancia. La sentencia de primera instancia declaró fundada la demanda al considerar que: 26. La solicitud de la marca BICARSODIO fue realizada el 3 de mayo de 2007, es decir, fue presentada con anterioridad a la fecha de presentación de la acción de cancelación por la solicitante, por lo que tendría un derecho de prelación. 27.

En estricto sentido, podríamos decir que el derecho que se adquiere con la presentación de la cancelación de la marca, va íntimamente ligado al derecho preferente de obtener un signo, ya que no será otorgado automáticamente sino que dependerá de un sinnúmero de factores de orden legal, como presentarlo dentro del plazo y que se solicite el registro de la misma marca cancelada. 28.

El derecho preferente proveniente de la cancelación de un registro tendrá prioridad sobre las solicitudes de terceros en curso, incluso anteriores a la solicitud de cancelación de la marca. Argumentos del recurso de apelación. El INDECOPI presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial manifestando lo siguiente: 29.

El artículo 12 del Decreto Legislativo 1075 establece que quien presenta primero una solicitud de marca tiene un mejor derecho a la misma o primero en el tiempo, primero en el derecho. Como bien entendió el Tribunal del INDECOPI, el derecho preferente de registro no puede invalidar el derecho de prelación que corresponde a una solicitud de registro que se haya presentado con anterioridad a la presentación de la acción de cancelación, con el riesgo de permitir que se ejerza un abuso de derecho. 30.

Se advierte que la fecha de presentación de la solicitud de cancelación de la marca BICART (denominativa), fecha que se le atribuye a su solicitud de registro sobre la base del derecho preferente, fue presentada con posterioridad a la solicitud de registro del signo BICARSODIO. En consecuencia, Corporación Biotec S.A.C. no puede invocar un mejor derecho respecto de dicha solicitud, aun cuando haya ostentado un derecho preferente frente al registro de la marca BICART (denominativa). 31.

La solicitud de cancelación representa el hito desde el cual se considera por obtenido el derecho de Corporación Biotec S.A.C., por lo tanto, se aprecia en el caso que antes de este hecho se presentó la solicitud de registro de 5 GACETA OFICIAL 20/04/2016 23 de 74 31 C¡':'.I-\300¡O {denominativa), lo qua determina que sea pasible de ser materia de oposición frente a BICART (denominativa). 32.

Finalmente, manifiesta que el pronunciamiento del Tribunal dellNDECOPI se encuentra acorde al artículo 168 de la Decisión 486. El mismo determinó que se considerará el derecho desde la fecha en que se presentó la solicitud de cancelación, es decir, que excepcionalmente se puede invocar a partir de ese momento. Éste es el hito que se considerará como el fundamento del derecho de quien obtiene una resolución firme en un proceso de cancelación de marca.

En este sentido, la marca solicitada BICARSODIO era de consideración en el análisis del riesgo de confusión frente a BICART (denominativa), puesto que la primera había sido solicitada antes que la segunda. Del Consultante. 1. El Consultante solicita que el Tribunal se pronuncie expresamente sobre: En caso de cancelación de una marca por falta de uso, ¿quién debería tener preferencia, aquel que presentó primero la solicitud de registro de una marca o aquel que interpuso la acción de cancelación de marca? B. INTERPRETACiÓN PREJUDICIAL: 1.

Que, el artículo 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forma parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal e) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 2. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 3.

Que, el Tribunal interpretará el siguiente artículo: Solicitado: 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada'. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: 1. Derecho preferente derivado de una acción de cancelación. 2. El derecho preferente derivado de una acción de cancelación de marca y derecho derivado de una solicitud de registro presentada con antelación. 1 "Artículo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro.

Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa". 6 GACETA OFICIAL 20/04/2016 24 de 74 D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. DERECHO PREFERENTE CANCELACiÓN. 4. El derecho preferente derivado de la acción de cancelación por no uso de una marca se encuentra consagrado en el artículo 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 5. Cabanellas concibe por derecho preferente (ius preferendi) como aquel que le asiste a una persona para ser preferida en sus derechos en concurrencia con otras, y a veces con total exclusión de ellas". 6.

El efecto principal de la cancelación del registro de una marca es extinguir para su titular el derecho sobre la misma, de manera que ésta quede disponible para que terceros interesados en ella puedan obtenerla. 7. A la luz de la disposición comentada, el derecho preferente a solicitar el registro de la marca que se canceló pertenece, en primer lugar, a la persona que ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo ejerce en el tiempo y la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en res nullius, quedando entonces disponible para quien primero solicite su registro. 8.

Por otra parte, es importante destacar que el signo objeto del derecho preferente tiene que ser idéntico o, en todo caso, contener modificaciones de carácter secundario o accesorio a la marca que se canceló. Es decir, los elementos denominativos y los gráficos deben coincidir en su esencia, toda vez que la cancelación recayó sobre un signo específico e individualizado y es sobre ese signo que el derecho preferente debe ser ejercido.

Asimismo, debe distinguir los mismos productos o servicios que correspondían a la marca cancelada, aunque podría identificar menos productos o servicios comprendidos en la misma Clase o categoría especificada. 9. De acuerdo con la Decisión 486, el derecho preferente puede ser invocado a partir de la presentación de la solicitud de cancelación y dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa. 10.

La preferencia que se debe otorgar a la solicitud de registro efectuada sobre la base del derecho preferente, proveniente de la cancelación de un registro, deriva en que la marca solicitada sea considerada prioritaria a las solicitudes de terceros posteriores a la presentación de la acción de cancelación. 2 DERIVADO CABANELLAS, Guillermo.

"Diccionario Enciclopédico Aires, décimo sexta edición, tomo 111,1981, p. 125. DE UNA ACCiÓN DE de Derecho Usual". Editorial Heliasta, Buenos 7 GACETA OFICIAL,:. 20/04/2016 25 de 74, '1I1iiJrlei;¿J, c_,ue G0~~dCa que este derecno pr::;{(;rent,::, para cjuien ejerció la acción de cancelación, no otorga al accionante el derecho al registro automático del signo, sino la prelación, derivada del ejercicio del mismo, pues una vez presentada la solicitud de registro - se entiende durante el plazo para el ejercicio del derecho preferente -, ésta deberá ser examinada, es decir, se debe realizar el correspondiente examen de registrabilidad, verificando que el signo no se encuentre incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la legislación vigente al momento de presentarse dicha solicitud de registro.

2. EL DERECHO PREFERENTE DERIVADO DE UNA ACCiÓN DE CANCELACiÓN DE MARCA Y EL DERECHO DERIVADO DE UNA SOLICITUD DE REGISTRO PRESENTADA CON ANTELACiÓN. 12. Como la controversia central en el presente asunto gira en torno a determinar qué derecho tendría prelación, si aquel originado en una acción de cancelación de marca - solicitada el 27 de octubre de 2008 - o aquel derivado de una solicitud de registro presentada con anterioridad a la solicitud de cancelación - el3 de mayo de 2007-, el Tribunal, para ofrecer la interpretación pertinente, debe partir de lo dispuesto en el artículo 168 de la Decisión 486 de 2000, cuya norma establece: "La persona que obtenga una resolución favorable tendrá el derecho preferente al registro.

Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa" (Subrayado por fuera del texto)". 13. Como puede observarse, la precitada norma establece un límite temporal anterior y posterior para invocar el derecho preferente al registro de una marca derivado de la cancelación de la misma por no uso, el cual puede invocarse y generar prelación a partir de la fecha de la presentación de la solicitud de cancelación de registro y hasta dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la cual quede firme en la vía administrativa la resolución que dispone la cancelación. 14.

Respecto de su alcance, el derecho preferente otorga prelación a quien solicitó la cancelación de la marca y, además, lo invoca - dentro del plazo perentorio de tres meses - para que la Oficina Nacional Competente estudie su solicitud y de esa manera analice la registrabilidad de la misma marca - o 3 Cabe comentar al respecto, que la normativa de El Salvador estipula una norma prácticamente idéntica, es decir, determina una fecha hacia el pasado desde la cual el derecho preferente puede ser activado y por tanto tiene efectos jurídicos, así como una fecha tope, a futuro, hasta la cual es posible plantearlo.

Cf. artículo 41-A de la Ley de Marcas de El Salvador: "Artículo 41-C.- ( ) La persona que obtenga una resolución favorable en un caso de cancelación por falta de uso, tendrá derecho preferente al registro de la marca. Es te derecho podrá invocarse a partir de la fecha de presentación de la solicitud y hasta dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la resolución de cancelación quede firme". 8 GACETA OFICIAL 20/04/2016 26 de 74 cen: r:i_,~,.d-;'._\,·'.;..'i"~~~:)":""~'Cü(:\_(3r¡as, no sustanciaíes - Irente él s:);~c¡¡ud;JS (:-; terceros para registrar marcas idénticas o similares, presentadas con posterioridad a la fecha de la solicitud de cancelación. 15.

Este derecho surge desde que el solicitante obtiene la resolución favorable de la cancelación por no uso, cuyo derecho puede ejercer hasta dentro de los tres meses siguientes. La prioridad puede invocarse, como lo establece la norma, desde la presentación de la solicitud de cancelación. Pues los efectos del derecho preferente se retrotraen a partir de la fecha de la presentación de la solicitud de cancelación y, por lo tanto, tendrá prelación únicamente respecto de todas aquellas solicitudes de terceros presentadas con posterioridad a aquella que dio origen a la cancelación", 16.

En otras palabras, el derecho preferente que surge de la cancelación del registro de la marca por no uso tendrá prioridad frente a las solicitudes de marca idénticas o confundiblemente similares que hayan sido presentadas con posterioridad a la solicitud de cancelación, pues este derecho consagrado en la normativa andina sólo opera frente a la marca cancelada y ante marcas solicitadas con posterioridad, y no ante solicitudes de marca presentadas con antelación, las cuales deberán surtir su trámite normal", pues no resultaría lógico desde el punto de vista jurídico-procesal que esta acción pueda generar efectos jurídicos anteriores a su propia existencia legal, a su nacimiento".

Adicionalmente, ello contravendría el principio fundamental que rige la prelación en el derecho de marcas, según el cual "primero en el tiempo mejor en el derecho" ("Prior in tempore, potior in iure"). 17. En consonancia con lo expuesto, cabe citar la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 119-IP-2008, de los artículos 147 y 168 de la Decisión 486, en la cual este Tribunal manifestó que: "... podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, no está afirmando que el derecho preferente se pueda ejercer desde la fecha de presentación de la solicitud ya que no se puede ejercer un derecho que no ha nacido.

Sin embargo, dicho derecho se retrotrae al momento de la presentación de la solicitud de cancelación. Por eso, lo que prevé la norma es que el solicitante de la cancelación por no uso pueda, desde la presentación de la solicitud, dar aviso a la Oficina de Registro de Marcas de su intención de utilizar el derecho preferente, 4 METKE MÉNDEZ, Ricardo.

"El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina". Estudios Socio-Jurídicos, 9(2): 82-110, julio-diciembre de 2007, Bogotá, p. 102. Disponible en web: http://www.scielo.org.co/pdf/esju/v9n2/v9n2a4.pdf. 5 MARíN RUALES, Germán. "Acciones de cancelación en el Derecho Comunitario". En: Revista La Propiedad Inmaterial, pp. 131-132.

Disponible en web: file:///C:/UserslT JCAU SER 1/Downloads/Dialnet-AccionesDeCancelacion EnEIDerechoComunitario3986107.pdf. 6 Ibíd. 9 GACETA OFICIAL 20/04/2016 27 de 74 "3 de manera (;LJ ocmmietrecicn lo tenga en cuenta al momento do recepcionar y de tramitar otras solicitudes de registro del signo que se pretende cancelar. Lo anterior tiene total lógica, si se piensa que existe la posibilidad de que cualquier persona pueda solicitar registro del mismo o semejante signo antes de que el solicitante de la cancelación pudiera ejercer su derecho preferente y, en consecuencia, en caso de lograr la cancelación por no uso se haría nugatoria la consagración del referido derecho preferente" (Subrayado por fuera del texto). 18.

Otras interpretaciones prejudiciales recientes se pronuncian en igual sentido. Por ejemplo, en la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 27IP-2012, este Tribunal reafirmó que el derecho preferente - o sus efectos jurídicos - se retrotraen a la fecha de presentación de la solicitud de cancelación, no antes: "El derecho preferente, de conformidad con lo anteriormente anotado, nace en el momento en que la Resolución de cancelación del registro de la marca por no uso queda en firme.

Es en este momento en que el titular del derecho preferente puede ejercer su derecho, situación ésta que debe acompasarse con la redacción del artículo 168 de la Decisión 486. Cuando este artículo dispone que dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, no está afirmando que el derecho preferente se pueda ejercer desde la fecha de presentación de la solicitud, ya que no se puede ejercer un derecho que no ha nacido.

Sin embargo, dicho derecho se retrotrae al momento de la presentación de la solicitud de cancelación" (Subrayado por fuera del texto). 19. Este orden de ideas, frente a las solicitudes que se hubieren presentado con anterioridad, las mismas lógicamente mantendrán su lugar para estudio de registrabilidad, pues de acuerdo con las consideraciones precedentes el derecho preferente al cual se ha hecho referencia no puede oponerse a una solicitud anterior a la fecha en que se ha solicitado la cancelación de la marca. 20.

Por el contrario, el titular del derecho preferente puede oponerse a la solicitud de un registro idéntico o similar, presentada con posterioridad a la correspondiente solicitud de cancelación, con el objetivo de que su solicitud sea estudiada primero, y asimismo, de no prosperar su oposición, tiene la facultada de iniciar acción de nulidad en contra del acto administrativo que concedió el registro del signo solicitado con posterioridad a la solicitud de cancelación de registro de marca? 21.

A contrario sensu, quien presentó una solicitud de registro con anterioridad a la fecha de la solicitud de cancelación que da origen a un derecho preferente podrá oponerse al ejercicio de este último - de suponer el registro de un signo 7 A contrario sensu, el titular del derecho preferente no podrá interponer una acción de nulidad sustentada en tal derecho si la solicitud de cancelación se presentó con posterioridad a la solicitud del signo en conflicto. 10 GACETA OFICIAL 20/04/2016 28 de 74 idéntico o similar -, con el fin de que su solicitud sea estudiada primero. Igualmente, en caso de no prosperar su oposición, podrá iniciar una acción de nulidad contra el acto administrativo que concedió el registro sobre la base errada de un derecho preferente nacido con posterioridad al derecho derivado de la solicitud de registro de la marca presentada con antelación. 22.

En el caso concreto, la marca BICARSODIO fue solicitada el 3 de mayo de 2007 por Laboratorios Trifarma S.A. para distinguir productos comprendidos en la Clase 5, mientras que Corporación Biotec S.A.C. solicitó la cancelación del registro de la marca BICART - que también identifica productos en la Clase 5 - el 27 de octubre de 2008. El Juez Nacional, al adoptar la decisión que resuelva la problemática aquí consultada, deberá atender a los parámetros trazados en la presente interpretación, en concordancia con las pruebas reunidas en el expediente, cuyo análisis le permitirá determinar si el derecho derivado de la solicitud de registro de la marca BICARSODIO tiene prelación con respecto al derecho preferente derivado de la acción de cancelación de la marca BICART. 23.

Finalmente es conveniente precisar que la prelación a la cual se arribe debe ser entendida como la prioridad a que se examine y se haga el respectivo estudio de registrabilidad y, por lo tanto, el Juez Consultante deberá realizar el correspondiente examen para el efecto, de manera integral, tomando en consideración entre otros aspectos correspondientes a dicho estudio la determinación de distintividad del signo solicitado, así como de aquellos que eventualmente se hubieren solicitado con anterioridad a la respectiva solicitud. 3.

DEBIDA MOTIVACiÓN DE LAS RESOLUCIONES. 24. Corporación Biotec S.A.C. sustentó su demanda en la presunta nulidad de la Resolución 3150-2013ITPI-INDECOPI, que confirmó en última instancia administrativa la acción de nulidad de oficio de la marca BICART (denominativa), sin supuestamente mediar una debida motivación de dicha resolución, razón por la cual se tratará sobre la motivación de las resoluciones administrativas expedidas por las Oficinas Nacionales Competentes. 25.

Dentro del Proceso 88-IP-2013 de 26 de agosto de 2013, el Tribunal ha señalado que: "El sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo V de la Decisión 344 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. 11 GACETA OFICIAL 29 de 74 20/04/2016 tenio &n reuc:ún decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones." Li:LF.:1.iutonorme::J ¡i;and:;es¡'a con Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado: "Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marcas en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marcas en los otros Países.

O bien, si el registro de marcas ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el reqistro": Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.

En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. Sobre el segundo tema, la norma comunitaria estableció como atribución de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; como ya se indicó, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación 8 Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, Proceso 71-IP-2007, marca: MONARCH-M, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1553, de 15 de octubre de 2007. 12 GACETA OFICIAL 20/04/2016 30 de 74,;0(, i_;nr6nore~ cecis.onee expeaide» por te propu: oiicma, &/; el semico de que ésta debe realizar el examen de registrabifidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

(...)". 26. En virtud de lo expuesto, el examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro de marcas debe ser de oficio, integral, estar plasmado en una resolución debidamente motivada y debe ser autónomo. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL siguiente, DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: El derecho preferente a solicitar el registro de la marca que se canceló pertenece, en primer lugar, a la persona que ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo ejerce en el tiempo y la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en res nullius, quedando entonces disponible para quien primero solicite su registro.

La marca objeto del derecho preferente tiene que ser idéntico o, en todo caso, contener modificaciones de carácter secundario o accesorio a la marca que se canceló, Es decir, los elementos denominativos y los gráficos deben coincidir en su esencia, toda vez que la cancelación recayó sobre un signo específico e individualizado y es sobre ese signo que el derecho preferente debe ser ejercido, Asimismo, debe distinguir los mismos productos o servicios que correspondían a la marca cancelada, aunque puede identificar menos productos o servicios comprendidos en la misma Clase o categoría especificada.

La prelación que se debe otorgar a la solicitud de registro efectuada sobre la base del derecho preferente, proveniente de la cancelación de un registro, deriva en que la marca solicitada sea considerada prioritaria a las solicitudes de terceros posteriores a la presentación de la acción de cancelación. De esta manera, el titular de la solicitud de cancelación tiene un derecho preferente, a obtener el registro, que aquel derecho que puede tener cualquier solicitante posterior a la fecha de presentación de la acción de cancelación. 13 GACETA OFICIAL 20/04/2016 31 de 74 Finalmente, cabe destacar que este derecho preferente, para quien ejerció la acción de cancelación, no otorga al accionante el derecho al registro automático del signo, sino la prelación, derivada del ejercicio del mismo, pues una vez presentada la solicitud de registro - se entiende durante el plazo para el ejercicio del derecho preferente -, ésta deberá ser examinada, es decir, se debe realizar el correspondiente examen de registrabilidad, verificando que el signo no se encuentre incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la legislación vigente al momento de presentarse dicha solicitud de registro.

SEGUNDO: El derecho preferente surge en el momento en que el solicitante obtiene la resolución favorable de la cancelación por no uso y éste podrá ejercerlo dentro de los tres meses siguientes. Su solicitud se considera prioritaria frente a solicitudes de terceros presentadas posteriormente. Tal prioridad, según el artículo 168 de la Decisión 486, podrá invocarse desde la presentación de la solicitud de cancelación. En virtud de dicha ficción legal, los efectos del derecho preferente se retrotraen a partir de la fecha de la presentación de la solicitud de cancelación, por lo tanto, tendrá prelación únicamente respecto de todas aquellas solicitudes de terceros presentadas con posterioridad a aquella que dio origen a la cancelación. De comprobarse que la solicitud de registro de la marca BICARSODIO fue presentada con antelación a la solicitud de cancelación de registro de la marca BICART, tendría aquélla (BICARSODIO) la prelación o prioridad a que se examinara su registrabilidad.

De lo contrario, su titular podrá iniciar una acción de nulidad contra el acto administrativo que concedió el registro de la marca BICART o, en su defecto, una acción de nulidad contra el registro de la mencionada marca. Tal procedimiento también podrá ser iniciado de oficio, por iniciativa de la propia Administración, como en el presente proceso de nulidad, del cual da cuenta el expediente.

La prelación supone una prioridad a que se examine su registrabilidad y, por lo tanto, el Juez Consultante deberá realizar el correspondiente examen de registrabilidad, de manera integral, tomando en consideración, para efectos del examen de fondo, con relación a la determinación de la distintividad extrínseca del signo solicitado, los signos que pudieran haber sido solicitados con anterioridad a la correspondiente solicitud.

TERCERO: El examen de registrabilidad del signo solicitado para registro comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas observaciones a la solicitud. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las observaciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá r 14 GACETA OFICIAL 20/04/2016 32 de 74:121(38en r:'.jE,()~:..:c~cn dec.oamente me ihl'ijCj a, ia que dcoerá ser (}ot~r;cadfj al peticionario.

Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro de marcas tiene las siguientes características: - Debe ser de oficio; - Es integral; - Se debe plasmar en una resolución debidamente motivada; y, - Es autónomo. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el r;' Iti o párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la pr~sente/ Interp etación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adoP~ió1W/\ ! é / fA A 1 Cecilia L~a v _ uinterps y MAGISTRADA -,,f !iá"t<:) Hern&=¡~~brano De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Trlbunah firman igualmente la presente I~terpretación Prej~.picialel Presidente y el ~7tariO. h. t'tiL¿ -,.

Hernán Ro?nero za~no p~ESíÓENTE ~:-'.' = 41~ (/J;;I,. o SECRETARIO ~I Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Proceso 286-IP-2015 15 f GACETA OFICIAL 20/04/2016 33 de 74 GACETA OFICIAL 20/04/2016 34 de 74 GACETA OFICIAL 20/04/2016 35 de 74 GACETA OFICIAL 20/04/2016 36 de 74 GACETA OFICIAL 20/04/2016 37 de 74 GACETA OFICIAL 20/04/2016 38 de 74 GACETA OFICIAL 20/04/2016 39 de 74 GACETA OFICIAL 20/04/2016 40 de 74 GACETA OFICIAL 20/04/2016 41 de 74 GACETA OFICIAL 20/04/2016 42 de 74 GACETA OFICIAL 20/04/2016 43 de 74 GACETA OFICIAL 20/04/2016 44 de 74 GACETA OFICIAL 20/04/2016 45 de 74 GACETA OFICIAL 20/04/2016 46 de 74 GACETA OFICIAL 20/04/2016 47 de 74 GACETA OFICIAL 20/04/2016 48 de 74 GACETA OFICIAL 20/04/2016 49 de 74 GACETA OFICIAL 20/04/2016 50 de 74 GACETA OFICIAL 20/04/2016 51 de 74 GACETA OFICIAL 20/04/2016 52 de 74 GACETA OFICIAL 20/04/2016 53 de 74 GACETA OFICIAL 20/04/2016 54 de 74 GACETA OFICIAL 20/04/2016 55 de 74 GACETA OFICIAL 20/04/2016 56 de 74 GACETA OFICIAL 20/04/2016 57 de 74 GACETA OFICIAL 20/04/2016 58 de 74 GACETA OFICIAL 20/04/2016 59 de 74 GACETA OFICIAL 20/04/2016 60 de 74 GACETA OFICIAL 20/04/2016 61 de 74 GACETA OFICIAL 20/04/2016 62 de 74 GACETA OFICIAL 20/04/2016 63 de 74 GACETA OFICIAL 20/04/2016 64 de 74 GACETA OFICIAL 20/04/2016 65 de 74 GACETA OFICIAL 20/04/2016 66 de 74 GACETA OFICIAL 20/04/2016 67 de 74 GACETA OFICIAL 20/04/2016 68 de 74 GACETA OFICIAL 20/04/2016 69 de 74 GACETA OFICIAL 20/04/2016 70 de 74 GACETA OFICIAL 20/04/2016 71 de 74 GACETA OFICIAL 20/04/2016 72 de 74 GACETA OFICIAL 20/04/2016 73 de 74 GACETA OFICIAL 20/04/2016 74 de 74