TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 280-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Marca: REGENIL (denominativa).
Demandante: LABORATORIOS LANSIER S.A.C. Proceso interno: 8284-2012-0-1801-JR-CA-01. Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 8284-2012-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 10 de junio de 2015, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico, el mismo día, por medio del cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 8284-2012-0-1801-JR-CA-01. \n1 " El auto de 15 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.
A.
ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación recibida estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el Proceso Interno. Demandante: Demandado: Tercero interesado: LABORATORIOS LANSIER S.A.C. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú. JOHNSON & JOHNSON Hechos. ihi~l r-, Z J 1.
El 10 de septiembre de 2010, Laboratorios Lansier S.A.C. (en adelante, Laboratorios Lansier) solicitó el registro de la marca REGENIL (denominativa) para distinguir "productos farmacéuticos, medicinales y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico; alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes de uso médico; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas" en la Clase 5 del Arreglo de Niza, Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.
Publicado el extracto correspondiente a la citada solicitud de registro en el Diario Oficial "El Peruano" el 9 de noviembre de 2010, Johnson & Johnson formuló oposición al registro del signo solicitado señalando que la marca solicitada sería confundible con la marca registrada REMINYL (denominativa) que distingue productos farmacéuticos para uso humano de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.
El 27 de julio de 2011, mediante Resolución 1772-2011/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) otorgó el registro del signo solicitado, declarando infundada la oposición formulada. 4. El 9 de agosto de 2011, Johnson & Johnson presentó recurso de apelación contra la Resolución 1772-2011/CSD-INDECOPI. 5.
El 29 de agosto de 2012, mediante Resolución 1560-2012ITPI-INDECOPI, Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI confirmó Resolución 1772-2011/CSD-INDECOPI. 6. El 11 de diciembre de 2012, Johnson & Johnson interpuso demanda contencioso administrativa contra la Resolución 1560-2012ITPI-INDECOPI. 7. El 22 de diciembre de 2014, el Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda interpuesta. la la 2 8.
Mediante escrito de 7 de enero de 2015, Johnson & Johnson interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 22 de diciembre de 2014. 9. El 9 de junio de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486.
Argumentos de la demanda. JOHNSON & JOHNSON interpuso demanda en la que manifiesta que: 10. Existe un parecido gráfico y fonético entre la marca registrada REMINYL (denominativa) y la marca REGENIL (denominativa). Las cuales, además de tener una extensión similar, están formadas por el mismo número de letras y distinguen los mismos productos farmacéuticos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 11.
Las marcas cotejadas, además de tener una extensión similar, están formadas por el mismo número de letras, siete. Es decir, tienen idéntica extensión gráfica y además, se descomponen en tres sílabas, de las cuales la primera es idéntica, mientras que la tercera sílaba tiene similitud gráfica e identidad fonética. 12. Existe vinculación entre los productos veterinarios que pretende distinguir el signo solicitado y los productos farmacéuticos de la marca registrada, ya que existen supuestos en los que algunos productos farmacéuticos de uso humano destinados al cuidado de la salud de los seres humanos son susceptibles de ser recetados o aplicados a los animales.
Argumentos de la contestación a la demanda. EIINDECOPI presentó contestación a la demanda manifestando que: 13. El signo REGENIL (denominativo) no resulta confundible con la marca registrada REMINYL (denominativa) debido a que presentan diferencias fonéticas y gráficas. Lo cual determina un impacto en conjunto distinto, permitiendo su coexistencia en el mercado sin riesgo de inducir a error al consumidor. 14.
La presencia de la partícula RE no puede ser determinante para establecer la semejanza entre los signos confrontados, toda vez que los signos presentan otros elementos que determinan una impresión en conjunto distinta. 3 15. El hecho que las marcas compartan algunas letras en común, no permite llegar a la conclusión de que exista similitud entre ellas al punto de provocar confusión a los consumidores, toda vez que se debe analizar la impresión que en conjunto generan los signos en el consumidor. 16.
El signo REGENIL (denominativo) no resulta confundible con la marca registrada REMINYL (denominativo), debido a que presenta diferencias fonéticas y gráficas, lo cual determina un impacto en conjunto distinto, permitiendo su coexistencia en el mercado sin riesgo de inducir a error al consumidor. 17. En el presente caso, se aprecia que los signos confrontados presentan diferencias a nivel fonético y gráfico, que determinan una impresión en conjunto distinta, por lo que la coexistencia de los signos en el mercado no generará riesgo de confusión. Argumentos de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado.
LABORATORIOS LANSIER manifestando que: S.A.C. presentó contestación a la demanda 18. Los signos enfrentados no poseen semejanza gráfica alguna debido a que ambos signos poseen una diferente cantidad y ubicación de consonantes y vocales, lo que determina que se trata de signos completamente diferentes. 19. Se debe tener en consideración que, al momento de otorgarse el registro de la marca REGENIL (denominativa) para la Clase 5, existían inscritas en el Registro de Propiedad Industrial del INDECOPI diversas marcas a favor de terceros compuestas por el prefijo RE y que coexisten pacíficamente con la marca REMINYL (denominativa). 20.
Asimismo, el uso de la terminación NIL es frecuente en el mercado de productos farmacéuticos de la Clase 5, uso que se verifica por parte de diversos actores de la industria farmacéutica, siendo que la referida terminación forma parte de diversas marcas registradas. En ese sentido, no por el hecho de que los signos confrontados compartan la terminación NYLlNIL los hace semejantes y menos aún que se configure el riesgo de confusión. Prueba de lo antes expuesto lo constituyen las siguientes marcas registradas a favor de titulares diversos para la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza que coexisten actualmente con la marca REMINYL (denominativa ). 21.
El examen comparativo entre los signos REGENIL (denominativo) y REMINYL (denominativo) debe realizarse sobre la base de la totalidad de los elementos que conforman cada una de las marcas y sin descomponer la unidad de cada uno de los signos. Es decir, la marca opositora es REMINYL (denominativa), y como tal, el derecho de exclusiva que se ha otorgado a 4 favor de su titular recae sobre la marca registrada en su conjunto y no solamente sobre una parte de aquella.
Sentencia de Primera Instancia. La Sentencia de Primera considerar que: Instancia declaró infundada la demanda al 22. Desde el punto de vista fonético, si bien ambos signos confrontados tienen el mismo número de sílabas (3 en cada caso) y comparten la misma sílaba (RE), presentan distinta secuencia de vocales y de consonantes. Desde el punto de vista gráfico, se aprecia que ambos signos si bien comparten la misma extensión y la misma partícula inicial RE, difieren en las demás sílabas que los conforman, lo que determina que ambos signos, por la conformación de las consonantes y las vocales que los componen, generen un impacto visual de conjunto diferente. 23.
En el presente caso, aún cuando existe vinculación competitiva entre los productos que distinguen los signos en conflicto, las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre los mismos, así como el hecho de que el público consumidor al que se dirigen los productos que distinguen los signos en Litis es reflexivo al momento de elegirlos -sobre todo cuando se trata de productos farmacéuticos-, se puede concluir que es posible la coexistencia pacífica en el mercado de dichas marcas sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.
Argumentos del recurso de apelación. No se encuentra en el expediente remitido copia del recurso de apelación interpuesto por JOHNSON & JOHNSON, por lo que no es posible inferir los fundamentos que sustentan dicho recurso. Solicitud del Juez consultante. 24. El Juez consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto de: Qué elementos deben ser considerados como relevantes entre los signos en conflicto.
Qué aspectos o reglas fundamentales se deben tener en cuenta para comprobar o establecer que existe riesgo de confusión entre el signo solicitado REGENIL (denominativo) y la marca registrada REMINYL (denominativa). Cómo debe analizarse, interpretarse y determinarse el riesgo de confusión entre productos de la misma Clase 5 (productos farmacéuticos, medicinales y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes de uso médico, productos para 5 destrucción de animales dañinos, fungicidas, por signos poco más o menos semejantes.
B. INTERPRETACiÓN herbicidas) distinguidos PREJUDICIAL. 25. Que, el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forma parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal e) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 26. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 27.
Que, el Tribunal interpretará el siguiente artículo: Solicitado: 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina". C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2.
Comparación entre marcas denominativas. 3. Marcas farmacéuticas. Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas (RE y NIL o NYL). 28. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. IRREGISTRABILlDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSiÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACiÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS. En el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo REGENIL (denominativo) solicitado LABORATORIOS LANSIER S.A.C. y la marca sobre la base de la cual se presentó la oposición REMINYL (denominativa) registrada a favor de JOHNSON & JOHNSON.
"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )". i'.~' -,1\::- 6 29. Por su parte, la Sala Consultante solicita que el Tribunal se pronuncie sobre ¿Qué aspectos o reglas fundamentales se deben tener en cuenta para comprobar o establecer que existe riesgo de confusión entre el signo solicitado REGENIL (denominativo) y la marca registrada REMINYL (denominativa ). 30. Por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema. 31.
Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 32.
Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad. 33. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: "El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica". (Proceso 70-IP2008, publicado en la G.O.A.C. N°. 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERA TON). 34.
En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, 7 producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse causal de irregistrabilidad. en 35.
El Tribunal ha sostenido que "La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo". (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N°. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). 36.
Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado. 37.
Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios. 38.
Sobre la base de jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. 39. El Tribunal ha diferenciado entre: "la 'semejanza' y la 'identidad', ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.
En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos". (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N°. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP'S). 40. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza. 8 41.
En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. 42. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: "El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.
El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica".
(Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N°. 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. N°. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). 43. En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud de signos y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: 44.
La similitud ortográfica, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. 45. La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones.
Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. 46. La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.
Reglas para realizar el cotejo de signos. 47. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en 9 cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que "debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes".
(Femández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.
Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de la marca. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
(Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). 48. En el cotejo que haga la Sala consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en conflicto e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad. 2. COMPARACiÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS. 49.
El Tribunal interpretará el presente tema en virtud a que la Sala Consultante preguntó acerca de ¿Qué elementos deben ser considerados como relevantes entre los signos en conflicto? Por otro lado, los signos en conflicto son denominativos. 50. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para 10 realizar esta labor, se considera presente que: que el Juez Consultante deberá tener 1.
Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.
En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. 51. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. 52.
El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.
Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. 53. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: adopten palabras "No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquier de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( ) La otra posibilidad es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ( ).
(Proceso 13-1P-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001). J ql¡' 54. Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto. F> I 11 55. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: "En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman.
Existen vocablos que dotan al signo de '( ) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial ( )' (Sentencia del Proceso 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro".
(Proceso 50-IP-2005, publicada en la G.O.A.C. 1217 de 11 de julio de 2005). 56. En el caso concreto, el juez consultante deberá tomar en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial al realizar la comparación entre los signos en conflicto. 3. MARCAS FARMACÉUTICAS. PARTíCULAS DE USO COMÚN EN lA CONFORMACiÓN DE MARCAS FARMACÉUTICAS (RE Y NilO NYl). 57.
En virtud de que los signos en conflicto distinguen productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, el Tribunal considera oportuno referirse al tema de las marcas farmacéuticas. Igualmente el Tribunal interpretará el tema de las partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas en razón a que en el proceso interno se manifiesta que las partículas (RE y NIL o NYL) son frecuentemente utilizados en marcas farmacéuticas. 58.
El examen de estos signos merece una mayor atención y debe ser más riguroso a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. Ello porque está involucrada la salud de éstos. Así, por ejemplo, ya sea por confusión al solicitar un producto farmacéutico y/o por negligencia del despachador, un consumidor podría recibir un producto distinguido por una marca con una fonética semejante a la marca del producto procurado pero que difiere en su composición y finalidad terapéutica. 59.
Se debe tener en consideración el hecho que, lamentablemente, aún es frecuente en nuestros Países que las personas se "auto-mediquen", determinando lo anterior que gran número de pacientes procuren productos farmacéuticos ya sea por influencia de un anuncio publicitario o por sugerencia de terceros, es decir, sin consejo de profesionales de la medicina. 60.
Para establecer el riesgo de confusión, la comparación y el análisis que debe realizar la Autoridad Nacional Competente, en el caso de registro de un signo como marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a 12 proteger la salud de los consumidores. Este riguroso examen, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal, tiene su razón de ser por "las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales".
(Proceso N°. 48-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N°. 594, de 21 de agosto de 2000, marca: BROMTUSSIN). 61. Asimismo el Tribunal ha manifestado que en los casos de "marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aun considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno".
(Proceso 30-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N°. 578, de 27 de junio de 2000, marca: AMOXIFARMA). 62. Igualmente, el Tribunal ha señalado que "respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.
Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas" (Proceso 48-IP-2000, ya citado). 63. Finalmente, "Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio que, en estos casos, es de vital importancia ya que las personas que consumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y por lo tanto son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos.
El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio que, en el caso en cuestión, es la población en general, que va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia profesional permanente". (Proceso 74-IP-201 O, publicado en la G.O.A.C. N°. 1880, de 22 de septiembre de 2010, marca: TENSLOTAN denominativa).
Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas. 64. El cotejo entre marcas farmacéuticas presenta aspectos especiales a los que el Tribunal se ha referido en los siguientes términos: "En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde 13 la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.
Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación". (Proceso 30-IP-2000, ya citado). 65. En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia "la distintividad debe buscarse en elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario".
(Proceso 78-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. 998, de 13 de octubre de 2003, marca: HEMAVET). 66. También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre una partícula de uso común. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro.
Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente. (Proceso 31-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N°. 965, de 8 de agosto de 2003, marca: & MIXTA). 67.
Finalmente, el Tribunal ha manifestado: "Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.
Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados". (Proceso 029-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. N°. 2217, 16 de julio de 2013, marca: HELADERíA AMERICANA MIXTA).
En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente, PRONUNCIAMIENTO: 14 PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos que éstos amparan.
SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos denominativos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo, tomando en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.
TERCERO: En las marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe ser objeto de un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno. En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido elaborado con partículas de uso común o partículas genéricas relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, éstos no serán tomados en cuenta para el cotejo; la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto de la marca.
El Juez consultante, por lo tanto, deberá determinar si las partículas RE Y NIL o NYL son de uso común para productos farmacéuticos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. 15 f} De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial.
Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que particiPar¿ in su.: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo 2 MAGISTRADA.:~f~L!l /'t Hernán ero Zambrano Luis José ~;nseco Núñez MAG(S7ADO ~DO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
I ~)t¡ 1 Ur.() · Luis {frfs~~úñez PRE$~NTE Notifíquese a la Sala Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Proceso 280-IP-2015 2 La Señora Magistrada Leonor Perdomo Perdomo no firma la presente Interpretación Prejudicial, toda vez que renunció al cargo de Magistrada del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con posterioridad a su adopción y antes de la suscripción de la misma. 16