TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 286-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Cancelación del registro de la marca: BICART (denominativa).
Demandante: CORPORACiÓN BIOTEC S.A.C. Proceso interno 11039-2013-0-1801-JR-CA-25. Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dos días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, adopta la presente interpretación prejudicial por mayoría, de conformidad a lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. VISTOS: El 16 de junio de 2015, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, relativa al artículo 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 11039-2013-0-1801-JR-CA25.
El auto de 20 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto. A.
ANTECEDENTES. Partes en el proceso interno: Demandante: \ '/ CORPORACiÓN BIOTEC S.A.C. instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú. Hechos. 1. El 21 de mayo de 1997, se concedió en favor de Gambro Lundia AB la marca BICART (denominativa) para distinguir productos farmacéuticos especialmente concentrados en el líquido o en polvo para la reparación de diálisis o reemplazo de fluidos para hemodiálisis, hemodiafiltración, diálisis peritoneal o plasmaféresis, productos comprendidos en la Clase 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.
El 27 de octubre de 2008, Corporación Biotec S.A.C. solicitó la cancelación del referido registro. 3. Por Resolución 1929-2009/CSD-INDECOPI, cancelación de registro de marca. 4. Gambro Lundia AB presentó recurso de apelación contra la Resolución 19292009/CSD-1 NDECOPI. 5. EI12 de abril de 2010, mediante Resolución 808-2010ITPI-INDECOPI, la Sala de Propiedad Intelectual confirmó la Resolución 1929-2009/CSD-INDECOPI. 6.
El 20 de julio de 2010, Corporación Biotec S.A.C., ejerciendo su derecho preferente, solicitó el registro de la marca BICART (denominativa), para distinguir productos farmacéuticos comprendidos en la Clase 5. 7. El 5 de octubre de 2011, mediante Resolución 015416-2010, el INDECOPI concedió el registro de la marca BICART (denominativa) en favor de Corporación Biotec S.A.C. para distinguir productos farmacéuticos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 8.
El 23 de mayo de 2011, mediante Resolución 1067-2011ITPI-INDECOPI, la Sala de Propiedad Intelectual dispuso que la Dirección de Signos Distintivos inicie de oficio la nulidad del registro de la marca BICART (denominativa), dado que al momento de su otorgamiento no se tuvo en cuenta la solicitud de registro correspondiente al signo BICARSODIO para distinguir productos en la Clase 5, solicitada el 3 de mayo de 2007 por Laboratorios Trifarma S.A. 9.
El 4 de noviembre de 2011, la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) dispuso iniciar de oficio la nulidad del registro de la marca. se declaró fundada la acción de 2 '10. El 3 de aqosto de 2012, mediante Resolución 2591-2012/CSD-INDECOPI, se declaró fundada la acción de nulidad de oficio y, en consecuencia, nulo el registro de la marca BICART (denominativa) en la Clase 5. 11.
El 10 de septiembre de 2012, Corporación Biotec S.A.C. interpuso recurso de apelación contra la Resolución 2591-2012/CSD-INDECOPI. 12. El 17 de septiembre de 2013, mediante Resolución 3150-2013ITPIINDECOPI, se confirmó la Resolución 2591-2012/CSD-INDECOPI. 13. El 27 de diciembre de 2013, Corporación Biotec S.A.C. interpuso demanda contencioso administrativa peticionando la nulidad de la Resolución 31502013ITPI-INDECOPI. 14.
El 19 de enero de 2015, el Vigésimo Quinto Juzgado Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda. 15. Mediante escrito de 5 de febrero de 2015, ellNDECOPI apelación contra la sentencia de 19 de enero de 2015. 16. El 11 de junio de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial del artículo 168 de la Decisión 486.
Contencioso de la Corte interpuso recurso de Argumentos de la demanda. CORPORACiÓN argumentos: BIOTEC S.A.C. presentó demanda bajo los siguientes 17. La Resolución materia de impugnación no se ha dictado conforme al ordenamiento jurídico ni comprende las cuestiones surgidas de la motivación, que no resulta ser ni expresa ni relacionada en forma concreta y directa con los hechos probados y relevantes del caso, como tampoco existe una exposición válida de las razones jurídicas y normativas ni de los probados que justifiquen la decisión adoptada, sobre todo, teniendo en cuenta que no se ha pronunciado sobre cada una de las cuestiones planteadas por Corporación Biotec S.A.C. 18.
Se ha incurrido en doble infracción, debido a que además de no pronunciarse sobre los argumentos de nuestra parte, se ha pretendido imponer un criterio que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ya había resuelto y que se centra en el hecho que el derecho preferente, por ser excepcional, se antepone al derecho de prelación. En el presente caso, la solicitud de registro de la marca BICART (denominativa), al existir la excepción de haber obtenido 3 decisión T':IVO'i2bie por acción de cancelación, solicitud de registro de la marca BICARSODIO. tiene preferencia sobre la 19.
En lo que respecta al procedimiento del que se deriva la presente acción, lo que pretendemos argumentar es que claramente dimos a conocer el mejor derecho que existía a favor del registro de la marca BICART (denominativa), siendo ello razón suficiente para que se haya declarado infundada la acción de cancelación del registro de dicha marca y que finalmente no se dio. 20.
Con el fin que el derecho preferente sea entendido de forma íntegra y bajo la aplicación de la tutela efectiva, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha interpretado adecuadamente los alcances del artículo 168 de la Decisión 486 que otorga una protección preferente al derecho preferente derivado de una acción de cancelación por sobre una solicitud de registro de marca presentada con anterioridad al inicio del procedimiento de cancelación. 21.
Habiéndose contravenido las leyes y al no haberse pronunciado sobre las cuestiones de hecho y de derecho planteadas, la resolución motivo de la demanda resulta ser nula y el procedimiento administrativo en segunda instancia, un procedimiento irregular. Argumentos de la contestación a la demanda. EIINDECOPI presentó contestación a la demanda manifestando que: 22.
Si bien Corporación Biotec S.A.C. ejerció su derecho preferente en virtud a la cancelación de la marca BICART (denominativa), ello no eximió a la Autoridad Administrativa de la evaluación correspondiente a fin de determinar si el signo solicitado se encontraba incurso en alguna prohibición de registro. 23. Se advierte que la fecha de presentación de la solicitud de cancelación de la marca BICART (denominativa), fecha que se le atribuye a su solicitud de registro sobre la base del derecho preferente, fue presentada con posterioridad a la solicitud de registro del signo BICARSODIO. 24.
Corporación Biotec S.A.C. no puede invocar un mejor derecho respecto de la solicitud de registro del signo BICARSODIO, aun cuando haya ostentado un derecho preferente frente al registro de la marca BICART (denominativa). La solicitud de cancelación representa el hito desde el cual se considera por obtenido el derecho de Corporación Biotec S.A.C. Por lo tanto, se aprecia en el presente caso que, antes de este hecho se presentó la solicitud de registro de BICARSODIO, lo que determina que sea pasible de ser materia de oposición frente a BICART (denominativa). 25.
Algunos productos distinguidos por ambas marcas son idénticos y otros se encuentran vinculados. Dado que los productos que distinguen los signos confrontados se encuentran vinculados, dadas las similitudes fonéticas y gráficas existentes entre los mismos, se concluye que no es posible su,xI j 4 mercado sin riesgo de inducir a conrusron al público consumidor.
En este sentido, los signos son confundibles y, en consecuencia, BICART (denominativo) no puede ser registrado..~.:::.:X¡'3·~3r;'-~..J;,1 ti Sentencia de Primera Instancia. La sentencia de primera instancia declaró fundada la demanda al considerar que: 26. La solicitud de la marca BICARSODIO fue realizada el 3 de mayo de 2007, es decir, fue presentada con anterioridad a la fecha de presentación de la acción de cancelación por la solicitante, por lo que tendría un derecho de prelación. 27.
En estricto sentido, podríamos decir que el derecho que se adquiere con la presentación de la cancelación de la marca, va íntimamente ligado al derecho preferente de obtener un signo, ya que no será otorgado automáticamente sino que dependerá de un sinnúmero de factores de orden legal, como presentarlo dentro del plazo y que se solicite el registro de la misma marca cancelada. 28.
El derecho preferente proveniente de la cancelación de un registro tendrá prioridad sobre las solicitudes de terceros en curso, incluso anteriores a la solicitud de cancelación de la marca. Argumentos del recurso de apelación. El INDECOPI presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial manifestando lo siguiente: 29.
El artículo 12 del Decreto Legislativo 1075 establece que quien presenta primero una solicitud de marca tiene un mejor derecho a la misma o primero en el tiempo, primero en el derecho. Como bien entendió el Tribunal del INDECOPI, el derecho preferente de registro no puede invalidar el derecho de prelación que corresponde a una solicitud de registro que se haya presentado con anterioridad a la presentación de la acción de cancelación, con el riesgo de permitir que se ejerza un abuso de derecho. 30.
Se advierte que la fecha de presentación de la solicitud de cancelación de la marca BICART (denominativa), fecha que se le atribuye a su solicitud de registro sobre la base del derecho preferente, fue presentada con posterioridad a la solicitud de registro del signo BICARSODIO. En consecuencia, Corporación Biotec S.A.C. no puede invocar un mejor derecho respecto de dicha solicitud, aun cuando haya ostentado un derecho preferente frente al registro de la marca BICART (denominativa). 31.
La solicitud de cancelación representa el hito desde el cual se considera por obtenido el derecho de Corporación Biotec S.A.C., por lo tanto, se aprecia en el caso que antes de este hecho se presentó la solicitud de registro de 5 31 C¡':'.I-\300¡O {denominativa), lo qua determina que sea pasible de ser materia de oposición frente a BICART (denominativa). 32.
Finalmente, manifiesta que el pronunciamiento del Tribunal dellNDECOPI se encuentra acorde al artículo 168 de la Decisión 486. El mismo determinó que se considerará el derecho desde la fecha en que se presentó la solicitud de cancelación, es decir, que excepcionalmente se puede invocar a partir de ese momento. Éste es el hito que se considerará como el fundamento del derecho de quien obtiene una resolución firme en un proceso de cancelación de marca.
En este sentido, la marca solicitada BICARSODIO era de consideración en el análisis del riesgo de confusión frente a BICART (denominativa), puesto que la primera había sido solicitada antes que la segunda. Del Consultante. 1. El Consultante solicita que el Tribunal se pronuncie expresamente sobre: En caso de cancelación de una marca por falta de uso, ¿quién debería tener preferencia, aquel que presentó primero la solicitud de registro de una marca o aquel que interpuso la acción de cancelación de marca? B. INTERPRETACiÓN PREJUDICIAL: 1.
Que, el artículo 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forma parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal e) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 2. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 3.
Que, el Tribunal interpretará el siguiente artículo: Solicitado: 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada'. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: 1. Derecho preferente derivado de una acción de cancelación. 2. El derecho preferente derivado de una acción de cancelación de marca y derecho derivado de una solicitud de registro presentada con antelación. 1 "Artículo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro.
Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa". 6 D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.
1. DERECHO PREFERENTE CANCELACiÓN. 4. El derecho preferente derivado de la acción de cancelación por no uso de una marca se encuentra consagrado en el artículo 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 5. Cabanellas concibe por derecho preferente (ius preferendi) como aquel que le asiste a una persona para ser preferida en sus derechos en concurrencia con otras, y a veces con total exclusión de ellas". 6.
El efecto principal de la cancelación del registro de una marca es extinguir para su titular el derecho sobre la misma, de manera que ésta quede disponible para que terceros interesados en ella puedan obtenerla. 7. A la luz de la disposición comentada, el derecho preferente a solicitar el registro de la marca que se canceló pertenece, en primer lugar, a la persona que ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo ejerce en el tiempo y la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en res nullius, quedando entonces disponible para quien primero solicite su registro. 8.
Por otra parte, es importante destacar que el signo objeto del derecho preferente tiene que ser idéntico o, en todo caso, contener modificaciones de carácter secundario o accesorio a la marca que se canceló. Es decir, los elementos denominativos y los gráficos deben coincidir en su esencia, toda vez que la cancelación recayó sobre un signo específico e individualizado y es sobre ese signo que el derecho preferente debe ser ejercido.
Asimismo, debe distinguir los mismos productos o servicios que correspondían a la marca cancelada, aunque podría identificar menos productos o servicios comprendidos en la misma Clase o categoría especificada. 9. De acuerdo con la Decisión 486, el derecho preferente puede ser invocado a partir de la presentación de la solicitud de cancelación y dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa. 10.
La preferencia que se debe otorgar a la solicitud de registro efectuada sobre la base del derecho preferente, proveniente de la cancelación de un registro, deriva en que la marca solicitada sea considerada prioritaria a las solicitudes de terceros posteriores a la presentación de la acción de cancelación. 2 DERIVADO CABANELLAS, Guillermo.
"Diccionario Enciclopédico Aires, décimo sexta edición, tomo 111,1981, p. 125. DE UNA ACCiÓN DE de Derecho Usual". Editorial Heliasta, Buenos 7,:., '1I1iiJrlei;¿J, c_,ue G0~~dCa que este derecno pr::;{(;rent,::, para cjuien ejerció la acción de cancelación, no otorga al accionante el derecho al registro automático del signo, sino la prelación, derivada del ejercicio del mismo, pues una vez presentada la solicitud de registro - se entiende durante el plazo para el ejercicio del derecho preferente -, ésta deberá ser examinada, es decir, se debe realizar el correspondiente examen de registrabilidad, verificando que el signo no se encuentre incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la legislación vigente al momento de presentarse dicha solicitud de registro.
2. EL DERECHO PREFERENTE DERIVADO DE UNA ACCiÓN DE CANCELACiÓN DE MARCA Y EL DERECHO DERIVADO DE UNA SOLICITUD DE REGISTRO PRESENTADA CON ANTELACiÓN. 12. Como la controversia central en el presente asunto gira en torno a determinar qué derecho tendría prelación, si aquel originado en una acción de cancelación de marca - solicitada el 27 de octubre de 2008 - o aquel derivado de una solicitud de registro presentada con anterioridad a la solicitud de cancelación - el3 de mayo de 2007-, el Tribunal, para ofrecer la interpretación pertinente, debe partir de lo dispuesto en el artículo 168 de la Decisión 486 de 2000, cuya norma establece: "La persona que obtenga una resolución favorable tendrá el derecho preferente al registro.
Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa" (Subrayado por fuera del texto)". 13. Como puede observarse, la precitada norma establece un límite temporal anterior y posterior para invocar el derecho preferente al registro de una marca derivado de la cancelación de la misma por no uso, el cual puede invocarse y generar prelación a partir de la fecha de la presentación de la solicitud de cancelación de registro y hasta dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la cual quede firme en la vía administrativa la resolución que dispone la cancelación. 14.
Respecto de su alcance, el derecho preferente otorga prelación a quien solicitó la cancelación de la marca y, además, lo invoca - dentro del plazo perentorio de tres meses - para que la Oficina Nacional Competente estudie su solicitud y de esa manera analice la registrabilidad de la misma marca - o 3 Cabe comentar al respecto, que la normativa de El Salvador estipula una norma prácticamente idéntica, es decir, determina una fecha hacia el pasado desde la cual el derecho preferente puede ser activado y por tanto tiene efectos jurídicos, así como una fecha tope, a futuro, hasta la cual es posible plantearlo.
Cf. artículo 41-A de la Ley de Marcas de El Salvador: "Artículo 41-C.- ( ) La persona que obtenga una resolución favorable en un caso de cancelación por falta de uso, tendrá derecho preferente al registro de la marca. Es te derecho podrá invocarse a partir de la fecha de presentación de la solicitud y hasta dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la resolución de cancelación quede firme". 8 cen: r:i_,~,.d-;'._\,·'.;..'i"~~~:)":""~'Cü(:\_(3r¡as, no sustanciaíes - Irente él s:);~c¡¡ud;JS (:-; terceros para registrar marcas idénticas o similares, presentadas con posterioridad a la fecha de la solicitud de cancelación. 15.
Este derecho surge desde que el solicitante obtiene la resolución favorable de la cancelación por no uso, cuyo derecho puede ejercer hasta dentro de los tres meses siguientes. La prioridad puede invocarse, como lo establece la norma, desde la presentación de la solicitud de cancelación. Pues los efectos del derecho preferente se retrotraen a partir de la fecha de la presentación de la solicitud de cancelación y, por lo tanto, tendrá prelación únicamente respecto de todas aquellas solicitudes de terceros presentadas con posterioridad a aquella que dio origen a la cancelación", 16.
En otras palabras, el derecho preferente que surge de la cancelación del registro de la marca por no uso tendrá prioridad frente a las solicitudes de marca idénticas o confundiblemente similares que hayan sido presentadas con posterioridad a la solicitud de cancelación, pues este derecho consagrado en la normativa andina sólo opera frente a la marca cancelada y ante marcas solicitadas con posterioridad, y no ante solicitudes de marca presentadas con antelación, las cuales deberán surtir su trámite normal", pues no resultaría lógico desde el punto de vista jurídico-procesal que esta acción pueda generar efectos jurídicos anteriores a su propia existencia legal, a su nacimiento".
Adicionalmente, ello contravendría el principio fundamental que rige la prelación en el derecho de marcas, según el cual "primero en el tiempo mejor en el derecho" ("Prior in tempore, potior in iure"). 17. En consonancia con lo expuesto, cabe citar la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 119-IP-2008, de los artículos 147 y 168 de la Decisión 486, en la cual este Tribunal manifestó que: "... podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, no está afirmando que el derecho preferente se pueda ejercer desde la fecha de presentación de la solicitud ya que no se puede ejercer un derecho que no ha nacido.
Sin embargo, dicho derecho se retrotrae al momento de la presentación de la solicitud de cancelación. Por eso, lo que prevé la norma es que el solicitante de la cancelación por no uso pueda, desde la presentación de la solicitud, dar aviso a la Oficina de Registro de Marcas de su intención de utilizar el derecho preferente, 4 METKE MÉNDEZ, Ricardo.
"El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina". Estudios Socio-Jurídicos, 9(2): 82-110, julio-diciembre de 2007, Bogotá, p. 102. Disponible en web: http://www.scielo.org.co/pdf/esju/v9n2/v9n2a4.pdf. 5 MARíN RUALES, Germán. "Acciones de cancelación en el Derecho Comunitario". En: Revista La Propiedad Inmaterial, pp. 131-132.
Disponible en web: file:///C:/UserslT JCAU SER 1/Downloads/Dialnet-AccionesDeCancelacion EnEIDerechoComunitario3986107.pdf. 6 Ibíd. 9 "3 de manera (;LJ ocmmietrecicn lo tenga en cuenta al momento do recepcionar y de tramitar otras solicitudes de registro del signo que se pretende cancelar. Lo anterior tiene total lógica, si se piensa que existe la posibilidad de que cualquier persona pueda solicitar registro del mismo o semejante signo antes de que el solicitante de la cancelación pudiera ejercer su derecho preferente y, en consecuencia, en caso de lograr la cancelación por no uso se haría nugatoria la consagración del referido derecho preferente" (Subrayado por fuera del texto). 18.
Otras interpretaciones prejudiciales recientes se pronuncian en igual sentido. Por ejemplo, en la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 27IP-2012, este Tribunal reafirmó que el derecho preferente - o sus efectos jurídicos - se retrotraen a la fecha de presentación de la solicitud de cancelación, no antes: "El derecho preferente, de conformidad con lo anteriormente anotado, nace en el momento en que la Resolución de cancelación del registro de la marca por no uso queda en firme.
Es en este momento en que el titular del derecho preferente puede ejercer su derecho, situación ésta que debe acompasarse con la redacción del artículo 168 de la Decisión 486. Cuando este artículo dispone que dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, no está afirmando que el derecho preferente se pueda ejercer desde la fecha de presentación de la solicitud, ya que no se puede ejercer un derecho que no ha nacido.
Sin embargo, dicho derecho se retrotrae al momento de la presentación de la solicitud de cancelación" (Subrayado por fuera del texto). 19. Este orden de ideas, frente a las solicitudes que se hubieren presentado con anterioridad, las mismas lógicamente mantendrán su lugar para estudio de registrabilidad, pues de acuerdo con las consideraciones precedentes el derecho preferente al cual se ha hecho referencia no puede oponerse a una solicitud anterior a la fecha en que se ha solicitado la cancelación de la marca. 20.
Por el contrario, el titular del derecho preferente puede oponerse a la solicitud de un registro idéntico o similar, presentada con posterioridad a la correspondiente solicitud de cancelación, con el objetivo de que su solicitud sea estudiada primero, y asimismo, de no prosperar su oposición, tiene la facultada de iniciar acción de nulidad en contra del acto administrativo que concedió el registro del signo solicitado con posterioridad a la solicitud de cancelación de registro de marca? 21.
A contrario sensu, quien presentó una solicitud de registro con anterioridad a la fecha de la solicitud de cancelación que da origen a un derecho preferente podrá oponerse al ejercicio de este último - de suponer el registro de un signo 7 A contrario sensu, el titular del derecho preferente no podrá interponer una acción de nulidad sustentada en tal derecho si la solicitud de cancelación se presentó con posterioridad a la solicitud del signo en conflicto. 10 idéntico o similar -, con el fin de que su solicitud sea estudiada primero. Igualmente, en caso de no prosperar su oposición, podrá iniciar una acción de nulidad contra el acto administrativo que concedió el registro sobre la base errada de un derecho preferente nacido con posterioridad al derecho derivado de la solicitud de registro de la marca presentada con antelación. 22.
En el caso concreto, la marca BICARSODIO fue solicitada el 3 de mayo de 2007 por Laboratorios Trifarma S.A. para distinguir productos comprendidos en la Clase 5, mientras que Corporación Biotec S.A.C. solicitó la cancelación del registro de la marca BICART - que también identifica productos en la Clase 5 - el 27 de octubre de 2008. El Juez Nacional, al adoptar la decisión que resuelva la problemática aquí consultada, deberá atender a los parámetros trazados en la presente interpretación, en concordancia con las pruebas reunidas en el expediente, cuyo análisis le permitirá determinar si el derecho derivado de la solicitud de registro de la marca BICARSODIO tiene prelación con respecto al derecho preferente derivado de la acción de cancelación de la marca BICART. 23.
Finalmente es conveniente precisar que la prelación a la cual se arribe debe ser entendida como la prioridad a que se examine y se haga el respectivo estudio de registrabilidad y, por lo tanto, el Juez Consultante deberá realizar el correspondiente examen para el efecto, de manera integral, tomando en consideración entre otros aspectos correspondientes a dicho estudio la determinación de distintividad del signo solicitado, así como de aquellos que eventualmente se hubieren solicitado con anterioridad a la respectiva solicitud. 3.
DEBIDA MOTIVACiÓN DE LAS RESOLUCIONES. 24. Corporación Biotec S.A.C. sustentó su demanda en la presunta nulidad de la Resolución 3150-2013ITPI-INDECOPI, que confirmó en última instancia administrativa la acción de nulidad de oficio de la marca BICART (denominativa), sin supuestamente mediar una debida motivación de dicha resolución, razón por la cual se tratará sobre la motivación de las resoluciones administrativas expedidas por las Oficinas Nacionales Competentes. 25.
Dentro del Proceso 88-IP-2013 de 26 de agosto de 2013, el Tribunal ha señalado que: "El sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo V de la Decisión 344 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. 11 tenio &n reuc:ún decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones." Li:LF.:1.iutonorme::J ¡i;and:;es¡'a con Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado: "Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.
En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marcas en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marcas en los otros Países.
O bien, si el registro de marcas ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el reqistro": Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.
En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. Sobre el segundo tema, la norma comunitaria estableció como atribución de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; como ya se indicó, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.
En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación 8 Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, Proceso 71-IP-2007, marca: MONARCH-M, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1553, de 15 de octubre de 2007. 12,;0(, i_;nr6nore~ cecis.onee expeaide» por te propu: oiicma, &/; el semico de que ésta debe realizar el examen de registrabifidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.
Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
(...)". 26. En virtud de lo expuesto, el examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro de marcas debe ser de oficio, integral, estar plasmado en una resolución debidamente motivada y debe ser autónomo. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL siguiente, DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: El derecho preferente a solicitar el registro de la marca que se canceló pertenece, en primer lugar, a la persona que ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo ejerce en el tiempo y la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en res nullius, quedando entonces disponible para quien primero solicite su registro.
La marca objeto del derecho preferente tiene que ser idéntico o, en todo caso, contener modificaciones de carácter secundario o accesorio a la marca que se canceló, Es decir, los elementos denominativos y los gráficos deben coincidir en su esencia, toda vez que la cancelación recayó sobre un signo específico e individualizado y es sobre ese signo que el derecho preferente debe ser ejercido, Asimismo, debe distinguir los mismos productos o servicios que correspondían a la marca cancelada, aunque puede identificar menos productos o servicios comprendidos en la misma Clase o categoría especificada.
La prelación que se debe otorgar a la solicitud de registro efectuada sobre la base del derecho preferente, proveniente de la cancelación de un registro, deriva en que la marca solicitada sea considerada prioritaria a las solicitudes de terceros posteriores a la presentación de la acción de cancelación. De esta manera, el titular de la solicitud de cancelación tiene un derecho preferente, a obtener el registro, que aquel derecho que puede tener cualquier solicitante posterior a la fecha de presentación de la acción de cancelación. 13 Finalmente, cabe destacar que este derecho preferente, para quien ejerció la acción de cancelación, no otorga al accionante el derecho al registro automático del signo, sino la prelación, derivada del ejercicio del mismo, pues una vez presentada la solicitud de registro - se entiende durante el plazo para el ejercicio del derecho preferente -, ésta deberá ser examinada, es decir, se debe realizar el correspondiente examen de registrabilidad, verificando que el signo no se encuentre incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la legislación vigente al momento de presentarse dicha solicitud de registro.
SEGUNDO: El derecho preferente surge en el momento en que el solicitante obtiene la resolución favorable de la cancelación por no uso y éste podrá ejercerlo dentro de los tres meses siguientes. Su solicitud se considera prioritaria frente a solicitudes de terceros presentadas posteriormente. Tal prioridad, según el artículo 168 de la Decisión 486, podrá invocarse desde la presentación de la solicitud de cancelación. En virtud de dicha ficción legal, los efectos del derecho preferente se retrotraen a partir de la fecha de la presentación de la solicitud de cancelación, por lo tanto, tendrá prelación únicamente respecto de todas aquellas solicitudes de terceros presentadas con posterioridad a aquella que dio origen a la cancelación. De comprobarse que la solicitud de registro de la marca BICARSODIO fue presentada con antelación a la solicitud de cancelación de registro de la marca BICART, tendría aquélla (BICARSODIO) la prelación o prioridad a que se examinara su registrabilidad.
De lo contrario, su titular podrá iniciar una acción de nulidad contra el acto administrativo que concedió el registro de la marca BICART o, en su defecto, una acción de nulidad contra el registro de la mencionada marca. Tal procedimiento también podrá ser iniciado de oficio, por iniciativa de la propia Administración, como en el presente proceso de nulidad, del cual da cuenta el expediente.
La prelación supone una prioridad a que se examine su registrabilidad y, por lo tanto, el Juez Consultante deberá realizar el correspondiente examen de registrabilidad, de manera integral, tomando en consideración, para efectos del examen de fondo, con relación a la determinación de la distintividad extrínseca del signo solicitado, los signos que pudieran haber sido solicitados con anterioridad a la correspondiente solicitud.
TERCERO: El examen de registrabilidad del signo solicitado para registro comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas observaciones a la solicitud. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las observaciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá r 14:121(38en r:'.jE,()~:..:c~cn dec.oamente me ihl'ijCj a, ia que dcoerá ser (}ot~r;cadfj al peticionario.
Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro de marcas tiene las siguientes características: - Debe ser de oficio; - Es integral; - Se debe plasmar en una resolución debidamente motivada; y, - Es autónomo. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial.
Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el r;' Iti o párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la pr~sente/ Interp etación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adoP~ió1W/\ ! é / fA A 1 Cecilia L~a v _ uinterps y MAGISTRADA -,,f !iá"t<:) Hern&=¡~~brano De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Trlbunah firman igualmente la presente I~terpretación Prej~.picialel Presidente y el ~7tariO. h. t'tiL¿ -,.
Hernán Ro?nero za~no p~ESíÓENTE ~:-'.' = 41~ (/J;;I,. o SECRETARIO ~I Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Proceso 286-IP-2015 15 f