TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 293-1P-2015 Interpretación Prejudicial dei artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio de los artículos 154, 155 literal e), 201, 203, 212, 213, 214, 218, 225, 228, 258 y 259 literal a) de la misma normativa, y del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de ta Comunidad Andina.

Con fundamento en la consulta solicitada por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial, República de Colombia. Demandantes: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Procafecol S.A. Asunto: Infracción de Derechos de Propiedad Industrial. Expediente Interno: 2014-072023. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 7 días del mes de diciembre del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial, República de Colombia.

VISTOS: El Oficio 1003-139 de 28 de mayo de 2015, recibido vía courrier el 22 de junio de 2015, mediante el cual la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial, República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2014-072023, El Auto de 24 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno: Demandantes: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Procafecol S.A. Demandado: Inversiones Deyact S.A.S. Antecedentes: El 16 de junio de 2014, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (en adelante, FNC) y Procafecol S.A. presentaron demanda por Infracción de Marca y Competencia Desleal en contra de Inversiones Deyact S.A.S. El 08 de octubre de 2014, Inversiones Deyact S.A.S. procedió a contestar la demanda interpuesta.

Mediante Auto 33904 de 15 de mayo de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, República de Colombia, decidió oficiar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a fin de solicitar interpretación prejudicial del artículo 224 de la Decisión 486 en el sentido de explicar el alcance de la protección de los signos distintivos notoriamente conocidos y el de los signos renombrados.

Argumentos de la demanda: La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y Procafecol S.A. alegaron lo siguiente: - Que la FNC es titular de las marcas “JUAN VALDEZ” (mixtas y denominativas) y “LOGO TRADICIONAL” (figurativo)! los cuales son signos notoriamente conocidos por el sector pertinente de acuerdo con la legislación comunitaria.

Es más, podrían ser considerados signos renombrados, por lo que se encuentran protegidos no sólo frente al riesgo de confusión y riesgo de asociación, sino también frente al riesgo de dilución y al riesgo de explotación indebida de la reputación ajena. - Que la SIC ha declarado que la marca "JUAN VALDEZ” (mixta) es notoriamente conocida mediante Resolución 28644 de 2007 (periodo 2000 a 2006) y mediante Resolución 49475 de 2013 (periodo 2007 al 2012) confirmada mediante Resolución 29986 de 2014.

Que Procafecol posee una licencia exclusiva para usar las marcas "JUAN VALDEZ” (mixtas y denominativas) y "LOGO TRADICIONAL” (figurativo). Que el 27 de diciembre de 2012, Inversiones Deyact S.A.S. solicitó el registro del signo “ARRIERO CAFÉ" (mixto)?, siendo que la FNC presentó oposición contra dicha solicitud, basada en los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486.

Mediante Resolución 49475 la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición y decidió denegar el registro del signo solicitado, decisión que fue confirmada mediante Resolución 29986 de 2014. Que, han tomado conocimiento que la demandada tiene un establecimiento en el que se usa el signo “ARRIERO CAFÉ" (mixto) dedicado a la prestación de servicios idénticos a los que prestan las tiendas “JUAN VALDEZ” pese a la decisión tomada por la SIC, y donde no sólo reproduce el signo "ARRIERO CAFÉ" (mixto) infractor del "LOGO TRADICIONAL” (figurativo), sino que, además imita de manera minuciosa y exacta las prestaciones mercantiles propias de las tiendas JUAN VALDEZ, y reproduce su trade dress, lo que genera riesgo de confusión, riesgo de asociación, riesgo de dilución, y desde luego, da lugar también a que Inversiones Deyact S.A.S. explote indebidamente la reputación ajena.

Que la demandada está usando la expresión “CAFÉ DE COLOMBIA” en algunos de los productos que comercializa, no obstante la FNC tiene a su cargo la administración de la denominación de origen CAFÉ DE COLOMBIA de acuerdo con la Resolución 41083 de 6 de agosto de 2010 expedida por la SIC y, por ende, es la única autorizada para coordinar y autorizar su uso.

Que no sólo se están infringiendo derechos de propiedad industrial, por la infracción evidente del "LOGO TRADICIONAL” (figurativo) y la denominación de origen CAFÉ DE COLOMBIA, sino que además se incurre en actos de competencia desleal, en tanto la demandada efectúa típicos actos de confusión, imitación y explotación indebida de la reputación ajena. 2 ries Lafa Argumentos de la contestación a la demanda: Inversiones Deyact S.A.S. contestó la demanda señalando lo siguiente: Que si bien el logotipo de “JUAN VALDEZ” es un signo notorio, según lo expresa la actora, Inversiones Deyact S.A.S. y su establecimiento de comercio, no reproducen dicho logo ni ningún otro signo de las sociedades actoras.

Que si bien la marca mixta “JUAN VALDEZ” se constituyó en una marca notoriamente conocida, dicha notoriedad no le da un alcance para impedir que otras personas empleen en sus establecimientos de comercio una imagen comercial común como lo son sillas, mesas, toldos que se encuentran en cualquier establecimiento que preste un servicio de venta de café, siendo que las expresiones por sí solas “JUAN VALDEZ”, “CAFE COLOMBIA” y “ARRIERO CAFÉ” son totalmente diferentes al igual que la presentación comercial, no creando confusión en el consumidor habitual de café, Que solicitó el registro de la marca mixta “ARRIERO CAFÉ" el 27 de diciembre de 2012, por lo que usó dicha marca bajo el principio de buena fe hasta noviembre de 2013, fecha en la que dejó de usar la misma, cerrando su establecimiento de comercio ubicado en la ciudad de Medellin, siendo que mediante Resolución 29986 del 30 de abril de 2014 se confirmó la Resolución 49475 que le denegó el registro de la marca solicitada.

Que las demandantes no pueden abusar del derecho e impedirle que ejerza una actividad comercial a través de su establecimiento de comercio ARRIERO CAFÉ ubicado en la ciudad de Bogotá pues dicho establecimiento constituye un hecho ajeno al establecimiento de comercio de Medellín. Que el establecimiento de comercio de Bogotá no es igual a las tiendas "JUAN VALDEZ”, pues no se está utilizando el signo denegado por la SIC, puesto que su enseña comercial no reproduce el logotipo ni marcas de las sociedades actoras, ni tampoco reproduce su trade dress.

Que cuando dejó de funcionar su establecimiento de comercio ARRIERO CAFE en la ciudad de Medellín, cambió toda la imagen comercial, cambiando su logotipo y colores institucionales de color rojizo por color verde en todos sus elementos corporativos, esto es, vasos, servilletas, etc. y en los muros del establecimiento de comercio, siendo que las ilustraciones que realiza la actora son del anterior establecimiento cerrado en la ciudad de Medellin en noviembre de 2014, - Que no está incursa en actos de confusión o imitación, por lo que pretender que se encuentra en actos de conducta desleal y explotación de la reputación ajena no es un hecho cierto, pues posee una imagen comercial propia a través de su color institucional verde y su enseña comercial que no utiliza ninguna imagen de mula y la cambia por un Jeep Wills y que no tiene nada que ver con los hechos de la demanda referidos al local cerrado de la ciudad de Medellín. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Del análisis efectuado procede la interpretación solicitada y, de oficio, se interpretarán los artículos 154, 155 literal e), 201, 203, 212, 213, 214, 215, 225, 228, 258 y 259 literal a) de la referida normativa, y del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina?. Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (..) e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular.

Artículo 201.- Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un pais, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras caracteristicas se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos. Artículo 203.- La declaración de protección de una denominación de origen se hará de oficio o a petición de quienes demuestren tener legítimo interés, entendiéndose por tales, las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen, así como las asociaciones de productores.

Las autoridades estatales, departamentales, provinciales o municipales también se considerarán interesadas, cuando se trate de denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones. Artículo 212.- La utilización de denominaciones de origen con relación a los productos naturales, agrícolas, artesanales o industriales provenientes de los Países Miembros, queda reservada exclusivamente para los productores, fabricantes y artesanos que tengan sus establecimientos de producción o de fabricación en la localidad o región del Pals Miembro designada o evocada por dicha denominación. Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una denominación de origen registrada podrán emplear junto con ella la expresión "DENOMINACIÓN DE ORIGEN”.

Son aplicables a las denominaciones de origen protegidas las disposiciones de los Articulos 155, 156, 157 y 158, en cuanto corresponda. Artículo 213.- Las entidades públicas o privadas que representen a los beneficiarios de las denominaciones de origen, o aquellas designadas al efecto, dispondrán los mecanismos que permitan un control efectivo del uso de las denominaciones de origen protegidas.

Artículo _214.- La protección de las denominaciones de origen se inicia con la declaración que al efecto emita la oficina nacional competente. El uso de las mismas por personas no autorizadas que cree confusión, será considerado una infracción al derecho de propiedad industrial, objeto de sanción, incluyendo los casos en que vengan acompañadas de indicaciones tales como género, tipo, imitación y otras similares que creen confusión en el consumidor.

Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pals Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.

Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento O de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; ñ el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; ) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pais Miembro o en el extranjero.

CUESTIONES A INTERPRETAR 1. — Alcance del término “Juez Nacional" en relación con la solicitud de interpretación prejudicial. 2. Acción por infracción de derechos. Distinción con la competencia desleal. 3. La notoriedad de la marca. Su prueba. El acto administrativo que declara la notoriedad. 4. Comparación entre signos figurativos y mixtos. 5.

Los elementos de uso común en la conformación de marcas mixtas. 6. — Indicaciones geográficas: denominación de origen e indicaciones de procedencia, naturaleza y definición de la denominación de origen. Ámbito de la protección jurídica de la denominación de origen. 7. El trade dress. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR ALCANCE DEL TÉRMINO “JUEZ NACIONAL” EN RELACIÓN CON LA SOLICITUD DE INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

Como quiera que la consulta prejudicial solicitada proviene de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales del Grupo de Competencia Deslea! y de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC), se hace necesario, analizar el concepto del 'Juez Nacional, contenido en el artículo 33 del Tratado de Creación Artículo_258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.

Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

EME ge! Mibunal de Justicia de la Comunidad Andina. Artículo _33.- Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas hormas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la Oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal, 10. 11. 12. 13. del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a efectos de la Interpretación Prejudicial que corresponde a este Tribunal.

De una manera general, se suele dividir el poder público en diferentes ramas: Esta clasificación, en un Estado complejo, como es el de hoy, es decir, en donde existen variados órganos de producción normativa y varias formas jurídicas complementarias y entrelazadas, genera problemas de identificación en relación con la naturaleza de los actos que se expiden.

Se hace evidente que en la actualidad para clasificar la naturaleza de los actos ya no es suficiente el criterio orgánico y, en consecuencia, para analizar la naturaleza de los actos judiciales no debe circunscribirse sólo a los que emanan de los Jueces de la República. En este marco argumentativo, es entendible y evidente que un Estado pueda atribuir funciones judiciales a órganos diferentes del Poder Judicial para revestirlos de la competencia de proferir verdaderas sentencias judiciales.

Por lo anterior, resulta menester interpretar el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y los artículos 122, 123, 127 y 128 del Estatuto, cuando se refieren a los Jueces Nacionales, de manera amplía, en aras de identificar el sujeto legitimado para solicitar la interpretación prejudicial y que dentro de un País Miembro es aquel que ostenta la función judicial.

Como la finalidad de la interpretación prejudicial es la aplicación uniforme de la normativa comunitaria por parte de los Jueces Nacionales, los organismos a los cuales el País Miembro ha otorgado funciones judiciales deben acceder a la interpretación prejudicial para cumplir con la filosofía de la misma. Como conclusión, el término 'Juez Nacional” debe interpretarse incluyendo a los organismos que cumplen funciones judiciales, siempre que cumplan las condiciones mínimas señaladas por la ley interna; para de esta manera tenerlos como legitimados para solicitar la interpretación prejudicial, cuando en el ejercicio de dichas funciones Es así como los administrativistas y constitucionalistas se han preocupado por determinar la naturaleza de los actos y ha inventado conceptos como el bloque de constitucionalidad, el bloque de legalidad, etc., que atienden más a la naturaleza del acto que al órgano productor.

Los administrativistas, por ejemplo, al estudiar la teoria del acto administrativo, se han preocupado por el problema comentado y han buscado la manera de determinar cuándo se está en frente, de un acto administrativo, de uno legislativo, de uno judicial, etc., sin que para determinar la naturaleza del mismo se atenga solamente al criterio orgánico. 14, 15. conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta algunas de las normas que integran el Derecho Comunitario Andino. ACCIÓN POR INFRACCIÓN DE DERECHOS.

DISTINCIÓN CON LA COMPETENCIA DESLEAL. De los antecedentes del caso, se advierte que la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y Procafecol S.A. presentaron demanda por Infracción de Derechos de Propiedad Industrial y Competencia Desleal en contra de Inversiones Deyact S.A.S., al haber tomado conocimiento que el demandando viene haciendo uso del signo “ARRIERO CAFÉ” (mixto), el cual resultaría infractor del "LOGO TRADICIONAL” de las marcas "JUAN VALDEZ”, y que además imita de manera minuciosa y exacta en su establecimiento comercial tas prestaciones mercantiles propias de las tiendas JUAN VALDEZ reproduciendo su “trade dress”, lo que genera riesgo de confusión, riesgo de asociación, riesgo de dilución y explotación indebida de la reputación ajena.

Por tanto, es necesario abordar el tema de la acción por infracción de derechos y su distinción con los actos de competencia desleal. Al respecto, se reitera lo expresado por el Tribunal en la interpretación prejudicial de 22 de mayo de 2012, expedida en el proceso 145-1P-2011. “El artículo 154 de la Decisión 486, establece el principio "registral" en el campo del derecho de marcas.

Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo del registro de marcas, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.

De conformidad con lo anterior, se dice que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: - Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. - Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado.

En relación con la primera, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o simitarmente confundible y, en relación con la segunda, tiene la 16. 17. facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. Sobre esta facultad, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: "La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado", lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada 'de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee ( ).

La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. ( ) alli donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”. (Sentencia dictada en el expediente N* 11-IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 299, del 17 de octubre del mismo año, caso BELMONT).

Acción por infracción de derechos. El artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de derechos de marcas, es de especial interés el comportamiento determinado en el literal e) del mencionado artículo, ya que allí se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, bajo la condición de que tal uso pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular.

Conforme ha indicado el Tribunal en jurisprudencia anterior, los derechos de exclusión “pueden subsumirse en la facultad del titular del registro de la marca para “impedir determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a 10 18. 19. 20. terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión”.

Asimismo, el Tribunal ha señalado que “de acuerdo con la Decisión 486 también se deberá tomar en cuenta el riesgo de asociación que la indicada identidad puede producir”.£ No obstante, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del jus prohibendi no es ilimitado. Así, en pronunciamientos anteriores ha indicado el Tribunal que “la exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro es relativa, ya que no se trata de la concesión de un monopolio en el sentido de otorgar pura y llanamente una preferencia única para la explotación de una fuerza de riqueza”.? La Decisión 486 (así como lo hicieron sus antecesoras) establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho al uso exclusivo de la marca, las cuales se encuentran precisadas en los artículos 157, 158 y 159 de la mencionada normativa comunitaria.

Así, el ejercicio de acciones contra terceros puede verse restringido por: (i) motivos relacionados con la identidad de las persona, su seudónimo o domicilio; propósitos de identificación o de información; o con la finalidad de anunciar la existencia de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, entre otros (artículo 157);

(ii) el agotamiento del derecho sobre la marca (artículo 158) y iii) la coexistencia en la Subregión de dos marcas idénticas o similares a nombre de titulares distintos, cuando la marca no esté siendo utilizada en el país importador (artículo 159, último párrafo)8. Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público.

Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que “su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria"?. Proceso 69-1P-2000, Asunto: acción de nulidad de la resolución interna 0968, dictada por la empresa de capital público ECOSALUD S.A.”, publicado en la G.O.A.C. 690 de 23 de julio de 2001.

Proceso 149-1P-2007, Asunto: Competencia desleal, publicado en la G.O.A.C. 1586 de 15 de febrero de 2008. Proceso 5-1P-94, Marca: “BENETTON”, publicado en la G.O.A.C 177 de 20 de abril de 1997. Proceso 69-1P-2000, Proceso 69-1P-2000. 11 21. La acción de infracción de derechos. Sus características, La acción por infracción de derechos de propiedad industrial, se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes caracteristicas: Sujetos activos.

Pueden entablar los siguientes sujetos: a. El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natura! o jurídica. Igualmente, la facultad de ejercer la acción pasará en cabeza de los causahabientes del titular. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás (párrafo 3 del artículo 238).

El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. (párrafo 2 del artículo 238). Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: a. b. Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos.

Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se dé efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de propiedad industrial. Sobre los sujetos activos y pasivos de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, el Tribunal se ha manifestado en varias oportunidades, de las cuales se destaca la Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005, emitida en el proceso N* 116-IP-2004.

Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1172, de 7 de marzo de 2005. Medidas cautelares: Los artículos 245 a 249, regulan las medidas cautelares en el trámite de infracción de derechos de propiedad industrial. El titular de los derechos infringidos puede solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares.

Las cuales tienen como objeto lo siguiente: 12. Impedir la comisión de la infracción.. Evitar las consecuencias que esta infracción pueda generar.. Obtener y conservar las pruebas, para adelantar el trámite por infracción de derechos de propiedad industrial.. Asegurar que la acción sea efectiva para proteger los derechos de propiedad industrial. + Asegurar el resarcimiento de daños y perjuicios.

El artículo 246 de la Decisión 486, consagra una lista no taxativa de medidas cautelares que van desde el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción. La autoridad naciona! competente puede requerir una garantía antes de ordenar las mencionadas medidas.

(Artículo 247) También, si la norma interna lo permite, puede, de oficio, decretar las medidas cautelares que considere necesarias para salvaguardar los derechos de propiedad industrial supuestamente infringidos. (Último párrafo del artículo 246). Medidas de frontera. El régimen de medidas de frontera se encuentra regulado en los artículos 250 a 256 de la Decisión 486.

Estas medidas están instituidas para evitar que se importen o exporten productos que infrinjan los derechos de marcas y, en consecuencia, se busca con ellas suspender la respectiva operación aduanera. El titular de un registro de marca, esgrimiendo motivos justificados y dando la información necesaria y suficiente, puede solicitarlas antes de iniciar la acción por infracción de derechos y, de esta manera, precautelar sus derechos mientras se adelanta la respectiva acción. Objeto de la acción. El objeto de la acción es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en este sentido, así como la adopción de ciertas medidas para el efecto.

El artículo 241 estableció una lista no taxativa de medidas, que el denunciante puede solicitar a la autoridad nacional competente; incluyen el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras. 13 Indemnización de daños y perjuicios. Además del cese de las acciones infractoras, el titular det derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y perjuicios sufridos.

El artículo 243, estableció ciertos parámetros que debe tener en cuenta la autoridad nacional competente para tasar la indemnización. Estos criterios no excluyen otros que pueden utilizarse para establecer la cuantía de la indemnización. Sobre este tema el Tribunal ha manifestado lo siguiente: "El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor.

Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla. Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca.

La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e).

Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrian sido obtenidas en el periodo que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual de explotación 14 22. 23, 24. de la marca, tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas.

En este marco, habría que tomar en cuenta el periodo de vigencia del derecho de explotación de la marca, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas”. (Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2007, expedida en el Proceso 128-1P-2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1588, de 20 de febrero de 2008;

Caso: “Infracción de derechos de marca por utilización de un signo similar”). Prescripción. La acción estudiada, tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez (artículo 244 de la Decisión 486).

De lo anterior, se desprende lo siguiente: - Si el término de prescripción depende del conocimiento del titular del derecho, en el trámite adelantado se puede debatir o demostrar tal circunstancia para acreditar la prescripción de la acción. - El término de prescripción no puede sobrepasar de 5 años desde que se cometió la infracción por última vez, aun en el caso de que el titular hubiere tenido conocimiento un año o seis meses antes de que se venciera dicho término”.

De conformidad con lo anterior, el Juez Consultante deberá establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto y, de esta manera, determinar si el demandado al usar en el comercio el signo “ARRIERO CAFÉ” (mixto) ha cometido una infracción de derecho de marcas en perjuicio del accionante, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 literal e) de la Decisión 486.

Distinción con la acción de competencia desleal. En el presente caso, se estima adecuado indicar la diferenciación entre una acción de infracción de derechos con una acción de competencia desleal. Al respecto, es preciso señalar que la acción de infracción de derechos y la acción de competencia desleal, si bien pueden ser usadas bajo unos mismos supuestos de hecho, son acciones diferentes, con finalidades y objetivos bien diferenciados.

De esta forma, mientras la primera persigue salvaguardar los derechos que otorga el registro de una marca, la segunda persigue la represión de los actos de competencia desleal, 15 25. 26. 27. Es decir, si bien un acto de competencia desleal puede tener relación con la infracción de derechos de marcas, lo que persigue directamente la acción de competencia desleal como tal, es reprimir los actos deshonestos y de mala fe realizados por el competidor desleal.

Así, si un competidor utiliza en el mercado una marca idéntica o similar a la de otro competidor, sin mediar consentimiento de este último y con la finalidad de generar riesgo de confusión en el mercado y, por lo tanto, de causar daño a dicho competidor, estaremos en frente del acto de competencia desleal anotado. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial.

El artículo 258 de la Decisión 486 señala que: “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos” y en el artículo 259 enumera algunos de los que se pueden considerar como actos de competencia desleal. De manera que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales, sino que, más bien, se da una definición, por oposición, de que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos.

En relación con esto, se deben hacer algunas precisiones: - Cuando la norma se refiere al “ámbito empresarial", lo hace en relación con el empresario dentro del mercado, es decir, se refiere a que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que haya sido realizado con ocasión de la actividad empresarial, esto es, en relación con la empresa vinculada al mercado y la competencia. — En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que “son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor”.

(Proceso 38-IP-98. Interpretación Prejudicial de 22 de enero de 1999, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 419 de 17 de marzo de 1999. Caso: “Régimen de registros y licencias, el control de calidad, así como el régimen de vigilancia sanitaria de medicamentos, cosméticos, preparaciones farmacéuticas a base de recursos naturales, productos de aseo, higiene y limpieza y toroso productos de uso doméstico y se dictan otras disposiciones sobre la materia”). 16 28. 29. 30. 31.

El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina “buena fe comercial”. En ese sentido es pertinente traer al caso, lo que la doctrina dice sobre el tema: "Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de competencia desleal es calificada con el adjetivo "comercial", por lo cual no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes.

En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones"10, “La buena fe era la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la ley, y por eso solía definirse la buena fe comercial como la convicción de honestidad, honradez y lealtad en la concertación y cumplimiento de los negocios"*1.

De manera que los actos de competencia desleal, además de poder causar daños a un competidor determinado, lo pueden hacer al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor. En esta línea se puede decir que la finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: "de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas (publicidad engañosa, por ejemplo)"12.

El artículo 259 enuncia, a título de ejemplo, tres actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial que, como ya se anotó, no configuran una lista taxativa. Estos son: 10 Ly JAECKEL KOVAKS, Jorge. “APUNTES SOBRE COMPETENCIA DESLEAL”, Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, pág. 45 NARVAEZ GARCIA, José Ignacio.

"DERECHO MERCANTIL COLOMBIANO”, parte general. Editorial Legis, Colombia, pág. 316 " GACHARNÁ, María Consuelo. “LA COMPETENCIA DESLEAL”. Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1892, pág. 47. 17 32. 33. 34, - Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. - Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. - Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

El primer grupo, “actos de competencia desleal por confusión”, presenta las siguientes características: No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa.

Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal. Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal.

En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado: "En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado. En la doctrina se ha dicho sobre el particular que para que un acto sea considerado desleal, es necesario 18 35. 36. 37. 38. 39. que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo.

( ) para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en si ( ). (FLINT BLANCK, Pinkas: "Tratado de defensa de la libre competencia”; Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115)"13, En el segundo grupo de actos, que se pueden denominar actos de descrédito comercial, se encuentran todas aquellas aseveraciones falsas sobre el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, que tengan el efecto de desacreditarlo ante el público consumidor.

Se debe entender por aseveración, "toda información que de por cierto algo del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”!4, El tercer grupo de actos se refiere a las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos, no es más que una especie del primer grupo de actos de competencia desleal, es decir, es un conjunto de actos de competencia desleal por confusión. Por lo antes expuesto el Juez Consultante deberá verificar, a través de los hechos y las pruebas aportadas en el proceso interno, si el demandado ha incurrido en actos de competencia desleal en perjuicio de los demandantes, debiendo identificar a cuál de los supuestos de competencia desleal arriba enunciados corresponderían las acciones desplegadas por Inversiones Deyact S.A.S. y que fueron objeto de demanda.

LA NOTORIEDAD DE LA MARCA. SU PRUEBA. EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARA LA NOTORIEDAD. En el presente caso se alega que las marcas “JUAN VALDEZ" (mixtas y denominativas) y "LOGO TRADICIONAL” (figurativo) son signos notoriamente conocidos de acuerdo con la legislación comunitaria, y 13 14 Proceso 116-1P-2004, sentencia del 13 de enero de 2005, G.O.A.C. 1172 de 7 de marzo de 2005, Caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca “CALCIORAL”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. “Aseverar: Afirmar o asegurar lo que se dice. Afirmar: 2. Asegurar o dar por cierto algo”. Ver: www.rae.es. 19 40. que podrían ser considerados signos renombrados. Asimismo, se señala que la notoriedad de dichas marcas fue reconocida por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) mediante Resolución 28644 de 2007 (periodo 2000 a 2006) y mediante Resolución 49475 de 2013 (periodo 2007 al 2012).

Por lo que se abordará el tema de los signos notoriamente conocidos. Sobre este punto, el Tribunal procede a citar el Proceso 83-1P-2014 de 23 de septiembre de 2014. “Al respecto, la Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

El artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca, estos factores influyen decisivamente para que adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoria de marca común u ordinaria al status de notoria.

Al respecto, Jorge Otamendi señala que: “La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiración que los titulares de marcas siempre tienen. El lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen”. 15 Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o —-lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca.

La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca”18. El Profesor José Manuel Otero Lastres, sobre el tema, define a la marca notoriamente conocida como: "aquella marca que goza de 15 16 OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Ed. Lexis Nexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2010, p. 341.

FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, op. cit. p. 32. 20 difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores). De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”. 17 Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.

Asimismo, el Tribunal ha manifestado: “( ) la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella”, 18 La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición. Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”. 19 Reconocer la notoriedad corresponde a la autoridad nacional competente con fundamento en el artículo 228 de la Decisión 486.

Para determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro: OTERO LASTRES, José Manuel, La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho de Marcas, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243.

Proceso 143-1P-2004, publicado en la G.O.A.C. 1147 de 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 08-1P-95, publicado en la G.O.A.C. 231 de 17 de octubre 1996, marca: LISTER, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 21 b) d) e) 9) h) D k) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; el valor contable del signo como activo empresarial; el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; los aspectos del comercio internacional; o, la existencia y antigiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

La normativa comunitaria prevé que el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá acudir ante la autoridad nacional competente para prohibir su uso a terceros. ( ) Asimismo, el Tribunal considera que "dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer 22 41. 42. 43. preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca ( )”20, En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgos: el de confusión y el de asociación, aunque actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.

En efecto, la Decisión 486 ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos de los que se les debe resguardar; de conformidad con los artículos 136 literal h), y 226 literales a), b), y c), éstos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario. El Tribunal, en relación a la marca notoria, dentro del Proceso 35-IP-2008 ha analizado los riesgos que se podrían generar, a saber: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido”. En relación con los riesgos de confusión y de asociación, se pretende evitar que el público consumidor (i) Al adquirir determinado producto 20 Proceso 17-1P-96, publicado en la G.O.A.C. 253 de 7 de marzo de 1997.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 23 44. 45. 46. 47. 48. crea que esta adquiriendo otro; (ii) No tenga claro el origen empresarial del signo notoriamente conocido; (iii) Piense que las empresas productoras tiene algún grado de vinculación. En relación con el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”.

Sobre la práctica del riesgo de dilución, Fernández Novoa ha establecido lo siguiente: “Un factor básico del debilitamiento de la marca renombrada será patente en el caso de que un tercero lesione los legítimos intereses del titular de la marca renombrada. La lesión o perjuicio de los intereses del titular de la marca renombrada será patente en el caso de que un tercero emplee una marca idéntica o muy semejante a la marca renombrada para designar productos de bajo precio de calidad inferior.

( ) En líneas generales cabe señalar que el daño que acecha a la empresa titular de la marca renombrada es la progresiva destrucción de la fuerza distintiva de la marca que inevitablemente se produciría si proliferasen las empresas no competidoras que utilizasen una marca idéntica o muy semejante a la marca renombrada”. Es importante tener en cuenta que, en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual, no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado.

Por tal motivo, la protección contra el riesgo de dilución en la Decisión 486 es predicable tanto de la marca notoria como de la marca renombrada, ya que, como se indicó, el actual régimen contemplado en la Decisión 486 no establece una distinción entre las dos clases de marcas. Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen.

Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. Sobre el tema la doctrina ha manifestado: “El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, 24 aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios.

En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”. 49. Sobre la base de los criterios expuestos, el Juez Consultante deberá verificar con las pruebas aportadas la notoriedad de las marcas "JUAN VALDEZ” (mixtas y denominativas) y "LOGO TRADICIONAL” (figurativo).

Y, de acreditarse la referida condición, deberá analizar si con el uso del signo “ARRIERO CAFÉ” (mixto) para distinguir prestaciones relacionadas a café-restaurantes, se estaria ocasionando alguno de los mencionados riesgos en el mercado que afecten la notoriedad de las marcas registradas.

4. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS FIGURATIVOS Y MIXTOS. 50. Enel presente caso se argumenta que el signo empleado por Inversiones Deyact S.A.S., "ARRIERO CAFÉ” (mixto), es altamente similar en su aspecto gráfico y conceptual al “LOGO TRADICIONAL” (figurativo) de las marcas “JUAN VALDEZ”. Por tanto, deviene necesario abordar el tema de la comparación entre signos figurativos y mixtos. 51.

Para fines ilustrativos, se procede a reproducir los signos confrontados: LOGOTIPO TRADICIONAL SIGNO MIXTO ARRIERO CAFÉ (signo figurativo) A riero Cafe 52. Sobre el tema, este Tribunal reitera la posición plasmada en la Interpretación Prejudicial de 25 de octubre de 2011, expedida en el marco del proceso 97-IP-2011 en donde se señala que: “Los signos figurativos son aquellos que se encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un 25 concepto.

En este tipo de signos, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: 1. — El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. 2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. Al comparar un signo mixto y uno figurativo se debe distinguir el elemento característico o determinante del primero, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación. El juez consultante, en un primer análisis debe determinar cuál de los dos elementos prevalece en la marca mixta, si el gráfico o el denominativo, para así pasar al segundo grado del análisis que es el cotejo de las marcas atendiendo a las diferencias o semejanzas en relación con este elemento predominante.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este punto ha sostenido lo siguiente: “Al comparar una marca mixta con una figurativa, es importante determinar cuál es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa”.

(Proceso N” 23-1P-2004. Interpretación prejudicial del 5 de mayo de 2004). Ahora bien, si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el denominativo, puede ocurrir que no exista riesgo de confusión entre los dos tipos de marcas; si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, el juez nacional o la oficina de registro de marcas, según el caso, deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de las marcas figurativas, es decir, el trazo y el concepto, atendiendo los siguientes criterios para la comparación entre marcas figurativas.

“El cotejo de marcas figurativas, requiere de un examen más elaborado, ya que en este caso, debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al aspecto ideológico. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede 26 53. 55. generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas la Jurisprudencia del Tribunal Andino, ha expresado que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa: el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer; por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Al comparar marcas figurativas, se deben aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas, por ello, el juzgador debe observar los criterios sugeridos por Breuer Moreno y acogidos por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ( )”.

(Proceso 23-IP-2004. Interpretación prejudicial del 5 de mayo de 2004). En este orden de ideas, el Juez Consultante aplicando el criterio citado debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto “ARRIERO CAFE” y el figurativo “LOGOTIPO TRADICIONAL”. LOS ELEMENTOS DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE MARCAS MIXTAS.

En el presente proceso, el demandante manifiesta que los signos en conflicto representan las mismas imágenes (mula y montañas) para distinguir el mismo tipo de servicio relacionado a la industria del café, por lo que deviene importante referirse al tema de los gráficos de uso común en la conformación de marcas mixtas. Sobre el tema, este Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2014, expedida en el marco del Proceso 66-IP-2014, ha expresado lo siguiente: “Una marca mixta como ya se analizó, está conformada por una parte denominativa (palabras, números, combinación de ambos) y una parte figurativa (dibujos, trazos, formas) que en un conjunto crean un signo diferente.

Dentro del contexto de la gráfica puede a su vez su creador incorporar no solo palabras de uso común, sino también gráficos y colores como barras de codificación, señales de información alimenticia, caracteres o símbolos de reciclaje, entre otros tantos que son de uso general para los productores de la misma rama. 27 Cuando la autoridad competente confiere la titularidad de una marca mixta, se entiende que engloba la totalidad de las palabras, figuras, colores delimitados, sin embargo de lo cual, su propietario, no puede reivindicar el uso o apropiación exclusiva de aquellas grafías necesarias y usuales que el resto de su competencia necesita para poder en si identificar el mismo producto o las mismas propiedades en el sector al que se dirige.

Cuando el titular incluye gráficos de uso común dentro del contexto de su marca mixta, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar los mismos símbolos, figuras, dentro de otra marca siempre y cuando el nuevo signo sea distintivo y no vaya a causar confusión o riesgo de asociación en el consumidor. Para efectuar el cotejo de signos mixtos que incorporen gráficos y colores de uso común para el sector al que se destinan, el juzgador no debe considerarlos respecto de la eventual confusión, pese a que el cotejo es siempre en conjunto, ateniéndose más a las semejanzas que a las diferencias, esta es la excepción, en cuanto no pueden interferir en la comparación figuras o colores sobre los cuales no existe un derecho de exclusividad.

Respecto al empleo de términos uso común, este Tribunal ha manifestado en su Interpretación Prejudicial 211-1P-2013 que: “Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios intimamente relacionados”. 56.

En consecuencia, el Juez Consultante deberá determinar si los elementos gráficos que componen el “LOGOTIPO TRADICIONAL" de las marcas del demandante (mula, montañas) son de uso común en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia; y de ser ello así, no podrá impedir que terceros puedan utilizar las mismas figuras dentro de otros signos, siempre y cuando el 28 57. 58. 59. 60. 61. nuevo signo sea distintivo y no cause confusión o riesgo de asociación en el consumidor.

INDICACIONES GEOGRÁFICAS: DENOMINACIÓN DE ORIGEN E INDICACIONES DE PROCEDENCIA. NATURALEZA Y DEFINICIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN, ÁMBITO DE LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN. Se abordará el tema en virtud a que la Federación Nacional de Cafeteros manifiesta que el demandado está usando la expresión “CAFÉ DE COLOMBIA" en algunos de los productos que comercializa, siendo la Federación Nacional de Cafeteros quien tiene a su cargo la administración de la denominación de origen “CAFÉ DE COLOMBIA” de acuerdo con la Resolución 41083 de 6 de agosto de 2010 y, por ende, es la Única autorizada para coordinar y autorizar su uso.

Para ello, es pertinente traer a colación el Proceso 76-1P-200721 que desarrolló el tema de la protección de la denominación de origen en el ámbito de la Comunidad Andina. El Título XII, Capitulo |, de la Decisión 486 regula lo relativo a las Indicaciones Geográficas, las que son utilizadas en el tráfico económico para identificar el origen geográfico de los productos a distinguir con el signo. Desde el punto de vista de una clasificación funcional, las Indicaciones Geográficas pueden distinguirse entre: i) Indicaciones de Procedencia; y, li) Denominaciones de Origen.

Mientras las primeras son indicaciones geográficas cuya función consiste en brindar información sobre el lugar en el que el correspondiente producto es extraído, producido, cultivado o elaborado; las segundas son indicaciones geográficas que además de proporcionar información sobre la procedencia geográfica del producto, son signos distintivos que sirven para distinguir un producto proveniente de una zona determinada, siendo que las calidades del producto provienen exclusiva y esencialmente de dicho medio geográfico.

El artículo 201 de la Decisión 486 establece que: “Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos”. 21 Interpretación Prejudicial dentro del Proceso 76-1P-2007, publicada en la G.O.A.C. 1557, de 05 de noviembre de 2007, sobre la marca “TEQUILA”. 29 62. 63. 64. 65. 66.

De dicha definición se desprenden dos elementos que individualizan el concepto de denominación de origen, el primero de ellos es el de la denominación de origen esté constituida por el nombre de un país o región, o el de una denominación que sin ser la de un país o región, refiera a uno de ellos, El criterio para determinar los límites de dicha referencia deberá ser analizado de acuerdo al caso concreto, considerando que se tenga suficientemente acreditado que en la vida del tráfico comercial se emplea dicha denominación para distinguir al producto objeto de protección. En el segundo elemento es condición que la reputación u otras caracteristicas del producto se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico referido con la denominación, es decir, que el producto protegido como denominación de origen sea producto de factores culturales, naturales y humanos, lo que significa, que si el producto no se produjera, elaborara, extrajera o cultivara en la región geográfica determinada con dichos factores, no tendría las mismas características y por tanto constituiría un producto diferente.

Protección jurídica. El artículo 214 de la Decisión 486 establece las características de protección territorial de las denominaciones de origen, incluyendo en tales características: el inicio de la protección y los casos de infracción a éste derecho concedido. La denominación de origen se protege en el país donde es presentada la solicitud, desde la declaración que a tales efectos emita la autoridad competente.

En este sentido, en principio, la norma reconoce la protección territorial de la denominación de origen. De otro lado, el citado artículo reconoce que todo uso no autorizado de la denominación constituye una infracción al derecho de marcas. Éste no sólo es sancionado en casos de usos como denominación de origen, sino como signo distintivo, o como descripción referencial de las características del producto, es decir, no se podrá utilizar la denominación protegida en referencias que incluyan indicaciones como “género, tipo, imitación”, o similares.

Legítimo interés. El artículo 203 de la Decisión 486 establece: "La declaración de protección de una denominación de origen se hará de oficio o a petición de quienes demuestren tener legítimo interés, entendiéndose por tales, las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen, así como las asociaciones de productores.

Las autoridades estatales, departamentales, provinciales o municipales también se considerarán 30 67. 68. 69. 70. interesadas, cuando se trate de denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones”. Por lo tanto, éstas son las personas legítimamente autorizadas por la normativa comunitaria que pueden pedir ta declaración de protección de una denominación de origen.

Por otra parte, la norma comunitaria establece en el artículo 212, de la Decisión 486, que “La utilización de denominaciones de origen con relación a los productos naturales, agrícolas, artesanales o industriales provenientes de los Países Miembros, queda reservada exclusivamente para los productores, fabricantes y artesanos que tengan sus establecimientos de producción o de fabricación en la localidad o región del País Miembro designada o evocada por dicha denominación”, asimismo, que: “Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una denominación de origen registrada podrán emplear junto con ella la expresión 'DENOMINACIÓN DE ORIGEN", y finalmente que “Son aplicables a las denominaciones de origen protegidas las disposiciones de los Artículos 155, 156, 157 y 158, en cuanto corresponda”.

Esta última disposición impide el uso de la denominación de origen a terceras personas, de manera que la denominación de origen solo puede ser utilizada por quienes realicen las actividades señaladas en la norma, siempre y cuando tales actividades se lleven a cabo en la localidad o región de! País Miembro, aplicándose las mismas disposiciones del uso exclusivo del derecho de marca.

A diferencia de la figura de la “marca colectiva”, mediante el reconocimiento y protección de una denominación de origen no se protege sólo el interés de los citados productores, fabricantes o artesanos, sino se entiende que la protección contempla, además, los intereses del país al que pertenece la región reivindicada con la denominación de origen.

Todo ello sin perjuicio que las entidades públicas o privadas que representen a los beneficiarios de las denominaciones de origen, o aquellas designadas al efecto, dispongan los mecanismos que permitan un control efectivo del uso de las denominaciones de origen protegidas, de conformidad con el artículo 213 de la Decisión 486. Ámbito de la Protección jurídica de la denominación de origen Protección comunitaria.

El artículo 218 de la Decisión 486 establece que "Las oficinas nacionales competentes podrán reconocer las denominaciones de origen protegidas en otro País Miembro, cuando la solicitud la formulen sus productores, extractores, fabricantes o artesanos que tengan legítimo interés o las autoridades públicas de los mismos”, y que “Para 31 71. 72. 73. 74, 75. solicitar dicha protección, las denominaciones de origen deben haber sido declaradas como tales en sus países de origen”.

En este sentido, la Declaración Oficial de reconocimiento que puede otorgar un País Miembro a una denominación de origen de otro País Miembro es titulo suficiente para que los efectos de su protección se apliquen de la misma manera en el país en que se otorga tal reconocimiento. Dicho reconocimiento implica la protección de la denominación de origen y por lo tanto, la exclusividad de su uso a los titulares del derecho reconocido en el país donde nace el mismo, así como el ¡us prohibendi del registro de la denominación como signo distintivo en su territorio, tal como lo establece el artículo 135 de la Decisión 486: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marca los signos que: (..) j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad”.

En el presente caso, el Juez Consultante deberá determinar si es que existió o no un aprovechamiento injusto de la notoriedad de la denominación de origen “Café de Colombia", siendo que justamente la denominación de origen presupone la existencia de notoriedad, reputación o fama del producto que constituye la denominación de origen. Por tanto, a efectos de proteger una denominación de origen, ya no resulta necesario probar su notoriedad, por lo que ello ya se estableció previamente al momento de reconocer la denominación de origen por parte de la oficina nacional competente.

Asimismo, si el país que reconociere la denominación de origen extranjera permitiese la comercialización no autorizada de ésta en su territorio, o cualquier infracción establecida por la norma en esta materia de alcance territorial, estaría en flagrante incumplimiento de la normativa comunitaria. EL TRADE DRESS. En el presente caso se sostiene que el demandado ha incurrido en actos de competencia desleal en las modalidades de confusión, imitación indebida y explotación de la reputación ajena, por cuanto el establecimiento de “ARRIERO CAFÉ” imita el trade dress de las tiendas de “JUAN VALDEZ” y su “LOGO TRADICIONAL” (figurativo), al 32 presentar características identicas.

Por lo que deviene necesario abordar dicho tema. Al respecto, resulta pertinente traer a colación el Proceso 234-IP-2013 de 13 de mayo de 2014, mediante el cual este Tribunal desarrolló los criterios del “trade dress”: “Este Tribunal constata que si bien la temática de la apariencia del producto o servicio, también conocido como “vestido de producto” o trade dress, no se encuentra regulada de manera expresa en la Decisión 486 (así como en ninguna legislación internacional puesto que se trata de un desarrollo jurisprudencial a partir del Derecho de Marcas), dicha temática debe ser valorada vista su vinculación con la disciplina jurídica de la represión de la competencia desleal, de conformidad con la doctrina mayoritaria y la posición de las Oficinas Nacionales Competentes de los Países Miembros”.

En efecto, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia ha afirmado que el vestido de producto se puede proteger mediante la figura de la marca comercial tridimensional, el diseño industrial o, inclusive, la posibilidad de interponer acciones por competencia desleal derivadas de actos de engaño, de confusión y de imitación. La SIC determinó que el trade dress se puede proteger en Colombia a través de las acciones por competencia desleal, inclusive aunque no exista una marca registrada previamente, puesto que lo que se busca es evitar que sucedan actos capaces de crear confusión por cualquier medio respecto del establecimiento, producto o actividad de un competidor2, Por otro lado, respecto de la presentación o apariencia de los productos y/o servicios en el mercado (trade dress), el Indecopi ha señalado que “los actos de competencia desleal no involucran sólo a marcas registradas, sino también a la forma de presentación de los productos (o servicios) en el mercado (trade dressy'2, (..,) Véase los casos de trade dress en América Latina, citados en: Luis José Diez Canseco Núñez, “Competencia desleal y Trade dress”, pp. 18-22.

Disponible en web: http://www.docstoc.com/docs/121910199/Competencia-desleal-y-Trade-Dress-Luis- Jose-Diez-Canseco. TOBÓN FRANCO, Natalia, "La protección del trade dress de los establecimientos de comercio en Colombia”. Disponible en web: http://www.nataliatobon.com Criterio recogido de la Resolución 447-2002/TP!I-INDECOPI de 13 de mayo de 2002, recalda en el expediente 112398-2000. 33 Otro proceso del Indecopi que puede ser tomado como referencia fue el caso de "Scotch Brite” v. “Score White”.

La primera interpuso una denuncia por infracción a derechos de propiedad industrial y por actos de competencia desleal (actos de confusión y explotación de la reputación ajena), debido a las marcadas similitudes entre las etiquetas de las esponjas abrasivas que comercializaba. Si bien el Tribunal del Indecopi desestimó la pretensión por infracción a derechos de exclusiva puesto que las marcas eran diferentes y, por lo tanto, no generarían por sí mismas riesgo de confusión; declaró fundada la acción de infracción en el extremo referido a actos de competencia desleal de la siguiente manera: “La emplazada no puede alegar desconocer ni la marca, ni la etiqueta, ni la presentación del producto esponja para cocina o paño abrasivo de la marca SCOTCH BRITE, debido a que éste es el producto precursor y líder en lo relativo a la venta de estos productos, siendo obvio que la emplazada, conocedora de la fama y prestigio de los productos SCOTCH BRITE, ha decidido explotar ¡legítimamente a su favor esa reputación que le es ajena y es por ello que imita la marca, etiqueta y trade dress del producto SCOTCH BRITE en su producto de marca SCORE WHITE, para de esa manera vender su producto a un público que lo adquiere en la creencia que está comprando un producto SCOTCH BRITE o un producto vinculado a él y que tiene el mismo origen empresarial”. 25 25 Minnesota Mining and Manufacturing Company v. C.M.R. del Perú (“Scotch Brite" v. “Score White”), Resolución 858-2002/TPI-INDECOPI, Expediente 123587-2001. 34 1 En el ámbito de la Comunidad Andina, dentro del Proceso 129-IP- 2006 de 4 de octubre de 2006, este Tribunal vinculó la figura de la apariencia de producto o “vestido de producto” al ámbito de la competencia desleal de la siguiente manera: “Similar criterio al que utiliza el registrador para la inscripción a registro de marcas tridimensionales, deberá utilizarse para reconocer el derecho respecto de un diseño de envase utilizado en el mercado para un producto determinado, ya que no podrá concederse el derecho sobre un trade dress (forma o presentación de un producto en el mercado) en el ámbito de la competencia desleal, si este diseño no posee distintividad, por ser uno de forma usual.

De igual manera a como se ha mencionado en referencia a los criterios que debe observar el registrador, en materia de competencia desleal es necesario, para reconocer el derecho sobre la forma o presentación de un producto (un envase en este caso), que éste posea una forma nueva, ya sea mediante la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo conviertan en típico y característico, o bien, si fuera una forma común de envase, figuren en él elementos tales como grabados, estampados, viñetas y relieves, que imprima y dé el rasgo distintivo”.

Dentro del Proceso 23-IP-98 de 25 de septiembre de 1998, este Tribunal recogió el criterio tomado en dos sentencias que en su estudio trae el profesor Areán Lalín: Sin embargo, en la sentencia de 12 de abril de 1977 y al fallar el caso Fotomat Corporation v. Cochran (194 USPQ 128), el Tribunal de Distrito de Kansas sostuvo abiertamente que la configuración del quiosco de Fotomat (singularmente su tejado) tan solo de manera 35 incidental cumplía finalidades funcionales: antes al contrario, se trataba, a su entender, de una configuración esencialmente arbitraria y distintiva que constituía una marca válida de servicios y se había convertido en el simbolo de la compañía. En consecuencia, el Tribunal decidió que la parte demandada debería abstenerse de utilizar en sus edificios comerciales una estructura arquitectónica que provocase el riesgo de confusión con la estructura que constituía la marca de la demandante.

Y la misma tesis fue sustentada por el Tribunal del Distrito Sur de California al resolver en la sentencia de 26 de agosto de 1980 el caso Fotomat Corporation v. Ace Corporation (208 USPQ 92). “En la misma línea se sitúan los casos relacionados con la decoración de unos restaurantes franquiciados bajo la marca “Freddie Fuddruckers”. Restaurantes que están diseñados de tal forma que los clientes puedan ver el almacenaje y la preparación de la comida, para demostrar que ésta se halla en buenas condiciones y es cuidadosamente elaborada.

A la luz de los casos Fuddruckers v. Ridgeline (ND tex 1984), Fuddruckers v. Doc's BR Others, (oth. Cir. 1987) y otros como Prufrock Ltd. Inc. v. Lasater et al. (8!h, Cir. 1986) o Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana Inc. (5th. Cir, 1991) -uno de los pocos casos de marcas que han llegado a conocimiento del Tribunal Supremo (Sentencia de 26 de junio de 1992) desde la promulgación de la Lanhan Act-, se puede concluir que existe en los Estados Unidos una tendencia a proteger como marca la decoración de establecimientos comerciales cuando los consumidores reconocen tal decoración (el trade dress) como indicadora de una determinada procedencia empresarial, incluso aunque los elementos individuales de que se compone, sean comunes o funcionales” (documento citado, pp. 4 y 5).

( )” Cabe señalar que de acuerdo con la Ley de Marcas de los Estados Unidos de América (Lanham Act de 1946), las formas tridimensionales y las envolturas y envases de productos son protegibles como marcas. Dicha protección fue denominada trade dress y la misma ha alcanzado un gran desarrollo a través de la jurisprudencia emanada de sus tribunales?6, El trade dress puede incluir rasgos del producto tales como el color, tamaño, diseño, 26 Ver: Leading Case- Two Pesos Inc. vs. Taco Cabana Inc., 505 U.S, 763 (1992). 36 etc.

O inclusive del servicio, tales como rasgos arquitectónicos, el menú o la disposición de elementos en el local?”. Por lo tanto, el trade dress consiste en la suma de los elementos decorativos y de presentación que identifican un producto o establecimiento y que por su presentación generan una percepción distintiva en la mente del consumidor.

En el caso de los productos se tomará en cuenta la apariencia visual integral, referente al tamaño, forma, combinación de colores, textura, formato de letras, gráficos, modalidades de oferta, empaques, incluye protección del carácter distintivo de la interface y el diseño de elementos de una página web. La protección de las iniciativas empresariales no sólo incluye el tradicional espectro de los derechos de exclusiva, sino también la apariencia integral del negocio, a través del reconocimiento y protección del trade dress, instituto de génesis jurisprudencial que tímidamente se abre camino entre los derechos industriales, intelectuales y el Derecho de la represión de la competencia desleal.

En la jurisprudencia de Estados Unidos de América, nutrida de la incesante casuística de los litigios ante las Cortes, así como la labor de registro de los signos distintivos por parte de la United States Patent and Trademark Office (USPTO) se han desarrollado métodos de evaluación de la registrabilidad de un trade dress, como la no funcionalidad fáctica o jurídica, que lo distingue de otras figuras del derecho industrial, lo cual nos evoca la necesidad de aprehender las herramientas del derecho comparado para la gesta de sistemas eficientes.

Los países de América Latina han optado por extender el ámbito del Derecho de Marcas a través de las marcas tridimensionales, concepto que quiebra la relación significante-significado entre la marca y producto, para poder diferenciarse de los demás agentes que concurren en el mercado (deber de diferenciación). Sin embargo, habida cuenta las limitaciones que éste ofrece, se ha promovido que se recurra a las acciones de represión de la competencia desleal.

En efecto, resulta útil aprovechar la flexibilidad brindada por las normas de represión de la competencia desleal. En la Decisión 486, el Derecho de la represión de la competencia desleal y el Derecho de Marcas no deben considerarse 2 FERRERO DIEZ CANSECO, Gonzalo, "Nuevas marcas: ¿Algo nuevo bajo el sol?, Anuario Andino de Derechos Intelectuales, Año IV, 5, Lima, 2009, p. 328. 37 compartimentos estancos.

Por el contrario, se encuentran estrechamente relacionados. Por un lado, en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina mo se permiten los registros que se hubiesen solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal (artículo 137 de la Decisión 486). Asimismo, un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado, sin perjuicio de las demás disposiciones de la Decisión 486 que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del Pais Miembro (artículo 225 de la Decisión 486).

Además, los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 regulan el tema de la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, así como el artículo 262 de la misma normativa el de la competencia desleal en el ámbito de los secretos empresariales. Finalmente, los artículos 267, 268 y 269 de la Decisión 486 regulan las acciones por competencia desleal?8, Por otro lado, en el derecho de la represión de la competencia desleal no se permiten, de la misma manera, las vulneraciones a los derechos de propiedad intelectual de terceros.

En efecto, la normativa andina reconoce la importancia de la protección de los derechos de exclusiva, sin embargo, este derecho tiene como contraparte un deber, el de la diferenciación. Al respecto, cabe indicar que existe un “derecho a imitar” que consiste en que un concurrente en el mercado puede lícitamente imitar las iniciativas empresariales de otro concurrente.

Sin embargo, el denominado “derecho a imitar” no puede ser ejercido por las empresas de modo irrestricto. Por el contrario, debe ser ejercido respetando los limites que el ordenamiento jurídico establece. En consecuencia, existen dos límites al derecho de imitación: primero, el deber de respetar la propiedad intelectual de terceros (derechos de autor, derechos sobre signos distintivos, derechos sobre patentes de invención, derechos sobre diseños y otros); y, segundo, un deber de diferenciación del empresario en 28 Artículo 267.- Sin perjuicio de cualquier otra acción, quien tenga legitimo interés podrá pedir a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial conforme a lo previsto en el presente Título.

Artículo 268.- La acción por competencia desleal conforme a este Titulo prescribe a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal, salvo que las normas internas establezcan un plazo distinto. Artículo 269.- Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar, de oficio, las acciones por competencia desleal previstas en dicha legistación. 38 observancia de la buena fe comercial, evitando caer en actos de competencia desleal por confusión, imitación sistemática o explotación indebida de la reputación ajena?*, 77.

En ese orden de ideas, el Juez Consultante deberá determinar si la apariencia de las marcas registradas "JUAN VALDEZ” y del establecimiento comercial del mismo nombre, efectivamente constituyen un trade dress al que se debería conceder protección. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO

SEGUNDO: Se debe tener a los organismos que cumplen funciones jurisdiccionales, conforme a la ley interna, como legitimados para solicitar la Interpretación Prejudicial, cuando en el ejercicio de dichas funciones conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta algunas de las normas que integran el derecho comunitario andino, de conformidad con lo expresado en la parte motiva de la presente providencia. Si bien un acto de competencia desleal puede tener relación con la infracción de derechos de marcas, lo que persigue directamente la acción de competencia desleal como tal, es reprimir los actos deshonestos y de mala fe realizados por el competidor desleal.

Así, si un competidor utiliza en el mercado una marca idéntica o similar a la de otro competidor, sin mediar consentimiento de este último y con la finalidad de generar riesgo de confusión en el mercado y, por lo tanto, de causar daño a dicho competidor, estaremos en frente del acto de competencia desleal anotado. De conformidad con lo anterior, el Juez Consultante deberá establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto y, de esta manera, determinar si el demandado al usar en el comercio el signo "ARRIERO CAFÉ" (mixto) ha cometido una infracción de derecho de marcas en perjuicio del accionante, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 literal e) de la Decisión 486.

Asimismo, deberá verificar, a través de 29 La Resolución 1091-2005/TDC del indecopi (caso Bembos contra Renzo's) dio lugar a este precdente de observancia obligatoria aplicable a todos los casos de actos de confusión. 39 TERCERO:

CUARTO

QUINTO: k los hechos y las pruebas aportadas en el proceso interno, si el demandado ha incurrido en actos de competencia desleal en perjuicio de los demandantes, debiendo identificar a cuál de los supuestos de competencia desleal corresponderían las acciones desplegadas por Inversiones Deyact S.A.S. y que fueron objeto de demanda. La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo.

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume, es una condición que debe ser probada por quien la alega sobre la base de los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial. Asimismo, para la protección de la marca notoria se debe probar alguno de los riesgos en el mercado. En el presente caso, el Juez Consultante deberá verificar con las pruebas aportadas la notoriedad de las marcas "JUAN VALDEZ” y “LOGO TRADICIONAL”.

Y, de acreditarse dicha condición, deberá analizar si con el uso del signo "“ARRIERO CAFÉ”, para distinguir prestaciones relacionadas a café-restaurantes, se estaría ocasionando alguno de los mencionados riesgos en el mercado que afecten la notoriedad de las marcas registradas. Al comparar una marca mixta con una figurativa, es importante determinar cuál es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa.

Para efectuar el cotejo de signos mixtos que incorporen gráficos y colores de uso común para el sector al que se destinan, el juzgador no debe considerarlos respecto de la eventual confusión, pese a que el cotejo es siempre en conjunto, ateniéndose más a las semejanzas que a las diferencias, esta es la excepción, en cuanto no pueden interferir en la comparación figuras o colores sobre los cuales no existe un derecho de exclusividad. 40 "

SEXTO

SÉPTIMO: El Juez Consultante deberá determinar si los elementos gráficos que componen el “LOGOTIPO TRADICIONAL” (figurativo) de las marcas del demandante (mula, montañas) son de uso común en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia; y de ser ello así, no podrá impedir que terceros puedan utilizar las mismas figuras dentro de otros signos, siempre y cuando el nuevo signo sea distintivo y no cause confusión o riesgo de asociación en el consumidor.

La denominación de origen se protege en el país donde es presentada la solicitud, desde la declaración que a tales efectos emita la autoridad competente. En este sentido, en principio, la norma reconoce la protección territorial de la denominación de origen. Todo uso no autorizado de la denominación constituye una infracción al derecho de marca.

En el presente caso, el Juez Consultante deberá determinar si es que existió o no un aprovechamiento injusto de la notoriedad de la denominación de origen "Café de Colombia”, siendo que justamente la denominación de origen presupone la existencia de notoriedad, reputación o fama del producto que constituye la denominación de origen. Por tanto, a efectos de proteger una denominación de origen, ya no resulta necesario probar su notoriedad, por lo que ello ya se estableció previamente al momento de reconocer la denominación de origen por parte de la oficina nacional competente.

El trade dress consiste en la suma de los elementos decorativos y de presentación que identifican un producto o establecimiento y que por su presentación generan una percepción distintiva en la mente del consumidor. El Juez Consultante deberá determinar si la apariencia de las marcas registradas “JUAN VALDEZ” y del establecimiento comercial del mismo nombre, efectivamente constituyen un trade dress al que se debería conceder protección. En el presente caso, se deberá probar el acto de competencia desleal en alguna de las modalidades mencionadas. 41 De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. j Cecilia Luisa lo Quinteros Leonor Perdomo Perdomo? MAGISTRADA MAGISTRADA ir 1 Hernáf Romero Zambrano - [mbarstraDo De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez fanseco Núñez PRESIDENTE Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Proceso 293-1P-2015 En La señora Magistrada Leonor Perdomo Perdomo no firma la presente Interpretación Prejudicial, toda vez que renunció al cargo de Magistrada del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con posterioridad a su adopción y antes de la suscripción de la misma, 42