Año XXXIV – Número 2913 Lima, 31 de enero de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 66-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado (Colombia). Expediente interno del Consultante: 2010-00414. Referencia: Marcas VOGUE (denominativa) y VOGUE (mixta) PROCESO 67-IP-2016 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno del Consultante: 2010-00491. Referencia: Marca tridimensional PROCESO 72-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N° 1 de Quito, de la República del Ecuador.

Expediente interno del Consultante: 17811-2013-2314. Referencia: Marcas ROYAL EXTRA STOUT LABEL (mixta) y LEONA (mixtas) Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 31/01/2017 2 de 56 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de septiembre de 2016 Proceso: 66-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado (Colombia) Expediente interno del Consultante: 2010-00414 Referencia: MarcasVOGUE (denominativa) yVOGUE (mixta) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 333, recibido el 4 de febrero de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado de la República de Colombia, solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 136 literal a) y 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2010-00414.

El Auto de 26 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno 1 GACETA OFICIAL 2. 31/01/2017 3 de 56 Demandante: Advance Magazine Publishers lnc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. Tercero interesado: Laboratorios de Cosméticos Vogue S.A. Hechos relevantes 2.1. El 9 de agosto de 2000, Advance Magazine Publishers, lnc.

(en adelante, AMP) solicitó el registro de la marca VOGUE (denominativa), para distinguir "servicios de tiendas o almacenes de ventas por menor disponibles a través de comunicaciones de computador, televisión interactiva, de información vía satélite e inalámbrica sobre modas y belleza" comprendidos en la Clase 35 de la "Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas", instituida por el Arreglo de Niza (en adelante, Clasificación Internacional de Niza)1. 2.2.

El 25 de septiembre de 2000, se publicó el extracto de la referida solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial 496. 2.3. Dentro del plazo legal, Laboratorios de Cosméticos Vogue S.A., presentó oposición con fundamento en la confundibilidad del signo solicitado con las siguientes marcas de su titularidad, cuya notoriedad adujo: a) VOGUE (denominativa), registrada mediante certificado 125614, para distinguir "servicios de laboratorio prestados para la transformación mecánica o química de sustancias inorgánicas y orgánicas en nuevos productos, tales como drogas, cosméticos, productos higiénicos, de limpieza, desinfectantes y perfumería", servicios comprendidos en la Clase 40; y, b) VOGUE (mixta), previamente solicitada2 para distinguir "servicios prestados por personas, individual o colectivamente, a título de miembros de una organización que requieren un alto grado de actividad mental y se refieren a aspectos teóricos o prácticos en materias complejas del esfuerzo humano especialmente lo relacionado con productos o líneas de cosméticos", servicios incluidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

Expediente administrativo: 00 59594. Expediente administrativo: 92 292762. El registro fue finalmente denegado por la SIC.. 2 31/01/2017 GACETA OFICIAL 4 de 56 \/()t;i.1� 2.4. El 28 de febrero de 2001, mediante Resolución 6898, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) declaró fundada la oposición de Laboratorios de Cosméticos Vogue S.A. y, en consecuencia, denegó la solicitud de registro. 2.5.

AMP interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución Administrativa 6898. 2.6. El 23 de noviembre de 2009, mediante Resolución 59309, la Directora de Signos Distintivos de la SIC, al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución 6898. 2.7. El 28 de abril de 2010, mediante Resolución 22083, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 6898. 2.8.

El 21 de septiembre de 201O, AMP interpuso, ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las Resoluciones 6898, 59309 y 22083. 2.9. El 30 de junio de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado de la República de Colombia suspendió el proceso a fin de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de los Artículos 136 literal a) y 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la demanda de Nulidad AMP presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en la que expuso los siguientes argumentos: 3.1. No hay una vinculación suficientemente estrecha entre los servicios de la Clase 35 para los cuales AMP solicitó el registro de la marca VOGUE (denominativa) y los servicios de la Clase 42 de la solicitud en que Laboratorios de Cosméticos Vague S.A. basó su oposición, como para inducir al público a creer que se trata de bienes que provienen de un mismo empresario. 3 GACETA OFICIAL 31/01/2017 5 de 56 3.2.

Los actos acusados resultan violatorios del Artículo 146 de la Decisión 486, que mantiene la disposición contenida en el Artículo 93 de la Decisión 344, pues esta norma dispone que únicamente "quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca". 3.3. Si bien AMP solicitó, el 9 de agosto de 2000, el registro de la marca VOGUE (denominativa) para distinguir servicios en la Clase 35, sus derechos sobre dicha marca no se inician en ese momento, sino que son muy antiguos y preexistentes a aquellos sobre los cuales se fundó la oposición. En efecto, VOGUE se encuentra registrada en Colombia a favor de AMP, bajo certificado 12355, para distinguir productos comprendidos en la Clase 16, desde el 25 de agosto de 1939, e identifica la revista de modas VOGUE de amplia circulación en Colombia y en varios otros países. 3.4.

Mediante Resolución 69116 de 1 de diciembre de 201O, se revalidó el carácter de signo notoriamente conocido de la marca VOGUE (denominativa), declarado en Colombia desde 1984 y mantenido de forma continua en las decisiones proferidas por la SIC en las décadas de los 90 y 2000. Es así como la SIC ha reconocido el carácter notorio de la marca VOGUE (denominativa), tanto a favor de la sociedad The Conde Nast Publications lnc., anterior titular del certificado de registro 12355, correspondiente a la marca VOGUE (denominativa), en la Clase 16, cuyos derechos cedió a favor de AMP. 4.

Argumentos de la contestación a la demanda de Nulidad 4.1. La SIC presentó contestación a la demanda sosteniendo lo siguiente: a) Las resoluciones atacadas no contravienen el contenido de los Artículos 136 literal a) y 146 de la Decisión 486; el signo solicitado a registro VOGUE (denominativo) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 reúne a cabalidad los presupuestos establecidos en el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 para la irregistrabilidad; por lo tanto, el signo solicitado VOGUE (denominativo) no es distintivo ni apto para distinguir en el mercado los servicios que pretende amparar, es más, de haberse concedido el registro del signo VOGUE (denominativo) se hubiera dejado expuesto al consumidor al riesgo de confusión o asociación que busca prevenir la causal que se aplicó para denegar el registro. b) En el presente caso, concurren los 2 (dos) elementos requeridos para la configuración de un riesgo de confusión entre los signos en conflicto, cuales son la identidad o semejanza entre ambos y que se trate de los mismo productos o servicios, o siguiera, se relacionen en alguna medida. 4 GACETA OFICIAL 31/01/2017 6 de 56 c) Si bien el actor, dentro del trámite administrativo, alegó en la contestación de la oposición, la presunta notoriedad de su marca registrada VOGUE (denominativa), no probó dicha notoriedad conforme lo exige la normativa andina, esto es, dentro del ámbito territorial y temporal pertinente.

En efecto, la notoriedad debe no solo aducirse sino también probarse de manera objetiva dentro del trámite administrativo en que se alega, lo cual no se evidenció en el presente caso. d) A Laboratorios de Cosméticos Vogue S.A. le asistía el legítimo interés para presentar oposición dentro del trámite administrativo adelantado con ocasión a la solicitud de registro del signo VOGUE (denominativo) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35, ya que desde 1992 tenía en curso ante la SIC la solicitud de registro como marca de su signo VOGUE (mixto) para amparar servicios incluidos en la Clase 42. 4.2.

Laboratorios de Cosméticos Vogue S.A., tercero interesado en el proceso interno, presentó contestación a la demanda, manifestando fundamentalmente lo siguiente: a) Los servicios que se pretenden identificar en la Clase 35 con el signo VOGUE (denominativo) son servicios complementarios a los distinguidos mediante el signo VOGUE (mixto), registrado a favor de Laboratorios de Cosméticos Vogue S.A., lo cual lleva a pensar que se trata de un mismo empresario. b) La SIC aplicó correctamente la norma andina en materia de marcas, toda vez que la moda y la belleza, así como sus canales de comercialización, tienen un vínculo estrecho con la elaboración y transformación de cosméticos y perfumería. En efecto, los cosméticos y la perfumería hacen parte del gran género de los productos de belleza o lo complementan. c) Como se puede inferir de lo arriba mencionado, AMP presentó la solicitud de registro 7 (siete) años después de que fuera otorgado el registro de la marca VOGUE (mixta) en la Clase 40 y 12 años después de la solicitud de registro de la marca VOGUE (mixta) en la Clase 42.

Por lo anterior, está demostrado que Laboratorios de Cosméticos Vogue tiene legítimo interés en la oposición a la marca que se pretende registrar por parte de AMP. d) La marca notoria no serviría de prueba para solicitar el registro de una marca, por cuanto el Artículo 136 literal g) de la Decisión 486 contempla la figura de la notoriedad como un presupuesto de irregistrabilidad mas no como uno que favorezca la registrabilidad; razón por la cual, los argumentos del actor en los cuales expresa 5 GACETA OFICIAL 31/01/2017 7 de 56 que "la calidad de la marca VOGUE es un factor que favorece la registrabilidad del signo VOGUE" carecen de sustento legal.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 136 literal a) y 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2. No procede la interpretación del Artículo 146 de la citada Decisión, por cuanto, no se controvierte en el proceso interno lo relacionado a la oposición, sino a la irregistrabilidad de un signo por confusión. 3.

En consecuencia, únicamente procede la interpretación del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina3• 4. De oficio, se interpretarán los Artículos 136 literal h), 224, 226 y 229 de la Decisión 486, por cuanto el carácter notorio, tanto del signo opositor como del solicitado a registro, fue materia controvertida ante el Tribunal consultante4 • 3 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - " Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) ( )". 4 sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. "Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquef/os signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o h) parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario." "Articulo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pals Miembro por el sector pertinente, Independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.• "Articulo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

También constituirá uso no autorizado del signo distintívo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o 6 GACETA OFICIAL 31/01/2017 8 de 56 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica.

Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos denominativos. Comparación entre signos denominativos y mixtos. La marca notoriamente conocida y su prueba. Conexión competitiva entre servicios comprendidos en las clases 35 y 42. 2. 3. 4. 5. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos 1.1. Se abordará el presente tema en virtud de que, en el proceso interno, se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo VOGUE (denominativo), solicitado por AMP, y la marca VOGUE (mixta), registrada a favor de Laboratorios de Cosméticos Vague S.A., sobre la base de la cual se presentó la oposición y se denegó el registro solicitado. 1.2.

En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a /os que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de /os efectos siguientes: a) b) c) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos.w "Articulo 229.• No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el Pafs Miembro; o, e) no sea notoriamente conocido en el extranjero." 7 GACETA OFICIAL 31/01/2017 9 de 56 "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) (...)". sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para /os mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 1.3.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor5. a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.4.

Al resolver la controversia, se debe examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 325-IP-2015, pp. 9-10. 8 GACETA OFICIAL 31/01/2017 10 de 56 determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados6 • b) Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia7 • c) Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan8 • d) Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante9• 1.5.

Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 10 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo 6 Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro del Proceso 15-IP-2013, p. 5; y el Proceso 519-IP-2015, p. 6. 7 lbld.

B En ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 519-IP-2015, pp. 11-12. 9 /bid. 10 Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-IP-2015, p. 8. 9 GACETA OFICIAL 31/01/2017 11 de 56 el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. 1.6.

En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará en la imagen imperfecta que conserva en la memoria 1 1. Asimismo, se entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles12. Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento. 1 3 1.7.

Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor1 4. 1.8.

Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de sus identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que 11 Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas en el Proceso 129-IP-2014, p. 12;

Proceso 14-IP-2009, p. 6; Proceso 92-IP-2004, p. 6; las cuales toman como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (T JCE) de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00. 12 Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del TJCE de 12 de junio de 2007, OAMI e/ Shaker, asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi KFT e/ Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26. 13 Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 475-lP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 23 de marzo de 2012, Sarilla e/ OHMI - Brauerei Schlosser (ALIXIR), asunto T-157/10, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danone e/ EUIPO - Mahou (B'lue), asunto T-803/14, apartado 18.

Véase también la Sentencia del TJCE de 6 de julio de 1995, caso "Mars", asunto C-470/93, apartado 24; citada en la Sentencia del TJCE de 16 de septiembre de 1999, Estée Laudar Cosmetics e/ Lancaster Group, asunto C-220/98, apartado 27. Véase asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisión de las Comunidades Europeas e/ República Federal de Alemania, asunto C-290/90, relativo a la interpretación de los Artículos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de "medicamento", en el cual el TJCE desestimó el recurso interpuesto por la Comisión, apartado 11: "El Gobierno alemán considera que las soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por su presentación debido a la siguiente razón: dado que las soluciones deben utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe deducir de ello que se trata de un producto can propiedades preventivas o curativas". 14 Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 316-IP-2015. 10 GACETA OFICIAL 31/01/2017 12 de 56 cada uno distingue o pretende distinguir 15 • De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro.

En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrables16• 1.9. De acuerdo a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que, al analizar el caso concreto, se determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2.

Comparación entre signos denominativos 2.1. En consideración a que el signo solicitado VOGUE es denominativo y uno de las marcas opositoras que es VOGUE es también denominativa, es preciso abordar el presente tema. 2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, se encuentran conformados por secuencias lingüísticas o gramaticales, formadas por una o varias letras, palabras y/o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo legible, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de signos se subdividen en: 11 2.1.1. Sugestivos, que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; o, 2.1.2. Arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos, se debe realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 18 (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 15 En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 512-IP-2014 de 15 de julio de 2015. 16 Así, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 316-IP-2015, ya citado. 17 lbld. 18 Véase, a modo referencial, Proceso 88-IP-2015, pp. 10-11.. 11 GACETA OFICIAL 31/01/2017 13 de 56 (ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.3.

En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos denominativos VOGUE yVOGUE. 3. Comparación entre signos denominativos y mixtos 3.1.

El Tribunal desarrollará el presente tema en virtud del tipo de marcas en conflicto, es decir, de la marca VOGUE {denominativa), solicitada por AMP, y las marcas VOGUE denominativa y mixta, registradas a favor de Laboratorios de Cosméticos Vogue S.A., sobre la base de las cuales se presentó la oposición y se denegó el registro solicitado. 3.2.

Como la controversia radica en determinar la posibilidad de confusión de un signo denominativo y uno mixto, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo, por un lado, y por un elemento denominativo y uno gráfico, por el otro. Los denominativos están representados por una o más palabras legibles, dotadas o no de un significado conceptual.

Los mixtos, en cambio, por un elemento denominativo y uno figurativo, es decir, por palabras y trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente. 3.3. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso 19• 19 Véase, por ejemplo, las Interpretaciones prejudiciales expedidas dentro del Proceso 55-IP-2013, p. 12; y el Proceso 178-IP-2015, p. 10. 12 31/01/2017 GACETA OFICIAL 14 de 56 3.4.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo. no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial2º salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión21 •, b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 22 (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. 20 Véase, a modo referencial, la Interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 129-IP-2015, p. 10. 21 En lo que concierne al cotejo entre marcas mixtas, cabe precisar que se ha adicionado en el literal e), la siguiente precisión: Msalvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión".

Dicha precisión no ha sido tomada en cuenta en antecedentes previos del Tribunal en los que solo se indicaba lo siguiente: MSi al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habrla lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacfficamente en el ámbito comerciar.

Sin embargo, resulta pertinente adicionar la precisión planteada debido a que uno de los supuestos en los que podría suscitarse el riesgo de confusión es aquel en el que sin perjuicio del elemento que predomine en los signos mixtos, estos podrían evocar una misma cosa, caracterlstica o idea. Lo que ocurre, por ejemplo, cuando la parte denominativa de una marca describe el gráfico de la otra. 22 Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 88-IP2015, pp.10-11. 13 GACETA OFICIAL (iv) 31/01/2017 15 de 56 Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 3.5.

En congruencia con el desarrollo de la presente interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas desarrolladas precedentemente, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos VOGUE (denominativo) y VOGUE (mixto). Para su análisis, se debe tener en cuenta las palabras o partículas que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

Asimismo, deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. 4. La marca notoriamente conocida y su prueba 4.1. En el presente caso, Laboratorios de Cosméticos Vague S.A. alegó, en su escrito de oposición, el carácter notorio de su marca VOGUE (mixta). Por su parte, AMP aduce la notoriedad del signo solicitado VOGUE (denominativo).

En tal virtud, el Tribunal estima conveniente desarrollar el tema de la marca notoriamente conocida y su prueba. 4.2. A este respecto, resulta pertinente tener en cuenta el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal h), cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (... ) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración h) o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean /os productos o servicios a /os que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario." 4.3.

Como se advierte de la disposición citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial. 14 GACETA OFICIAL 31/01/2017 16 de 56 4.4.

El Artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal por el sector pertinente en cualquier País Miembro, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. El Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca. 4.5.

De lo dispuesto por los referidos artículos, se desprenden ciertas características de los signos notoriamente conocidos: a) Debe ser notoriamente conocido por el sector pertinente23; b) Debe ser reconocido como tal en cualquiera de los Países Miembros24; c) Puede haber adquirido la notoriedad por cualquier medio. 4.6. Adicionalmente; cabe señalar que la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicios de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella25. 23 Al respecto, el Artículo 230 establece una lista no exhausüva de sectores perünentes de referencia: •Articulo 230.• Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) b) e) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresaria/es que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores." 24 Sin embargo, cabe apuntar que, como dispone el Articulo 229 de la Decisión 486: "Articulo 229.· No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el Pafs Miembro o en el extranjero: (...)". 25 Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial pronunciada en el Proceso 107-IP-2015, p. 15. 15 GACETA OFICIAL 31/01/2017 17 de 56 4.7.

En ese sentido, la protección conferida a los signos notoriamente conocidos es más amplia que la otorgada a las marcas ordinarias; es decir, excede los principios de especialidad, territorialidad, registra! y uso obligatorio. De esta manera, se dan las siguientes particularidades en relación a los referidos principios: 26 a) Principio de especialidad: La protección conferida al signo notoriamente conocido rompe el principio de especialidad.

En consecuencia, en todo cotejo que involucre un signo notoriamente conocido, se deberá analizar el riesgo de confusión, asociación, dilución y parasitismo, independientemente de la clase en la que se haya registrado el signo notoriamente conocido y de aquella en la que se pretenda registrar el signo en conflicto (Artículos 155 literal e) y 226 segundo párrafo de la Decisión 486). b) Principio de territorialidad: La protección otorgada al signo notoriamente conocido comporta una excepción al principio de territorialidad.

Por lo tanto, no se negará la calidad de notorio al signo que no sea reconocido como tal en el País Miembro donde se solicita la protección, bastando al efecto que lo sea en cualquiera de los Países Miembros (Artículo 224 de la Decisión 486). c) Principio registral: La protección del signo notoriamente conocido rompe el principio registra! que rige la protección de las marcas ordinarias.

En efecto, no se negará la calidad de notorio de un signo por el solo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite en el País Miembro o en el extranjero (Artículo 229 literal a) de la Decisión 486). Por lo tanto, la protección de los signos notoriamente conocidos no dependerá de su registro ni de su solicitud a registro en país alguno. d) Principio de uso obligatorio: La protección conferida al signo notoriamente conocido constituye una excepción al principio de uso obligatorio de la marca.

En otras palabras, no se negará el carácter de notorio ni se cancelará26 el registro de un signo notoriamente conocido a causa de su falta de uso para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro (Artículo 229 literal b) de la Decisión 486). En estos casos, la prueba de la notoriedad deberá atender a criterios diferentes a "/a duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro", de conformidad con lo establecido en el Artículo 228.

Véase, al respecto, la Interpretación prejudicial recalda en el Proceso 436-IP·2015 de 2 de marzo de 2016, pp. 13·20. 16 GACETA OFICIAL 31/01/2017 18 de 56 4.8. La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición27 • Además, El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Articulo 228 de la Decisión 486.

En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los parámetros establecidos de forma no taxativa en el artículo previamente citado28• 4.9. En relación con los diferentes riesgos en el mercado, la autoridad competente al resolver la controversia debe tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con los Artículos 136 literal h) y 226 literales a), b), y c) de la Decisión 486.

Estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario29 • a) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). 27 Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales emitidas en los Procesos 08-IP-95, p.18, 25-IP-2011, p. 15, y 107-IP-2015, p.15. 28 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. uArtfculo 228. - Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) b} e) d} e) f) g) h) i) J) k) 29 el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pals Miembro: la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; /as cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pafs Miembro en el que se pretende la protección; el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; el valor contable del signo como activo empresarial; el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pafs Miembro en que se busca protección; los aspectos del comercio internacional; o, la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales recaldas en el Proceso 35-IP-2008, pp. 15-16, y en el Proceso 386-IP-2015, pp. 20-21. 17 GACETA OFICIAL 31/01/2017 19 de 56 b) El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. c) El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. d) Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 4.10.

Resulta pertinente mencionar que basta que se configure alguno de los riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 4.11. Es esencial que la autoridad nacional competente determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca30. 4.12.

En concordancia con lo expuesto, se deberá determinar si el signo VOGUE (denominativo) era notoriamente conocido al momento de su solicitud a registro, así como el carácter notorio de la marca opositora VOGUE (mixta). 5. Conexión competitiva entre servicios comprendidos en las clases 35 y42 5.1. Se abordará el presente tema en virtud de que, en el proceso interno, se discute la existencia de una vinculación o conexión suficientemente estrecha entre los servicios comprendidos en la Clase 35 para los cuales AMP solicitó el registro de la marca VOGUE (denominativa) y los servicios incluidos en la Clase 42, que distingue la marca VOGUE (mixta) previamente solicitada por Laboratorios de Cosméticos Vogue S.A., sobre la base de la cual se denegó el registro de la primera. 30 Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida en el Proceso 66-IP-2015, p. 17. 18 (J GACETA OFICIAL 31/01/2017 20 de 56 5.2.

Ante todo, se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Articulo 151 de la Decisión 48631• 5.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, asf como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes32 • 5.4.

Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) productos o servicios. entre los Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. 31 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. MArllculo 151.- Para clasificarlos productos y los setvicias a las cuales se aplican las marcas, las Pafses Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Setvicios para el Registro de las Marcas. establecida por el Aneglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o setvicios indicados expresamente.• (Subrayado agregado) 32 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 1 O de junio de 2016. 19 GACETA OFICIAL 31/01/2017 21 de 56 La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio}, de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentifrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. c) La pertenencia a una misma clase de complementariedad de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios. d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios.

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, sí habrá conexión competitiva. 20 GACETA OFICIAL 31/01/2017 22 de 56 Dos productos completamente disímiles (e.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (e.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (e.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.

De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva. Los grandes distribuidores (e.g., supermercados) no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. A diferencia de ello, si es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas si este criterio se combina con otros criterios.

Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro. 5.5.

En el caso concreto, se debe determinar si existe conexión competitiva entre los servicios comprendidos en la Clase 35 que pretende distinguir el signo solicitado VOGUE (denominativo), y los servicios incluidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, que distingue la marca opositora sobre la base de la cual se denegó el registro solicitado.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 2010-00414, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con Jo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. MAGISTRADA 21 GACETA OFICIAL (__ _ 31/01/2017 23 de 56 Hugo Ramiro omez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la pr sentefriterpreta:ció Prejudicial el Presidente y el Secret ·o. ___ __ Notifiquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 22 GACETA OFICIAL 31/01/2017 24 de 56 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 13 de octubre de 2016 Proceso: 67-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente Interno del Consultante: 2010-00491 Referencia: Marca tridimensional Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 0334, recibido el 4 de febrero de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los Articulas 134 y 135 Literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2010-00491.

El Auto de 26 de agosto del 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Las Partes en el Proceso Interno: Demandante: UNILEVER N.V. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA GACETA OFICIAL 2. 31/01/2017 25 de 56 Hechos Relevantes 2.1. El 24 de abril del 2008, UNILEVER N.V. solicitó el registro de la marca tridimensional, consistente en un envase para identificar"( ) jabones, detergentes, preparaciones para blanquear y limpiar, perfumerfa, aguas de tocador, colonias para después de la afeitada, colonias, aceites esenciales, productos para la aromaterapia no para uso médico, preparaciones para masajes no para uso médico etc." de la Clase 3 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.2.

El 31 de diciembre del 2008, se publicó en la Gaceta de Propiedad Industrial 599 el extracto de la solicitud de registro. 2.3. El 30 de abril del 2009, mediante Resolución 22092 la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) negó el registro de la marca TRIDIMENSIONAL solicitada, con base en la falta de distintividad de la marca. 2.4.

El 4 de junio del 2009, UNILEVER N.V. presentó Recurso de Reposición y en subsidio de Apelación, los mismos que fueron resueltos mediante Resoluciones 37791 de 28 de julio de 2008 y 28184 de 31 de mayo de 2010, respectivamente, ambas en sentido de confirmar la decisión inicial. 2.5. El 22 de octubre del 2010, UNILEVER N.V. presentó Acción de Nulidad en contra de las resoluciones administrativas referidas en el punto 2.4. 2.6.

El 9 de septiembre del 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), contestó la acción de nulidad interpuesta en su contra. 2.7. Mediante auto de 30 de junio del 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitar la 2 GACETA OFICIAL 31/01/2017 26 de 56 Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos contenidos en la Acción de Nulidad UNILEVER N.V. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1. "( ) la marca TRIDIMENSIONAL no es común, ni se usa frecuentemente para envases de jabones líquidos, pues la primera y única compañía que ha adoptado tal forma caracterfstica y original fue Unilever N. V. en la marca TRIDIMENSIONAL solicitada". 3.2.

"( ) las pruebas que Unilever N. V. aportó durante el trámite administrativo demostraron que la marca TRIDIMENSIONAL no es usada por competidor alguno distinto de Unilever N.V., y que la marca TRIDIMENSIONAL, es reconocida como un signo distintivo de los productos de Unilever N.V.". 3.3. "( ) La forma característica y arbitraria del envase solicitado a registro como MARCA TRIDIMENSIONAL no es una forma necesaria, por cuanto cualquier empresario está en la posibilidad de envasar sus productos, como el jabón lfquido, en innumerables tipos y formas de envase, sin que resulte necesario para éste acudir a la marca TRIDIMENSIONAL de Unilever N. V.". 3.4.

"( ) La marca TRIDIMENSIONAL cuyo registro solicita Unilever N.V., no es necesaria para que los competidores lancen en el mercado productos de la clase 3 envasados en botellas de otras formas o caracterlsticas, ya que la forma de la marca TRIDIMENSIONAL obedece a un diseño caprichoso de su titular, que no tiene relevancia alguna desde el punto de vista funcional o de eficacia del producto". l: 3.5.

"( ) Al no encontrarse incursa en causal de irregistrabilidad alguna, la marca TRIDIMENSIONAL consistente en la forma caracterlstica y arbitraria de un envase tiene aptitud distintiva y es susceptible de ser protegida mediante el registro marcarlo, a la luz de lo dispuesto por el artfculo 134, que expresamente admite como signos registrables las formas de los envases de productos". 4.

Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad La SIC en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1. "( ) la sociedad Uni/ever N. V. solicitó el registro de la marca tridimensional para amparar jabones lfquidos, productos de la Clase 3 del nomenclador internacional, siendo esta la figura de un envase de base ovoide que presenta una convexidad en su parle media para 3 GACETA OFICIAL 31/01/2017 27 de 56 facilitar el vertimiento de su contenido y el agarre del mismo, y cuya parle superior presenta una ondulación. Siendo que el signo no es una cosa distinta a una forma usual de productos de la Clase 3, sin que ostente características individuales suficientes que la haga diferente de cualquier otro envase de productos de la Clase 3, careciendo pues de los elementos de una marca como son el servir de elemento distintivo de un empresario". 4.2.

"( ) las especificidades de la marca tridimensional no resultan suficientes para diferenciarse de un envase común de los utilizados en los productos de la clase 3, siendo las especiales hendiduras del mismo elemento que sin aportar distintividad, solo serian distinguibles luego de un riguroso examen que el consumidor no alcanza a efectuar al adquirir el producto que se pretende amparar.

Por el contrario, el consumidor no percibiría el signo como uno que distinga determinados productos o su origen empresarial, sino un elemento de la simple presentación del producto". B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante ha solicitado la interpretación prejudicial de los Artículos 134 y 135 Literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 1, de los cuales se interpretará el Artículo 134 circunscrito a su literal b) y 135 Literal e) de la Decisión 486 por ser lo procedente.

De oficio se interpretará el Articulo 135 Literales a) y b) de la referida Decisión 4862, pues en el proceso interno se ha negado la solicitud del registro de un signo sobre la base de su supuesta falta de distintividad. "Artfculo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en et mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio af cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) b) c) d) e) f) g) las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, simbo/os, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y los olores; fas letras y los números; un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; la forma de los productos, sus envases o envolturas; cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o caracterlsticas impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate·. 2 "Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir ma,ca conforme al primer pátTBfo del articulo anterior; b) carezcan de distintividad". 4 GACETA OFICIAL 31/01/2017 28 de 56 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3.

La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad. Las marcas tridimensionales. Las formas usuales en la conformación de las marcas tridimensionales en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad. 1.1.

El 30 de abril de 2009, mediante la Resolución 22092, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo tridimensional solicitado, con base en la falta de distintividad de la marca. En consecuencia, resulta pertinente abordar el tema de irregistrabilidad por falta de distintividad intrinseca, a la que hace referencia el Artículo 135 Literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

"Artículo 135. - No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; 3 b) carezcan de distintividad". 1.2. Al respecto, un signo puede ser registrado como marca si es distintivo, susceptible de representación gráfica y no se encuentra incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos4 y la susceptibilidad de representación gráfica. 1.3. La marca es un medio para distinguir productos y serv1c1os en el mercado la misma puede estar conformada, entre otros elementos, por los siguientes: palabras o combinación de las mismas, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, emblemas, envases o envoltorios, números, 3 4 "Articulo 134 (Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina).· A efectos de este régimen constituirá maroa cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el meroado.

Podrán registrarse como maroas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una merca en ningún caso será obstáculo para su registro". Interpretación Prejudicial 133-IP-2006, de 26 de octubre de 2006. Marca: "TRANSPACK", publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N' 1451, de 09 de enero de 2007;

Interpretación Prejudicial 128-IP2006, de 19 de septiembre de 2006. Maroa: "USA GOLD", publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N" 1421, de 03 de noviembre de 2006; e, Interpretación Prejudicial 14-IP-2009 de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N" 1729, de 3 de julio de 2009. 5 GACETA OFICIAL 31/01/2017 29 de 56 letras, colores delimitados en una forma o una combinación de colores5• 1.4.

Los signos deben distinguir claramente un producto o servicio en el mercado, por lo tanto, están sometidos al examen de registrabilidad que realizan las Oficinas Nacionales Competentes en materia de Propiedad Industrial, previo al otorgamiento de un derecho exclusivo, para ello se deberá tener en cuenta de manera prioritaria su capacidad distintiva determinada en dos aspectos, a saber: 1.4.1.

Distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 1.4.2. Distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad para diferenciarse de otros signos que protejan los mismos productos o servicios en el mercado. 1.5. Teniendo en cuenta la definición y las características que todo signo debe poseer para ser registrado como marca es importante conocer sus requisitos principales y/o esenciales que han venido siendo desarrollados desde la promulgación de la Decisión 344 hasta la actual Decisión Andina 486, siendo estos los siguientes: 1.5.1.

La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable y soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados, a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad. 1.5.2.

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera. La distintividad es considerada como caracterlstica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. 5 Articulo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 6 GACETA OFICIAL 31/01/2017 30 de 56 Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: "El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por Jo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con Jo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades". 6 1.5.3. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o expresado en letras, números, palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

Sobre el tema, Marco Matfas Alemán sostiene: "( ) La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados". 7 1.6. Aplicando los criterios expuestos se deberá analizar si el signo solicitado TRIDIMENSIONAL es distintivo de tal forma que el consumidor pueda distinguir entre los productos para los cuales fue solicitado (Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza). 2.

Las marcas tridimensionales 2.1. En el proceso interno, consta que UNILEVER N.V. solicitó el registro de la marca TRIDIMENSIONAL que consiste en un envase para identificar "( ) jabones, detergentes, preparaciones para blanquear y limpiar, perfumería, aguas de tocador, colonias para después de la afeitada, colonias, aceites esenciales, productos para la aromaterapia no para uso médico, preparaciones para masajes no para uso médico, etc." productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, consecuentemente, resulta pertinente abordar el tema de las marcas tridimensionales. 2.2.

Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: altura, ancho y profundidad, se trata de un cuerpo provisto de volumen. Dentro de esta clase se ubican los envases, envoltorios y relieves. 6 Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. Ed. LexisNexis, Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27. 7 Alemán, Marco Mallas.

Nonnatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios, Ed. Top Management, Bogolá, p. n. 7 GACETA OFICIAL 31/01/2017 31 de 56 2.3. La forma externa tridimensional en que se coloca un producto puede constituir un signo distintivo de su origen, de manera que el consumidor la perciba como indicadora del mismo y no como la simple representación de éste.

Lo anterior implica que el etiquetado que lleva impreso el producto o la envoltura no hace parte de la forma externa a registrar como marca tridimensional ya que esta clase de signos básicamente se componen de una forma con volumen, sin que pueda alegarse como factor de distintividad la etiqueta impresa. 2.4. Al resolver sobre la registrabilidad de un signo tridimensional, se observará lo dispuesto en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, norma que establece la prohibición absoluta de registro de aquellos signos que carezcan de distintividad, en consecuencia, se deberá tener en cuenta si el signo cuyo registro se solicita se encuentra acompañado por suficientes elementos novedosos que puedan acrecentar su fuerza distintiva.

Se debe hacer, asimismo, un análisis minucioso a fin de determinar si tiene capacidad diferenciadora para el consumidor medio sobre el origen empresarial del producto. Hay que tener en cuenta que los signos que sirven exclusivamente para designar las características de un producto o servicio no son registrables. 2.5. Las marcas tridimensionales permiten diferenciar claramente los productos que se desea adquirir y pueden generar gran recordación en el público consumidor dentro del mercado.

Además, el objeto de estas marcas es influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto ofertado. 2.6. Este Tribunal dentro de su linea jurisprudencial8 ha expuesto importantes criterios que permiten determinar si un signo tridimensional es registrable como marca, entre ellos: 2.6.1. Cualquier signo puede ser registrado como marca cuando sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre y cuando no se encuentre entre aquellos casos cuyo registro se encuentra prohibido de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 135 y 136 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.6.2.

Los signos tridimensionales no se encuentran comprendidos entre las causales de irregistrabilidad establecidas en la norma, en consecuencia, la presentación tridimensional del signo no sirve por sí sola para negar el registro o para decretar su nulidad. 8 Proceso 23-IP-1998. Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 379 de 27 de octubre de 1998, referido dentro del Proceso en et Proceso 23-IP-1998 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 8 GACETA OFICIAL 31/01/2017 32 de 56 2.6.3.

No existe una regulación especial que establezca los requisitos sustanciales necesarios para que los signos tridimensionales puedan acceder al registro, consecuentemente, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento para el registro de cualquier otro signo, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica. 2.6.4.

Cuando la naturaleza de un producto exija para su comercialización de una forma determinada, el signo tridimensional constituido exclusivamente por la forma usual del producto estaría afectado por una causal de irregistrabilidad. 2.6.5. En estos casos, para que dicho producto pueda ser reconocido como signo registrable debe ostentar una forma que no sólo tenga la capacidad de designar las características del producto, sino que el consumidor medio pudiera en su totalidad distinguirlo de otros que se comercializan en el mercado. 2.7.

Conforme a los criterios expuestos, se debe determinar si el signo solicitado puede ser registrado como marca teniendo en cuenta si en su diseño existe distintividad total o de algunas de sus partes, por la inclusión de elementos especiales que provoquen en quienes lo perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros signos distintivos.

Se debe realizar un análisis minucioso a fin de determinar si tiene capacidad diferenciadora para el consumidor medio sobre el origen empresarial del producto. 3. Las formas usuales en la conformación de las marcas tridimensionales en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza 3.1. En el presente caso, la SIC en su escrito de contestación a la demanda ha manifestado que"( ) la sociedad Unilever solicitó el registro de la marca tridimensional para amparar jabones llquidos, productos de la Clase 3 del nomenclator internacional, siendo ésta la figura de un envase de base ovoide que presenta una convexidad en su parle media para facilitar el vertimiento de su contenido y el agarre del mismo, y cuya parle superior presenta una ondulación. Siendo que el signo no es una cosa distinta a una forma usual de productos de la Clase 3, sin que ostente características individua/es suficientes que la hagan diferente de cualquier otro envase de productos de la Clase 3, careciendo pues de los elementos de una marca como son el seNir de elemento distintivo de un empresario", consecuentemente, resulta pertinente abordar el tema de las formas usuales en la conformación de las marcas tridimensionales, a los que hace referencia el Artículo 135 b 9 GACETA OFICIAL 31/01/2017 33 de 56 literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo texto es el siguiente: ''Artículo 135. - No podrán registrarse como marcas /os signos que: ( ) c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o caracterlsticas impuestas por la naturaleza o /a función de dicho producto o del servicio de que se trate". 3.2.

El Tribunal9 al interpretar la norma transcrita ha establecido que ésta prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del mismo, de sus envases o de sus envoltorios, advirtiendo que en relación con estas últimas, aunque la norma no lo consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases o envoltorios de los productos. 3.3.

El Tribunal ha dicho que, se entiende por envase todo aquel recipiente que se destina a contener productos liquidas, gaseosos o los que, por carecer en su estado natural de formas fijas o estables, adquieren la forma del que los contiene, o incluso de aquellos otros productos que debido a su tamaño, forma o naturaleza pueden ser ofrecidos directamente al público.

El concepto de envase comprende, entre otros, botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras, latas, envoltorios, embalajes, y todo aquello que tenga características de volumen. 3.4. La forma de un producto, por su parte, comporta la propia configuración de la que está dotada la sustancia o materia que lo compone o integra. Finalmente, por forma de presentación de un producto hay que entender el aspecto externo o apariencia exterior del producto que es captada por los consumidores.

En definitiva, las formas de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos. 3.5. Otro tipo de formas son necesarias en relación con los productos, sus envases o envoltorios, es decir, que indefectiblemente deberán usarse en el mercado. Esta necesidad está dada porque la naturaleza del producto lo impone o porque la función del producto no permite que tenga otra forma.

De conformidad con la normativa andina se clasifican en: 9 PROCESO 7-IP-2012. Marca: "FIGURA DE UNA CHUPETA" (figurativa). Interpretación prejudicial de 4 de julio de 2012. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 10 GACETA OFICIAL 31/01/2017 34 de 56 3.5.1. Formas impuestas por la naturaleza: Son aquellas que se r.�sprenden de los elementos esenciales del producto.

Son formas que obligadamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los productos, sus envases o envoltorios; y, 3.5.2. Formas impuestas por la función del producto: Son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto. Habria que preguntarse ¿para qué sirve el producto?, y de esta manera identificar su forma funcional. 3.6.

Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, excluye que las formas de uso común o necesarias puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando. Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrian registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios. 3.7.

Las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es de uso común o necesario en una clase determinada puede no serlo así en otra. 3.8. Se debe determinar si la forma tridimensional solicitada a registro por UNILEVER N.V. es distintiva o si es una forma común o necesaria de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado en la presente interpretación. 1 � En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2010-00491, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luioolllros MAGISTRADA 11 GACETA OFICIAL 31/01/2017 35 de 56 Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Dr. Notifiquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 12 31/01/2017 GACETA OFICIAL 36 de 56 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de septiembre de 2016 Proceso: 72-IP-2016 Asunto: 1 nterpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N º 1 de Quito, de la República del Ecuador Expediente interno del Consultante: 17811-2013-2314 Referencia: Marcas ROYAL EXTRA STOUT LABEL (mixta) y LEONA (mixtas) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 8236-S-TDCA-JE, recibido el 5 de febrero de 2016, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N º 1 de Quito, República del Ecuador, solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 81, 83 literales a), d) y e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-2314.

El Auto de 26 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: Cervecería Leona S.A. Demandado: Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial (IEPI), República del Ecuador. 1 31/01/2017 GACETA OFICIAL Tercero interesado: 2. 37 de 56 Caribbean Development Company Limited Hechos relevantes 2.1. En junio de 1995, se publicó en la Gaceta de Propiedad Industrial el extracto de la solicitud de registro presentada por Caribbean Development Company Limited de la marca ROYAL EXTRA STOUT LABEL (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 32 1 de la "Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas", instituida por el Arreglo de Niza (en adelante, Clasificación Internacional de Niza)2. 2.2.

El 26 de agosto de 1996, Cervecería Leona S.A. presentó oposición al registro de la marca de fábrica ROYAL EXTRA STOUT LABEL, sobre la base de lo dispuesto en el Artículo 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, y como propietaria de las marcas de fábrica LEONA (mixtas)3• 8... Cervezas; aguas minerates y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas. t b 2 Expediente adminístrativo: 58304-95. 3 Registrada, en Ecuador, mediante certificados 2556-95 para la clase 33 y 410-93 en la clase 32; en Colombia, mediante certificados 89053 en la clase 32, 161695 en la clase 31, 89853 en la clase 32, 173914 en la clase 33, 173747 en la clase 32, 173749 en la clase 32, 173748 en la clase 32, 173550 en la clase 32, 173752 en fa clase 32, 173753 en la clase 32, 173751 en la clase 32 y 173754 en la clase 32; y, en Bolivia: 157584-C en la clase 32. 2 GACETA OFICIAL 31/01/2017 38 de 56 2.3.

El 27 de mayo de 1999, mediante Resolución 970327, la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro solicitado. 2.4. El 13 de septiembre de 1999, Cervecería Leona S.A. interpuso demanda de impugnación en contra de la Resolución 970327. 2.5. El 2 de febrero de 2016, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito, República del Ecuador, solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de los Artículos 81, 83 literales a), d) y e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 3.

Argumentos de la demanda Cervecería Leona S.A. presentó demanda en la que expuso los siguientes argumentos: 3.1. La solicitud del signo cuyo registro se pretende está compuesto de varios elementos que deben ser analizado a fin de determinar el elemento esencial del signo. Cada uno de los términos que componen el signo solicitado tiene un significado propio directo o evocativo del producto que protege la marca.

Así, ROYAL es evocativo de calidad superior, EXTRA tendría el mismo significado, mientras que STOUT denota fuerza y evoca a una cerveza fuerte. De dichos términos, se puede deducir que se pretende el registro del término CERVEZA FUERTE SUPERIOR Y DISEI\JO, existiendo una clara correlación entre la denominación y el producto, lo que la hace irregistrable, conforme a las normas marcarías y, por tanto, en un elemento que se diluye dentro del cotejo marcaría al no ser esencial. 3.2.

Los vocablos no constituyen el elemento esencial de la solicitud. El diseño de un león o leona con características muy semejantes o similares a aquellas que son propias del diseño de las marcas de propiedad de Cervecería leona S.A. por las siguientes consideraciones: a) ambos diseños evocan lo mismo por cuanto pretenden expresar la fortaleza y bravura del animal que representan, con la misma posición de sus garras delanteras y su cola; y, b) ambas figuras se encuentran circunscritas en una etiqueta ovalada. 3.3.

Lo importante y fundamental en la semejanza de los diseños de la marca y de la solicitud es: a) que el gráfico de la solicitud constituye su elemento esencial, que resalta a la vista de los consumidores, convirtiéndose en el elemento de referencia para recordar y asociar la marca con el producto; y, b) que, al ser el elemento esencial, es el factor preponderante de la confusión indirecta, por cuanto reproduce el concepto de la marca LEONA (mixtas). 3 GACETA OFICIAL 31/01/2017 39 de 56 3.4.

Aplicando los criterios doctrinales al caso concreto, se encuentra que el gráfico que compone el signo solicitado no solo reproduce las partes esenciales del gráfico de la marca, sino que además la evoca. 3.5. La marca registrada LEONA (mixtas) es notoriamente conocida, por lo que se la debió proteger contra la dilución de su fuerza distintiva. 3.6.

Estas consideraciones no fueron tomadas en cuenta por la Administración, al contrario, esta le otorgó el carácter de elemento esencial a palabras genéricas y descriptivas para distinguir productos comprendidos en la clase 32, como son CERVEZA FUERTE SUPERIOR, o lo que es lo mismo, ROYAL EXTRA STOUT. 4. Argumentos de la contestación a la demanda 4.1.

El IEPI presentó contestación a la demanda sosteniendo lo siguiente: a) Negación pura y simple de los fundamentos de hecho y derecho. b) Hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que la marca mixta suscita en el consumidor, por lo que hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de la misma, esta debe ser la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores, esta dimensión se la puede encontrar tanto en el elemento denominativo como en el gráfico. e) En el presente caso, el elemento más preponderante de la marca solicitada es el denominativo, por lo que, comparadas las marcas enfrentadas desde este parámetro se aprecia que son totalmente diferentes y, en consecuencia, la marca solicitada es suficientemente distintiva, por lo que no puede darse riesgo de confusión en el público consumidor. d) Sobre la base de lo anteriormente expuesto, se concluye que el signo solicitado cumple con los requisitos del Artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 194 de la Ley de Propiedad Intelectual, por lo que no se encuentra incursa en las prohibiciones relativas contempladas en el Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y el Artículo 196 de la Ley de Propiedad Intelectual. 4.2.

No se encontró, en el expediente remitido, copia del escrito de contestación a la demanda contencioso administrativa por parte de Caribbean Development Company Limited, tercero interesado en el proceso interno. 4 GACETA OFICIAL 31/01/2017 40 de 56 B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 81, 83 literales a), d) y e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2.

No procede la interpretación del Artículo 81 de la Decisión 344, por cuanto la controversia discutida ante el Tribunal consultante no versa sobre la aptitud distintiva intrínseca del signo solicitado a registro, sino sobre la extrínseca. No procede la interpretación del Artículo 95 de la citada Decisión, toda vez que el cumplimiento de los plazos para la presentación de la contestación de la observación u oposición no es materia controvertida en el proceso interno. 3.

En consecuencia, únicamente procede la interpretación del Artículo 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena4• c. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos. 4 Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

"Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de las siguientes impedimentas: a) ( ) d) Sean idénticos o se asemejen de fonna que puedan inducir al público a error, a una marca anterionnente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocida en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que perlenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable. can independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a /os mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) ( )". Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; 5 GACETA OFICIAL 2. 31/01/2017 41 de 56 4. 5.

Comparación entre signos mixtos. El elemento preponderante y la apreciación del signo en su conjunto. Signos conformados por palabras descriptivas y signos en idioma extranjero. Signos evocativos. La marca notoriamente conocida y su prueba. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos. 3. 1.1. Se abordará el presente tema en virtud de que, en el proceso interno, se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo ROYAL EXTRA STOUT (mixto), solicitado por Caribbean Development Company Limited., y la marca LEONA (mixtas), registrada a favor de Cervecería Leona S.A., sobre la base de las cuales se presentó la oposición, que fue finalmente declarada infundada. 1.2.

En consecuencia, es pertinente analizar el Articulo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: "83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) ( )".

Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; 1.3. Como se desprende de esta dísposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva.

Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor 5 • 5 Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida en el Proceso 325-IP-2015, pp. 9-10. 6 GACETA OFICIAL 31/01/2017 42 de 56 a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.4.

Al resolver la controversia, se debe examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados6. b) Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia7. c) Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocanª. 6 Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales expedidas en el Proceso 15-IP-2013, p. 5; y el Proceso 519-IP-2015, p. 6. 1 /bid. 8 En ese sentido, la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 519-IP-2015, pp. 11-12. 7 GACETA OFICIAL d) 31/01/2017 43 de 56 Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante9 • 1.5.

Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:10 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. 1.6. En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará en la imagen imperfecta que conserva en la memoria 11.

Asimismo, se entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles12. Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un 9 Véase, la interpretación prejudicial recaída en el Proceso 519-IP-2015, ya citada, pp. 11-12. 10 Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial pronunciada en el Proceso 178-IP-2015, p. 8. 11 Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas en el Proceso 129-IP-2014, p. 12;

Proceso 14-IP•2009, p. 6; Proceso 92-lP-2004, p. 6; las cuales toman como referencia la Sentencia del Tri bunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00. 12 Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Senlencia del T JCE de 12 de junio de 2007, OAMI e/ Shaker, asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi KFT e/ Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26. 8 GACETA OFICIAL 31/01/2017 44 de 56 consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz 13• 1.7.

Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor14. 1.8.

Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de sus identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir15. De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro.

En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrables 16. 1.9. De acuerdo a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que, al analizar el caso concreto, se determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. f; ó 2.

Comparación entre signos mixtos. El elemento preponderante y la apreciación del signo en su conjunto 13 Véase, en ese sentido, fa interpretación prejudicial expedida en el Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 23 de marzo de 2012, Barifla e/ OHMI - Brauerei Schlosser (ALIXIR), asunto T-157/10, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danone e/ EUIPO - Mahou (B'lue), asunto T-803114, apartado 18.

Véase también la Sentencia del TJCE de 6 de julio de 1995, caso "Mars•, asunto C-470/93, apartado 24; citada en la Sentencia del TJCE de 16 de septiembre de 1999, Estée Lauder Cosmetics e/ Lancaster Group, asunto C-220/98, apartado 27. Véase asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisión de las Comunidades Europeas e/ República Federal de Alemania, asunto C-290190, relativo a la interpretación de los Artículos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de "medicamento", en el cual el TJCE desestimó el recurso interpuesto por la Comisión, apartado 11: "El Gobierno alemán considera que las soluciones controverlidas son asimismo medicamentos por su presentación debido a la siguiente razón: dado que las soluciones deben utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curativas". 14 Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 316-f P-2015. 1S En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida en el Proceso 512-IP-2014 de 15 de julio de 2015. 16 Asi, la interpretación prejudicial recaída en el Proceso 316-IP-2015, ya citado. 9 GACETA OFICIAL 31/01/2017 45 de 56 2.1.

El Tribunal analizará el presente tema en virtud de que, tanto el signo ROYAL EXTRA STOUT (mixto), solicitado por Caribbean Development Company Limited, como la marca opositora LEONA (mixtas), previamente registrada a favor de Cervecería Leona S.A., son signos mixtos. 2.2. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.3.

En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento preponderante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión17; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. 2.3.2.

Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos: 18 a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 2.3.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos.

El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 19 17 Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida en el Proceso 129-IP-2015 de 20 de julio de 2015, p. 10. 18 Véase, en ese senlido, la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 81-IP-2015 de 20 de julio de 2015, pp. 10-11. 19 Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas en el Proceso 1-IP2005 de 9 de marzo de 2005, p. 7; y el Proceso 12-IP-2014 de 14 de marzo de 2014, p. 11. 10 G GACETA OFICIAL 31/01/2017 46 de 56 a} Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudarla a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. d} Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4 Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras20, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:21 a} Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d} Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la 20 Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. 21 Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 11 GACETA OFICIAL 31/01/2017 47 de 56 proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto. 2.5.

Finalmente, es preciso citar al tratadista Fernández-Novoa, quien explica que: "el recuerdo subsistente en la mente del consumidor vendrá determinado no por la totalidad de los elementos componentes de la marca, sino más bien por un elemento concreto; aquel que por su originalidad, carácter llamativo o situación dentro del conjunto provoque la impresión global de la marca en el consumidor ( ) la pauta de visión global tiene que combinarse con la pauta ulterior: la de supremacfa del elemento dominante que impregna la visión en conjunto de una marca"22• 2.6.

En consecuencia, el principio o regla de la impresión o visión global tiene que combinarse con la pauta de la de supremacia del elemento predominante. En otras palabras, se deberá dar preponderancia o prevalencia a un determinado elemento --denominativo o gráfico- de un signo mixto, sin dejar de aplicar la regla general del cotejo entre signos distintivos de la visión global o de apreciación del signo en su conjunto. 2.7.

En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de los signos mixtos en conflicto, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo ROYAL EXTRA STOUT (mixto), solicitado por Caribbean Development 22 Cf.

FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. ''Tratado sobre Derecho de Marcas", 2da edición, Madrid: Gómez Acebo & Rombo, Marcial Pons, 2004, p. 311. El citado autor refiere asimismo que: ·en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más caracterlstica que determina la impresión general que( ) suscita en el consumidor( ) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, detennina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores".

FERNANDEZ-NOVOA, Carlos, "Fundamentos de Derecho de Marcas·. Ed. Montecorvo, Madrid, 1984, pp. 237-239; citado en la interpretación prejudicial expedida en el Proceso 45-IP-2015 de 19 de agosto de 2015, p. 9. 12 {J GACETA OFICIAL 31/01/2017 48 de 56 Company Limited, y la marca opositora LEONA (mixtas), previamente registrada a favor de Cervecería Leona S.A. 3.

Signos conformados por palabras descriptivas y signos en idioma extranjero 3.1. En el caso concreto, la demandante alega que la denominación ROYAL EXTRA STOUT seria genérica y descriptiva para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto seria la traducción de CERVEZA FUERTE SUPERIOR.

En tal virtud, el Tribunal estima necesario referirse al presente tema. 3.2. A este respecto, es preciso recordar que no es registrable un signo conformado por indicaciones genéricas o descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos genéricos o descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.

El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo por parte de terceros y, por tanto, su marca seria considerada débi123 • 3.3. El signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa exclusivamente acerca de la calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, caracteristicas u otros datos del correspondiente producto o servicio.

En este caso, si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, a tenor de la citada prohibición, no podrá ser registrado. 3.4. En cambio, se entiende por signo genérico el que se refiere exclusivamente al género, subgénero o especie de productos o servicios al que pertenece o al propio producto o servicio que se pretende distinguir.

La falta de distintividad suficiente del signo genérico, así como la circunstancia de que su titular se apropiaría en exclusiva de una denominación integrada por elementos que deben ser de libre disposición, son los motivos que impiden su registro. 3.5. Cabe destacar que la determinación de la dimensión genérica de un signo debe ser determinada según la perspectiva de los consumidores y la relación del signo con el producto o servicio que pretende distinguir, considerando la naturaleza y características de este, así como el nomenclátor de que haga parte.

Lo anterior, en virtud de que una o varias palabras pueden constituir una denominación genérica en relación con un tipo de productos, pero no constituirla en relación con otro. Además, la dimensión genérica de tales palabras puede 23 § () Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida en el Proceso 11 O-IP-2015, p. 8. 13 GACETA OFICIAL 31/01/2017 49 de 56 desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca. 3.6.

El Tribunal advierte que el examen encaminado a determinar el carácter genérico de una marca no se deberá limitar al mero análisis gramatical de las palabras o partículas que componen el signo. En los signos compuestos constituidos por un conjunto de palabras, puede darse el caso de que el carácter genérico de las palabras -cuando se les considera aisladamente-desaparezca porque el conjunto formado por ellas se traduce en una expresión con significado propio y poder distintivo suficiente para ser registrada como marca24. 3.7.

En consecuencia, al efectuar el examen de registrabilidad, no deben tomarse en cuenta las palabras o secuencias lingüísticas genéricas o descriptivas. Esta constituye una excepción al principio según el cual el cotejo de marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos comparados, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En este caso, la distintividad deberá buscarse en la combinación con el elemento o elementos diferentes que integren el signo y en su condición de signo de fantasía, en virtud de la apreciación del signo en su conjunto. 3.8. En el presente caso, corresponde se debe determinar si las palabras ROYAL EXTRA STOUT, contenidas en la marca solicitada ROYAL EXTRA STOUT (mixta}, comporta propiamente un elemento genérico o descriptivo para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera verificar su carácter distintivo.

Signos en idioma extranjero 3.9. Dentro de este mismo punto es importante referirse a los signos en idioma extranjero ya que el signo solicitado incorpora la expresión STOUT25, del idioma inglés. 3.1O. Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro26 • 3.11.

Las denominaciones de fantasía implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de f tJ 24 En ese sentido, interpretación prejudicial expedida en el Proceso 12-IP-95 de 18 de septiembre de 1995. 25 ·cerveza negra" fuente: https://translate.qoogle.comnhl=es#en/es/stout 26 Proceso 15-IP-2011. 14 GACETA OFICIAL 31/01/2017 50 de 56 fantasia gozará generalmente de un mayor poder distintivo.

Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que, si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta27. 3.12. Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que, a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Paises Miembros28. 3.13.

Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado. 3.14. Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 4.

Signos evocativos 4.1. Como en el proceso interno la demandante alega que el signo solicitado ROYAL EXTRA STOUT (mixto) tendría un carácter evocativo, el Tribunal considera pertinente analizar el tema en cuestión señalando que un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; en decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que 27 Ibídem 28 Ibídem. 15 GACETA OFICIAL 31/01/2017 51 de 56 el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo a con aquel a través de un proceso deductivo. 29 4.2.

Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. 30 4.3. Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. 31 4.4.

En ese sentido, se debe establecer el grado evocativo de las denominaciones que componen los signos en conflicto y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. 5. La marca notoriamente conocida y su prueba 5.1. En el presente caso, Cervecería Leona S.A. alegó el carácter notorio de su marca LEONA (mixtas). En tal virtud, el Tribunal estima conveniente desarrollar el tema de la marca notoriamente conocida y su prueba. 5.2.

A este respecto, resulta pertinente tener en cuenta el Articulo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, concretamente en las causales de irregistrabilidad previstas en sus literales d) y e), cuyo tenor es el siguiente: "83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (...) d) J ó Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a 29 Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida en el Proceso 327-IP-2015, p.13 de 19 de mayo de 2016.

JO lbld. 31 /bid. 16 31/01/2017 GACETA OFICIAL 52 de 56 reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

( )". 5.3. Como se advierte de las disposiciones citadas, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial. 5.4.

Se entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal por el sector pertinente en cualquier País Miembro, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. El Articulo 84 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca. 5.5.

Los signos notoriamente características: conocidos poseen las siguientes a) Debe ser notoriamente conocido por el sector pertinente; b) Debe ser reconocido como tal en cualquiera de los Países Miembros; c) Puede haber adquirido la notoriedad por cualquier medio. 5.6. Adicionalmente, cabe señalar que la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con 17 GACETA OFICIAL 31/01/2017 53 de 56 independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicios de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella32. 5.7.

En ese sentido, la protección conferida a los signos notoriamente conocidos es más amplia que la otorgada a las marcas ordinarias; es decir, excede los principios de especialidad, territorialidad, registra! y uso obligatorio. De esta manera, se dan las siguientes particularidades en relación a los referidos principios: a) Principio de especialidad: La protección conferida al signo notoriamente conocido rompe el principio de especialidad.

En consecuencia, en todo cotejo que involucre un signo notoriamente conocido, se deberá analizar el riesgo de confusión, asociación, dilución y parasitismo, independientemente de la clase en la que se haya registrado el signo notoriamente conocido y de aquella en la que se pretenda registrar el signo en conflicto. b) Principio de territorialidad: La protección otorgada al signo notoriamente conocido comporta una excepción al principio de territorialidad.

Por lo tanto, no se negará la calidad de notorio al signo que no sea reconocido como tal en el País Miembro donde se solicita la protección, bastando al efecto que lo sea en cualquiera de los Países Miembros. c) Principio registra): La protección del signo notoriamente conocido rompe el principio registra! que rige la protección de las marcas ordinarias.

En efecto, no se negará la calidad de notorio de un signo por el solo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, la protección de los signos notoriamente conocidos no dependerá de su registro ni de su solicitud a registro en país alguno. d) Principio de uso obligatorio: La protección conferida al signo notoriamente conocido constituye una excepción al principio de uso obligatorio de la marca.

En otras palabras, no se negará el carácter de notorio ni se cancelará33 el registro de un signo notoriamente conocido a causa de su falta de uso para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro. En estos casos, la prueba 32 Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial pronunciada en el Proceso 107-IP-2015, p. 15. 33 Véase, al respecto, la interpretación prejudicial recaída en el Proceso 436-IP-2015 de 2 de marzo de 2016, pp. 13-20. 18 GACETA OFICIAL 31/01/2017 54 de 56 de la notoriedad deberá atender a criterios diferentes a la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro. 5.8.

La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición34. Además, El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente. En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos de forma no taxativa en el Articulo 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena35 • 5.9.

Resulta esencial que la autoridad nacional competente determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca36. 5.1O.

En relación con los diferentes riesgos en el mercado, la Autoridad competente, al resolver la controversia, debe tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar. Estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario37 • 5.11. El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). 34 Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales emitidas en el Proceso 8-IP-95, p.18, 25-IP-2011, p. 15, y el Proceso 107-IP-2015, p. 15. 35 Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.- "84.

Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o setvicios para /os que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; e) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

" J6 Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida en el Proceso 66-IP-2015, p. 17. 37 Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales recaidas en el Proceso 35-IP-2008, pp. 15-16, y el Proceso 386-IP-2015, pp. 20-21. 19 GACETA OFICIAL 31/01/2017 55 de 56 5.12. El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 5.13.

El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 5.14. Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 5.15.

Resulta pertinente mencionar que basta que se configure alguno de los riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 5.16. Es esencial que la autoridad nacional competente determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca38. 5.17.

En concordancia con lo expuesto, se deberá determinar si la marca LEONA (mixtas) era notoriamente conocida al momento de la solicitud del signo ROYAL EXTRA STOUT (mixto), de conformidad con los medios probatorios presentados y los criterios anteriormente expuestos, para posteriormente determinar si el signo solicitado registro genera alguno de los riesgos señalados en la presente providencia. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplic�da por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-2314, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con Jo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. 38 Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida en el Proceso 66-lP-2015, p. 17. 20 {J GACETA OFICIAL t 31/01/2017 56 de 56 La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del T b ------� e; t"i� Cecilia Lui Aylló�ros MAGISTRADA Hugo Ramiro Gomez Apac MAGISTRADO De acu�n..el8rtlculo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la lnterpretac ejudicial el Presidente y el Secreta ·o. / ero Zaffitmrm:> RESlc:5í IUTII:� -- Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 21