A TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 13 de octubre de 2016 Proceso: 67AP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente Interno del Consultante: 2010-00491 Referencia: Marca tridimensional Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 0334, recibido el 4 de febrero de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 135 Literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2010-00491.

El Auto de 26 de agosto del 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Las Partes en el Proceso Interno: Demandante: UNILEVER N.V, Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. Hechos Relevantes El 24 de abril del 2008, UNILEVER N.V. solicitó el registro de la marca tridimensional, consistente en un envase para identificar “( ) jabones, detergentes, preparaciones para blanquear y limpiar, perfumería, aguas de tocador, colonias para después de la afeitada, colonias, aceites esenciales, productos para la aromaterapia no para uso médico, preparaciones para masajes no para uso médico etc.” de la Clase 3 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

El 31 de diciembre del 2008, se publicó en la Gaceta de Propiedad Industrial 599 el extracto de la solicitud de registro. El 30 de abril del 2009, mediante Resolución 22092 la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) negó el registro de la marca TRIDIMENSIONAL solicitada, con base en la falta de distintividad de la marca.

El 4 de junio del 2009, UNILEVER N.V. presentó Recurso de Reposición y en subsidio de Apelación, los mismos que fueron resueltos mediante Resoluciones 37791 de 28 de julio de 2008 y 28184 de 31 de mayo de 2010, respectivamente, ambas en sentido de confirmar la decisión inicial. El 22 de octubre del 2010, UNILEVER N.V. presentó Acción de Nulidad en contra de las resoluciones administrativas referidas en el punto 2.4.

El 9 de septiembre del 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), contestó la acción de nulidad interpuesta en su contra. Mediante auto de 30 de junio del 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitar la 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4.1.

Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos contenidos en la Acción de Nulidad UNILEVER N.V. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: “( ) la marca TRIDIMENSIONAL no es común, ni se usa frecuentemente para envases de jabones líquidos, pues la primera y única compañía que ha adoptado tal forma característica y original fue Unilever N.V. en la marca TRIDIMENSIONAL solicitada”.

“( ) las pruebas que Unilever N.V. aportó durante el trámite administrativo demostraron que la marca TRIDIMENSIONAL no es usada por competidor alguno distinto de Unilever N.V., y que la marca TRIDIMENSIONAL, es reconocida como un signo distintivo de los productos de Unilever N.V.”. “( ) La forma característica y arbitraria del envase solicitado a registro como MARCA TRIDIMENSIONAL no es una forma necesaria, por cuanto cualquier empresario está en la posibilidad de envasar sus productos, como el jabón líquido, en innumerables tipos y formas de envase, sin que resulte necesario para éste acudir a la marca TRIDIMENSIONAL de Unilever N.V.”.

“( ) La marca TRIDIMENSIONAL cuyo registro solicita Unilever N.V., no es necesaria para que los competidores lancen en el mercado productos de la clase 3 envasados en botellas de otras formas o características, ya que la forma de la marca TRIDIMENSIONAL obedece a un diseño caprichoso de su titular, que no tiene relevancia alguna desde el punto de vista funcional o de eficacia del producto”.

“( ) Al no encontrarse incursa en causal de irregistrabilidad alguna, la marca TRIDIMENSIONAL consistente en la forma característica y arbitraria de un envase tiene aptitud distintiva y es susceptible de ser protegida mediante el registro marcario, a la luz de lo dispuesto por el artículo 134, que expresamente admite como signos registrables las formas de los envases de productos”.

Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad La SIC en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: “( ) la sociedad Unilever N.V. solicitó el registro de la marca tridimensional para amparar jabones líquidos, productos de la Clase 3 del nomenclador internacional, siendo esta la figura de un envase de base ovoide que presenta una convexidad en su parte media para 4.2. facilitar el vertimiento de su contenido y el agarre del mismo, y cuya parte superior presenta una ondulación. Siendo que el signo no es una cosa distinta a una forma usual de productos de la Clase 3, sin que ostente características individuales suficientes que la haga diferente de cualquier otro envase de productos de la Clase 3, careciendo pues de los elementos de una marca como son el servir de elemento distintivo de un empresario”.

“( ) las especificidades de la marca tridimensional no resultan suficientes para diferenciarse de un envase común de los utilizados en los productos de la clase 3, siendo las especiales hendiduras del mismo elemento que sin aportar distintividad, solo serían distinguibles luego de un riguroso examen que el consumidor no alcanza a efectuar al adquirir el producto que se pretende amparar.

Por el contrario, el consumidor no percibiría el signo como uno que distinga determinados productos o su origen empresarial, sino un elemento de la simple presentación del producto”. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante ha solicitado la interpretación prejudicial de los Artículos 134 y 135 Literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!, de los cuales se interpretará el Artículo 134 circunscrito a su literal b) y 135 Literal c) de la Decisión 486 por ser lo procedente.

De oficio se interpretará el Artículo 135 Literales a) y b) de la referida Decisión 486?, pues en el proceso interno se ha negado la solicitud del registro de un signo sobre la base de su supuesta falta de distintividad. “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea aplo para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, simbolos, gráficos, logotipos, monogrames, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y los olores; las letras y los números; un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; la forma de los productos, sus envases o envolluras; cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas O características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate”.

“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas fos signos que: 8) b) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; carezcan de distintividad". 1.2.

1.3. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad. Las marcas tridimensionales. Las formas usuales en la conformación de las marcas tridimensionales en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad.

El 30 de abril de 2009, mediante la Resolución 22092, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo tridimensional solicitado, con base en la falta de distintividad de la marca. En consecuencia, resulta pertinente abordar el tema de irregistrabilidad por falta de distintividad intrínseca, a la que hace referencia el Artículo 135 Literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

“Artículo 135.- No podrán registrarse corno marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior, * b) carezcan de distintividad”. Al respecto, un signo puede ser registrado como marca si es distintivo, susceptible de representación gráfica y no se encuentra incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos? y la susceptibilidad de representación gráfica. La marca es un medio para distinguir productos y servicios en el mercado la misma puede estar conformada, entre otros elementos, por los siguientes: palabras o combinación de las mismas, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, emblemas, envases o envoltorios, números, “Artículo 134 (Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina).- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea aplo para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro”. Interpretación Prejudicial 133-1P-2006, de 26 de octubre de 2006. Marca: “TRANSPACK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N" 1451, de 09 de enero de 2007;

Interpretación Prejudicial 128-1P- 2006, de 19 de septiembre de 2006. Marca: “USA GOLD”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1421, de 03 de noviembre de 2006; e, Interpretación Prejudicial 14-1P-2009 de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1729, de 3 de julio de 2009. Á, 1.4. 1.5. letras, colores delimitados en una forma o una combinación de colores”, Los signos deben distinguir claramente un producto o servicio en el mercado, por lo tanto, están sometidos al examen de registrabilidad que realizan las Oficinas Nacionales Competentes en materia de Propiedad Industrial, previo al otorgamiento de un derecho exclusivo, para ello se deberá tener en cuenta de manera prioritaria su capacidad distintiva determinada en dos aspectos, a saber: 1.4.1.

Distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado, y, 1.4.2. Distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad para diferenciarse de otros signos que protejan los mismos productos o servicios en el mercado. Teniendo en cuenta la definición y las características que todo signo debe poseer para ser registrado como marca es importante conocer sus requisitos principales y/o esenciales que han venido siendo desarrollados desde la promulgación de la Decisión 344 hasta la actual Decisión Andina 486, siendo estos los siguientes: 1.5.1.

La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable y soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados, a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad. 1.5.2.

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera. La distintividad es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.6.

Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrinseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio O cualesquiera de sus propiedades”.* 1.5.3.

La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o expresado en letras, números, palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “( ) La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.? Aplicando los criterios expuestos se deberá analizar si el signo solicitado TRIDIMENSIONAL es distintivo de tal forma que el consumidor pueda distinguir entre los productos para los cuales fue solicitado (Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza).

Las marcas tridimensionales En el proceso interno, consta que UNILEVER N.V. solicitó el registro de la marca TRIDIMENSIONAL que consiste en un envase para identificar “( ) jabones, detergentes, preparaciones para blanquear y limpiar, perfumería, aguas de tocador, colonias para después de la afeitada, colonias, aceites esenciales, productos para la aromaterapia no para uso médico, preparaciones para masajes no para uso médico, etc.” productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, consecuentemente, resulta pertinente abordar el tema de las marcas tridimensionales.

Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: altura, ancho y profundidad, se trata de un cuerpo provisto de volumen. Dentro de esta clase se ubican los envases, envoltorios y relieves. Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. Ed. LexisNexis, Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27. Management, Bogotá, p. 77. 4 7 Alemán, Marco Matias.

Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios, Ed. Top 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. La forma externa tridimensional en que se coloca un producto puede constituir un signo distintivo de su origen, de manera que el consumidor la perciba como indicadora del mismo y no como la simple representación de éste. Lo anterior implica que el etiquetado que lleva impreso el producto o la envoltura no hace parte de la forma externa a registrar como marca tridimensional ya que esta clase de signos básicamente se componen de una forma con volumen, sin que pueda alegarse como factor de distintividad la etiqueta impresa.

Al resolver sobre la registrabilidad de un signo tridimensional, se observará lo dispuesto en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, norma que establece la prohibición absoluta de registro de aquellos signos que carezcan de distintividad, en consecuencia, se deberá tener en cuenta si el signo cuyo registro se solicita se encuentra acompañado por suficientes elementos novedosos que puedan acrecentar su fuerza distintiva.

Se debe hacer, asimismo, un análisis minucioso a fin de determinar si tiene capacidad diferenciadora para el consumidor medio sobre el origen empresaria! del producto. Hay que tener en cuenta que los signos que sirven exclusivamente para designar las características de un producto o servicio no son registrables. Las marcas tridimensionales permiten diferenciar claramente los productos que se desea adquirir y pueden generar gran recordación en el público consumidor dentro del mercado.

Además, el objeto de estas marcas es influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto ofertado. Este Tribunal dentro de su linea jurisprudencia? ha expuesto importantes criterios que permiten determinar si un signo tridimensional es registrable como marca, entre ellos: 2.6.1. Cualquier signo puede ser registrado como marca cuando sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre y cuando no se encuentre entre aquellos casos cuyo registro se encuentra prohibido de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 135 y 136 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.6.2.

Los signos tridimensionales no se encuentran comprendidos entre las causales de irregistrabilidad establecidas en la norma, en consecuencia, la presentación tridimensional del signo no sirve por sí sola para negar el registro o para decretar su nulidad. Proceso 23-1P-1998. Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 379 de 27 de octubre de 1998, referido dentro del Proceso en el Proceso 23-1P-1998 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2.1. 3.1. 2.6.3.

No existe una regulación especial que establezca los requisitos sustanciales necesarios para que los signos tridimensionales puedan acceder al registro, consecuentemente, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento para el registro de cualquier otro signo, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica. 2.6.4.

Cuando la naturaleza de un producto exija para su comercialización de una forma determinada, el signo tridimensional constituido exclusivamente por la forma usual del producto estaría afectado por una causal de irregistrabilidad. 2.6.5. En estos casos, para que dicho producto pueda ser reconocido como signo registrable debe ostentar una forma que no sólo tenga la capacidad de designar las características del producto, sino que el consumidor medio pudiera en su totalidad distinguirlo de otros que se comercializan en el mercado.

Conforme a los criterios expuestos, se debe determinar si el signo solicitado puede ser registrado como marca teniendo en cuenta si en su diseño existe distintividad total o de algunas de sus partes, por la inclusión de elementos especiales que provoquen en quienes lo perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros signos distintivos.

Se debe realizar un análisis minucioso a fin de determinar si tiene capacidad diferenciadora para el consumidor medio sobre el origen empresarial del producto. Las formas usuales en la conformación de las marcas tridimensionales en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza En el presente caso, la SIC en su escrito de contestación a la demanda ha manifestado que "( ) la sociedad Unilever solicitó el registro de la marca tridimensional para amparar jabones líquidos, productos de la Clase 3 del nomenclator internacional, siendo ésta la figura de un envase de base ovoide que presenta una convexidad en su parte media para facilitar el vertimiento de su contenido y el agarre del mismo, y cuya parte superior presenta una ondulación. Siendo que el signo no es una cosa distinta a una forma usual de productos de la Clase 3, sin que ostente características individuales suficientes que la hagan diferente de cualquier otro envase de productos de la Clase 3, careciendo pues de los elementos de una marca como son el servir de elemento distintivo de un empresario”, consecuentemente, resulta pertinente abordar el tema de las formas usuales en la conformación de las marcas tridimensionales, a los que hace referencia el Artículo 135 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo texto es el siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas 0 características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate”.

El Tribunal? al interpretar la norma transcrita ha establecido que ésta prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del mismo, de sus envases o de sus envoltorios, advirtiendo que en relación con estas últimas, aunque la norma no lo consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases o envoltorios de los productos.

El Tribunal ha dicho que, se entiende por envase todo aquel recipiente que se destina a contener productos líquidos, gaseosos o los que, por carecer en su estado natural de formas fijas o estables, adquieren la forma del que los contiene, o incluso de aquellos otros productos que debido a su tamaño, forma o naturaleza pueden ser ofrecidos directamente al público.

El concepto de envase comprende, entre otros, botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras, latas, envoltorios, embalajes, y todo aquello que tenga caracteristicas de volumen. La forma de un producto, por su parte, comporta la propia configuración de la que está dotada la sustancia o materia que lo compone o integra. Finalmente, por forma de presentación de un producto hay que entender el aspecto externo o apariencia exterior del producto que es captada por los consumidores.

En definitiva, las formas de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos. Otro tipo de formas son necesarias en relación con los productos, sus envases o envoltorios, es decir, que indefectiblemente deberán usarse en el mercado. Esta necesidad está dada porque la naturaleza del producto lo impone o porque la función del producto no permite que tenga otra forma.

De conformidad con la normativa andina se clasifican en: PROCESO 7-IP-2012. Marca: “FIGURA DE UNA CHUPETA” (figurativa). Interpretación prejudicial de 4 de julio de 2012. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, 10 3.6. 3.7. 3.8. 3.5.1. Formas impuestas por ta naturaleza: Son aquellas que se 'csprenden de los elementos esenciales del producto.

Son formas que obligadamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los productos, sus envases o envoltorios; y, 3.5.2. Formas impuestas por la función del producto: Son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto. Habría que preguntarse ¿para qué sirve el producto?, y de esta manera identificar su forma funcional.

Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, excluye que las formas de uso común o necesarias puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando. Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios.

Las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es de uso común o necesario en una clase determinada puede no serlo así en otra. Se debe determinar si la forma tridimensional solicitada a registro por UNILEVER N.V. es distintiva o si es una forma común o necesaria de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado en la presente interpretación. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2010-00491, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisá Ayllófí Quinteros erchan MAGISTRADA GISTRADA 11 Herná Ébrañó Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

SECRETARIO Notifíquese a la Entidad Consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 12