TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de septiembre de 2016 Proceso: 72-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N? 1 de Quito, de la República del Ecuador Expediente interno del Consultante: 17811-2013-2314 Referencia: Marcas ROYAL EXTRA STOUT LABEL (mixta) y LEONA (mixtas) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 8236-S-TDCA-JE, recibido el 5 de febrero de 2016, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N*1 de Quito, República del Ecuador, solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 81, 83 literales a), d) y e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-2314.
El Auto de 26 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A. ANTECEDENTES, 1. Partes en el proceso interno Demandante: Cervecería Leona S.A. Demandado: Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial (IEP)), República del Ecuador. 4 2.1. 2.2. Tercero interesado: Caribbean Development Company Limited Hechos relevantes En junio de 1995, se publicó en la Gaceta de Propiedad Industrial el extracto de la solicitud de registro presentada por Caribbean Development Company Limited de la marca ROYAL EXTRA STOUT LABEL (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 321 de la “Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas”, instituida por el Arreglo de Niza (en adelante, Clasificación Internacional de Niza)?.
El 26 de agosto de 1996, Cervecería Leona S.A. presentó oposición al registro de la marca de fábrica ROYAL EXTRA STOUT LABEL, sobre la base de lo dispuesto en el Artículo 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, y como propietaria de las marcas de fábrica LEONA (mixtas)?. Cervezas, aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.
Expediente administrativo: 58304-95. Registrada, en Ecuador, mediante certificados 2556-95 para la clase 33 y 410-93 en la clase 32; en Colombia, mediante certificados 89053 en la clase 32, 161695 en la clase 31, 89853 en la clase 32, 173914 en la clase 33, 173747 en la clase 32, 173749 en la clase 32, 173748 en la clase 32, 173550 en la clase 32, 173752 en la clase 32, 173753 en la clase 32, 173751 en la clase 32 y 173754 en la clase 32; y, en Bolivia: 157584-C en la clase 32. 2 e > 2.3. 2.4. 2.5. 3.1. 3.2. 3.3.
El 27 de mayo de 1999, mediante Resolución 970327, la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro solicitado. El 13 de septiembre de 1999, Cervecería Leona S.A. interpuso demanda de impugnación en contra de la Resolución 970327. El 2 de febrero de 2016, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N* 1 de Quito, República del Ecuador, solicitó al Tribuna! de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de los Artículos 81, 83 literales a), d) y e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Argumentos de la demanda Cervecería Leona S.A. presentó demanda en la que expuso los siguientes argumentos: La solicitud del signo cuyo registro se pretende está compuesto de varios elementos que deben ser analizado a fin de determinar el elemento esencial del signo. Cada uno de los términos que componen el signo solicitado tiene un significado propio directo o evocativo del producto que protege la marca.
Así, ROYAL es evocativo de calidad superior, EXTRA tendría el mismo significado, mientras que STOUT denota fuerza y evoca a una cerveza fuerte. De dichos términos, se puede deducir que se pretende el registro del término CERVEZA FUERTE SUPERIOR Y DISEÑO, existiendo una clara correlación entre la denominación y el producto, lo que la hace irregistrable, conforme a las normas marcarias y, por tanto, en un elemento que se diluye dentro del cotejo marcario al no ser esencial.
Los vocablos no constituyen el elemento esencial de la solicitud. El diseño de un león o leona con características muy semejantes o similares a aquellas que son propias del diseño de las marcas de propiedad de Cervecería Leona S.A. por las siguientes consideraciones: a) ambos diseños evocan lo mismo por cuanto pretenden expresar la fortaleza y bravura del animal que representan, con la misma posición de sus garras delanteras y su cola; y, b) ambas figuras se encuentran circunscritas en una etiqueta ovalada.
Lo importante y fundamental en la semejanza de los diseños de la marca y de la solicitud es: a) que el gráfico de la solicitud constituye su elemento esencial, que resalta a la vista de los consumidores, convirtiendose en el elemento de referencia para recordar y asociar la marca con el producto; y, b) que, al ser el elemento esencial, es el factor preponderante de la confusión indirecta, por cuanto reproduce el concepto de la marca LEONA (mixtas). 3.4. 3.5. 3.6. 4.1. 4.2.
Aplicando los criterios doctrinales al caso concreto, se encuentra que el gráfico que compone el signo solicitado no solo reproduce las partes esenciales del gráfico de la marca, sino que además la evoca. La marca registrada LEONA (mixtas) es notoriamente conocida, por lo que se la debió proteger contra la dilución de su fuerza distintiva.
Estas consideraciones no fueron tomadas en cuenta por la Administración, al contrario, esta le otorgó el carácter de elemento esencial a palabras genéricas y descriptivas para distinguir productos comprendidos en la clase 32, como son CERVEZA FUERTE SUPERIOR, o lo que es lo mismo, ROYAL EXTRA STOUT. Argumentos de la contestación a la demanda El 1EPI presentó contestación a la demanda sosteniendo lo siguiente: a) Negación pura y simple de los fundamentos de hecho y derecho. b) Hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que la marca mixta suscita en el consumidor, por lo que hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de la misma, esta debe ser la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y, por lo mismo, determina la impresión genera! que la marca mixta va a suscitar en los consumidores, esta dimensión se la puede encontrar tanto en el elemento denominativo como en el gráfico. c) En el presente caso, el elemento más preponderante de la marca solicitada es el denominativo, por lo que, comparadas las marcas enfrentadas desde este parámetro se aprecia que son totalmente diferentes y, en consecuencia, la marca solicitada es suficientemente distintiva, por lo que no puede darse riesgo de confusión en el público consumidor. d) Sobre la base de lo anteriormente expuesto, se concluye que el signo solicitado cumple con los requisitos del Artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 194 de la Ley de Propiedad Intelectual, por lo que no se encuentra incursa en las prohibiciones relativas contempladas en el Articulo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y el Artículo 196 de la Ley de Propiedad Intelectual.
No se encontró, en el expediente remitido, copia del escrito de contestación a la demanda contencioso administrativa por parte de Caribbean Development Company Limited, tercero interesado en el proceso interno. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 81, 83 literales a), d) y e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
No procede la interpretación del Articulo 81 de la Decisión 344, por cuanto la controversia discutida ante el Tribunal consultante no versa sobre la aptitud distintiva intrínseca del signo solicitado a registro, sino sobre la extrínseca. No procede la interpretación del Artículo 95 de la citada Decisión, toda vez que el cumplimiento de los plazos para la presentación de la contestación de la observación u oposición no es materia controvertida en el proceso interno. En consecuencia, únicamente procede la interpretación del Artículo 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena!.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN trregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos. Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. - “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; a) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o intemacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legitimo titular de la marca notoriamente conocida;
(.J. NS 1.1. 1.2. 1.3, Comparación entre signos mixtos. El elemento preponderante y la apreciación del signo en su conjunto. Signos conformados por palabras descriptivas y signos en idioma extranjero. Signos evocativos. La marca notoriamente conocida y su prueba. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos. Se abordará el presente tema en virtud de que, en el proceso interno, se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo ROYAL EXTRA STOUT (mixto), solicitado por Caribbean Development Company Limited., y la marca LEONA (mixtas), registrada a favor de Cervecería Leona S.A., sobre la base de las cuales se presentó la oposición, que fue finalmente declarada infundada.
En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: “83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor*,.
Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida en el Proceso 325-1P-2015, pp. 9-10. 6 14. a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro.
Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Al resolver la controversia, se debe examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontadosf. b) Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia”. c) Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocant, Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales expedidas en el Proceso 15-1P-2013, p. 5; y el Proceso 519-1P-2015, p. 6. tbíd. En ese sentido, la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 519-1P-2015, pp. 11-12.
JN 1.5. 1.6. d) Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante?, Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:*? a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará en la imagen imperfecta que conserva en la memoria!'.
Asimismo, se entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles*?. Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoria de productos o servicios contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un 10 11 Véase, la interpretación prejudicial recaida en el Proceso 519-IP-2015, ya citada, pp. 11-12.
Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial pronunciada en el Proceso 178-IP-2015, p. 8. Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas en el Proceso 129-1P-2014, p. 12; Proceso 14-1P-2009, p. 6; Proceso 92-IP-2004, p. 6; las cuales toman como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00.
Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 475-1P-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del TJCE de 12 de junio de 2007, OAMI c/ Shaker, asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi KFT c/ Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26. 8 S 1.7. 1.8. 1.9. consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz!3, Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor!4, Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de sus identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir'S. De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro.
En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrables?6, De acuerdo a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que, al analizar el caso concreto, se determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre signos mixtos.
El elemento preponderante y la apreciación del signo en su conjunto 16 Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial expedida en el Proceso 475-1P-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 23 de marzo de 2012, Barilla c/ OHMI — Brauerei Schlósser (ALIXIR), asunto T-157/10, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danone c/ EUIPO — Mahou (B'lue), asunto T-803/14, apartado 18.
Véase también la Sentencia del TJCE de 6 de julio de 1995, caso “Mars”, asunto C-470/93, apartado 24; citada en la Sentencia del TJCE de 16 de septiembre de 1999, Estée Lauder Cosmetics c/ Lancaster Group, asunto C-220/98, apartado 27. Véase asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisión de las Comunidades Europeas c/ República Federal de Alemania, asunto C-290/90, relativo a la interpretación de los Artículos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de "medicamento", en el cual el TJCE desestimó el recurso interpuesto por la Comisión, apartado 11: “El Gobiemo alemán considera que las soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por su presentación debido a la siguiente razón: dado que las soluciones deben utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curalivas”.
Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 316-IP-2015. En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida en el Proceso 512-1P-2014 de 15 de julio de 2015, Asi, la interpretación prejudicial recaída en el Proceso 316-1P-2015, ya citado. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. El Tribunal analizará el presente tema en virtud de que, tanto el signo ROYAL EXTRA STOUT (mixto), solicitado por Caribbean Development Company Limited, como la marca opositora LEONA (mixtas), previamente registrada a favor de Cervecería Leona S.A., son signos mixtos.
Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento preponderante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión”; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto.
Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos:18 a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.
Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos.
El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:?? 17 18 19 Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida en el Proceso 129-1P-2015 de 20 de julio de 2015, p. 10. Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 81-1P-2015 de 20 de julio de 2015, pp. 10-11.
Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas en el Proceso 1-IP- 2005 de 9 de marzo de 2005, p. 7; y el Proceso 12-IP-2014 de 14 de marzo de 2014, p. 11. 10 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4 Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras?, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:?! a) b) d) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.
La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.
Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la 21 Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 11 2.5. 2.6. 2.7. proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.
Finalmente, es preciso citar al tratadista Fernández-Novoa, quien explica que: “el recuerdo subsistente en la mente del consumidor vendrá determinado no por la totalidad de los elementos componentes de la marca, sino más bien por un elemento concreto; aquel que por su originalidad, carácter llamativo o situación dentro del conjunto provoque la impresión global de la marca en el consumidor ( ) la pauta de visión global tiene que combinarse con la pauta ulterior: la de supremacia del elemento dominante que impregna la visión en conjunto de una marca”2, En consecuencia, el principio o regla de la impresión o visión global tiene que combinarse con la pauta de la de supremacia del elemento predominante.
En otras palabras, se deberá dar preponderancia o prevalencia a un determinado elemento —denominativo o gráfico— de un signo mixto, sin dejar de aplicar la regla general del cotejo entre signos distintivos de la visión global o de apreciación del signo en su conjunto. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de los signos mixtos en conflicto, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo ROYAL EXTRA STOUT (mixto), solicitado por Caribbean Development Cf.
FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. “Tratado sobre Derecho de Marcas”, 2da edición, Madrid: Gómez Acebo 8 Rombo, Marcial Pons, 2004, p. 311. El citado autor refiere asimismo que: “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más caracteristica que determina la impresión general que ( ) suscita en el consumidor ( ) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.
FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Ed. Montecorvo, Madrid, 1984, pp. 237-239; citado en la interpretación prejudicial expedida en el Proceso 45-1P-2015 de 19 de agosto de 2015, p. 9. 12 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. Company Limited, y la marca opositora LEONA (mixtas), previamente registrada a favor de Cervecería Leona S.A. Signos conformados por palabras descriptivas y signos en idioma extranjero En el caso concreto, la demandante alega que la denominación ROYAL EXTRA STOUT sería genérica y descriptiva para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto sería la traducción de CERVEZA FUERTE SUPERIOR.
En tal virtud, el Tribunal estima necesario referirse al presente tema. A este respecto, es preciso recordar que no es registrable un signo conformado por indicaciones genéricas o descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos genéricos o descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.
El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo por parte de terceros y, por tanto, su marca sería considerada débil?3. El signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa exclusivamente acerca de la calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio.
En este caso, si tales caracteristicas son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, a tenor de la citada prohibición, no podrá ser registrado. En cambio, se entiende por signo genérico el que se refiere exclusivamente al género, subgénero o especie de productos o servicios al que pertenece o al propio producto o servicio que se pretende distinguir.
La falta de distintividad suficiente del signo genérico, así como la circunstancia de que su titular se apropiaria en exclusiva de una denominación integrada por elementos que deben ser de libre disposición, son los motivos que impiden su registro. Cabe destacar que la determinación de la dimensión genérica de un signo debe ser determinada según la perspectiva de los consumidores y la relación del signo con el producto o servicio que pretende distinguir, considerando la naturaleza y características de este, así como el nomenclátor de que haga parte.
Lo anterior, en virtud de que una o varias palabras pueden constituir una denominación genérica en relación con un tipo de productos, pero no constituirla en relación con otro. Además, la dimensión genérica de tales palabras puede Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida en el Proceso 110-1P-2015, p. 8. 13 desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca. 3.6.
El Tribunal advierte que el examen encaminado a determinar el carácter genérico de una marca no se deberá limitar al mero análisis gramatical de las palabras o partículas que componen el signo. En los signos compuestos constituidos por un conjunto de palabras, puede darse el caso de que el carácter genérico de las palabras —cuando se les considera aisladamente— desaparezca porque el conjunto formado por ellas se traduce en una expresión con significado propio y poder distintivo suficiente para ser registrada como marca?*. 3.7.
En consecuencia, al efectuar el examen de registrabilidad, no deben tomarse en cuenta las palabras o secuencias lingúísticas genéricas o descriptivas. Esta constituye una excepción al principio según el cual el cotejo de marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos comparados, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
En este caso, la distintividad deberá buscarse en la combinación con el elemento o elementos diferentes que integren el signo y en su condición de signo de fantasía, en virtud de la apreciación del signo en su conjunto. 3.8. En el presente caso, corresponde se debe determinar si las palabras ROYAL EXTRA STOUT, contenidas en la marca solicitada ROYAL EXTRA STOUT (mixta), comporta propiamente un elemento genérico o descriptivo para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera verificar su carácter distintivo.
Signos en idioma extranjero 3.9. Dentro de este mismo punto es importante referirse a los signos en idioma extranjero ya que el signo solicitado incorpora la expresión STOUT*, del idioma inglés. 3.10.Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro?, 3.11.Las denominaciones de fantasía implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de En ese sentido, interpretación prejudicial expedida en el Proceso 12-1P-95 de 18 de septiembre de 1995. 25 “Cerveza negra” fuente: hittos://translate.google.com/?hl=estten/esí/stout E Proceso 15-1P-2011. 14 fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo.
Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que, si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta?”. 3.12.Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.
Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que, a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros*, 3.13.
Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado. 3.14.Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.
Signos evocativos Como en el proceso interno la demandante alega que el signo solicitado ROYAL EXTRA STOUT (mixto) tendría un carácter evocativo, el Tribunal considera pertinente analizar el tema en cuestión señalando que un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; en decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial caracteristica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que 27 28 Ibidem Ibidem. 15 4.2. 4.3. 44. 5.1. 5.2. el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo a con aquel a través de un proceso deductivo.?2 Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables.
No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.*0 Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir.
En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.31 En ese sentido, se debe establecer el grado evocativo de las denominaciones que componen los signos en conflicto y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. La marca notoriamente conocida y su prueba En el presente caso, Cervecería Leona S.A. alegó el carácter notorio de su marca LEONA (mixtas).
En tal virtud, el Tribunal estima conveniente desarrollar el tema de la marca notoriamente conocida y su prueba. A este respecto, resulta pertinente tener en cuenta el Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, concretamente en las causales de irregistrabilidad previstas en sus literales d) y e), cuyo tenor es el siguiente: “83.
Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: ( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a 29 Ei Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida en el Proceso 327-1P-2015, p.13 de 19 de mayo de 2016. tbid.
Ibid. 16 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;
(Jr Como se advierte de las disposiciones citadas, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.
Se entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal por el sector pertinente en cualquier País Miembro, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. El Articulo 84 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca.
Los signos notoriamente conocidos poseen las siguientes características: a) Debe ser notoriamente conocido por el sector pertinente; b) Debe ser reconocido como tal en cualquiera de los Países Miembros; c) Puede haber adquirido la notoriedad por cualquier medio. Adicionalmente, cabe señalar que la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con 17 independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicios de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella??.
En ese sentido, la protección conferida a los signos notoriamente conocidos es más amplia que la otorgada a las marcas ordinarias; es decir, excede los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso obligatorio. De esta manera, se dan las siguientes particularidades en relación a los referidos principios: a) Principio de especialidad: La protección conferida al signo notoriamente conocido rompe el principio de especialidad.
En consecuencia, en todo cotejo que involucre un signo notoriamente conocido, se deberá analizar el riesgo de confusión, asociación, dilución y parasitismo, independientemente de la clase en la que se haya registrado el signo notoriamente conocido y de aquella en la que se pretenda registrar el signo en conflicto. b) Principio de territorialidad: La protección otorgada al signo notoriamente conocido comporta una excepción al principio de territorialidad.
Por lo tanto, no se negará la calidad de notorio al signo que no sea reconocido como tal en el Pais Miembro donde se solicita la protección, bastando al efecto que lo sea en cualquiera de los Países Miembros. c) Principio registral: La protección del signo notoriamente conocido rompe el principio registral que rige la protección de las marcas ordinarias.
En efecto, no se negará la calidad de notorio de un signo por el solo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite en el Pais Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, la protección de los signos notoriamente conocidos no dependerá de su registro ni de su solicitud a registro en país alguno. d) Principio de uso obligatorio: La protección conferida al signo notoriamente conocido constituye una excepción al principio de uso obligatorio de la marca.
En otras palabras, no se negará el carácter de notorio ni se cancelará? el registro de un signo notoriamente conocido a causa de su falta de uso para distinguir productos oO servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro. En estos casos, la prueba Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial pronunciada en el Proceso 107-1P-2015, 5.7. 32 p. 15. 3 Véase, al respecto, la interpretación prejudicial recaida en el Proceso 436-1P-2015 de 2 de marzo de 2016, pp. 13-20. 18 AS 5.8. 5.9. de la notoriedad deberá atender a criterios diferentes a la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro O fuera de cualquier País Miembro.
La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición**, Además, El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente. En ese sentido, para determinar sí una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos de forma no taxativa en el Artículo 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena**, Resulta esencial que la autoridad nacional competente determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marcas, 5.10.En relación con los diferentes riesgos en el mercado, la Autoridad 5.11. competente, al resolver la controversia, debe tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar.
Estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario*”. El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). 37 Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciates emitidas en el Proceso 8-IP-95, p.18, 25-1P-2011, p. 15, y el Proceso 107-1P-2015, p. 15.
Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.- “84. Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigiledad de la marca y su uso constante; a) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida en el Proceso 66-1P-2015, p. 17.
Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales recaidas en el Proceso 35-1P-2008, pp. 15-16, y el Proceso 386-1P-2015, pp. 20-21 19 5.12.El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 5.13.El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altisima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 5.14.
Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 5.15. Resulta pertinente mencionar que basta que se configure alguno de los riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 5.16.
Es esencial que la autoridad nacional competente determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca. 5.17.En concordancia con lo expuesto, se deberá determinar si la marca LEONA (mixtas) era notoriamente conocida al momento de la solicitud del signo ROYAL EXTRA STOUT (mixto), de conformidad con los medios probatorios presentados y los criterios anteriormente expuestos, para posteriormente determinar si el signo solicitado registro genera alguno de los riesgos señalados en la presente providencia. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-2314, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
E Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida en el Proceso 66-IP-2015, p. 17. 20 La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. L a Cecilia Luisa AyllórrGuinteros A Ñ MAGISTRADA Herná Hugo Ramiro Gómez Apac ISTRADO MAGISTRADO De acuer: acuerdo cone rtículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la pre: nte e nororatads Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Herná ero Zambrano DS > Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 21