TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de septiembre de 2016 Proceso: 66-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado (Colombia) Expediente interno del Consultante: 2010-00414 Referencia: Marcas VOGUE (denominativa) y VOGUE (mixta) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 333, recibido el 4 de febrero de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado de la República de Colombia, solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 136 literal a) y 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2010-00414, El Auto de 26 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1 1. Partes en el proceso interno A 4 2.1. 2.2. 2.3. Demandante: Advance Magazine Publishers Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. Tercero interesado: Laboratorios de Cosméticos Vogue S.A, Hechos relevantes El 9 de agosto de 2000, Advance Magazine Publishers, Inc. (en adelante, AMP) solicitó el registro de la marca VOGUE (denominativa), para distinguir “servicios de tiendas o almacenes de ventas por menor disponibles a través de comunicaciones de computador, televisión interactiva, de información vía satélite e inalámbrica sobre modas y belleza” comprendidos en la Clase 35 de la “Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas”, instituida por el Arreglo de Niza (en adelante, Clasificación Internacional de Niza)!.
El 25 de septiembre de 2000, se publicó el extracto de ta referida solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial 496. Dentro del plazo legal, Laboratorios de Cosméticos Vogue S.A., presentó oposición con fundamento en la confundibilidad del signo solicitado con las siguientes marcas de su titularidad, cuya notoriedad adujo: a) VOGUE (denominativa), registrada mediante certificado 125614, para distinguir “servicios de laboratorio prestados para la transformación mecánica o química de sustancias inorgánicas y orgánicas en nuevos productos, tales como drogas, cosméticos, productos higiénicos, de limpieza, desinfectantes y perfumeria”, servicios comprendidos en la Clase 40; y, b) VOGUE (mixta), previamente solicitada? para distinguir “servicios prestados por personas, individual o colectivamente, a título de miembros de una organización que requieren un alto grado de actividad mental y se refieren a aspectos teóricos o prácticos en materias complejas del esfuerzo humano especialmente lo relacionado con productos o líneas de cosméticos”, servicios incluidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.
Expediente administrativo: 00 59594. Expediente administrativo: 92 292762. El registro fue finalmente denegado por la SIC. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 3.1. Y Ta VONCAJE El 28 de febrero de 2001, mediante Resolución 6898, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) declaró fundada la oposición de Laboratorios de Cosméticos Vogue S.A. y, en consecuencia, denegó la solicitud de registro.
AMP interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución Administrativa 6898. El 23 de noviembre de 2009, mediante Resolución 59309, la Directora de Signos Distintivos de la SIC, al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución 6898. El 28 de abril de 2010, mediante Resolución 22083, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 6898.
El 21 de septiembre de 2010, AMP interpuso, ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las Resoluciones 6898, 59309 y 22083. El 30 de junio de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado de la República de Colombia suspendió el proceso a fin de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de los Artículos 136 literal a) y 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Argumentos de la demanda de Nulidad AMP presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en la que expuso los siguientes argumentos: No hay una vinculación suficientemente estrecha entre los servicios de la Clase 35 para los cuales AMP solicitó el registro de la marca VOGUE (denominativa) y los servicios de la Clase 42 de la solicitud en que Laboratorios de Cosméticos Vogue S.A. basó su oposición, como para inducir al público a creer que se trata de bienes que provienen de un mismo empresario. 3 3.2. 3.3. 3.4.
Los actos acusados resultan violatorios del Artículo 146 de la Decisión 486, que mantiene la disposición contenida en el Artículo 93 de la Decisión 344, pues esta norma dispone que únicamente “quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca". Si bien AMP solicitó, el 9 de agosto de 2000, el registro de la marca VOGUE (denominativa) para distinguir servicios en la Clase 35, sus derechos sobre dicha marca no se inician en ese momento, sino que son muy antiguos y preexistentes a aquellos sobre los cuales se fundó la oposición. En efecto, VOGUE se encuentra registrada en Colombia a favor de AMP, bajo certificado 12355, para distinguir productos comprendidos en la Clase 16, desde el 25 de agosto de 1939, e identifica la revista de modas VOGUE de amplia circulación en Colombia y en varios otros países.
Mediante Resolución 69116 de 1 de diciembre de 2010, se revalidó el carácter de signo notoriamente conocido de la marca VOGUE (denominativa), declarado en Colombia desde 1984 y mantenido de forma continua en las decisiones proferidas por la SIC en las décadas de los 90 y 2000. Es así como la SIC ha reconocido el carácter notorio de la marca VOGUE (denominativa), tanto a favor de la sociedad The Conde Nast Publications Inc., anterior titular del certificado de registro 12355, correspondiente a la marca VOGUE (denominativa), en la Clase 16, cuyos derechos cedió a favor de AMP.
Argumentos de la contestación a la demanda de Nulidad. La SIC presentó contestación a la demanda sosteniendo lo siguiente: a) Las resoluciones atacadas no contravienen el contenido de los Artículos 136 literal a) y 146 de la Decisión 486; el signo solicitado a registto VOGUE (denominativo) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 reúne a cabalidad los presupuestos establecidos en el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 para la irregistrabilidad; por lo tanto, el signo solicitado VOGUE (denominativo) no es distintivo ni apto para distinguir en el mercado los servicios que pretende amparar, es más, de haberse concedido el registro del signo VOGUE (denominativo) se hubiera dejado expuesto al consumidor al riesgo de confusión o asociación que busca prevenir la causal que se aplicó para denegar el registro. se trate de los mismo productos o servicios, o siguiera, se b) En el presente caso, concurren los 2 (dos) elementos requeridos para la configuración de un riesgo de confusión entre los signos en, conflicto, cuales son la identidad o semejanza entre ambos y que ' f e relacionen en alguna medida. 4 4.2. d) Si bien el actor, dentro del trámite administrativo, alegó en la contestación de la oposición, la presunta notoriedad de su marca registrada VOGUE (denominativa), no probó dicha notoriedad conforme lo exige la normativa andina, esto es, dentro del ámbito territorial y temporal pertinente.
En efecto, la notoriedad debe no solo aducirse sino también probarse de manera objetiva dentro del trámite administrativo en que se alega, lo cual no se evidenció en el presente caso. A Laboratorios de Cosméticos Vogue S.A. le asistía el legítimo interés para presentar oposición dentro del trámite administrativo adelantado con ocasión a la solicitud de registro del signo VOGUE (denominativo) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35, ya que desde 1992 tenía en curso ante la SIC la solicitud de registro como marca de su signo VOGUE (mixto) para amparar servicios incluidos en la Clase 42.
Laboratorios de Cosméticos Vogue S.A., tercero interesado en el proceso interno, presentó contestación a la demanda, manifestando fundamentalmente lo siguiente: a) b) d) Los servicios que se pretenden identificar en la Clase 35 con el signo VOGUE (denominativo) son servicios complementarios a los distinguidos mediante el signo VOGUE (mixto), registrado a favor de Laboratorios de Cosméticos Vogue S.A., lo cual lleva a pensar que se trata de un mismo empresario.
La SIC aplicó correctamente la norma andina en materia de marcas, toda vez que la moda y la belleza, así como sus canales de comercialización, tienen un vínculo estrecho con la elaboración y transformación de cosméticos y perfumeria. En efecto, los cosméticos y la perfumería hacen parte del gran género de los productos de belleza o lo complementan.
Como se puede inferir de lo arriba mencionado, AMP presentó la solicitud de registro 7 (siete) años después de que fuera otorgado el registro de la marca VOGUE (mixta) en la Clase 40 y 12 años después de la solicitud de registro de la marca VOGUE (mixta) en la Clase 42. Por lo anterior, está demostrado que Laboratorios de Cosméticos Vogue tiene legítimo interés en la oposición a la marca que se pretende registrar por parte de AMP.
La marca notoria no serviría de prueba para solicitar el registro de una marca, por cuanto el Artículo 136 literal g) de la Decisión 486 contempla la figura de la notoriedad como un presupuesto de irregistrabilidad mas no como uno que favorezca la registrabilidad; razón por la cual, los argumentos del actor en los cuales expresa 5 que “la calidad de ta marca VOGUE es un factor que favorece la registrabilidad del signo VOGUE” carecen de sustento legal.
NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consuitante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 136 literal a) y 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No procede la interpretación del Artículo 146 de la citada Decisión, por cuanto, no se controvierte en el proceso interno lo relacionado a la oposición, sino a la irregistrabilidad de un signo por confusión. En consecuencia, únicamente procede la interpretación del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andinas.
De oficio, se interpretarán los Artículos 136 literal h), 224, 226 y 229 de la Decisión 486, por cuanto el carácter notorio, tanto del signo opositor como del solicitado a registro, fue materia controvertida ante el Tribunal consultante?*. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
Decisión 436 de la Comisión de la Comunidad Andina. - "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (ezo) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pals Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” “Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.
También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o 6 ESISIS 1.1.
1.2. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos denominativos. Comparación entre signos denominativos y mixtos. La marca notoriamente conocida y su prueba. Conexión competitiva entre servicios comprendidos en las clases 35 y
42. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos Se abordará el presente tema en virtud de que, en el proceso interno, se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo VOGUE (denominativo), solicitado por AMP, y la marca VOGUE (mixta), registrada a favor de Laboratorios de Cosméticos Vogue S.A., sobre la base de la cual se presentó la oposición y se denegó el registro solicitado.
En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos.” “Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero.” “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( J”. 1.3. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, 1.4. a) b) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.
El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Al resolver la controversia, se debe examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 325-1P-2015, pp. 9-10. 8 1.5. b) d) determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontadosf.
Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, O las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia”.
Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocant. Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante?. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:* a) b) d) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo 10 Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro del Proceso 15-1P-2013, p. 5; y el Proceso 519-1P-2015, p. 6. tbíd. En ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 519-1P-2015, pp. 11-12. tbíd. Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-1P-2015, p. 8. 9 1.6. 1.7. 1.8. el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará en la imagen imperfecta que conserva en la memoria!!, Asimismo, se entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles!?, Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento.*3 Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor!?, Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de sus identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que 12 Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas en el Proceso 129-IP-2014, p. 12;
Proceso 14-IP-2009, p. 6; Proceso 92-1P-2004, p. 6; las cuales toman como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00. Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 475-1P-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del TJCE de 12 de junio de 2007, OAMI c/ Shaker, asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi KFT c/ Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26.
Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 475-1P-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 23 de marzo de 2012, Barilla c/ OHMI - Brauerei Schlósser (ALIXIR), asunto T-157/10, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danone c/ EUIPO — Mahou (B'lue), asunto T-803/14, apartado 18.
Véase también la Sentencia del TJCE de 6 de julio de 1995, caso “Mars”, asunto C-470/93, apartado 24; citada en la Sentencia del TJCE de 16 de septiembre de 1999, Estée Lauder Cosmetics c/ Lancaster Group, asunto C-220/98, apartado 27. Véase asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisión de las Comunidades Europeas c/ República Federal de Alemania, asunto C-290/90, relativo a la interpretación de los Artículos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de "medicamento", en el cual el TJCE desestimó el recurso interpuesto por la Comisión, apartado 11: “El Gobierno alemán considera que las soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por su presentación debido a la siguiente razón: dado que las soluciones deben utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curativas”.
Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 316-IP-2015. 10 1.9. 2.1. 2.2. cada uno distingue o pretende distinguir?S. De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro. En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrables?*, De acuerdo a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que, al analizar el caso concreto, se determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre signos denominativos En consideración a que el signo solicitado VOGUE es denominativo y uno de las marcas opositoras que es VOGUE es también denominativa, es preciso abordar el presente tema.
Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, se encuentran conformados por secuencias lingúísticas o gramaticales, formadas por una o varias letras, palabras y/o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo legible, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en:1? 2.1.1.
Sugestivos, que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; o, 2.1.2. Arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y 2.3. la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos, se debe realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:18 (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 15 En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 512-1P-2014 de 15 de julio de 2015. Asi, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 316-1P-2015, ya citado.
Ibid. Véase, a modo referencial, Proceso 88-1P-2015, pp. 10-11. 11 £ 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. (ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos denominativos VOGUE y VOGUE. Comparación entre signos denominativos y mixtos El Tribunal desarrollará el presente tema en virtud del tipo de marcas en conflicto, es decir, de la marca VOGUE (denominativa), solicitada por AMP, y las marcas VOGUE denominativa y mixta, registradas a favor de Laboratorios de Cosméticos Vogue S.A., sobre la base de las cuales se presentó la oposición y se denegó el registro solicitado.
Como la controversia radica en determinar la posibilidad de confusión de un signo denominativo y uno mixto, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo, por un lado, y por un elemento denominativo y uno gráfico, por el otro. Los denominativos están representados por una o más palabras legibles, dotadas o no de un significado conceptual.
Los mixtos, en cambio, por un elemento denominativo y uno figurativo, es decir, por palabras y trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso?*, Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro del Proceso 55-1P-2013, p. 12; y el Proceso 178-1P-2015, p. 10. 12 3.4.
En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico. a) Sial realizarla comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial?, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión?!. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:?? (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. 21 22 Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 129-1P-2015, p. 10. En lo que concieme al cotejo entre marcas mixtas, cabe precisar que se ha adicionado en el literal c), ta siguiente precisión: “salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión”.
Dicha precisión no ha sido tomada en cuenta en antecedentes previos del Tribunal en los que solo se indicaba lo siguiente: “Sí al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comerciaf.
Sin embargo, resulta pertinente adicionar la precisión planteada debido a que uno de los supuestos en los que podría suscitarse el riesgo de confusión es aquel en el que sin perjuicio del elemento que predomine en los signos mixtos, estos podrían evocar una misma cosa, caracteristica o idea. Lo que ocurra, por ejemplo, cuando la parte denominativa de una marca describe el gráfico de la otra.
Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 88-IP- 2015, pp. 10-11. 13 3.5. 4.2. 4.3. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. En congruencia con el desarrollo de la presente interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas desarrolladas precedentemente, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos VOGUE (denominativo) y VOGUE (mixto).
Para su análisis, se debe tener en cuenta las palabras o particulas que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. La marca notoriamente conocida y su prueba En el presente caso, Laboratorios de Cosméticos Vogue S.A. alegó, en su escrito de oposición, el carácter notorio de su marca VOGUE (mixta).
Por su parte, AMP aduce la notoriedad del signo solicitado VOGUE (denominativo). En tal virtud, el Tribunal estima conveniente desarrollar el tema de la marca notoriamente conocida y su prueba. A este respecto, resulta pertinente tener en cuenta el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal h), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” Como se advierte de la disposición citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial. 14 4.4, 4.5. 4.6.
El Artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal por el sector pertinente en cualquier País Miembro, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. El Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca.
De lo dispuesto por los referidos artículos, se desprenden ciertas caracteristicas de los signos notoriamente conocidos: a) Debe ser notoriamente conocido por el sector pertinente?; b) Debe ser reconocido como tal en cualquiera de los Países Miembros?*; c) Puede haber adquirido la notoriedad por cualquier medio. Adicionalmente, cabe señalar que la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicios de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella?, 23 24 25 Al respecto, el Artículo 230 establece una lista no exhaustiva de sectores pertinentes de referencia: “Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del lipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) tos círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores." Sin embargo, cabe apuntar que, como dispone el Artículo 229 de la Decisión 486: “Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero;
Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial pronunciada en el Proceso 107-IP-2015, p. 15. 15 4.7. En ese sentido, la protección conferida a los signos notoriamente conocidos es más amplia que la otorgada a las marcas ordinarias; es decir, excede los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso obligatorio. De esta manera, se dan las siguientes particularidades en relación a los referidos principios: a) Principio de especialidad: La protección conferida al signo notoriamente conocido rompe el principio de especialidad.
En consecuencia, en todo cotejo que involucre un signo notoriamente conocido, se deberá analizar el riesgo de confusión, asociación, dilución y parasitismo, independientemente de la clase en la que se haya registrado el signo notoriamente conocido y de aquella en la que se pretenda registrar el signo en conflicto (Artículos 155 literal e) y 226 segundo párrafo de la Decisión 486). b) Principio de territorialidad: La protección otorgada al signo notoriamente conocido comporta una excepción al principio de territorialidad.
Por lo tanto, no se negará la calidad de notorio al signo que no sea reconocido como tal en el País Miembro donde se solicita la protección, bastando al efecto que lo sea en cualquiera de los Países Miembros (Artículo 224 de la Decisión 486). c) Principio registral: La protección del signo notoriamente conocido rompe el principio registral que rige la protección de las marcas ordinarias.
En efecto, no se negará la calidad de notorio de un signo por el solo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite en el País Miembro o en el extranjero (Artículo 229 literal a) de la Decisión 486). Por lo tanto, la protección de los signos notoriamente conocidos no dependerá de su registro ni de su solicitud a registro en país alguno. d) Principio de uso obligatorio: La protección conferida al signo notoriamente conocido constituye una excepción al principio de uso obligatorio de la marca.
En otras palabras, no se negará el carácter de notorio ni se cancelará? el registro de un signo notoriamente conocido a causa de su falta de uso para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro (Artículo 229 literal b) de la “A Decisión 486). En estos casos, la prueba de la notoriedad deberá atender a criterios diferentes a “la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro", de conformidad con lo establecido en el Artículo 228.
ES Véase, al respecto, la interpretación prejudicial recaída en el Proceso 436-1P-2015 de 2 de marzo de 2016, pp. 13-20. 1 16 4.8. 4.9. La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición?”. Además, El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486.
En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los parámetros establecidos de forma no taxativa en el artículo previamente citado?, En relación con los diferentes riesgos en el mercado, la autoridad competente al resolver la controversia debe tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con los Artículos 136 literal h) y 226 literales a), b), y c) de la Decisión 486.
Estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario??, a) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). 27 28 29 Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales emitidas en los Procesos 08-1P-95, p.18, 25-1P-2011, p. 15, y 107-1P-2015, p. 15.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pals Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; a) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
E) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; y) tos aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antiguedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pais Miembro o en el extranjero.
Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales recaídas en el Proceso 35-1P-2008, pp. 15-16, y en el Proceso 386-1P-2015, pp. 20-21. 17 1 b) El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. c) El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altisima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. d) Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 4.10, Resulta pertinente mencionar que basta que se configure alguno de los 4.1 riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.
Es esencial que la autoridad nacional competente determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca, 4.12.En concordancia con lo expuesto, se deberá determinar si el signo 5.1.
VOGUE (denominativo) era notoriamente conocido al momento de su solicitud a registro, así como el carácter notorio de la marca opositora VOGUE (mixta). Conexión competitiva entre servicios comprendidos en las clases 35 y 42 Se abordará el presente tema en virtud de que, en el proceso interno, se discute la existencia de una vinculación o conexión suficientemente estrecha entre los servicios comprendidos en la Clase 35 para los cuales AMP solicitó el registro de la marca VOGUE (denominativa) y los servicios incluidos en la Clase 42, que distingue la marca VOGUE (mixta) previamente solicitada por Laboratorios de Cosméticos Vogue S.A., sobre la base de la cual se denegó el registro de la primera.
Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida en el Proceso 66-1P-2015, p. 17. 18 5.2. 5.3. 5.4. Ante todo, se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486*!.
Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes??.
Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. am 32 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Paises Miembros utilizarán la Clasificación Intemacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado agregado) Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 19 b) d) La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.
A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. La pertenencia a una misma clase de complementariedad de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podria darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios.
Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.
De lo contrario, sí habrá conexión competitiva. 20 Dos productos completamente disímiles (e.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (e.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (e.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.
De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva. Los grandes distribuidores (e.g., supermercados) no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. A diferencia de ello, sí es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas si este criterio se combina con otros criterios.
Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro. 5.5.
En el caso concreto, se debe determinar si existe conexión competitiva entre los servicios comprendidos en la Clase 35 que pretende distinguir el signo solicitado VOGUE (denominativo), y los servicios incluidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, que distingue la marca opositora sobre la base de la cual se denegó el registro solicitado.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 2010-00414, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. A Cecilia Luísa Ayllón Quinteros MAGISTRADA brano Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO Herná mero Z: De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunai, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretarjo.
Notifíquese al Tribunal consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 22