Año XXXIV – Número 2974 Lima, 17 de marzo de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 266-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 201100252. Referencia: Signo involucrado: FIGURATIVA PROCESO 274-IP-2016 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 201300411. Referencia: Patente: DISPOSITIVO DISPENSADOR DE MEDICAMENTO CON UNA PANTALLA INDICADORA DEL ESTADO DEL RESERVORIO DE MEDICAMENTO INTERNO PROCESO 305-IP-2016 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador. Expediente interno del Consultante: 17811-2013-15245. Referencia: Marcas involucradas SUPER-MAX (denominativa) y SUPERMAXI (denominativa) Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 17/03/2017 2 de 66 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 17 de febrero de 2017 Proceso: 266-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2011-00252 Referencia: Signo involucrado: FIGURATIVA Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 2351, recibido el 31 de mayo de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2011-00252; y, El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. é A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: EMPRESAS CMPC S.A. Demandado: Superintendencia de Industria República de Colombia y Comercio, Proceso 266-IP-2016 GACETA OFICIAL 2. 17/03/2017 3 de 66 Hechos relevantes 2.1. El 23 de diciembre de 2008, EMPRESAS CMPC S.A. (en adelante, "CMPC") solicitó el registro de la marca FIGURATIVA1 para distinguir productos comprendidos en la Clase 162 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, "la Clasificación Internacional de Niza"). 2.2.

El extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial 601, presentando oposición en su contra la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., al considerar que el signo solicitado carece de distintividad y presta una ventaja funcional. 2.3. El 31 de julio de 2009, mediante Resolución 39146, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, "la SIC") declaró infundada la oposición y concedió el registro del signo FIGURATIVO. 2.4.

Dentro del término legal correspondiente, PRODUCTOS FAMILIA S.A. presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación, en contra de la Resolución 39146. 2.5. El 28 de septiembre de 2009, mediante Resolución 48845 la Jefe de la División de Signos Distintivos al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución 39146. 2.6. El 21 de enero de 2011, mediante Resolución 750, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, al resolver el recurso de apelación, revocó la Resolución 39146, declaró fundada la oposición presentada por PRODUCTOS FAMILIA S.A. y denegó el registro del signo FIGURATIVO para identificar productos de la Clase 16 de la Expediente 08-136130. 2 Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta: artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles: máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés, en especial pañales desechables, papeles, cartones y articulas de estas materias, tales como papel higiénico, toallas de papel, pañuelos de papel. 2 Proceso 266-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 4 de 66 Clasificación Internacional de Niza, por considerar que el signo solicitado incurría en la causal de irregistrabilidad contenida en el Artículo 135 literal b) de la Decisión 486. 2.7.

El 2 de junio de 2011, CMPC interpuso demanda de nulidad en contra de la Resolución 750. 2.8. Mediante providencia de 15 de febrero de 2016, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia suspendió el proceso y solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emita la Interpretación Prejudicial correspondiente. 3.

Argumentos de la demanda de nulidad presentada por parte de CMPC 3.1. El signo solicitado se encuentra compuesto por una marca puramente gráfica compuesta por un conjunto de líneas y dibujos, que es susceptible de registro como marca, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 134 de la Decisión 486, el cual enuncia que podrán constituir marcas, entre otros, las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos. 3.2.

El signo materia de conflicto para la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, cumple con todos los elementos requeridos para ser distintiva en el mercado. 3.3. El consumidor habitual de los productos a los cuales está dirigido puede asociar rápidamente la expresión FIGURATIVA con las mercancías que identifica. 3.4. El signo solicitado está compuesto por líneas, dibujos y formas que al solo verlas en el producto hacen que goce de suficiente distintividad y que, al no tener ningún parecido con otras marcas figurativas, el consumidor lo pueda elegir la próxima vez que adquiera el producto identificado con la marca figurativa. 3.5.

Existen varias marcas FIGURATIVAS registradas en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza compuestas por un conjunto de trazos que conforman una imagen abstracta y que son lo suficientemente distintivos. 3.6. El signo solicitado posee los dos elementos necesarios para su registro, distingue sus productos en el mercado y tiene una clara representación gráfica. 3 Proceso 266-lP-2016 GACETA OFICIAL 4. 17/03/2017 5 de 66 Argumentos de la contestación a la demanda 4.1.

No se remitió a este Tribunal el escrito de contestación a la demanda por parte de la SIC, toda vez que habría sido presentado fuera de tiempo y la Corte Consultante resolvió tenerla como no presentada.

4.2. PRODUCTOS FAMILIA S.A. no presentó contestación a la demanda. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 135 literal b) de la Decisión 4863 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación de la norma solicitada. 2. De oficio, se interpretará el Artículo 134 literal b) de la citada Decisión4, puesto que corresponde analizar el tema de los signos figurativos.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad. Los signos figurativos. Criterios de registrabilidad. Las figuras geométricas. Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones 3. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad 1.1.

Dentro del proceso interno la SIC denegó el registro del signo solicitado al considerar que el mismo se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el Artículo 135 literal b) de la Decisión 486, es decir, por carecer de distintividad, en razón de lo cual se analizará este tema. 3 "Artfculo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) b) carezcan de distintividad;

(... )" 4 "Articulo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

( ) b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos: (.•.)" 4 Proceso 266-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 6 de 66 1.2. La posibilidad de registro de un signo como marca contemplada en el Artículo 134 de la Decisión 486 está expresamente condicionada a que dicho signo sea distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica. 1.3.

La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. 1.4.

La aptitud distintiva es precisamente uno de los elementos constitutivos de la marca, es un requisito esencial para su registro y, por tanto, no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad. 1.5. Por su parte, el literal a) del Artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del Artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad. 1.6.

La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. 1.7. De igual manera, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de irregistrabilidad absoluta en el Artículo 135, literal b) que hace referencia específica a la distintividad intrínseca que debe tener un signo en el mercado para ser admitido a registro como marca. 1.8.

En consecuencia, se debe analizar en el presente caso, si el signo FIGURATIVO, cumple con los requisitos del Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en el Artículo 135 literal b) de la referida Decisión. 2. Los signos figurativos. Criterios de registrabilidad.

Las formas geométricas 2.1. Dentro del proceso interno que motivó esta Interpretación Prejudicial, la sociedad CMPC solicitó el registro de la marca "FIGURATIVA", la cual está destinada a distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de 5 ll Proceso 266-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 7 de 66 la Clasificación Internacional de Niza, por lo tanto, es necesario hacer referencia a las marcas figurativas. 2.2.

En el marco de la Decisión 486 se puede constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el Artículo 134 de la mencionada Decisión5 • 2.3. En este contexto, el Tribunal considera conveniente, con carácter ilustrativo, examinar lo relacionado con las marcas gráficas, puesto que el signo en conflicto corresponde a esa clase.

Las marcas gráficas son definidas como un signo visual porque se dirige a la vista, a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa; lo predominante en esta clase de marca, es el elemento escogido en su forma gráfica6 • 2.4. Además, sobre este tipo de signos, se ha manifestado que las marcas gráficas, llamadas también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en la que están expresadas.

La jurisprudencia del Tribunal ha precisado que dentro del señalado tipo de marcas se encuentran las puramente gráficas, que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representan a través de un conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y las figurativas, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir7• 2.5.

Las marcas figurativas son aquellas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: 2.5.1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. 2.5.2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. 2.6.

La marca FIGURATIVA debe ser suficientemente distintiva como para ser apta a registro como marca y poder distinguirse de otros signos existentes en el mercado. s Proceso 132- IP-2012. 6 Ibídem. 1 Proceso 09-IP-94. 6 Proceso 266-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 8 de 66 Las figuras geométricas 2.7. La marca solicitada "FIGURATIVA" está formada por la gráfica de dos formas ovaladas dispuestas verticalmente, las cuales presentan una terminación en punta en su extremo superior; cada una de estas formas contiene una forma ovalada de menor tamaño, la cual contiene a su vez una pequeña forma circular.

En medio de las formas ovaladas antes descritas, se presenta un trazo que describe una forma triangular cuyos segmentos laterales presentan una ligera curvatura que remata en punta, por lo que es pertinente analizar la registrabilidad de una figura geométrica como marca. 2.8. Refiriéndonos al concepto de figura geométrica podemos decir que es la: "Representación de un elemento geométrico en el plano o en el espacio."ª. 2.9.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en su Artículo 134 literal b), entre otros, permite el registro de figuras, por lo que es completamente viable que se registren como signos las figuras sean geométricas o no, siempre y cuando sean distintivas. 2.10. En el presente caso, se deberá analizar si la marca FIGURATIVA solicitada es por sí apta para registro, verificando si no incurre en una de las prohibiciones absolutas para el registro de un signo como marca, concluyendo que si al signo solicitado lo acompañan suficientes elementos diferentes que contribuyan a acrecentar la fuerza distintiva del signo, el mismo será registrable. 3.

Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones 3.1. Afirma la compañía CMPC que la SIC ha concedido el registro de varias marcas compuestas por un conjunto de trazos que conforman una imagen abstracta y que son lo suficientemente distintivos, en razón de lo cual es necesario abordar el tema la autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones. 3.2.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marcas en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marcas en los otros Países.

O bien, si el registro de marcas ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser 8 Definición Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. 7 Proceso 266-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 9 de 66 negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro9• 3.3.

Un aspecto de especial importancia en relación con este tema constituye el hecho de que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación con el caso puesto en su conocimiento.

En cualquier evento, es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado 10. 3.4. Sobre el segundo tema, la norma comunitaria estableció como atribución de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones.

Como ya se indicó, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas, así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado11• 3.5. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, de forma independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares12. 3.6.

Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite1 3. �.,. 9 Proceso 71-IP-2007. 10 Proceso 181-IP-2014. 11 Ibídem. 12 lbidem. 13 Ibídem. 8 Proceso 266-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 10 de 66 3.7.

Sobre la base del principio de la autonomía se faculta a que la oficina nacional competente en cada expediente administrativo evalúe conforme a las circunstancias de cada caso, sin que exista la obligación de fundamentar sus resoluciones en antecedentes de proceso pasados, toda vez que la obligación de la autoridad administrativa es efectuar un análisis actual de cada solicitud de signo que admite o deniega 1 4 • En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2011-00252, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. wJ Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Apac Hugo Ramiro -:_ ' MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación judicial la Presidenta y el Secre rio.

¡ Cecilia L�yll� PRESIDENTA 14 lbidem. 9 Proceso 266-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 11 de 66 Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 10 17/03/2017 GACETA OFICIAL 12 de 66 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 17 de febrero de 2017 Proceso: 274-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2013-00411 Referencia: Patente: DISPOSITIVO DISPENSADOR DE PANTALLA CON MEDICAMENTO UNA INDICADORA DEL ESTADO DEL RESERVORIO DE MEDICAMENTO INTERNO Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 2375, recibido el 1 de junio de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 14, 15 literal f), 16, 18, 28 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2013-00411: y, El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: NORTON HEAL THCARE LTDA. Proceso 274-IP-2016 GACETA OFICIAL Demandado: 2. 17/03/2017 13 de 66 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), REPÚBLICA DE COLOMBIA. Hechos relevantes 2.1. El 2 de septiembre de 2005, NORTON HEAL THCARE LTD. (en adelante, NORTON) solicitó en fase nacional el registro de la patente de invención titulada: "DISPOSITIVO DISPENSADOR DE MEDICAMENTO CON UNA PANTALLA INDICADORA DEL ESTADO DEL RESERVORIO DE MEDICAMENTO INTERN0" 1, que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2004/006511 de 11 de marzo de 2004. 2.2.

El extracto de la solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 566, sin que se hayan presentado oposiciones por parte de terceros. 2.3. El 6 de agosto de 201 O, mediante Oficio 9868, la Directora de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) notificó a NORTON respecto de varias observaciones de fondo en las que incurría la solicitud. 2.4.

El 2 de noviembre de 201O, NORTON dio contestación al requerimiento formulado por la autoridad. 2.5. El 15 de julio de 2011, mediante Oficio 11017 el Director de Nuevas Creaciones de la SIC notificó a la solicitante respecto de la acción oficial de fondo con observaciones. 2.6. El 11 de octubre de 2011, NORTON respondió el Oficio 11017 y presentó un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 16 reivindicaciones. 2.7.

El 29 de febrero de 2012, el Superintendente de Industria y Comercio (E) de la SIC, mediante Resolución 12316, denegó el privilegio de patente, argumentando que la materia reivindicada carecía de novedad., L· óp 2.8. El 12 de abril de 2012, NORTON interpuso recurso de reposición. 2.9. El 19 de febrero de 2013, mediante Resolución 5125, el Superintendente de Industria y Comercio de la SIC, al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución 12316.

Expediente interno PCT-05-88375. 2 Proceso 274-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 14 de 66 2.1O. El 29 de julio de 2013, NORTON presentó acción de nulidad en contra de las Resoluciones 12316 y 5125; y, posteriormente, presentó escrito de reforma de la demanda. 2.11. La SIC presentó escrito de contestación a la demanda y a su reforma, el 17 de febrero y el 07 de abril de 2014, respectivamente. 2.12.

El 20 de enero de 2016, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretación Prejudicial correspondiente. 3. Argumentos de la demanda planteada por NORTON 3.1. La solicitud de patente está relacionada con un montaje de inhalador de medicamento más comprensivo que provee directamente al usuario la información del estado del recipiente del medicamento en una forma que fácilmente puede ser reconocido, incluso por usuarios con deficiencias visuales y mentales. 3.2.

La SIC incurre en error material al calificar indebidamente la realidad sobre las características técnicas de la invención. 3.3. El dispositivo dispensador de medicamento con pantalla indicadora del estado del reservorio de medicamento interno solicitado, cumple con el requisito contemplado en el Articulo 14 de la Decisión 486, toda vez que se relaciona con un producto, materia patentable en Colombia, reuniendo los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. 3.4.

La SIC consideró que las características técnicas de la invención constituían un uso y eran ''formas de presentación de la información" y erróneamente aplicó la prohibición contenida en el Artículo 15 literal f) de la Decisión 486. 3.5. Ninguna de las reivindicaciones se relaciona con las formas de presentar información, sino que se refieren a un producto que es totalmente patentable de acuerdo con el Artículo 14 de la Decisión 486. 3.6.

La invención es nueva en relación con el documento D1, ya que no revela las características del primer y segundo estado requeridos por la reivindicación 1 de la solicitud presentada. 3.7. Dadas las diferencias existentes entre lo que contiene el documento D1 y la materia reclamada en la reivindicación 1, es claro que debe 3 Proceso 274-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 15 de 66 reconocerse la novedad de la misma y, en consecuencia, de las reivindicaciones que dependen de ésta. 3.8.

Si bien la SIC no objeta el nivel inventivo, a través de los actos impugnados sí ofrece argumentos suficientes para entender que su análisis deja de lado aspectos técnicos en los cuales se puede identificar el nivel inventivo. 3.9. La SIC utilizó la descripción de la invención de manera equivocada ya que realizó un análisis ex-post facto (llamado hindsight en inglés), error que se evidencia al basar su análisis en la invención final, que como es obvio no lo conocía el inventor cuando inició la investigación. 4.

Argumentos de la contestación a la demanda presentada por parte de la SIC 4.1. La decisión de denegar la solicitud de patente se soportó en el documento del estado de la técnica (01 2) que anula la novedad del dispositivo dispensador de medicamento reivindicado, documento que fue publicado previamente a la fecha de la prioridad de la solicitud que se analiza y que, por tanto, demuestra la revelación previa del cotejo reclamado en la solicitud. 4.2.

Además, se evidenció la falta de claridad, concisión, sustento descriptivo y demás falencias que presentó la solicitud durante el trámite y que impidieron su patentabilidad, observaciones que se sustentaron en razonamientos técnicos, no solo en oficios de traslado al solicitante. 4.3. La SIC no incurrió en ningún error, debido a que en cada uno de los estudios de patentabilidad, se pudieron establecer claramente las características técnicas estructurales esenciales del dispositivo que se estaba reclamando, para posteriormente compáralo con la tecnología existente. 4.4.

La inadecuada presentación de la solicitud tanto en la descripción como en las figuras fue un impedimento para definir de manera clara y sin especulaciones la materia que se deseaba proteger y las características técnicas estructurales que estaban incluidas en la solicitud de patente de invención. 4.5. Al comparar elemento por elemento entre la materia solicitada y el estado de la técnica, las características técnicas esenciales del objeto de la solicitud son idénticas a las divulgadas en el documento D1, por lo cual la solicitud carece de novedad.

Documento 01, WO 2004/078236 A2., publicado el 16 de septiembre de 2004. 4 Proceso 274-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 16 de 66 4.6. Si bien la invención se refiere a un producto cuya aplicación es evidente en la industria de la manufactura de aparatos de dispensación de medicamentos, éste invento ya fue anticipado en el documento 01 del estado de la técnica. 4.7.

Teniendo en consideración que los usos, formas de operac1on, descripción del funcionamiento, las ventajas y resultados a alcanzar no son patentables, pese a que pueden acompañar el contenido de la reivindicación, resultan irrelevantes para el examen de patentabilidad, ya que no determinan de manera tangible las diferencias frente a otros inhaladores de medicamentos existentes en el estado de la técnica. 4.8.

La patente solicitada no es una invención según lo previsto en el Artículo 15 literal f) de la Decisión 486, y como tal fue objetada en el examen de fondo. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 14, 15 literal f), 16, 18, 28 y 30 de la Decisión 4863 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación solicitada. 3 ·Articulo 14.• Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial". ·Articulo 15.- No se considerarán invenciones: ( ) O las fonnas de presentar ínfonnación•. ·Articulo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la detenninación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40".

"Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio nonnalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica". "Artículo 28.- La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla.

La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente infonnaclón: a) el sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención; 5 Proceso 274-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 17 de 66 2. De oficio se interpretará el Artículo 21 de la Decisión 4864 para analizar la no patentabilidad de los usos.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Los requisitos de la patentabilidad. Novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Las patentes de invención de productos o de procedimientos. La no patentabilidad de usos. Las reivindicaciones. El requisito de claridad y concisión. Prohibición de patentar las formas de presentar información. El papel del técnico medio en la materia.

Proscripción del examen de tipo "Hindsight" o "ex post facto". 2. 3. 4. 5. D. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Los requisitos de la patentabilidad. Novedad, nivel inventivo y aplicación industrial 1.1. En el procedimiento administrativo interno se resolvió denegar la solicitud de patente de invención presentada por falta de novedad.

Por lo tanto, el Tribunal considera pertinente referirse a los requisitos de patentabilidad. b) la tecnologla anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología; c) una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnologla anterior; d) una reseña sobre los dibujos, cuando los hubiera; e ) una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes; y, f) una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención".

"Artículo 30.• Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior.

Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple·. 4 "Artículo 21.- Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el articulo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente iniciar. 6 Proceso 274-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 18 de 66 1.2.

Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una patente de invención se encuentran fijados por el Articulo 14 de la Decisión 486. 1.3. Según lo dispuesto en el Artículo14 de esa Decisión, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial5 • De la novedad de la invención 1.4.

El Artículo 16 de la Decisión 486 enuncia que: "Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica". En el ordenamiento jurídico comunitario andino, la novedad que se predica de los inventos debe ser absoluta o universal, esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel mundial. 1.5. A la pregunta ¿qué se entiende por invención?, este Tribunal enuncia que el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico -y por tanto no se deriven de manera evidente del 'estado de la técnica'- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria6 • 1.6.

Ahora bien, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, por cualquier medio, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento7 • 1.7.

Este Tribunal, recogiendo criterios expuestos por la doctrina para delimitar el concepto de novedad, ha concluido8: 5 Ibídem. 6 Proceso N º 21-IP-2000. 7 Proceso 157-IP-2014. e Proceso 07-IP-2004. 7 Proceso 274-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 19 de 66 "Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son /as siguientes: a) Objetividad.

La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado. b) Irreversibilidad de la pérdida de novedad. ( ) una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible. c) Carácter Universal de la Novedad (...) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero.

( ) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país. d) Carácter público de la novedad. ( ) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente". 9 (Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 1057, de 21 de abril de 2004). 1.8. 9 El Tribunal ha tomado como referencia criterios de las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP), mediante los cuales "la falta de novedad de una invención se configurará si su objeto deriva clara, precisa y directamente del estado de la técnica, y si en éste son conocidas todas las características de aquélla.

En lo que concierne a la interpretación del estado de la técnica, las Cámaras han desarrollado algunos principios: '(i) Reglas generales de interpretación; (ii) Combinaciones en un documento anterior; (iii) Apreciación de características implícitas; (iv) Apreciación de características intrínsecas; (v) Apreciación de lo equivalente; (vi) Apreciación de dibujos;

(vii) Apreciación de ejemplos; (viii) Apreciación de usos anteriores; (ix) Grandes reivindicaciones; (x) Divulgación defectuosa; (xi) Divulgación fortuita; (xii) Posibilidad de puesta en práctica'. En cuanto al principio relativo a las 'combinaciones en un documento anterior', las Cámaras han precisado que 'cuando un documento comprendido en el estado de la técnica hace referencia a una 'manera CABANELLAS, Guillermo.

"DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN". Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2001. Págs. 702 a 704. 8 Proceso 274-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 20 de 66 habitual' de preparar un producto, estará permitido consultar documentos de referencia tales como manuales, enciclopedias o diccionarios, a fin de determinar lo que el experto en la materia hubiese comprendido a la fecha de presentación de la solicitud de patente, o de la prioridad reconocida' (Office européen des brevets, La Jurisprudence des chambres de recours, CD interactivo "Special Edition - Espace Legal': DG 3 (Recours), 4ª edición, 2001 )''1º. {Proceso 13-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1061, de 29 de abril de 2004, TRIHIDRATO patente: {2 R.3S)-3-TERT­ DE BUTOXICARBONILAMIN0-2-HIDROXl-3-FENILPROPIONATO DE 4ACETOXl-2-BEZOILOXl-58, 20 -EPOXl-1, 78, 108-TRIHIDROXl-90XO-TAX-11-EN-13-IL0) 11. 1.9.

A fin de determinar la novedad del invento se deben seguir las siguientes reglas 12: a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica {anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica. 1.1 O. El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, determinó ciertos criterios que conviene transcribir: "Una invención tal como se encuentra reivindicada se considera nueva si no forma parte del estado de la técnica.

El examinador debe mostrar que la invención no es nueva. En tal sentido, cuando un inventor deposita una solicitud de patente para una invención y no existen datos que prueben 10 Proceso 13-IP-2004. 11 Esto ha sido considerado en la Interpretación Prejudicial de 2 de diciembre de 2009, expedida en el proceso 85-IP-2009. 12 Proceso 12-IP-1998. 9 Proceso 274-IP-2016 GACETA OFICIAL que no es nueva, considerada nueva. la invención 17/03/2017 21 de 66 reivindicada será Para el análisis de la novedad no se pueden combinar diferentes documentos del estado de la técnica.

Sin embargo, si un documento se refiere explícitamente a otro documento para proporcionar más detalle sobre alguna característica, se puede considerar que el contenido del segundo documento relativo a esa característica está incorporado en el primero. Un documento del estado de la técnica puede contener información implícitamente, es decir, todo aquello que la persona versada en la materia puede derivar directamente y sin ambigüedad del documento.

Por ejemplo, si un documento habla de una bicicleta, implícitamente se refiere a las ruedas de la bicicleta, aunque no /as mencione. Con fines ilustrativos se consignan a continuación algunos conceptos tomados de la normativa europea (Art. 52(1) Y 54 EPC): Novedad: todo lo que no forma parte del estado de la técnica. Falta de novedad: se afecta la novedad de la materia reivindicada si ésta se deriva de una que forma parte del estado de la técnica de manera directa, sea de manera explícita o implícita por un técnico en la materia.

El examinador podrá sustentar falta de novedad en divulgaciones realizadas en documentos, conferencias, ferias, dibujos, etc., o con base en su propio conocimiento siempre que esté debidamente acreditado. La impugnación de la novedad deberá hacerse a partir de una misma divulgación, teniendo en cuenta que no se podrá combinar distintas fuentes de referencia. Si un elemento equivale a otro, la objeción no podría ser por falta de novedad sino por falta de mérito inventivo.

Así un hilo de cobre y uno de plata son equivalentes por tener la misma función, pero no son lo mismo. Si a un mismo elemento se le asigna nombres distintos pero sus características técnicas son las mismas, la novedad se afecta. Este sería el caso de "manta" o "toalla" que no presentan características técnicas distintas. 10 Proceso 274-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 22 de 66 Una descripción específica afecta la novedad de una general, pero no a la inversa.

En el caso de rangos, la novedad se destruye si en el estado de la técnica existen ejemplos contenidos en dicho rango. Así, por ejemplo, si la solicitud reivindica un proceso entre 120 y 150 grados y el estado de la técnica describe el mismo proceso a 130 grados, no habría novedad'113• Del nivel inventivo 1.11. De conformidad con el Artículo 18 de la Decisión 486, una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia.

Este requisito, ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente. 1.12.

Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica. En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el 'estado de la técnica', en el primero, se coteja la invención con las 'anterioridades' existentes dentro de aquella, cada uno por separado, mientras que en el segundo {nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención.14 1.13.

Ahora bien, para los efectos del Artículo 18 de la Decisión 486 resulta pertinente definir qué se entiende por "obvio" y por "evidente" y, en consecuencia, determinar qué se debe entender por nivel inventivo. 13 Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina.

Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Disponible en http:/lwww.comun ídadandina.org/public/patentes.pdf. 14 Proceso Nº 12-IP-98. ll Proceso 274-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 23 de 66 1.14. Lo obvio es "que se encuentra o pone delante de los ojos; muy claro o que no tiene dificultad.

Mientras que lo evidente "certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar" 15• Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio1a. 1.15. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica 17• 1.16.

El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, establece ciertos criterios para determinar el nivel inventivo que es importante transcribir: "Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

La cuestión para el examinador es si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia. La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo. El examinador no debe determinar qué "cantidad" de nivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias.

El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención debe probarse a partir del estado de la técnica. Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la 15 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA.

Vigésima Segunda Edición. Madrid España. 2001. "DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO". Págs. 686 y 1089. 16 Proceso 153-1P-2015. 17 Ibídem. 12 Proceso 274-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 24 de 66 técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica.

Cuando se ha establecido la falta de novedad de la invención, no es necesario evaluar el nivel inventivo, dado que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica. Normalmente el estado de la técnica más cercano se encuentra en el mismo campo de la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. Por ejemplo, en el área química el estado de la técnica más cercano puede ser aquél que describa un producto estructuralmente semejante al producto de la invención o un uso o actividad semejante al de la invención. 10.2 Método para la evaluación del nivel inventivo 10.2.1 Análisis problema-solución Para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al método problema-solución. Para ello deben cumplirse las siguientes etapas: - identificación del estado de la técnica más cercano; - identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad; y - definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano. La pregunta es ¿ qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? Dichas diferencias, en términos de características técnicas, entre la invención y el estado de la técnica más cercano representan la solución al problema técnico en cuestión. Se debe definir el problema sin incluir elementos de la solución, porque entonces la solución sería evidente.

El problema técnico no siempre será el indicado en la solicitud y a veces tiene que ser replanteado en función de los resultados 13 Proceso 274-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 25 de 66 de la búsqueda. El estado de la técnica más cercano puede ser diferente del conocido por el solicitante y del cual él partió. Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano Y del problema técnico, sí la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia.

La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicacíón(es).

Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos. Se debe tener en cuenta que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriorí, tomando como punto de partida la misma invención. Por lo tanto, el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medíos en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención. La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto.

Sí consiste en una combinación de elementos no es válido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues la invención puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características. Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado.

Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo. En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: - ¿ estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?; - ¿ de resolverlo en la forma en que se reivindica: y 14 Proceso 274-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 26 de 66 - ¿ de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en /os tres casos, no hay nivel inventivo.

( )"18. 1.17. El Tribunal considera importante resaltar el papel del técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado. Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo 19: - El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la "media normal" en la materia que se trate.

Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista "obviedad", y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo. - El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la "ficción" para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad.

Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre, es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de "hoy en día" pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento.

Por Jo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivel inventivo. 1.18. En el caso particular, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se usó la figura del técnico medio en la materia. 18 Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina.

Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Págs. 76 a 78. Disponible en http://www.comunidadandina.org/public/patentes,pdf. 19 Proceso 407-IP-2015. 15 Proceso 274-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 27 de 66 De la susceptibilidad de aplicación industrial 1.19.

Igualmente, para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el Artículo 19 de la norma comunitaria que se interpreta20 • 1.20. Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten; por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica21. 2.

Las patentes de invención de productos o de procedimientos. La no patentabilidad de usos 2.1. En consideración a que en el proceso interno se discute si el objeto de la patente es un uso, se analizará este tema. 2.2. Tal como lo señala el Artículo 14 de la Decisión 486, "Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones. sean de producto o de procedimiento. en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial." 2.3.

La Comisión de la Comunidad Andina estableció por medio del Artículo 21 de la Decisión 486, una prohibición para el otorgamiento de patentes en la Subregión22. 2.4. Dicha norma, en efecto, excluye de manera expresa la posibilidad de patentamiento de los productos o procedimientos que gocen ya de la protección que confiere la patente, así sea "por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial".

El pretender obtener los beneficios que otorga la patente para un segundo uso de invenciones previamente patentadas, con el argumento de que es un uso distinto al originalmente reconocido por la patente inicial, no implica que se satisfaga el requisito esencial de novedad, toda vez que al existir una patente previa del invento original, éste ya se encuentra en el estado de la técnica23 • 20 Proceso 46-IP-2012. 21 lbldem. 22 Proceso 38-IP-2012. 23 lbldem. 16 Proceso 274-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 28 de 66 2.5.

La prohibición o exclusión consagrada en el Artículo 21 en comento, contiene como presupuestos básicos a juicio de este Organismo, en primer lugar, la determinación de que los productos o los procedimientos para los cuales se requiere la nueva protección de una patente, se encuentran ya amparados por igual derecho y, en consecuencia, se han ubicado en el estado de la técnica por haberse hecho accesibles al público24 • 2.6.

Al Tribunal le resulta claro, que sólo aquello que es nuevo puede ser protegido por una patente, principio incorporado al derecho comunitario con el objeto de incentivar la investigación; por lo que conceder protección del Estado a productos o procedimientos carentes de novedad, resultaría atentatorio tanto al propósito señalado como a la misma función social asignada al Derecho de Propiedad lndustrial25 • 2. 7.

En segundo término, el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, debe ser necesariamente entendido como la consagración en el Artículo 21 de la Decisión 486, del principio de que no podrá reclamarse patente para usos distintos del invento o de la invención comprendidos y protegidos ya por la patente inicial o primigenia; regla prohibitiva para el otorgamiento de patentes de invención, que este Tribunal considera como parte de los requisitos establecidos por la referida Decisión26. 2.8.

En consecuencia, el Tribunal manifiesta que el Artículo 21 de la Decisión 486 forma parte, en razón de su contenido y alcances, de las exclusiones a la patentabilidad fijadas también por los artículos 15 y 20 de ese Régimen Común; proscripciones a las cuales, por cierto, se añade la no patentabilidad de segundos usos establecida por el referido artícu1021. 2.9.

Cabe destacar, de la redacción del Artículo 21 de la Decisión 486, que la razón esencial para no otorgar una nueva patente a un producto o procedimiento al que se atribuya un uso distinto al originalmente comprendido en la patente inicial, radica en el hecho de que dicho producto o procedimiento se encuentre ya comprendido en el estado de la técnica.

Ello llevó a este Órgano Jurisdiccional a señalar que: "( ) además de que el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, no se constituye en posibilidad jurídica para la concesión de una nueva patente, esa determinación del derecho comunitario conlleva, adicionalmente, la L� As 24 lbidem. 25 Ibídem. 26 Proceso 89-Al-2000. 27 Proceso 9-IP-2014. 17 Proceso 274-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 29 de 66 prohibición a los Países Miembros, para el otorgamiento de derechos de patente para productos o procedimientos comprendidos ya en el estado de la técnica y que, por tal circunstancia, han perdido la virtud de la novedad, que se constituye en uno de los fundamentos básicos para la concesión de patentes en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial determinado por la Decisión 344".

(Proceso 01-Al-2001, ya citado). Este criterio es perfectamente aplicable a la Decisión 486, ahora analizada. 2.1O. En conclusión una patente es la solución a un problema técnico y que a su vez puede protegerse ya sea como patente de producto o de procedimiento la cual innova para dar una respuesta a la necesidad que se presente en el campo de la industria.

En cambio, los usos como tales, no son objeto de protección, por lo que las reivindicaciones en sí, deben ser claras y definidas para que el examinador pueda en sí delimitar cuál es el aporte del invento al estado de la técnica y así poder decidir si es apto para protección o no. 3. Las reivindicaciones. El requisito de claridad y concisión 3.1.

Dentro del proceso interno, la SIC enuncia que se evidenció la falta de claridad, concisión y sustento descriptivo de la solicitud durante el trámite que impidieron su patentabilidad, por lo que se abordará este tema y además el requisito de concisión ligado al de claridad. 3.2. Lo primero que se advierte es que las reivindicaciones son fundamentales para el análisis de registrabilidad.

Para que cumplan su papel deben ser claras y concisas y, además, deben estar soportadas por la descripción (Artículo 30 de la Decisión 486), que en últimas sirve como de parámetro interpretativo de aquellas. Además, es importante resaltar que la descripción pueda estar compuesta por dibujos (artículos 26 literal d) y 28 literal d). Lo anterior, ciertamente impone sobre el examinador la carga de analizar la solicitud de patente de manera integral y sistemática28• 3.3.

Las reivindicaciones son las características técnicas de una invención para la cual se reclama la protección jurídica mediante el otorgamiento de la patente. Estas a su vez, permiten definir el alcance de la protección que comporta la solicitud de patente. 3.4. La descripción de la invención permitirá al examinador llevar a cabo el examen de patentabilidad en forma adecuada y llegar a una definición más exacta sobre la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial de la invención. 28 Revisar Proceso 243-IP-2013. 18 Proceso 274-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 30 de 66 3.5.

La normativa comunitaria contempla, as1m1smo, como otro de los requisitos básicos para la obtención de una patente que ésta deberá contener "una o más reivindicaciones29 • 3.6. La doctrina sostiene al respecto que "( ) en pnnc1p10, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos ( ) Pero ( ) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el limite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada". 30 3.7.

Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización). 3.8. La diferencia está, según Carmen Salvador en que "Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección 'absoluta', es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en que se solicitó la patente ( )", en cambio, "( ) las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección 'relativa', ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada.

Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de 'protección absoluta', sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente".31 29 Revisar Proceso 165-IP-2013. 30 ÁLVAREZ, Alicia. MDerecho de Patentes·.

Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, p. 99. 31 SALVADOR, Jovanl, Cannen. El ámbito de protección de la patente. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002. Págs. 133 y 134. 19 Proceso 274-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 31 de 66 3.9. Se puede determinar entonces que, la descripción y los dibujos constantes en la solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la descripción de la invención constituye la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita.

El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la protección industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que delimitarán el alcance de dicha protección32. 3.1O. La observancia de los requisitos permitirá determinar el "objeto", características principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud.

Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no patentableJJ. 3.11. En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia34. 3.12.

De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica.

Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo 35 • 3.13. Según la normativa andina, en el Artículo 26 de la Decisión 486 señala que "la solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: ( ) b) La descripción". El Artículo 28 añade que "La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para Revisar Proceso 10-IP-2014.

J] Revisar Proceso 243-IP-2013. Revisar Proceso 9-IP-2014. JS Revisar Proceso 257-IP-2013. 20 Proceso 274-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 32 de 66 su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla"36. 3.14. Es decir, la claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para interpretar una reivindicación37 • 3.15.

Se ha dicho que "definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible, pero para que quede claro, la descripción no debe contener únicamente ejemplos de varios casos que cubran dichos términos funcionales sino una explicación del término general que abarca la generalización del término" 38• 3.16. Por este requisito fundamental, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellas39• 3.17.

Como las reivindicaciones definen la invención a proteger, deben ser analizadas teniendo en cuenta su presentación sistemática, es decir, tomándolas como un conjunto que persigue el mismo fin. Por lo tanto, el examinador debe analizar la claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, y además para que se pueda hacer un adecuado análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo.

En adición, se debe tener en cuenta que el requisito de claridad se cumple si se hace una apropiada interpretación de éstas, esto es, soportándola en la descripción y en sus complementos, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Si una vez realizado esto no se observan nítidamente las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección, estaríamos en frente de unas reivindicaciones que no cumplen con el requisito de claridad40. 3.18.

Es conveniente transcribir lo que se establece en el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, que en su parte pertinente enuncia que: 36 Revisar Proceso 47-IP-2014. 37 Revisar Proceso 190-IP-2015. 3S Guía de Procedimientos y estrategias para la solicitud de patentes en biotecnología. Genoma, España Patentes.

Garrigues Agencia de Propiedad Industrial e Intelectual S.L., 2004. P. 48. 39 Revisar Proceso 104-IP-2013. 40 Revisar Proceso 243-IP-2013, ya citado. 21 Proceso 274-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 33 de 66 "Las reivindicaciones son la parte más importante de la solicitud, pues definen la invención a proteger y delimitan el alcance de esa protección (Art. 51).

Es fundamental que sean claras y concisas (Art. 30), para que: 1. Se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad; y 2. Puedan determinar sin ambigüedad hasta dónde llegan los derechos del titular de la patente. El requisito de claridad y concisión se aplica a cara reivindicaciones individualmente consideradas, así como al conjunto de todas." 3.19.

Es oportuno mencionar que el requisito de concisión va de la mano con el de claridad. Las reivindicaciones son concisas si son precisas, si están escritas en un lenguaje específicamente orientado a definir la invención. La concisión se dirige a establecer la simplicidad en el entendimiento del objeto a patentarse, teniendo en cuenta un análisis individual de cada una de ellas, como un análisis sistemático y en conjunto.

El Manual Andino de Patentes expone esto de manera acertada: "El requisito de concisión del Art. 30 D 486 se aplica tanto a cada reivindicación individual como al conjunto de reivindicaciones. La finalidad de este requisito es evitar una excesiva complejidad para el examinador a la hora de analizar las reivindicaciones, y evitar que terceros no puedan ver claramente cuál es el alcance de las reivindicaciones por el exceso número y complejidad de éstas." 3.20.

Por lo antes expuesto, se deberá analizar si las reivindicaciones incorporadas en la solicitud de registro, cumplen con el requisito de claridad y concisión. 4. Prohibición de patentar las formas de presentar información 4.1. En el presente proceso, la SIC en su escrito de contestación enuncia que la patente solicitada no es una invención según lo previsto en el Artículo 15 literal f} de la Decisión 486, y como tal fue objetada en el examen de fondo en tal virtud, el Tribunal considera oportuno referirse al tema. 4.2.

El Artículo 15 de la Decisión 486, en su literal f), manifiesta expresamente que las formas de presentar información no son consideradas invenciones, por lo tanto, y, tomando en cuenta que la norma comunitaria andina sólo concede patentes a las invenciones (ya 22 Proceso 274-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 34 de 66 sean de producto o de procedimiento}, las formas de presentar información como tales no son patentables41 • 4.3.

El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina42 respecto a esta prohibición enuncia que: "El orden o la manera en que se dispone la información no es patentable pues se trataría de ''técnicas para obrar sobre la percepción del receptor de la información y no sobre alguna materia43 " Por ejemplo, las técnicas de disposición de textos en una biblioteca, toda vez que ellas se limitan a facilitar la lectura, ubicación, aprendizaje o utilización de los textos, más no solucionan un problema técnico.

Por otro lado, también existen algunas excepciones de patentabilidad para ciertos elementos que a pesar de ser invenciones no se protegen, por ser considerados contrarios a las creencias o valores de la sociedad." 4.4. De conformidad con el ordenamiento jurídico andino, la excepción no se refiere a la información en sí misma, sino a la forma en que ésta es presentada; es decir, al modo de proceder para hacer manifiesta la información44• 4.5.

Sobre el tema, Cabanellas de las Cuevas ha manifestado que la exclusión considerada se basa en que estamos ante técnicas para obrar sobre la percepción del receptor de la información y no sobre la materia. "(...) el sentido de la exclusión ( ) es que será la forma que se dé a la información, y no los mecanismos empleados para su transmisión, lo que esté excluido de patentamiento.

Caen así en la prohibición las formas de las señales de tráfico, los símbolos informativos, la disposición que se dé a los formularios o tablas. En cambio no estaría prohibido el patentamiento de un nuevo medio mecánico para la construcción de tableros de información en aeropuertos, o ó 41 Proceso 66-IP-2012. 42 Manual citado, Op. Cit. p. 36. 43 Cabanellas, Op. Cit. p. 806. 44 lbldem. 23 Proceso 274-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 35 de 66 un procedimiento novedoso para realzar la luminosidad de señales o carteles'l45. 4.6.

En consecuencia, sobre la base de las consideraciones emitidas, se deberá determinar si la solicitud de la patente de invención, constituye una forma de presentar la información o si por el contrario consiste en una invención. 5. El papel del técnico medio en la materia. Proscripción del examen de tipo "Hindsight" o "ex post facto" 5.1. La sociedad demandante sostuvo que el examen de nivel inventivo se fundamentó en razonamientos de tipo "hindsight", es decir, sin tener en cuenta la información existente al momento en que la invención no era conocida.

Por lo tanto, se analiza este tema. 5.2. El Tribunal considera importante resaltar el papel del técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado. Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo: 5.2.1. El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la "media normal" en la materia que se trate.

Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista "obviedad", y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo. 5.2.2. El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la ''ficción" para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad.

Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre, es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de "hoy en día" pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento.

Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivel inventivo. En este sentido, para evitar que se realice un examen subjetivo o con elementos que no se encontraban al momento de la invención, se debe evitar a toda costa exámenes a posteriori, ex post facto o de tipo hindsight, que no 45 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.

DERECHO DE PATENTES DE INVENCIÓN. Tomo l. Editorial Heliasta S.R.L. Buenos Aires. 2004. P. 819. 24 Proceso 274-IP-2016 17/03/2017 GACETA OFICIAL 5.3. 36 de 66 serían otra cosa que aquellos mediados por conocimientos retrospectivos obtenidos de la p ropia invención o del estado actual de la técnica. En el caso particular, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se usó la figura del técnico medio en la materia y que se hizo un análisis retrotraído del nivel inventivo, es decir, no a posteriori, ex post facto o hindsight.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2013-00411, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo ·spuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Esta del Tribunal. ? Cecilia Lurd{� MAGISTRADA ___ _ uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA Hugo Rami ro Gom z Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, fi,J.I.IJ-',.,._.tlot i presente lnt cial la Presidenta y el m:b Cecilia Luisa Ayll� ros PRESIDENTA c::::::=::ts�ffllJJ..,.¿.fl.

Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 25 17/03/2017 GACETA OFICIAL 37 de 66 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 17 de febrero de 2017 Proceso 305-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador Expediente interno del Consultante 17811-2013-15245 Referencia involucradas Marcas (denominativa) y (denominativa) Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac.

SUPER-MAX SUPERMAXJ VISTOS El Oficio 5376-TDCA-DQ del 8 de junio de 2016, recibido el 9 de junio de 2016, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 81, Literales a) y h) del Articulo 82 y Literales a), b), d) y e) del Artículo 83 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-15245.

El Auto del 19 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante Super Max IPR Holdings Ltd (antes Sterling Four Mexicana S.A. de C.V.) Proceso 305-IP-2016 17/03/2017 GACETA OFICIAL 2. 38 de 66 Demandado Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Procurador General del Estado, Director Nacional de Propiedad Industrial Tercero interesado Supermercados La Favorita C.A. Hechos relevantes 2.1.

El 18 de marzo de 1998, Sterling Four Mexicana S.A. de C.V. (en adelante, Sterling) solicitó al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (en adelante, el IEPI) el registro de la marca SUPER-MAX (denominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza. 1 2.2. La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 398 correspondiente al mes de marzo de 1998, y, dentro del término legal, fue objetada por Supermercados La Favorita C.A. (en adelante, La Favorita con base en el nombre comercial SUPERMAXI y las marcas SUPERMAXI registradas para distinguir productos de distintas clases de la Clasificación Internacional de Niza2, alegando que la referida marca ha sido reconocida como marca notoria por distintas resoluciones. 2.3.

Por Resolución 974331 del 30 de noviembre de 1999, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI declaró fundada la observación presentada y denegó el registro del signo SUPER-MAX, al considerar que entre los signos en conflicto existen semejanzas susceptibles de inducir a confusión a los consumidores. 2.4. El 21 de diciembre de 1999, Sterling presentó recurso de apelación ante el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI, el cual fue rechazado mediante Resolución de fecha 10 de mayo de 2001, ratificando la decisión emitida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI. 2.5.

El 5 de junio de 2001, Sterling presentó recurso de reposición, el cual fue rechazado mediante Resolución de fecha 3 de diciembre de 2001, ratificando la decisión emitida Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI. 2.6. El 8 de abril de 2002, Sterling presentó recurso subjetivo o de plena jurisdicción ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Expediente administrativo 86215/98. 2 De la revisión del expediente no se advierte el detalle de los productos y/o servicios que distingue la marca SUPERMAXI. 2 Proceso 305-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 39 de 66 Nº 1 de Quito, a fin de anular la Resolución de fecha 5 de junio de 2001. 2.7.

El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito con fecha 23 de mayo de 2002, admitió la demanda y ordenó notificar al Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual del IEPI; al Procurador General del Estado, al Director Nacional de propiedad industrial del IEPI y a La Favorita, este último como tercero interesado. 2.8.

El 24 de junio de 2002, La Favorita formuló contestación a la demanda interpuesta por Sterling. 2.9. El 5 de julio de 2002, el IEPI presentó contestación a la demanda. 2.1 O. El 16 de agosto de 2002 la Procuraduría General de la República del Ecuador presentó escrito indicando que corresponde al representante del IEPI comparecer directamente a juicio. 2.11.

El 4 de mayo de 2016, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito decidió suspender el proceso y solicitó la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la demanda de Sterling 3.1. Es titular en más de 68 pafses de la marca SUPER-MAX registrada para distinguir productos de la Clase B de la Clasificación Internacional de Niza, siendo la segunda empresa más importante a nivel mundial en la venta y distribución de este tipo de productos, teniendo un elevado índice de aceptación y reconocimiento a nivel mundial, sobre todo en los palses en los cuales se comercializa sus productos. 3.2.

La Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI al negarle el registro de la marca SUPER-MAX, está afectando un derecho adquirido hace mucho tiempo, ya que fue precisamente de ésta de quien surgió la idea de la denominación inicialmente, razón por la cual se debería proteger permitiéndole que registre un signo que evidentemente tiene la calidad de notorio a nivel internacional. 3.3.

Al denegar el registro del signo solicitado SUPER-MAX se están desconociendo todas las inversiones realizadas a nivel mundial además de que se otorga la calidad de notoria a SUPERMAXI, cuando no se ha demostrado con pruebas que ostente dicha calidad. 3.4. El signo solicitado SUPER-MAX goza de suficiente distintividad frente a la marca SUPERMAXI, ya que posee rasgos característicos diferentes a los de ésta, como por ejemplo, la letra extra que tiene y además se encuentra compuesta únicamente por una palabra, mientras que el 3 Proceso 305-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 40 de 66 signo solicitado tiene una letra menos y se compone de dos palabras separadas por un guion en el medio, lo cual le convierte en una denominación totalmente distintiva en el mercado. 3.5.

Se debe tomar en cuenta que los productos de la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza que pretende distinguir el signo solicitado no tienen relación alguna con los productos y servicios comprendidos en las clases internacionales 3, 5, 16, 17, 29, 30, 31, 32, 35, 36 y 42 en las que se encuentra registrada la marca SUPERMAXI. 3.6.

En el plano visual, existen claras diferencias entre los signos en conflicto, más aún cuando el signo solicitado tiene una terminación distinta a la marca registrada, lo que hace que sea registrable y sea distintiva en el mercado ecuatoriano con respecto de la marca SUPERMAXI, sobre todo porque los productos que pretende distinguir el signo solicitado no tienen relación con los productos o servicios que distingue la marca registrada. 3.7.

La palabra SUPER no es susceptible de apropiación por parte de persona alguna, ya que se trata de un término evocativo, el cual es de uso común y, en este caso, evoca la idea de EXCELENTE o EXCELENCIA; por lo tanto, al momento de cotejar los signos no es posible senalar que falta distintividad, dado que dentro de la estructura gramatical de los signos se encuentra una palabra evocativa. 3.8.

Al momento de comparar los signos en conflicto, se debe tomar en cuenta que la parte distintiva de las denominaciones tienen rasgos especiales a pesar de que evocan una idea similar. Además, existen otras denominaciones registradas que poseen como prefijo la palabra SUPER y su coexistencia no ha generado confusión alguna en el público consumidor, como es el caso de las marcas SUPERMATIC, SUPERNOX FL, SUPER BABY, SUPERFAX, SUPERNAT, SUPERPOL Y1, SUPERMAXOL, SUPER MIX, SUPERBOMKI, SUPER CARPI, SUPERWAX, entre otras. 3.9.

Cabe resaltar que existen registros anteriores de marcas sumamente similares y que han coexistido en el mercado sin ningún conflicto, a pesar de proteger productos de las mismas clases internacionales, tal es el caso de las marcas SUPER TAXI, SUPERMIX, SUPER o SUPERWAX, entre otras, y en estos casos no se confundió al público consumidor respecto del origen empresarial de cada uno de los productos que se identifican con estas marcas. 3.1 O. Es evidente que las marcas poseen diferente estructura gramatical y distinta fonética, por lo que no se produciría confusión en el público consumidor, pues al observar en el mercado la denominación SUPER­ MAX no se asociará con la marca SUPERMAXI registrada en varios 4 Proceso 305-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 41 de 66 países tiempo atrás, sobre todo si se toma en cuenta que dicha marca posee dos palabras y no sólo una como la otra marca. 3.11.

Infundadamente se ha declarado que la marca SUPERMAXI es notoria; ya que si se analiza con detenimiento las pruebas presentadas éstas se remiten a 15 titulas de registro de marcas, de los cuales 4 se reparten entre los 4 otros países de la Comunidad Andina 4. Argumentos de la contestación del Presidente del IEPI Niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, ratifica la resolución materia de la acción e impugna la prueba que llegare a presentar el actor. 5.

Participación del Procurador General del Estado No obra en el expediente la contestación de la demanda del Procurador General del Estado. 6. Argumentos de la contestación del Presidente del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI 6.1. El Comité es competente para conocer y resolver el recurso de reposición interpuesto por Compañia Sterling. 6.2.

No se han omitido solemnidades sustanciales ni se observan vicios que puedan afectar la nulidad del trámite del presente recurso, por lo cual se declara válido. 6.3. Las normas que tomó en cuenta el Comité para su resolución, se refieren a la distintividad que deben tener los signos para que puedan ser admitidos como marcas y a la irregistrabilidad de aquellos que son idénticos o semejantes a otros ya registrados o solicitado su registro por terceros y que al pretender distinguir productos de la misma clase, crearen el riesgo de confusión o de asociación. Además, los Articules 244 y siguientes de la Decisión 486 establecen la protección especial que se consagra a favor de los signos notorios; especialmente el Artículo 226 que dispone que use constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido, el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que aplique". 6.4.

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo; aún respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios 5 Proceso 305-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 42 de 66 diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiere causar algunos de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo, c) aprovechamiento injusto del prestigio o de renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos. 6.5.

Los signos en controversia son SUPERMAXI y SUPER-MAX. El cotejo, realizado en forma conjunta, de manera sucesiva y no simultánea, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias y no poniéndose en el lugar del consumidor, sin mayor esfuerzo permiten concluir que entre los signos referidos existe casi total identidad fonética-auditiva y gráfica-visual, dado que el consumidor medio no repara en si la escritura de uno y otro suponen una distintividad sino que, al contrario, puede considerarlo como mero aspecto de diseño propagandístico adoptado por la misma empresa a fin de dar cierta posibilidad promocional a sus productos.

Este es un caso clarísimo que evidencia la perfecta lógica adoptada en las reglas de cotejo, especialmente en aquella que establece que habrá de considerar las semejanzas y no las diferencias puesto que, a los sentidos del consumidor, lo que impactan son aquellas y no éstas. La existencia de signos de tal similitud, producirá la dilución de la fuerza distintiva del signo ya registrado. 6.6.

La recurrente ha alegado derecho de prioridad sobre el signo y sobre aquello que el Comité aprecia que tal alegación se presenta como consecuencia de una admisión tácita de la existencia de semejanzas entre signos, puesto que, no de otra manera, cabría invocarlo; sin embargo, más allá de esta consideración, es claro que el derecho de prioridad implica demostrar que se tuvo derecho anterior y que, teniéndolo, se actuó conforme a las reglas y tiempos dispuestos en el régimen de Propiedad Industrial y, concretamente, lo que disponla el Artículo 97 de la Decisión 344.

No existe prueba alguna que corrobore los alegatos de la recurrente y que permita certeza del derecho de prioridad alegado. 6. 7. Para determinar si la marca opositora es notoria, el Comité debe establecer si la prueba actuada en esta instancia es admisible y abona en este sentido. El Comité se pronuncia afirmativamente toda vez que el trámite administrativo, por carecer de solemnidades y estar dirigido a privilegiar el derecho del administrado, más en el ámbito de la propiedad intelectual donde las normas de orden público no sólo pretenden defender derechos de los propietarios de las marcas sino de los consumidores a fin de que no sean afectados por la confusión de los productos que adquiere o por asociación respecto del origen 6 Proceso 305-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 43 de 66 empresarial de los mismos, ha establecido una tutela que se desprende del Articulo 372 de la Ley de Propiedad Intelectual, el mismo que dispone que "En la aplicación e interpretación de /as normas sobre la propiedad intelectual tendrán preferencia aquellas que otorguen mayor preferencia. Por consiguiente, no podrá invocarse ni interpretarse ninguna disposición de la legislación nacional o de convenios internacionales en el sentido de menoscabar, limitar, perjudicar, afectar o reducir el nivel de la protección que se reconoce en beneficio de los titulares de derechos de Propiedad lntelectuar. 6.8.

Al tenor de lo dispuesto en el Artículo 228 de la Decisión 486, se concluyó que la marca SUPERMAXI en el Ecuador es una marca notoria, no sólo por el grado de conocimiento de los consumidores, sino por su amplitud, extensión geográfica, su promoción, los valores de inversión, cifras de utilidades y el grado de distintividad adquirido. En tal virtud, dada la notoriedad de dicha marca, conforme lo establece el Literal h) del Articulo 136 no es aplicable la regla de especialidad. 7.

Argumentos de la contestación �e La Favorita 7.1. La Favorita es titular del signo SUPERMAXI, el cual se encuentra registrado a su favor como marca de productos y servicios, así como nombre comercial, en países como Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia y Perú. 7.2. Las marcas SUPERMAXI han adquirido un gran nivel de conocimiento por parte del público consumidor, asl como notoriedad dentro del mismo, por su intensa comercialización, por la masiva publicidad desplegada y por la gran calidad de sus productos y/o servicios, los que la han convertido en marcas, razón por la cual se les debe otorgar una protección especial tanto a nivel nacional como internacional, evitando que un tercero trate de beneficiarse del alto conocimiento y prestigio que en base a su gran esfuerzo ha logrado obtener. 7.3.

La denominación SUPER-MAX no puede ser objeto de registro, ya que no hay disponibilidad de este signo, por existir marcas idénticas previamente registradas y con identidad de productos protegidos; a decir, los que se encuentran en la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que el principio de especialidad que pretende que se aplique la recurrente no tiene asidero legal; más aún cuando la notoriedad de la marca registrada rebasa el principio de especialidad tornándolo inaplicable. 7.4.

La marca notoria SUPERMAXI debe protegerse de cualquier riesgo de confusión que pudiera producirse con la denominación SUPER-MAX que no es otra cosa que la transcripción de la marca SUPERMAXI. Es evidente que su uso en el mercado provocarla confusión en el público 7 Proceso 305-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 44 de 66 consumidor, asl como producirá la pérdida de la fuerza distintiva de la marca notoria SUPERMAXI. 7.5.

En el signo supuestamente creado por la solicitante, el término MAX se constituye en el elemento predominante, ya que la palabra SUPER es vocablo que describe características del producto y/o servicio. 7.6. La capacidad distintiva de la marca SUPERMAXI se verla menoscabada con la presencia en el comercio de una marca similar como es SUPER-MAX, riesgo que radica en perder su exclusividad en el mercado con la aparición de signos similares.

Es claro, que la esencia misma de una marca radica en el poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles, ya que sólo así se protege su valor comercial. Esto es el objeto primordial que aspira puesto que le asiste el derecho de uso exclusivo con el registro de las marcas SUPERMAXI y más aún tiene el derecho de protección especial puesto que se trata de una marca notoria. 7.7.

El signo solicitado SUPER-MAX tiene una identidad gráfica, visual, fonética y auditiva con las marcas registradas SUPERMAXI; pues todas las letras que componen la denominación solicitada y se encuentran también en idéntica disposición que las marcas de propiedad y uso exclusivo de su empresa; por lo que desde la óptica del consumidor puede crear confusión en el público. 7.8.

Es absurda la alegación de la contraparte de que el signo solicitado es distinto a las marcas prioritarias y notorias de su empresa, por encontrarse separada por un guion y una letra menos, diferencias que no tienen valor fonético-auditivo, visual-gráfico, ni ideológico conceptual, por to que carecen de valor dentro del cotejo marcario al observar la gran similitud que existe. 7.9.

Deduce las siguientes excepciones: a) Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la demanda. b) Prescripción y caducidad de la acción contenciosa-administrativa propuesta. c) Falta de legítimo interés y excepción de defecto legal. d) Expresamente alega la validez y legalidad del acto administrativo impugnado; es decir, de la Resolución dictada el 30 de noviembre de 1999, en el Trámite 86215-98 emitida por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales. e) Alega la absoluta falta de derecho del demandante y la improcedencia de la acción. f) Niega la alegada notoriedad del signo solicitado SUPER-MAX. g) Niega que la resolución objeto del recurso lesione un derecho subjetivo de la contraparte, ya que la misma ha sido dictada 8 Proceso 305-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 45 de 66 conforme a derecho y en estricta observación de las normas de la Ley de Propiedad Intelectual y la normativa andina que se aplica a este caso.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 81, Literales a) y h) del Artículo 82 y Literales a), b), d) y e) del Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 3 2. En el presente caso, no procede interpretar el Articulo 81 y el Literal a) del Artículo 82 de la Decisión 344, por no ser materia de controversia la distintividad intrínseca del signo solicitado. 3.

En ese sentido, procede la Interpretación Prejudicial de los Literales a), b), d) y e) del Artículo 83 de la Decisión 344. Asimismo, de oficio procede la interpretación de los Artículos 84 y 128 de la Decisión 344 3 Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena."Articulo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. "Articulo 82.-_No podrán registrarse como mamas /os signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artfcu/o anterior ( ) h) Puedan engallar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, /as caracterlslicas o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate ( )" "Articulo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una mama anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error; b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo a las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;

( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en /os que el uso se destine a productos o servicios distintos e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro., r 9 Proceso 305-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 46 de 66 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena4, al versar el presente caso sobre una oposición interpuesta sobre la base de marcas supuestamente notorias.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. El nombre comercial. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, ideológica y gráfica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Marcas conformadas por denominaciones descriptivas.

La marca débil Marcas evocativas y de uso común Comparación entre signos denominativas. Comparación entre marcas denominativas compuestas. Conexión competitiva entre productos y/o servicios La marca notoriamente conocida. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. El nombre comercial 1.1. En el presente caso, el Tribunal procede a interpretar lo relacionado al nombre comercial, en virtud a que uno de los fundamentos de la oposición formulada por La Favorita es el mejor derecho que ostentarla sobre su nombre comercial SUPERMAXI. 1.2.

El Artículo 128 de la Decisión 344 señala respecto al nombre comercial lo siguiente: "Articulo 128.EI nombre comercial será protegido por /os Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, asl 4 Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena."Artfculo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antiguedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de /os productos que distingue la marca.• "Articulo 128.- El nombre comercial será protegido por los Pafses Miembros sin obligación de depósito o de registro.

En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capitulo sobre Marcas de la presente Decisión, as/ como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo Pals Miembro. M 10 b Proceso 305-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 47 de 66 como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo Pafs Miembro." 1.3.

Asimismo, el Literal b) del Articulo 83 de la Decisión 344 se refiere a la protección del nombre comercial de la siguiente manera: "Articulo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (...) b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a BffOr;

(...)" 1.4. El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado. No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario. Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario.

Y es que el nombre comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento. Características del nombre comercial 1.5. Las principales siguientes5: características del nombre comercial son las El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.

Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial; es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. El nombre comercial es independiente del nombre de la persona natural o la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a esta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. 5 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 96-IP-2009, publicado en la G.O.A.C. Nª 1796 del 18 de enero de 2010, marca: TRANSPACK (mixta). 11 Proceso 305-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 48 de 66 El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero solo una razón social.

Protección del nombre comercial 1.6. La doctrina en forma generalizada acepta la protección de nombre comercial por el uso más que por el registro. Esa corriente doctrinaria es la que prima en el Artículo 128 de la Decisión 344, cuando dispone que �el nombre comercial será protegido por los Palses Miembros sin obligación de depósito o registro", norma imperativa que reconoce la protección del nombre comercial en razón de su uso, independientemente de su depósito o registro. 1. 7.

El uso de nombre comercial se encuentra protegido conforme al Literal b) del Articulo 83 de la Decisión 344, cuando se presenten intereses opuestos entre un titular de la marca y el usuario del nombre comercial, prevaleciendo en su derecho quien primero haya registrado o solicitado la marca o quien haya iniciado con anterioridad el uso de nombre comercial, en aplicación del citado principio de prioridad. 1.8.

El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: "Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existir/a ninguna seguridad jurfdica para los competidores". 6 1.9.

Este Tribunal también ha manifestado que: l..) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro ( ).

Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro". 7, 8 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 45-IP-98, publicado en ta Gaceta Oficial Nº 581, del 12 de julio de 2000. 7 Ibídem. 12 Proceso 305-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 49 de 66 1.1 O. Conforme a las disposiciones indicadas, quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional "que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad ( ).

La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario". 8 1.11. La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y sustancial en el mercado de acuerdo a la legislación de cada pafs miembro.

Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real, sustancial y constante en el mercado del nombre comercial son las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 1.12.

Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 2. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud ortográfica, fonética, ideológica y gráfica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 2.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado SUPER-MAX es confundible o no con las marcas SUPERMAXI y el nombre comercial SUPERMAXI, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presentan algunos de los presentes impedimentos: a) B sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 3-IP-98. 13 Proceso 305-IP-2016 GACETA OFICIAL ( )" 17/03/2017 50 de 66 o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error; 2.2.

La norma citada consagra una causal de irregistrabilidad que tiene que ver específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables como marcas, signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios relacionados, de manera tal que pueda producir error en el público consumidor. 2.3.

Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. \ a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva.

A la hora de verificar dicha identidad se debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacer un análisis extensivo de la presunta identidad. 2.4. Al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos se debe determinar, si entre ellos existe identidad o similitud y correspondencia entre los productos o servicios que ambos pretenden distinguir.

Cuando los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión se presume. Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición, pero identificados en clases distintas, ambos podrán ser perfectamente registrables. 2.5.

Según la normativa comunitaria andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estarf a atentando contra el interés del titular de la marca que haya sido registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. 14 Proceso 305-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 51 de 66 2.6.

Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 9 a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta tas particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia. c) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 2.7.

Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 10 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman et conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 9 lbldem. 10 lbldem. 15 Proceso 305-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 52 de 66 c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. 2.8. Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podria incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 3.

Marcas conformadas por denominaciones descriptivas. La marca débil 3.1. La Favorita manifestó que el elemento relevante de los signos registrados a su favor es MAXI debido a que la partícula SUPER es común y resulta descriptiva de los productos y/o servicios que distinguen las referidas marcas. 3.2. Al respecto, la norma comunitaria y la doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las caracterlsticas de los productos o de los servicios que buscan identificar.11 3.3.

El Literal h) del Artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: "Articulo 82.-.No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) h) Puedan engañar a /os medios comerciales o a/ público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

( )" 3.4. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto 11 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 90-IP-2012 del 24 de octubre de 2012 y 336-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015. 16 Proceso 305-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 53 de 66 suficientemente distintivo.

El titular de un signo con dichas caracterlsticas no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca serla considerada débi1.12 3.5. Si bien las normas transcritas prohíben el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones descriptivas, estas palabras o partículas al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones descriptivas puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca. 3.6. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendria un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.13 3.7.

Conforme a lo expuesto, el titular de una marca con elementos descriptivos respecto de los productos o servicios que distingue dicha marca, no podrá impedir que sus competidores utilicen estos elementos, pues ninguna persona puede ostentar el derecho exclusivo sobre los mismos. 4. Marcas evocativas y de uso común 4.1. Como en el proceso interno Sterling señaló que el término SUPER que forma parte de su marca solicitada a registro tiene carácter evocativo y que es de uso común, es pertinente analizar estos temas. 4.2.

Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo14. 12 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 110-IP-2015 del 25 setiembre de 2015. 13 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 327-IP-2015 del 19 de mayo de 2016, p.12.

De modo referencial, ver Proceso 630-JP-2015 de fecha 25 de julio de 2016, p. 10. 17 Proceso 305-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 54 de 66 4.3. Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.1s 4.4. Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.1a 4.5.

En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de las denominaciones materia de conflicto y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. 4.6. De otro lado, el Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: "Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas /os signos que: ( ) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pals;

( )" 4.7. Si bien la norma transcrita prohibe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. 11 15 lbldem. 18 lbldem. 17 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en er Proceso 536-IP-2015, de fecha 23 de junio de 2016. 18 Proceso 305-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 55 de 66 4.8.

En tal sentido, se deberá determinar si las expresiones o signos utilizados son o no genéricos, técnicos o de uso común en la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza. 5. Comparación entre signos denominativos 5.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado SUPER-MAX (denominativo) y las marcas registradas y el nombre comercial SUPERMAXI (denominativo), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.1a 5.2.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercada.1e 5.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos se deberá realizar el cotejo siguiendo las siguientes reglas: 20 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudarla a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se 18 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 19 lbldem. 20 lbldem. 19 o Proceso 305-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 56 de 66 encuentra en el diccionario21• Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport­ ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. 22 Si los signos en conflicto comparten un lexema o rafz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la sflaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy diffcil de distinguir, la semejanza entre los signos podrfa ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrarla cómo es captada la marca en el mercado. 5.4.

En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o 21 REAL ACADEMIA ESPAfJOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de "lexema·: Unidad mlnima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo sol; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo ten; en enterráis. 22 REAL ACADEMIA ESPAfJOLA (RAE}.

Diccionario de la RAE. Definición de "morfema": Unidad mínima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y - es. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. Unidad mlnima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 20 Proceso 305-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 57 de 66 asoc1ac1on que pudiera existir entre el signo solicitado SUPER-MAX (denominativo) y los signos registrados SUPERMAXI (denominativo). 6.

Comparación entre marcas denominativas compuestas 6.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado SUPER-MAX (denominativo) y la marca SUPERMAXI (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. 23 6.2.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.24 6.3. Como la controversia radica en la presunta confusión entre un signo denominativo compuesto SUPER-MAX y la marca SUPERMAXI (denominativa), es necesario analizar el tema de la comparación entre signos denominativos compuestos. 6.4.

Dentro de los signos denominativos están los denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras, números, etc. De hecho no existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significado o concepto, con o sin el acompañamiento de un gráfico. 25 6.5.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo de conformidad con las reglas expuestas en el ítem 4.3, anteriormente desarrollado. 23 lbldem. 24 Ibídem. 25 Ibídem. 21 Proceso 305-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 58 de 66 6.6. En el presente caso, se advierte que el elemento denominativo de los signos en conflicto es compuesto, por lo que para realizar un adecuado cotejo se deberá analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca.

Para tal efecto, se deben aplicar los siguientes parámetros: 26 a} Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.

Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte es su proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto. 6.7.

En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo SUPER-MAX (denominativo) y la marca SUPERMAXJ (denominativa). Para dicho análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender Ibídem. 22 Proceso 305-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 59 de 66 cómo el signo es percibido en el mercado.

Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. 7. Conexión competitiva entre productos de la Clase 8 y 31 5, 16, 17, 29, 30, 31, 32, 35, 36 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza 7.1. Entre los argumentos de demanda se verifica que Sterling refiere que no se ha tomado en cuenta que los productos que se pretende distinguir con el signo solicitado no tienen relación con los productos y/o servicios que distinguen los signos base de oposición. En ese sentido, resulta necesario que se realice el análisis comparativo tomando en cuenta la posibilidad de conexión competitiva entre productos de la Clase 8 que pretende distinguir el signo solicitado SUPER-MAX y los productos y/o servicios de las Clases 3, 5, 16, 17, 29, 30, 31, 32, 35, 36 y 42 que distinguen los signos base de denuncia. 7.2.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.21 L 7.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.2s 7.4.

Para apreciar la conexión competitiva entre productos o serv1c1os corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: 27 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. "Arllculo 151.• Para clasificar /os productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Palses Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marr;as, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no detenninarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.· (Subrayado agregado) 28 Ver Interpretaciones Prejudiciales recafdas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 23 Proceso 305-IP-2016 GACETA OFICIAL a) 17/03/2017 60 de 66 El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.

Existe conexión competitiva cuando los productos (o seivicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o seivicio) origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la sustituibilidad entre productos o seivicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o seivicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o seivicio) es competidor de otro producto (o seivicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sf. b) La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y seivicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un seivicio y un producto puede ser el seivicio educativo con el material de enseñanza. e) La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o seivicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o seivicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o seivicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios. 24 Proceso 305-IP-2016 GACETA OFICIAL d) 17/03/2017 61 de 66 Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnologfa empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios.

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, sf habrá conexión competitiva.

Dos productos completamente disimiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterfas) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allf que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva.

Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 7.5. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro. 8.

La marca notoriamente conocida 8.1. La Favorita alegó que las marcas SUPERMAXI registradas a su favor supuestamente ostentan la calidad de notorias. 8.2. En ese sentido, resulta pertinente tener en cuenta el Articulas 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, concretamente las causales de irregistrabilidad previstas en sus Literales d) y e) cuyo tenor es el siguiente: "Articulo 83.-Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: ( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores 25 ó Proceso 305-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 62 de 66 interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en /os que el uso se destine a productos o servicios distintos. e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. n 8.3.

Como se advierte de la disposición citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.29 8.4.

Con referencia a lo previsto en el Literal d) del Artículo 83 de la Decisión 344, en el caso de que el signo que se pretende registrar constituya la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial de una marca notoriamente conocida en el país miembro en el que se solicita el registro, en el comercio subregional o en el comercio internacional sujeto a reciprocidad, la irregistrabilidad opera por este solo hecho sin necesidad de que se analice el riesgo de confusión; es decir, con independencia de la clase a la que pertenezcan los productos o servicios y del territorio en que haya sido registrada. 8.5.

En este caso el Tribunal ha sostenido u a tenor de la disposición prevista ( ) el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios detenninados presupone su conocimiento en el pafs en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que estén destinados /os bienes o servicios"30.

Esta jurisprudencia, también, es aplicable a los casos en los que el signo notoriamente conocido sea un nombre comercial. 8.6. Asimismo, con relación al Literal e) del Artículo 83 de la Decisión 344, el Tribunal ha manifestado que: u/a protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende -caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el 29 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016. 30 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 143--IP-2004. 26 Proceso 305-JP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 63 de 66 aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, asf como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquél/a".31 Igual que en caso anterior, esta jurisprudencia es aplicable a los casos de un nombre comercial notoriamente conocido. 8. 7.

La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, asl como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella32, concluyéndose que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de la especialidad y territorialidad. 8.8.

La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición. El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Articulo 84 de la Decisión 344. En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en el articulo previamente citado. 33 8.9.

Resulta esencial que se determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca. 34 8.1 O. En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, la autoridad competente al resolver la controversia deberá tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar.

Estos son: 31 lbldem. 32 Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016. 33 Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.·Artfcufo 84.- Para determinar si una marr:a es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La eKtensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; e) La antigüedad de la marr:a y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marr:a. • Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 470-IP-2015 del 19 de mayo de 2016. 27 ó Proceso 305-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 64 de 66 el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario: 35 a) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee ( confusión indirecta). b) El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. e) El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en et mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente: "En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su /egftimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia". 36 Es importante tener en cuenta que en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado. 31 d) El riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 35 Ibídem. 36 MONTEAGUOO, Montiano. La Protección de la Marca Renombrada.

Civitas, Madrid, 1995, p. 283. 37 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 66-IP-2015, p. 19. 28 Proceso 305-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 65 de 66 Este supuesto se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. 38 8.11.

En relación con el riesgo de dilución y uso parasitario, es necesario que se establezca la exposición del signo teniendo en cuenta su grado de notoriedad. La determinación de ciertos escenarios de conflicto puede ser guiada de la mano de la fuerza de implantación que el signo notorio tenga en el público consumidor, ya que el hecho de que un signo tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que presentan publicidad en eventos masivos, como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc. 39 8.12.

Por lo expuesto, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error el público consumidor. Consecuentemente, se deben analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar si se configura el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-15245, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 38 Ibídem. 39 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 151-IP-2014 del 2 de enero de 2015, p. 26. 29 Proceso 305-IP-2016 GACETA OFICIAL Cecilla�(�teros MAGISTRADA 17/03/2017 66 de 66 1s Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

UJJ Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notiffquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 30