a TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 17 de febrero de 2017 Proceso: 266-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2011-00252 Referencia: Signo involucrado: FIGURATIVA Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 2351, recibido el 31 de mayo de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2011-00252; y, El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: EMPRESAS CMPC S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio, República de Colombia 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Proceso 266-1P-2016 Hechos relevantes El 23 de diciembre de 2008, EMPRESAS CMPC S.A. (en adelante, “CMPC”) solicitó el registro de la marca FIGURATIVA!? para distinguir productos comprendidos en la Clase 16? del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, “la Clasificación Internacional de Niza”).

El extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial 601, presentando oposición en su contra la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., al considerar que el signo solicitado carece de distintividad y presta una ventaja funcional. El 31 de julio de 2009, mediante Resolución 39146, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, “la SIC") declaró infundada la oposición y concedió el registro del signo FIGURATIVO.

Dentro del término legal correspondiente, PRODUCTOS FAMILIA S.A. presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación, en contra de la Resolución 39146. El 28 de septiembre de 2009, mediante Resolución 48845 la Jefe de la División de Signos Distintivos al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución 39146. El 21 de enero de 2011, mediante Resolución 750, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, al resolver el recurso de apelación, revocó la Resolución 39146, declaró fundada la oposición presentada por PRODUCTOS FAMILIA S.A. y denegó el registro del signo FIGURATIVO para identificar productos de la Clase 16 de la Expediente 08-136130.

Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta: artículos de encuademación; fotografías; papeleria; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles: máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés, en especial pañales desechables, papeles, cartones y artículos de estas materias, tales como papel higiénico, toallas de papel, pañuelos de papel.

Y 2.7. 2.8. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4, 3.5. 3.6. Proceso 266-IP-2016 Clasificación Internacional de Niza, por considerar que el signo solicitado incurría en la causal de irregistrabilidad contenida en el Artículo 135 literal b) de la Decisión 486. El 2 de junio de 2011, CMPC interpuso demanda de nulidad en contra de la Resolución 750. Mediante providencia de 15 de febrero de 2016, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia suspendió el proceso y solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emita la Interpretación Prejudicial correspondiente.

Argumentos de la demanda de nulidad presentada por parte de CMPC El signo solicitado se encuentra compuesto por una marca puramente gráfica compuesta por un conjunto de lineas y dibujos, que es susceptible de registro como marca, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 134 de la Decisión 486, el cual enuncia que podrán constituir marcas, entre otros, las imágenes, figuras, simbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos.

El signo materia de conflicto para la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, cumple con todos los elementos requeridos para ser distintiva en el mercado. El consumidor habitual de los productos a los cuales está dirigido puede asociar rápidamente la expresión FIGURATIVA con las mercancías que identifica. El signo solicitado está compuesto por líneas, dibujos y formas que al solo verlas en el producto hacen que goce de suficiente distintividad y que, al no tener ningún parecido con otras marcas figurativas, el consumidor lo pueda elegir la próxima vez que adquiera el producto identificado con la marca figurativa.

Existen varias marcas FIGURATIVAS registradas en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza compuestas por un conjunto de trazos que conforman una imagen abstracta y que son lo suficientemente distintivos. El signo solicitado posee los dos elementos necesarios para su registro, distingue sus productos en el mercado y tiene una clara representación gráfica. 4.1. 1.1.

Proceso 266-IP-2016 Argumentos de la contestación a la demanda No se remitió a este Tribunal el escrito de contestación a la demanda por parte de la SIC, toda vez que habria sido presentado fuera de tiempo y la Corte Consultante resolvió tenerla como no presentada.. PRODUCTOS FAMILIA S.A. no presentó contestación a la demanda. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 135 literal b) de la Decisión 486% de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación de la norma solicitada. De oficio, se interpretará el Artículo 134 literal b) de la citada Decisión*, puesto que corresponde analizar el tema de los signos figurativos. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad. Los signos figurativos. Criterios de registrabilidad.

Las figuras geométricas. Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La falta de distintividad como causal absoluta de ¡rregistrabilidad Dentro del proceso interno la SIC denegó el registro del signo solicitado al considerar que el mismo se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el Artículo 135 literal b) de la Decisión 486, es decir, por carecer de distintividad, en razón de lo cual se analizará este tema.

“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) b) carezcan de distintividad; (y “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

(..) b) las imágenes, figuras, simbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, eliquetas, emblemas y escudos; ( )” ES 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2.1. Proceso 266-1P-2016 La posibilidad de registro de un signo como marca contemplada en el Artículo 134 de la Decisión 486 está expresamente condicionada a que dicho signo sea distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica.

La distintividad es la capacidad intrinseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.

La aptitud distintiva es precisamente uno de los elementos constitutivos de la marca, es un requisito esencial para su registro y, por tanto, no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad. Por su parte, el literal a) del Artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del Artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad.

La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. De igual manera, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de irregistrabilidad absoluta en el Artículo 135, literal b) que hace referencia específica a la distintividad intrínseca que debe tener un signo en el mercado para ser admitido a registro como marca.

En consecuencia, se debe analizar en el presente caso, si el signo FIGURATIVO, cumple con los requisitos del Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en el Artículo 135 literal b) de la referida Decisión. Los signos figurativos. Criterios de registrabilidad.

Las formas geométricas Dentro del proceso interno que motivó esta Interpretación Prejudicial, la sociedad CMPC solicitó el registro de la marca "FIGURATIVA”, la cual está destinada a distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de E) 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Proceso 266-1P-2016 la Clasificación Internacional de Niza, por lo tanto, es necesario hacer referencia a las marcas figurativas.

En el marco de la Decisión 486 se puede constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases oO envolturas, etc., según consta detallado en el Artículo 134 de la mencionada Decisión'. En este contexto, el Tribunal considera conveniente, con carácter ilustrativo, examinar lo relacionado con las marcas gráficas, puesto que el signo en conflicto corresponde a esa clase.

Las marcas gráficas son definidas como un signo visual porque se dirige a la vista, a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa; lo predominante en esta clase de marca, es el elemento escogido en su forma gráfica, Además, sobre este tipo de signos, se ha manifestado que las marcas gráficas, llamadas también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en la que están expresadas.

La jurisprudencia del Tribunal ha precisado que dentro del señalado tipo de marcas se encuentran las puramente gráficas, que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representan a través de un conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y las figurativas, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir”.

Las marcas figurativas son aquellas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: 2.5.1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. 2.5.2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

La marca FIGURATIVA debe ser suficientemente distintiva como para ser apta a registro como marca y poder distinguirse de otros signos existentes en el mercado. Proceso 132- IP-2012. Ibídem. Proceso 09-1P-94, 2.7. 2.8. 2.9. Proceso 266-1P-2016 Las figuras geométricas La marca solicitada “FIGURATIVA” está formada por la gráfica de dos formas ovaladas dispuestas verticalmente, las cuales presentan una terminación en punta en su extremo superior; cada una de estas formas contiene una forma ovalada de menor tamaño, la cual contiene a su vez una pequeña forma circular.

En medio de las formas ovaladas antes descritas, se presenta un trazo que describe una forma triangular cuyos segmentos laterales presentan una ligera curvatura que remata en punta, por lo que es pertinente analizar la registrabilidad de una figura geométrica como marca. Refiriendonos al concepto de figura geométrica podemos decir que es la: “Representación de un elemento geométrico en el plano o en el espacio.”*, La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en su Artículo 134 literal b), entre otros, permite el registro de figuras, por lo que es completamente viable que se registren como signos las figuras sean geométricas o no, siempre y cuando sean distintivas. 2.10.

En el presente caso, se deberá analizar si la marca FIGURATIVA 3.1. 3.2. solicitada es por sí apta para registro, verificando si no incurre en una de las prohibiciones absolutas para el registro de un signo como marca, concluyendo que si al signo solicitado lo acompañan suficientes elementos diferentes que contribuyan a acrecentar la fuerza distintiva del signo, el mismo será registrable.

Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones Afirma la compañía CMPC que la SIC ha concedido el registro de varias marcas compuestas por un conjunto de trazos que conforman una imagen abstracta y que son lo suficientemente distintivos, en razón de lo cual es necesario abordar el tema la autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marcas en determinado Pais Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marcas en los otros Paises.

O bien, si el registro de marcas ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser Definición Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. Proceso 266-1P-2016 negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro?.

Un aspecto de especial importancia en relación con este tema constituye el hecho de que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación con el caso puesto en su conocimiento.

En cualquier evento, es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado?”. Sobre el segundo tema, la norma comunitaria estableció como atribución de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones.

Como ya se indicó, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas, así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado!?. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, de forma independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares*?, Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite?.

Proceso 71-1P-2007. Proceso 181-IP-2014. Ibidem. Ibídem. Ibidem. Proceso 266-IP-2016 3.7. Sobre la base del principio de la autonomía se faculta a que la oficina nacional competente en cada expediente administrativo evalúe conforme a las circunstancias de cada caso, sin que exista la obligación de fundamentar sus resoluciones en antecedentes de proceso pasados, toda vez que la obligación de la autoridad administrativa es efectuar un análisis actual de cada solicitud de signo que admite o deniega!*, En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2011-00252, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros ú GC Luis Ráfael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hugo Ramiro Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

We Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Ly Ibidem. Proceso 266-1P-2016 Notifíquese a la Corte Consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 10