TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 17 de febrero de 2017 Proceso Asunto Consultante Expediente interno del Consultante Referencia Magistrado Ponente VISTOS 305-1P-2016 Interpretación Prejudicial Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador 17811-2013-15245 Marcas involucradas SUPER-MAX (denominativa) y SUPERMAXI (denominativa) Hugo Ramiro Gómez Apac.
El Oficio 5376-TDCA-DQ del 8 de junio de 2016, recibido el 9 de junio de 2016, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 81, Literales a) y h) del Artículo 82 y Literales a), b), d) y e) del Artículo 83 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-15245.
El Auto del 19 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante Super Max IPR Holdings Ltd (antes Sterling Four Mexicana S.A. de C.V.) 2.1. 2.2. 2.3. 2.4, 2.5. 2.6. Proceso 305-1P-2016 Demandado E Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Procurador General del Estado, Director Nacional de Propiedad Industrial Tercero interesado: Supermercados La Favorita C.A. Hechos relevantes El 18 de marzo de 1998, Sterling Four Mexicana S.A. de C.V. (en adelante, Sterling) solicitó al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (en adelante, el IEPI) el registro de la marca SUPER-MAX (denominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza.* La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N? 398 correspondiente al mes de marzo de 1998, y, dentro del término legal, fue objetada por Supermercados La Favorita C.A. (en adelante, La Favorita con base en el nombre comercial SUPERMAXI y las marcas SUPERMAXI registradas para distinguir productos de distintas clases de la Clasificación Internacional de Niza?, alegando que la referida marca ha sido reconocida como marca notoria por distintas resoluciones.
Por Resolución 974331 del 30 de noviembre de 1999, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI declaró fundada la observación presentada y denegó el registro del signo SUPER-MAX, al considerar que entre los signos en conflicto existen semejanzas susceptibles de inducir a confusión a los consumidores. El 21 de diciembre de 1999, Sterling presentó recurso de apelación ante el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI, el cual fue rechazado mediante Resolución de fecha 10 de mayo de 2001, ratificando la decisión emitida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEP!.
El 5 de junio de 2001, Sterling presentó recurso de reposición, el cual fue rechazado mediante Resolución de fecha 3 de diciembre de 2001, ratificando la decisión emitida Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI. El 8 de abril de 2002, Sterling presentó recurso subjetivo o de plena jurisdicción ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Expediente administrativo 86215/98, De la revisión del expediente no se advierte el detalle de los productos y/o servicios que distingue la marca SUPERMAXI. 2 2.7. 2.8. 2.9.
Proceso 305-1P-2016 N* 1 de Quito, a fin de anular la Resolución de fecha 5 de junio de 2001. El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N* 1 de Quito con fecha 23 de mayo de 2002, admitió la demanda y ordenó notificar al Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual del ¡EPI: al Procurador General del Estado, al Director Nacional de propiedad industrial del IEPI y a La Favorita, este último como tercero interesado.
El 24 de junio de 2002, La Favorita formuló contestación a la demanda interpuesta por Sterling. El 5 de julio de 2002, el [EPI presentó contestación a la demanda. 2.10.El 16 de agosto de 2002 la Procuraduría General de la República del 2.11. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. Ecuador presentó escrito indicando que corresponde al representante del IEPI comparecer directamente a juicio.
El 4 de mayo de 2016, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N? 1 de Quito decidió suspender el proceso y solicitó la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la demanda de Sterling Es titular en más de 68 países de la marca SUPER-MAX registrada para distinguir productos de la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza, siendo la segunda empresa más importante a nivel mundial en la venta y distribución de este tipo de productos, teniendo un elevado índice de aceptación y reconocimiento a nivel mundial, sobre todo en los países en los cuales se comercializa sus productos.
La Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI al negarle el registro de la marca SUPER-MAX, está afectando un derecho adquirido hace mucho tiempo, ya que fue precisamente de ésta de quien surgió la idea de la denominación inicialmente, razón por la cual se debería proteger permitiéndole que registre un signo que evidentemente tiene la calidad de notorio a nivel internacional.
Al denegar el registro del signo solicitado SUPER-MAX se están desconociendo todas las inversiones realizadas a nivel mundial además de que se otorga la calidad de notoria a SUPERMAXI, cuando no se ha demostrado con pruebas que ostente dicha calidad. El signo solicitado SUPER-MAX goza de suficiente distintividad frente a la marca SUPERMAXI, ya que posee rasgos característicos diferentes a los de ésta, como por ejemplo, la letra extra que tiene y además se encuentra compuesta únicamente por una palabra, mientras que el 3 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9.
Proceso 305-1P-2016 signo solicitado tiene una letra menos y se compone de dos palabras separadas por un guion en el medio, lo cual le convierte en una denominación totalmente distintiva en el mercado. Se debe tomar en cuenta que los productos de la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza que pretende distinguir el signo solicitado no tienen relación alguna con los productos y servicios comprendidos en las clases internacionales 3, 5, 16, 17, 29, 30, 31, 32, 35, 36 y 42 en las que se encuentra registrada la marca SUPERMAXI.
En el plano visual, existen claras diferencias entre los signos en conflicto, más aún cuando el signo solicitado tiene una terminación distinta a la marca registrada, lo que hace que sea registrable y sea distintiva en el mercado ecuatoriano con respecto de la marca SUPERMAXI, sobre todo porque los productos que pretende distinguir el signo solicitado no tienen relación con los productos o servicios que distingue la marca registrada.
La palabra SUPER no es susceptible de apropiación por parte de persona alguna, ya que se trata de un término evocativo, el cual es de uso común y, en este caso, evoca la idea de EXCELENTE o EXCELENCIA; por lo tanto, al momento de cotejar los signos no es posible señalar que falta distintividad, dado que dentro de la estructura gramatical de los signos se encuentra una palabra evocativa.
Al momento de comparar los signos en conflicto, se debe tomar en cuenta que la parte distintiva de las denominaciones tienen rasgos especiales a pesar de que evocan una idea similar. Además, existen otras denominaciones registradas que poseen como prefijo la palabra SUPER y su coexistencia no ha generado confusión alguna en el público consumidor, como es el caso de las marcas SUPERMATIC, SUPERNOX FL, SUPER BABY, SUPERFAX, SUPERNAT, SUPERPOLY1, SUPERMAXOL, SUPER MIX, SUPERBOMKI, SUPER CARPI, SUPERWAX, entre otras.
Cabe resaltar que existen registros anteriores de marcas sumamente similares y que han coexistido en el mercado sin ningún conflicto, a pesar de proteger productos de las mismas clases internacionales, tal es el caso de las marcas SUPER TAXI, SUPERMIX, SUPER o SUPERWAX, entre otras, y en estos casos no se confundió al público consumidor respecto del origen empresarial de cada uno de los productos que se identifican con estas marcas. 3.10.
Es evidente que las marcas poseen diferente estructura gramatical y distinta fonética, por lo que no se produciría confusión en el público consumidor, pues al observar en el mercado la denominación SUPER- MAX no se asociará con la marca SUPERMAXI registrada en varios 4 3.11. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4, Proceso 305-1P-2016 países tiempo atrás, sobre todo si se toma en cuenta que dicha marca posee dos palabras y no sólo una como la otra marca.
Infundadamente se ha declarado que la marca SUPERMAXI es notoria; ya que si se analiza con detenimiento las pruebas presentadas éstas se remiten a 15 títulos de registro de marcas, de los cuales 4 se reparten entre los 4 otros países de la Comunidad Andina Argumentos de la contestación del Presidente del ¡EPI Niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, ratifica la resolución materia de la acción e impugna la prueba que llegare a presentar el actor.
Participación del Procurador General del Estado No obra en el expediente la contestación de la demanda del Procurador General del Estado. Argumentos de la contestación del Presidente del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI El Comité es competente para conocer y resolver el recurso de reposición interpuesto por Compañía Sterling.
No se han omitido solemnidades sustanciales ni se observan vicios que puedan afectar la nulidad del trámite del presente recurso, por lo cual se declara válido. Las normas que tomó en cuenta el Comité para su resolución, se refieren a la distintividad que deben tener los signos para que puedan ser admitidos como marcas y a la irregistrabilidad de aquellos que son idénticos o semejantes a otros ya registrados o solicitado su registro por terceros y que al pretender distinguir productos de la misma clase, crearen el riesgo de confusión o de asociación. Además, los Artículos 244 y siguientes de la Decisión 486 establecen la protección especial que se consagra a favor de los signos notorios; especialmente el Artículo 226 que dispone que “se constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido, el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que aplique”.
También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo; aún respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios 5 > 6.5. 6.6. 6.7. Proceso 305-1P-2016 diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiere causar algunos de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo, c) aprovechamiento injusto del prestigio o de renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos.
Los signos en controversia son SUPERMAXI] y SUPER-MAX. El cotejo, realizado en forma conjunta, de manera sucesiva y no simultánea, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias y no poniéndose en el lugar del consumidor, sin mayor esfuerzo permiten concluir que entre los signos referidos existe casi total identidad fonética-auditiva y gráfica-visual, dado que el consumidor medio no repara en si la escritura de uno y otro suponen una distintividad sino que, al contrario, puede considerarlo como mero aspecto de diseño propagandístico adoptado por la misma empresa a fin de dar cierta posibilidad promocional a sus productos.
Este es un caso clarísimo que evidencia la perfecta lógica adoptada en las reglas de cotejo, especialmente en aquella que establece que habrá de considerar las semejanzas y no las diferencias puesto que, a los sentidos del consumidor, lo que impactan son aquellas y no éstas. La existencia de signos de tal similitud, producirá la dilución de la fuerza distintiva del signo ya registrado.
La recurrente ha alegado derecho de prioridad sobre el signo y sobre aquello que el Comité aprecia que tal alegación se presenta como consecuencia de una admisión tácita de la existencia de semejanzas entre signos, puesto que, no de otra manera, cabría invocarlo; sin embargo, más allá de esta consideración, es claro que el derecho de prioridad implica demostrar que se tuvo derecho anterior y que, teniéndolo, se actuó conforme a las reglas y tiempos dispuestos en el régimen de Propiedad Industrial y, concretamente, lo que disponía el Artículo 97 de la Decisión 344.
No existe prueba alguna que corrobore los alegatos de la recurrente y que permita certeza del derecho de prioridad alegado. Para determinar si la marca opositora es notoria, el Comité debe establecer si la prueba actuada en esta instancia es admisible y abona en este sentido. El Comité se pronuncia afirmativamente toda vez que el trámite administrativo, por carecer de solemnidades y estar dirigido a privilegiar el derecho del administrado, más en el ámbito de la propiedad intelectual donde las normas de orden público no sólo pretenden defender derechos de los propietarios de las marcas sino de los consumidores a fin de que no sean afectados por la confusión de los productos que adquiere o por asociación respecto del origen 6 6.8. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4, Proceso 305-1P-2016 empresarial de los mismos, ha establecido una tutela que se desprende del Artículo 372 de la Ley de Propiedad Intelectual, el mismo que dispone que “En la aplicación e interpretación de las normas sobre la propiedad intelectual tendrán preferencia aquellas que otorguen mayor preferencia. Por consiguiente, no podrá invocarse ni interpretarse ninguna disposición de la legislación nacional o de convenios internacionales en el sentido de menoscabar, limitar, perjudicar, afectar o reducir el nivel de la protección que se reconoce en beneficio de los titulares de derechos de Propiedad Intelectuaf.
Al tenor de lo dispuesto en el Artículo 228 de la Decisión 486, se concluyó que la marca SUPERMAXI en el Ecuador es una marca notoria, no sólo por el grado de conocimiento de los consumidores, sino por su amplitud, extensión geográfica, su promoción, los valores de inversión, cifras de utilidades y el grado de distintividad adquirido. En tal virtud, dada la notoriedad de dicha marca, conforme lo establece el Literal h) del Artículo 136 no es aplicable la regla de especialidad.
Argumentos de la contestación de La Favorita La Favorita es titular del signo SUPERMAXI, el cual se encuentra registrado a su favor como marca de productos y servicios, así como nombre comercial, en países como Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia y Perú. Las marcas SUPERMAXI han adquirido un gran nivel de conocimiento por parte del público consumidor, así como notoriedad dentro del mismo, por su intensa comercialización, por la masiva publicidad desplegada y por la gran calidad de sus productos y/o servicios, los que la han convertido en marcas, razón por la cual se les debe otorgar una protección especial tanto a nivel nacional como internacional, evitando que un tercero trate de beneficiarse del alto conocimiento y prestigio que en base a su gran esfuerzo ha logrado obtener.
La denominación SUPER-MAX no puede ser objeto de registro, ya que no hay disponibilidad de este signo, por existir marcas idénticas previamente registradas y con identidad de productos protegidos; a decir, los que se encuentran en la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que el principio de especialidad que pretende que se aplique la recurrente no tiene asidero legal; más aún cuando la notoriedad de la marca registrada rebasa el principio de especialidad tornándolo inaplicable.
La marca notoria SUPERMAXI debe protegerse de cualquier riesgo de confusión que pudiera producirse con la denominación SUPER-MAX que no es otra cosa que la transcripción de la marca SUPERMAXI. Es evidente que su uso en el mercado provocaría confusión en el público 7 7.5. 7.6. 7.7. 7.8. 7.9. Proceso 305-1P-2016 consumidor, así como producirá la pérdida de la fuerza distintiva de la marca notoria SUPERMAXI.
En el signo supuestamente creado por la solicitante, el término MAX se constituye en el elemento predominante, ya que la palabra SUPER es vocablo que describe caracteristicas del producto y/o servicio. La capacidad distintiva de la marca SUPERMAXI se vería menoscabada con la presencia en el comercio de una marca similar como es SUPER-MAX, riesgo que radica en perder su exclusividad en el mercado con la aparición de signos similares.
Es claro, que la esencia misma de una marca radica en el poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles, ya que sólo así se protege su valor comercial. Esto es el objeto primordial que aspira puesto que le asiste el derecho de uso exclusivo con el registro de las marcas SUPERMAXI y más aún tiene el derecho de protección especial puesto que se trata de una marca notoria.
El signo solicitado SUPER-MAX tiene una identidad gráfica, visual, fonética y auditiva con las marcas registradas SUPERMAXI; pues todas las letras que componen la denominación solicitada y se encuentran también en idéntica disposición que las marcas de propiedad y uso exclusivo de su empresa; por lo que desde la óptica del consumidor puede crear confusión en el público.
Es absurda la alegación de la contraparte de que el signo solicitado es distinto a las marcas prioritarias y notorias de su empresa, por encontrarse separada por un guion y una letra menos, diferencias que no tienen valor fonético-auditivo, visual-gráfico, ni ideológico conceptual, por lo que carecen de valor dentro del cotejo marcario al observar la gran similitud que existe.
Deduce las siguientes excepciones: a) Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la demanda. b) Prescripción y caducidad de la acción contenciosa-administrativa propuesta. c) Falta de legítimo interés y excepción de defecto legal. d) Expresamente alega la validez y legalidad del acto administrativo impugnado; es decir, de la Resolución dictada el 30 de noviembre de 1999, en el Trámite 86215-98 emitida por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales. e) Alega la absoluta falta de derecho del demandante y la improcedencia de la acción. f) Niega la alegada notoriedad del signo solicitado SUPER-MAX. g) Niega que la resolución objeto del recurso lesione un derecho subjetivo de la contraparte, ya que la misma ha sido dictada 8 Proceso 305-1P-2016 conforme a derecho y en estricta observación de las normas de la Ley de Propiedad Intelectual y la normativa andina que se aplica a este caso.
NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 81, Literales a) y h) del Artículo 82 y Literales a), b), d) y e) del Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.? En el presente caso, no procede interpretar el Artículo 81 y el Literal a) del Artículo 82 de la Decisión 344, por no ser materia de controversia la distintividad intrínseca del signo solicitado.
En ese sentido, procede la Interpretación Prejudicial de los Literales a), b). d) y e) del Artículo 83 de la Decisión 344. Asimismo, de oficio procede la interpretación de los Artículos 84 y 128 de la Decisión 344 Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.- “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos O servicios idénticos o similares de otra persona. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior (.) h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aplilud para el empleo de los productos o servicios de que se trate (JP “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error; b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo a las tegislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error; ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.
RS N= ADOAp 1.2. Proceso 305-IP-2016 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena!, al versar el presente caso sobre una oposición interpuesta sobre la base de marcas supuestamente notorias. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El nombre comercial. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, ideológica y gráfica.
Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Marcas conformadas por denominaciones descriptivas. La marca débil Marcas evocativas y de uso común Comparación entre signos denominativas. Comparación entre marcas denominativas compuestas. Conexión competitiva entre productos y/o servicios La marca notoriamente conocida.
ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El nombre comercial En el presente caso, el Tribunal procede a interpretar lo relacionado al nombre comercial, en virtud a que uno de los fundamentos de la oposición formulada por La Favorita es el mejor derecho que ostentaría sobre su nombre comercial SUPERMAXI. El Artículo 128 de la Decisión 344 señala respecto al nombre comercial lo siguiente: “Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro.
En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.- “Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes crilerios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;
Cc) La antiguedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” “Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, asf como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo Pals Miembro,” 10 Proceso 305-1P-2016 como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo Pals Miembro.” 1.3.
Asimismo, el Literal b) del Artículo 83 de la Decisión 344 se refiere a la protección del nombre comercial de la siguiente manera: “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: ( ) b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error; 1.4.
El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado. No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario. Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario.
Y es que el nombre comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento. Características del nombre comercial 1.5. Las principales características del nombre comercial son las siguientes*: - El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. - Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial; es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. - El nombre comercial es independiente del nombre de la persona natural o la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a esta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella, 5 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 96-1P-2009, publicado en la G.O.A.C. N” 1796 del 18 de enero de 2010, marca: TRANSPACK (mixta). 11 Proceso 305-1P-2016 - El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero solo una razón social.
Protección del nombre comercial 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. La doctrina en forma generalizada acepta la protección de nombre comercial por el uso más que por el registro. Esa corriente doctrinaria es la que prima en el Artículo 128 de la Decisión 344, cuando dispone que "el nombre comercial será protegido por los Palses Miembros sin obligación de depósito o registro", norma imperativa que reconoce la protección del nombre comercial en razón de su uso, independientemente de su depósito o registro.
El uso de nombre comercial se encuentra protegido conforme al Literal b) del Artículo 83 de la Decisión 344, cuando se presenten intereses opuestos entre un titular de la marca y el usuario del nombre comercial, prevaleciendo en su derecho quien primero haya registrado o solicitado la marca o quien haya iniciado con anterioridad el uso de nombre comercial, en aplicación del citado principio de prioridad.
El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”.S Este Tribunal también ha manifestado que: *(..) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.
Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su_vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro ( ).
Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”.? 7 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 45-1P-98, publicado en la Gaceta Oficial N* 581, del 12 de julio de 2000. Ibidem. 12 Proceso 305-1P-2016 1.10.
Conforme a las disposiciones indicadas, quien alegue el uso anterior de! 1.11. nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad ( ). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos.
La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”.8 La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y sustancial en el mercado de acuerdo a la legislación de cada país miembro.
Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real, sustancial y constante en el mercado del nombre comercial son las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 1.12.
Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los 2.1. siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales O comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, ideológica y gráfica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado SUPER-MAX es confundible o no con las marcas SUPERMAXI y el nombre comercia! SUPERMAXI, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presentan algunos de los presentes impedimentos: a) sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 3-IP-98. 13 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.
Proceso 305-1P-2016 O para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error; (..)” La norma citada consagra una causal de irregistrabilidad que tiene que ver específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables como marcas, signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios relacionados, de manera tal que pueda producir error en el público consumidor.
Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva.
A la hora de verificar dicha identidad se debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacer un análisis extensivo de la presunta identidad. Al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos se debe determinar, si entre ellos existe identidad o similitud y correspondencia entre los productos o servicios que ambos pretenden distinguir.
Cuando los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión se presume. Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición, pero identificados en clases distintas, ambos podrán ser perfectamente registrables.
Según la normativa comunitaria andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca que haya sido registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. 14 Proceso 305-1P-2016 2.6.
Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:2 2.7. a) b) d) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre atros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia.
Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:10 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 10 Ibidem. Ibídern, 15 2.8. 3.1. 3.2. 3.3, 3.4. Proceso 305-1P-2016 c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) A! realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Marcas conformadas por denominaciones descriptivas.
La marca débil La Favorita manifestó que el elemento relevante de los signos registrados a su favor es MAXI debido a que la partícula SUPER es común y resulta descriptiva de los productos y/o servicios que distinguen las referidas marcas. Al respecto, la norma comunitaria y la doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. 1 El Literal h) del Artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 82.-_No podrán registrarse como marcas los signos que: h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto “1 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 90-1P-2012 del 24 de octubre de 2012 y 336-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015, 16 S 3.5. 3.6. 3.7. 4.2.
Proceso 305-1P-2016 suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil. 12 Si bien las normas transcritas prohíben el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones descriptivas, estas palabras o partículas al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.
En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones descriptivas puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. +3 Conforme a lo expuesto, el titular de una marca con elementos descriptivos respecto de los productos o servicios que distingue dicha marca, no podrá impedir que sus competidores utilicen estos elementos, pues ninguna persona puede ostentar el derecho exclusivo sobre los mismos.
Marcas evocativas y de uso común Como en el proceso interno Sterling señaló que el término SUPER que forma parte de su marca solicitada a registro tiene carácter evocativo y que es de uso común, es pertinente analizar estos temas. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo!1, 12 13 4 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 110-1P-2015 del 25 setiembre de 2015.
Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 327-1P-2015 del 19 de mayo de 2016, p.12. De modo referencial, ver Proceso 630-IP-2015 de fecha 25 de julio de 2016, p. 10. 17 SS 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4,7. Proceso 305-1P-2016 Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.
Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.15 Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.16 En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de las denominaciones materia de conflicto y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.
De otro lado, el Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este úitimo caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.
Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. 15 1 Y Ibidem. Ibídem. De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 536-1P-2015, de fecha 23 de junio de 2016. 18 4.8. 5.2. 5.3.
Proceso 305-1P-2016 En tal sentido, se deberá determinar si las expresiones o signos utilizados son o no genéricos, técnicos o de uso común en la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza. Comparación entre signos denominativos Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado SUPER-MAX (denominativo) y las marcas registradas y el nombre comercial SUPERMAXI (denominativo), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.18 Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 12 En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos se deberá realizar el cotejo siguiendo las siguientes reglas:20 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se 19 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 529-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. Ibídem. Ibidem. 19 5.4, Proceso 305-1P-2016 encuentra en el diccionario? Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport- ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas.
Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.22 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..
Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto, c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o 21 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de “lexema": Unidad minima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo sol; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo ferr, en enterráis.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de “morfema”: Unidad mínima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y - es. Poroposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 20 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.
Proceso 305-1P-2016 asociación que pudiera existir entre el signo solicitado SUPER-MAX (denominativo) y los signos registrados SUPERMAXI (denominativo). Comparación entre marcas denominativas compuestas Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado SUPER-MAX (denominativo) y la marca SUPERMAXI (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.?3 Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado oO concepto.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que mo manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.?4 Como la controversia radica en la presunta confusión entre un signo denominativo compuesto SUPER-MAX y la marca SUPERMAXI (denominativa), es necesario analizar el tema de la comparación entre signos denominativos compuestos.
Dentro de los signos denominativos están los denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras, números, etc. De hecho no existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significado o concepto, con o sin el acompañamiento de un gráfico.25 En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo de conformidad con las reglas expuestas en el ítem 4.3, anteriormente desarrollado. 23 24 25 Sd Ibidem.
Ibidem. Ibídem, 21 6.6. 6.7. Proceso 305-1P-2016 En el presente caso, se advierte que el elemento denominativo de los signos en conflicto es compuesto, por lo que para realizar un adecuado cotejo se deberá analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca.
Para tal efecto, se deben aplicar los siguientes parámetros:?6 a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en ta mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.
Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte es su proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.
En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo SUPER-MAX (denominativo) y la marca SUPERMAXI (denominativa). Para dicho análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender Ibidem. 22 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.
Proceso 305-1P-2016 cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. Conexión competitiva entre productos de la Clase 8 y 3, 5, 16, 17, 29, 30, 31, 32, 35, 36 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza Entre los argumentos de demanda se verifica que Sterling refiere que no se ha tomado en cuenta que los productos que se pretende distinguir con el signo solicitado no tienen relación con los productos y/o servicios que distinguen los signos base de oposición. En ese sentido, resulta necesario que se realice el análisis comparativo tomando en cuenta la posibilidad de conexión competitiva entre productos de la Clase 8 que pretende distinguir el signo solicitado SUPER-MAX y los productos y/o servicios de las Clases 3, 5, 16, 17, 29, 30, 31, 32, 35, 36 y 42 que distinguen los signos base de denuncia. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486,27 Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.?28 Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: 28 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Palses Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la Similitud ni ta disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado agregado) Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 23 b) Proceso 305-1P-2016 El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.
Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en e! otro.
Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.
A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentifrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios. 24 7.5. 8.1. 8.2.
Proceso 305-1P-2016 d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva.
Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, sí habrá conexión competitiva. Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterlas) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.
De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro.
La marca notoriamente conocida La Favorita alegó que las marcas SUPERMAXI] registradas a su favor supuestamente ostentan la calidad de notorias. En ese sentido, resulta pertinente tener en cuenta el Artículos 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, concretamente las causales de irregistrabilidad previstas en sus Literales d) y e) cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: ( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores 25 8.3. 8.4. 8.5. 8.6.
Proceso 305-1P-2016 interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.” Como se advierte de la disposición citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercia!.29 Con referencia a lo previsto en el Literal d) del Artículo 83 de la Decisión 344, en el caso de que el signo que se pretende registrar constituya la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial de una marca notoriamente conocida en el país miembro en el que se solicita el registro, en el comercio subregional o en el comercio internacional sujeto a reciprocidad, la irregistrabilidad opera por este solo hecho sin necesidad de que se analice el riesgo de confusión; es decir, con independencia de la clase a la que pertenezcan los productos o servicios y del territorio en que haya sido registrada.
En este caso el Tribunal ha sostenido “a tenor de la disposición prevista ( ) el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que estén destinados los bienes o servicios”, Esta jurisprudencia, también, es aplicable a los casos en los que el signo notoriamente conocido sea un nombre comercial.
Asimismo, con relación al Literal e) del Artículo 83 de la Decisión 344, el Tribunal ha manifestado que: “la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-1P-2015 del 10 de junio de 2016.
Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 143-1P-2004. 26 8.7. 8.8. 8.9. Proceso 305-1P-2016 aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla”.31 Igual que en caso anterior, esta jurisprudencia es aplicable a los casos de un nombre comercial notoriamente conocido.
La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de fa reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella3?, concluyéndose que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de la especialidad y territorialidad.
La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición. El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 84 de la Decisión 344. En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en el artículo previamente citado.33 Resulta esencial que se determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca.34 8.10.
En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, la autoridad competente al resolver la controversia deberá tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar. Estos son: 3 Ibidem. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-1P-2015 del 10 de junio de 2016. Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.- “Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; €) La antigdedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 470-1P-2015 del 19 de mayo de 2016. 27 AN Proceso 305-1P-2016 el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario:35 a) b) d) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”.36 Es importante tener en cuenta que en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado.?? El riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 37 Ibidem, MONTEAGUDO, Montiano. La Protección de la Marca Renombrada.
Civitas, Madrid, 1995, p. 283, Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 66-1P-2015, p. 19. 28 Proceso 305-1P-2016 Este supuesto se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida, 38 8.11.
En relación con el riesgo de dilución y uso parasitario, es necesario que se establezca la exposición del signo teniendo en cuenta su grado de notoriedad. La determinación de ciertos escenarios de conflicto puede ser guiada de la mano de la fuerza de implantación que el signo notorio tenga en el público consumidor, ya que el hecho de que un signo tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podria estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que presentan publicidad en eventos masivos, como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc.32 8.12.Por lo expuesto, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error el público consumidor.
Consecuentemente, se deben analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar si se configura el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-15245, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. E Ibídem. E Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 151-1P-2014 del 2 de enero de 2015, p. 26. 29 Proceso 305-1P-2016 gu Cecilia Luisa Én Quinteros Is Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. llo.
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.