ca TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 17 de febrero de 2017 Proceso: 274-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2013-00411 Referencia: Patente: DISPOSITIVO DISPENSADOR DE MEDICAMENTO — CON UNA PANTALLA INDICADORA DEL ESTADO DEL RESERVORIO DE MEDICAMENTO INTERNO Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 2375, recibido el 1 de junio de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 14, 15 literal f), 16, 18, 28 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2013-00411; y, El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: NORTON HEALTHCARE LTDA. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Proceso 274-1P-2016 Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), REPÚBLICA DE COLOMBIA. Hechos relevantes El 2 de septiembre de 2005, NORTON HEALTHCARE LTD. (en adelante, NORTON) solicitó en fase nacional el registro de la patente de invención titulada: “DISPOSITIVO DISPENSADOR DE MEDICAMENTO CON UNA PANTALLA INDICADORA DEL ESTADO DEL RESERVORIO DE MEDICAMENTO INTERNO”!, que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2004/006511 de 11 de marzo de 2004.
El extracto de la solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 566, sin que se hayan presentado oposiciones por parte de terceros. El 6 de agosto de 2010, mediante Oficio 9868, la Directora de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) notificó a NORTON respecto de varias observaciones de fondo en las que incurría ta solicitud.
El 2 de noviembre de 2010, NORTON dio contestación al requerimiento formulado por la autoridad. El 15 de julio de 2011, mediante Oficio 11017 el Director de Nuevas Creaciones de la SIC notificó a la solicitante respecto de la acción oficial de fondo con observaciones. El 11 de octubre de 2011, NORTON respondió el Oficio 11017 y presentó un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 16 reivindicaciones.
El 29 de febrero de 2012, el Superintendente de Industria y Comercio (E) de la SIC, mediante Resolución 12316, denegó el privilegio de patente, argumentando que la materia reivindicada carecía de novedad. El 12 de abril de 2012, NORTON interpuso recurso de reposición. El 19 de febrero de 2013, mediante Resolución 5125, el Superintendente de Industria y Comercio de la SIC, al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución 12316.
Expediente interno PCT-05-88375. Proceso 274-1P-2016 2.10.El 29 de julio de 2013, NORTON presentó acción de nulidad en contra de las Resoluciones 12316 y 5125; y, posteriormente, presentó escrito de reforma de la demanda. 2.11.La SIC presentó escrito de contestación a la demanda y a su reforma, el 17 de febrero y el 07 de abril de 2014, respectivamente. 2.12.El 20 de enero de 2016, la Sección Primera de la Sala de lo 3.1. 3.2. 3.3. 3.4, 3.5. 3.6. 3.7.
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretación Prejudicial correspondiente. Argumentos de la demanda planteada por NORTON La solicitud de patente está relacionada con un montaje de inhalador de medicamento más comprensivo que provee directamente al usuario la información del estado del recipiente del medicamento en una forma que fácilmente puede ser reconocido, incluso por usuarios con deficiencias visuales y mentales.
La SIC incurre en error material al calificar indebidamente la realidad sobre las características técnicas de la invención. El dispositivo dispensador de medicamento con pantalla indicadora del estado del reservorio de medicamento interno solicitado, cumple con el requisito contemplado en el Artículo 14 de la Decisión 486, toda vez que se relaciona con un producto, materia patentable en Colombia, reuniendo los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.
La SIC consideró que las características técnicas de la invención constituían un uso y eran “formas de presentación de la información” y erróneamente aplicó la prohibición contenida en el Artículo 15 literal f) de la Decisión 486. Ninguna de las reivindicaciones se relaciona con las formas de presentar información, sino que se refieren a un producto que es totalmente patentable de acuerdo con el Articulo 14 de la Decisión 486.
La invención es nueva en relación con el documento D1, ya que no revela las caracteristicas del primer y segundo estado requeridos por la reivindicación 1 de la solicitud presentada. Dadas las diferencias existentes entre lo que contiene el documento D1 y la materia reclamada en la reivindicación 1, es claro que debe 3.8. 3.9. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4, 4.5.
Proceso 274-IP-2016 reconocerse la novedad de la misma y, en consecuencia, de las reivindicaciones que dependen de ésta. Si bien la SIC no objeta el nivel inventivo, a través de los actos impugnados sí ofrece argumentos suficientes para entender que su análisis deja de lado aspectos técnicos en los cuales se puede identificar el nivel inventivo.
La SIC utilizó la descripción de la invención de manera equivocada ya que realizó un análisis ex-post facto (llamado hindsight en inglés), error que se evidencia al basar su análisis en la invención final, que como es obvio no lo conocía el inventor cuando inició la investigación. Argumentos de la contestación a la demanda presentada por parte de la SIC La decisión de denegar la solicitud de patente se soportó en el documento del estado de la técnica (D1?) que anula la novedad del dispositivo dispensador de medicamento reivindicado, documento que fue publicado previamente a la fecha de la prioridad de la solicitud que se analiza y que, por tanto, demuestra la revelación previa del cotejo reclamado en la solicitud.
Además, se evidenció la falta de claridad, concisión, sustento descriptivo y demás falencias que presentó la solicitud durante el trámite y que impidieron su patentabilidad, observaciones que se sustentaron en razonamientos técnicos, no solo en oficios de traslado al solicitante. La SIC no incurrió en ningún error, debido a que en cada uno de los estudios de patentabilidad, se pudieron establecer claramente las características técnicas estructurales esenciales del dispositivo que se estaba reclamando, para posteriormente compáralo con la tecnología existente.
La inadecuada presentación de la solicitud tanto en la descripción como en las figuras fue un impedimento para definir de manera clara y sin especulaciones la materia que se deseaba proteger y las características técnicas estructurales que estaban incluidas en la solicitud de patente de invención. Al comparar elemento por elemento entre la materia solicitada y el estado de la técnica, las caracteristicas técnicas esenciales del objeto de la solicitud son idénticas a las divulgadas en el documento D1, por lo cual la solicitud carece de novedad.
Documento D1, WO 2004/078236 A2, publicado el 16 de septiembre de 2004, Proceso 274-IP-2016 4.6. Si bien la invención se refiere a un producto cuya aplicación es evidente en la industria de la manufactura de aparatos de dispensación de medicamentos, éste invento ya fue anticipado en el documento D1 del estado de la técnica. 4.7. Teniendo en consideración que los usos, formas de operación, descripción del funcionamiento, las ventajas y resultados a alcanzar no son patentables, pese a que pueden acompañar el contenido de la reivindicación, resultan irrelevantes para el examen de patentabilidad, ya que no determinan de manera tangible las diferencias frente a otros inhaladores de medicamentos existentes en el estado de la técnica. 4.8.
La patente solicitada no es una invención según lo previsto en el Artículo 15 literal f) de la Decisión 486, y como tal fue objetada en el examen de fondo. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 14, 15 literal f), 16, 18, 28 y 30 de la Decisión 486* de la Comisión de la Comunidad Andina.
Procede la interpretación solicitada. 3 “Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”. “Artículo 15.- No se considerarán invenciones: (..) f) las formas de presentar información”.
“Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.
Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40”.
“Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”. “Artículo 28.- La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla.
La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información: a) el sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención; Md Y OS 1.1. Proceso 274-1P-2016 De oficio se interpretará el Artículo 21 de la Decisión 4861 para analizar la no patentabilidad de los usos. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Los requisitos de la patentabilidad.
Novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Las patentes de invención de productos o de procedimientos. La no patentabilidad de usos. Las reivindicaciones. El requisito de claridad y concisión. Prohibición de patentar las formas de presentar información. El papel del técnico medio en la materia. Proscripción del examen de tipo “Hindsight" o “ex post facto".
ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN Los requisitos de la patentabilidad. Novedad, nivel inventivo y aplicación industrial En el procedimiento administrativo interno se resolvió denegar la solicitud de patente de invención presentada por falta de novedad. Por lo tanto, el Tribunal considera pertinente referirse a los requisitos de patentabilidad. 4 b) c) d) e) la tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología; una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior; una reseña sobre los dibujos, cuando los hubiera; una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes; y, una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención”.
“Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior.
Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple”. “Artículo 21.- Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial”. 6 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.
Proceso 274-1P-2016 Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una patente de invención se encuentran fijados por el Artículo 14 de la Decisión 486. Según lo dispuesto en el Artículo14 de esa Decisión, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial?, De la novedad de la invención El Artículo 16 de la Decisión 486 enuncia que: “Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”.
En el ordenamiento jurídico comunitario andino, la novedad que se predica de los inventos debe ser absoluta o universal, esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel mundial. A la pregunta ¿qué se entiende por invención?, este Tribunal enuncia que el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del 'estado de la técnica'- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria, Ahora bien, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, por cualquier medio, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento”.
Este Tribunal, recogiendo criterios expuestos por la doctrina para delimitar el concepto de novedad, ha concluido?: Ibidem. Proceso N* 21-IP-2000. Proceso 157-IP-2014. Proceso 07-IP-2004, 1.8. Proceso 274-1P-2016 “Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes: a) Objetividad. La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado. b) Irreversibilidad de la pérdida de novedad.
( ) una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible. c) Carácter Universal de la Novedad ( ) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero. ( ) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país. d) Carácter público de la novedad.
( ) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente”.? (Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1057, de 21 de abril de 2004). El Tribunal ha tomado como referencia criterios de las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP), mediante los cuales “a falta de novedad de una invención se configurará si su objeto deriva clara, precisa y directamente del estado de la técnica, y si en éste son conocidas todas las características de aquélla.
En lo que concierne a la interpretación del estado de la técnica, las Cámaras han desarrollado algunos principios: (1) Reglas generales de interpretación; (ii) Combinaciones en un documento anterior; (ii) Apreciación de características implícitas; (iv) Apreciación de características intrínsecas; (v) Apreciación de lo equivalente; (vi) Apreciación de dibujos;
(vii) Apreciación de ejemplos; (viii) Apreciación de usos anteriores; (ix) Grandes reivindicaciones; (x) Divulgación defectuosa; (xi) Divulgación fortuita; (xii) Posibilidad de puesta en práctica”. En cuanto al principio relativo a las 'combinaciones en un documento anterior, las Cámaras han precisado que “cuando un documento comprendido en el estado de la técnica hace referencia a una 'manera E CABANELLAS, Guillermo.
“DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN". Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2001. Págs. 702 a 704. 1.9. Proceso 274-IP-2016 habitual de preparar un producto, estará permitido consultar documentos de referencia tales como manuales, enciclopedias o diccionarios, a fin de determinar lo que el experto en la materia hubiese comprendido a la fecha de presentación de la solicitud de patente, o de la prioridad reconocida” (Office européen des brevets, La Jurisprudence des chambres de recours, CD interactivo “Special Edition - Espace Legal”, DG 3 (Recours), 4* edición, 2001)”.
(Proceso 13-1P-2004, publicado en la G.O.A.C. N* 1061, de 29 de abril de 2004, patente: TRIHIDRATO DE (2R.35)-3-TERT- BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4- ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9- OXO-TAX-11-EN-13-ILO)!!, A fin de determinar la novedad del invento se deben seguir las siguientes reglas!?: a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regía técnica. 1.10.
El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, determinó ciertos criterios que conviene transcribir: “Una invención tal como se encuentra reivindicada se considera nueva si no forma parte del estado de la técnica. El examinador debe mostrar que la invención no es nueva.
En tal sentido, cuando un inventor deposita una solicitud de patente para una invención y no existen datos que prueben Proceso 13-1P-2004. Esto ha sido considerado en la Interpretación Prejudicial de 2 de diciembre de 2009, expedida en el proceso 85-1P-2009. Proceso 12-1P-1998. Proceso 2741P-2016 que no es nueva, la invención reivindicada será considerada nueva.
Para el análisis de la novedad no se pueden combinar diferentes documentos del estado de la técnica. Sin embargo, si un documento se refiere explícitamente a otro documento para proporcionar más detalle sobre alguna característica, se puede considerar que el contenido del segundo documento relativo a esa característica está incorporado en el primero. Un documento del estado de la técnica puede contener información implícitamente, es decir, todo aquello que la persona versada en la materia puede derivar directamente y sin ambigúedad del documento.
Por ejemplo, si un documento habla de una bicicleta, implícitamente se refiere a las ruedas de la bicicleta, aunque no las mencione. Con fines ilustrativos se consignan a continuación algunos conceptos tomados de la normativa europea (Art. 52(1) Y 54 EPC): Novedad: todo lo que no forma parte del estado de la técnica. Falta de novedad: se afecta la novedad de la materia reivindicada si ésta se deriva de una que forma parte del estado de la técnica de manera directa, sea de manera explícita o implícita por un técnico en la materia.
El examinador podrá sustentar falla de novedad en divulgaciones realizadas en documentos, conferencias, ferias, dibujos, etc., o con base en su propio conocimiento siempre que esté debidamente acreditado. La impugnación de la novedad deberá hacerse a partir de una misma divulgación, teniendo en cuenta que no se podrá combinar distintas fuentes de referencia. Sí un elemento equivale a otro, la objeción no podría ser por falta de novedad sino por falta de mérito inventivo.
Así un hilo de cobre y uno de plata son equivalentes por tener la misma función, pero no son lo mismo. Si a un mismo elemento se le asigna nombres distintos pero sus características técnicas son las mismas, la novedad se afecta. Este sería el caso de "manta" o "toalla" que no presentan características técnicas distintas. 10 1.11. 1.12.
Proceso 274-1P-2016 Una descripción especifica afecta la novedad de una general, pero no a la inversa. En el caso de rangos, la novedad se destruye si en el estado de la técnica existen ejemplos contenidos en dicho rango. Así, por ejemplo, si la solicitud reivindica un proceso entre 120 y 150 grados y el estado de la técnica describe el mismo proceso a 130 grados, no habría novedad”'3, Del nivel inventivo De conformidad con el Artículo 18 de la Decisión 486, una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia.
Este requisito, ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existian al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente.
Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica. En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el “estado de la técnica”, en el primero, se coteja la invención con las 'anterioridades' existentes dentro de aquella, cada uno por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención.** 1.13.
Ahora bien, para los efectos del Artículo 18 de la Decisión 486 resulta pertinente definir qué se entiende por “obvio” y por “evidente” y, en consecuencia, determinar qué se debe entender por nivel inventivo. 13 Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina.
Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Disponible en http://www.comunidadandina.orq/public/patentes pdf. 14 Proceso N? 12-1P-98, 11 6 1.14. 1.15. 1.16. Proceso 274-1P-2016 Lo obvio es “que se encuentra o pone delante de los ojos; muy claro o que no tiene dificultad.
Mientras que lo evidente “certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar"!*. Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio**, En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica”.
El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Paises de la Comunidad Andina, establece ciertos criterios para determinar el nivel inventivo que es importante transcribir: “Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.
La cuestión para el examinador es si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia. La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo. El examinador no debe determinar qué “cantidad” de nivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias.
El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención debe probarse a partir del estado de la técnica. Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la 17 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA.
Vigésima Segunda Edición. Madrid — España. 2001. “DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”. Págs. 686 y 1089. Proceso 153-1P-2015. Ibidem. 12 Proceso 274-IP-2016 técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica.
Cuando se ha establecido la falta de novedad de la invención, no es necesario evaluar el nivel inventivo, dado que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica. Normalmente el estado de la técnica más cercano se encuentra en el mismo campo de la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. Por ejemplo, en el área química el estado de la técnica más cercano puede ser aquél que describa un producto estructuralmente semejante al producto de la invención o un uso o actividad semejante al de la invención. 10.2 Método para la evaluación del nivel inventivo 10.2.1 Análisis problema-solución Para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al método problema-solución. Para ello deben cumplirse las siguientes etapas: - identificación del estado de la técnica más cercano; - identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad; y - definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano. La pregunta es ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? Dichas diferencias, en términos de características técnicas, entre la invención y el estado de la técnica más cercano representan la solución al problema técnico en cuestión. Se debe definir el problema sin incluir elementos de la solución, porque entonces la solución sería evidente.
El problema técnico no siempre será el indicado en la solicitud y a veces tiene que ser replanteado en función de los resultados 13 Proceso 274-1P-2016 de la búsqueda. El estado de la técnica más cercano puede ser diferente del conocido por el solicitante y del cual él partió. Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano Y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia.
La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).
Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos. Se debe tener en cuenta que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención. Por lo tanto, el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención. La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto.
Si consiste en una combinación de elementos no es válido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues la invención puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características. Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado.
Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo. En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: - ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?; - ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica: y 14 Proceso 274-1P-2016 - ¿de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo.
(JJ 1.17. El Tribunal considera importante resaltar el papel del técnico medio 1.18. en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado. Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo!??: El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la “media normal!” en la materia que se trate.
Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista “obviedad”, y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo. El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la “ficción” para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad.
Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre, es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de “hoy en día" pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento.
Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivel inventivo. En el caso particular, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se usó la figura del técnico medio en la materia.
Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Págs. 76 a 78. Disponible en http://www.comunidadandina.org/publicipatentes pdf. 19 Proceso 407-1P-2015. 15 1.19. 1.20. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
Proceso 274-IP-2016 De la susceptibilidad de aplicación industrial Igualmente, para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el Artículo 19 de la norma comunitaria que se interpreta??, Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten; por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica??, Las patentes de invención de productos o de procedimientos.
La no patentabilidad de usos En consideración a que en el proceso interno se discute si el objeto de la patente es un uso, se analizará este tema. Tal como lo señala el Artículo 14 de la Decisión 486, “Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.” La Comisión de la Comunidad Andina estableció por medio del Artículo 21 de la Decisión 486, una prohibición para el otorgamiento de patentes en la Subregión??.
Dicha norma, en efecto, excluye de manera expresa la posibilidad de patentamiento de los productos o procedimientos que gocen ya de la protección que confiere la patente, así sea “por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial”. El pretender obtener los beneficios que otorga la patente para un segundo uso de invenciones previamente patentadas, con el argumento de que es un uso distinto al originalmente reconocido por la patente inicial, no implica que se satisfaga el requisito esencial de novedad, toda vez que al existir una patente previa del invento original, éste ya se encuentra en el estado de la técnica”. 21 22 23 Proceso 46-1P-2012.
Ibídem. Proceso 38-1P-2012. Ibídem. 16 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Proceso 274-1P-2016 La prohibición o exclusión consagrada en el Artículo 21 en comento, contiene como presupuestos básicos a juicio de este Organismo, en primer lugar, la determinación de que los productos o los procedimientos para los cuales se requiere la nueva protección de una patente, se encuentran ya amparados por igual derecho y, en consecuencia, se han ubicado en el estado de la técnica por haberse hecho accesibles al público?*, Al Tribunal le resulta claro, que sólo aquello que es nuevo puede ser protegido por una patente, principio incorporado al derecho comunitario con el objeto de incentivar la investigación; por lo que conceder protección del Estado a productos o procedimientos carentes de novedad, resultaría atentatorio tanto al propósito señalado como a la misma función social asignada al Derecho de Propiedad Industrial?5.
En segundo término, el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, debe ser necesariamente entendido como la consagración en el Artículo 21 de la Decisión 486, del principio de que no podrá reclamarse patente para usos distintos del invento o de la invención comprendidos y protegidos ya por la patente inicial o primigenia; regla prohibitiva para el otorgamiento de patentes de invención, que este Tribunal considera como parte de los requisitos establecidos por la referida Decisión?.
En consecuencia, el Tribunal manifiesta que el Artículo 21 de la Decisión 486 forma parte, en razón de su contenido y alcances, de las exclusiones a la patentabilidad fijadas también por los artículos 15 y 20 de ese Régimen Común; proscripciones a las cuales, por cierto, se añade la no patentabilidad de segundos usos establecida por el referido artículo?”, Cabe destacar, de la redacción del Artículo 21 de la Decisión 486, que la razón esencial para no otorgar una nueva patente a un producto o procedimiento al que se atribuya un uso distinto al originalmente comprendido en la patente inicial, radica en el hecho de que dicho producto o procedimiento se encuentre ya comprendido en el estado de la técnica.
Ello llevó a este Órgano Jurisdiccional a señalar que: “( ) además de que el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, no se constituye en posibilidad jurídica para la concesión de una nueva patente, esa determinación del derecho comunitario conlleva, adicionalmente, la 24 25 26 27 Ibídem.
Ibidem. Proceso 89-Al-2000. Proceso 9-1P-2014. 17 Proceso 274-IP-2016 prohibición a los Países Miembros, para el otorgamiento de derechos de patente para productos o procedimientos comprendidos ya en el estado de la técnica y que, por tal circunstancia, han perdido la virtud de la novedad, que se constituye en uno de los fundamentos básicos para la concesión de patentes en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial determinado por la Decisión 344”.
(Proceso 01-Al-2001, ya citado). Este criterio es perfectamente aplicable a la Decisión 486, ahora analizada. 2.10. En conclusión una patente es la solución a un problema técnico y que a 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. su vez puede protegerse ya sea como patente de producto_o de procedimiento la cual innova para dar una respuesta a la necesidad que se presente en el campo de la industria.
En cambio, los usos como tales, no son objeto de protección, por lo que las reivindicaciones en sí, deben ser claras y definidas para que el examinador pueda en sí delimitar cuál es el aporte del invento al estado de la técnica y así poder decidir si es apto para protección o no. Las reivindicaciones. El requisito de claridad y concisión Dentro del proceso interno, la SIC enuncia que se evidenció la faita de claridad, concisión y sustento descriptivo de la solicitud durante el trámite que impidieron su patentabilidad, por lo que se abordará este tema y además el requisito de concisión ligado al de claridad.
Lo primero que se advierte es que las reivindicaciones son fundamentales para el análisis de registrabilidad. Para que cumplan su papel deben ser claras y concisas y, además, deben estar soportadas por la descripción (Artículo 30 de la Decisión 486), que en últimas sirve como de parámetro interpretativo de aquellas. Además, es importante resaltar que la descripción pueda estar compuesta por dibujos (artículos 26 literal d) y 28 literal d).
Lo anterior, ciertamente impone sobre el examinador la carga de analizar la solicitud de patente de manera integral y sistemática?8, Las reivindicaciones son las caracteristicas técnicas de una invención para la cual se reclama la protección jurídica mediante el otorgamiento de la patente. Estas a su vez, permiten definir el alcance de la protección que comporta la solicitud de patente.
La descripción de la invención permitirá al examinador llevar a cabo el examen de patentabilidad en forma adecuada y llegar a una definición más exacta sobre la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial de la invención. 28 Revisar Proceso 243-1P-2013. 18 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. Proceso 274-1P-2016 La normativa comunitaria contempla, asimismo, como otro de los requisitos básicos para la obtención de una patente que ésta deberá contener "una o más reivindicaciones??.
La doctrina sostiene al respecto que “( ) en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos ( ) Pero ( ) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estriciamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la especificamente reivindicada”.
Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización). La diferencia está, según Carmen Salvador en que "Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección 'absoluta', es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en que se solicitó la patente ( )', en cambio, “( ) las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección “relativa', ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada.
Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de “protección absoluta”, sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente”?! El] Revisar Proceso 165-1P-2013.
ÁLVAREZ, Alicia. “Derecho de Patentes”. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, p. 99. SALVADOR, Jovaní, Carmen. El ámbito de protección de la patente. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002. Págs. 133 y 134. 19 3.9. Proceso 274-IP-2016 Se puede determinar entonces que, la descripción y los dibujos constantes en la solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la descripción de la invención constituye la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita.
El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la protección industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que delimitarán el alcance de dicha protección??, 3.10.La observancia de los requisitos permitirá determinar el “objeto”, 3.11. características principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud.
Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no patentable*3, En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia%, 3.12.De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica.
Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo*S, 3.13. Según la normativa andina, en el Artículo 26 de la Decisión 486 señala que “la solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: ( ) b) La descripción”. El Artículo 28 añade que “La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para Revisar Proceso 10-1P-2014.
Revisar Proceso 243-1P-2013. Revisar Proceso 9-1P-2014. Revisar Proceso 257-1P-2013, Proceso 274-1P-2016 su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla"*, 3.14.Es decir, la claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para interpretar una reivindicación”, 3.15.Se ha dicho que “definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible, pero para que quede claro, la descripción no debe contener únicamente ejemplos de varios casos que cubran dichos términos funcionales sino una explicación del término general que abarca la generalización del término””*, 3.16.Por este requisito fundamental, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellas3*, 3.17.Como las reivindicaciones definen la invención a proteger, deben ser analizadas teniendo en cuenta su presentación sistemática, es decir, tomándolas como un conjunto que persigue el mismo fin.
Por lo tanto, el examinador debe analizar la claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, y además para que se pueda hacer un adecuado análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo. En adición, se debe tener en cuenta que el requisito de claridad se cumple si se hace una apropiada interpretación de éstas, esto es, soportándola en la descripción y en sus complementos, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Si una vez realizado esto no se observan nítidamente las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección, estariamos en frente de unas reivindicaciones que no cumplen con el requisito de claridad, 3.18.Es conveniente transcribir lo que se establece en el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, que en su parte pertinente enuncia que: El Revisar Proceso 47-1P-2014. ul Revisar Proceso 190-1P-2015.
E Guía de Procedimientos y estrategias para la solicitud de patentes en biotecnología. Genoma, España Patentes. Garrigues Agencia de Propiedad Industrial e Intelectual S.L., 2004. P. 48, Ei) Revisar Proceso 104-1P-2013. 40 Revisar Proceso 243-IP-2013, ya citado. 21 3.19. 3.20. 4.2. Proceso 274-1P-2016 “Las reivindicaciones son la parte más importante de la solicitud, pues definen la invención a proteger y delimitan el alcance de esa protección (Art. 51).
Es fundamental que sean claras y concisas (Art. 30), para que: 1. Se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad; y 2. Puedan determinar sin ambigúedad hasta dónde llegan los derechos del titular de la patente. El requisito de claridad y concisión se aplica a cara reivindicaciones individualmente consideradas, así como al conjunto de todas.” Es oportuno mencionar que el requisito de concisión va de la mano con el de claridad.
Las reivindicaciones son concisas si son precisas, si están escritas en un lenguaje especificamente orientado a definir la invención. La concisión se dirige a establecer la simplicidad en el entendimiento del objeto a patentarse, teniendo en cuenta un análisis individual de cada una de ellas, como un análisis sistemático y en conjunto. El Manual Andino de Patentes expone esto de manera acertada: “El requisito de concisión del Art. 30 D 486 se aplica tanto a cada reivindicación individual como al conjunto de reivindicaciones.
La finalidad de este requisito es evitar una excesiva complejidad para el examinador a la hora de analizar las reivindicaciones, y evitar que terceros no puedan ver claramente cuál es el alcance de las reivindicaciones por el exceso número y complejidad de éstas.” Por lo antes expuesto, se deberá analizar si las reivindicaciones incorporadas en la solicitud de registro, cumplen con el requisito de claridad y concisión. Prohibición de patentar las formas de presentar información. En el presente proceso, la SIC en su escrito de contestación enuncia que la patente solicitada no es una invención según lo previsto en el Artículo 15 literal f) de la Decisión 486, y como tal fue objetada en el examen de fondo en tal virtud, el Tribunal considera oportuno referirse al tema.
El Artículo 15 de la Decisión 486, en su literal f), manifiesta expresamente que las formas de presentar información no son consideradas invenciones, por lo tanto, y, tomando en cuenta que la norma comunitaria andina sólo concede patentes a las invenciones (ya 22 Proceso 274-IP-2016 sean de producto o de procedimiento), las formas de presentar información como tales no son patentables*!, 4.3.
El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad industrial de los Paises de la Comunidad Andina“ respecto a esta prohibición enuncia que: “El orden o la manera en que se dispone la información no es patentable pues se trataría de “técnicas para obrar sobre la percepción del receptor de la información y no sobre alguna materia*3” Por ejemplo, las técnicas de disposición de textos en una biblioteca, toda vez que ellas se limitan a facilitar la lectura, ubicación, aprendizaje o utilización de los textos, más no solucionan un problema técnico.
Por otro lado, también existen algunas excepciones de patentabilidad para ciertos elementos que a pesar de ser invenciones no se protegen, por ser considerados contrarios a las creencias o valores de la sociedad.” 4.4. De conformidad con el ordenamiento jurídico andino, la excepción no se refiere a la información en sí misma, sino a la forma en que ésta es presentada; es decir, al modo de proceder para hacer manifiesta la información, 4.5.
Sobre el tema, Cabanellas de las Cuevas ha manifestado que la exclusión considerada se basa en que estamos ante técnicas para obrar sobre la percepción del receptor de la información y no sobre la materia. *( ) el sentido de la exclusión ( ) es que será la forma que se dé a la información, y no los mecanismos empleados para su transmisión, lo que esté excluido de patentamiento.
Caen así en la prohibición las formas de las señales de tráfico, los símbolos informativos, la disposición que se dé a los formularios o tablas. En cambio no estaría prohibido el patentamiento de un nuevo medio mecánico para la construcción de tableros de información en aeropuertos, O a Proceso 66-1P-2012. 53 Manual citado, Op. Cit. p. 36. id Cabanellas, Op. Cit. p. 806. 44 Ibidem. 15d 4.6. 5.1. 5.2.
Proceso 274-1P-2016 un procedimiento novedoso para realzar la luminosidad de señales o carteles”, En consecuencia, sobre la base de las consideraciones emitidas, se deberá determinar si la solicitud de la patente de invención, constituye una forma de presentar la información o si por el contrario consiste en una invención. El papel del técnico medio en la materia.
Proscripción del examen de tipo “Hindsight” o “ex post facto” La sociedad demandante sostuvo que el examen de nivel inventivo se fundamentó en razonamientos de tipo “hindsight”, es decir, sin tener en cuenta la información existente al momento en que la invención no era conocida. Por lo tanto, se analiza este tema. El Tribunal considera importante resaltar el papel del técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado.
Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo: 5.2.1. El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la “media normal” en la materia que se trate. Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista “obviedad”, y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo. 5.2.2.
El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la “ficción” para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad. Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre, es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de “hoy en día” pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento.
Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivel inventivo. En este sentido, para evitar que se realice un examen subjetivo o con elementos que no se encontraban al momento de la invención, se debe evitar a toda costa exámenes a posteriori, ex post facto o de tipo hindsight, que no 45 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.
DERECHO DE PATENTES DE INVENCIÓN. Tomo 1. Editorial Heliasta S.R.L. Buenos Aires. 2004. P. 819, 24 Proceso 274-IP-2016 serían otra cosa que aquellos mediados por conocimientos retrospectivos obtenidos de la propia invención o del estado actual de la técnica. 5.3. En el caso particular, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se usó la figura del técnico medio en la materia y que se hizo un análisis retrotraído del nivel inventivo, es decir, no a posteriori, ex post facto o hindsight.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2013-00411, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 4 AAA Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA Hugo Ramiro Gomé8z Apac MAGISTRADO Es Cecilia Luisa Ayllon Quinteros PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 25