Año XXXIV – Número 3001 Lima, 26 de abril de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 336-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Expediente interno del Consultante: 01474-2015-01801-JR-CA-25.

Referencia: Signos involucrados: ANGRY BIRDS (denominativo), ANGRY BOYS y ANGRY BEAVERS (denominativos). PROCESO 346-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 11194-2014. Referencia: Infracción de marcas involucradas BABYLAC3 (mixta) y BEBELAC (denominativa) PROCESO 347-IP-2016 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de justicia de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 8972-2015. Referencia: Patente de Invención: “TABLETA QUE CONTIENE ALTAS CONCENTRACIONES DE IMATINIB” Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 26/04/2017 2 de 54 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de marzo de 2017 Proceso: 336-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Expediente interno del Consultante: 01474-2015-0-1801-JR-CA-25.

Referencia: Signos ANGRY involucrados: (denominativo), ANGRY BOYS y BEAVERS (denominativos). Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros BIRDS ANGRY VISTOS: El Oficio 1474-2015-0/5taSECA-CSJLI-PJ, recibido el 17 de junio de 2016, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 01474-2015-0-1801-JR-CA-25; y, El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. l 1 Proceso 336-IP-2016 GACETA OFICIAL A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno 2. 26/04/2017 3 de 54 Demandante: ROVIO ENTERTAINMENT LTD. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (en adelante INDECOPI). Hechos relevantes 2.1. El 4 de noviembre de 2011, ROVIO ENTERTAINMENT LTD., (en adelante ROVIO ENTERTAINMENT), solicitó el registro multiclase del signo ANGRY BIRDS (denominativo)1 para proteger productos y servicios comprendidos en las Clases 9, 16, 28 y 412 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.2.

Publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial "El Peruano" no se presentaron oposiciones por parte de terceros. 2.3. El 25 de octubre de 2013, mediante Resolución 017635-2013/DSD­ INDECOPI, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI resolvió Expediente No. 472650-2011/DSD. 2 Clase 9.- Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos grabables; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos y ordenadores; extintores; juegos de video para todo tipo de plataformas electrónicas (dispositivos móviles, computadores personales, consolas, computadoras portátiles de pantalla táctil); programas de juegos electrónicos; programas de juegos electrónicos descargables; programas de juegos interactivos: software de Juegos interactivos; discos compactos; almohadillas para ratones (mouse); gafas de sol; accesorios de teléfonos móviles, a saber, correas para teléfonos móviles, adornos, cargadores, estuches, fundas, cajas de balerías, música dlgllal descargable desde internet, auriculares; bolsos para computadora.

Clase 16.- Salvamentales de papel; material de dibujo, pizarras, plumas e instrumentos para estos fines, (comprendidos en la clase), etiquetas de equipaje de papel; tatuajes removibles (calcomanía). Clase 28.- Figuras de acción y sus accesorios (comprendidos en la clase): barajas de cartas, sombreros de papel para fiestas (artículos de cotillón); hondas (artlculos deportivos); alcancías de juguete.

Clase 41.- Suministro de información de entretenimiento a través de un sitio web; suministro de música digital no descargable; organización y/o conducción de espectáculos, conciertos, actuaciones en vivo, representaciones teatrales, exposiciones, competiciones deportivas, actividades deportivas y culturales; servicios de clubes (educación y/o entretenimiento): explotación de sala de juegos, juegos de azar o apuestas. 2 e Proceso 336-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 4 de 54 conceder el registro de la marca ANGRY BIRDS para proteger productos de la Clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza, y en unidad de acto, negar el registro del signo ANGRY BIRDS en las Clases 9, 16 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, por la existencia de los siguientes registros previos: MARCA CERTIFICADO 166289 ANGRY BOYS (denominativa) ANGRY BOYS 168791 (denominativa) ANGRY BEAVERS 14637 (denominativa) C.I. 93 1 TITULAR Home Box Office, lnc. 164 Home Box Office, lnc. 41 5 Viacom lnc. ! 1 lntemational 1 J 2.4.

El 19 de noviembre de 2013, ROVIO ENTERTAINMENT interpuso Recurso de Apelación en contra de la Resolución 017635-2013/DSD­ INDECOPI. 2.5. El 28 de octubre de 2014, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, emitió la Resolución 3929-2014/TPI-INDECOPI, por la cual resolvió confirmar la Resolución 17635-2013/DSD-INDECOPI. 2.6.

El 17 de febrero de 2015, ROVIO ENTERTAINMENT presentó demanda Contencioso Administrativa solicitando la nulidad de la Resolución 39292014/TPI-INDECOPI. 3 Discos versátiles digitales pregrabados que conllenen series de televisión; software descargable que es un protector de pantalla para uso en computadoras personales; tonos de timbrado y tonos de retorno de timbrado descargables disponibles a través de redes globales de computadoras y dispositivos Inalámbricos; video clips y cuñas (spots) promoclonales pregrabados en discos compactos y discos versátiles digitales que presentan contenidos relacionados con series de comedlas televisivas; cortometrajes de video y cuñas (spots) promoclonales pregrabados en discos compactos y discos versátiles digitales que presentan contenidos relacionados con series de comedlas televisivas; materiales digitales, en particular, archivos de audio, archivos de video y archivos de gráficos pregrabados descargables para uso en dlsposltlvos inalámbricos de mano donde lodos presentan contenidos de o relacionados con serles continuas de comedias televisivas; juegos electrónicos lnteracUvos; auriculares, audífonos y lapones para oídos; almohadillas para ratón; dispositivos de Juegos, en parUcular máquinas de juegos de apuestas, máquinas tragamonedas, máquinas de bingo con y sin salida de video; máquinas para jugar juegos de azar; discos de Juegos de video y juegos de video descargables. 4 Productos de Jmprenta, en particular, calendarios, afiches, postales, boletines, revistas de aficionados, cuadernos, etiquetas adhesivas, calcomanías, fotograflas, articulas de papelería, tatuajes temporales, posabotellas y posavasos de papel, tarjetas de intercambio, tarjetas de trivialidades y una serie de libros, todos presentando contenidos de o relacionados con series continuas de televisión; lapiceros, lápices 5 Servicios de educación, enseñanza y entretenimiento, en particular preparación de programas de radio y televisión; producción de películas y de presentaciones en vivo para el entretenimiento; producción de películas y de presentaciones televisivas animadas; servicios relacionados con el entrenamiento a través de pellculas, televisión y peñormances y espectáculos en vivo; servicios relacionados con la publicación de libros, revistas y publicaciones periódicas. 3 Proceso 336-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 5 de 54 2.7.

El 14 de abril de 2015, el INDECOPI presentó escrito de contestación a la demanda interpuesta por ROVIO ENTERTAINMENT. 2.8. El 14 de marzo de 2016, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia signada como Resolución Número Once, resolvió declarar infundada la demanda. 2.9.

El 5 de abril de 2016, ROVIO ENTERTAINMENT presentó Recurso de Apelación, en contra de la sentencia signada como Resolución Número Once. 2.1 O. De manera oportuna, el INDECOPI presentó un escrito de contestación al Recurso de Apelación presentado por ROVIO ENTERTAINMENT. 2.11. EI 31 de mayo de 2016, mediante Auto signado con Resolución Número Quince, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú suspendió el trámite y solicitó a este Tribunal la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486. 3.

Argumentos de la Demanda Contencioso Administrativa ROVIO ENTERTAINMENJ, en su demanda manifestó que: 3.1. La resolución emitida por el INDECOPI es nula por falta de motivación. 3.2. La Sala Especializada en Propiedad Intelectual consideró que existe riesgo de confusión entre el signo solicitado ANGRY BIRDS y las marcas registradas ANGRY BOYS y ANGRY BEAVERS. 3.3.

Los productos y servicios que los signos confrontados identifican, si bien están en las mismas Clases 9, 16 y 41, son distintos. 3.4. Entre los signos en conflicto existe una diferencia de secuencias vocales y consonantes, así como diferencia gráfica y fonética entre las segundas denominaciones, así como diferencias conceptuales. 3.5. No es posible la existencia de riesgo de confusión directa entre los signos en controversia. 3.6.

Titularidad de la marca notoria ANGRY BIRDS en las Clases Internacionales 9, 14 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, en el mundo entero. 3. 7. Tiene la titularidad de derecho de autor sobre los personajes y videojuegos. 4 Proceso 336--IP-2016 GACETA OFICIAL 4. Argumentos de Administrativa la contestación 26/04/2017 a la Demanda 6 de 54 Contencioso El INDECOPI en su contestación a la demanda señaló que: 4.1.

Algunos de los argumentos de la demandante resultan improcedentes, al no haber sido planteados en sede administrativa, como son; que existiría diferencia entre los productos y/o servicios que identifican los signos en conflicto; que la marca ANGRY BIRDS sería notoria y la alegación referente a los derechos de autor. 4.2. El signo solicitado ANGRY SIROS es confundible con las marcas registradas ANGRY BOYS y ANGRY BEAVERS, toda vez que distinguen los mismos productos y/o servicios, y comparten el término semejante ANGRY, lo que constituye un supuesto de confusión indirecta, ya que podría inducir al usuario a creer que el signo solicitado constituye una variación de las marcas inscritas 4.3.

Algunos de los productos que distinguen los signos confrontados en las Clases 9, 16 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, son los mismos. 4.4. El consumidor analizará el signo ANGRY BIRDS, cotejándolo con el recuerdo que tiene de las marcas registradas ANGRY BOYS y ANGRY BEAVERS, dejándose llevar por la impresión general de los signos. 4.5.

El hecho de que no se haya otorgado el registro a la demandante, no implica que existe falta de motivación, toda vez que, en la resolución impugnada, se sustentó de manera legal cada punto de su pronunciamiento. 5. Argumentos de la Sentencia signada como Resolución Número Once El Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolvió que: 5.1.

Al momento de efectuar el examen comparativo lo que importa es determinar si, considerando los signos en su integridad, éstos producen confusión. 5.2. De la revisión del expediente, se corroboró la titularidad de HOME BOX OFFICE, INC., de la marca ANGRY BOYS en las Clases 9 y 16 de la Clasificación Internacional de Niza, así como la titularidad de VIACOM INTERNATIONAL INC., de la marca ANGRY BEAVERS en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 5 Proceso 336-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 7 de 54 5.3.

Respecto de los productos y/o servicios que identifican los signos en conflicto, se determinó que comparten varios productos de las Clases 9 y 16, así como los servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que existe vinculación entre los mismos. 5.4. Analizados los signos confrontados, desde el punto de vista fonético y visual, existe similitudes lo cual pude generar riesgo de confusión en el público consumidor. 5.5.

La semejanza existente entre los signos en controversia, y el hecho que exista similitud o conexión entre los productos y/o servicios que distinguen, permite concluir que no es posible su coexistencia en el mercado. 6. Argumentos del Recurso de Apelación interpuesto en contra de la Sentencia signada como Resolución Número Once 6.1. El Juzgado incurre en un error cuando realiza el examen comparativo entre el signo ANGRY BIRDS y las marcas registradas ANGRY BOYS, ya que, desde el punto de vista fonético, se advierte que los signos en conflicto no presentan semejanzas en su pronunciación y que el segundo término de los signos en conflicto (BIRDS y BOYS) poseen las consonantes B y S al comienzo y final de la palabra. 6.2.

De la misma manera, se equivoca al comparar el signo ANGRY BIRDS con la marca ANGRY BEAVERS, al indicar que los términos BIRDS y BEAVERS son similares en su pronunciación, creando al consumidor una incertidumbre y confusión indirecta, induciendo al consumidor a creer en la variación de las marcas inscritas. 6.3. Los signos en conflicto expresan diferentes conceptos;

BIRDS/AVES, BOYS/NJÑOS, BEAVERS/CASTORES. 7. Argumentos de la contestación al Recurso de Apelación por parte del INDECOPI 7.1. En el presente caso, se ha dado mayor relevancia a las semejanzas que a las diferencias de los signos en conflicto. 7.2. Los signos en controversia son confundibles desde el punto de vista fonético y visual, ya que suscitan impresiones de conjunto similares. 7.3.

El hecho de que los signos presenten ligeras diferencias, no implica que se deba acceder a su registro. 6 Proceso 336-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 8 de 54 NORMA A SER INTERPRETADA B. El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a)6• Procede la interpretación solicitada. De oficio se interpretarán los articules 224, 228 y 229 literal a) de la Decisión 486 que regulan lo relativo a los signos notoriamente conocidos, puesto el demandante alegó la notoriedad del signo solicitado para registro.

Asimismo, se interpretará el articulo 151 de dicha Decisión, ya que los signos confrontados protegen productos de las Clases 9, 16 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza. Por último, para responder a las preguntas de la Corte consultante se hará referencia a los artículos 134 y 135 de la Decisión 486. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 4. 5. 6. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos denominativos compuestos. Análisis de registrabilidad de signos conformados por palabras en idioma extranjero. La marca notoria solicitada a registro. Conexión competitiva entre las Clases 9, 16, 28 y 41.

Preguntas de la Consultante. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilldad de signos por Identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos 2. 3. 1.1. Como en el proceso interno se discute si el signo ANGRY BIRDS (denominativo) y las marcas ANGRY BOYS y ANGRY BEAVERS (denominativas) son confundibles, es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: 6 "Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a} sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;, r 7 t Proceso 336-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 9 de 54 "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de /os cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...) ". 1.2. Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales7. 1.3.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. 1.4. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.5.

Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica. vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.

Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006; Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60.IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 8 Proceso 336-tP-2016 GACETA OFICIAL 1.5.3. 26/04/2017 10 de 54 Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 1.6.

Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, debe observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivosª: 1.6.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.6.2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4.

Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoria de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos y servicios que identifican las marcas en conflicto. 1.7.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto se determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.8.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 9 Proceso 336-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 11 de 54 necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. 1.9.

En conclusión, en el caso en análisis se debe verificar si existe riesgo de confusión y/o asociación respecto del signo solicitado, de acuerdo con lo antes desarrollado. 2. Comparación entre signos denominativos compuestos 2.1. Como la controversia discutida en el proceso interno radica en parte en la posibilidad de confusión entre el signo ANGRY BIRDS (denominativo), solicitado, con las marcas denominativas registradas ANGRY BOYS y ANGRY BEAVERS (denominativo) es necesario que se proceda a compararlos, teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto9 • 2.2.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, se encuentran conformados por secuencias lingüísticas o gramaticales, formadas por una o varias letras, palabras y/o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo legible, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: 1º a) Sugestivos, que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; o, b) Arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. 2.3.

En consideración a que la controversia informa de la presunta confusión entre dos signos denominativos, se deberá proceder a compararlos teniendo en cuenta las siguientes reglas 1 1: 2.3.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función g Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 529-IP-2015 de 19 de mayo de 2016. 10 Ibídem.

Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 del Proceso 156-IP-2005; y la Interpretación Prejudicial del 22 de enero de 2014 dentro del Proceso 200-IP-2013. 10 Proceso 336-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 12 de 54 diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.2.

Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.3.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.4. Se debe determinar el elemento que Impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4.

En el presente asunto, como el elemento denominativo de los signos en conflicto es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcaría, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros 12: 2.4.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 2.4.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.3.

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 2.4.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. ' 12 Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 en el Proceso S�IP-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 en el Proceso 26-IP-2015 e, Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 en el Proceso 250-IP-2015. 11 Proceso 336-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 13 de 54 2.4.6.

Analizar el grado de dfstintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 2.4.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 2.4.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 2.4.6.3.

Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 2.5. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el probable riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos denominativos en conflicto. 3.

Análisis de registrabilidad de signos conformados por palabras en idioma extranjero 3.1. En atención a que los signos confrontados se encuentran conformados por los términos ANGRY BIRDS, ANGRY BOYS y ANGRY BEAVERS, se hace necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de una marca. 3.2. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 3.3.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si, además, se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar. 3.4.

Cuando la denominación se exprese en idioma extranjero que sirva de raíz al vocablo equivalente en el idioma castellano al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local1 3• 13 Proceso Nª 69-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N" 759, de 6 de febrero de 2002. 12 Proceso 336-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 14 de 54 3.5.

En el presente caso, se deberá verificar si en el momento de analizar el signo solicitado, en efecto las palabras ANGRY SIROS, ANGRY BOYS y ANGRY BEAVERS son de conocimiento entre el público consumidor 4. La marca notoria solicitada a registro 4.1. En el presente caso, se alega la notoriedad del signo solicitado ANGRY SIROS. 4.2. Dentro del Proceso 124-IP-2011 de 30 de noviembre de 2011, este Tribunal señaló lo siguiente: "La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápíte especial.

En efecto, en el Título XII, artfcu/os 224 a 236, dispone la regulación de los signos notoriamente conocidos'� 4.3. En dicho Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplía el ámbito al hacer igualmente regulación general de los signos notoriamente conocidos. 4.4. El artículo 224 consagra una definición de signo distintivo notoriamente conocido, definición normativa que precisa las siguientes características: Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente.

El artículo 230, que establece qué se debe entender por sector pertinente: - Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. - La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. 4.5. La protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera aún más ampliada. 4.6.

De conformidad con lo establecido en el artículo 229 literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. 13 Proceso 336-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 15 de 54 4.7.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente. 4.8.

Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, etc. 4.9.

En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio. 4.1 O. Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional, según sea el caso.

El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad Nacional Competente sobre la base de las pruebas presentadas. 4.11. Según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, ente otros: a. el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b. la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c. la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; 14 Proceso 336-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 16 de 54 d. el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e. las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f. el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g. el valor contable del signo como activo empresarial; h. el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i. la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j. los aspectos del comercio internacional; o, k. la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

( )"..12. En el caso concreto, se deberá analizar si se acreditó que el signo solicitado reúne las condiciones señaladas en la presente Interpretación Prejudicial para ser considerado notorio. 5. Conexión competitiva entre las Clases 9, 161 28 y 41 5.1. En la controversia planteada se advierte que el signo solicitado ANGRY BIRDS (denominativo) para proteger productos y servicios de las Clases 9, 16, 28 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, es confundible con las marcas ANGRY BOYS (denominativas) para las Clases 9 y 16 de la Clasificación Internacional de Niza, y con la marca ANGRY BEAVERS (denominativa) en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que es preciso analizar este tema. 5.2.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase, así como en una clase distinta, no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Articulo 151 de la Decisión 486.1 4 14 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

"Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Paises Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el A"eglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. Las clases de la Clasificación Internacional referida en el pá"afo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.• (Subrayado agregado) 15 Proceso 336-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 17 de 54 5.3.

Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor: es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 15 5.4.

Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o serv1c1os, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza 16 Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines17, la tecnologia empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.

Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los 15 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 1 O de junio de 2016. 16 El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos produclos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor.

Véase, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8; Proceso 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13. 17 Véase, por ejemplo, Interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-IP-2015, ya citada, pp. 12-13. 16 Proceso 336-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 18 de 54 canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o lntercamblabilidad) complementariedad de los productos.18 o En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. 19 Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro 20.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 5.5. Conforme los criterios señalados, se deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados.

Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá 18 Esto es, tomando en cuenta las características, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios. 19 De modo rererenclal ver, Proceso 68-IP-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss. Citado a su vez en: MW. Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación - Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quilo, 2004, p. 400. 20 En lo que concierne a la suslituclón de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robin Wells (en "INTRODUCCIÓN A LA ECONOMIA.

MICROECONOM/A•. [Versión española traducida por Sonia Benllo Muela) Editorial Reverté S.A. - Barcelona, 2007, p. 247), en el senüdo de que: "El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos·.

Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase:<hltps: 1/books.qooqle. com.edbook s?ld=ld8 l68bW3eoC&pq=PA247&dq=microeconomia+er ecto+sustitucion&hl=es&sa=X&ved;OahUKEwjOmbyUus3MAhXIHR4KHRJCZAXc06AEIJTAC#v=on epage&q=microeconomia%20efecto%20sustitucion&f:;false> (visitado el 9 de mayo de 2016). 17 Proceso 33S.IP·2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 19 de 54 circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre si para las mismas finalidades y/o son complementarios.

Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva. 21 6.

Preguntas de la Consultante 6.1. ¿En el caso de autos, teniendo en cuenta la forma como están presentados los signos denominativos en conflicto, puede afirmarse la existencia de riesgo de confusión por el hecho que uno de sus términos es idéntico (ANGRY) y porque además distinguen en algunos casos productos y servicios idénticos y en otros productos y servicios semejantes? Esto, teniendo en cuenta además que dicho término común idéntico no se encuentra presenta en ninguna otra marca registrada en las clases respecto de las cuales se determinó la existencia de confusión (Clases 9, 16 y 41).

Tal como se indica en el numeral 1 de la presente Interpretación Prejudicial, el Literal a) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de manera expresa señala que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. En el presente caso, el Juez consultante deberá analizar la forma como se muestran o mostrarían de manera efectiva los signos en conflicto, es decir analizar las semejanzas entre la marca denominativa registrada ANGRY SIROS y los signos denominativos solicitados ANGRY BOYS y ANGRY BEAVERS, tomando en cuenta adicionalmente la similitud o confusión que puedan generar los productos y/o servicios que los signos confrontados protegen y de esta manera determinar el riesgo de confusión, de conformidad con los parámetros desarrollados en la presente Interpretación Prejudicial. 21 Ver 1nlerprelaclones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 18 Proceso 336-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 20 de 54 6.2.

¿Qué criterios deben estimarse al momento de analizar los elementos denominativos adicionales que acompañan al término común de los signos en conflicto como para considerarlos determinantes en la distintividad de los signos? Et Articulo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece que será considerada como marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Por su parte, el Literal b) del Artf culo 135 de la misma norma, establece que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad es decir que, un nuevo signo solicitado debe ser distinto a signos ya existentes, entendiéndose al término distinto como algo que no es lo mismo o no se le parece.

En este sentido, el Juez consultante, acorde a la doctrina y jurisprudencia, deberá analizar el nivel de distintividad en conjunto de un signo solicitado para registro, si bien un signo puede contener en su composición términos similares a una marca registrada, los demás elementos deberán estar dotados de un mayor grado de distintividad, de manera que, visto en su conjunto, no genere riesgo de confusión y/o asociación con marcas previamente registradas.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el Proceso Interno 01474-2015-0-1801-JR-CA-25, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por tos Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. ! t �{>f\ Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA s Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO 19 Proceso 33&-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 21 de 54 Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. -�i!J Cecilia LLisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 20 GACETA OFICIAL 26/04/2017 22 de 54 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 09 de marzo de 2017 Proceso 346-IP-2016 Asunto 1nterpretación Prejudicial Consultante Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú Expediente interno del Consultante 11194-2014 Referencia Infracción de marcas involucradas BABYLAC3 (mixta) y BEBELAC (denominativa) Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 173-2016-SDCSP-C/PJ del 10 de junio de 2016, recibido vía courier el 21 de junio del mismo año, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 2, 32, 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; del Artículo 123 de la Decisión 500; y del Artículo 134, Literal b) del Articulo 135 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 11194-2014; y, El Auto del 26 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. t Partes en el Proceso Interno Proceso 346-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 23 de 54 Demandante: Droguería los Andes S.A. (ahora, Eckerd S.A.) Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual N. V. Nutricia 2. Hechos relevantes 2.1. El 27 de febrero de 2008, DROGUERIA LOS ANDES S.A. (en adelante, LOS ANDES) solicitó ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de ta Propiedad Intelectual (en adelante, el lndecopi) el registro de la marca constituida por la etiqueta conformada por la denominación BABYLAC3, escrita en letras caracteristicas en cuya parte central se aprecia la representación de tres tabletas conteniendo las letras F1, F2 y F3 respectivamente.

En el extremo inferior izquierdo se encuentran dos figuras circulares unidas con las palabras CALCIO y HIERRO (sin reivindicar) y en la parte inferior, una franja; sin reivindicar las frases alusivas al producto, todo en la combinación de colores azul en diferentes tonalidades, rojo, amarillo, verde, anaranjado, blanco, negro y gris, para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza 1• 2.2.

Una vez publicado el extracto de la solicitud de registro y dentro del plazo establecido, N.V. Nutricia (en adelante, NUTRICIA) formuló oposición contra el registro del signo solicitado, basándose en su marca denominativa BEBELAC, previamente registrada bajo Certificado 80647, que distingue productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza2. 2.3.

Mediante Resolución 36-2008/CSD-INDECOPI del 3 de septiembre de 2008, la Comisión de Signos Distintivos del lndecopi declaró fundada la Clase 5: Productos farmacéuticos y veterinarios; preparados higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósilos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos. 2 é Clase 5: Productos alimenticios para bebés. 2 Proceso 346-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 24 de 54 oposición y denegó el registro del signo solicitado al considerar que este resultaba confundible con la marca BEBELAC (Certificado 80647).

Asimismo, consideró que el signo solicitado generaba riesgo de confusión con las marcas BABYLAX (Certificado 113616) y FLEET BABYLAX (Certificado 116576), registradas a favor de C.B. Fleet lnvestment Corporation y C.B. Fleet Company, lncorporated, respectivamente.

2.4. LOS ANDES interpuso recurso de apelación contra la citada resolución, reiterando sus argumentos referidos a las diferencias gráficas y fonéticas existentes entre el signo solicitado y la marca BEBELAC. 2.5. Por Resolución 1270-2009fíPI-INDECOPI del 22 de mayo de 2009, la Sala de Propiedad Intelectual del lndecopi resolvió el recurso de apelación interpuesto, confirmando la Resolución 36-2008/CSD­ INDECOPI.

2.6. LOS ANDES presentó demanda contenciosa administrativa ante la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de que se declare la nulidad de la Resolución 1270-2009/TPI-INDECOPI y como pretensión accesoria se declare la nulidad de la Resolución 36-2008/CSD-INDECOPI. 2.7. Mediante Resolución Número Tres del 4 de junio de 2010, la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima admitió la demanda y ordenó notificar al lndecopi y a NUTRICIA. 2.8.

El 7 de agosto de 201O, el lndecopi contestó la demanda. 2.9. El 10 de diciembre de 2010, NUTRICIA contestó la demanda. 2.10. Por Resolución Número Trece del 2 de mayo de 2011, la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda en los seguidos por LOS ANDES contra el lndecopi y NUTRICIA. 2.11.

El 24 de mayo de 2012, ECKERD S.A. (en adelante, ECKERD), empresa que absorbió por fusión a LOS ANDES, se apersonó al proceso. 2.12. El 24 de mayo de 2012, mediante Resolución Número Catorce del 24 de mayo de 2012, se tuvo por apersonado a ECKERD. 2.13. El 26 de septiembre de 2012, ECKERD interpuso recurso de apelación contra la Resolución Número Trece del 2 de mayo de 2011, dictada por la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Urna. 3 Proceso 346-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 25 de 54 2.14.Mediante Resolución Número 18 del 4 de octubre de 2012, se concedió con efecto suspensivo la apelación interpuesta contra la Resolución Número Trece del 2 de mayo de 2011, que declaró infundada la demanda. 2.15.

El 17 de mayo de 2013, NUTRICIA contestó el recurso de apelación. 2.16. Mediante Resolución s/n del 29 de octubre de 2013, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, revocó la Sentencia de fecha 2 de mayo de 2011 y reformándola, declaró fundada la demanda interpuesta por LOS ANDES, ahora ECKERD. 2.17.

El 11 de julio de 2014, el lndecopi interpuso recurso de casación contra la sentencia dictada por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú del 29 de octubre de 2013. 2.18. El 14 de julio de 2014, NUTRICIA interpuso recurso de casación contra la sentencia dictada por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú del 29 de octubre de 2013. 2.19.

Con fecha 17 de julio de 2014, se remitió a la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, el recurso de casación interpuesto por el lndecopi y el recurso de casación interpuesto por NUTRICIA. 2.20. Mediante Auto del 6 de julio de 2015, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú declaró procedente el recurso de casación interpuesto con fecha 11 de julio de 2014 por el lndecopi, así como el recurso de casación interpuesto con fecha 14 de julio de 2014 por NUTRICIA, y dispuso remitir las copias de los actuados al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a efecto de que emita su informe en tomo a la Interpretación Prejudicial solicitada. 3.

Argumentos de la demanda de LOS ANDES (ahora Eckerd) 3.1. El signo solicitado BABYLAC3 y las marcas BEBELAC, BABYLAX y FLEET BABYLAX son gráfica y fonéticamente diferentes, ya que presentan una distinta secuencia de letras, lo cual determina que los signos tengan una distinta pronunciación y entonación. 3.2. En el caso del examen comparativo entre el signo solicitado BABYLAC3 y la marca registrada BABYLAX, desde el punto de vista conceptual, ambos evocan ideas distintas, en la medida que BABYLAC3 evoca la idea de un lácteo para bebés, mientras que BABYLAX evoca la idea de un laxante para bebés. 4 Proceso 34S.1Pw2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 26 de 54 3.3.

Dichas diferencias desvirtúan la existencia de riesgo de confusión entre los signos en cuestión, no encontrándose el signo solicitado incurso en la prohibición relativa de registro prevista en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486. 3.4. Se debe tener en cuenta que si las marcas BABYLAX y FLEET BABYLAX han venido coexistiendo pacíficamente en el mercado con la marca BEBELAC sin que se haya producido riesgo de confusión y/o asociación en los consumidores, entonces considera que no existe impedimento alguno para que una marca con la que presenta mayores diferencias, eso es la marca solicitada BABYLAC3 y etiqueta, pueda acceder a registro. 4.

Argumentos de la contestación del lndecopi 4.1. El Tribunal del lndecopi concluyó de manera acertada que los signos son similares al grado de producir riesgo de confusión en los consumidores. 4.2. En efecto, los signos en conflicto distinguen algunos de los mismos productos y/o vinculados. 4.3. Asimismo, el Tribunal del lndecopi estableció que el signo solicitado incluye en su conformación elementos denominativos y/o alfanuméricos que son meramente descriptivos del producto que pretenden identificar, los cuales resultan irrelevantes al momento de efectuar el análisis de los signos en conflicto, por lo que luego de una valoración en conjunto del signo solicitado a registro, determinó que el elemento distintivo a tomar en cuenta en el examen comparativo con las marcas registradas es la denominación BABYLAC3. 4.4.

En el caso del análisis comparativo entre el signo solicitado BABYLAC3 y la marca BEBELAC, si bien los signos presentan diferencias gráfico­ fonéticas por la presencia de dos vocales distintas en su conformación, dicho criterio de diferenciación se diluye debido a que ambas palabras aluden a un mismo concepto. Así, conforme lo señaló el Tribunal del lndecopi de manera acertada, la denominación BABYLAC incluye en su conformación la denominación BABY -la cual no ha perdido su individualidad dentro del conjunto del signo- la que, si bien constituye una expresión propia del idioma inglés, su significado es conocido por la generalidad del público consumidor {bebé) dado su uso frecuente en el lenguaje coloquial así como en el mercado, para hacer referencia a un sector del público {infantil).

Es por ese motivo que la denominación "baby" es utilizada en la conformación de diversas marcas registradas en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Lo anterior, determina que la denominación BABYLAC sea fácilmente percibida por los consumidores como la traducción al idioma inglés de la expresión BEBELAC y/o viceversa. A ello se suma el hecho que ambos signos presentan la partícula LAC y las consonantes "BwB". 5 Proceso 346-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 27 de 54 4.5.

Respecto del análisis del signo solicitado BABYLAC3 y las marcas registradas BABYLAX y FLEET BABYLAX, basta una simple apreciación de los signos para determinar que BABYLAC y BABYLAX son susceptibles de generar una pronunciación semejante. Si bien el signo solicitado incluye el número 3 y la marca registrada FLEET BABYLAX incluye el término FLEET ello no impide que los signos resulten confundibles, debido a la relevancia de los elementos denominativos BABYLAC y BABYLAX en cada caso, lo cual podrla inducir a los consumidores a creer que el signo solicitado constituye una variación de las marcas registradas o que existe vinculación de carácter comercial entre los titulares de los referidos signos. 4.6.

En relación con la diferencia conceptual alegada por LOS ANDES entre los signos BABYLAC3 y BABYLAX, atendiendo al análisis integral de los signos en cuestión, el lndecopi señaló que ella es inexistente ya que un consumidor medio entenderá claramente que dichos signos hacen alusión a productos dirigidos al público infantil, debido a la presencia de la palabra Mbaby". 4.7.

Sobre el extremo de que el registro de la marca BABYLAC3 sí habría sido concedido para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, motivo por el cual también deberla haber sido concedido en el presente caso para la Clase 5, se debe tener en cuenta que el pronunciamiento emitido por la Oficina de Signos Distintivos en el Expediente 343947-2008 no constituye un antecedente capaz de incidir en el procedimiento materia de análisis, toda vez que la resolución que concedió el registro de la marca BABYLAC3 en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza ha sido materia de apelación, por lo que aún no existe un pronunciamiento firme en dicho caso. 4.8.

Sobre el extremo donde se alega que la coexistencia de los registros de marcas BABYLAX y FLEET BABYLAX con la marca BEBELAC sin que se haya generado riesgo de confusión entre ellas, también permitiría la coexistencia con el signo BABYLAC3; se debe tener en cuenta que los registros de marca no tienen relevancia más allá del caso concreto y no tienen efectos vinculantes al momento de juzgar una nueva solicitud. 5.

Argumentos de la contestación de NUTRICIA 5.1. Debe declararse improcedente la demanda, toda vez que se ha planteado indebidamente la acumulación de pretensiones. 5.2. La pretensión principal y la accesoria son de distinta naturaleza; en ese sentido, debe evaluarse correctamente las mismas. 5.3. En el presente procedimiento debe denegarse el registro solicitado del signo BABYLAC3 en la Clase 5 de la Clasificación Internacional, teniendo en consideración que los signos son gráfica y fonéticamente semejantes y 6 Proceso 346-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 28 de 54 distinguen productos que por su propia naturaleza exigen que la autoridad realice un análisis comparativo riguroso. 5.4.

Asimismo, las marcas BABYLAC3 y BEBELAC evocan al concepto de alimentos para bebés lactantes. 5.5. En consecuencia, queda acreditada la existencia de confusión entre las marcas en litigio. 5.6. En relación con las marcas BABYLAX y FLEET BABYLAX, basta una simple comparación para determinar que el signo solicitado es gráfica y fonéticamente semejante a dichas marcas. 5.7.

Según la demandante, la Resolución 36-2008/CSD-INDECOPI del 3 de septiembre de 2008, que denegó en primera instancia el registro del signo solicitado en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, es nula porque en el Expediente 343947-2008, mediante Resolución 132382008/0SD-INDECOPI, se le concedió la marca BABYLAC en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, al declararla no confundible con la marca BEBELAC registrada en la misma Clase 29.

Sobre el particular, la Resolución 13238-2008/0SO-INDECOPI no puede servir de base para pedir la nulidad de la Resolución 36-2008/CSD-INDECOPI por cuanto la primera es una resolución de primera instancia que no ha quedado firme y versa sobre la existencia de confusión entre productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que la segunda ha sido confirmada por la segunda instancia y versa sobre la existencia de riesgo de confusión entre marcas que distinguen productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 6.

Argumentos de la Sentencia de Primera Instancia 6.1. Por Resolución Número Trece del 2 de mayo de 2011, la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda en los seguidos por LOS ANDES contra el lndecopi y NUTRICIA. Teniendo en cuenta los argumentos que a continuación se detallan. 6.2.

Los fundamentos en los que se apoya la pretensión propuesta no ponen de manifiesto una real y auténtica circunstancia que conlleve establecer que la resolución administrativa materia de impugnación adolezca de nulidad. Si bien la parte aclara precisa e invoca la causal de nulidad que prevé el Numeral 10.1 del Articulo 10 la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General; sin embargo, no ha precisado en qué consiste la nulidad o por qué circunstancias se configuraría el vicio alegado.

Todo lo contrario, le exposición fáctica de la demanda revela una copia de los argumentos que sustentaron el recurso de apelación. 7 Proceso 346-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 29 de 54 6.3. Más allá de la ausencia de fundamentos en los cuales se encontraría inmerso el pedido de nulidad de ambas resoluciones impugnadas, se desprende que el lndecopi no solo ha establecido el riesgo de confusión invocado por el opositor sino, fundamentalmente, ha determinado la concurrencia de dos tipos de confusión, directa e indirecta, siendo que en el presente caso se ha producido un riesgo de confusión indirecta en la medida que el público no confunde un producto, servicio o actividad con otro, pero llega a la conclusión errónea en cuanto al origen empresarial de los mismos, dado que los productos que distingue la marca registrada y los productos que pretende distinguir el signo solicitado son similares, aun cuando el público consumidor logre percibir y recordar que se trata de signos distintos. 6.4.

No se advierte que la marca que pretende registrar la demandante sea disímil a la que existe en el registro. Del análisis de los hechos se desprende que aquella propende a confusión y generaría en el consumidor una interpretación errónea, en la cual el público puede terminar adquiriendo un producto, contratando un servicio o acudiendo a un establecimiento, en la creencia que se trata del producto, servicio o establecimíento de competidor. 7.

Argumentos del recurso de apelación de ECKERD (antes LOS ANDES) contra la Sentencia de Primera Instancia 7.1. No es cierto que la demanda interpuesta sea una copia de los argumentos que sustentaron el recurso de apelación en la vía administrativa, pues mientras la apelación incidió básicamente en el análisis comparativo de los signos en cuestión, la demanda además de ello, incide en la coexistencia pacífica que ha venido produciéndose entre las marcas BABYLAX y FLEET BABYLAX con la marca BEBELAC. 7.2.

Sí ha precisado en qué consiste la nulidad solicitada, lo cual consta claramente en los numerales 2.2 y 2.3 de su demanda. 7.3. En ninguna parte de la sentencia consta una mínima consideración sobre los vicios invocados y mucho menos una evaluación de los argumentos formulados por su empresa, habiéndose limitado la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior a reproducir el tenor de la resolución administrativa cuya legalidad estaba llamada a examinar. 7.4.

La primera instancia no ha realizado el análisis comparativo entre los signos implicados que debió efectuar, habiéndose limitado a reproducir las conclusiones arribadas por el lndecopi, sin advertir que dicha entidad también resolvió en forma arbitraria y por ende ilegal, el conflicto materia de autos. 8 Proceso 346-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 30 de 54 7.5.

El propio lndecopi ha señalado que existen diversas marcas en la Clase 5 que contienen las partículas BABY y LAC, aparentemente bajo el entendido que con ello descalifica la marca solicitada BABYLAC3, sin percatarse que con tal proceder está reconociendo que dichas partículas de por sí no pueden ser objeto de titularidad exclusiva por ninguna persona y, por ende, no pueden sustentar una oposición al registro de la marca BABYLAC3.

Sin embargo, el lndecopi omitió señalar que existen otras marcas registradas en la Clase 5 que contienen las partículas BEBE o BB. 7.6. El lndecopi incurrió en grave error al omitir evaluar que la marca BEBELAC es un signo débil; es decir, de bajo poder distintivo, pues se encuentra compuesta por partículas de uso común en la citada clase, cuya apropiación absoluta por parte de un único agente en el mercado, resulta absolutamente contraria a toda racionalidad del derecho de marcas. 7.7.

Así, la lógica del lndecopi llevaría indefectiblemente al absurdo de que la mayoría de las marcas encontradas en la Clase 5 evocarían el mismo mensaje, al estar compuestas por las partículas BABY, BEBE y/o LAC y, en consecuencia, tampoco deberían estar registradas. 7.8. Adicionalmente, ECKERD ha adquirido con posterioridad la titularidad de la marca BABYLAX para distinguir productos farmacéuticos y alimentos para bebés, de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, mediante Certificado 165183.

Entonces, considerando que su empresa es titular de una de las marcas por las cuales el lndecopi denegó el registro solicitado BABYLAC3, aduciendo una supuesta confusión, ello conduce al absurdo y a una nueva contradicción en el sentido que ECKERD puede hoy tener la marca BABYLAX inscrita a su favor en la Clase 5, pero no puede tener la marca BABYLAC3 porque el lndecopi considera que esta es confundible con la marca BEBELAC. 7.9.

La sentencia impugnada no respeta el principio de congruencia, el cual forma parte del debido proceso y de la tutela procesal efectiva. Asimismo, la Sala no ha realizado una real evaluación del caso, adoleciendo sus argumentos de falta de motivación, afectándose su derecho de defensa y de probanza. 7.10. En consecuencia, la decisión emitida por la Sala resulta absolutamente subjetiva y no guarda sustento con los hechos y argumentos invocados, dejándola prácticamente en estado de indefensión, en abierta contradicción con lo establecido en los Numerales 3 y 14 del Artículo 138 de la Constitución Política. 9 Proceso 346-IP-2016 GACETA OFICIAL 8.

Argumentos de la contestación presentados por NUTRICIA: 26/04/2017 del recurso de 31 de 54 apelación, 8.1. Coincide con lo expuesto en la sentencia al considerar que la demandante sustentó su pretensión en los mismos argumentos expuestos en su recurso de apelación presentado en sede administrativa, los cuales fueron desestimados en su oportunidad a través de un pronunciamiento motivado del Tribunal de lndecopi y coincide también en el hecho que se determinó que la demandante no cumplió con sustentar su pretensión pues no invocó las causales por las cuales conlleva a determinar que la resolución emitida por la autoridad administrativa es nula. 8.2.

La demandante yerra al señalar que la autoridad jurisdiccional no ha desarrollado un análisis adecuado entre las marcas en cuestión, pues en los considerandos nueve y diez de la sentencia, la Sala luego de realizar el análisis de confusión, llega a la conclusión que existe riesgo de confusión indirecta. 8.3. La sentencia materia de apelación consta de catorce considerandos en los cuales se resuelve de manera clara y concreta cada uno de los argumentos planteados en la demanda contenciosa administrativa.

En tal sentido, considera que la sentencia emitida por la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo es totalmente congruente, se encuentra debidamente motivada y de ninguna manera se ha vulnerado el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva ni el derecho de defensa, por lo que ha sido emitida con arreglo a ley. 8.4. La sentencia emitida por la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo es correcta al declarar infundada la demanda, toda vez que la resolución administrativa objeto de impugnación fue emitida con arreglo a ley al considerar que el signo solicitado resultaba confundible con las marcas previamente registradas BEBELAC, BABYLAX y FLEET BABYLAX; y, en consecuencia, se denegó su registro. 9.

Argumentos de la Sentencia de Segunda Instancia 9.1. Mediante Resolución s/n del 29 de octubre de 2013, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, revocó la Sentencia de fecha 2 de mayo de 2011 y reformándola, declaró fundada la demanda interpuesta por ECKERD. En consecuencia, declaró nula la Resolución 1270-2009/TPI-INDECOPI, la cual conformaba la resolución que declaraba fundada la oposición y denegaba el registro del signo solicitado.

Teniendo en cuenta los argumentos que a continuación se detallan. 9.2. En el plano gráfico, únicamente existe similitud respecto al término LAC en tanto el signo solicitado BABYLAC3 tiene una raíz escrita en un idioma extranjero (inglés), lo que reforzaría la tesis en el sentido que el impacto 10 Proceso 346-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 32 de 54 visual es distinto puesto que no es lo mismo percibir el término BABY y BEBE, que incluso tienen orígenes distintos.

Por lo tanto, no se presenta similitud en el plano gráfico. 9.3. En el plano fonético, la pronunciación del signo solicitado es "B-E-1-B-I-L­ A-C-T-R-E-S", mientras que la marca registrada es "B-E-B-E-L-A-C", lo que también fortalece la tesis que no se presenta similitud en el plano fonético, motivo por el cual no existe riesgo de confusión entre la marca BABYLAC3 y BEBELAC. 9.4.

En virtud a lo expuesto, se concluye que la marca solicitada contiene suficientes elementos distintivos que permiten al consumidor identificarla de otras similares existentes en el mercado, permitiendo al público consumidor distinguir que se trata de dos marcas con orígenes distintos, la marca solicitada de origen nacional y la marca registrada de origen extranjero: por lo que resulta errado lo manifestado por la Primera Sala cuando refiere que se ha producido riesgo de confusión indirecta por considerar que sería factible concluir que ambos signos tienen el mismo origen empresarial.

En consecuencia, la marca de la demandante tiene a suficiente distintividad para acceder al registro al cumplir con las exigencias establecidas en el Articulo 134 de la Decisión 486. 9.5. Respecto a lo expuesto por la empresa impugnante referido a la falta de motivación de la sentencia impugnada e incongruencia de la misma, la segunda instancia señaló que dichos extremos no influirán en la decisión que adopte la Sala Suprema al resolver el fondo de la controversia, por lo que resulta innecesario emitir pronunciamiento respecto a los vicios procesales alegados por la denunciante. 10.

Argumentos del recurso de casación del lndecopi 10.1. La sentencia de segundo grado, emitida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, vulnera el principio de congruencia procesal por presentar falta de congruencia entre lo apelado y lo resuelto y falta de congruencia entre lo que se señala en la sentencia que sería materia de pronunciamiento y lo que se resuelve, asf como el principio del debido proceso. 10.2.

Asimismo, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema no cumplió con solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la Interpretación Prejudicial de las normas aplicables al caso. 10.3. Por otro lado ha habido una interpretación errónea del Literal a) del Articulo 136 de la Decisión 486 y del Articulo 131 del Decreto Legislativo N º 823. 10.4.

Finalmente, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema en su sentencia no ha aplicado el Literal b) del Articulo 132 y el Literal b) del 11 Proceso 346-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 33 de 54 Artículo 134 del Decreto Legislativo N º 823, los que contemplan que se debe analizar la semejanza conceptual para determinar si dos signos son confundibles. 11.

Argumentos del recurso de casación de NUTRICIA 11.1. Se han vulnerado las normas que garantizan el derecho al debido proceso al no haber cumplido la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema con solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la Interpretación Prejudicial de las normas andinas aplicables al presente proceso, tal como lo ordena el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

En efecto, la infracción normativa es no haber solicitado la interpretación al caso de autos de las normas de derecho material contenidas en el Artículo 134, en el Literal a) del Artículo 136 y el Literal b) del Articulo 135 de la Decisión 486. 11.2. La segunda infracción normativa es la contravención del Artículo 134, del Literal a) del Artículo 136 y el Literal b) del Articulo 135 de la Decisión 486, debido a una errónea interpretación sobre dichas normas comunitarias. 11.3.

En tal sentido, solicitó que se anule la sentencia impugnada por contener dos infracciones normativas y, asimismo, pide que se revoque la sentencia emitida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema y reformándola, confirme la sentencia de primera instancia que declaró infundada la demanda interpuesta por ECKERD. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1.

La Corte consultante solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 2, 32, 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, del Artículo 123 de la Decisión 500 y del Artículo 134, del Literal b) del Articulo 135 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina3 • 3 Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina "Articulo 2.- Las Decisiones obfigan a los Países Miembros desde fa fecha en que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión de fa Comunidad Andina".

"Articulo 32.• Corresponderá al Tribunal interpretar por via prejudicial las normas que conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Paises Miembros". "Artículo 33.- Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en de_recho interno. Si llegare fa oportunidad de dictar 12 Proceso 346-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 34 de 54 2.

No procede la interpretación de los Artículos 2, 32, 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ni del Articulo 123 de la Decisión 500, toda vez que no resultan pertinentes a efectos de analizar la cuestión controvertida en el presente proceso. 3. Asimismo, no procede la interpretación del Artículo 134 de la Decisión 486, debido a que no se discute el concepto de marca, ni la interpretación del Literal b) del Artículo 135, ya que no se discute sobre la falta de distintividad de los signos. 4.

En consecuencia, sólo procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, toda vez que el presente caso versa sobre una causal de irregistrabilidad relativa por riesgo de confusión. sentencia sin que hubiere recibida la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el procesa. En todos los procesas en las que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la Tribunal� interpretación del Decisión 500: Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.• "Articulo 123.- Consulta obligatoria De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento juridica de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la Interpretación del Tribunal� Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.• "Articulo 134.A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, simbo/os, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitada por una forma, o una combinación de colores; f) ta forma de tas productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de /os signos o medios indicados en los apartados anteriores".

"Articulo 135.No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) b) carezcan de distintividad; ( r "Articulo 136.No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales et uso de ta marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 13 Proceso 346-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 35 de 54 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud ortográfica, fonética, ideológica y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre marcas mixtas y denominativas. Signos conformados por partfculas en idioma extranjero. Marcas evocativas. Signos conformados por palabras y/o partículas de uso común. Marca débil. 2. 3. 4. 5.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, ideológica y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado BABYLAC3 (mixto) es confundible o no con la marca BEBELAC (denominativa), es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) (...)" sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para /os mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 1.2.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.4 a) 4 El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, Ver lnlerprelaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 14 Proceso 346-IP·2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 36 de 54 crea que está adquiriendo otro.

Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 5 a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las ralees o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. e) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 6 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta Ibídem. 11 lbldem. 15 Proceso 346-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 37 de 54 su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. 1.5. Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que puedan presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2.

Comparación entre marcas mixtas y denominativas 2.1. Como un extremo de la controversia radica en la confusión o no entre el signo solicitado BABYLAC3 (mixto) y la marca registrada BEBELAC (denominativa), es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico, por un lado, y por un elemento denominativo, por el otro. 2.2.

Los elementos denominativos están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. Los figurativos, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, iconos, etc. 2.3. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea éste, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 1 7 f� Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 de íecha 10 de junio de 2016. 16 Proceso 346-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 38 de 54 2.4.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial,8 salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurñr en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 9 (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los pñmeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario 10 • Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport­ istas, deport-ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. 11 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:,� () 8 Ver Interpretación Prejudlclal recaída en el Proceso 129-IP-2015, de fecha 20 de julio de 2015, p. 14 9 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 10 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Dfccionaria de la RAE. Definición de "lexema·: Unidad mlnima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo sol; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo terr, en enterráis. 11 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de "morfema": Unidad minima aislable en análisis morfológico.

La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y­ es. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 17 Proceso 346-IP-2016 GACETA OFICIAL (iii) 26/04/2017 39 de 54 • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrarla cómo es captada la marca en el mercado. 2.5. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado BABYLAC3 (mixto) y la marca registrada BEBELAC (denominativa).

Para dicho análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. 3. Signos conformados por partículas en idioma extranjero 3.1.

En atención a que el signo solicitado BABYLAC3 (mixto) se encuentra conformado por una denominación en inglés (a saber, "BABY", la cual no ha perdido su individualidad dentro del conjunto del signo), resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos. 18 Proceso 346-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 40 de 54 3.2.

Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 12 3.3. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. 13 3.4.

Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local. Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al español.14 3.5.

Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras.

Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano. 3.6. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio al que se encuentran dirigidos los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo, para luego determinar si dicha palabra o palabras son de uso común o no en la citada clase. 12 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 57-IP-2015, derecha 13 de mayo de 2015, p. 12. 13 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 146-lP-2013, de fecha 25 de septiembre de 2013, p. 12. 14 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 69-IP-2001, de fecha 12 de diciembre de 2001, cilada en la interpretación prejudlcial recaída en el Proceso 24-IP-2015 de fecha 9 de setiembre de 2015. 19 () Proceso 346-IP-2016 GACETA OFICIAL 4. 26/04/2017 41 de 54 Marcas evocativas 4.1.

Como en el proceso interno se ha cuestionado si los signos evocan o no un mismo concepto, es pertinente analizar el tema. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia. Las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio; es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo.15 4.2.

Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, toda vez que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.1a 4.3. Un supuesto diferente ocurre cuando no existe una fuerte proximidad entre el signo y el producto o serv1c10 que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.17 4.4.

En ese sentido, en el presente caso se deberá establecer el grado evocativo de las denominaciones BABYLAC3 y BEBELAC; y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. 5. Marcas conformadas por palabras y/o partículas de uso común. Marca débil 5.1. El Tribunal del lndecopi señaló que se debe tener en cuenta que en la Clase 5 se encuentran registradas otras marcas de titularidad de terceros que incluyen la denominación BABY en su conformación, lo que conlleva a determinar que la denominación BABYLAC sea fácilmente percibida por los consumidores como la traducción al idioma inglés de la expresión BEBELAC y/o viceversa.

Por lo tanto, resulta pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas y la marca débil. 15 Ver lnlerprelación Prejudicial recafda en el Proceso 327-IP-2015, de fecha 19 de mayo de 2016, p. 12. 16 Ibídem. 17 Ibídem. 20 Proceso 346-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 42 de 54 5.2. Las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, por lo que se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común sean utilizadas por los otros empresarios. Ello significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. 18 5.3. En tal virtud, se deberá establecer si existe algún elemento y/o partícula de uso común en las denominaciones de los signos en conflicto en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo; y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 11194-2014, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 1/ ( Cecilia L�a ��teros MAGISTRADA 11 uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 536-IP-2015, de fecha 23 de j\mlo de 2016. 21 Proceso 346-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 43 de 54 \ Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. iÍ Cecilia Lu,� Af PRESIDENTA Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 22 GACETA OFICIAL 26/04/2017 44 de 54 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de marzo de 2017 Proceso: 347-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de justicia de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 8972-2015 Referencia: Patente de Invención: "TABLETA QUE CONTIENE ALTAS CONCENTRACIONES DE IMATINIB" Magistrada Ponente: Cecilia LuisaAyllón Quinteros VISTOS El Oficio 178-2016-SDCSP-C/PJ recibido el 21 de junio de 2016, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina, a fin de resolver el Proceso Interno 8972-2015; y, El Auto de 20 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: NOVARTISAG 1 Proceso 347-IP-2016 GACETA OFICIAL Demandados: 2. 26/04/2017 45 de 54 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD (EN INTELECTUAL ADELANTE, INDECOPI) DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Hechos Relevantes 2.1. El 22 de abril de 2003 NOVARTIS AG (en adelante, NOVARTIS) reivindicando prioridad extranjera sobre la base de la solicitud 0209265.8 presentada en Gran Bretaña el 23 de abril de 2002, solicitó la patente de invención denominada "TABLETA DE CARGA DE DROGA ALTA"1. 2.2.

El 1 O de febrero de 2004, se publicó el extracto de la solicitud de la patente en el Diario Oficial "El Peruano" conforme a la orden de Aviso 1045-2003. 2.3. El 1O de agosto de 2007, la examinadora de patentes emitió el Informe Técnico VBZ 13-2007, en el que, además de otras observaciones, recomendó que se debe realizar el cambio de denominación por el de: "TABLETA QUE CONTIENE ALTAS CONCENTRACIONES DE IMATINIB" 2.4.

El 2 de enero de 2008, NOVARTIS dio respuesta al Informe Técnico VBZ 13-2007. 2.5. El 9 de mayo de 2008, la examinadora de patentes emitió el Informe Técnico VBZ 12-2008/A. 2.6. El 30 de junio de 2008, mediante Resolución 747-2008/0IN-INDECOPI la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI denegó la patente de invención para "TABLETA QUE CONTIENE ALTAS CONCENTRACIONES DE IMATINIB" considerando que las reivindicaciones 1 a 8 no cumplen con el requisito de nivel inventivo exigido por el Artículo 18 de la Decisión 486. 2.7.

El 25 de julio de 2008, NOVARTIS presentó recurso de apelación. 2.8. El 13 de abril de 2009, el examinador de patentes emitió el Informe Técnico JC 08-09 (T) Expediente N º 398-2003/0IN t 2 Proceso 347·1P·2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 46 de 54 2.9. El 11 de mayo de 2009, mediante Resolución 1127-2009/TPI­ INDECOPI, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, resolvió confirmar la Resolución 747-2008/0IN-INDECOPI. 2.1 O. El 19 de agosto de 2009, NOVARTIS presentó demanda contencioso administrativa en contra de la Resolución 1127-2009/TPI-INDECOPI. 2.11.

El 23 de noviembre de 2009, el INDECOPI presentó escrito de contestación a la demanda interpuesta por NOVARTIS. 2.12. El 9 de marzo de 2012, mediante Sentencia signada como Resolución Número Veinte, la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolvió declarar fundada la demanda y por tanto nula la Resolución 11272009/TPI-INDECOPI, disponiéndose que se emita un nuevo pronunciamiento, notificándole previamente a la demandante el Informe Técnico JC 08-09 (T). 2.13.

El 22 de abril de 2012, el INDECOPI presentó recurso de apelación en contra de la Sentencia signada como Resolución Número Veinte. 2.14. El 18 de septiembre de 2014, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, decidió confirmar la sentencia apelada y declarar fundada la demanda contencioso administrativa, en consecuencia, nula la Resolución 1127-2009/TPI­ INDECOPI. 2.15.

El 29 de abril de 2015, el INDECOPI presentó recurso de casación en contra de la sentencia de 18 de septiembre de 2014 2.16. El 2 de marzo de 2016, mediante Auto calificatorio del recurso de casación, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú suspendió el trámite y remitió a este Tribunal el expediente para la correspondiente Interpretación Prejudicial del Artículo 45 de la Decisión 486. 3.

Argumentos de la demanda dentro de la Acción Contencioso Administrativa planteada por NOVARTIS 3.1. No se notificó a NOVARTIS con el Informe Técnico JC 08-09 (T) el cual sirvió para que se emita la Resolución 1127-2009/TPI-INDECOPI. 3.2. Existe una clara afectación a los derechos del solicitante al no haber sido notificados con el informe técnico, dejándose a un lado su derecho para poder pronunciarse respecto a las observaciones que se hicieron en contra de la solicitud. 3 Proceso 347-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 47 de 54 3.3.

El Articulo 45 de la Decisión 486 señala que la autoridad administrativa deberá notificar al solicitante, cuando encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos contemplados en las normas legales pertinentes, notificación que puede realizarse dos o más veces. 3.4. La autoridad administrativa debió correr traslado con el Informe Técnico JC 08-09 (T). 3.5.

El administrado goza del derecho al debido proceso y tiene el derecho a exponer sus argumentos, ofrecer pruebas, a refutar los informes técnicos y a obtener una resolución motivada y fundada en derecho. 3.6. El análisis realizado respecto al nivel inventivo se ha cometido un error al confundir las definiciones de los términos "comprimido" y "cápsula" el que ha llevado a determinar equivocadamente que la invención solicitada se encuentra anticipada o sugerida por los documentos D1 y D2. 3.7.

El documento D2 nunca revela "composiciones farmacéuticas" sino específicamente "cápsulas". 3.8. El ingrediente activo que se cita en los documentos del estado del arte D1 y D2 y la solicitud de la patente es el IMANITIV, el cual es un compuesto que se caracteriza por no poder ser comprimible, ya que cuando éste se compacta ocurre que se forma una masa pegajosa que es inviable para su administración farmacéutica a humanos. 3.9.

La invención denegada es un enorme avance en la técnica ya que es la primera vez que el ingenio humano ha sido capaz de establecer las condiciones técnicas apropiadas para poder comprimir el IMANITIV y en consecuencia obtener tabletas (formas comprimidas) que sean adecuadas y seguras para la salud de las personas. 3.1 O. El hecho de no revelar los valores comparativos que establezcan que la invención sea técnicamente superior a la materia de los documentos del estado del arte no puede ser una razón para establecer que la solicitud carece de nivel inventivo. 4.

Argumentos de la contestación a la demanda por parte del lNDECOPl 4.1 La demandante considera erróneamente que todo cuestionamiento técnico a la solicitud, sin considerar la instancia debe ser notificado a la solicitante. 4 ffr;5 { Proceso 347-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 48 de 54 4.2 La regulación de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 corresponden únicamente a primera instancia y no al que se produce en apelación. 4.3 El segundo párrafo del Artículo 45 de la Decisión 486 establece que, si la oficina nacional competente estimara que es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente. 4.4 Es potestad de la administración notificar una segunda o sucesivas inconformidades luego de que el solicitante absolvió la primera. 4.5 La autoridad no se encuentra obligada a notificar una segunda y sucesivas inconformidades respecto de la rectificación o aclaración que el solicitante plantee. 4.6 El informe técnico que sirvió a la autoridad para emitir su resolución no debía ser notificado, pues no era obligatorio y, en razón de haberlo notificado, el procedimiento hubiera continuado. 4.7 En realidad, lo que se notifica no son los informes técnicos, sino las inconformidades que considere la autoridad administrativa, las misma que pueden o no soportarse en una opinión técnica. 5.

Fundamentos de la sentencia de primera instancia 5.1 De la revisión del expediente se desprende que la Resolución 11272008ff PI-INDECOPI se basó en el Informe Técnico JC 08-09 (T) el cual no fue notificado al solicitante. 5.2 La resolución impugnada no fue expedida como resultado de un procedimiento regular en el que se dio a la demandante la posibilidad de discutir el asunto en cuestión, por lo que se atentó contra el derecho al debido proceso. 6.

Argumentos del recurso de apelación interpuesto por parte del 6.1 La sentencia ha considerado erróneamente que todo cuestionamiento técnico de la solicitud, sin importar en que instancia se encuentre el procedimiento, debería ser notificado a la parte interesada; sin embargo, basta leer la normativa comunitaria para verificar que no es así, debiendo tomar en cuenta que lo regulado corresponde al procedimiento de primera instancia y no al que se produce en grado de apelación. 6.2 La norma establece claramente que, si la Oficina Nacional Competente estimara que es necesario para los fines del examen de patentabilidad, INDECOPI 5 Proceso 347-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 49 de 54 podrá notificar al solicitante dos o más veces, lo cual es una potestad de la Administración una segunda o sucesivas veces, luego de que la parte interesada absolvió la primera. 6.3 La autoridad no se encuentra obligada a notificar una segunda y sucesivas inconformidades relacionadas a la rectificación o aclaración que el solicitante planteó respecto de la primera observación de inconformidad. 6.4 Es además potestad de la administración notificar las subsiguientes observaciones, sean estas sustentadas o no en opiniones de expertos en la materia. 7.

Argumentos de la contestación al recurso de apelación por parte deNOVARTIS 7.1. El problema principal radica en que la autoridad administrativa al no notificar el Informe Técnico JC 08-09 (T) privó o no del derecho de defensa al administrado, es decir, si el proceso siguió los principios del debido procedimiento, tal como el derecho de defensa del que gozan los administrados. 7.2.

El administrado quedó en indefensión frente a la administración ya que no pudo ejercer su derecho a la defensa. 7.3. Se omitió por parte de la administración una etapa del proceso que determina la nulidad de todo lo actuado. 7.4. Los argumentos del recurso de apelación, carecen de fundamento. 8. Fundamentos de la sentencia de segunda instancia 8.1.

La Resolución 1127-2009/TPI-INDECOPI se sustentó en el Informe Técnico JC 08-09 (T) el mismo que no fue notificado al administrado para que se pronuncie sobre su contenido. 8.2. Se ha vulnerado el derecho a la defensa del solicitante. 8.3. Las alegaciones realizadas por el INDECOPI no desvirtúan los fundamentos de la sentencia apelada. 9.

Argumentos del Recurso de Casación por parte del INDECOPI 9.1. El informe técnico que sirvió al Tribunal para resolver no fue notificado al solicitante, toda vez que no era obligatorio y si así se lo hubiera hecho, el procedimiento hubiera durado indefinidamente. 6 Proceso 347-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 50 de 54 9.2. El tercer informe técnico llegó a la misma conclusión, que fue que las reivindicaciones de la solicitud no cumplían con el requisito de nivel inventivo previsto en el Artículo 15 de la Decisión 486. 9.3.

La sentencia recurrida concibe equivocadamente que el procedimiento debe continuar hasta que luego de innumerables e indefinidos planteamientos se conceda la patente. 9.4. El informe técnico no es un acto administrativo. 9.5. No se notifican los informes técnicos sino las inconformidades que la autoridad administrativa identifica. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1.

El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Articulo 45 de la Decisión 486 2 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente. 2. De oficio, se interpretará el Articulo 46 de la Decisión 4863, al tratarse el tema de la falta de notificación de los informes técnicos. 2 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

"Articulo 45.- SI la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patenlable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para fa concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta dfas cantados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogada par una sola vez por un periodo de treinta d/as adicionales.

Cuando la afie/na nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente. Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los Impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente·. 3 "Articula 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos cientlficos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabílidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma Invención que se examina: a) copla de la solicitud extranjera: b) copla de /os resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; c) copla de la patente u otro lftulo de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d) copla de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la sollcítud extranjera; o, e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro lilulo de protección concedido con base en la solicitud extranjera. 7 Proceso 347-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 51 de 54 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

De la notificación de los informes técnicos. De la obligación de notificar los informes técnicos emitidos por examinadores externos. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. De la notificación de los informes técnicos. De la obligación de notificar los informes técnicos emitidos por examinadores externos 1.1. Dentro del proceso interno el tema controvertido es la falta de notificación del Informe Técnico JC 08-09 (T) a la compañía solicitante NOVARTIS, la cual argumenta que la falta de conocimiento de dicho documento, acarreó que no haya podido pronunciarse respecto a los argumentos determinados por el técnico respecto de su patente.

Razón por la cual se analizará este tema. 1.2. La Oficina Nacional Competente podrá, de conformidad con el Articulo 46 de la Decisión 486, requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial 4. 1.3.

La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente5 • 1.4.

El Artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b} como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de fa invención. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artfcufo fa oficina nacional competente denegará la patente. 4 Proceso 169-IP-2013. 5 lbldem. 8 Proceso 347-tP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 52 de 54 lectura integral de la Decisión 486 y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del Articulo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente6• 1.5.

En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes7• 1.6. Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y contenciosaª. 1.7.

El Tribunal estima necesario, de conformidad con el asunto bajo estudio, precisar aún más el tema de la notificación de informes técnicos. La notificación que se prevé en el Artículo 45 de la Decisión 486 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos prevista en el Artículo 46 de dicha Decisión; con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes.

Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces "si esto es necesario para el examen de patentabilidad" (segundo párrafo del Articulo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último9 • 1.8.

Tampoco sería necesaria la notificación del segundo o posteriores informes técnicos cuando la Autoridad Nacional Competente advierta que han sido solicitados con propósitos eminentemente dilatorios. 6 Procesos 33-IP-2013, patente de invención: "COMPOSICIONES DE ÁCIDO BIFOSFÓNICO Y SUS SALES" y 104-IP-2013, patente de invención: "COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA.

Ibídem. 8 Ibídem. " Revisar Proceso 80-IP-2015. 9 Proceso 347-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 53 de 54 1.9. Este Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.

Esto quiere decir que, si el segundo o posteriores reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diversos elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.

A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o si se hace, pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes 10. 1.1 O. Si se solicita un informe técnico en segunda instancia administrativa, se sigue la misma regla anterior en relación con el último o único informe rendido en primera instancia, es decir, si no incluye nuevos o diversos elementos no se genera la obligación de notificación; pero si contiene elementos nuevos o diversos así se reitere la conclusión, es obligatoria la notificación al solicitante para salvaguardar el derecho de contradicción. Lo mismo ocurriría en relación con el primer informe en segunda instancia si se solicitan subsiguientes11• 1.11.

En consecuencia, en el caso en análisis se debe verificar si la Oficina de Patentes solicitó informes a expertos externos, de conformidad con el Articulo 46 de la Decisión 486 y si estos fueron trasladados al peticionario cumpliendo los requisitos mencionados en la presente Interpretación Prejudicial, preservando el derecho de contradicción en los trámites administrativos.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 8972-2015, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. 10 Revisar Proceso 53-IP-2014. 11 Revisar Proceso 28-IP-2015. 10 Proceso 347-IP-2016 GACETA OFICIAL t) b Cecilia Lbí{a�yll�nteros MAGISTRADA 26/04/2017 54 de 54 ael Vergara Quintero MAGIST O Hugo Ramiro Go �pac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

PRESIDENTA Notifíquese al Tribunal consultante y remltase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 11