TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de marzo de 2017 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrada Ponente: VISTOS: 336-IP-2016 Interpretación Prejudicial Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. 01474-2015-0-1801-JR-CA-25.

Signos involucrados: ANGRY BIRDS (denominativo), ANGRY BOYS y ANGRY BEAVERS (denominativos). Cecilia Luisa Ayllón Quinteros El Oficio 1474-2015-0/5taSECA-CSJLI-PJ, recibido el 17 de junio de 2016, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 01474-2015-0-1801-JR-CA-25; y, El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. 2.1. 2.2. 2.3.

Proceso 336-1P-2016 ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: ROVIO ENTERTAINMENT LTD. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD — INTELECTUAL — (en adelante INDECOP)). Hechos relevantes El 4 de noviembre de 2011, ROVIO ENTERTAINMENT LTD., (en adelante ROVIO ENTERTAINMENT), solicitó el registro multiciase del signo ANGRY BIRDS (denominativo)! para proteger productos y servicios comprendidos en las Clases 9, 16, 28 y 412 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

Publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial “El Peruano” no se presentaron oposiciones por parte de terceros. El 25 de octubre de 2013, mediante Resolución 017635-2013/DSD- INDECOPI, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI resolvió Expediente No. 472650-2011/DSD. Clase 9,- Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos grabables; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos y ordenadores; extintores; juegos de video para todo tipo de plataformas electrónicas (dispositivos móviles, computadores personales, consolas, computadoras portátiles de pantalla táctil); programas de juegos electrónicos; programas de juegos electrónicos descargables; programas de juegos interactivos; software de juegos interactivos; discos compactos; almohadillas para ratones (mouse); gafas de sol; accesorios de teléfonos móviles, a saber, correas para teléfonos móviles, adornos, cargadores, estuches, fundas, cajas de baterias, música digital descargable desde internet, auriculares; bolsos para computadora.

Clase 16.- Salvamentales de papel; material de dibujo, pizarras, plumas e instrumentos para estos fines, (comprendidos en la clase), etiquetas de equipaje de papel; tatuajes removibles (calcomania). Clase 28.- Figuras de acción y sus accesorios (comprendidos en la clase); barajas de cartas, sombreros de papel para fiestas (artículos de cotillón); hondas (artículos deportivos); alcancias de juguete.

Clase 41.- Suministro de información de entretenimiento a través de un sitio web; suministro de Música digital no descargable; organización y/o conducción de espectáculos, conciertos, actuaciones en vivo, representaciones teatrales, exposiciones, competiciones deportivas, actividades deportivas y culturales; servicios de clubes (educación y/o entretenimiento); explotación de sala de juegos, juegos de azar o apuestas. 2 2.4, 2.5. 2.6.

Proceso 336-1P-2016 conceder el registro de la marca ANGRY BIRDS para proteger productos de la Clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza, y en unidad de acto, negar el registro del signo ANGRY BIRDS en las Clases 9, 16 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, por la existencia de los siguientes registros previos: MARCA CERTIFICADO C.l. TITULAR ANGRY BOYS 166289 93 Home Box Office, Inc. (denominativa) ANGRY BOYS 168791 161 Home Box Office, Inc. (denominativa) ANGRY BEAVERS 14637 415 Viacom International (denominativa) Inc. El 19 de noviembre de 2013, ROVIO ENTERTAINMENT interpuso Recurso de Apelación en contra de la Resolución 017635-2013/DSD- INDECOP!I. El 28 de octubre de 2014, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, emitió la Resolución 3929-2014/TPI-INDECOPI, por la cual resolvió confirmar la Resolución 17635-2013/DSD-INDECOP!I. El 17 de febrero de 2015, ROVIO ENTERTAINMENT presentó demanda Contencioso Administrativa solicitando la nulidad de la Resolución 3929- 2014/TPIINDECOPI.

Discos versátiles digitales pregrabados que contienen series de televisión; software descargable que es un protector de pantalla para uso en computadoras personales; tonos de timbrado y tonos de retorno de timbrado descargables disponibles a través de redes globales de computadoras y dispositivos inalámbricos; video clips y cuñas (spots) promocionales pregrabados en discos compactos y discos versátiles digitales que presentan contenidos relacionados con series de comedias televisivas; cortometrajes de video y cuñas (spots) promocionales pregrabados en discos compactos y discos versátiles digitales que presentan contenidos relacionados con series de comedias televisivas; materiales digitales, en particular, archivos de audio, archivos de video y archivos de gráficos pregrabados descargables para uso en dispositivos inalámbricos de mano donde todos presentan contenidos de o relacionados con series continuas de comedias televisivas; juegos electrónicos interactivos; auriculares, audífonos y tapones para oidos; almohadillas para ratón; dispositivos de juegos, en particular máquinas de juegos de apuestas, máquinas tragamonedas, máquinas de bingo con y sin salida de video; máquinas para jugar juegos de azar; discos de juegos de video y juegos de video descargables.

Productos de imprenta, en particular, calendarios, afiches, postales, boletines, revistas de aficionados, cuadernos, etiquetas adhesivas, calcomanías, fotografías, artículos de papelería, tatuajes temporales, posabotellas y posavasos de papel, tarjetas de intercambio, tarjetas de trivialidades y una serie de libros, todos presentando contenidos de o relacionados con series continuas de televisión; lapiceros, lápices Servicios de educación, enseñanza y entretenimiento, en particular preparación de programas de radio y televisión; producción de películas y de presentaciones en vivo para el entretenimiento; producción de películas y de presentaciones televisivas animadas; servicios relacionados con el entrenamiento a través de películas, televisión y performances y espectáculos en vivo; servicios relacionados con la publicación de libros, revistas y publicaciones periódicas. 3 2.7. 2.8. 2.9.

Proceso 336-1P-2016 El 14 de abril de 2015, el INDECOPI presentó escrito de contestación a la demanda interpuesta por ROVIO ENTERTAINMENT. El 14 de marzo de 2016, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia signada como Resolución Número Once, resolvió declarar infundada la demanda.

El 5 de abril de 2016, ROVIO ENTERTAINMENT presentó Recurso de Apelación, en contra de la sentencia signada como Resolución Número Once. 2.10. De manera oportuna, el INDECOPI presentó un escrito de contestación al 2.11. 3,1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. Recurso de Apelación presentado por ROVIO ENTERTAINMENT. El 31 de mayo de 2016, mediante Auto signado con Resolución Número Quince, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú suspendió el trámite y solicitó a este Tribunal la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

Argumentos de la Demanda Contencioso Administrativa ROVIO ENTERTAINMENT, en su demanda manifestó que: La resolución emitida por el INDECOP] es nula por falta de motivación. La Sala Especializada en Propiedad Intelectual consideró que existe riesgo de confusión entre el signo solicitado ANGRY BIRDS y las marcas registradas ANGRY BOYS y ANGRY BEAVERS.

Los productos y servicios que los signos confrontados identifican, si bien están en las mismas Clases 9, 16 y 41, son distintos. Entre los signos en conflicto existe una diferencia de secuencias vocales y consonantes, así como diferencia gráfica y fonética entre las segundas denominaciones, así como diferencias conceptuales. No es posible la existencia de riesgo de confusión directa entre los signos en controversia.

Titularidad de la marca notoria ANGRY BIRDS en las Clases Internacionales 9, 14 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, en el mundo entero. Tiene la titularidad de derecho de autor sobre los personajes y videojuegos. 4 Ce 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 5.1. 5.2. Proceso 336-1P-2016 Argumentos de la contestación a la Demanda Contencioso Administrativa El INDECOPI en su contestación a la demanda señaló que: Algunos de los argumentos de la demandante resultan improcedentes, al no haber sido planteados en sede administrativa, como son; que existiria diferencia entre los productos y/o servicios que identifican los signos en conflicto; que la marca ANGRY BIRDS sería notoria y la alegación referente a los derechos de autor.

El signo solicitado ANGRY BIRDS es confundible con las marcas registradas ANGRY BOYS y ANGRY BEAVERS, toda vez que distinguen los mismos productos y/o servicios, y comparten el término semejante ANGRY, lo que constituye un supuesto de confusión indirecta, ya que podría inducir al usuario a creer que el signo solicitado constituye una variación de las marcas inscritas Algunos de los productos que distinguen los signos confrontados en las Clases 9, 16 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, son los mismos.

El consumidor analizará el signo ANGRY BIRDS, cotejándolo con el recuerdo que tiene de las marcas registradas ANGRY BOYS y ANGRY BEAVERS, dejándose llevar por la impresión general de los signos. El hecho de que no se haya otorgado el registro a la demandante, no implica que existe falta de motivación, toda vez que, en la resolución impugnada, se sustentó de manera legal cada punto de su pronunciamiento.

Argumentos de la Sentencia signada como Resolución Número Once El Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolvió que: Al momento de efectuar el examen comparativo lo que importa es determinar si, considerando los signos en su integridad, éstos producen confusión. De la revisión del expediente, se corroboró la titularidad de HOME BOX OFFICE, INC., de la marca ANGRY BOYS en las Clases 9 y 16 de la Clasificación Internacional de Niza, así como la titularidad de VIACOM INTERNATIONAL INC., de la marca ANGRY BEAVERS en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.3. 5.4. 5.5. 6.1. 6.2. 6.3. 7.1. 7.2. 7.3.

Proceso 336-1P-2016 Respecto de los productos y/o servicios que identifican los signos en conflicto, se determinó que comparten varios productos de las Clases 9 y 16, así como los servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que existe vinculación entre los mismos. Analizados los signos confrontados, desde el punto de vista fonético y visual, existe similitudes lo cual pude generar riesgo de confusión en el público consumidor.

La semejanza existente entre los signos en controversia, y el hecho que exista similitud o conexión entre los productos y/o servicios que distinguen, permite concluir que no es posible su coexistencia en el mercado. Argumentos del Recurso de Apelación interpuesto en contra de la Sentencia signada como Resolución Número Once El Juzgado incurre en un error cuando realiza el examen comparativo entre el signo ANGRY BIRDS y las marcas registradas ANGRY BOYS, ya que, desde el punto de vista fonético, se advierte que los signos en conflicto no presentan semejanzas en su pronunciación y que el segundo término de los signos en conflicto (BIRDS y BOYS) poseen las consonantes B y S al comienzo y final de la palabra.

De la misma manera, se equivoca al comparar el signo ANGRY BIRDS con la marca ANGRY BEAVERS, al indicar que los términos BIRDS y BEAVERS son similares en su pronunciación, creando al consumidor una incertidumbre y confusión indirecta, induciendo al consumidor a creer en la variación de las marcas inscritas. Los signos en conflicio expresan diferentes conceptos;

BIRDS/AVES, BOYS/NIÑOS, BEAVERS/CASTORES. Argumentos de la contestación al Recurso de Apelación por parte del INDECOPI En el presente caso, se ha dado mayor relevancia a las semejanzas que a las diferencias de los signos en conflicto, Los signos en controversia son confundibles desde el punto de vista fonético y visual, ya que suscitan impresiones de conjunto similares.

El hecho de que los signos presenten ligeras diferencias, no implica que se deba acceder a su registro. SRA PN p 1.1. Proceso 336-1P-2016 NORMA A SER INTERPRETADA El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal ay?. Procede la interpretación solicitada. De oficio se interpretarán los artículos 224, 228 y 229 literal a) de la Decisión 486 que regulan lo relativo a los signos notoriamente conocidos, puesto el demandante alegó la notoriedad del signo solicitado para registro.

Asimismo, se interpretará el artículo 151 de dicha Decisión, ya que los signos confrontados protegen productos de las Clases 9, 16 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza. Por último, para responder a las preguntas de la Corte consultante se hará referencia a los artículos 134 y 135 de la Decisión 486. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos denominativos compuestos. Análisis de registrabilidad de signos conformados por palabras en idioma extranjero. La marca notoria solicitada a registro. Conexión competitiva entre las Clases 9, 16, 28 y 41.

Preguntas de la Consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos Como en el proceso interno se discute si el signo ANGRY BIRDS (denominativo) y las marcas ANGRY BOYS y ANGRY BEAVERS (denominativas) son confundibles, es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por ma un tercero, para los mismos productos o servicios, a para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(..J” 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. Proceso 336-1P-2016 “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, ( )”.

Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales?.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.

Se destacan tas siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-1P-2006; Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-1P-2009, 1.6. 1.7. 1.8. Proceso 336-1P-2016 1.5.3.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, debe observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos?t: 1.6.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.6.2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4.

Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendria el público consumidor de los productos y servicios que identifican las marcas en conflicto.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto se determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-1P-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-1P-2009. 9 1.9. 2.1. 2.2. 2.3.

Proceso 336-1P-2016 necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En conclusión, en el caso en análisis se debe verificar si existe riesgo de confusión y/o asociación respecto del signo solicitado, de acuerdo con lo antes desarrollado. Comparación entre signos denominativos compuestos Como la controversia discutida en el proceso interno radica en parte en la posibilidad de confusión entre el signo ANGRY BIRDS (denominativo), solicitado, con las marcas denominativas registradas ANGRY BOYS y ANGRY BEAVERS (denominativo) es necesario que se proceda a compararlos, teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto?.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, se encuentran conformados por secuencias lingúísticas o gramaticales, formadas por una o varias letras, palabras y/o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo legible, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en:?0 a) Sugestivos, que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; o, b) Arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

En consideración a que la controversia informa de la presunta confusión entre dos signos denominativos, se deberá proceder a compararlos teniendo en cuenta las siguientes reglas1!: 2.3.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 529-1P-2015 de 19 de mayo de 2016.

Ibídem. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 del Proceso 156-IP-2005; y la Interpretación Prejudicial del 22 de enero de 2014 dentro del Proceso 200-IP-2013, 10 2.4. Proceso 336-1P-2016 diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaria a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.2.

Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.3.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.4, Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En el presente asunto, como el elemento denominativo de los signos en conflicto es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros!?: 2.4.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 2.4.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.3.

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 2.4.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 en el Proceso 54-1P-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 en el Proceso 26-1P-2015 e, Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 en el Proceso 250-IP-2015. 11 2.5. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

Proceso 336-1P-2016 2.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 2.4.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 2.4.6.2.

Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 2.4.6.3. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el probable riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos denominativos en conflicto.

Análisis de registrabilidad de signos conformados por palabras en idioma extranjero En atención a que los signos confrontados se encuentran conformados por los términos ANGRY BIRDS, ANGRY BOYS y ANGRY BEAVERS, se hace necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de una marca. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si, además, se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar. Cuando la denominación se exprese en idioma extranjero que sirva de raíz al vocablo equivalente en el idioma castellano al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local!3, Proceso N* 69-IP-2001.

Interpretación Prejudicial de 12 de diciembre de 200%, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 759, de 6 de febrero de 2002. 12 3.5. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. Proceso 336-1P-2016 En el presente caso, se deberá verificar si en el momento de analizar el signo solicitado, en efecto las palabras ANGRY BIRDS, ANGRY BOYS y ANGRY BEAVERS son de conocimiento entre el público consumidor La marca notoria solicitada a registro.

En el presente caso, se alega la notoriedad del signo solicitado ANGRY BIRDS. Dentro del Proceso 124-1P-2011 de 30 de noviembre de 2011, este Tribunal señaló lo siguiente: “La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial. En efecto, en el Título XIl, artículos 224 a 236, dispone la regulación de los signos notoriamente conocidos”.

En dicho Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplía el ámbito al hacer igualmente regulación general de los signos notoriamente conocidos. El artículo 224 consagra una definición de signo distintivo notoriamente conocido, definición normativa que precisa las siguientes caracteristicas: Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente.

El artículo 230, que establece qué se debe entender por sector pertinente: - Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Paises Miembros. - La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. La protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera aún más ampliada.

De conformidad con lo establecido en el artículo 229 literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. 13 4.7. 4.8. 4.9.

Proceso 336-IP-2016 La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente.

Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, etc.

En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio. 4.10.

Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad Nacional Competente sobre la base de las pruebas presentadas. 4.11.

Según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, ente otros: a. el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pais Miembro; b. la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c. la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; 14 Proceso 336-1P-2016 d. el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e. las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f. el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g. el valor contable del signo como activo empresarial; h. el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i. la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; los aspectos del comercio internacional; o, la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. n= 4.12.

En el caso concreto, se deberá analizar si se acreditó que el signo solicitado 5.1. 5.2. reúne las condiciones señaladas en la presente Interpretación Prejudicial para ser considerado notorio. Conexión competitiva entre las Clases 9, 16, 28 y 41 En la controversia planteada se advierte que el signo solicitado ANGRY BIRDS (denominativo) para proteger productos y servicios de las Clases 9, 16, 28 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, es confundible con las marcas ANGRY BOYS (denominativas) para las Clases 9 y 16 de la Clasificación Internacional de Niza, y con la marca ANGRY BEAVERS (denominativa) en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que es preciso analizar este tema.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase, así como en una clase distinta, no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.** Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Paises Miembros ulilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes, Las clases _de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la Similitud ni ta disimilitud de tos productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado agregado) 15 5.3. 5.4.

Proceso 336-1P-2016 Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.?5 Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) Silos productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza!? Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorias disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines??, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.

Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el momencilátor. Véase, por ejemplo, Proceso 67-1P-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8;

Proceso 441-1P-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13. Véase, por ejemplo, interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-1P-2015, ya citada, pp. 12-13. 16 Proceso 336-1P-2016 canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.?? En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre si para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.12 Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro?%.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus caracteristicas, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 5.5. Conforme los criterios señalados, se deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados.

Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá 20 Esto es, tomando en cuenta las caracteristicas, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios. De modo referencial ver, Proceso 68-1P-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss. Citado a su vez en: AAVV. Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación - Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400. En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robin Wells (en "INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA, MICROECONOMÍA”. [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. — Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: “El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en terminos relativos”.

Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase:<hitps://books.qocale.com.ec/books?id=Id8l68bW3eoC8pg=PA2478dg=microeconomia+ef ecto+sustitucionáhi=esása=Xgved=0ahUKEw¡QmbyUus3MAhXIHR4KHRxZAXCOSAEIJTACHv=o0nm epage8g=microeconomia%20efecto“20sustituciongf=false> (visitado el Y de mayo de 2016). 17 6.1.

Proceso 336-1P-2016 circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios. Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad.

Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva.?1 Preguntas de la Consultante ¿En el caso de autos, teniendo en cuenta la forma como están presentados los signos denominativos en conflicto, puede afirmarse la existencia de riesgo de confusión por el hecho que uno de sus términos es idéntico (ANGRY) y porque además distinguen en algunos casos productos y servicios idénticos y en otros productos y servicios semejantes? Esto, teniendo en cuenta además que dicho término común idéntico no se encuentra presenta en ninguna otra marca registrada en las clases respecto de las cuales se determinó la existencia de confusión (Clases 9, 16 y 41).

Tal como se indica en el numeral 1 de la presente Interpretación Prejudicial, el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de manera expresa señala que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. En el presente caso, el Juez consultante deberá analizar la forma como se muestran o mostrarían de manera efectiva los signos en conflicto, es decir analizar las semejanzas entre la marca denominativa registrada ANGRY BIRDS y los signos denominativos solicitados ANGRY BOYS y ANGRY BEAVERS, tomando en cuenta adicionalmente la similitud o confusión que puedan generar los productos y/o servicios que los signos confrontados protegen y de esta manera determinar el riesgo de confusión, de conformidad con los parámetros desarrollados en la presente Interpretación Prejudicial. 21 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-A1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 18 e Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Proceso 336-1P-2016 6.2.

¿Qué criterios deben estimarse al momento de analizar los elementos denominativos adicionales que acompañan al término común de los signos en conflicto como para considerarlos determinantes en la distintividad de los signos? El Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece que será considerada como marca cualquier signo que sea apto para distinquir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Por su parte, el Literal b) del Artículo 135 de la misma norma, establece que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad es decir que, un nuevo signo solicitado debe ser distinto a signos ya existentes, entendiéndose al término distinto como algo que no es lo mismo o no se le parece.

En este sentido, el Juez consultante, acorde a la doctrina y jurisprudencia, deberá analizar el nivel de distintividad en conjunto de un signo solicitado para registro, si bien un signo puede contener en su composición términos similares a una marca registrada, los demás elementos deberán estar dotados de un mayor grado de distintividad, de manera que, visto en su conjunto, no genere riesgo de confusión y/o asociación con marcas previamente registradas.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el Proceso Interno 01474-2015-0-1801-JR-CA-25, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. / S Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO 19 Proceso 336-1P-2016 Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. 7 Cecilia Lisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 20