Año XXXIV – Número 3007 Lima, 28 de abril de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 310-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Expediente interno del Consultante: 2015-016520. Referencia: Infracción de Derechos de Propiedad Industrial. Marca Tridimensional PROCESO 341-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima con Subespecialidad en Temas de Mercado, República del Perú. Expediente interno del Consultante: 071612013-0-1801-JR-CA-25.

Referencia: Signos involucrados, CERVEZA ANPAY PERÚ TIERRA DE MARAVILLAS (forma tridimensional y reivindicación de colores), CERVEZA CUSQUEÑA (mixta), CERVEZA PREMIUM CUSQUEÑA (mixta), GRUPO BACKUS, y forma tridimensional. PROCESO 298-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente interno del Consultante: 2011-00281. Referencia: Marca involucrada SUPERCOCO (mixta). Renovación Para nosotros la Patria es América PROCESO 310-IP-2015 GACETA OFICIAL 28/04/2017 2 de 59 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de marzo de 2017 Proceso: 31 O-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Expediente interno del Consultante: Referencia: 2015-016520 Infracción de Derechos de Propiedad Industrial. Marca Tridimensional. Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 1003-153, del 4 de junio de 2015 recibido en este Tribunal el 25 de junio de 2015, mediante el cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 literal g), 155 literales a) y d) y 156 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de resolver el Proceso Interno 2015-016520; y, El Auto de 27 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: AMBIENT MEDIA S.A.S. 1 PROCESO 310-IP-2015 GACETA OFICIAL Demandado: 2. 28/04/2017 3 de 59 ARQUIMUEBLES S.A. Hechos Relevantes: 2.1. La sociedad AMBIENT MEDIA S.A.S. (en adelante, AMBIENT), a través de su marca ENTORNO AZUL, actúa como una agencia promocional que crea estrategias de comunicación alternativa en espacios como centros comerciales, hoteles, restaurantes y bares, por medio de patrocinio de elementos de dotación y amueblamiento de uso cotidiano, comprometidos con el medio ambiente. 2.2.

El 21 de noviembre de 2011, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 67907. concedió a AMBIENT el registro de la marca tridimensional consistente en una "caneca para la basura metálica, recipiente semicircular de 2 bocas", para amparar productos de la clase 6 1 de la Clasificación Internacional de Niza.2 2.3.

Entre los años 2010 y 2012, AMBIENT contrató con ARQUIMUEBLES S.A. (en adelante, ARQUIMUEBLES), la fabricación de varios puntos y recipientes ecológicos para diferentes clientes, entre ellos recipientes ecológicos alusivos a la "marca tridimensional' otorgada mediante Resolución 67907. ARQUIMUEBLES acordó una cláusula de confidencialidad. 2.4.

En el año 2012, ARQUIMUEBLES solicitó a AMBIENT permiso para realizar un negocio con COLCAFÉ, cuyo objetivo era el de comercializar los recipientes ecológicos alusivos a la "marca tridimensional' comentada. Esta fue la única vez que se autorizó a ARQUIMUEBLE para usar el recipiente. 2.5. El 28 de enero de 2013, por solicitud de CONCONCRETO S.A. {en adelante, CONCONCRETO), AMBIENT envió una cotización del "recipiente semicircular de dos bocas con tapa", para ser usado en los centros comerciales GRAN PLAZA DEL SOL y GRAN PLAZA FLORENCIA, construidos y administrados por la referida sociedad.

La negociación nunca se cerró porque no se aceptó la oferta. 2.6. En el mes de marzo de 2014, AMBIENT tuvo conocimiento de cierta publicidad del centro comercial GRAN PLAZA FLORENCIA, en la cual, como parte de una "campaña para reciclar'', se muestran los recipientes ecológicos alusivos a su marca tridimensional. Ante esto procedió a la búsqueda en las páginas de Facebook de los Centros Comerciales GRAN PLAZA, encontrándose que en dos (2) de sus establecimientos, además del que lo llevó a realizar su investigación, se están usando sus 2 Artículos metálicos para envasar, recipientes metálicos.

Una vez analizados los documentos remitidos por el consultante no se encontró el gráfico de la marca registrada ní el número del certificado. 2 PROCESO 310-IP-2015 GACETA OFICIAL 28/04/2017 4 de 59 "recipientes ecológicos" sin haberlos adquirido y/o haber obtenido la respectiva autorización o licencia. 2.7. El 18 de marzo de 2014, AMBIENT radicó un escrito ante CONCONCRETO poniendo de presente los hechos y solicitando que se tomen medidas para cesar la infracción que se estaba cometiendo en contra de su marca tridimensional.

Frente a este particular, CONCONCRETO manifestó lo siguiente: "para el centro comercial Gran Plaza Alcaraván los recipientes ecológicos hablan sido adquiridos a ( ) AMBIENT MEDIA-ENTORNO AZUL, mientras que para los centros comerciales Gran Plaza Florencia y Gran Plaza del Sol, las canecas de basura fueron compradas a ARQUIMUEBLES S.A., empresa que, dentro de la variedad de productos que tiene para la venta cuenta con un diseño propio de canecas de basura; y que CONCONCRETO nunca entregó especificaciones técnicas para su elaboración, simplemente eligió uno de los productos que ellos ofrecen en el mercado". 2.8.

En la demanda se indicó que AMBIENT no sólo solicitó información adicional a CONCONCRETO, sino que continuó con las averiguaciones, concluyendo: (i) que la infracción se cometió adicionalmente en otros Centros Comerciales GRAN PLAZA; (ii) que los "recipientes ecológicos" del centro comercial GRAN PLAZA ALCARAVÁN no correspondían a los que fueron objeto de venta por parte de AMBIENT; y (iii), que en varios Supermercados EURO se estaba haciendo uso de su "marca tridimensional'. 2.9.

En el mes de septiembre de 2014, CIUDADELA LAURELES solicitó una cotización a ARQUIMUEBLES, consistente en unos "recipientes ecológicos", y como primera opción les fue entregada una foto de la "marca tridimensional' de AMBIENT. D 2.1O. El 28 de enero de 2015, AMBIENT interpuso demanda por infracción a sus derechos de propiedad industrial contra ARQUIMUEBLES, solicitando: i) que se declare que ARQUIMUEBLES violó sus derechos; ii) que se ordene al demandado de abstenerse de continuar con los actos violatorios de los derechos derivados del registro de marca; iii) que se ordene al demandado retirar de los circuitos comerciales los productos comercializados en contravia del registro de marcas, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales; iv) que se prohíba la comercialización de productos con su marca tridimensional, así como la exportación; v) que se condene a la demandada a pagar los perjuicios económicos causados. 2.11.

El 25 de mayo de 2015, el Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de República de Colombia, mediante Auto 3611 O, y ordenó oficia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para que emita Interpretación Prejudicial. 3 PROCESO 310-IP-2015 GACETA OFICIAL 3. 28/04/2017 5 de 59 Argumentos de la demanda interpuesta por AMBIENT: 3.1.

Indicó que la comercialización de los productos alusivos a su "marca tridimensional', sin que hubiese mediado una compraventa de los mismos o su respectiva autorización o licencia para su uso, le está ocasionando serios perjuicios económicos. 3.2. Sostuvo que la infracción de sus derechos de propiedad industrial vulneró los Artículos 154, 155 y 156 de la Decisión 486. 4.

Argumentos de la contestación presentada por ARQUIMUEBLES: 4.1. Argumentó que al consultar la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio, se encuentra que el titular de la marca ENTORNO AZUL (Clase 35), es el señor JUAN FELIPE OSPINA LONDOÑO y no AMBIENT. 4.2. Sostuvo que no ha vulnerado los derechos de propiedad industrial de la demandante.

Debe tenerse en cuenta que para la fecha en que se estableció la relación comercial con AMBIENT, ARQUIMUEBLES ya fabricaba una amplia gama de basureros de diferentes formas y materiales, entre ellos su diseño de "basurero triple" prácticamente idéntico al que posteriormente entregara a AMBIENT. 4.3. Manifestó que el monopolio de una marca tridimensional se limita sólo a los productos protegidos por la marca; sin embargo, esto no quiere decir que el mismo se pueda extender sobre las formas necesarias o tradicionales, pues la forma siempre participará del producto porque es una cualidad esencial de él. Por lo tanto, la demandada simplemente está haciendo uso de elementos genéricos, usuales, comunes y necesarios para la fabricación de este tipo de productos (canecas de basura), contemplados en la Clase 6 de la Clasificación Internacional de Niza.

En consecuencia, la demandante deberá soportar la coexistencia en el mercado de signos similares. 4.4. Adicionó que para que la demandante pudiera reclamar una posible infracción a sus derechos de propiedad industrial, tendría que utilizar una forma "no usual' del producto para identificarse en el mercado y/o probar, de paso, que ARQUIMUEBLES utilizó este elemento como marca para identificar productos de la Clase 6 de la Clasificación internacional.

Por lo tanto, señala que en el caso sub examine la demandante se ha limitado a esgrimir meras afirmaciones carentes de sustento, ya que los elementos que aporta como "supuestas pruebas" desconocen los principios de necesidad, eficacia y conducencia, implícitos en el deber probatorio que le asiste. 4 PROCESO 310-IP-2015 GACETA OFICIAL 28/04/2017 6 de 59 4.5.

Indicó que la distintividad del signo registrado a favor de la demandante es "mlnima" por la forma usual del producto, lo cual deriva inmediatamente en que el consumidor no asocie la "caneca metálica" con un origen empresarial determinado. Por lo tanto, estamos en presencia de un signo débil, que se encuentra protegido solamente contra la imitación total del mismo.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS El consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 literal g), 155 literales a) y d) y 156 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Delimitó su solicitud de la siguiente manera: "(i) Qué es una marca tridimensional? (ii) Cómo se puede entender el uso a titulo de marca de una marca tridimensional? (iii) Cómo se configura la infracción de una marca tridimensional? (iv) Si es concedido el registro de una marca tridimensional que representa la forma de un producto, quiere ello decir que nadie más en el mercado puede vender ese producto por estar infringiendo la marca tridimensional protegida? (v) La protección que se concede a una marca tridimensional se puede extender sobre las formas necesarias, usuales o tradicionales de un producto? (vi) Con la simple colocación de una marca tridimensional registrada en la presentación de un producto, en cualquier forma que ello tenga lugar, se constituye un uso a titulo de marca de ese signo en los términos del Articulo 156 de la Decisión 486 de 2000? La respuesta es la misma si, además de la marca cuyo uso se trata de establecer, en el conjunto de la presentación del producto se emplea de manera preponderante otra marca registra? (Articulo 156 de la Decisión)".

Se hará la Interpretación solicitada, salvo del Artículo 135 literal g), ya que no se está resolviendo un asunto de irregistrabilidad sino de infracción. De oficio, se interpretarán los Artículos 134 literal f) toda vez que contiene el concepto de marca y el 154 que se refiere al alcance del derecho de uso exclusivo en una marca registrada, los dos de la Decisión 486 3• 3 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.­ ( ) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: ( ) f) la forma de los productos, sus envases o envolturas: ( ) Articulo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. 5 PROCESO 310-IP-2015 GACETA OFICIAL 28/04/2017 7 de 59 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 4.

La marca tridimensional. Características. El derecho al uso exclusivo de la marca. Acción por infracción de derechos de propiedad industrial por usar o colocar un signo idéntico o similar a una marca registrada. Comparación entre signos tridimensionales. Las marcas débiles y la infracción de los derechos de propiedad industrial. Respuesta a las preguntas del consultante.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La marca tridimensional. Características 3. 1.1. Como en el proceso interno se discute la infracción sobre una marca tridimensional, se abordará el tema propuesto, reiterando los antecedentes jurisprudenciales adoptados por el Tribunal. 4 1.2. La marca tridimensional es la que ocupa las tres dimensiones en el espacio, es decir, se trata de un cuerpo provisto de volumen y perceptible no sólo por el sentido de vista sino también por el tacto.

Dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases o envolturas, de conformidad con lo previsto en el Artículo 134 literal f)s. 1.3. Las marcas tridimensionales tienen una gran importancia en el mercado, ya que generan gran recordación en el público consumidor y, en consecuencia, le permiten diferenciar claramente los productos que desea adquirir.

Además, tiene por objeto influir en la conciencia del (...) Articulo 155.- El registro de una marca confiere a su titular et derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (... ) a) ( ) d) ( ) 4 s aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; Articulo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. Se pueden consultar las Interpretaciones Prejudiciales 33-IP-2005 de 25 de mayo de 2005; 87IP-2010 de 11 de noviembre de 2010; y 163-IP-2013 de 2 de octubre de 2013.

Un signo tridimensional puede ser registrado como marca si cumple los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con el Articulo 134. 6 PROCESO 310-IP-2015 GACETA OFICIAL 28/04/2017 8 de 59 consumidor para que se decida a adquirir el producto, ya el envase u otro tipo de formas penetran y permanecen en su mente. 1.4.

El etiquetado que lleva impreso el producto no hace parte de la forma externa a registrar como marca tridimensional, ya que esta clase de signos básicamente se compone de una forma con volumen, sin que pueda alegarse como factor de distintividad la etiqueta impresa. 1.5. Es muy importante advertir que las formas comunes no pueden ser registrables como marcas tridimensionales, pero los elementos de uso común podrían hacer parte de dichos signos si se presentan con otros elementos que le otorguen distintividad al conjunto marcario, teniendo en cuenta lo expresado en el punto 3 de la presente providencia. 2.

El derecho al uso exclusivo de la marca. Acción por infracción de derechos de propiedad industrial por usar o colocar un signo idéntico o similar a una marca registrada. Comparación entre signos tridimensionales 2.1. En el procedimiento administrativo interno se ventiló una denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial6. Como quiera que se argumentó que el demandado supuestamente, sin autorización, se encuentra comercializando su marca tridimensional, se abordará el tema planteado siguiendo la linea jurisprudencia( que el Tribunal ha trazado sobre la materia7• 2.2.

El Articulo 154 de la Decisión 486 establece el "principio registra!" en el campo del derecho de marcas. Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo de registro, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. 2.3. Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.

De conformidad con lo anterior, se dice que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: 2.3.1. 6 7 Positiva (ius utendi): es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. El instrumento procesal que prevé el régimen comunitario para realizar el ius prohibendi en el ámbito marcarlo, es la acción por infracción de tos derechos de propiedad industrial, que se encuentran regulada en el Titulo XV de la Decisión 486.

Mediante esta herramienta se investigan las conductas infractoras atrás analizadas Se destacan las Interpretaciones Prejudiciales del 25 de febrero de 2016 dentro del Proceso 2631P-2015; y de 19 de mayo de 2016 en el Proceso 367-lP-2015. 7 PROCESO 310-IP-2015 GACETA OFICIAL 2.3.2. 28/04/2017 9 de 59 Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registra! o en el campo del mercado. a) En el campo registra!: el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible o asociable. b) En el campo del mercado: el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. 2.4.

El Articulo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de derechos de marcas, es de especial interés el comportamiento determinado en los literales a) y d) del mencionado articulo, ya que alli se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, por un lado, identifique los mismos productos mediante la aplicación de un signo idéntico o similar y, por otro, que utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor respectivamente. 2.5.

El literal d) del Artículo 155 es una causal general, en la medida que extiende la infracción al uso en el comercio de un signo idéntico o similar a la marca registrada, mientras que el literal a) es específica para la identificación de productos o servicios en el mercado, de confom1idad con los siguientes parámetros: 2.5.1. Elementos para calificar la conducta contenida en el literal d) del Articulo 155 de la Decisión 486: a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio.

La conducta se califica mediante el verbo "usar11 • Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas. La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. 8 PROCESO 310-IP-2015 GACETA OFICIAL 28/04/2017 10 de 59 Prevé una protección más allá del princ1p10 de especialidad.

Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. 2.5.2. b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercadoª. c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales.

Elementos para calificar la conducta contenida en el literal a) del Articulo 155 de la Decisión 486: El literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486, previamente citado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan: a) Supuesto 1: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca. b) Supuesto 11: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado.

La vinculación en este ámbito se refiere a los productos sobre los que recae el servicio, o aquellos que se utilizan para su prestación. Como ejemplos de vinculación tendríamos los siguientes: si con ocasión del servicio de limpieza se coloca el signo sobre las escobas, traperos o demás productos para prestar el servicio; o si con ocasión de la instalación de tapicería en cuero para B Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: ·1:1 riesgo de confusión es la pos;bilidad de que el consumidor a/ adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que p;ense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las man;as en connicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económ;ca n. (Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008 dentro del trámite 70-IP-2008). 9 PROCESO 310-IP-2015 GACETA OFICIAL 28/04/2017 11 de 59 autos se coloca el signo sobre dicha tapicería o sobre el automotor respectivo. c) Supuesto 111: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos, es decir, de los mencionados en los supuestos I y 11.

Llama la atención que a diferencia del literal d) del Articulo 155, donde la acción recae sobre cualquier producto o servicio, los tres supuestos mencionados tienen que ver con los mismos productos servicios que ampara la marca registrada. El siguiente cuadro resume los parámetros de operación de los supuestos9: Sujeto activo Sujeto pasivo Resumen del supuesto Usa la marca directamente sobre los mismos productos.

Marca protegida para productos aplicada sobre productos. Es titular Usa la marca sobre de una productos Supuesto marca que vinculados a los 11 distingue servicios que distingue la marca servicios. protegida. Marca protegida para servicios aplicada sobre productos. Usa la marca sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de los productos mencionados en los supuestos I y 11.

Marca protegida para productos o servicios aplicada sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamien Es titular de una Supuesto marca que 1 distingue productos. Es titular de una marca que Supuesto distingue productos 111 o servicios. 9 El cuadro fue tomado de Interpretación Prejudicial del marco del Proceso 367-IP-2015, anteriormente citada. 10 PROCESO 310-IP-2015 GACETA OFICIAL 28/04/2017 12 de 59 1 tos de productos.

El Tribunal advierte que el literal estudiado no prevé que se demuestre el riesgo de confusión o asociación en el mercado. De todas maneras, el Tribunal encuentra que se debe dar un tratamiento diferente al analizar la causal sobre signos idénticos, que al analizarla sobre signos similares o semejantes. En relación con los primeros, la acción de colocar el signo idéntico incluye de por si el riesgo de confusión en el público consumidor, mientras que en relación con los segundos sí se debe demostrar el riesgo de confusión o de asociación. 2.6.

Ahora bien, previo al análisis de la existencia de riesgo de confusión o asociación en las dos conductas de infracción estudiadas, el consultante deberá realizar la comparación entre el signo registrado como marca y el supuestamente infractor, teniendo en cuenta su naturaleza, es decir, siguiendo los parámetros para la comparación de los signos tridimensionales: 2.6.1.

Se debe excluir del cotejo las formas de uso común y necesarias en relación con los productos o servicios de los signos en conflicto, de conformidad con lo que se plasmará en el siguiente acápite. No obstante lo anterior, si la exclusión de dichos elementos llegare a reducir los signos de tal manera que hace inoperante la comparación, el cotejo deberá realizarse sin descomponer el conjunto marcario. 2.6.2.

La comparación entre marcas tridimensionales deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas, relieves, ángulos, entre otros, para establecer si los signos en conflicto no son confundibles y, de esta manera, evitar así el error en el público consumidor. 2.7. El consultante para resolver proceso interno, deberá aplicar los anteriores parámetros para establecer si ARQUIMUEBLES infringió los derechos de propiedad industrial de AMBIENT en relación con su marca tridimensional en forma de caneca para basura metálica. 11 PROCESO 310-IP-2015 GACETA OFICIAL 3. 28/04/2017 13 de 59 Las marcas débiles y la infracción de los derechos de propiedad industrial 3.1.

Como el demandado argumentó que simplemente se encuentra usando elementos genéricos, usuales, comunes y necesarios para la fabricación de canecas de basura, se abordará el tema planteado. 3.2. Los signos débiles son aquellos que tienen un bajo grado de distintividad y, por lo tanto, tienen reducido nivel de oposición. Esto quiere decir que tienen que soportar la coexistencia de signos similares en los aspectos que generan la mencionada debilidad.

Existen muchos eventos mediante los cuales un signo distintivo es considerado débil. Para el caso concreto resulta pertinente mencionar dos: 3.2.1. El signo que adquirió distintividad. En este evento se encuentra los signos que al momento de registrarse podrían haber sido catalogados como de uso común, genéricos o descriptivos, pero que por su intenso uso en el mercado adquirieron distintividad.

Si bien pueden registrarse amparados en el último párrafo del Artículo 135 de la Decisión 486, su nivel de distintividad y poder de oposición es bajo, debido a que no podría impedir que otros empresarios usen el signo de uso común, descriptivo o genérico que pudo registrar 10• 3.2.2. Los signos compuestos por formas de uso común y necesarias.

El literal c) del Artículo 135 de la Decisión 486 prohibe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, de sus envases o envoltorios. Advierte el Tribunal que en relación con estas últimas, aunque la norma no lo consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases o envoltorios de los productos.

Las formas de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos de un competidor especifico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada.

Otro tipo de formas son necesarias en relación con los productos, sus envases o envoltorios, es decir, que 10 b Sobre la distintividad adquirida se pueden consultar las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: de 6 de junio de 2007, expedida dentro del proceso 54-IP-2007, y 27 de octubre de 2015, expedida el marco del proceso 188-IP-2015. 12 PROCESO 310-IP-2015 GACETA OFICIAL 28/04/2017 14 de 59 indefectiblemente deberán usarse en el mercado.

Esta necesidad está dada porque la naturaleza del producto lo impone o porque la función del producto no permite que tenga otra forma. De conformidad con la normativa andina se clasifican en: 1) formas impuestas por la naturaleza, y 2) formas impuestas por la función del producto. Las formas impuestas por la naturaleza son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto.

Son formas que obligadamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los productos, sus envases o envoltorios. Pensemos en las formas de los productos agrícolas; las frutas y verduras tienen esas formas porque su naturaleza misma las determina. Una guayaba tiene esa forma porque sus elementos estructurales imponen su forma; no podría ser de otra manera salvo cierta mutación o manipulación externa.

Las formas impuestas por la función del producto son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto. Habría que preguntarse ¿para qué sirve el producto?, y de esta manera identificar su forma funcional. Pensemos en la figura de una llanta, en un gancho para colgar ropa, de unos alicates, o de un lápiz. Las formas ordinarias de dichos productos están soportadas en relación con su función; nadie podría imaginar un lápiz sin esa forma delgada, larga, cilíndrica, y característica del lápiz, cuyo objetivo principal es la escritura manual.

Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que formas de uso común o necesarias puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando. Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios.

El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es de uso común o necesario en una clase determinada puede no serlo así en otra; por ejemplo, la forma de una pera puede no ser necesaria para las prendas de vestir. 3.3.

En relación con las conductas contempladas en los literales a) y d) del Articulo 155 de la Decisión 486, el consultante deberá tener en cuenta si la marca tridimensional compuesta por una forma de caneca de basura es débil en los términos mencionados anteriormente, ya que esto podría 13 PROCESO 310-IP-2015 GACETA OFICIAL 28/04/2017 15 de 59 influir decisivamente en la determinación del riesgo de confusión o asociación del público consumidor. 3.4.

Si la mencionada marca está compuesta por formas de uso común o necesarias en relación con los productos de la Clase 6 de la Clasificación Internacional de Niza, quiere esto decir que su titular tendría que soportar que otros empresarios en el mercado las utilicen. No obstante lo anterior, aquello no implica que no pueda ser sujeto activo de una acción por infracción, si dadas las circunstancias concretas dicho uso pudiera generar error en el público consumidor. 3.5.

En efecto, de conformidad con las condiciones fácticas del asunto planteado, el consultante deberá evaluar la ocurrencia de la infracción a la luz de los literales a) y d) del Articulo 155, lo que implica, en ambos casos, determinar el riesgo o posible riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. 4. Respuesta a las preguntas del consultante 4.1.

¿Qué es una marca tridimensional? La respuesta a esta pregunta se encuentra en el acápite 1 de la presente Interpretación Prejudicial. 4.2. ¿Cómo se puede entender el uso a titulo de marca de una marca tridimensional? Una marca tridimensional se usa cuando se identifican en el mercado los productos para los cuales fue registrada con la marca tridimensional, es decir, cuando se venden en la forma registrada, en el envase o envoltura registrada.

De conformidad con el caso particular, el uso al que se refiere el literal d) del Artículo 155 se circunscribe a la utilización en publicidad, para identificar una actividad mercantil o un establecimiento, entre otras conductas; es decir, mediante una acción de amplio espectro. 4.3. ¿Cómo se configura la infracción de una marca tridimensional? ü La infracción de una marca tridimensional se configura al encajar en los supuestos de hecho previsto en el Artículo 155 de la Decisión 486.

Para el caso particular, son de especial interés los regulados en los literales a) y d) del mencionado artículo, tal y como se estableció en el acápite 2 de la presente providencia. 14 PROCESO 310-IP-2015 GACETA OFICIAL 28/04/2017 16 de 59 4.4. ¿Si es concedido el registro de una marca tridimensional que representa la forma de un producto, quiere ello decir que nadie más en el mercado puede vender ese producto por estar infringiendo la marca tridimensional protegida? Si se concedió el registro de una marca tridimensional que representa la forma de un producto, quiere ello decir que su titular puede impedir que un tercero use dicha marca, es decir, puede coartar que, entre otras conductas, se vendan productos con la forma que fue registrada como marca, ya que en esto radica el ius prohibendi o facultad negativa que otorga el registro marcario. 4.5.

¿La protección que se concede a una marca tridimensional se puede extender sobre las formas necesarias, usuales o tradicionales de un producto? La protección que se concede a una marca tridimensional no se puede extender sobre las formas necesarias o usuales de un producto, ya que de contenerlas seria considerada débil, tal y como se advirtió líneas arriba.

No obstante lo anterior, el titular de una marca tridimensional compuesta por formas de uso común o necesarias, puede instaurar una acción por infracción de derechos, si dadas las circunstancias concretas, el uso de una marca similar por parte de un tercero pudiese generar confusión en el público consumidor, de conformidad con lo planteado en el acápite 3 de la presente Interpretación Prejudicial. 4.6.

¿Con la simple colocación de una marca tridimensional registrada en la presentación de un producto, en cualquier forma que ello tenga lugar, se constituye un uso a título de marca de ese signo en los términos del Artículo 156 de la Decisión 486 de 2000? ¿La respuesta es la misma si, además de la marca cuyo uso se trata de establecer, en el conjunto de la presentación del producto se emplea de manera preponderante otra marca registrada? (Artículo 156 de la Decisión El supuesto previsto en el literal a) del Articulo 155 se demarcó en el punto 2.5.2. de la presente Interpretación Prejudicial.

En relación con las marcas tridimensionales, colocar sería aplicar la marca sobre los productos, servicios vinculados con los productos, o en los envases, envolturas y acondicionamientos de tales productos. Esto se puede realizar mediante fotograflas o dibujos que den cuenta de la marca tridimensional. Lo anterior quiere decir que para infringir una marca tridimensional en el marco de dicha causal, es necesario que una foto o dibujo de la marca tridimensional sea aplicada en los supuestos mencionados.

Aplicar la marca en conjunto con otra marca preponderante, no elimina la infracción marcaria. Sin embargo, se puede utilizar una marca 15 PROCESO 310-IP-2015 GACETA OFICIAL 28/04/2017 17 de 59 tridimensional registrada si se cumplen los parámetros de excepción previstos en el Artículo 157 de la Decisión 486, a saber: El titular de una marca no puede oponerse al uso informativo de la misma, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones de manera concurrente 11: Que se haga de buena fe.

La buena fe es un principio general del derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el marco de cualquier ordenamiento jurídico. En el campo del derecho de propiedad industrial, los actores del mercado deben actuar sin afectar a los titulares de los derechos intelectuales, al público consumidor y al comercio como tal; la utilización de cualquier signo distintivo, expresión, palabra o frase, no debe hacerse con el objetivo de causar daño o perjuicio.

De lo que se trata, entonces, es que el mercado sea transparente y se desenvuelva de manera leal. Que no sea utilizada a título de marca. Las marcas ajenas no pueden ser utilizadas a título de marca, es decir, como distintivos de productos o servicios; de lo contrario, se estaría incurriendo en una infracción de derechos de propiedad industrial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el consultante al resolver el proceso interno 2015-016520, la que deberá adoptarse al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. os Magistrados que o en el último párrafo Hugo 11 Sobre esto se puede se puede consultar la Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2005 dentro del proceso 200-IP-2014. 16 PROCESO 310-IP·2015 GACETA OFICIAL 28/04/2017 18 de 59 De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

JJIJ Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifiquese al consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 1 PROCESO 310-IP-2015 1 17 GACETA OFICIAL 28/04/2017 19 de 59 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de marzo de 2017 Proceso: 341-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima con Subespecialídad en Temas de Mercado, República del Perú. Expediente interno del Consultante: Referencia: 07161-2013-0-1801-JR-CA-25 Signos involucrados, CERVEZA ANPAY PERÚ TIERRA DE MARAVILLAS (forma tridimensional y reivindicación de colores), CERVEZA CUSQUEÑA (mixta), CERVEZA PREMIUM CUSQUEÑA (mixta), GRUPO BACKUS, y forma tridimensional.

Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 7161-2013-0/StaSECA-CSJLI-PJ, recibido el 9 de julio de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 literal a), 137,172,258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 07161-2013-0-1801-JR-CA-25.

El Auto de 19 de mayo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: GRUPO TORVISCO S.A. PROCESO 341-IP-2015 GACETA OFICIAL 28/04/2017 20 de 59 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA INDECOPI. INTELECTUAL PROPIEDAD REPÚBLICA DEL PERÚ. Demandado: Tercero Interesado: UNION DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. 2.

Hechos Relevantes: 2.1. La sociedad GRUPO TORVISCO S.A., es titular de la marca mixta CERVEZA ANPAY PERÚ TIERRA DE MARAVILLAS (forma tridimensional y se reivindican colores), para amparar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza 1, (certificado 168275). r (' � �,.,,.,., \.,.'/ -.::___:_Y 2.2. El 8 de agosto de 2011, UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A., presentó ante et INDECOPI una acción de nulidad del registro concedido, argumentando confusión con sus marcas: 2.2.1.

Mixta CERVEZA CUSQUEÑA, registrada bajo el certificado 95062 para amparar los siguientes productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza: "Cervezas, aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas". ·cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; síropes y otras preparaciones para elaborar bebidas• 2 PROCESO 341-IP-2015 GACETA OFICIAL 28/04/2017 21 de 59 2.2.2.

Mixta CERVEZA PREMIUM CUSQUEÑA, registrada bajo el Certificado 134387 para amparar los siguientes productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza: "Cerveza". 2.2.3. Tridimensional de forma de botella, registrada bajo el Certificado 67939 para amparar los siguientes productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza: "cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólic�s; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas".

2.2.4. GRUPO BACKUS (forma tridimensional), registrada bajo el Certificado 132408, para amparar el siguiente producto de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza: "Cerveza". 3 PROCESO 341-IP-2015 GACETA OFICIAL 2.2.5. 28/04/2017 22 de 59 También argumentó que el registro se solicitó de mala fe y para cometer un acto de competencia desleal. 2.3.

El 2 de mayo de 2012, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Resolución 1461-2012/CSD-INDECOPI, declaró fundada la acción de nulidad interpuesta. 4 () PROCESO 341-IP-2015 GACETA OFICIAL 28/04/2017 23 de 59 2.4. El 28 de mayo de 2012, GRUPO TORVISCO S.A. presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 2.5.

El 29 de mayo de 2013, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución 1821-2013/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto administrativo impugnado. 2.6. El 5 de septiembre de 2013, la sociedad GRUPO TORVISCO S.A., interpuso demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo. 2.7.

El 12 de enero de 2015, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Seis declaró infundada la demanda. 2.8. El 23 de enero de 2015, GRUPO TORVISCO S.A., presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. 2.9.

El 9 de junio de 2015, mediante Resolución Número 3 la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, dispuso la suspensión del proceso a efectos de solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la Demanda presentada por GRUPO TORVISCO S.A. 3.1. Los signos en conflicto no son confundibles. Presentan relevantes diferencias tanto en el aspecto denominativo como en el figurativo (toro, alto relieve, líneas de nazca, forma tridimensional, etc.). 3.2. Los elementos relevantes de los signos en conflicto son ANPAY y CUSQUEÑA. La palabra cerveza es genérica y de uso común. 3.3.

El signo solicitado pertenece a una familia de marcas cuyo distintivo principal es ANPAY. 3.4. Los elementos de forma y color de las marcas CUSQUEÑA son utilizados por varios empresarios en el mercado. 3.5. No hay prueba que demuestre la mala fe al solicitar el registro de la marca mixta CERVEZA ANPAY PERÚ TIERRA DE MARAVILLAS. 3.6. La resolución del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, no se encuentra debidamente motivada. s PROCESO 341-IP-2015 GACETA OFICIAL 4. 28/04/2017 24 de 59 Argumentos de la contestación presentada por el INDECOPI: 4.1.

Los signos confrontados son confundibles. Presentan características similares, especialmente en la configuración y distribución de sus elementos denominativos, figurativos y cromáticos. 4.2. Existen suficientes evidencias que demuestran que la marca se solicitó para perjudicar a la sociedad UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A., asi como para aprovecharse indebidamente de su reputación. 4.3.

La resolución expedida sí se encuentra debidamente motivada. 5. Por parte de la UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.: 5.1. La demandante tenía conocimiento de la existencia en el mercado y presencia relevante de las marcas CUSQUEÑA. No es casualidad que haya reproducido los elementos denominativos, figurativos y cromáticos de las marcas de la cerveza CUSQUEÑA. La marca se solicitó de mala fe. 5.2.

La marca CUSQUEÑA es notoria. Su forma de presentación tiene una extensa difusión y comercialización. 5.3. El trade dress de la presentación de la botella y etiqueta CUSQUEÑA ha sido replicado por la demandante en su totalidad. 6. Fundamentos de la Sentencia de Primera Instancia 6.1. El Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Seis del 12 de enero de 2015, declaró infundada la demanda, argumentando que: "(... ) en el examen realizado se ha determinado que los signos en cotejo, por la distribución de los colores, su forma, su configuración y elementos, si son semejantes.

Entonces la marca conformada por la denominación ANPA Y tierra de maravillas, en conjunto con sus demás signos, es susceptible de producir riesgo de confusión. "(...) Con relación a la mala fe invocada (... ) en el presente caso se ha demostrado que la presentación de las botellas tanto de ANPA Y y CUSQUEÑA son muy similares ya que no solo presentan semejanzas (de la etiquetas sino también de los elementos característicos de los signos confrontados) ( ) por lo que se llega a la conclusión de que el demandante (Grupo Torvisco S.A.) al haber querido registrar una marca con una presentación muy similar a una ya existente teniendo en cuenta que la configuración de los elementos gráficos, colores y figuras es la utilizada por CUSQUEÑA y que no fue realizada de manera casual y que por el contrario se podrfa haber querido beneficiar indebidamente de la reputación que 6 PROCESO 341-IP-2015 GACETA OFICIAL 28/04/2017 25 de 59 tiene la marca CUSQUEÑA, Jo cual resultaría ser un comportamiento contrario a la buena fe ( ) ·: 7.

Argumentos del Recurso de Apelación 7.1. En el escrito de recurso de apelación se reiteraron los argumentos expuestos en la demanda. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136, literal a), 137, 172, 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se procederá a la interpretación solicitada.

Asimismo, se interpretará de oficio los Artfculos 135 literal f), 136 literal h), 224, 226, 228 y 230 ibídem, por ser pertinentes para el caso sometido a conocimiento de este Tribunal. 2 2 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 'Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:( ) ( ) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del f) producto o servicio de que se trate;

( ) Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio aíeclafa indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( ) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se apllque el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese te,cero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo: o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Articulo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga Indicios razonables que le permitan Inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facitllaf o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro. ( ) Articulo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los Articulos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el Articulo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro Impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación Interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. h) ( ) Articulo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pals Miembro por et sector pertinente, Independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido".

( ) Articulo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, Imitación, traducción o 7 PROCESO 341-IP-2015 GACETA OFICIAL 28/04/2017 26 de 59 La Corte consultante realizó las siguientes preguntas: transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimlenlOs, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus estableclmlenlos, a) actividades, productos o servicios; daño económico o comercial injusto al lllular del signo por razón de una dilución de la fuerza b) distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. e) El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos·.

( ) Articulo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se lomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pais Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pais b) Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; el valor de toda Inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, d) actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pafs Miembro en el que se pretende la protección; el grado de distintividad Inherente o adquirida del signo: f) el valor contable del signo como activo empresarial; g) el volumen de pedidos de personas Interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo h) en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el Ulular del signo en el Pals Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distinlivo en el País Miembro o en el extranjero·.

( ) Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) tas personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique: o, los circulas empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, c) productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores·. TITULO XVI DE LA COMPETENCIA DESLEAL VINCULADA A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL CAPITULO 1 De los Actos de Competencia Desleal '( ) Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y practicas honestos·.

Articulo 259.- Constiluyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los produclOs o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, e) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al publico a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la apUlud en el empleo o la cantidad de los productos".

( r. 8 PROCESO 341-IP-2015 GACETA OFICIAL 28/04/2017 27 de 59 "Con el objetivo de resolver la controversia surgida en torno a /os criterios que deben considerarse para efectuar el examen comparativo entre marcas que comprenden en su estructura formas tridimensionales; así como para determinar la existencia de actos de competencia desleal que acarreen la nulidad del registro marcaría cuestionado.

Por tal razón, se deberá pronunciar el tribunal por: 1. "¿ Cuáles son los criterios que deben ser utilizados para realizar el examen comparativo entre una marca del producto conformada por una etiqueta y forma tridimensional y una marca formada únicamente por una etiqueta? 2. ¿ Qué hechos deben ser acreditados para determinar que se actuó de mala fe al solicitar el registro de una marca?" C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 7. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta. La figura tridimensional. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras genéricas. La marca notoriamente conocida. Su protección y prueba. El registro de marca solicitado de mala fe.

La solicitud de registro de marcas para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Competencia desleal por confusión (protección del trade dress) y aprovechamiento de la reputación ajena. Respuesta a las preguntas de la Consultante. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrreglstrabilidad de un signo por identidad o similitud.

Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos 2. 3. 4. 5. 6. 1.1. Como en el proceso interno se ha discutido si el signo CERVEZA ANPAY PERÚ TIERRA DE MARAVILLAS (forma tridimensional y reivindicación de colores) es confundible con las marcas CERVEZA CUSQUEÑA, CERVEZA PREMIUM CUSQUEÑA, GRUPO BACKUS, y forma tridimensional, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina3, que establece: ''Articulo 136.-No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 3 Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 55-IP-2013, del 8 de mayo de 2013; y 11.J.IP-2013 del 29 de agosto de 2013. 9 PROCESO 341-IP-2015 GACETA OFICIAL a) 28/04/2017 28 de 59 sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )". 1.2. El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios, conforme se desprende de la disposición que se analiza. 1.3.

De ahí que la norma prohiba el acceso al registro de algún signo idéntico4 o semejante5 a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo careceria de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida tendría capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca. 1.4.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro y, el segundo, cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. 1.5. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.6.

Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta Interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 4 5 Los signos Idénticos son aquellos que son absolutamente iguales.

Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conHlcto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolulamente Iguales, pero comparten rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarias o Insignificantes, que podrían pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 10 ó PROCESO 341-lP-2015 GACETA OFICIAL 28/04/2017 29 de 59 1.6.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica. vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 1. 7. Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de estos factores, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con la marca o que se pretendan amparar, y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal. 1.8.

En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos6: 8 1.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.8.2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, ya que lo hará en momentos diferentes. 1.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: lnterprelaclón Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005; e lnterpretaclón Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-IP2009. 11 PROCESO 341-IP-2015 GACETA OFICIAL 1.8.4. 28/04/2017 30 de 59 Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: a) Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir esponjas abrasivas para la cocina y uso doméstico que al comprar un teléfono celular.

Para el caso particular, ya que se trata de signos que amparan productos de la Clase 32, es importante que se establezca el nivel o grado de atención del consumidor medio al enfrentarse a la escogencia de artículos como cerveza, etc.7 2. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta. La figura tridimensional 2.1.

Como la controversia informa de la presunta confusión entre la marca CERVEZA ANPAY PERÚ TIERRA DE MARAVILLAS (forma tridimensional y reivindicación de colores) con las marcas CERVEZA CUSQUEÑA, CERVEZA PREMIUM CUSQUEÑA. GRUPO BACKUS, y forma tridimensional, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que los signos mixtos se componen de un elemento denominativo que puede estar conformado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual, y de otro elemento gráfico representado por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, iconos, etc. 2.2.

Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 7 Ver Interpretación Prejudicial 411-IP-2015 de 1 de septiembre de 2016. 12 6 PROCESO 341-IP-2015 GACETA OFICIAL 2.3. 28/04/2017 31 de 59 Dentro de las marcas gráficas se encuentran las figurativas que son aquellas que se encuentran formadas por una imagen visual que evoca un concepto concreto.

El nombre que representa este concepto es también el nombre con el que es conocida la marca figurativa. En tal sentido, en las marcas figurativas se pueden distinguir tres elementos, a saber: El trazado: son las figuras o lineas del dibujo que forman el signo marcario. El concepto: es la idea que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

Los colores: si el signo reivindica colores específicos como parte del componente figurativo, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y la figura que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación entre los signos en conflicto.8 2.4. Una vez se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, se deberán tener en cuenta las siguientes reglas9 para el cotejo: 2.4.1.

Si el elemento gráfico es el preponderante, en principio no habría riesgo de confusión. Sin embargo, si resultare que el elemento característico en el signo mixto es el figurativo, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos: Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos y en la especial distribución y combinación de colores, de ser el caso, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

Entre los tres elementos de la marca figurativa -el trazado, el concepto y los colores, de ser el caso- la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos figurativos y cromáticos, en su conjunto podría suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. 2.4.2.

Si el elemento denominativo es el preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos determinadas en el acápite anterior. 2.4.3. De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo entre la marca CERVEZA ANPAY PERÚ TIERRA DE MARAVILLAS (forma tridimensional y reivindicación de colores) con las marcas CERVEZA CUSQUEÑA, para poder 8 9 Ver Interpretación Prejudicial 532-IP-2015.

Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se deslacan: lnlerpretaclón Prejudicial del 15 de agoslo de 2007 en el Proceso 84-IP-2007 y la lnlerpretación Prejudicial del 29de mayo de 2014 en el Proceso 26-IP-2014. 13 PROCESO 341-IP-2015 GACETA OFICIAL 28/04/2017 32 de 59 determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos. 2.5.

El Artículo 134, literal f), de la Decisión 486, establece que podrán constituir marca "La forma de los productos, sus envases o envolturas". Y el Articulo 138, literal b), ibídem, menciona, como uno de los requisitos que debe cumplir la solicitud de registro de un signo como marca, que se reproduzca ésta "cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color". 2.6.

La Decisión 486 distingue pues entre el signo figurativo y el tridimensional. El Tribunal ha precisado que, en el caso del signo tridimensional en sí, se trata de un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no solo por el sentido de la vista sino por el del tacto.10 En relación con este tipo de signos, provisto de volumen, el Artículo 134, literal f}, de la Decisión 486, prevé la registrabilidad como marca del signo tridimensional que constituya la forma, el envase o la envoltura del producto que pretende distinguir. 2.7.

Se entiende que el signo en referencia debe ser apto para distinguir en el mercado los productos o servicios que constituyan su objeto -aptitud distintiva que presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos-, así como ser susceptible de representación gráfica y no hallarse incurso en las prohibiciones contempladas en los Artículos 135 y 136 de la Decisión citada, sin que la naturaleza del producto o del servicio de que se trate constituya obstáculo para su registro. 2.8.

Resta advertir que no cabe derivar la distintividad del signo tridimensional de la etiqueta o de la denominación impresa en la forma, envase o envoltura que lo constituya, puesto que el etiquetado que lleva impreso el envase o la envoltura no hace parte de la forma externa a registrar como marca. 11 Importa pues que la forma, el envase o la envoltura del producto pueda distinguirse de entre otros envases (formas o envolturas) de productos idénticos o similares existentes en el comercio. 12 3.

Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras genéricas 3.1. Como en el proceso interno se discute si la palabra Cerveza es genérica, se abordará el tema en referencia con base en las pautas de Interpretación trazadas por el Tribunal al respecto.13 3.2. El creador de una marca al conformarla puede valerse de toda clase de elementos como palabras, prefijos, sufijos, raices o terminaciones, pero si lO 11 l2 ll Ver Interpretación Prejudicial 33-IP-2005 del 25 de mayo de 2005.

Ver lnterprelación Prejudicial 33-lP-2005, ya citada. Ver Interpretación Prejudicial 82-IP-2000, del 2 de marzo del 2001. Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 2015, expedida en el marco del proceso 112-IP-2015. 14 PROCESO 341-IP-2015 GACETA OFICIAL 28/04/2017 33 de 59 individualmente consideradas corresponden a denominaciones genéricas, se debe tener en cuenta que las expresiones de esta naturaleza ante todo adolecen de aptitud distintiva para cumplir con la función de la marca, y correlativamente no pueden ser objeto de monopolio o dominio alguno porque están a la libre disposición de los comerciantes o empresarios para designar o describir sus productos. 3.3.

De ahí que el literal f) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prohíba el registro de signos genéricos en tos siguientes términos: "No podrán registrarse como marcas los signos que: (...) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate': ( r 3.4.

El literal transcrito impide el registro de signos exclusivamente genéricos, pero no prohíbe que palabras o partículas de dicho carácter puedan ser registradas como marcas si se encuentran acompañadas de otros elementos que le otorguen distintividad. 3.5. La denominación genérica determina el tipo al que pertenecen los productos o servicios que identifica el signo; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

La genericidad de un signo debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate. 3.6. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. 3. 7. De todos modos, el titular de una marca que incluya palabras genéricas no puede impedir que las mismas sean utilizadas por otros empresarios y, en dichas condiciones, su marca puede llegar a ser considerada débil, porque igualmente dichas palabras o expresiones deben ser excluidas al realizar el cotejo respectivo. 3.8.

No obstante, si la exclusión de esta clase de expresiones llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, se debe hacer el cotejo teniendo en cuenta de modo excepcional dichos elementos, bajo la premisa de que el signo opositor tendría un grado de distintitividad débil, en cuyo escenario la Corte consultante deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintitividad de los signos en conflicto. 1S PROCESO 341-IP-2015 GACETA OFICIAL 3.9. 28/04/2017 34 de 59 Para finalizar el tema comprendido en este punto, los términos genéricos en una clase determinada pueden no ser así en otra.

Por vía de ejemplo. los vocablos de esta connotación para la clase de servicios mecánicos, pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. 3.1O. De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta Interpretación, la Corte consultante deberá determinar si la palabra Cerveza es genérica en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, y a continuación deberá proceder a realizar la comparación excluyéndola si la considera de dicha naturaleza, teniendo en cuenta, de ser pertinente y dependiendo del resultado de su análisis, la excepción que al respecto se consignó en el párrafo 3.8. 4.

La marca notoriamente conocida. Su protección y prueba. 4.1. Como en el proceso interno se argumentó que la marca CUSQUEÑA es notoriamente conocida en el Perú, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencia! que el Tribunal ha trazado sobre la materia. 14 Definición 4.2. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Titulo XII, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establece la regulación de los signos notoriamente conocidos.

En efecto, el Artículo 224 determina el entendimiento que debe dársele al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: "Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido'� 4.3.

De la anterior definición se pueden características: desprender las siguientes Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. El Artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes, a saber: 4.3.1. Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. 14 Se destacan las siguientes providencias: Interpretaciones Prejudiciales de 21 de mayo de 2014 dentro del Proceso 256-IP-2013, y de 30 de noviembre de 2011 en el Proceso 124-IP-2011. 16 PROCESO 341-IP-2015 GACETA OFICIAL 28/04/2017 35 de 59 4.3.2.

Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. 4.3.3. Los clrculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros.

La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. 4.4. En relación con los principios de especialidad, territorialidad, registra! y uso real y efectivo. La protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera amplia, es decir, más allá de los principios de especialidad, territorialidad, registra! y de uso real y efectivo, de la siguiente manera: 4.4.1.

En relación con el principio de especialidad: la protección del signo notorio rompe el principio de especialidad. Ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y uno notoriamente conocido, establecerá el riesgo de confusión, asociación, de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar al signo notoriamente conocido. 4.4.2.

En relación con el principio de territorialidad: La protección del signo notorio rompe el principio de territorialidad. Ello implica que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita ta protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros (Artículo 224 de la Decisión 486). 4.4.3.

En relación con el principio registra(: La protección del signo notorio rompe el principio registra!. Ello implica que no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el Pals Miembro o en el extranjero (Articulo 229, literal a) de la Decisión 486). Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. 4.4.4.

En relación con el principio de uso real y efectivo: La protección del signo notorio rompe el principio de uso real y efectivo. Ello implica que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o 17 b PROCESO 341-IP-2015 GACETA OFICIAL 28/04/2017 36 de 59 establecimientos en el Pais Miembro (Artículo 229 literal b) de la Decisión 486).

En relación con los diferentes riesgos en el mercado 4.5. La Decisión 486 protege a los signos notoriamente conocidos de los riesgos de confusión, asociación, dilución y de uso parasitario, de conformidad con los Artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), de la Decisión 486.15 Esto implica que para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestra la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos mencionados de conformidad con lo siguiente: 15 16 17 4.5.1.

En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. Para determinar este tipo de riesgo se deben aplicar las reglas para el cotejo de signos distintivos determinadas en la presente providencia. 4.5.2.

En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 4.5.3.

En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.16 4.5.4.

En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.

Esta conducta se podria presentar en relación con productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido17• Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo. "LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL".

Revista Foro No. 6, 11 semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolívar, Quilo, Ecuador. Sobre este tipo de riesgo pueden verse: MONTEAGUDO, MONTIANO, "LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA". Ed. Civilas, Madrid España, 1995. Pág. 283. Ibídem. Pág. 247. 18 PROCESO 341-IP-2015 GACETA OFICIAL 28/04/2017 37 de 59 Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. 4.6.

Resulta pertinente mencionar que basta que se configure alguno de los riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Prueba de la notoriedad 4.7. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. 4.8.

El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: "a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; e) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en Jo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, 19 PROCESO 341-IP-2015 GACETA OFICIAL 28/04/2017 38 de 59 i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pafs Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero'." En consecuencia, la notoriedad puede ser probada utilizando los anteriores factores en el marco de cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna. 4.9.

El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben esgrimir todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso.

Esto quiere decir, que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular.16 4.1 O. En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si la marca CUSQUEÑA era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud de la marca mixta CERVEZA ANPAY PERÚ TIERRA DE MARAVILLAS (forma tridimensional y se reivindican colores), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente interpretación. 5.

El registro de marca solicitado de mala fe 5.1. La empresa UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. argumentó que el registro de la marca mixta CERVEZA ANPAY PERÚ TIERRA DE MARAVILLAS (forma tridimensional y se reivindican colores) se solicitó de mala fe. En este escenario, se abordará el tema propuesto., 5.2. El segundo párrafo del Articulo 172 establece como causal de nulidad que el registro como marca se hubiese solicitado de mala fe.

Lo primero que se advierte es que cualquier conducta en el ámbito del derecho debe ser de buena fe; en este sentido, la buena fe se ha consagrado como un principio general y básico de los sistemas jurfdicos; es aquella máxima fundamental que permea todo el sistema jurldico. El ordenamiento jurídico comunitario andino no escapa de esto, así que también se encuentra montado sobre dicho principio.

El Tribunal sobre el tema ha expresado lo siguiente: 18 Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 460-IP-2015 de 7 de julio de 2016. 20 PROCESO 341-IP-2015 GACETA OFICIAL 28/04/2017 39 de 59 "El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de /os pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo /as relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de /os sujetos de derecho.

Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre lodo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno. En el régimen de marcas andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro"19 (subrayado fuera de texto). 5.3.

En cuanto a la "mala fe", este Tribunal ha establecido que para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal. 2 º 5.4. Ahora bien, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada.

Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro de marca debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos de marcas. 5.5.

La mencionada causal se encuentra abierta para que se proscriba cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento jurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinado. 21 5.6. El aprovechamiento injusto del esfuerzo y la creatividad empresarial ajena puede ser el soporte del acto de mala fe. En este escenario entra en juego todo el arrojo empresarial que conlleva posicionar una marca en el mercado, sobre todo si dicho signo tiene un alto poder de penetración y recordación. En este sentido, el ordenamiento jurfdico comunitario no puede validar que se usurpe, mediante una solicitud de registro de marca 19 2º 21 Proceso 65-IP-2004.

Marca "TAPA ROJA". Sentencia de 30 de junio de 2004. Proceso 3-IP-99. Sentencia de 14 de mayo de 1999, marca "LELLI". Existen causales de lrreglstrabilldad que están íntimamente ligadas con la mencionada causal por mala fe; una de estas es la consagrada en el Artículo 136 literal d) de la Decisión 486, que plantea la lrregistrabllldad cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el pals miembro o en el extranjero, siempre que su uso pudiera originar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

Sobre este tema se pude ver la Interpretación Prejudicial de 6 de Junio de 2012, expedida en el marco del proceso 48-IP-2012. Otra causal estrechamente ligada con la mala re es la consagrada en el Articulo 137 de la Decisión 486, que se realiza cuando se solicita el registro de marcas para perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal. 21 PROCESO 341-IP-2015 GACETA OFICIAL 28/04/2017 40 de 59 presentada de mala fe, el posicionamiento obtenido de un signo ajeno, o su valor creativo. 5. 7.

Ahora bien, el análisis que haga la Corte consultante debe partir de "indicios razonables" que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro de mala fe tenía la clara intención de aprovecharse de manera indebida del grado de recordación, posicionamiento e implantación de un signo en el mercado. Por "indicio razonable" se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de aprovechar la operatividad económica o cualquier situación de ventaja que tenga un signo en el mercado. 6.

La solicitud de registro de marcas para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Competencia desleal por confusión (protección del frade dress) y aprovechamiento de la reputación ajena

6.1. UNIÓN DE CERVECERiAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. argumentó que el registro de la marca mixta CERVEZA ANPAY PERÚ TIERRA DE MARAVILLAS (forma tridimensional y se reivindican colores) se solicitó para cometer un acto de competencia desleal. Por tanto, el Tribunal estima pertinente reiterar lo manifestado en la Interpretación Prejudicial del Proceso 66-IP-2014 del 19 de junio de 2014. 6.2.

La Decisión 486, en lo referente a los actos de competencia desleal enuncia que: "( ) Artículo 258: Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Artículo 259: Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) b) c) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos." 22 PROCESO 341-lP-2015 GACETA OFICIAL 28/04/2017 41 de 59 6.3.

Para el Dr. Ricardo Antequera Parilli, "( ) la competencia desleal no tiene como bien jurídico protegido un aporte intelectual (obra, invención, marca), ni atribuye un derecho subjetivo que implique un monopolio de explotación sobre una creación determinada o un bien inmaterial autónomo, pues su regulación legal está dirigida a obtener una abstención respecto de ciertas conductas que, al atentar contra la ética comercial o industrial, lesionan, tanto al empresario honesto como a la fe pública y a los derechos del consumidor. •22 6.4.

Considerando que la afirmación de la parte actora está vinculada al eventual acto de competencia desleal por uso de un envase o presentación del producto, es importante hacer referencia en este acápite a lo relacionado a la apariencia del producto, conocido en otras legislaciones y en la doctrina como el "Trade Dress", figura que por cierto no está como tal contemplada en la Decisión 486, lo cual no le resta importancia como para que pueda ser incorporada y analizada como uno de los eventuales aspectos relacionados con la competencia desleal.

Refiriéndose a la figura del Trade Dress, el Dr. Ricardo Antequera Parilli ha mencionado que: "Las imitaciones de signos distintivos ajenos implican la posibilidad de que el fraude se cometa en relación con otros elementos, igualmente protegidos en el marco de la propiedad intelectual, concretamente en relación con el derecho de autor y/o con el derecho marcario.

En primer lugar, está el llamado "look and feel': es decir, la manera como es percibida la marca por los consumidores, especialmente por su asociación sonora o visual a un origen empresarial determinado, lo que opera a través del llamado "vestido de la marca" o ''trade dress." Y es que la apreciación visual de los dibujos, las fotografías, los mensajes comercia/es audiovisuales y otros elementos publicitarios que se utilizan para identificar a un producto o a un servicio, con el fin de asociarlos a un determinado origen empresarial o vincularlos a una cosa o a una idea o concepto determinados, conforma lo que se denominada "trade dress" de la marca, que sin perjuicio de su protección por el derecho de autor (como dibujos, fotografías, obras audiovisuales u obras de arte aplicado), es susceptible de ser atacado a través de otras prácticas ilícitas, tales como la "imitación fraudulenta': la "simulación de producto" y el "aprovechamiento parasitario".

La situación, es por supuesto, más evidente, cuando se trata de imitaciones serviles de las diferentes formas de expresión visual, con los mismos elementos conceptuales o aludiendo a las mismas cosas o ideas, ya que sin perjuicio del delito de plagio "clónico" o simulado, 22 Derecho de Aulor, Parilli Anlequera Ricardo, Servicio Aulónomo de la Propiedad lnteleclual, Dirección Nacional de Derechos de Autor, 1998, Venezuela, pág. 57. 23 PROCESO 341-IP-2015 GACETA OFICIAL 28/04/2017 42 de 59 violatorio del derecho de autor, hay una ilicitud en el marco de la protección de los signos distintivos y/o en el campo de la represión contra las prácticas empresariales deshonestas. •23 6.5.

Existen varios pronunciamientos24 en los cuales las Oficinas de los Países Miembros de la Comunidad Andina han hecho referencia a este aspecto, por lo que este Tribunal, en aplicación al caso en concreto procede a efectuar el análisis pertinente. Este Tribunal de igual manera ha hecho referencia al aspecto relacionado al Trade Dress y la competencia desleal, por lo que reiterando el análisis realizado en la Interpretación Prejudicial 234-IP-2013 podemos decir que: "En efecto, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia ha afirmado que el vestido de producto se puede proteger mediante la figura de la marca comercial tridimensional, el diseño industrial o, inclusive, la posibilidad de interponer acciones por competencia desleal derivadas de actos de engaño, de confusión y de imitación. La SIC determinó que el trade dress se puede proteger en Colombia a través de /as acciones por competencia desleal, inclusive aunque no exista una marca registrada previamente, puesto que lo que se busca es evitar que sucedan actos capaces de crear confusión por cualquier medio respecto del establecimiento, producto o actividad de un competidor!". 25 6.6.

Por otro lado, respecto de la presentación o apariencia de los productos y/o servicios en el mercado (trade dress) el INDECOPI ha señalado que "los actos de competencia desleal no involucran sólo a marcas registradas, sino también a la forma de presentación de los productos (o servicios) en el mercado (trade dress)".26 Mediante Resolución 2730-2012/CSD-INDECOPI de 17 de agosto de 2012,21 el INDECOPI señaló lo siguiente: "En efecto, la imitación es uno de los primeros supuestos de deslealtad, además de ser históricamente el más antiguo28• En ese sentido, a efectos de determinar si con el signo solicitado se pretende perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, se debe tomar en cuenta si la característica copiada o imitada en general 23 24 26 27 28 Antequera Parilll, Ricardo, El Arte Aplicado a la Industria, Revista Propiedad lnlelectual, ISSN: 13161164, Mérida Venezuela, Año V, No. 8 y 9, págs. 102,103.

Véase 1os casos de trade dress en América LaUna, citados en: Luis José Diez Canseco Núñez, "Competencia desleal y Trade dress", pp. 18-22. Disponible en web: http://www.docstoc.com/docs/121910199/Competencla-desleal-y-Trade-Dress-Luis-Jose-Diez­ Canseco TOBON FRANCO, Natalla, "La protección del lrade dress de los establecimienlos de comercio en Colombia".

Disponible en web: http://www.nataliatobon.com Criterio recogido de la Resolución 447-2002/TPI-INDECOPI de 13 de mayo de 2002, recaida en el expedienle 112398-2000. Solicitante: Banco de Crédito del Perú. Opositora: Banco Internacional del Perú S.A.A. INTERBANK. Expedlenle: 395228-2009. PORTELLANO DIEZ, Pedro. La Imitación en el Derecho de la Competencia Desleal.

Editorial Civílas 1995, Madrid, p. 262. 24 {} PROCESO 341-IP-2015 GACETA OFICIAL 28/04/2017 43 de 59 (apariencia o forma de presentación), ha adquirido en el mercado un significado especial identificando bienes, o productos o servicios. Al respecto, para determinar si la solicitante ha infringido el deber de diferenciación que le es exigible, se debe evaluar fundamentalmente que los signos, presentación y/o apariencia general de los bienes, servicios o establecimientos si corresponden a la opositora presuntamente afectada por la imitación, cuando menos cuenten con los siguientes elementos29: Se pueda identificar cuáles son los elementos o atributos particulares que constituyen la imagen o apariencia (trade dress) protegible.

Que se demuestre que la imagen o apariencia (trade dress) es distintiva en el mercado. Que se demuestre que la imagen o apariencia (trade dress) es ante todo no funcional". Otro proceso del INDECOPI que puede ser tomado como referencia fue el caso de "Scotch Brite" v. "Score White". La primera interpuso una denuncia por infracción a derechos de propiedad industrial y por actos de competencia desleal (actos de confusión y explotación de la reputación ajena), debido a las marcadas similitudes entre las etiquetas de las esponjas abrasivas que comercializaba.

Si bien el Tribunal del INDECOPI desestimó la pretensión por infracción a derechos de exclusiva puesto que las marcas eran diferentes y, por lo tanto, no generarían por si mismas riesgo de confusión; declaró fundada la acción de infracción en el extremo referido a actos de competencia desleal de la siguiente manera: "La emplazada no puede alegar desconocer ni la marca, ni la etiqueta, ni la presentación del producto esponja para cocina o paño abrasivo de la marca SCOTCH BRITE, debido a que éste es el producto precursor y líder en lo relativo a la venta de estos productos, siendo obvio que la emplazada, conocedora de la fama y prestigio de los productos SCOTCH BRITE, ha decidido explotar ilegítimamente a su favor esa reputación que Je es ajena y es por ello que imita la marca, etiqueta y trade dress del producto SCOTCH BRITE en su producto de marca SCORE WH/TE, para de esa manera vender su producto a un público que Jo adquiere en la creencia que está comprando un producto SCOTCH BRITE o un producto vinculado a él y que tiene e/ mismo origen empresaria/''3º.

En el ámbito de la Comunidad Andina, dentro del Proceso 129-IP-2006 de 4 de octubre de 2006, este Tribunal vinculó la figura de la apariencia de lO Peter K. Yu. "lntellectual Property and lníormallon Wealth: Trademark and unfair compelitlon", 2007, Estados Unidos de América, p. 327. Minnesota Mlning and Manufacturing Company v. C.M.R. del Perú ("Scotch Brite" v. ·seora White"), Resolución 858-2002!TPI-INDECOPI, Expediente 123587-2001. 25 PROCESO 341-IP-2015 GACETA OFICIAL 28/04/2017 44 de 59 producto o "vestido de producto" al ámbito de la competencia desleal de la siguiente manera: "Similar criterio al que utiliza el registrador para la inscripción a registro de marcas tridimensionales, deberá utilizarse para reconocer el derecho respecto de un diseño de envase utilizado en el mercado para un producto determinado, ya que no podrá concederse el derecho sobre un trade dress (forma o presentación de un producto en el mercado) en el ámbito de la competencia desleal, si este diseño no posee distintividad, por ser uno de forma usual.

De igual manera a como se ha mencionado en referencia a los criterios que debe observar el registrador, en materia de competencia desleal es necesario, para reconocer el derecho sobre la forma o presentación de un producto (un envase en este caso), que éste posea una forma nueva, ya sea mediante la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo conviertan en tlpico y característico, o bien, si fuera una forma común de envase, figuren en él elementos tales como grabados, estampados, viñetas y relieves, que imprima y dé el rasgo distintivo·: Dentro del Proceso 23-JP-98 de 25 de septiembre de 1998, este Tribunal recogió el criterio tomado en dos sentencias que en su estudio trae el profesor Areán Lalin: "Sin embargo, en la sentencia de 12 de abril de 1977 y al fallar el caso Fotomat Corporation v. Cochran (194 USPQ 128), el Tribunal de Distrito de Kansas sostuvo abiertamente que la configuración del quiosco de Fotomat (singularmente su tejado) tan solo de manera incidental cumplía finalidades funcionales: antes al contrario, se trataba, a su entender, de una configuración esencialmente arbitraria y distintiva que constituía una marca válida de servicios y se había convertido en el simbolo de la compañia.

En consecuencia, el Tribunal decidió que la parte demandada deberla abstenerse de utilizar en sus edificios comercia/es una estructura arquitectónica que provocase el riesgo de confusión con la estructura que constituía la marca de la demandante. Y la misma tesis fue sustentada por el Tribunal del Distrito Sur de California al resolver en la sentencia de 26 de agosto de 1980 el caso Fotomat Corporation v. Ace Corporation (208 USPQ 92).

En la misma linea se sitúan los casos relacionados con la decoración de unos restaurantes franquiciados bajo la marca "Freddie Fuddruckers·: Restaurantes que están diseñados de tal forma que los clientes puedan ver el almacenaje y la preparación de la comida, para demostrar que ésta se halla en buenas condiciones y es cuidadosamente elaborada.

A la luz de los casos Fuddruckers v. Ridgeline (ND tex 1984), Fuddruckers v. Doc's BR Others, (9th. Cir. 1987) y otros como Prufrock Ltd. /ne. v. Lasater et al. (ath. Cir. 1986) o Two Pesos, /ne. v. Taco Cabana /ne. (5th. Cir. 1991) -uno de los pocos casos de marcas que han llegado a conocimiento del Tribunal 26 PROCESO 341-IP-2015 GACETA OFICIAL 28/04/2017 45 de 59 Supremo (Sentencia de 26 de junio de 1992) desde la promulgación de la Lanhan Act-, se puede concluir que existe en los Estados Unidos una tendencia a proteger como marca la decoración de establecimientos comerciales cuando los consumidores reconocen tal decoración (el trade dress) como indicadora de una determinada procedencia empresarial, incluso aunque /os elementos individua/es de que se compone, sean comunes o funcionales » (documento citado, pp. 4 y 5).

( )". Cabe señalar que de acuerdo con la Ley de Marcas de los Estados Unidos de América (Lanham Act de 1946), las formas tridimensionales y las envolturas y envases de productos son protegibles como marcas. Dicha protección fue denominada trade dress y la misma ha alcanzado un gran desarrollo a través de la jurisprudencia emanada de sus tribunales. 31 El trade dress puede incluir rasgos del producto tales como el color, tamaño, diseño, etc. 6.7.

Por lo tanto, el trade dress consiste en la suma de los elementos decorativos y de presentación que identifican un producto o establecimiento y que por su presentación generan una percepción distintiva en la mente del consumidor. En el caso de los productos se tomará en cuenta la apariencia visual integral, referente al tamafio, forma, combinación de colores, textura, formato de letras, gráficos, modalidades de oferta, empaques. 6.8.

Los países de América Latina han optado por extender el ámbito del Derecho de Marcas a través de las marcas tridimensionales, concepto que quiebra la relación significante�significado entre la marca y producto, para poder diferenciarse de los demás agentes que concurren en el mercado (deber de diferenciación). Sin embargo, habida cuenta las limitaciones que éste ofrece, se ha promovido que se recurra a las acciones de represión de la competencia desleal.

En efecto, resulta útil aprovechar la flexibilidad brindada por las normas de represión de la competencia desleal. En la Decisión 486, el Derecho de la represión de la competencia desleal y el Derecho de Marcas no deben considerarse compartimentos estancos. Por el contrario, se encuentran estrechamente relacionados. Por un lado, en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina no se permiten los registros que se hubiesen solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal (Artículo 137 de la Decisión 486).

Asimismo, un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado, sin perjuicio de las demás disposiciones de la Decisión 486 que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro (Artículo 225 de la Decisión 486). Además, los Artículos 258 y 259 de la Decisión 486 regulan el tema de la competencia 31 Ver: Leading Case- Two Pesos lnc. vs. Taco Cabana lnc., 505 U.S. 763 (1992). 27 PROCESO 341-IP-2015 GACETA OFICIAL 28/04/2017 46 de 59 desleal vinculada a la propiedad industrial, así como el Artículo 262 de la misma normativa regula el de la competencia desleal en el ámbito de los secretos empresariales.

Finalmente, los Articulas 267, 268 y 269 de la Decisión 486 regulan las acciones por competencia desleal. 32 6.9. Por otro lado, en el Derecho de la represión de la competencia desleal no se permiten, de la misma manera, las vulneraciones a los derechos de propiedad intelectual de terceros. En efecto, la normativa andina reconoce la importancia de la protección de los derechos de exclusiva, sin embargo, este derecho tiene como contraparte un deber, el de la diferenciación. Al respecto, cabe indicar que existe un "derecho a imitar" que consiste en que un concurrente en el mercado puede lícitamente imitar las iniciativas empresariales de otro concurrente.

Sin embargo, el denominado "derecho a imitar" no puede ser ejercido por las empresas de modo irrestricto. Por el contrario, debe ser ejercido respetando los límites que el ordenamiento jurídico establece. En consecuencia, existen dos límites al derecho de imitación: primero, el deber de respetar la propiedad intelectual de terceros (derechos de autor, derechos sobre signos distintivos, derechos sobre patentes de invención, derechos sobre diseños y otros): y, segundo, un deber de diferenciación del empresario en observancia de la buena fe comercial, evitando caer en actos de competencia desleal por confusión, imitación sistemática o explotación indebida de la reputación ajena. 33 6.1 O. Por Jo tanto, en el presente caso este Tribunal considera pertinente traer a colación lo señalado en el Articulo 137 de la Decisión 486: "Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que Je permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro". 6.11.

La Corte consultante debe verificar si existen indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, dando lugar a un aprovechamiento indebido del prestigio ajeno ganado mediante el trade dress. Dentro del Proceso 51-IP-2013 de 19 de junio de 2013, este Tribunal precisó que el análisis que haga la oficina nacional competente debe partir de "indicios razonables" que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de mala fe, podría perjudicar a otro competidor en el mercado.

Por "indicio razonable" se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad 32 33 Articulo 267.- Sin perjuicio de cualquier otra acción, quien tenga legítimo interés podrá pedir a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial conforme a lo previsto en el presenle Título.

Artículo 268.- La acción por competencia desleal conforme a este Título prescribe a los dos años contados desde que se comelló por última vez el acto desleal, salvo que las normas Internas establezcan un plazo distinto. Articulo 269.· SI la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar, de oficio, las acciones por competencia desleal previstas en dicha legislación. La Resolución 1091-2005/TOC del lndecopl (caso Bembos contra Renzo's) dio lugar a este precedente de observancia obligatoria aplicable a todos los casos de actos de confusión. 28 PROCESO 341-IP-2015 GACETA OFICIAL 28/04/2017 47 de 59 de que el registro se solicitó con el ánimo de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. 6.12.

El Juez del proceso deberá analizar a profundidad aspectos como si en efecto el envase de los productos en su conjunto y analizados de manera global, guardan similitud al extremo de que el consumidor tome un producto por otro y no exista forma de diferenciarlos, considerando que cada uno guarda un elemento denominativo, figuras, trazos, formas y expresiones peculiares que deben considerarse al momento de efectuar el cotejo marcarlo y determinar si en efecto existe o no una imitación de la presentación del producto. 7.

Respuesta a las preguntas de la consultante 7.1. En cuanto a la pregunta de la Corte consultante relativa a cuáles son los criterios que deben ser utilizados para realizar el examen comparativo entre una marca conformada por una etiqueta y forma tridimensional, y una marca formada únicamente por una etiqueta, se estará a lo dispuesto en el acápite 2 de la presente Interpretación Prejudicial. 7.2.

En lo relativo a la pregunta de la consultante consistente en los hechos que deben ser acreditados para determinar que se actuó de mala fe al solicitar el registro de una marca, se estará a lo desarrollado en el acápite 5 de la presente sentencia. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 07161-2013-0-1801-JR-CA-25, la que deberá adoptar al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. l La presente Interpretación Prejudicial se firma po los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispue o en el último párrafo del Tribunal.

Articulo 90 del Estatuto �� Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGIST-[B.MJj�-- u1s Rafael Vergara Quintero MAGISTR O., Hugo R 29 PROCESO 341·1P-201S GACETA OFICIAL 28/04/2017 48 de 59 Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 341-IP-2015 30 GACETA OFICIAL 28/04/2017 49 de 59 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de marzo de 2017 Proceso 298-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante 2011-00281 SUPERCOCO Referencia Marca involucrada Renovación Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac (mixta).

VISTOS El Oficio 2522 del 3 de junio de 2016, recibido vía correo electrónico el 7 de junio de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 98 de la Decisión 344, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno 2011-00281; y, El Auto del 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante C.I. Super De Alimentos S.A. Demandado Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia 1 b Proceso 29B-IP 2016 4 GACETA OFICIAL 2. 28/04/2017 50 de 59 Hechos relevantes 2.1. Con fecha 28 de agosto de 1992, la sociedad C.I. SUPER DE ALIMENTOS S.A. (en adelante, SUPER DE ALIMENTOS) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC), el registro de la marca SUPERCOCO (mixta), para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza1 • SUPtNC�or SUP�c-aelf SUPllcec�/ SUi?Ei>� _SUPER�,cf $Ui'tNCorq·· SUi'ERtocqf 2.2.

La solicitud antes referida fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N º 3322. 2.3. Contra la solicitud de registro de la marca SUPERCOCO, la empresa Industrias Alimenticias Noel S.A. presentó oposición3, sobre la base de la marca CHOCOCO (denominativa). 2.4. Mediante Resolución 18538 de fecha 29 de abril de 1994, la División de Signos Distintivos de la SIC, declaró infundada la oposición interpuesta por Industrias Alimenticias Noel S.A. y concedió a favor de SUPER DE ALIMENTOS el registro de la marca SUPERCOCO (mixta), para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.5.

Contra la Resolución antes referida, el opositor Industrias Alimenticias Noel S.A. presentó apelación4. 2.6. Mediante Resolución 1994 de fecha 1 de julio de 1998 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, confirmó la Resolución 18538. Del expediente no se verifica el detalle de los productos que distingue la marca SUPERCOCO (mixta), Inscrita bajo Certificado 214187. 2 Del expediente interno no se verifica la fecha de la publicación. 3 Del expediente interno no se verifica la fecha de oposición. 4 Del expediente interno no se verifica la fecha de presentación de apelación. 2 Proceso 298-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 51 de 59 2.7.

El 24 de junio de 2008, SUPER DE ALIMENTOS solicitó la revocatoria parcial de la Resolución 18538, toda vez que, consideró que debía de ajustarse la fecha de otorgamiento de vigencia del registro de su marca SUPERCOCO, a la fecha del último pronunciamiento emitido por la SIC, esto es el 1 de julio de 1998; ya que mediante la Resolución 1994 se dispuso de forma definitiva el registro de la marca solicitada. 2.8.

La solicitud de revocatoria antes referida fue denegada mediante Resolución 39285 de fecha 31 de julio de 2009, señalándose que la interpretación dada respecto a la vigencia de la marca SUPERCOCO (mixta) era ajustada a derecho. 2.9. Con fecha 25 de junio de 2008, SUPER DE ALIMENTOS solicitó a la SIC la renovación del registro de la marca SUPERCOCO (mixta), para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.10.Mediante Resolución 42989, de fecha 19 de agosto de 2010, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC resolvió negar la renovación de la marca SUPERCOCO (mixta).

2.11. SUPER DE ALIMENTOS interpuso un recurso de reposición y; en subsidio, de apelación en contra de la resolución mencionada5• 2.12. Mediante Resolución 66211, de fecha 29 de noviembre de 201 O, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC confirmó la decisión consignada en la Resolución 42989, señalando que la marca objeto de renovación estuvo vigente hasta el 29 de abril de 2004. 2.13.Con fecha 31 de marzo de 2011, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, resolvió el recurso de apelación presentado por SUPER DE ALIMENTOS, confirmando la Resolución 42989. 2.14.SUPER DE ALIMENTOS presentó contra la SIC una demanda ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 6, a fin de que se declare la nulidad de las Resoluciones 42989, 66211 y 18529 y solicitó que se ordene a la SIC conceder la renovación del registro de la marca SUPERCOCO (mixta), inscrita a su nombre. 2.15.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió a trámite la Del expediente interno no se verifica la fecha de interposición de dicho recurso. 6 De la revisión del escrito de demanda no es posible advertir la fecha de presentación de la misma. 3 Proceso 298-IP·2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 52 de 59 demanda interpuesta por SUPER DE ALIMENTOS y dispuso notificar a la SIC.7 2.16.

El 30 de marzo de 2016, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la demanda de SUPER DE ALIMENTOS 3.1. La demandante señala que en el presente caso se está vulnerando el Articulo 98 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, puesto que de acuerdo a dicho artículo el registro de la marca y su consecuente protección se obtiene desde el momento en que es concedida.

En ese sentido, la SIC incurrió en un error al declarar la caducidad de la marca SUPERCOCO (mixta), por una indebida interpretación de la norma. 3.2. La SIC debe tener como fecha para la vigencia del registro de la marca SUPERCOCO (mixta), la fecha que corresponde a la resolución que agotó la vía gubernativa y otorgó firmeza al acto administrativo de concesión; y no la fecha de la resolución inicial que concedió la marca, puesto que en tal momento ese acto administrativo no se encontraba firme. 4.

Argumentos de la contestación de la SIC 4.1. Los argumentos de la demandante carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen. 4.2. El Articulo 98 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en idénticos términos que el Artículo 152 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, señala que la duración de la marca se cuenta desde la expedición misma del acto de concesión del registro y no desde la ejecutoria del mismo. 4.3.

La jurisprudencia indica que una marca tendrá la duración fijada por la norma bajo cuyo imperio fue concedida u otorgada, a menos que una disposición posterior estableciera expresamente lo contrario, dejando a salvo los derechos legítimamente adquiridos al amparo de la normativa derogada. Asimismo, la jurisprudencia señala que la fecha a partir de la cual se cuenta el plazo de duración de una marca, es la del acto de otorgamiento de la misma. 4.4.

La marca SUPERCOCO (mixta) estuvo vigente desde el 29 de abril de 1994, fecha en la cual se concedió el registro marcario, hasta el 29 de abril de 2004, siendo que su renovación se solicitó el 25 de junio de 2008, 7 Cabe señalar que de la revisión de la copla del admlsorio no es posible verificar con certeza la fecha de emisión del mismo. 4 Proceso 298-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 53 de 59 esio es, fuera del plazo establecido por el Articulo 153 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. 4.5.

La actuación de la División de Signos Distintivos de la SIC, al negar la solicitud de renovación de la marca SUPERCOCO (mixta), fue conforme a derecho. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Articulo 98 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena8; sin embargo, se ha verificado que dicha norma no resulta aplicable al presente caso puesto que la renovación de la marca SUPERCOCO (mixta) fue solicitada el 25 de junio de 2008, bajo la vigencia de la Decisión 486. 2.

En ese sentido, procede interpretar de oficio los Articules 152, 153 y 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina9, aplicables en virtud a lo dispuesto en la Primera Disposición Transitoria de la referida Decisión 10, toda vez que la renovación del registro de la marca 8 Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.·Artfculo 98.- El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por periodos sucesivos de diez años.· 9 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.·Articulo 152.- El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por periodos sucesivos de diez años.

Articulo 153.- El titular del registro, o quien tuviere legitimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legitimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de ta fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación. A tal efecto acompañará los comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargo correspondiente si asf lo permiten las normas internas de los paises miembros.

Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia. A efectos de la renovación no se exigirá prueba de uso de la marca y se renovará de manera automática, en los mismos términos del registro original. Sin embargo, el titular podrá reducir o limitar los productos o sef\licios indicados en el registro original.· ·Articulo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los palses miembros. • 10 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.­ MDISPOSfCIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con fa legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones apffcables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso las derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo reiativo al uso, goce, obffgacianes, licencias, renovaciones y prórrogas se apficarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplida a la fecha de su entrada en vigencia.· 5 Proceso 298-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 54 de 59 SUPERCOCO (mixta), fue solicitada el 25 de junio de 2008, bajo la vigencia de la mencionada Decisión 486.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3. Determinación de la fecha de concesión de un registro marcario. La renovación de un registro marcario. El principio de complemento indispensable. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Determinación de la fecha de concesión de un registro marcarlo 1.1. Como ya se indicó anteriormente, SUPER DE ALIMENTOS señaló que la SIC debe tener como fecha de otorgamiento del registro de la marca SUPERCOCO (mixta) la fecha que corresponde a la resolución que agotó la via gubernativa y otorgó firmeza al acto administrativo de concesión; y no la fecha de la resolución inicial que concedió la marca, puesto que en tal momento ese acto administrativo no se encontraba firme.

En ese sentido, resulta pertinente desarrollar este tema. 1.2. Como se ha visto en el acápite precedente, el Artfculo 152 de la Decisión 486 se limita a mencionar que el registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años. 1.3. Si el acto administrativo de concesión u otorgamiento del registro marcario, por parte de la autoridad (administrativa) nacional competente, no fuera impugnado, los diez años se contarían desde la notificación de dicho acto. 1.4.

Lo que corresponde determinar, a la luz del tema controvertido en el proceso interno, es desde cuándo se entiende concedido un registro marcario en tos casos en los que se ha impugnado el acto administrativo que traduce el otorgamiento o concesión del registro marcario. 1.5. La norma comunitaria andina no ha regulado cuál sería el momento en el que se concede un registro marcario cuando este acto administrativo es impugnado-en la vía administrativa-por el opositor al registro; y, no lo ha hecho porque reconoce que cada paf s tiene la potestad de regular las instancias y particularidades del respectivo procedimiento administrativo, claro está, sin violar lo establecido en la norma comunitaria. 11 1.6.

En efecto, la regulación interna de cada país puede establecer, respecto del procedimiento administrativo de registro marcario, el tipo de recursos 11 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 67-lP-2013 del B de mayo del 2013. 6 Proceso 298-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 55 de 59 (administrativos) de impugnación que se pueden interponer, si es de instancia única o de dos instancias administrativas y sobre la ejecutividad jurldica de los correspondientes actos administrativos. 1.7.

Así, por ejemplo, si respecto del procedimiento administrativo de registro marcario, la regulación nacional contempla dos instancias administrativas y la posibilidad de que el opositor pueda impugnar el acto administrativo de concesión del registro mediante el recurso de apelación o de alzada, dicha regulación, o la autoridad competente, deberá determinar si la impugnación de dicho acto se concede con o sin efecto suspensivo.

Si la impugnación se concede sin efecto suspensivo, es evidente que el registro otorgado por la primera instancia goza de eficacia jurídica, por lo que deberá ser entendido como la concesión del registro marcario a que se refiere el Articulo 152 de la Decisión 486. 1.8. En la misma linea de lo explicado en el párrafo anterior, habrá que tener en consideración si la regulación nacional, o la autoridad competente, considera que el registro marcario goza de ejecutividad jurídica solo si se trata de un acto firme en la vía administrativa. 1.9.

Por lo que, respecto a la fecha de concesión de un registro marcaría y el cómputo del plazo para presentar la solicitud de renovación, deviene en importante el reconocimiento de la competencia de los paises miembros para llevar a cabo dicha determinación. Es decir, serán los propios países miembros los que desarrollarán en su normativa interna los procedimientos y regulaciones que sean pertinentes y regulen dichos temas en virtud del principio de "complemento indispensable", ya desarrollado precedentemente, sin que estas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados o de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria. 1.1 O. En cualquier caso, y para efectos de la presente Interpretación Prejudicial, la fecha de concesión de un registro marcario en los términos del Articulo 152 de la Decisión 486 es la fecha de notificación del acto administrativo (que concede el registro marcario), que, según la legislación nacional correspondiente, goza de eficacia o ejecutividad jurídica. 2.

La renovación de un registro marcario 2.1. En vista de que en el proceso interno se discute acerca de la fecha de concesión del registro de la marca SUPERCOCO (mixta) y, en consecuencia, la fecha a partir de la cual se computa el plazo para que el titular de la mencionada marca solicite su renovación, es pertinente analizar el Articulo 152 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que regula el plazo de vigencia de una marca de la siguiente manera: 7 Proceso 298-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 56 de 59 "Articulo 152.

El registro de una marca tendrá una duración de díez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años." 2.2. Asimismo, corresponde analizar lo dispuesto en el Artículo 153 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina que prescribe lo siguiente: "Artículo 153.EI titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro.

No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación. A tal efecto acompañará los comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargo correspondiente si así lo permiten las normas internas de los países miembros.

Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia. A efectos de la renovación no se exigirá prueba de uso de la marca y se renovará de manera automática, en los mismos términos del registro original. Sin embargo, el titular podrá reducir o limitar los productos o servicios indicados en el registro original." 2.3.

Como se desprende de las disposiciones antes detalladas el registro de una marca tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión. Asimismo, seis meses antes de la expiración o hasta seis meses después de dicho plazo, el titular de la marca o legítimo interesado, si desea mantener el registro en vigencia, deberá necesariamente solicitar ante la oficina nacional competente su renovación. 2.4.

No obstante, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 153 de la Decisión 486, si el titular no solicita la renovación dentro del plazo estipulado en el Artículo 152 de la referida normativa, el registro permanece en vigencia durante un plazo de seis meses después de su vencimiento. Dentro de este tiempo el interesado podrá solicitar la renovación, siempre y cuando acompañe el comprobante de haber pagado las tasas correspondientes, si así lo dispone la legislación del país miembro respectivo.

De conformidad con lo expresado, la caducidad por falta de renovación del registro marcario sólo se produce, en realidad, seis meses después de su vencimiento. 2.5. Este Tribunal ha señalado que la concesión de la renovación dependerá sólo de la formulación en tiempo hábil de la solicitud ante la autoridad competente y de la legitimación del peticionante.

La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda únicamente una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquella habrá de limitarse a tales productos o servicios, conforme el Artfculo 153 de la Decisión 486.12 12 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 183-IP-2004 de fecha de 19 de abril de 2005. 8 Proceso 298-IP-2016 GACETA OFICIAL 3. 28/04/2017 57 de 59 El principio de complemento indispensable 3.1.

En el presente proceso, SUPER DE ALIMENTOS señaló que la SIC debe tener como fecha de otorgamiento del registro de la marca SUPERCOCO (mixta) la fecha que corresponde a la resolución que agotó la v[a gubernativa y otorgó firmeza al acto administrativo de concesión; y no la fecha de la resolución inicial que concedió la marca, puesto que en tal momento ese acto administrativo no se encontraba firme.

En ese sentido, teniendo en cuenta que el Artículo 152 de la Decisión 486 señala de manera general que "El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por periodos sucesivos de diez años'� y la referida Decisión no cuenta con un articulo especifico para determinar el supuesto previamente indicado, resulta pertinente desarrollar este tema. 3.2.

Según lo previsto en el Artículo 276 de la Decisión 486, "Los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los países miembros'� es decir, la legislación nacional de los países miembros puede suplir los vacíos de los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en la norma comunitaria. 3.3.

El principio de complemento indispensable de la normativa comunitaria consagra lo que algunos tratadistas denominan "norma de clausura" 13, según la cual se deja a la legislación de los países miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquella no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica. 3.4.

El Tribunal en reiterada jurisprudencia ha manifestado lo siguiente: "( ) la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del 'complemento indispensable' para medir hasta dónde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser 'estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen'( ) advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna /os asuntos regulados por la legislación comunitaria.

De esta manera, 'la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte i"econciliable con ella, si bien na queda propiamente derogada, dejará de aplicarse 13 NAVARRO, Pablo E. Normas permisivas y clausura de los sistemas normativos. En: Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). /SONOMIA - Revista de Teorla y Filosofía del Derecho.

Número 34, Abril 2011, pp. 109-139. Disponible: hllp://www.isonomia.itam.mx/docs/isonomia34/lsono 345.pdf (Consulta: 21 de febrero ��n 9 Proceso 298-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 58 de 59 automáticamente, bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista'". ' 4 3.5. En este marco, ha establecido que no son aplicables las normas de derecho interno que sean contrarias al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria andina. 3.6.

Asimismo, el Tribunal, sobre el tema, ha expresado que "no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de ague//as". 15 3.7. Es decir, los países miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.

Así, las normas internas que los países emitan en virtud del principio de complemento indispensable no podrán modificar o ampliar los plazos establecidos en la norma comunitaria, sino que estas podrían realizar precisiones a efectos de un correcto cómputo de los mismos. 3.8. No obstante lo anterior, cuando la norma comunitaria deja a responsabilidad de los países miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquella, en aplicación del principio de complemento indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tates implementaciones, sin que estas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinian aspectos esenciales por él regulados de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria. 16 En ese sentido, en el presente caso se deberá analizar lo que la legislación nacional ha establecido sobre la materia para que conjuntamente con lo previsto en el Artículo 152 de la Decisión 486 se pueda establecer el momento desde el cual debe contarse el plazo de prescripción de la marca en cuestión. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno Proceso Interno 2011-00281, la que 14 Ver lnlerprelación Prejudicial recaída en el Proceso 12g.1p.2012 de fecha de 25 de abril de 2013, citando al Proceso 121-IP-2004. 15 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 111-IP-2014 de fecha de 23 de septiembre de 2014. 16 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 142-IP-2015 del 24 de agosto del año 2015 y Proceso 67-IP-2013 del B de mayo del 2013. 10 Proceso 298-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 59 de 59 deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto. la presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

¡ I � Cecilia l isa Ayllón Quinteros MAGISTRADA luis Rafael Vergara Quintero MAGIS ADO./ Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. �f � Cecilia luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 11