PROCESO: 310-IP-2015 — Comunidad Andina

6 Z PROCESO 310-1P-2015 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de marzo de 2017 Proceso: 310-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Expediente interno del Consultante: 2015-016520 Referencia: Infracción de Derechos de Propiedad Industrial. Marca Tridimensional. Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 1003-153, del 4 de junio de 2015 recibido en este Tribunal el 25 de junio de 2015, mediante el cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 literal g), 155 literales a) y d) y 156 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de resolver el Proceso Interno 2015-016520; y, El Auto de 27 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: AMBIENT MEDIA S.A.S. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. PROCESO 310-IP-2015 Demandado: ARQUIMUEBLES S.A. Hechos Relevantes: La sociedad AMBIENT MEDIA S.A.S. (en adelante, AMBIENT), a través de su marca ENTORNO AZUL, actúa como una agencia promocional que crea estrategias de comunicación alternativa en espacios como centros comerciales, hoteles, restaurantes y bares, por medio de patrocinio de elementos de dotación y amueblamiento de uso cotidiano, comprometidos con el medio ambiente.

El 21 de noviembre de 2011, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 67907, concedió a AMBIENT el registro de la marca tridimensional consistente en una “caneca para la basura metálica, recipiente semicircular de 2 bocas”, para amparar productos de la clase 6* de la Clasificación Internacional de Niza.? Entre los años 2010 y 2012, AMBIENT contrató con ARQUIMUEBLES S.A. (en adelante, ARQUIMUEBLES,), la fabricación de varios puntos y recipientes ecológicos para diferentes clientes, entre ellos recipientes ecológicos alusivos a la “marca tridimensional” otorgada mediante Resolución 67907.

ARQUIMUEBLES acordó una cláusula de confidencialidad. En el año 2012, ARQUIMUEBLES solicitó a AMBIENT permiso para realizar un negocio con COLCAFÉ, cuyo objetivo era el de comercializar los recipientes ecológicos alusivos a la "marca tridimensionaf comentada. Esta fue la única vez que se autorizó a ARQUIMUEBLE para usar el recipiente. El 28 de enero de 2013, por solicitud de CONCONCRETO S.A. (en adelante, CONCONCRETO), AMBIENT envió una cotización del “recipiente semicircular de dos bocas con tapa”, para ser usado en los centros comerciales GRAN PLAZA DEL SOL y GRAN PLAZA FLORENCIA, construidos y administrados por la referida sociedad.

La negociación nunca se cerró porque no se aceptó la oferta. En el mes de marzo de 2014, AMBIENT tuvo conocimiento de cierta publicidad del centro comercial GRAN PLAZA FLORENCIA, en la cual, como parte de una “campaña para reciclar”, se muestran los recipientes ecológicos alusivos a su marca tridimensional. Ante esto procedió a la búsqueda en las páginas de Facebook de los Centros Comerciales GRAN PLAZA, encontrándose que en dos (2) de sus establecimientos, además del que lo llevó a realizar su investigación, se están usando sus Artículos metálicos para envasar, recipientes metálicos.

Una vez analizados los documentos remitidos por el consultante no se encontró el gráfico de la marca registrada ni el número del certificado. 2.7. 2.8. 2.9. PROCESO 310-1P-2015 “recipientes ecológicos” sin haberlos adquirido y/o haber obtenido la respectiva autorización o licencia. El 18 de marzo de 2014, AMBIENT radicó un escrito ante CONCONCRETO poniendo de presente los hechos y solicitando que se tomen medidas para cesar la infracción que se estaba cometiendo en contra de su marca tridimensional.

Frente a este particular, CONCONCRETO manifestó lo siguiente: “para el centro comercial Gran Plaza Alcaraván los recipientes ecológicos habían sido adquiridos a ( ) AMBIENT MEDIA-ENTORNO AZUL, mientras que para los centros comerciales Gran Plaza Florencia y Gran Plaza del Sol, las canecas de basura fueron compradas a ARQUIMUEBLES S.A., empresa que, dentro de la variedad de productos que tiene para la venta cuenta con un diseño propio de canecas de basura; y que CONCONCRETO nunca entregó especificaciones técnicas para su elaboración, simplemente eligió uno de los productos que ellos ofrecen en el mercado".

En la demanda se indicó que AMBIENT no sólo solicitó información adicional a CONCONCRETO, sino que continuó con las averiguaciones, concluyendo: (i) que la infracción se cometió adicionalmente en otros Centros Comerciales GRAN PLAZA; (ii) que los “recipientes ecológicos" del centro comercial GRAN PLAZA ALCARAVAÁN no correspondían a los que fueron objeto de venta por parte de AMBIENT, y (ii), que en varios Supermercados EURO se estaba haciendo uso de su “marca tridimensional".

En el mes de septiembre de 2014, CIUDADELA LAURELES solicitó una cotización a ARQUIMUEBLES, consistente en unos “recipientes ecológicos”, y como primera opción les fue entregada una foto de la “marca tridimensionaf' de AMBIENT. 2.10. El 28 de enero de 2015, AMBIENT interpuso demanda por infracción a 2.11. sus derechos de propiedad industrial contra ARQUIMUEBLES, solicitando: i) que se declare que ARQUIMUEBLES violó sus derechos; li) que se ordene al demandado de abstenerse de continuar con los actos violatorios de los derechos derivados del registro de marca; ii) que se ordene al demandado retirar de los circuitos comerciales los productos comercializados en contravía del registro de marcas, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales; iv) que se prohiba la comercialización de productos con su marca tridimensional, así como la exportación; v) que se condene a la demandada a pagar los perjuicios económicos causados.

El 25 de mayo de 2015, el Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de República de Colombia, mediante Auto 36110, y ordenó oficia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para que emita Interpretación Prejudicial. PROCESO 310-1P-2015 3.

Argumentos de la demanda interpuesta por AMBIENT: 3.1. Indicó que la comercialización de los productos alusivos a su "marca tridimensionaF”, sin que hubiese mediado una compraventa de los mismos o su respectiva autorización o licencia para su uso, le está ocasionando serios perjuicios económicos. 3.2. Sostuvo que la infracción de sus derechos de propiedad industrial vulneró los Artículos 154, 155 y 156 de la Decisión 486. 4.

Argumentos de la contestación presentada por ARQUIMUEBLES: 4.1. Argumentó que al consultar la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio, se encuentra que el titular de la marca ENTORNO AZUL (Clase 35), es el señor JUAN FELIPE OSPINA LONDOÑO y no AMBIENT. 4.2. Sostuvo que no ha vulnerado los derechos de propiedad industrial de la demandante.

Debe tenerse en cuenta que para la fecha en que se estableció la relación comercial con AMBIENT, ARQUIMUEBLES ya fabricaba una amplia gama de basureros de diferentes formas y materiales, entre ellos su diseño de “basurero triple” prácticamente idéntico al que posteriormente entregara a AMBIENT. 4.3. Manifestó que el monopolio de una marca tridimensional se limita sólo a los productos protegidos por la marca; sin embargo, esto no quiere decir que el mismo se pueda extender sobre las formas necesarias O tradicionales, pues la forma siempre participará del producto porque es una cualidad esencial de él. Por lo tanto, la demandada simplemente está haciendo uso de elementos genéricos, usuales, comunes y necesarios para la fabricación de este tipo de productos (canecas de basura), contemplados en la Clase 6 de la Clasificación Internacional de Niza.

En consecuencia, la demandante deberá soportar la coexistencia en el mercado de signos similares. 4.4. Adicionó que para que la demandante pudiera reclamar una posible infracción a sus derechos de propiedad industrial, tendría que utilizar una forma “no usual" del producto para identificarse en el mercado y/o probar, de paso, que ARQUIMUEBLES utilizó este elemento como marca para identificar productos de la Clase 6 de la Clasificación internacional.

Por lo tanto, señala que en el caso sub examine la demandante se ha limitado a esgrimir meras afirmaciones carentes de sustento, ya que los elementos que aporta como "supuestas pruebas” desconocen los principios de necesidad, eficacia y conducencia, implícitos en el deber probatorio que le asiste. ds » PROCESO 310-IP-2015 4.5. Indicó que la distintividad del signo registrado a favor de la demandante es “mínima” por la forma usual del producto, lo cual deriva inmediatamente en que el consumidor no asocie la “caneca metálica” con un origen empresarial determinado.

Por lo tanto, estamos en presencia de un signo débil, que se encuentra protegido solamente contra la imitación total del mismo. NORMAS A SER INTERPRETADAS El consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 literal g), 155 literales a) y d) y 156 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Delimitó su solicitud de la siguiente manera: “() Qué es una marca tridimensional? (ii) Cómo se puede entender el uso a título de marca de una marca tridimensional? (iii) Cómo se configura la infracción de una marca tridimensional? (iv) Si es concedido el registro de una marca tridimensional que representa la forma de un producto, quiere ello decir que nadie más en el mercado puede vender ese producto por estar infringiendo la marca tridimensional protegida? (v) La protección que se concede a una marca tridimensional se puede extender sobre las formas necesarias, usuales o tradicionales de un producto? (vi) Con la simple colocación de una marca tridimensional registrada en la presentación de un producto, en cualquier forma que ello tenga lugar, se constituye un uso a título de marca de ese signo en los términos del Artículo 156 de la Decisión 486 de 2000? La respuesta es la misma si, además de la marca cuyo uso se trata de establecer, en el conjunto de la presentación del producto se emplea de manera preponderante otra marca registra? (Artículo 156 de la Decisión)".

Se hará la Interpretación solicitada, salvo del Artículo 135 literal g), ya que no se está resolviendo un asunto de irregistrabilidad sino de infracción. De oficio, se interpretarán los Artículos 134 literal f) toda vez que contiene el concepto de marca y el 154 que se refiere al alcance del derecho de uso exclusivo en una marca registrada, los dos de la Decisión 4865, Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- ( ) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. 1.2. 1.3.

PROCESO 310-IP-2015 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La marca tridimensional. Características. El derecho al uso exclusivo de la marca. Acción por infracción de derechos de propiedad industrial por usar o colocar un signo idéntico o similar a una marca registada. Comparación entre signos tridimensionales. Las marcas débiles y la infracción de los derechos de propiedad industrial.

Respuesta a las preguntas del consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La marca tridimensional. Características Como en el proceso interno se discute la infracción sobre una marca tridimensional, se abordará el tema propuesto, reiterando los antecedentes jurisprudenciales adoptados por el Tribunal.* La marca tridimensional es la que ocupa las tres dimensiones en el espacio, es decir, se trata de un cuerpo provisto de volumen y perceptible no sólo por el sentido de vista sino también por el tacto.

Dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases o envolturas, de conformidad con lo previsto en el Artículo 134 literal 1). Las marcas tridimensionales tienen una gran importancia en el mercado, ya que generan gran recordación en el público consumidor y, en consecuencia, le permiten diferenciar claramente los productos que desea adquirir.

Además, tiene por objeto influir en la conciencia del ( ) Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: ( ) a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

(.-) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; Sriculo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

Se pueden consultar las Interpretaciones Prejudiciales 33-1IP-2005 de 25 de mayo de 2005; 87- IP-2010 de 11 de noviembre de 2010; y 163-1P-2013 de 2 de octubre de 2013, Un signo tridimensional puede ser registrado como marca si cumple los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con el Articulo 134.

Qe 1.4. 1.5. 2.1. 2.2. 2.3. PROCESO 310-IP-2015 consumidor para que se decida a adquirir el producto, ya el envase u otro tipo de formas penetran y permanecen en su mente. El etiquetado que lleva impreso el producto no hace parte de la forma externa a registrar como marca tridimensional, ya que esta clase de signos básicamente se compone de una forma con volumen, sin que pueda alegarse como factor de distintividad ta etiqueta impresa.

Es muy importante advertir que las formas comunes no pueden ser registrables como marcas tridimensionales, pero los elementos de uso común podrían hacer parte de dichos signos si se presentan con otros elementos que le otorguen distintividad al conjunto marcario, teniendo en cuenta lo expresado en el punto 3 de la presente providencia. El derecho al uso exclusivo de la marca.

Acción por infracción de derechos de propiedad industrial por usar o colocar un signo idéntico o similar a una marca registrada. Comparación entre signos tridimensionales En el procedimiento administrativo interno se ventiló una denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial? Como quiera que se argumentó que el demandado supuestamente, sin autorización, se encuentra comercializando su marca tridimensional, se abordará el tema planteado siguiendo la linea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia”.

El Artículo 154 de la Decisión 486 establece el “principio registral” en el campo del derecho de marcas. Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo de registro, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.

De conformidad con lo anterior, se dice que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: 2.3.1. Positiva (ius utendi): es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. El instrumento procesal que prevé el régimen comunitario para realizar el ¡us prohibendi en el ámbito marcano, es la acción por infracción de los derechos de propiedad industrial, que se encuentran regulada en el Titulo XV de la Decisión 486.

Mediante esta herramienta se investigan las conductas infractoras atrás analizadas Se destacan las Interpretaciones Prejudiciales del 25 de febrero de 2016 dentro del Proceso 263- IP-2015; y de 19 de mayo de 2016 en el Proceso 367-IP-2015. 24. 2.5. PROCESO 310-1P-2015 2.3.2. Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado. a) En el campo registral: el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o simitarmente confundible o asociable. b) En el campo del mercado: el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca.

El Artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de derechos de marcas, es de especial interés el comportamiento determinado en los literales a) y d) del mencionado artículo, ya que allí se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, por un lado, identifique los mismos productos mediante la aplicación de un signo idéntico o similar y, por otro, que utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor respectivamente.

El literal d) del Articulo 155 es una causal general, en la medida que extiende la infracción al uso en el comercio de un signo idéntico o similar a la marca registrada, mientras que el literal a) es específica para la identificación de productos o servicios en el mercado, de conformidad con los siguientes parámetros: 2.5.1. Elementos para calificar la conducta contenida en el literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486: a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio.

La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas. La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. 2.5.2. b) PROCESO 310-1P-2015 Prevé una protección más allá del principio de especialidad.

Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado?.

Evento de presunción del riesgo de confusión. La noma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales. Elementos para calificar la conducta contenida en el literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486: El literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486, previamente citado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan: a) b) Supuesto |: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca.

Supuesto ll: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o «semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado. La vinculación en este ámbito se refiere a los productos sobre los que recae el servicio, o aquellos que se utilizan para su prestación. Como ejemplos de vinculación tendriamos los siguientes: si con ocasión del servicio de limpieza se coloca el signo sobre las escobas, traperos o demás productos para prestar el servicio; o si con ocasión de la instalación de tapicería en cuero para Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: *El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en contlicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008 dentro del trámite 70-IP-2008).

PROCESO 310-1P-2015 autos se coloca el signo sobre dicha tapiceria o sobre el automotor respectivo. Supuesto ll: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos, es decir, de los mencionados en los supuestos | y l!. Llama la atención que a diferencia del literal d) del Artículo 155, donde la acción recae sobre cualquier producto o servicio, los tres supuestos mencionados tienen que ver con los mismos productos servicios que ampara la marca registrada.

PROCESO 310-1P-2015 tos de | productos. md El Tribunal advierte que el literal estudiado no prevé que se demuestre el riesgo de confusión o asociación en el mercado. De todas maneras, el Tribunal encuentra que se debe dar un tratamiento diferente al analizar la causal sobre signos idénticos, que al analizarla sobre signos similares o semejantes.

En relación con los primeros, la acción de colocar el signo idéntico incluye de por sí el riesgo de confusión en el público consumidor, mientras que en relación con los segundos si se debe demostrar el riesgo de confusión o de asociación. Ahora bien, previo al análisis de la existencia de riesgo de confusión o asociación en las dos conductas de infracción estudiadas, el consultante deberá realizar la comparación entre el signo registrado como marca y el supuestamente infractor, teniendo en cuenta su naturaleza, es decir, siguiendo los parámetros para la comparación de los signos tridimensionales: 2.6.1.

Se debe excluir del cotejo las formas de uso común y necesarias en relación con los productos o servicios de los signos en conflicto, de conformidad con lo que se plasmará en el siguiente acápite. No obstante lo anterior, si la exclusión de dichos elementos llegare a reducir los signos de tal manera que hace inoperante la comparación, el cotejo deberá realizarse sin descomponer el conjunto marcario. 2.6.2.

La comparación entre marcas tridimensionales deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas, relieves, ángulos, entre otros, para establecer si los signos en conflicto no son confundibles y, de esta manera, evitar así el error en el público consumidor. El consultante para resolver proceso interno, deberá aplicar los anteriores parámetros para establecer si ARQUIMUEBLES infringió los derechos de propiedad industrial de AMBIENT en relación con su marca tridimensional en forma de caneca para basura metálica. 41 PROCESO 310-1P-2015 3.

Las marcas débiles y la infracción de los derechos de propiedad industrial 3.1. Como el demandado argumentó que simplemente se encuentra usando elementos genéricos, usuales, comunes y necesarios para la fabricación de canecas de basura, se abordará el tema planteado. 3.2. Los signos débiles son aquellos que tienen un bajo grado de distintividad y, por lo tanto, tienen reducido nivel de oposición, Esto quiere decir que tienen que soportar la coexistencia de signos similares en los aspectos que generan la mencionada debilidad.

Existen muchos eventos mediante los cuales un signo distintivo es considerado débil. Para el caso concreto resulta pertinente mencionar dos: 3.2.1. El signo que adquirió distintividad. En este evento se encuentra los signos que al momento de registrarse podrían haber sido catalogados como de uso común, genéricos o descriptivos, pero que por su intenso uso en el mercado adquirieron distintividad.

Si bien pueden registrarse amparados en el último párrafo del Artículo 135 de la Decisión 486, su nivel de distintividad y poder de oposición es bajo, debido a que no podría impedir que otros empresarios usen el signo de uso común, descriptivo o genérico que pudo registrar?. 3.2.2. Los signos compuestos por formas de uso común y necesarias.

El literal c) del Artículo 135 de la Decisión 486 prohibe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas de uso común de los productos o de sus envases, O en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, de sus envases o envoltorios. Advierte el Tribunal que en relación con estas últimas, aunque la norma no lo consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases o envoltorios de los productos.

Las formas de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada.

Otro tipo de formas son necesarias en relación con los productos, sus Envases 0 envoltorios, es decir, que po Sobre la distintividad adquirida se pueden consultar las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: de 6 de junio de 2007, expedida dentro del proceso 54-1P-2007, y 27 de octubre de 2015, fo expedida el marco del proceso 188-1P-2015.

P 4 " PROCESO 310-1P-2015 indefectiblemente deberán usarse en el mercado. Esta necesidad está dada porque la naturaleza del producto lo impone o porque la función del producto no permite que tenga otra forma. De conformidad con la normativa andina se clasifican en: 1) formas impuestas por la naturaleza, y 2) formas impuestas por la función del producto.

Las formas impuestas por la naturaleza son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto. Son formas que obligadamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los productos, sus envases o envoltorios. Pensemos en las formas de los productos agricolas; las frutas y verduras tienen esas formas porque su naturaleza misma las determina.

Una guayaba tiene esa forma porque sus elementos estructurales imponen su forma; no podría ser de otra manera salvo cierta mutación o manipulación externa. Las formas impuestas por la función del producto son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto. Habría que preguntarse ¿para qué sirve el producto?, y de esta manera identificar su forma funcional.

Pensemos en la figura de una llanta, en un gancho para colgar ropa, de unos alicates, o de un lápiz. Las formas ordinarias de dichos productos están soportadas en relación con su función; nadie podría imaginar un lápiz sin esa forma delgada, larga, cilindrica, y caracteristica del lápiz, cuyo objetivo principal es la escritura manual. Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que formas de uso común_o necesarias puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando.

Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios. El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar.

Es decir, lo que es de uso común o necesario en una clase determinada puede no serlo así en otra; por ejemplo, la forma de una pera puede no ser necesaria para las prendas de vestir. 3.3. En relación con las conductas contempladas en los literales a) y d) del Artículo 155 de la Decisión 486, el consultante deberá tener en cuenta si la marca tridimensional compuesta por una forma de caneca de basura es débil en los términos mencionados anteriormente, ya que esto podría 13 3.4. 3.5. 4.1. 4.2. 4.3.

PROCESO 310-1P-2015 influir decisivamente en la determinación del riesgo de confusión o asociación del público consumidor. Si la mencionada marca está compuesta por formas de uso común o necesarias en relación con los productos de la Clase 6 de la Clasificación Internacional de Niza, quiere esto decir que su titular tendría que soportar que otros empresarios en el mercado las utilicen.

No obstante lo anterior, aquello no implica que no pueda ser sujeto activo de una acción por infracción, si dadas las circunstancias concretas dicho uso pudiera generar error en el público consumidor. En efecto, de conformidad con las condiciones fácticas del asunto planteado, el consultante deberá evaluar la ocurrencia de la infracción a la luz de los literales a) y d) del Articulo 155, lo que implica, en ambos casos, determinar el riesgo o posible riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

Respuesta a las preguntas del consultante ¿Qué es una marca tridimensional? La respuesta a esta pregunta se encuentra en el acápite 1 de la presente Interpretación Prejudicial. ¿Cómo se puede entender el uso a titulo de marca de una marca tridimensional? Una marca tridimensional se usa cuando se identifican en el mercado los productos para los cuales fue registrada con la marca tridimensional, es decir, cuando se venden en la forma registrada, en el envase o envoltura registrada.

De conformidad con el caso particular, el uso al que se refiere el literal d) del Artículo 155 se circunscribe a la utilización en publicidad, para identificar una actividad mercantil o un establecimiento, entre otras conductas; es decir, mediante una acción de amplio espectro. ¿Cómo se configura la infracción de una marca tridimensional? La infracción de una marca tridimensional se configura al encajar en los supuestos de hecho previsto en el Artículo 155 de la Decisión 486.

Para el caso particular, son de especial interés los regulados en los literales a) y d) del mencionado artículo, tal y como se estableció en el acápite 2 de la presente providencia. 14 y 4.4. 4.5. 4.6. PROCESO 310-IP-2015 ¿Si es concedido el registro de una marca tridimensional que representa la forma de un producto, quiere ello decir que nadie más en el mercado puede vender ese producto por estar infringiendo la marca tridimensional protegida? Si se concedió el registro de una marca tridimensional que representa la forma de un producto, quiere ello decir que su titular puede impedir que un tercero use dicha marca, es decir, puede coartar que, entre otras conductas, se vendan productos con la forma que fue registrada como marca, ya que en esto radica el ius prohibendi o facultad negativa que otorga el registro marcario.

¿La protección que se concede a una marca tridimensional se puede extender sobre las formas necesarias, usuales O tradicionales de un producto? La protección que se concede a una marca tridimensional no se puede extender sobre las formas necesarias o usuales de un producto, ya que de contenerias sería considerada débil, tal y como se advirtió líneas arriba.

No obstante lo anterior, el titular de una marca tridimensional compuesta por formas de uso común o necesarias, puede instaurar una acción por infracción de derechos, si dadas las circunstancias concretas, el uso de una marca similar por parte de un tercero pudiese generar confusión en el público consumidor, de conformidad con lo planteado en el acápite 3 de la presente Interpretación Prejudicial.

¿Con la simple colocación de una marca tridimensional registrada en la presentación de un producto, en cualquier forma que ello tenga lugar, se constituye un uso a título de marca de ese signo en los términos del Artículo 156 de la Decisión 486 de 2000? ¿La respuesta es la misma si, además de la marca cuyo uso se trata de establecer, en el conjunto de la presentación del producto se emplea de manera preponderante otra marca registrada? (Artículo 156 de la Decisión El supuesto previsto en el literal a) del Artículo 155 se demarcó en el punto 2.5.2. de la presente Interpretación Prejudicial.

En relación con las marcas tridimensionales, colocar sería aplicar la marca sobre los productos, servicios vinculados con los productos, o en los envases, envolturas y acondicionamientos de tales productos. Esto se puede realizar mediante fotografías o dibujos que den cuenta de la marca tridimensional. Lo anterior quiere decir que para infringir una marca tridimensional en el marco de dicha causal, es necesario que una foto o dibujo de la marca tridimensional sea aplicada en los supuestos mencionados.

Aplicar la marca en conjunto con otra marca preponderante, no elimina la infracción marcaria. Sin embargo, se puede utilizar una marca 15 PROCESO 310-IP-2015 tridimensional registrada si se cumplen los parámetros de excepción previstos en el Artículo 157 de la Decisión 486, a saber: El titular de una marca no puede oponerse al uso informativo de la misma, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones de manera concurrente!*: - Que se haga de buena fe.

La buena fe es un principio general del derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el marco de cualquier ordenamiento jurídico. En el campo del derecho de propiedad industrial, los actores del mercado deben actuar sin afectar a los titulares de los derechos intelectuales, al público consumidor y al comercio como tal; la utilización de cualquier signo distintivo, expresión, palabra o frase, no debe hacerse con el objetivo de causar daño o perjuicio.

De lo que se trata, entonces, es que el mercado sea transparente y se desenvuelva de manera leal. S Que no sea utilizada a título de marca. Las marcas ajenas no pueden ser utilizadas a título de marca, es decir, como distintivos de productos o servicios; de lo contrario, se estaría incurriendo en una infracción de derechos de propiedad industrial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el consultante al resolver el proceso interno 2015-016520, la que deberá adoptarse al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación prejudicial se firma por Jos Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispu del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. A) Ulla Cecilia Luisa Ayllón Quinteros o en el último párrafo afael Vergara Quintero MAGISTRADO a Sobre esto se puede se puede consultar la Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2005 dentro del proceso 200-1P-2014. 16 | PROCESO 310-IP-2015 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. |.s / ! ( e. A F. ) de Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Gustayó Ga Brito PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese al consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

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