TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de marzo de 2017 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: 341-1P-2015 Interpretación Prejudicial Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima con Subespecialidad en Temas de Mercado, República del Perú. 07161-2013-0-1801-JR-CA-25 Signos involucrados, CERVEZA ANPAY PERÚ TIERRA DE MARAVILLAS (forma tridimensional y reivindicación de colores), CERVEZA CUSQUENÑA (mixta), CERVEZA PREMIUM CUSQUEÑA (mixta), GRUPO BACKUS, y forma tridimensional.
Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 7161-2013-0/5taSECA-CSJLI-PJ, recibido el Y de julio de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 literal a), 137, 172, 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 07161-2013-0-1801-JR-CA-25.
El Auto de 19 de mayo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: GRUPO TORVISCO S.A. 2.1. 2.2. PROCESO 341-1P-2015 Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI. REPUBLICA DEL PERU. Tercero Interesado: UNION DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. Hechos Relevantes: La sociedad GRUPO TORVISCO S.A., es titular de la marca mixta CERVEZA ANPAY PERÚ TIERRA DE MARAVILLAS (forma tridimensional y se reivindican colores), para amparar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza!, (certificado 168275).
El 8 de agosto de 2011, UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A., presentó ante el INDECOPI una acción de nulidad del registro concedido, argumentando confusión con sus marcas: 2.2.1. Mixta CERVEZA CUSQUEÑA, registrada bajo el certificado 95062 para amparar los siguientes productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza: “Cervezas, aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas”.
“Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas” PS PROCESO 341-1P-2015 2.2.2. Mixta CERVEZA PREMIUM CUSQUEÑA, registrada bajo el Certificado 134387 para amparar los siguientes productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza: “Cerveza”.
Cavas pre 2.2.3. Tridimensional de forma de botella, registrada bajo el Certificado 67939 para amparar los siguientes productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza: “cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas". 2.24, GRUPO BACKUS (forma tridimensional), registrada bajo el Certificado 132408, para amparar el siguiente producto de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza: “Cerveza”. 2.3.
PROCESO 341-1P-2015 2.2.5. También argumentó que el registro se solicitó de mala fe y para cometer un acto de competencia desleal. El 2 de mayo de 2012, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Resolución 1461-2012/CSD-INDECOPI, declaró fundada la acción de nulidad interpuesta. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.
PROCESO 341-1P-2015 El 28 de mayo de 2012, GRUPO TORVISCO S.A. presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. El 29 de mayo de 2013, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución 1821-2013/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto administrativo impugnado.
El 5 de septiembre de 2013, la sociedad GRUPO TORVISCO S.A., interpuso demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo. El 12 de enero de 2015, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Seis declaró infundada la demanda.
El 23 de enero de 2015, GRUPO TORVISCO S.A., presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. El 9 de junio de 2015, mediante Resolución Número 3 la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, dispuso la suspensión del proceso a efectos de solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos de la Demanda presentada por GRUPO TORVISCO S.A. Los signos en conflicto no son confundibles. Presentan relevantes diferencias tanto en el aspecto denominativo como en el figurativo (toro, alto relieve, líneas de nazca, forma tridimensional, etc.). Los elementos relevantes de los signos en conflicto son ANPAY y CUSQUEÑA. La palabra cerveza es genérica y de uso común. El signo solicitado pertenece a una familia de marcas cuyo distintivo principal es ANPAY.
Los elementos de forma y color de las marcas CUSQUEÑA son utilizados por varios empresarios en el mercado. No hay prueba que demuestre la mala fe al solicitar el registro de la marca mixta CERVEZA ANPAY PERÚ TIERRA DE MARAVILLAS. La resolución del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual — INDECOPI, no se encuentra debidamente motivada. 4.2. 4.3. 5.1. 5.2. 5.3. 6.1.
PROCESO 341-1P-2015 Argumentos de la contestación presentada por el INDECOPI:. Los signos confrontados son confundibles. Presentan características similares, especialmente en la configuración y distribución de sus elementos denominativos, figurativos y cromáticos. Existen suficientes evidencias que demuestran que la marca se solicitó para perjudicar a la sociedad UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON 6S.A.A., así como para aprovecharse indebidamente de su reputación. La resolución expedida sí se encuentra debidamente motivada.
Por parte de la UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.: La demandante tenía conocimiento de la existencia en el mercado y presencia relevante de las marcas CUSQUEÑA. No es casualidad que haya reproducido los elementos denominativos, figurativos y cromáticos de las marcas de la cerveza CUSQUENÑA. La marca se solicitó de mala fe.
La marca CUSQUEÑA es notoria. Su forma de presentación tiene una extensa difusión y comercialización. El trade dress de la presentación de la botella y etiqueta CUSQUEÑA ha sido replicado por la demandante en su totalidad. Fundamentos de la Sentencia de Primera Instancia El Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Seis del 12 de enero de 2015, declaró infundada la demanda, argumentando que: “( ) en el examen realizado se ha determinado que los signos en cotejo, por la distribución de los colores, su forma, su configuración y elementos, sí son semejantes.
Entonces la marca conformada por la denominación ANPAY tierra de maravillas, en conjunto con sus demás signos, es susceptible de producir riesgo de confusión. “( ) Con relación a la mala fe invocada ( ) en el presente caso se ha demostrado que la presentación de las botellas tanto de ANPAY y CUSQUEÑA son muy similares ya que no solo presentan semejanzas (de la etiquetas sino también de los elementos característicos de los signos confrontados) ( ) por lo que se llega a la conclusión de que el demandante (Grupo Torvisco S.A.) al haber querido registrar una marca con una presentación muy similar a una ya existente teniendo en cuenta que la configuración de los elementos gráficos, colores y figuras es la utilizada por CUSQUENA y que no fue realizada de manera casual y que por el contrario se podría haber querido beneficiar indebidamente de la reputación que 6 PROCESO 341-1P-2015 tiene la marca CUSQUEÑA, lo cual resultaría ser un comportamiento contrario a la buena fe ( )”.
Argumentos del Recurso de Apelación En el escrito de recurso de apelación se reiteraron los argumentos expuestos en la demanda. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136, literal a), 137, 172, 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se procederá a la interpretación solicitada.
Asimismo, se interpretará de oficio los Artículos 135 literal f), 136 literal h), 224, 226, 228 y 230 ibídem, por ser pertinentes para el caso sometido a conocimiento de este Tribunal. ? Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) ( ) ñ consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;
Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro. Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los Artículos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el Artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.
Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.
Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de ta manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido". C..) Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o 7 PROCESO 341-1P-2015 La Corte consultante realizó las siguientes preguntas: transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.
También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos”.
Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; 1) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, ) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; 1) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.
(..) Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”. TITULO XVI DE LA COMPETENCIA DESLEAL VINCULADA A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL CAPITULO 1 De los Actos de Competencia Desleal Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos”.
Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”, N DRA 1.1.
PROCESO 341-1P-2015 “Con el objetivo de resolver la controversia surgida en torno a los criterios que deben considerarse para efectuar el examen comparativo entre marcas que comprenden en su estructura formas tridimensionales; así como para determinar la existencia de actos de competencia desleal que acarreen la nulidad del registro marcario cuestionado.
Por tal razón, se deberá pronunciar el tribunal por: 1. "¿Cuáles son los criterios que deben ser utilizados para realizar el examen comparativo entre una marca del producto conformada por una etiqueta y forma tridimensional y una marca formada únicamente por una etiqueta? 2. ¿Qué hechos deben ser acreditados para determinar que se actuó de mala fe al solicitar el registro de una marca?” TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta. La figura tridimensional. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras genéricas. La marca notoriamente conocida. Su protección y prueba. El registro de marca solicitado de mala fe.
La solicitud de registro de marcas para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Competencia desleal por confusión (protección del trade dress) y aprovechamiento de la reputación ajena. Respuesta a las preguntas de la Consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud.
Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos Como en el proceso interno se ha discutido si el signo CERVEZA ANPAY PERÚ TIERRA DE MARAVILLAS (forma tridimensional y reivindicación de colores) es confundible con las marcas CERVEZA CUSQUEÑA, CERVEZA PREMIUM CUSQUEÑA, GRUPO BACKUS, y forma tridimensional, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, que establece: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: Sobre este tema se pueden consultar las siguientes interpretaciones Prejudiciales: 55-¡P-2013, del 8 de mayo de 2013; y 114-1P-2013 del 29 de agosto de 2013. 9 1.2. 1.3. 1.4. 4.5. 1.6.
PROCESO 341-1P-2015 a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; ( )”. El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcarío, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios, conforme se desprende de la disposición que se analiza.
De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico* o semejante a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida tendría capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca.
En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro y, el segundo, cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta Interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: “a Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales.
Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarias o insignificantes, que podrían pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 10 1.7. 1.8. PROCESO 341-1P-2015 1.6.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3.
Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de estos factores, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con la marca o que se pretendan amparar, y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema dei Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal.
En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos*: 1.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.8.2.
Enla comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, ya que lo hará en momentos diferentes. 1.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-1P- 2009. 11 2.1. 2.2.
PROCESO 341-1P-2015 1.8.4. Alefectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: a) Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir esponjas abrasivas para la cocina y uso doméstico que al comprar un teléfono celular.
Para el caso particular, ya que se trata de signos que amparan productos de la Clase 32, es importante que se establezca el nivel o grado de atención del consumidor medio al enfrentarse a la escogencia de artículos como cerveza, etc.? Comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta. La figura tridimensional Como la controversia informa de la presunta confusión entre la marca CERVEZA ANPAY PERU TIERRA DE MARAVILLAS (forma tridimensional y reivindicación de colores) con las marcas CERVEZA CUSQUEÑA, CERVEZA PREMIUM CUSQUEÑA, GRUPO BACKUS, y forma tridimensional, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que los signos mixtos se componen de un elemento denominativo que puede estar conformado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual, y de otro elemento gráfico representado por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, íconos, etc.
Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
Ver Interpretación Prejudicial 411-1P-2015 de 1 de septiembre de 2016. 12 AS 2.3. 2.4. PROCESO 341-I1P-2015 Dentro de las marcas gráficas se encuentran las figurativas que son aquellas que se encuentran formadas por una imagen visual que evoca un concepto concreto. El nombre que representa este concepto es también el nombre con el que es conocida la marca figurativa.
En tal sentido, en las marcas figurativas se pueden distinguir tres elementos, a saber: - El trazado: son las figuras o líneas del dibujo que forman el signo marcario. - El concepto: es la idea que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. - Los colores: si el signo reivindica colores especificos como parte del componente figurativo, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y la figura que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación entre los signos en conflicto.8 Una vez se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, se deberán tener en cuenta las siguientes reglas? para el cotejo: 2.4.1.
Si el elemento gráfico es el preponderante, en principio no habria riesgo de confusión. Sin embargo, si resultare que el elemento característico en el signo mixto es el figurativo, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos: —- Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos y en la especial distribución y combinación de colores, de ser el caso, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe. - Entre los tres elementos de la marca figurativa —el trazado, el concepto y los colores, de ser el caso— la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos figurativos y cromáticos, en su conjunto podría suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. 2.4.2.
Si el elemento denominativo es el preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos determinadas en el acápite anterior. 2.4.3. De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo entre la marca CERVEZA ANPAY PERU TIERRA DE MARAVILLAS (forma tridimensional! y reivindicación de colores) con las marcas CERVEZA CUSQUENA, para poder Ver Interpretación Prejudicial 532-1P-2015.
Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-IP-2014, 13 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 3.1. 3.2. PROCESO 341-1P-2015 determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos.
El Artículo 134, literal f), de la Decisión 486, establece que podrán constituir marca “La forma de los productos, sus envases o envolturas”. Y el Artículo 138, literal b), ibídem, menciona, como uno de los requisitos que debe cumplir la solicitud de registro de un signo como marca, que se reproduzca ésta “cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color”.
La Decisión 486 distingue pues entre el signo figurativo y el tridimensional. El Tribunal ha precisado que, en el caso del signo tridimensional en sí, se trata de un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no solo por el sentido de la vista sino por el del tacto.*% En relación con este tipo de signos, provisto de volumen, el Artículo 134, literal f), de la Decisión 486, prevé la registrabilidad como marca del signo tridimensional que constituya la forma, el envase o la envoltura del producto que pretende distinguir.
Se entiende que el signo en referencia debe ser apto para distinguir en el mercado los productos o servicios que constituyan su objeto —aptitud distintiva que presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos—, así como ser susceptible de representación gráfica y no hallarse incurso en las prohibiciones contempladas en los Artículos 135 y 136 de la Decisión citada, sin que la naturaleza del producto o del servicio de que se trate constituya obstáculo para su registro.
Resta advertir que no cabe derivar la distintividad del signo tridimensional de la etiqueta o de la denominación impresa en la forma, envase o envoltura que lo constituya, puesto que el etiquetado que lleva impreso el envase o la envoltura no hace parte de la forma externa a registrar como marca.*! Importa pues que la forma, el envase o la envoltura del producto pueda distinguirse de entre otros envases (formas o envolturas) de productos idénticos o similares existentes en el comercio.*2 Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras genéricas Como en el proceso interno se discute si la palabra Cerveza es genérica, se abordará el tema en referencia con base en las pautas de Interpretación trazadas por el Tribunal al respecto.13 El creador de una marca al conformarla puede valerse de toda clase de elementos como palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones, pero si 10 1 1 FE] Ver Interpretación Prejudicial 33-1P-2005 del 25 de mayo de 2005.
Ver Interpretación Prejudicial 33-1P-2005, ya citada. Ver Interpretación Prejudicial 82-1P-2000, del 2 de marzo del 2001. Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 2015, expedida en el marco del proceso 112-1P-2018. 14 J3 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. PROCESO 341-1P-2015 individualmente consideradas corresponden a denominaciones genéricas, se debe tener en cuenta que las expresiones de esta naturaleza ante todo adolecen de aptitud distintiva para cumplir con la función de la marca, y correlativamente no pueden ser objeto de monopolio o dominio alguno porque están a la libre disposición de los comerciantes o empresarios para designar o describir sus productos.
De ahí que el literal f) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prohíba el registro de signos genéricos en los siguientes términos: “No podrán registrarse como marcas los signos que: (.) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate”.
(J" El literal transcrito impide el registro de signos exclusivamente genéricos, pero no prohíbe que palabras o partículas de dicho carácter puedan ser registradas como marcas si se encuentran acompañadas de otros elementos que le otorguen distintividad. La denominación genérica determina el tipo al que pertenecen los productos o servicios que identifica el signo; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.
La genericidad de un signo debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. De todos modos, el titular de una marca que incluya palabras genéricas no puede impedir que las mismas sean utilizadas por otros empresarios y, en dichas condiciones, su marca puede llegar a ser considerada débil, porque igualmente dichas palabras o expresiones deben ser excluidas al realizar el cotejo respectivo.
No obstante, si la exclusión de esta clase de expresiones llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, se debe hacer el cotejo teniendo en cuenta de modo excepcional dichos elementos, bajo la premisa de que el signo opositor tendría un grado de distintitividad débil, en cuyo escenario la Corte consultante deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintitividad de los signos en conflicto. 15 3.9. 3.10. 4.2. 4.3.
PROCESO 341-1P-2015 Para finalizar el tema comprendido en este punto, los términos genéricos en una clase determinada pueden no ser así en otra. Por vía de ejemplo, los vocablos de esta connotación para la clase de servicios mecánicos, pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta Interpretación, la Corte consultante deberá determinar si la palabra Cerveza es genérica en la clase 32 de la Clasificación internacional de Niza, y a continuación deberá proceder a realizar la comparación excluyéndola si la considera de dicha naturaleza, teniendo en cuenta, de ser pertinente y dependiendo del resultado de su análisis, la excepción que al respecto se consignó en el párrafo 3.8.
La marca notoriamente conocida. Su protección y prueba. Como en el proceso interno se argumentó que la marca CUSQUEÑA es notoriamente conocida en el Perú, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia. Definición La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XIt, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establece la regulación de los signos notoriamente conocidos.
En efecto, el Artículo 224 determina el entendimiento que debe dársele al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.
De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. El Artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes, a saber: 4.3.1. Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. 3 Se destacan las siguientes providencias: Interpretaciones Prejudiciales de 21 de mayo de 2014 dentro del Proceso 256-IP-2013, y de 30 de noviembre de 2011 en el Proceso 124-1P-2011. 16 4,4. 4.3.2. 4.3.3.
PROCESO 341-1P-2015 Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. Los circulos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros.
La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. En relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo. La protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera amplia, es decir, más allá de los principios de especialidad, territorialidad, registral y de uso real y efectivo, de la siguiente manera: 4.4.1. 4.4.2. 4.4.3. 4.4.4.
En relación con el principio de especialidad: la protección del signo notorio rompe el principio de especialidad. Ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y uno notoriamente conocido, establecerá el riesgo de confusión, asociación, de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar al signo notoriamente conocido.
En relación con el principio de territorialidad: La protección del signo notorio rompe el principio de territorialidad. Ello implica que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros (Artículo 224 de la Decisión 486).
En relación con el principio registral: La protección del signo notorio rompe el principio registral. Ello implica que no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero (Artículo 229, literal a) de la Decisión 486). Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.
En relación con el principio de uso real y efectivo: La protección del signo notorio rompe el principio de uso real y efectivo. Ello implica que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o 17 PROCESO 341-1P-2015 establecimientos en el País Miembro (Artículo 229 literal b) de la Decisión 486).
En relación con los diferentes riesgos en el mercado 4.5. La Decisión 486 protege a los signos notoriamente conocidos de los riesgos de confusión, asociación, dilución y de uso parasitario, de conformidad con los Artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), de la Decisión 486.15 Esto implica que para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestra la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos mencionados de conformidad con lo siguiente: 4.5.1.
En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. Para determinar este tipo de riesgo se deben aplicar las reglas para el cotejo de signos distintivos determinadas en la presente providencia. 4.5.2.
En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 4.5.3.
En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.?$ 4.5.4.
En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y caracteristicas de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.
Esta conducta se podría presentar en relación con productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido??. 15 Y Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo, “LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL”.
Revista Foro No. 6, Il semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador. Sobre este tipo de riesgo pueden verse: MONTEAGUDO, MONTIANO, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”. Ed. Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 283. Ibidem. Pág. 247. 18 4.6. 4.7. 4.8. PROCESO 341-1P-2015 Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial.
Resulta pertinente mencionar que basta que se configure alguno de los riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Prueba de la notoriedad La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso.
El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber. “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, 19 4.9.
PROCESO 341-1P-2015 i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.
En consecuencia, la notoriedad puede ser probada utilizando los anteriores factores en el marco de cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna. El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros.
En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben esgrimir todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso. Esto quiere decir, que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular. 18 4.10.En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá 5.1. 5.2. determinar si la marca CUSQUEÑA era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud de la marca mixta CERVEZA ANPAY PERÚ TIERRA DE MARAVILLAS (forma tridimensional y se reivindican colores), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente interpretación. El registro de marca solicitado de mala fe La empresa UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. argumentó que el registro de la marca mixta CERVEZA ANPAY PERÚ TIERRA DE MARAVILLAS (forma tridimensional y se reivindican colores) se solicitó de mala fe.
En este escenario, se abordará el tema propuesto. El segundo párrafo del Artículo 172 establece como causal de nulidad que el registro como marca se hubiese solicitado de mala fe. Lo primero que se advierte es que cualquier conducta en el ámbito del derecho debe ser de buena fe; en este sentido, la buena fe se ha consagrado como un principio general y básico de los sistemas jurídicos; es aquella máxima fundamental que permea todo el sistema jurídico.
El ordenamiento jurídico comunitario andino no escapa de esto, así que también se encuentra montado sobre dicho principio. El Tribunal sobre el tema ha expresado lo siguiente: Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 460-1P-2015 de 7 de julio de 2016. 20 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. PROCESO 341-1P-2015 “El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho.
Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno. En el régimen de marcas andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro”? (subrayado fuera de texto).
En cuanto a la “mala fe”, este Tribunal ha establecido que para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal.?0 Ahora bien, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada.
Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro de marca debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos de marcas.
La mencionada causal se encuentra abierta para que se proscriba cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento jurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinado.?* El aprovechamiento injusto del esfuerzo y la creatividad empresarial ajena puede ser el soporte del acto de mala fe. En este escenario entra en juego todo el arrojo empresarial que conlleva posicionar una marca en el mercado, sobre todo si dicho signo tiene un alto poder de penetración y recordación. En este sentido, el ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpe, mediante una solicitud de registro de marca 19 20 2 Proceso 65-IP-2004, Marca "TAPA ROJA”.
Sentencia de 30 de junio de 2004, Proceso 3-1P-99. Sentencia de 14 de mayo de 1999, marca "LELLI”. Existen causales de irregistrabilidad que están íntimamente ligadas con la mencionada causal por mala fe; una de estas es la consagrada en el Articulo 136 literal d) de la Decisión 486, que plantea la irregistrabilidad cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el país miembro o en el extranjero, siempre que su uso pudiera originar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.
Sobre este tema se pude ver la Interpretación Prejudicial de 6 de junio de 2012, expedida en el marco del proceso 48-1P-2012. Otra causal estrechamente ligada con la mala fe es la consagrada en el Artículo 137 de la Decisión 486, que se realiza cuando se solicita el registro de marcas para perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal. 21 5.7. 6.1. 6.2.
PROCESO 341-1P-2015 presentada de mala fe, el posicionamiento obtenido de un signo ajeno, o su valor creativo. Ahora bien, el análisis que haga la Corte consultante debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro de mala fe tenía la clara intención de aprovecharse de manera indebida del grado de recordación, posicionamiento e implantación de un signo en el mercado.
Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de aprovechar la operatividad económica o cualquier situación de ventaja que tenga un signo en el mercado. La solicitud de registro de marcas para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.
Competencia desleal por confusión (protección del trade dress) y aprovechamiento de la reputación ajena UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. argumentó que el registro de la marca mixta CERVEZA ANPAY PERU TIERRA DE MARAVILLAS (forma tridimensional y se reivindican colores) se solicitó para cometer un acto de competencia desleal.
Por tanto, el Tribunal estima pertinente reiterar lo manifestado en la interpretación Prejudicial del Proceso 66-IP-2014 del 19 de junio de 2014. La Decisión 486, en lo referente a los actos de competencia desleal enuncia que: “( ) Artículo 258: Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.
Artículo 259: Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.” 22 PROCESO 341-1P-2015 6.3.
Para el Dr. Ricardo Antequera Parilli, “( ) la competencia desleal no tiene como bien jurídico protegido un aporte intelectual (obra, invención, marca), ni atribuye un derecho subjetivo que implique un monopolio de explotación sobre una creación determinada o un bien inmaterial autónomo, pues su regulación legal está dirigida a obtener una abstención respecto de ciertas conductas que, al atentar contra la ética comercial o industrial, lesionan, tanto al empresario honesto como a la fe pública y a los derechos del consumidor. 22 6.4.
Considerando que la afirmación de la parte actora está vinculada al eventual acto de competencia desleal por uso de un envase o presentación del producto, es importante hacer referencia en este acápite a lo relacionado a la apariencia del producto, conocido en otras legislaciones y en la doctrina como el “Trade Dress”, figura que por cierto no está como tal contemplada en la Decisión 486, lo cual no le resta importancia como para que pueda ser incorporada y analizada como uno de los eventuales aspectos relacionados con la competencia desleal.
Refiriéndose a la figura del Trade Dress, el Dr. Ricardo Antequera Parilli ha mencionado que: “Las imitaciones de signos distintivos ajenos implican la posibilidad de que el fraude se cometa en relación con otros elementos, igualmente protegidos en el marco de la propiedad intelectual, concretamente en relación con el derecho de autor y/o con el derecho marcario.
En primer lugar, está el llamado “look and feel”, es decir, la manera como es percibida la marca por los consumidores, especialmente por su asociación sonora o visual a un origen empresarial determinado, lo que opera a través del llamado “vestido de la marca” o “trade dress.” Y es que la apreciación visual de los dibujos, las fotografías, los mensajes comerciales audiovisuales y otros elementos publicitarios que se utilizan para identificar a un producto o a un servicio, con el fin de asociarlos a un determinado origen empresarial o vincularlos a una cosa o a una idea o concepto determinados, conforma lo que se denominada “trade dress” de la marca, que sin perjuicio de su protección por el derecho de autor (como dibujos, fotografías, obras audiovisuales u obras de arte aplicado), es susceptible de ser atacado a través de otras prácticas ilícitas, tales como la “imitación fraudulenta”, la “simulación de producto” y el “aprovechamiento parasitario”.
La situación, es por supuesto, más evidente, cuando se trata de - imitaciones serviles de las diferentes formas de expresión visual, con los mismos elementos conceptuales o aludiendo a las mismas cosas o ideas, ya que sin perjuicio del delito de plagio “clónico” o simulado, ES Derecho de Autor, Parilli Antequera Ricardo, Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, Dirección Nacional de Derechos de Autor, 1998, Venezuela, pág. 57. 23 Eg 6.5. 6.6.
PROCESO 341-1P-2015 violatorio del derecho de autor, hay una ilicitud en el marco de la protección de los signos distintivos y/o en el campo de la represión contra las prácticas empresariales deshonestas. "2% Existen varios pronunciamientos”! en los cuales las Oficinas de los Países Miembros de la Comunidad Andina han hecho referencia a este aspecto, por lo que este Tribunal, en aplicación al caso en concreto procede a efectuar el análisis pertinente.
Este Tribunal de igual manera ha hecho referencia al aspecto relacionado al Trade Dress y la competencia desleal, por lo que reiterando el análisis realizado en la Interpretación Prejudicial 234-1P-2013 podemos decir que: “En efecto, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia ha afirmado que el vestido de producto se puede proteger mediante la figura de la marca comercial tridimensional, el diseño industrial o, inclusive, la posibilidad de interponer acciones por competencia desleal derivadas de actos de engaño, de confusión y de imitación. La SIC determinó que el trade dress se puede proteger en Colombia a través de las acciones por competencia desleal, inclusive aunque no exista una marca registrada previamente, puesto que lo que se busca es evitar que sucedan actos capaces de crear confusión por cualquier medio respecto del establecimiento, producto o actividad de un competidor!”.25 Por otro lado, respecto de la presentación o apariencia de los productos y/o servicios en el mercado (trade dress) el INDECOPI ha señalado que “los actos de competencia desleal no involucran sólo a marcas registradas, sino también a la forma de presentación de los productos (o servicios) en el mercado (trade dress)”.28 Mediante Resolución 2730-2012/CSD-INDECOPI de 17 de agosto de 2012,27 el INDECOPI señaló lo siguiente: “En efecto, la imitación es uno de los primeros supuestos de deslealtad, además de ser históricamente el más antiguo*, En ese sentido, a efectos de determinar si con el signo solicitado se pretende perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, se debe tomar en cuenta si la característica copiada o imitada en general 23 24 25 26 27 28 Antequera Parilli, Ricardo, El Arte Aplicado a la Industria, Revista Propiedad Intelectual, ISSN: 1316- 1164, Mérida Venezuela, Año V, No. 8 y 9, págs. 102,103.
Véase los casos de trade dress en América Latina, citados en: Luis José Diez Canseco Núñez, “Competencia desleal y Trade dress”, pp. 18-22. Disponible en web: http://hwww.docstoc.com/docs/121910199/Competencia-desleal-y-Trade-Dress-Luis-Jose-Diez- Canseco TOBÓN FRANCO, Natalia, “La protección del trade dress de los establecimientos de comercio en Colombia".
Disponible en web: http://www.nataliatobon.com Criterio recogido de la Resolución 447-2002/TPI-INDECOPI de 13 de mayo de 2002, recaida en el expediente 112398-2000. Solicitante: Banco de Crédito del Perú, Opositora: Banco internacional del Perú S.A.A, — INTERBANK. Expediente: 395228-2009. PORTELLANO DIEZ, Pedro. La Imitación en el Derecho de la Competencia Desleal, Editorial Civitas 1995, Madrid, p. 262. 24 PROCESO 341-1P-2015 (apariencia o forma de presentación), ha adquirido en el mercado un significado especial identificando bienes, o productos o servicios.
Al respecto, para determinar si la solicitante ha infringido el deber de diferenciación que le es exigible, se debe evaluar fundamentalmente que los signos, presentación y/o apariencia general de los bienes, servicios o establecimientos si corresponden a la opositora presuntamente afectada por la imitación, cuando menos cuenten con los siguientes elementos”: - Se pueda identificar cuáles son los elementos o atributos particulares que constituyen la imagen o apariencia (trade dress) protegible. - Que se demuestre que la imagen o apariencia (trade dress) es distintiva en el mercado. - Que se demuestre que la imagen o apariencia (trade dress) es ante todo no funcional”.
Otro proceso del INDECOPI que puede ser tomado como referencia fue el caso de “Scotch Brite” v. “Score White”. La primera interpuso una denuncia por infracción a derechos de propiedad industrial y por actos de competencia desleal (actos de confusión y explotación de la reputación ajena), debido a las marcadas similitudes entre las etiquetas de las esponjas abrasivas que comercializaba.
Si bien el Tribunal del INDECOPI desestimó la pretensión por infracción a derechos de exclusiva puesto que las marcas eran diferentes y, por lo tanto, no generarían por sí mismas riesgo de confusión; declaró fundada la acción de infracción en el extremo referido a actos de competencia desleal de la siguiente manera: “La emplazada no puede alegar desconocer ni la marca, ni la eliqueta, ni la presentación del producto esponja para cocina o paño abrasivo de la marca SCOTCH BRITE, debido a que éste es el producto precursor y líder en lo relativo a la venta de estos productos, siendo obvio que la emplazada, conocedora de la fama y prestigio de los productos SCOTCH BRITE, ha decidido explotar ilegítimamente a su favor esa reputación que le es ajena y es por ello que imita la marca, etiqueta y trade dress del producto SCOTCH BRITE en su producto de marca SCORE WHITE, para de esa manera vender su producto a un público que lo adquiere en la creencia que está comprando un producto SCOTCH BRITE o un producto vinculado a él y que tiene el mismo origen empresarial", En el ámbito de la Comunidad Andina, dentro del Proceso 129-IP-2006 de 4 de octubre de 2006, este Tribunal vinculó la figura de la apariencia de Peter K. Yu.
“Intellectual Property and Information Wealth: Trademark and unfair competition", 2007, Estados Unidos de América, p. 327. Minnesota Mining and Manufacturing Company v. C.M.R. del Perú (“Scotch Brite" v. “Score White”), Resolución 858-2002/TPI-INDECOPI, Expediente 123587-2001. 25 PROCESO 341-IP-2015 producto o “vestido de producto” al ámbito de la competencia desleal de la siguiente manera: “Similar criterio al que utiliza el registrador para la inscripción a registro de marcas tridimensionales, deberá utilizarse para reconocer el derecho respecto de un diseño de envase utilizado en el mercado para un producto determinado, ya que no podrá concederse el derecho sobre un trade dress (forma o presentación de un producto en el mercado) en el ámbito de la competencia desleal, si este diseño no posee distintividad, por ser uno de forma usual.
De igual manera a como se ha mencionado en referencia a los criterios que debe observar el registrador, en materia de competencia desleal es necesario, para reconocer el derecho sobre la forma o presentación de un producto (un envase en este caso), que éste posea una forma nueva, ya sea mediante la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo conviertan en típico y característico, o bien, si fuera una forma común de envase, figuren en él elementos tales como grabados, estampados, viñetas y relieves, que imprima y dé el rasgo distintivo”.
Dentro del Proceso 23-1P-98 de 25 de septiembre de 1998, este Tribunal recogió el criterio tomado en dos sentencias que en su estudio trae el profesor Areán Lalín: “Sin embargo, en la sentencia de 12 de abril de 1977 y al fallar el caso Fotomat Corporation v. Cochran (194 USPQ 128), el Tribunal de Distrito de Kansas sostuvo abiertamente que la configuración del quiosco de Fotomat (singularmente su tejado) tan solo de manera incidental cumplía finalidades funcionales: antes al contrario, se trataba, a su entender, de una configuración esencialmente arbitraria y distintiva que constituía una marca válida de servicios y se había convertido en el símbolo de la compañía. En consecuencia, el Tribunal decidió que la parte demandada debería abstenerse de utilizar en sus edificios comerciales una estructura arquitectónica que provocase el riesgo de confusión con la estructura que constituía la marca de la demandante.
Y la misma tesis fue sustentada por el Tribunal del Distrito Sur de California al resolver en la sentencia de 26 de agosto de 1980 el caso Fotomat Corporation v. Ace Corporation (208 USPQ 92). En la misma línea se sitúan los casos relacionados con la decoración de unos restaurantes franquiciados bajo la marca “Freddie Fuddruckers”. Restaurantes que están diseñados de tal forma que los clientes puedan ver el almacenaje y la preparación de la comida, para demostrar que ésta se halla en buenas condiciones y es cuidadosamente elaborada.
A la luz de los casos Fuddruckers v. Ridgeline (ND tex 1984), Fuddruckers v. Doc's BR Others, (9h, Cir. 1987) y otros como Prufrock Ltd. Inc. v. Lasater et al. (eth, Cir. 1986) o Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana Inc. (5Íf, Cir. 1991) -uno de los pocos casos de marcas que han llegado a conocimiento del Tribunal 26 6.7. 6.8. PROCESO 341-A1P-2015 Supremo (Sentencia de 26 de junio de 1992) desde la promulgación de la Lanhan Act-, se puede concluir que existe en los Estados Unidos una tendencia a proteger como marca la decoración de establecimientos comerciales cuando los consumidores reconocen tal decoración (el trade dress) como indicadora de una determinada procedencia empresarial, incluso aunque los elementos individuales de que se compone, sean comunes o funcionales” (documento citado, pp. 4 y 5).
( )”. Cabe señalar que de acuerdo con la Ley de Marcas de los Estados Unidos de América (Lanham Act de 1946), las formas tridimensionales y las envolturas y envases de productos son protegibles como marcas. Dicha protección fue denominada trade dress y ta misma ha alcanzado un gran desarrollo a través de la jurisprudencia emanada de sus tribunales.9* El trade dress puede incluir rasgos del producto tales como el color, tamaño, diseño, etc.
Por lo tanto, el trade dress consiste en la suma de los elementos decorativos y de presentación que identifican un producto o establecimiento y que por su presentación generan una percepción distintiva en la mente del consumidor. En el caso de los productos se tomará en cuenta la apariencia visual integral, referente al tamaño, forma, combinación de colores, textura, formato de letras, gráficos, modalidades de oferta, empaques.
Los países de América Latina han optado por extender el ámbito del Derecho de Marcas a través de las marcas tridimensionales, concepto que quiebra la relación significante-significado entre la marca y producto, para poder diferenciarse de los demás agentes que concurren en el mercado (deber de diferenciación). Sin embargo, habida cuenta las limitaciones que éste ofrece, se ha promovido que se recurra a las acciones de represión de la competencia desleal.
En efecto, resulta útil aprovechar la flexibilidad brindada por las normas de represión de la competencia desleal. En la Decisión 486, el Derecho de la represión de la competencia desleal y el Derecho de Marcas no deben considerarse compartimentos estancos. Por el contrario, se encuentran estrechamente relacionados. Por un lado, en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina no se permiten los registros que se hubiesen solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal (Artículo 137 de la Decisión 486).
Asimismo, un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado, sin perjuicio de las demás disposiciones de la Decisión 486 que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro (Artículo 225 de la Decisión 486). Además, los Artículos 258 y 259 de la Decisión 486 regulan el tema de la competencia a Ver: Leading Case- Two Pesos Inc. vs. Taco Cabana Inc., 505 U.S. 763 (1992). 27 6.9.
PROCESO 341-IP-2015 desleal vinculada a la propiedad industrial, así como el Artículo 262 de la misma normativa regula el de la competencia desleal en el ámbito de los secretos empresariales. Finalmente, los Artículos 267, 268 y 269 de la Decisión 486 regulan las acciones por competencia desleal,32 Por otro lado, en el Derecho de la represión de la competencia desleal no se permiten, de la misma manera, las vulneraciones a los derechos de propiedad intelectual de terceros.
En efecto, la normativa andina reconoce la importancia de la protección de los derechos de exclusiva, sin embargo, este derecho tiene como contraparte un deber, el de la diferenciación. Al respecto, cabe indicar que existe un “derecho a imitar” que consiste en que un concurrente en el mercado puede lícitamente imitar las iniciativas empresariales de otro concurrente.
Sin embargo, el denominado “derecho a imitar” no puede ser ejercido por las empresas de modo irrestricto. Por el contrario, debe ser ejercido respetando los límites que el ordenamiento jurídico establece. En consecuencia, existen dos límites al derecho de imitación: primero, el deber de respetar la propiedad intelectual de terceros (derechos de autor, derechos sobre signos distintivos, derechos sobre patentes de invención, derechos sobre diseños y otros); y, segundo, un deber de diferenciación del empresario en observancia de la buena fe comercial, evitando caer en actos de competencia desleal por confusión, imitación sistemática o explotación indebida de la reputación ajena.33 6.10.
Por lo tanto, en el presente caso este Tribunal considera pertinente traer a 6.11. colación lo señalado en el Artículo 137 de la Decisión 486: “Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”.
La Corte consultante debe verificar si existen indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, dando lugar a un aprovechamiento indebido del prestigio ajeno ganado mediante el trade dress. Dentro del Proceso 51-IP-2013 de 19 de junio de 2013, este Tribunal precisó que el análisis que haga la oficina nacional competente debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de mala fe, podria perjudicar a otro competidor en el mercado.
Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad 32 Artículo 267.- Sin perjuicio de cualquier otra acción, quien tenga legitimo interés podrá pedir a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial conforme a lo previsto en el presente Título.
Artículo 268.- La acción por competencia desleal conforme a este Titulo prescribe a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal, salvo que las normas internas establezcan un plazo distinto. Artículo 269.- Si la legislación interna dei País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar, de oficio, las acciones por competencia desleal previstas en dicha legislación. La Resolución 1091-2005/TDC del Indecopi (caso Bembos contra Renzo's) dio lugar a este precedente de observancia obligatoria aplicable a todos los casos de actos de confusión. 28 PROCESO 341-1P-2015 de que el registro se solicitó con el ánimo de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. 6.12.El Juez del proceso deberá analizar a profundidad aspectos como si en efecto el envase de los productos en su conjunto y analizados de manera global, guardan similitud al extremo de que el consumidor tome un producto por otro y no exista forma de diferenciarlos, considerando que cada uno guarda un elemento denominativo, figuras, trazos, formas y expresiones peculiares que deben considerarse al momento de efectuar el cotejo marcario y determinar si en efecto existe o no una imitación de la presentación del producto. 7.
Respuesta a las preguntas de la consultante 7.1. En cuanto a la pregunta de la Corte consultante relativa a cuáles son los criterios que deben ser utilizados para realizar el examen comparativo entre una marca conformada por una etiqueta y forma tridimensional, y una marca formada únicamente por una etiqueta, se estará a lo dispuesto en el acápite 2 de la presente Interpretación Prejudicial. 7.2.
En lo relativo a la pregunta de la consultante consistente en los hechos que deben ser acreditados para determinar que se actuó de mala fe al solicitar el registro de una marca, se estará a lo desarrollado en el acápite 5 de la presente sentencia. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 07161-2013-0-1801-JR-CA-25, la que deberá adoptar al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto de) Tribunal. | ES Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGIST uls Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO PROCESO 341-IP-2015 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretari AN LUZ ' Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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