Año XXXIV – Número 3028 Lima, 24 de mayo de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 527-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del consultante: 2014-00047-00. Referencia: Patente de invención para “COMPOSICIÓN INMUNOGÉNICA QUE COMPRENDE CONJUGADOS DE POLISACÁRIDO CAPSULAR DE NEISSERIA MENINGITIDIS” PROCESO 540-IP-2016 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2013-00436. Referencia: Marcas involucradas TIERRAGRO (mixta) y HERRAGRO (mixta) PROCESO 555-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente interno del Consultante: 2013-00606-00. Referencia: Patente de modelo de utilidad para “MUESTRA PARA PRUEBA DE FRAGANCIAS Y COSMÉTICOS” Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 24/05/2017 2 de 40 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 24 de abril de 2017 Proceso 527-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del consultante 2014-00047-00 Referencia Patente de invención para "COMPOSICIÓN INMUNOGÉNICA COMPRENDE QUE CONJUGADOS DE POLISACÁRIDO CAPSULAR DE NEISSERIA MENINGITIDIS" Magistrado ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 4578 de fecha 11 de octubre de 2016, recibido vía correo electrónico el 13 de octubre de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2014-00047-00; y, El Auto del 19 de enero de 2017 mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante t: GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. Proceso 527-IP-2016 GACETA OFICIAL Demandado 2. 24/05/2017 3 de 40 Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Hechos relevantes 2.1. El 27 de diciembre de 2007, la sociedad GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. (en adelante, GLAXOSMITHKLINE) solicitó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC), patente de invención a la creación titulada "COMPOSICIÓN INMUNOGÉNICA QUE COMPRENDE CONJUGADOS DE POLISACÁRIDO CAPSULAR DE NEISSERIA MEN1NGITID1S" 1• 2.2.

La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 602 del 31 de marzo de 2009, sin que ella haya sido objeto de oposición. 2.3. Mediante Resolución 1610 de fecha 28 de enero de 2013, la SIC denegó la patente de invención solicitada por carecer de nivel inventivo. 2.4. Con fecha 5 de marzo de 2013, la solicitante interpuso Recurso de Reposición ante la resolución señalada. 2.5.

Mediante Resolución 55349 de fecha 18 de septiembre de 2013, el Superintendente de la SIC confirmó la Resolución 1610 de fecha 28 de enero de 2013. 2.6. El 31 de enero de 2014 GLAXOSMITHKLINE presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho a fin que se declare la nulidad de la Resolución 1610 de fecha 28 de enero de 2013 y de la Resolución 55349 de fecha 18 de septiembre de 2013. 2.7.

Mediante Providencia de fecha 31 de agosto de 2016, la Corte consultante dispuso solicitar Interpretación Prejudicial a este Tribunal. 3. Argumentos de la demanda de GLAXOSMITHKLINE 3.1. Las resoluciones apeladas vulneran lo establecido en los Artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3.2. Las resoluciones objeto de nulidad basan la negación del privilegio de patente en la supuesta falta de nivel inventivo de la invención frente a las enseñanzas de los documentos WO 2004/103400 (01) y US 2003/0035806 (02). 3.3.

El examinador erróneamente considera que, tras la lectura de los documentos 01 y 02, una persona versada en la materia puede predecir que una composición que comprenda polisacáridos meningocócidos de Expediente Administrativo PCT/07-136. 724. 2 Proceso 527�I P�2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 4 de 40 tamaño superior a 50 Kda2, con ciertos tamaños particulares para cada serotipo, los cuales son obtenidos por ejemplo por microfluidización, podrían brindar una respuesta inmune mejorada. 3.4.

El documento D1 puede ser considerado el arte previo más cercano a la invención solicitada, debido a que revela vacunas de conjugados Neisseria Meningitidis para las cuales se especifica el tamaño promedio del polisacárido; sin embargo, dicha anterioridad de ninguna manera sugiere tamaños tan altos como los involucrados en la composición de la invención solicitada.

El único tratamiento que considera el documento D1 conlleva a obtener tamaños hasta seis veces menores que los que son empleados dentro de la solicitud denegada. 3.5. En la reivindicación 1 de la solicitud denegada, el polisacárido MenY está microfluidizado, lo cual no se encuentra indicado ni sugerido en el documento D1. 3.6. El documento D2, sugiere el uso de polisacáridos de gran tamaño, toda vez que en dicho documento claramente se muestra el empleo de una hidrólisis química para ajustar el tamaño de los polisacáridos, procedimiento que, como sería claro para la persona versada en la materia, conduce a tamaños más de 10 veces menores que el polisacárido nativo, y por lo tanto muy alejados de los tamaños empleados dentro de la composición de la solicitud denegada. 3.7.

De lo previamente referido, resulta cuestionable que la composición de la invención solicitada pueda ser obvia a partir de las enseñanzas de D1 y D2, más aún cuando ninguno de dichos documentos enseña o sugiere el uso de la microfluidización para reducir ligeramente el tamaño del polisacárido capsular, sino que al contrario ambos documentos emplean la hidrólisis química para reducir el tamaño de los polisacáridos, lo cual conduce indefectiblemente a polisacáridos de tamaños muy inferiores a los empleados en la invención solicitada. 3.8.

Sin perjuicio de la independencia que goza la SIC, cabe resaltar que la invención solicitada ha sido concedida en otras oficinas de patentes, como es el caso del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (lndecopi) del Perú, hecho que evidentemente representa un claro indicio de que la materia técnica revelada en la solicitud en cuestión cumple a cabalidad con los requisitos de patentabilidad establecidos en la Decisión 486. z Real Academia Española (RAE).

Diccionario de la RAE. Este diccionario define KIio y Dalton como diferentes unidades de medida: Kilo: Significa 'mil (103) veces'. Con nombres de unidades de medida, forma el múltiplo correspondiente. (Slmb. k). En: http://dle.rae.es/?id=Bg1 Of9D (Consulta: 17 de abril de 2017). Da/ton: Unidad de masa atómica equivalente a 1/12 de la masa de carbono 12, muy utilizada en bloquimlca y en biologla molecular.

(Símb. Da). En: http://dle.rae.es/?ld=Mh2vGHY (Consulta: 17 de abril de 2017). 3 Proceso 527-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 5 de 40 3.9. Finalmente, teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos, la solicitud denegada es inventiva frente a lo existente en el arte previo, toda vez que la misma proporciona una composición inmunogénica como base de una vacuna para la prevención de enfermedades, particularmente meningitis, caracterizada porque permite incrementar el grado de inmunogenicidad frente a las vacunas existentes en el estado de la técnica. 4.

Argumentos de la contestación de la SIC 4.1. El demandante alega que el Articulo 14 de la Decisión 486 ha sido violado porque el objeto de la invención denegada sí cumple con los requisitos de patentabilidad; sin embargo, de la evaluación de la solicitud, se ha verificado que esta no cumple con uno de los requisitos de patentabilidad, esto es, nivel inventivo, requisito esencial para obtención del privilegio solicitado y, por ello, no mereció protección via patente. 4.2.

La Superintendencia decidió denegar esta solicitud porque no constituye un salto cualitativo en la regla técnica, tal como lo evidencian las revelaciones especificas de los antecedentes D1 y D2, las cuales están en espera de ser desvirtuadas. Por lo demás, la Oficina se ajustó a las formalidades establecidas en la ley, realizando los exámenes pertinentes de forma y fondo, tomando en cuenta el arte previo a la fecha de prioridad de la misma y la información presentada por el mismo solicitante. 4.3.

La invención no cumple el requisito de nivel inventivo, toda vez que para un experto medio en la materia se deriva de manera evidente del estado de la técnica, antecedentes D1 y D2, pues los conocimientos integrantes del estado del arte, anteriores a la fecha de la prioridad invocada, conducen de manera obvia a la invención propuesta. 4.4.

Lo único que es posible concluir a partir de los datos presentados en el ejemplo 3 es que, el conjugado trivalente (Hib-Menc-TT) que comprende un polisacárido capsular polirribosilfossfato (PRP) de Haemophilus influenza tipo b o un oligosacárido derivado del mismo, es más inmunogénico que tos conjugados divalentes MenC-TT y MenC-CRM197 y no como lo afirma la accionante que, el ejemplo 3 es una prueba de que el tamaño o incluso el procedimiento de obtención del polisacárido capsular de serotipo C de Neisseria Meningitidis incrementa la inmunogeneidad de la composición. 4.5.

En el mismo sentido, los datos presentados en el ejemplo 7 muestran que los conjugados elaborados con polisacáridos MenY nativos son menos inmunogénicos que los conjugados elaborados con un polisacárido MenY microfluidizado. Sin embargo, estos resultados, tal y como se le había informado a la sociedad solicitante durante la etapa administrativa, son inconsistentes y contradictorios, porque los polisacáridos MenY nativos a pesar de que presentan un tamaño de polisacárido mayor a 50 Kda, que 4 Proceso 527-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 6 de 40 es una característica técnica esencial de la materia reclamada, no presenta el perfil inmunogénico atribuido. 4.6.

De lo anterior, las pruebas técnicas presentadas no soportan las afirmaciones sobre la comprobación del efecto técnico de la materia reclamada frente a las enseñanzas del estado de la técnica más cercano. 4. 7. Respecto a la inmunogenicidad mejorada que supuestamente proporciona la composición de la invención y que supuestamente fue comprobada por el solicitante, se reitera que el capítulo descriptivo de la solicitud no refiere al tamaño de los polisacáridos de los serotipos C y Y de Neisseria Meningitidis obtenidos por el procedimiento de microfluidización sino que se limita a informar el número de ciclos de estos, empleados para su obtención, por lo que los argumentos del demandante carecen de absoluta validez. 4.8.

Respecto de las concesiones extranjeras, la demandante señala que en otros países se han concedido las patentes; sin embargo, no demuestra que se refieran a la misma materia que ahora se reclama. Además, lo decidido por otras oficinas no le es vinculante y ello se debe a que el valor de la patente está circunscrito al territorio en que fue otorgada.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicita Interpretación Prejudicial de los Articulas 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina3• Procede la interpretación solicitada por ser materia controvertida. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3. Requisitos de patentabilidad Nivel inventivo y estado de la técnica.

Autonomía de la Oficina Nacional de Patentes para tomar sus decisiones. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Requisitos de patentabilldad 3 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina "Articulo 14.- Los Pafses Miembros otorgarán patentes para las Invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todas las campos de la tecnalogla, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.· "Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficia normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultada obvia ni se hubiese derivada de manera evidente del estada de la técnica.• 5 Proceso 527-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 7 de 40 1.1.

En el procedimiento administrativo interno se resolvió denegar la solicitud de patente de invención presentada. La SIC sostuvo que la solicitud denegada no cumplía con los requisitos de patentabilidad, por lo tanto se procederá al análisis e interpretación del Articulo 14 de la Decisión 486, que establece: "Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial". 1.2.

Es importante que consideremos la definición de invención que es aquel nuevo producto o procedimiento que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, implica un avance técnico. 1.3. Según lo dispuesto en la norma transcrita, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial4 • 1.4.

Se deberá considerar que toda solicitud de invención debe cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y la aplicación industrial, los cuales constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología. 4 La novedad de la Invención.- Es el atributo que toda solicitud de patenle debe poseer, la misma que eslá determinada por la ausencia de la tecnología reivindicada en el estado de la técnica; es decir, que esta tecnología no haya sido accesible al público por una descripción oral o escrita, por su utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la presentación de una solicitud o prioridad reconocida.

En el ordenamiento jurídico comunitario andino, ta novedad que se predica de los inventos debe ser absoluta o universal, esto es, en relación con el estado de ta técnica a nivel mundial. Nivel Inventivo.- Una invención goza de nivel Inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia.

Este requisito, ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir. para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella. es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado. sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica. \ ____. _\ Aplicación industrial.- Significa que un invento pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios.

Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una palente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten. por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica. 6 Proceso 527-IP-2016 GACETA OFICIAL 2. 24/05/2017 8 de 40 Nivel inventivo y estado de la técnica 2.1.

En el presente caso, se verifica que la patente solicitada fue denegada porque no habría cumplido específicamente con el requisito de nivel inventivo, en ese sentido se desarrollará dicho concepto a fin de conocer los alcances de este requisito. 2.2. En la Decisión 486 se establece que: "Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. n 2.3.

Conforme se desprende de esta disposición normativa, el requisito de nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate; es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente.s 2.4.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando para un experto medio en el asunto de que se trate, se necesite algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella; es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica.6 2.5.

Para determinar el nivel inventivo de una solicitud de patente de invención el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina señala los siguientes criterios7: a) El nivel inventivo implica un proceso creativo, por lo que la materia técnica de la invención reivindicada cuya protección se pretende no debe derivar del estado de la técnica en forma evidente para un 5 lbldem, p.12. 6 De modo reíerencfal, ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 141-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015. p. 11. 1 Cfr. Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina.

Secretaria General de la Comunídad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Segunda edición, editorial Abya Yala, Quito, 2004, pp. 76-78. Disponible en: http://www.comunldadandlna.orgfpubllc/patentes.pdf (Consulta: 18 de agosto de 2016). 7 Proceso 527-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 9 de 40 técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de la presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida. b) El examinador debe determinar si la invención reivindicada es inventiva o no; no hay respuestas intermedias.

La existencia o inexistencia de alguna ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no el nivel inventivo. c) El examinador al efectuar el análisis debe evitar cualquier tipo de subjetividad y no basarse en sus propias apreciaciones personales. En tal sentido, el examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo, considerando las diferencias entre la invención definida por las reivindicaciones y el estado de la técnica más cercano. d) Si se ha determinado que la solicitud de patente de invención no cumple con el requisito de novedad, ya no será necesario evaluar el nivel inventivo, debido a que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica. e) En la mayoría de los casos, el estado de la técnica más cercano al que debe recurrir el examinador para evaluar el nivel inventivo, se encuentra en el mismo campo de la invención reivindicada o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. 2.6.

Cabe precisar que el Manual antes citado, establece que para determinar si la invención reivindicada deriva de manera evidente del estado de la técnica, se debe recurrir en lo posible al método problema - solución, el cual contempla las siguientes etapas: i. Identificación del estado de la técnica más cercano: En esta etapa el examinador debe plantearse la siguiente pregunta: ¿ qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? ii.

Identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad: Las diferencias, en términos de caracterfsticas técnicas, que advierta el examinador entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano constituye la solución al problema técnico que plantea la invención. iii...

Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano: 8 Proceso 527-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 10 de 40 - Para definir el problema técnico no se debe incluir elementos de la solución, porque ello determinaría que la solución sea evidente. - En determinadas circunstancias, el problema técnico deberá ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda de anterioridades, debido a que el estado de la técnica del cual partió el solicitante puede ser diferente al estado de la técnica más cercano utilizado por el examinador para evaluar el nivel inventivo.

"(...) La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).

Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio considerarla de todos modos (...) 'fl - La búsqueda de información y/o documentos técnicos considerados como antecedentes que se efectúa debe ser a posteriori, tomando como referencia la misma invención. Ello implica que el examinador deberá hacer el esfuerzo intelectual de ponerse en el lugar que tuvo el técnico con conocimientos técnicos en la materia en un momento en que la invención no era conocida; es decir, antes del desarrollo de la invención. - La invención debe ser considerada en su conjunto.

Tratándose de una combinación de elementos, no se puede alegar que cada uno es obvio de manera aislada, pues la invención reivindicada puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos." La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que /os elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas caracterfsticas ·� 9 - " Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado.

Si el efecto se reduce a la suma de /os efectos de A y B, no habrá nivel inventivo ". 10 a lbldem. 9 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 141-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015. p. 11. 10 lbidem. \ � 9 Proceso 527-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 11 de 40 - En tal sentido, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: • • • ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?;

¿de resolverlo en la forma en que se reivindica; y ¿de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo. 2.7. En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia.

Esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica -sin que llegue a ser una persona altamente especializada- pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta por la solicitante de la patente. 3. Autonomía de la Oficina Nacional de Patentes para tomar sus decisiones 3.1.

La demandante ha sostenido que la solicitud de patente presentada ha sido concedida en otros países, lo que evidencia un indicio de que la materia técnica revelada en la solicitud de patente en cuestión cumple con los requisitos de patentabilidad. En atención a ello resulta pertinente abordar este tema. 3.2. Sobre el particular cabe señalar que el sistema adoptado por la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas de patentes de cada pais miembro.

Dicha actividad que, aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así que el Capítulo IV de la Decisión 486 regula el trámite de las solicitudes de patentes y los requisitos que deben contener las mismas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de patentabilidad. 11 3.3.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de patentes (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones 12.,, 12. \ j� J Ver a modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 38-IP-2012 de fecha 1 de Junio de 2012. En la Interpretación Prejudicial 110-IP-2008, el Tribunal Comunitario desarrolló lo relativo a la autonomía de la Oficina de Registro Marcarlo para tomar sus decisiones, lo cual es aplicable al presente caso. 10 Proceso 527-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 12 de 40 3.4.

Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado lo siguiente: "Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras ( ) las ponen en contacto, (...) sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar /os pronunciamientos de las mismas 13• 3.5. En este sentido, el principio de independencia de las oficinas de patentes significa que estas juzgarán la patentabilidad o no de una solicitud de patente, sin tener en consideración el análisis realizado en otra u otras oficinas competentes; es decir, el examen realizado por otras oficinas no es vinculante para la oficina de patentes del respectivo país miembro.1 4 3.6.

De igual manera, si el registro de la patente ha sido denegado en un determinado país, ello tampoco significa que deba ser denegado en los países miembros de la Comunidad Andina, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad del mismo pals que denegó el registro. 15 3.7. Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia supone dar libertad a la oficina nacional competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto en su conocimiento.

En cualquier caso, es necesario que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. 1 ª 3.8. Sobre el segundo tema, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales competentes la obligación de realizar el examen de patentabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas, así como acerca de la concesión o no de la patente de invención. 17 13 Ver a modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N" 1553, de 15 de octubre de 2007. 14 Ver a modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 38-IP-2012 de fecha 1 de junio de 2012. 15 Ver de manera referencial la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 640-1 P-2015 del 26 de agosto de 2016, referida a la autonomla de fas oficinas de registro marcario para tomar sus decisiones, lo cual es aplicable al presente caso.

Ibídem. Ver a modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 38-IP-2012 de fecha 1 de junio de 2012. - 11 \ Proceso 527-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 13 de 40 3.9. Asimismo, es pertinente agregar que este examen integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de patentes, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar el examen de patentabilidad analizando cada caso concreto.1 ª 3.1 O. Con ello no se está afirmando que la oficina de patentes no tenga límites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que esta tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite19 • Adicionalmente, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran establecidos por la propia normativa comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos.20 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 2014-00047-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. U}/ �t Cecilia Luisa Ayll� MAGISTRADA 18 lbldem. 19 lbldem. 20 Ibídem. Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO 12 Proceso 527-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 14 de 40 J Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. úl{�t Cecilia Luisa Ay.l�os PRESIDENTA Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 13 GACETA OFICIAL 24/05/2017 15 de 40 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 24 de abril de 2017 Proceso 540-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante 2013-00436 Referencia Marcas involucradas TIERRAGRO (mixta) y HERRAGRO (mixta) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 4489 del 5 de octubre de 2016, recibido vía correo electrónico el 24 de octubre de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de los Literales b) y p) del Artículo 135 y de los Literales a) y f) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2013-00436, y;

El Auto del 17 de febrero de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: Herramientas Agrícolas S.A.- Herragro S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Tercero interesado: Pérez y Cardona S.A.S. Proceso 540-IP-2016 GACETA OFICIAL 2. 24/05/2017 16 de 40 Hechos relevantes 2.1. El 30 de mayo de 2011, PÉREZ y CARDONA S.A.S. (en adelante, Pérez) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC) el registro de la marca TIERRAGRO (mixta) para distinguir productos de la Clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza 1.

Si no Solicitado 2.2. El 21 de julio de 2011, la referida solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 630, del 21 de julio de 2011. 2.3. El 29 de agosto de 2011, HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS S.A. (en adelante, Herramientas Agrícolas) presentó oposición a la solicitud de registro antes mencionada, alegando ser titular de la marca HERRAGRO (mixta)2 que distingue productos de la Clase 7 de la Clasificación de Niza3. 2.4.

Mediante Resolución 28968, del 4 de mayo de 2012, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición y denegó el registro de la marca TIERRAGRO. 2.5. El 23 de mayo de 2012, Pérez presentó Recurso de Apelación contra la resolución antes referida. 2.6. Mediante Resolución 16366 de 10 de abril de 2013, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial revocó la Resolución 28968, declarando infundada la oposición y en consecuencia otorgó el registro de la marca TIERRAGRO a favor de Pérez. 2.7.

El 21 de agosto de 2013, Herramientas Agrícolas presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Resolución 16366 del 10 de abril de 2013. Clase 7: máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean manuales; incubadoras de huevos.

No se verifica en el expediente la representación de dicha marca. �: herramientas agrícolas, herramientas usadas en el agro y herramientas usadas para arar la tierra. 2 b Proceso 540-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 17 de 40 2.8. El 22 de septiembre de 2014, Pérez contestó la demanda formulada por Herramientas Agrícolas. 2.9. Mediante Providencia del 31 de agosto de 2016, la Corte consultante solicitó Interpretación Prejudicial a este Tribunal. 3.

Argumentos de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de Herramientas Agrícolas 3.1. Se ha otorgado el registro de TIERRAGRO (mixto) a pesar de que se trata de un signo muy parecido a su marca registrada HERRAGRO (mixta) y que distinguen los mismos productos, vulnerando así lo establecido en los Literales b) y p) del Artículo 135 y en los Literales a) y f) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3.2.

Si bien la marca solicitada es mixta, prima la parte denominativa sobre la gráfica. 4. Argumentos de la contestación de la SIC 4.1. El signo solicitado por Pérez está formado por la expresión TIERRAGRO, en donde la partícula "TIERR" evoca el concepto TIERRA y "AGRO" evoca AGRICULTURA. 4.2. La marca previamente registrada HERRAGRO está conformada por el prefijo "HERR" que evoca HERRAMIENTAS y "AGRO" que evoca AGRICULTURA. 4.3.

El término AGRO es usual para distinguir productos de la Clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza. 5. Argumentos de la contestación de Pérez 5.1. La demandante no sustenta por qué se está transgrediendo lo dispuesto en los Literal b) y p) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sólo se limita a señalar que la marca solicitada es confundible con la marca registrada HERRAGRO. 5.2.

El signo solicitado cumple con los requisitos de distintividad así como lo exigen las normas de la materia. 5.3. Si bien los signos en conflicto coinciden en la palabra AGRO, esta es evocativa y de uso común. 5.4. Del mismo modo, la partícula AGRO es común en la Clase 7 de la Clasificación 1 nternacional. e 3 Proceso 540-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 18 de 40 5.5.

De otra parte, el signo solicitado no es contrario a la ley, pues no hay norma que prohíba el uso de dicho término ni de sus elementos gráficos. 5.6. El signo solicitado a registro y la marca registrada no son susceptibles de generar confusión en el mercado. La SIC aplicó correctamente las normas a fin de emitir su pronunciamiento. 5. 7. Asimismo, de los hechos narrados, se puede verificar que la resolución emitida por la SIC no viola lo dispuesto en el Literal f) del Articulo 136, además, la demandante no fundamenta, ni hay argumentos que refieran que el registro del signo TIERRAGRO esté infringiendo derechos de propiedad industrial.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Corte consultante solicitó Interpretación Prejudicial de los Literales b) y p) del Artículo 135 y de los Literales a) y f) del Artículo 136, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina4• 2. No procede Interpretación Prejudicial de los Literales b) y p) del Artículo 135 y del Literal f) del Artículo 136 de la norma antes citada debido a que no son materia controvertida en el presente caso. 3.

Sólo procede interpretar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se encuentra relacionado con el tema controvertido. 4. De oficio se interpretará el Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 4865, por ser pertinente para el caso ya que el tercero interesado alegó 4 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.• "Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) b) carezcan de distlntivldad;

( ) p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres. ( r "Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de /os cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( ) t) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; ( )" Proceso 540-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 19 de 40 que los signos en conflicto coinciden en la palabra AGRO, la cual sería de uso común. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud fonética, ortográfica, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre marcas mixtas. Marcas evocativas y términos de uso común. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud fonética, ortográfica, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado TIERRAGRO (mixto) es confundible o no con la marca HERRAGRO (mixta), es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: "Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) r r sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o se,vicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 1.2.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.• "Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas fos signos que: ( ) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual def producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pafs;

( )" Proceso 540-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 20 de 40 puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.6 a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro.

Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 7 a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las ralees, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 1 O de junio de 2016. 7 Ibídem. 6 Proceso 540-IP-2016 GACETA OFICIAL d} 24/05/2017 21 de 40 Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4.

Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 8 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. 1.5. Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2.

Comparación entre marcas mixtas 2.1. Como la controversia radica en la confusión entre el signo solicitado TIERRAGRO (mixto) y la marca HERRAGRO (mixta), es necesario que se comparen teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico. 2.2. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor.

Así, la autoridad competente deberá determinar 8 lbidem. 7 Proceso 540-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 22 de 40 en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.9 2.3.

Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 1º a) Si el elemento predominante es el denominativo en los signos confrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el ejemplo tenemos el diccionario11 • Como lexema deporten: deport-e, deport-ivo, deportistas, deport­ ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.12 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: 9 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 del 1 O de junio de 2016 y 418-IP-2015 del 13 de junio de 2016. 10 Ibídem. 11 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Definición de "lexema•: Unidad mínima con significado léxico que no presenta moñemas gramaticales, por ejemplo sol; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo terr, en enterráis. 12 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de "moñema": Unidad mínima aislable en análisis moñológico.

La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y - es. Por o posición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número. plural. 8 ó Proceso 540-IP-2016 GACETA OFICIAL b) 24/05/2017 23 de 40 • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podrfa generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podrla ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos: (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, toda vez que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que el signo figurativo suscite en la mente de quien la observe.

(ii) Entre los dos elementos del signo gráfico figurativo, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. (iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo 9 Proceso 540-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 24 de 40 análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro. 13 c) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habria lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. 14 2.4.

Es importante recalcar que la marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro tanto del elemento nominativo y del gráfico como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado.15 2.5. Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.16 2.6. Uno de los puntos centrales discutidos en el proceso es precisamente la prevalencia del elemento gráfico del signo cuestionado. Para tal efecto, se deberá tomar en consideración los criterios descritos párrafos arriba y de acuerdo con una visión integral del signo, referente al tamaño de los elementos gráficos, denominativos, a la forma, a la combinación de colores, al formato de las letras y de los gráficos, determinar si efectivamente el elemento preponderante en el signo es el gráfico. 17 2.7.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, 13 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015, p. 10. 14 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016, p.9, y 418-IP-2015 del 13 de Junio de 2016, p.13.

Ver lnlerprelación Prejudicial recalda en el Proceso 106-IP-2015 del 20 de Julio de 2015, p. 10. 18 lbldem, p. 11. 17 lbfdem. 10 Proceso 540-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 25 de 40 proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 3. Marca evocatlva y términos de uso común 3.1.

Como en el proceso interno, Pérez señaló que los signos en conflicto coinciden en la palabra AGRO, la misma que es evocativa y de uso común, es pertinente analizar el tema relacionado a los signos evocativos. 3.2. Lo primero que se advierte, es que un signo tiene capacidad evocativa si uno de sus elementos asf lo es. Es decir, si este está compuesto por palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones evocativas, dicho signo adquiere el citado carácter. 3.3 Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo. 18 3.4.

Este tipo de signos, según se desprende de las elaboraciones doctrinarias que tratan de conceptualizarlos, podrían configurarse a partir de palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones que individualmente consideradas se avienen a términos descriptivos o genéricos, pero que combinados, unidos o transformados, pueden llegar a conformar en su conjunto, una expresión de carácter evocativo, apreciable con aptitud distintiva. 3.5.

Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca; y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo débil; y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan en su conformación elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.19 3.6. Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este,e De modo referencial, ver Proceso 630.IP-2015 de fecha 25 de Julio de 2016, p. 1 O. 19 Ibídem. 11 Proceso 540-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 26 de 40 caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.20 3.7.

En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de la denominación AGRO; y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. 3.8. De otro lado, el Literal g) del Articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone lo siguiente: "Artículo 135.-No podrán reg;strarse como marcas los s;gnos que: (...) consistan exclus;vamente o se hubieran convert;do en una g) designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje co"iente o en la usanza del pafs;

(... )" 3.9. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. 21 3.1O. No obstante, si la exclusión de esta clase de expresiones llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, se debe hacer el cotejo teniendo en cuenta de modo excepcional dichos elementos, bajo la premisa que el signo opositor tendría un grado de distintitividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintitividad de los signos en conflicto.22 3.11.

Como se ha señalado en los acápites anteriores, los términos de uso común por sí mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva. 3.12. El que un término sea de uso común para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva.

Tendrá que analizarse 20 Ibídem. 21 De modo referencial, ver Interpretación Prejudlclal recaída en el Proceso 536-IP-2015, de íecha 23 de junio de 2016. 22 De modo referencial, ver Proceso 327-IP-2015, de íecha 19 de mayo de 2016, p.12. 12 Proceso 540-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 27 de 40 caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. 3.13.

En tal virtud, se deberá establecer si existe algún término de uso común en los signos en conflicto en la Clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, se deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2013-00436, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artfculo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Lu(i� uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO MAGISTRADA ---- / Hugo Ramiro · ez Apac MAGISTRADO 13 Proceso 540-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 28 de 40 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente fa presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

Cecilia uisa PRESIDENTA uinteros Notiffquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 14 GACETA OFICIAL 24/05/2017 29 de 40 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 24 de abril de 2017 Proceso 555-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante 2013-00606-00 Referencia Patente de modelo de utilidad para..

MUESTRA PARA PRUEBA DE FRAGANCIAS Y COSMÉTICOS" Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 4791 de fecha 27 de octubre de 2016, recibido vía correo electrónico el 28 de octubre de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 14, 16 y 81 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2013-00606-00; y, El Auto de fecha 17 de febrero de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. f\ A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: Aki, lnc, DBA Arcade Marketing 1 Proceso 555-IP-2016 GACETA OFICIAL Demandado 24/05/2017 30 de 40 Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Tercero interesado: Maria Enilde Gutiérrez Lemus 2. Hechos relevantes 2.1. El 18 de noviembre de 2010, Maria Enilde Gutiérrez Lemus (en adelante, María Gutiérrez) solicitó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC), la patente de modelo de utilidad denominada "MUESTRA PARA PRUEBA DE FRAGANCIAS Y COSMÉTICOS".

TI G..l..2. El 21 de febrero de 2011, se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 625, un extracto de la solicitud antes referida. Contra dicha solicitud, no se presentó objeción alguna. 2.3. Mediante Resolución 1852 del 27 de enero de 2012, la Dirección de Nuevas Creaciones de la SIC otorgó el privilegio de patente de modelo de utilidad a favor de la Maria Gutiérrez. 2.4.

Contra la resolución antes referida, Aki, lnc, DBA Arcade Marketing (en adelante AKI, INC) presentó demanda de nulidad absoluta ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, por considerar que la patente otorgada carecía del requisito de novedad. 2.5. Con fecha 29 de agosto de 2014, María Gutiérrez presentó argumentos contra la demanda de nulidad en su calidad de afectada como tercera interesada. 2.6.

Con fecha 22 de octubre de 2014, la SIC presentó escrito contestando la demanda. 2.7. Mediante Providencia de fecha 31 de agosto de 2016, la Corte consultante dispone solicitar Interpretación Prejudicial a este Tribunal. 2 Proceso 555-IP-2016 GACETA OFICIAL 3. 24/05/2017 31 de 40 Argumentos de la demanda de AKI, INC 3.1. Antes de la solicitud, en el estado de la técnica ya se encontraba la anterioridad W094/12072, publicada con fecha 9 de junio de 1994, denominada "Muestras de líquido volátil y proceso para su obtención", que revela un dispositivo delgado y flexible que se coloca entre periódicos o revistas a fin de promocionar los perfumes y exponer una muestra del mismo para ser probado por el lector. 3.2.

Esta anterioridad anticipa todas las caracterlsticas estructurales de la patente cuestionada al enseñar un dispositivo para suministrar pruebas de material fluido volátil. 3.3. Asimismo, la anterioridad US 5,622,263 publicada con fecha 22 de abril de 1997, denominada "Empaque de muestra y método de obtención"; consistente en empaques de muestras para ser distribuidos que contienen láminas desplegables, revela empaques de productos (geles, líquidos, polvos) en pequeñas cantidades para su distribución como muestras o empaques unitarios. 3.4.

Esta anterioridad muestra la misma distribución de capas de la patente cuestionada, revelando un empaque de muestra que comprende dos capas flexibles superpuestas entre sí, las cuales definen una cámara hermética configurada para almacenar un producto de prueba. 3.5. La anterioridad US 4,145,001 publicada con fecha 20 de marzo de 1979, denominada "Empaque para la liberación controlada de sustancias volátiles", consiste en muestras para sustancias volátiles tales como ambientadores, perfumes, y desodorizantes, las cuales liberan vapores de las sustancias por periodos de tiempo controlados. 3.6.

Esta anterioridad compromete el carácter novedoso de la patente en cuestión al revelar un paquete con múltiples capas y una sustancia volátil albergada entre las mismas. 3.7. En conclusión, la patente de modelo de utilidad denominada "MUESTRA PARA PRUEBA DE FRAGANCIAS Y COSMÉTICOS", a la fecha de su solicitud, no era nueva, no permitía un mejor funcionamiento o utilización, y no proporcionaba ninguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no se tenia. 4.

Argumentos de la contestación de la SIC 4.1. En el procedimiento no se presentaron oposiciones a la solicitud de registro de modelo de utilidad por parte de terceros interesados. 4.2. En el examen técnico realizado por la oficina correspondiente al modelo de utilidad en cuestión, no se encontraron en el estado de la técnica todos 3 Proceso 555-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 32 de 40 los elementos técnicos característicos, toda vez que la muestra no se encuentra suelta como un envase intercambiable entre las revistas, periódicos y medios impresos, sino que va efectivamente adherida a cada uno de dichos medios impresos. 4.3.

La forma de usar el modelo de utilidad en la aplicación que se requiera, está orientada a tenerlo accesible al usuario de forma permanente en el sitio adecuado de los medios impresos, lo cual le otorga valor añadido respecto al arte previo, que por lo general constituye un envase de muestra que se halla disponible para la manipulación constante del usuario que lo encontraba entre los medios impresos. 4.4.

Al estar adherida la muestra a una hoja, plantilla o página de cualquier medio impreso, reduce solo a una hoja la implementación y exposición de la misma, lo cual le otorga ventaja o efecto técnico al modelo de utilidad, toda vez que los envases de muestras existentes en el estado de la técnica, necesariamente deben permanecer entre o en medio de dos hojas o plantillas, hasta que el usuario acceda, la tome en sus manos y luego pueda abrirla, para posteriormente volverla a cerrar o sellar. 4.5.

Ninguna de las publicaciones señaladas por la demandante anticipa todas y cada una de las características técnicas estructurales presentes en el pliego reivindicatorio del modelo de utilidad, por lo que se logra corroborar la condición novedosa del mismo. 4.6. De lo señalado, se evidencia la no afectación de la novedad, por lo que el modelo de utilidad reúne todos los requisitos legales previos establecidos para su concesión. 5.

Argumentos de la contestación de María Gutiérrez 5.1. Respecto a la primera anterioridad señalada por la demandante, la única similitud es que el modelo de utilidad cuestionado es utilizado o adherido a las páginas de revista o material publicitario; sin embargo, la novedad más impactante del mismo es la sustancia cremosa para proporcionar muestras en pequeñas cantidades de labiales, bases, sombras y delineadores. 5.2.

Respecto a la segunda anterioridad señalada por la demandante, reitera que la única similitud es que la muestra sea utilizada o adherida en las páginas de revista o material publicitario; sin embargo, la anterioridad se refiere a muestras de geles y polvos, mientras que el modelo de utilidad cuestionado se refiere a materiales cremosos cosméticos. 5.3.

Respecto a la tercera anterioridad, señala que la misma no se trata de un producto con las mismas especificaciones o características estructurales, toda vez que en la anterioridad los productos se encapsulan, así como tienen distinto propósito de muestras y distintas formas de sellarlas. 4 Proceso 555-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 33 de 40 B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1.

La Corte consultante solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 14, 16 y 81 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 1. Procede la interpretación solicitada por ser materia controvertida. 2. Asimismo, de oficio se interpretará el Artículo 852 de la norma antes referida, a fin de determinar los requisitos de patentabilidad de un modelo de utilidad.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Definición de modelo de utilidad. Normas de patentes de invención aplicables a los modelos de utilidad Requisitos de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. 2. D.

1. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Definición de modelo de utilidad. Normas de patentes de invención aplicables a los modelos de utilidad Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. "Articulo 14.- Los Palses Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación Industrial.· "Articulo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluldo en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publlque o hubiese transcurrido el plaza previsto en el articula 40. • "Articulo 81.- Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefaclo, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. Los modelos de utilidad se protegerán mediante patentes." 2 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna."Art/culo 85.- Son apllcables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Decisión en lo que fuere pertinente, salvo en lo dispuesto can relación a las plazos de tramitación, los cuales se reducirán a la mitad.

Sin perjuicio de lo anterior, el plazo establecido en el articulo 40 quedará reducido a doce meses.· 5 Proceso 555-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 34 de 40 1.1. Como el caso bajo estudio versa sobre una solicitud de patente de modelo de utilidad, el Tribunal estima necesario determinar qué es el modelo de utilidad y cuáles son las normas que lo regulan en el marco del ordenamiento jurídico comunitario andino. 1.2.

El Artículo 81 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina define al modelo de utilidad en los siguientes términos: "Artículo 81. - Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenia.

Las modelos de utilidad se protegerán mediante patentes." 1.3. La doctrina sobre el tema expresa: "Podemos definir al modelo de utilidad como toda forma nueva obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabaja, utensilios, dispositivos de objetos conocidas que se presten a un trabajo práctico, cuando importen una mejor utilización en la función a que estén destinados, sin que la nueva forma o el cambio de forma implique adquisición de un nuevo conocimiento científico': 3 1.4.

En términos generales se puede definir al modelo de utilidad como una invención pequeña o menor, que proporciona una utilidad o una ventaja de carácter técnico aplicado sobre algo ya conocido, por lo que se le considera, de menor exigencia inventiva, con respecto a la patente de invención4 • 1.5. El modelo de utilidad se refiere a invenciones que ofrecen solución a un problema técnico y, al igual que sucede en el caso de las patentes de invención, el registro le otorga a su titular un derecho de uso exclusivo sobre el modelo de utilidad que le significará beneficios de carácter económico.

Su diferencia radica en que su exigencia inventiva, y avance tecnológico es menor, debido a que se trata de una ventaja en su empleo o fabricación. En pronunciamientos del Tribunal se ha precisado que sus características fundamentales son5: "a) Se trata de una invención: Aunque el modelo de utilidad es una invención menar, sigue siendo una invención; por lo que de ella puede desprenderse la novedad y la actividad inventiva del autor de la ventaja, beneficio, mejora, utilidad a efecto técnica nuevo que se J ZUCCHERINO, Daniel R. Patentes de Invención. Edilorial AD-HOC.

S.R.L., 1998, Buenos Aires, p. 66. 4 Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 73-1 P-2011 de fecha 9 de noviembre de 2011. 5 Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 43-lP-2001 de fecha 24 de agosto de 2001. 6 Proceso 555-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 35 de 40 traduce en un artefacto, instrumento, herramienta o mecanismo que se agrega al objeto ya existente. b) Tiene forma definida de un obieto: Se trata de una cosa especialmente delimitada, no de un procedimiento o una sustancia. c) Meiora o perfecciona un bien proporcionándole una ventaia o beneficio que antes no tenla: Esa forma adicional debe reportar una ventaja práctica o utilidad nueva que se manifestará en el empleo o en la manufactura del objeto cuya protección se pretende." 1.6.

El modelo de utilidad recae sobre un objeto ya existente, proporcionándole a este una ventaja, beneficio o utilidad que no tenía. Lo anterior es sumamente importante, ya que en esto se diferencia de la patente de invención y de ahí se origina que a los modelos de utilidad se los denomine "invenciones menores". Sobre lo anterior Zuccherino ha expresado lo siguiente: "(... ) La patente recae sobre un producto o procedimiento desconocido con anterioridad.

El modelo de utilidad protege innovaciones técnicas (conformación, dispositivo, mecanismo, estructura nueva) que afectan siempre a objetos ya conocidos (ya empleados para un uso determinado} con la condición de que les confiera una mayor eficacia o comodidad para n desempeñar su fin.e 1.7. Ahora bien, el Artículo 85 de la Decisión 486, establece las normas aplicables con relación a la patente de modelo de utilidad, conforme al siguiente enunciado: -Articulo 85.- Son aplicables a /as patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Decisión en lo que fuere pertinente, salvo en lo dispuesto con relación a los plazos de tramitación, los cuales se reducirán a la mitad.

Sin perjuicio de lo anterior, el plazo establecido en el articulo 40 quedará reducido a doce meses". 1.8. De conformidad con el articulo antes referido, los requisitos de patentabilidad, el procedimiento de concesión y las normas sobre la protección de las patentes de invención son perfectamente aplicables a los modelos de utilidad teniendo en cuenta las particularidades propias, tal como sería el caso de los plazos los cuales se reducirán a la mitad de los establecidos para las patentes de invención.,. 1.9.

En conclusión, el modelo de utilidad constituye una categoría de la propiedad industrial semejante a la patente de invención, cuya exigencia inventiva, valor científico y avance tecnológico es menor, debido a que más bien se trata de un perfeccionamiento técnico que se traduce en una mejora de tipo práctico o en una ventaja funcional en su empleo o 6 ZUCCHERINO, Daniel R. Patentes de Invención. Op. cit., p. 68.

Proceso 555-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 36 de 40 fabricación y/o un efecto beneficioso en cuanto a la aptitud del objeto para satisfacer una necesidad humana. 2. Requisitos de patentabilidad: novedad, susceptibilidad de aplicación industrial nivel inventivo y 2.1. En atención a que se cuestiona que el modelo de utilidad concedido por la SIC cumpla con los requisitos de patentabilidad establecidos por la norma comunitaria, y habiendo establecido que son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la Decisión 486 en lo que fuere pertinente, corresponde analizar cuáles son dichos requisitos de patentabilidad. 2.2.

El Artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente, que son: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que además no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. De la novedad de la invención7 2.3.

El Artículo 16 de la Decisión 486 señala que "una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica". Para el ordenamiento andino la novedad debe ser absoluta o universal, esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel mundialª. 2.4. Para calificar adecuadamente la novedad debemos tener en cuenta los siguientes conceptos: f a) Invención: en el caso del modelo de utilidad la invención recae sobre un artefacto, instrumento, herramienta o mecanismo que comporta un beneficio, mejora, utilidad o efecto técnico en relación con un objeto ya existente.

Dicho beneficio, mejora, utilidad o efecto técnico no deben estar comprendidos dentro del estado de la técnica. b) Estado de la Técnica: es la información que, a la fecha de presentación o de prioridad, hubiese sido accesible al público9 por cualquier medio y en cualquier lugar. 7 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 424-IP-2015 del 21 de septiembre de 2016. 8 Sobre el concepto de novedad absoluta se puede ver la Sentencia del 30 de octubre de 1996, expedida en el marco del Proceso 1-Al-1996.

Persona o grupo de personas que no estén obligadas a mantener la confidencialidad de la información relacionada con la invención objeto de la solicitud de patente. 8 Proceso 555-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 37 de 40 2.5. Ahora bien, una invención no está comprendida en el estado de la técnica, si antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no fueron accesibles al público, por cualquier medio y en cualquier lugar, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento. 2.6.

Para determinar la novedad se deben seguir las siguientes reglas perfectamente aplicables al modelo de utilidad: a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que finalmente determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha sobre la base de la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente, deberá compararse la invención con la regla técnica.

Del nivel inventivo y estado de la técnica 2.7. De conformidad con el Artículo 18 1 0 de la Decisión 486, una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o normalmente versada en la materia. 2.8. Los modelos de utilidad son inventos que deben implicar una actividad creadora que provoque cierta dificultad de deducción para el experto en la materia.

Por lo mínimo, se requerirá de un cierto progreso en la regla técnica que se pretende proteger como modelo de utilidad y no de una variación o modalidad insignificante en relación con lo ya conocido. 2.9. Ahora bien, para los efectos del Artículo 18 de la Decisión 486 resulta pertinente plasmar las siguientes definiciones: a) 10 Obvio: es una situación muy clara o que se muestra sin dificultad.

Decisión 486 de la Comunidad Andlna."Artfcu/o 18.- Se considerará que una invención llene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.· 9 Proceso 555-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 38 de 40 b) Evidente: certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar.

Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio. c) Persona del oficio normalmente versada en 1a materia: es el técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado. lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo: (i) El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la "media normal" en la materia que se trate.

Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista "obviedad", y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo. (ii) El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia impone la "ficción" para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de modelo de utilidad o de la fecha de prioridad.

Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre; es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de "hoy en día" pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento.

Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivel inventivo. En este sentido, para evitar que se realice un examen subjetivo o con elementos que no se encontraban al momento de la invención, se debe evitar a toda costa exámenes a posteriori, ex post facto o de tipo hindsight, que no serían otra cosa que aquellos mediados por conocimientos retrospectivos obtenidos de la propia invención o del estado actual de la técnica.

En el caso particular, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos; es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se usó la figura del técnico medio en la materia, y se hizo un análisis retrotraído del nivel inventivo, no a posteriori, ex post facto o hindsight. r 2.1 O. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los 10 ó Proceso 555-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 39 de 40 conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella; es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica.

De la susceptibilidad de aplicación industrial 2.11. Para que un invento pueda ser protegido a través de una patente de modelo de utilidad debe ser susceptible de aplicación industrial, de manera que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el Artículo 19 de la norma comunitaria que se interpreta. 2.12.

Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten; por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica. 2.13. En tal sentido, se deberá determinar si al momento en que se concedió la patente de modelo de utilidad para "MUESTRA PARA PRUEBA DE FRAGANCIAS Y COSMÉTICOS", esta cumplía con los requisitos de patentabilidad establecidos en la normativa comunitaria, en particular con el requisito de novedad, aplicando las reglas expuestas precedentemente.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2013-00606-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. MAGISTRADA Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO 11 Proceso 555-IP-2016 GACETA OFICIAL 24/05/2017 40 de 40 Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. �ttJ Cecilia i:: isa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 12