d Sy) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 24 de abril de 2017 Proceso: 555-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2013-00606-00 Referencia: Patente de modelo de utilidad para “MUESTRA PARA.

PRUEBA DE FRAGANCIAS Y COSMÉTICOS” Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 4791 de fecha 27 de octubre de 2016, recibido vía correo electrónico el 28 de octubre de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 14, 16 y 81 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2013-00606-00;, y, El Auto de fecha 17 de febrero de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: Aki, Inc, DBA Arcade Marketing ¿ds 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Tercero interesado: María Enilde Gutiérrez Lemus Hechos relevantes El 18 de noviembre de 2010, María Enilde Gutiérrez Lemus (en adelante, María Gutiérrez) solicitó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC), la patente de modelo de utilidad denominada “MUESTRA PARA PRUEBA DE FRAGANCIAS Y COSMÉTICOS”.

El 21 de febrero de 2011, se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial N* 625, un extracto de la solicitud antes referida. Contra dicha solicitud, no se presentó objeción alguna. Mediante Resolución 1852 del 27 de enero de 2012, la Dirección de Nuevas Creaciones de la SIC otorgó el privilegio de patente de modelo de utilidad a favor de la María Gutiérrez.

Contra la resolución antes referida, Aki, Inc, DBA Arcade Marketing (en adelante AKI, INC) presentó demanda de nulidad absoluta ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, por considerar que la patente otorgada carecía del requisito de novedad. Con fecha 29 de agosto de 2014, María Gutiérrez presentó argumentos contra la demanda de nulidad en su calidad de afectada como tercera interesada.

Con fecha 22 de octubre de 2014, la SIC presentó escrito contestando la demanda.. Mediante Providencia de fecha 31 de agosto de 2016, la Corte consultante dispone solicitar Interpretación Prejudicial a este Tribunal. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 4.2. y SE Argumentos de la demanda de AKI, INC Antes de la solicitud, en el estado de la técnica ya se encontraba la anterioridad WO94/12072, publicada con fecha 9 de junio de 1994, denominada “Muestras de líquido volátil y proceso para su obtención”, que revela un dispositivo delgado y flexible que se coloca entre periódicos o revistas a fin de promocionar los perfumes y exponer una muestra del mismo para ser probado por el lector.

Esta anterioridad anticipa todas las caracteristicas estructurales de la patente cuestionada al enseñar un dispositivo para suministrar pruebas de material fluido volátil. Asimismo, la anterioridad US 5,622,263 publicada con fecha 22 de abril de 1997, denominada "Empaque de muestra y método de obtención”; consistente en empaques de muestras para ser distribuidos que contienen láminas desplegables, revela empaques de productos (geles, líquidos, polvos) en pequeñas cantidades para su distribución como muestras O empaques unitarios.

Esta anterioridad muestra la misma distribución de capas de la patente cuestionada, revelando un empaque de muestra que comprende dos capas flexibles superpuestas entre sí, las cuales definen una cámara hermética configurada para almacenar un producto de prueba. La anterioridad US 4,145,001 publicada con fecha 20 de marzo de 1979, denominada “Empaque para la liberación controlada de sustancias volátiles”, consiste en muestras para sustancias volátiles tales como ambientadores, perfumes, y desodorizantes, las cuales liberan vapores de las sustancias por periodos de tiempo controlados.

Esta anterioridad compromete el carácter novedoso de la patente en cuestión al revelar un paquete con múltiples capas y una sustancia volátil albergada entre las mismas. En conclusión, la patente de modelo de utilidad denominada “MUESTRA PARA PRUEBA DE FRAGANCIAS Y COSMÉTICOS”, a la fecha de su solicitud, no era nueva, no permitía un mejor funcionamiento o utilización, y no proporcionaba ninguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no se tenía. Argumentos de la contestación de la SIC.

En el procedimiento no se presentaron oposiciones a la solicitud de registro de modelo de utilidad por parte de terceros interesados. En el examen técnico realizado por la oficina correspondiente al modelo de utilidad en cuestión, no se encontraron en el estado de la técnica todos 3 4.3. 4,4, 4.5. 4.6. 5.2. 5.3. los elementos técnicos característicos, toda vez que la muestra no se encuentra suelta como un envase intercambiable entre las revistas, periódicos y medios impresos, sino que va efectivamente adherida a cada uno de dichos medios impresos.

La forma de usar el modelo de utilidad en la aplicación que se requiera, está orientada a tenerlo accesible al usuario de forma permanente en el sitio adecuado de los medios impresos, lo cual le otorga valor añadido respecto al arte previo, que por lo general constituye un envase de muestra que se halla disponible para la manipulación constante del usuario que lo encontraba entre los medios impresos.

Al estar adherida la muestra a una hoja, plantilla o página de cualquier medio impreso, reduce solo a una hoja la implementación y exposición de la misma, lo cual le otorga ventaja o efecto técnico al modelo de utilidad, toda vez que los envases de muestras existentes en el estado de la técnica, necesariamente deben permanecer entre o en medio de dos hojas o plantillas, hasta que el usuario acceda, la tome en sus manos y luego pueda abrirla, para posteriormente volverla a cerrar o sellar.

Ninguna de las publicaciones señaladas por la demandante anticipa todas y cada una de las características técnicas estructurales presentes en el pliego reivindicatorio del modelo de utilidad, por lo que se logra corroborar la condición novedosa del mismo. De lo señalado, se evidencia la no afectación de la novedad, por lo que el modelo de utilidad reúne todos los requisitos legales previos establecidos para su concesión. Argumentos de la contestación de María Gutiérrez Respecto a la primera anterioridad señalada por la demandante, la única similitud es que el modelo de utilidad cuestionado es utilizado o adherido a las páginas de revista o material publicitario; sin embargo, ta novedad más impactante del mismo es la sustancia cremosa para proporcionar muestras en pequeñas cantidades de labiales, bases, sombras y delineadores.

Respecto a la segunda anterioridad señalada por la demandante, reitera que la única similitud es que la muestra sea utilizada o adherida en las páginas de revista o material publicitario; sin embargo, la anterioridad se refiere a muestras de geles y polvos, mientras que el modelo de utilidad cuestionado se refiere a materiales cremosos cosméticos.

Respecto a la tercera anterioridad, señala que la misma no se trata de un producto con las mismas especificaciones o características estructurales, toda vez que en la anterioridad los productos se encapsulan, así como tienen distinto propósito de muestras y distintas formas de sellarlas. 4 p NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 14, 16 y 81 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!.

Procede la interpretación solicitada por ser materia controvertida. Asimismo, de oficio se interpretará el Artículo 852 de la norma antes referida, a fin de determinar los requisitos de patentabilidad de un modelo de utilidad. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Definición de modelo de utilidad. Normas de patentes de invención aplicables a los modelos de utilidad Requisitos de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Definición de modelo de utilidad. Normas de patentes de invención aplicables a los modelos de utilidad Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 14.- Los Paises Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la lecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.” “Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.” “Artículo 81.- Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. Los modelos de utilidad se protegerán mediante patentes.” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 85.- Son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Decisión en lo que fuere pertinente, salvo en lo dispuesto con relación a los plazos de tramitación, los cuales se reducirán a la mitad.

Sin perjuicio de lo anterior, el plazo establecido en el articulo 40 quedará reducido a doce meses.” 5 1.1. Como el caso bajo estudio versa sobre una solicitud de patente de modelo de utilidad, el Tribunal estima necesario determinar qué es el modelo de utilidad y cuáles son las normas que lo regulan en el marco del ordenamiento jurídico comunitario andino. 1.2.

El Artículo 81 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina define al modelo de utilidad en los siguientes términos: “Artículo 81.- Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. Los modelos de utilidad se protegerán mediante patentes.” 1.3.

La doctrina sobre el tema expresa: “Podemos definir al modelo de utilidad como toda forma nueva obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos de objetos conocidos que se presten a un trabajo práctico, cuando importen una mejor utilización en la función a que estén destinados, sin que la nueva forma o el cambio de forma implique adquisición de un nuevo conocimiento científico”.3 1.4.

En términos generales se puede definir al modelo de utilidad como una invención pequeña o menor, que proporciona una utilidad o una ventaja de carácter técnico aplicado sobre algo ya conocido, por lo que se le considera, de menor exigencia inventiva, con respecto a la patente de invención!. 1.5. El modelo de utilidad se refiere a invenciones que ofrecen solución a un problema técnico y, al igual que sucede en el caso de las patentes de invención, el registro le otorga a su titular un derecho de uso exclusivo sobre el modelo de utilidad que le significará beneficios de carácter económico.

Su diferencia radica en que su exigencia inventiva, y avance tecnológico es menor, debido a que se trata de una ventaja en su empleo o fabricación. En pronunciamientos del Tribunal se ha precisado que sus características fundamentales son*: “a) Se trata de una invención: Aunque el modelo de utilidad es una invención menor, sigue siendo una invención; por lo que de ella puede desprenderse la novedad y la actividad inventiva del autor de la ventaja, beneficio, mejora, utilidad o efecto técnico nuevo que se 3 ZUCCHERINO, Daniel R. Patentes de invención. Editorial AD-HOC.

S.R.L., 1998, Buenos Aires, p. 66. Si Ver Interpretación Prejudiciat recaída en el Proceso 73-1P-2011 de fecha 9 de noviembre de 2011. 5 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 43-1P-2001 de fecha 24 de agosto de 2001. o pts | | AAA N 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. traduce en un artefacto, instrumento, herramienta o mecanismo que se agrega al objeto ya existente. b) Tiene forma definida de un objeto: Se trata de una cosa especialmente delimitada, no de un procedimiento o una sustancia. c) Mejora o perfecciona un bien proporcionándole una ventaja 0 beneficio que antes no tenía: Esa forma adicional debe reportar una ventaja práctica o utilidad nueva que se manifestará en el empleo o en la manufactura del objeto cuya protección se pretende.” El modelo de utilidad recae sobre un objeto ya existente, proporcionándole a este una ventaja, beneficio o utilidad que no tenía. Lo anterior es sumamente importante, ya que en esto se diferencia de la patente de invención y de ahí se origina que a los modelos de utilidad se los denomine “invenciones menores”.

Sobre lo anterior Zuccherino ha expresado lo siguiente: “( ) La patente recae sobre un producto o procedimiento desconocido con anterioridad. El modelo de utilidad protege innovaciones técnicas (conformación, dispositivo, mecanismo, estructura nueva) que afectan siempre a objetos ya conocidos (ya empleados para un uso determinado) con la condición de que les conflera una mayor eficacia o comodidad para desempeñar su fin".9 Ahora bien, el Artículo 85 de la Decisión 486, establece las normas aplicables con relación a la patente de modelo de utilidad, conforme al siguiente enunciado: “Artículo 85.- Son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Decisión en lo que fuere pertinente, salvo en lo dispuesto con relación a los plazos de tramitación, los cuales se reducirán a la mitad.

Sin perjuicio de lo anterior, el plazo establecido en el artículo 40 quedará reducido a doce meses”. De conformidad con el artículo antes referido, los requisitos de patentabilidad, el procedimiento de concesión y las normas sobre la protección de las patentes de invención son perfectamente aplicables a los modelos de utilidad teniendo en cuenta las particularidades propias, tal como sería el caso de los plazos los cuales se reducirán a la mitad de los establecidos para las patentes de invención. En conclusión, el modelo de utilidad constituye una categoría de la propiedad industrial semejante a la patente de invención, cuya exigencia inventiva, valor científico y avance tecnológico es menor, debido a que más bien se trata de un perfeccionamiento técnico que se traduce en una mejora de tipo práctico o en una ventaja funcional en su empleo o ZUCCHERINO, Daniel R. Patentes de invención. Op. cit., p. 68. ga fabricación y/o un efecto beneficioso en cuanto a la aptitud del objeto para satisfacer una necesidad humana. 2.

Requisitos de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial 2.1. En atención a que se cuestiona que el modelo de utilidad concedido por la SIC cumpla con los requisitos de patentabilidad establecidos por la norma comunitaria, y habiendo establecido que son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la Decisión 486 en lo que fuere pertinente, corresponde analizar cuáles son dichos requisitos de patentabilidad. 2.2.

El Artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente, que son: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que además no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. De la novedad de la invención” 2.3.

El Artículo 16 de la Decisión 486 señala que "una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”. Para el ordenamiento andino la novedad debe ser absoluta o universal, esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel mundial8. 2.4. Para calificar adecuadamente la novedad debemos tener en cuenta los siguientes conceptos: a) Invención: en el caso del modelo de utilidad la invención recae sobre un artefacto, instrumento, herramienta o mecanismo que comporta un beneficio, mejora, utilidad o efecto técnico en relación con un objeto ya existente.

Dicho beneficio, mejora, utilidad o efecto técnico no deben estar comprendidos dentro del estado de la técnica. b) Estado de la Técnica: es la información que, a la fecha de presentación o de prioridad, hubiese sido accesible al público? por cualquier medio y en cualquier lugar. y Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 424-1P-2015 del 21 de septiembre de 2016.

Sobre el concepto de novedad absoluta se puede ver la Sentencia del 30 de octubre de 1996, r expedida en el marco del Proceso 1-Al-1996. Persona o grupo de personas que no estén obligadas a mantener la confidencialidad de la información relacionada con la invención objeto de la solicitud de patente. 8 a 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Ahora bien, una invención no está comprendida en el estado de la técnica, si antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no fueron accesibles al público, por cualquier medio y en cualquier lugar, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizaria para diseñar el invento.

Para determinar la novedad se deben seguir las siguientes reglas perfectamente aplicables al modelo de utilidad: a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que finalmente determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha sobre la base de la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente, deberá compararse la invención con la regla técnica.

Del nivel inventivo y estado de la técnica De conformidad con el Artículo 1810 de la Decisión 486, una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o normalmente versada en la materia. Los modelos de utilidad son inventos que deben implicar una actividad creadora que provoque cierta dificultad de deducción para el experto en la materia.

Por lo mínimo, se requerirá de un cierto progreso en la regla técnica que se pretende proteger como modelo de utilidad y no de una variación o modalidad insignificante en relación con lo ya conocido. Ahora bien, para los efectos del Articulo 18 de la Decisión 486 resulta pertinente plasmar las siguientes definiciones: a) Obvio: es una situación muy clara o que se muestra sin dificultad.

Decisión 486 de la Comunidad Andina.- “Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel invenlivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.” 9 A b) Evidente: certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar.

Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio. Persona del oficio normalmente versada en la materia: es el técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado. Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo: (i) El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la "media normal" en la materia que se trate.

Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista "obviedad", y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo. (ii) El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia impone la "ficción" para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de modelo de utilidad o de la fecha de prioridad.

Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre; es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de "hoy en día" pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento.

Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivel inventivo. En este sentido, para evitar que se realice un examen subjetivo o con elementos que no se encontraban al momento de la invención, se debe evitar a toda costa exámenes a posteriori, ex post facto o de tipo hindsight, que no serían otra cosa que aquellos mediados por conocimientos retrospectivos obtenidos de la propia invención o del estado actual de la técnica.

En el caso particular, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos; es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se usó la figura del técnico medio en la materia, y se hizo un análisis retrotraído del nivel inventivo, no a posteriori, ex post facto o hindsight. 2.10.En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los 10 conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella; es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica.

De la susceptibilidad de aplicación industrial 2.11.Para que un invento pueda ser protegido a través de una patente de modelo de utilidad debe ser susceptible de aplicación industrial, de manera que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el Artículo 19 de la norma comunitaria que se interpreta. 2.12.

Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten; por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica. 2.13. En tal sentido, se deberá determinar si al momento en que se concedió la patente de modelo de utilidad para “MUESTRA PARA PRUEBA DE FRAGANCIAS Y COSMÉTICOS”, esta cumplía con los requisitos de patentabilidad establecidos en la normativa comunitaria, en particular con el requisito de novedad, aplicando las reglas expuestas precedentemente.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2013-00606-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO 11 Proceso 555-1P-2016 / | | A - Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

¿ | / e i Ó i usia ed PRESIDENTA tajo Gara o Cecilia Lúisa Ayllón Quinteros Notifíquese a la Corte consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 12