PROCESO 4-IP-95 Interpretación prejudicial del artículo 58, párrafos c) y d) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en el proceso interno Nº 2267 caso “GRANOLAJET” (recurso de anulación). Se interpretan también de oficio, los artículos: 76 de la misma Decisión y 61, incisos b) y c), del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena (Decisión 184).
Quito, 15 de diciembre de 1996 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, V I S T O S: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, solicita de este Tribunal Comunitario la interpretación prejudicial de los párrafos c) y d) del artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a la cual el Tribunal Andino añade, como se verá más adelante, la de los artículos 76 de la misma Decisión, y 61, incisos b) y c), del Estatuto del Tribunal (Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena).
Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal, con indicación del nombre del órgano judicial que formula la solicitud; la relación de las normas del ordenamiento comunitario cuya interpretación se requiere, contenidas en la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con indicación de las normas que las sustituyeron, y el lugar y dirección en donde el Tribunal solicitante recibirá la notificación correspondiente; la identificación de la causa que ha originado la solicitud y el siguiente informe sucinto de los hechos que la autoridad consultante estima relevantes para la interpretación: “a): La sociedad COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A., solicitó ante la Superitendencia de Industria y Comercio el registro de la marca GRANOLAJET para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del Decreto 755 de 1.972.
Dicha solicitud se tramitó bajo el expediente Nº 241.213.” “b): La Superintendecia de Industria y Comercio, mediante la Resolución Nº 001071 de 21 (sic) de Febrero de 1.988, concedió el registro de la citada marca en favor de la sociedad antes mencionada.” Que de los hechos resulta relevante precisar, en opinión del Tribunal Andino y a los fines de la aplicación e interpretación de la norma comunitaria, que el registro de la marca objeto de la acción de nulidad se otorgó en vigencia de la Decisión 85, habiendo sido impugnado (enero de 1993) en vía contencioso-administrativa estando ya vigente la Decisión 313.
Que este Tribunal reproduce la transcripción realizada por el Consejo de Estado, de los argumentos sobre la violación de la norma comunitaria, expuestos por el demandante en su solicitud de anulación. A saber: “1º): Se violó el artículo 58 literal c) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (que guarda relación con el literal d) del artículo 72 de la Decisión 313, en concordancia con el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344), por cuanto (la) marca GRANOLAJET es un signo, indicación o denominación descriptiva y genérica que designa o describe la especie, calidad, destino, valor y otros datos, características e informaciones de los productos para los cuales se usa.
“Ciertamente, en la clase 30 del Artículo 2 del Decreto 755 de 1.972, están comprendidos los siguientes productos: “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, pastelería y confitería, helados, comestibles, bizcochos, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas); especias; hielo.” “Los principales significados de la palabra GRANO: (Del latín granum) m. Semilla y fruto de las mieses como del trigo, cebada, etc.
(acepción 1). Semillas pequeñas de varias plantas. GRANO de mostaza, de anís (acepción 2). Cada una de las semillas o frutos que con otros iguales forma un agregado. GRANO de uva, de granada (acepción 3). (Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Edición, 1984, Tomo I página 700). “En este orden de ideas, GRANOLA es el femenino de la expresión GRANO, con las mismas acepciones anotadas” (sic).
“GRANOLAJET, a su turno, es un vocablo conformado por el nombre “GRANOLA” y el sufijo “JET” y, de conformidad con nuestra gramática, cuando un sufijo se agrega a una palabra primitiva, forma un derivado que denota objetos y se asemeja a los designados por el primitivo, de tal suerte que dicha expresión no quiere decir otra cosa que granos rápidos o veloces.
“Así las cosas, GRANOLAJET se convierte en un término conocido y empleado por el público y el comercio para designar los productos de la clase 30 mencionada; carece de cuño distintivo y, por lo mismo, no puede ser adoptada como marca. En otros términos, es una denominación usualmente empleada para identificar la naturaleza de los productos o la clase a que pertenece.
“2º): Se violó el artículo 58 literal d) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (que guarda relación con el literal e) del artículo 72 de la Decisión 313, en concordancia con el literal e) del artículo 82 de la Decisión 344), por cuanto (la) marca GRANOLAJET es un signo, indicación o palabra que, antes de su registro como marca (lo mismo que en la actualidad) en el lenguaje corriente y en el uso comercial era (y continúa siéndolo) una designación común o usual de los productos para los cuales se emplea.
“Además de lo expresado en relación con el literal c) del artículo 58 de la Decisión 85 (hoy literal d) del artículo 72 de la Decisión 313) GRANOLAJET es una designación común y usual de los productos comprendidos en la clase 30 del artículo 2 del Decreto 755 de 1.972. Se trata de un signo que se convirtió en una denominación común de los productos para los cuales se usa.” Que el Consejero Ponente doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz remite con la solicitud de interpretación prejudicial, copias de la demanda y del expediente administrativo Nº 241213.
Que en el expediente administrativo que nos ha sido remitido no aparecen descritos otros hechos ni fundamentos de derecho, distintos de los expuestos por la demandante, que son los transcritos también por el juez solicitante de la interpretación. Que la solicitud se adapta en lo formal a los requerimientos del artículo 29 del Tratado de Creación del Tribunal, así como al artículo 61 del Estatuto que lo rige; y que el Consejo de Estado de la República de Colombia es competente para solicitar la interpretación prejudicial de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, cuando ante el Alto Organismo jurisdiccional colombiano se ventile un proceso en el cual aquellas se encuentren involucradas.
Que el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena es igualmente competente para interpretar por vía prejudicial dichas normas, con el fin de asegurar la aplicación uniforme de las mismas en el territorio de los Países Miembros, según lo dispuesto por el artículo 28 del Tratado. Que de los hechos objeto del proceso interno sintetizados por el Consejo de Estado requirente, así como de los documentos acompañados a la solicitud de interpretación prejudicial, se desprende que es materia de normas comunitarias, la relativa a los signos no susceptibles de ser registrados.
Por lo cual este Tribunal, C O N S I D E R A: I. NORMAS OBJETO DE INTERPRETACION Se ha solicitado en efecto la interpretación prejudicial de los párrafos c) y d) del artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que se transcriben a continuación: “DECISION 85 “Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: “c) Las denomincaciones descriptivas o genéricas, en cualquier idioma y los signos que puedan servir para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, o la época de la producción de los productos o de la prestación de los servicios;
“d) Las palabras que en lenguaje corriente o en las costumbres comerciales de los Países Miembros se hayan convertido en una designación usual de los productos o servicios de que se trate, y su equivalente en otros idiomas;” Considerando conveniente, por su parte, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena aportar de oficio la interpretación de las siguientes normas comunitarias: De la misma Decisión 85, “Artículo 76.- El registro de una marca será cancelado, de oficio o a petición de parte, por la oficina nacional competente cuando verifique que el registro se ha expedido contraviniendo las disposiciones de los Artículos 56 y 58 del presente Reglamento.” Y también del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena (Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena): “Artículo 61.- La solicitud de interpretación que los jueces o los tribunales nacionales dirijan al Tribunal de conformidad con el Artículo 29 del Tratado, deberá contener: ( ) b) La relación de las normas del ordenamiento jurídico del Acuerdo cuya interpretación se requiere; c) La identificación de la causa que origine la solicitud y un informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para la interpretación.” Y considerando este Tribunal Andino que la interpretación de las normas transcritas, es la siguiente: II.
INTERPRETACION DE LAS NORMAS SEÑALADAS A) Artículo 61 de la Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Como es sabido, por la citada Decisión fue promulgado el Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena que, acorde con el Tratado de su creación, rige el funcionamiento de la jurisdicción andina a su más alto y definitivo nivel judicial.
El transcrito párrafo b) de su artículo 61 impone al juez nacional comunitario, cuando solicite de este Tribunal la interpretación del Derecho positivo andino, la obligación de aportar una “relación de las normas del ordenamiento jurídico del Acuerdo cuya interpretación se requiere”. En lo que concierne a la señalada exigencia, este Tribunal -a partir de la sentencia dictada el 11 de octubre de 1994 en el Proceso 1-IP-94 (Sociedad Comidas Rápidas Mc Pollo S.A., Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 164 de fecha 2 de noviembre de 1994, publicada también en jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, 1992- 1994, tomo III página 115 y s.s.)- estableció diferencias entre los conceptos de, por una parte, “vigencia in abstracto de la ley”, que animó su jurisprudencia hasta la indicada fecha de dicha sentencia, y, por la otra, “vigencia in concreto de la Ley”, aclarando que esta última “tiene lugar con relación a situaciones de hecho concretas, prescindiendo de la vigencia abstracta de la norma.” Al centrar el problema de la vigencia temporal de la ley en su aspecto “vigencia in concreto”, quedó claro en dicha sentencia, y a partir de ella en toda la jurisprudencia posterior del Tribunal, que los actos enteramente cumplidos bajo el imperio de una determinada Decisión comunitaria -tal en el presente caso la Decisión 85- se regían por ésta, así hubiere sido posteriormente derogada; y que en estas circunstancias el Tribunal Andino debía interpretar concretamente las normas de dicha Decisión aplicables al asunto que se ventile ante la jurisdicción nacional, caso omiso de su derogatoria por especie también andina de igual o superior rango.
Quedó claro también que el juez nacional podía requerir del juez comunitario “la interpretación de normas andinas ya sustituidas por otras pero que en un momento determinado desarrollaron su fuerza vinculante sobre situaciones de hecho relevantes para el proceso interno”; sin necesidad de vincular el caso a la normativa comunitaria en vigor, fue precisado posteriormente.
Y se esclareció también que el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena conserva su competencia para interpretar especies jurídicas comunitarias ya derogadas, si los actos impugnados se habían consolidado bajo la vigencia de éstas. Una abundante jurisprudencia ha continuado pronunciándose en el mismo sentido. En la más reciente sentencia, de fecha 14 de octubre del presente año (proceso 8-IP-94), que el Tribunal dejó sentado categóricamente respecto del caso concreto al que ella se refería: “Las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que se encuentran vigentes al momento de adoptarse las resoluciones internas que pongan fin a un procedimiento administrativo, son aplicables para juzgar la legalidad del acto final producido durante la vigencia de aquellas”.
En el presente, corresponderá al juez requirente aplicar esta doctrina al caso concreto que, según se desprende de las actuaciones internas remitidas a este Tribunal, surgió y se tramitó bajo el régimen de la Decisión 85, aun cuando la impugnación del acto cuestionado fue realizado ya vigente la Decisión 313. En cuanto a la exigencia contenida en el párrafo c) del mismo artículo 61 de la Decisión 85, este Tribunal considera: Tal como se ha venido advirtiendo a los jueces nacionales consultantes en nuestras más recientes sentencias, tienen éstos la obligación de aportar al Tribunal Andino, el referido informe sucinto de los hechos, no sólo acudiendo a una transcripción, y a menudo parcial, de los mismos, sino a través de un resumen global de ellos, conforme a su criterio, y sobre todo sin limitarse a los expuestos únicamente por el demandante, sino recogiendo todos los relevantes para la interpretación prejudicial que solicitan y que aparezcan en los respectivos expedientes administrativo y judicial internos, especialmente los hechos aportados por la parte demandada.
Ha expresado en efecto el Tribunal: “El principio audiatur altera pars (óigase a la otra parte) que debe orientar a todo proceso judicial o administrativo, es consecuencia de la bilateralidad del proceso, de manera que todas las partes en el mismo deben gozar de iguales derechos para su intervención en el proceso, en cuanto impugnación, alegatos, conclusiones, etc.
De ahí la conveniencia de que el juez nacional que hace una solicitud de interpretación prejudicial, deba contemplar en la síntesis de los hechos a que se refiere el artículo 61 del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, tanto los argumentos de la parte demandante como los de la parte demandada (Superitendencia de Industria y Comercio en el presente caso), que ilustran el objeto de la controversia judicial.” (Proceso Nº 25-IP-96 sentencia del 18 de octubre de 1996).
Aparte de las teóricas ya señaladas, razones prácticas respaldan este requerimiento estatutario: Permite al consultante realizar una escogencia más adecuada de las copias que se remiten al Tribunal Andino, evitando la inútil repetición de éstas, sin omitir, en cambio, las verdaderamente útiles para los fines de evacuar la interpretación;
Por otra parte, la relación sucinta pero global de los hechos realizada por el juez consultante, orienta el exacto sentido de la interpretación que éste requiere del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Pero sobre todo, se atiene al espíritu de la norma estatutaria que ejecuta y, tal como se expresa en la jurisprudencia recién transcrita, asegura el derecho de defensa al demandado.
B) Legitimación activa bajo el régimen de la Decisión 85 (artículo 76). Por lo que toca a ésta, y obviamente también en relación con el caso concreto, observa el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena que la legitimación requerida en el ya transcrito artículo 76 de la Decisión 85, para solicitar ante la Oficina Nacional Competente la cancelación de una marca expedida en contravención de las disposiciones de los artículos 56 y 58 del “Reglamento para la aplicación de las normas sobre Propiedad Industrial” objeto de la Decisión 85, es bien distinta de la por ésta exigida en su artículo 44 para obtener la nulidad de una patente, “si la invención no era patentable de conformidad con los artículos 1, 2, 3, 4, y 5 del presente Reglamento o no se dio cumplimiento a lo dispuesto en el literal e) del artículo 12”.
En efecto, para el caso de la nulidad de patentes la legitimación es tan amplia que se la convierte en una verdadera acción popular al habilitarse a “cualquier persona” a los fines de interponer la respectiva solicitud. Cuando se trata en cambio de marcas, la expresión “el registro de una marca será cancelado, de oficio o a petición de parte por la Oficina Nacional Competente ” ha de entenderse, y así en efecto lo interpreta este Tribunal Andino, en el sentido de que debe ser acreditada esa condición de parte, que aun en la amplitud que el Derecho comunitario dá a esta expresión, podría abarcar cuando más, aparte de los titulares de derechos subjetivos, también y sólo a los interesados legítimos; pero nó a los simples interesados, quienes sí quedan cobijados en cambio por la expresión “cualquier persona”, en tratándose de patentes.
Deberá, en consecuencia, el juez nacional determinar previamente si el demandante en el proceso contencioso administrativo instaurado ante el Consejo de Estado -proceso subsiguiente al agotamiento de la vía administrativa mediante los respectivos procedimientos administrativos internos- reúne las condiciones de legitimidad para recurrir impuestas por el artículo 76 de la Decisión 85.
En ambos tipos de procedimientos (administrativos internos y contencioso-administrativos), la legitimación activa se encuentra normalmente equiparada en cuanto a sus requerimientos, para evitar de esa manera asimetrías en la que constituye una necesaria secuencia procedimental; pero en definitiva, es el legislador de cada País Miembro el habilitado para establecer esas condiciones, y, por su parte, el juez nacional el único competente para interpretar las normas de aquél emanadas.
C) En cuanto a la interpretación de los párrafos c) y d) del artículo 58 de la Decisión 85, reproducidos supra, han sido éstos analizados de manera exhaustiva por el Tribunal Andino con motivo de las solicitudes de interpretación prejudicial contenidas en los expedientes 2-IP-89 y 3-IP-91, y también cabe hacer alusión a las más recientes sentencias en materia de interpretación que pusieron fin a los Procesos 3-IP-95; 7-IP-95 y 12-IP-95.
De este último fallo -por no haber variado la jurisprudencia-, a más de recoger la interpretación del proceso 7-IP-95 extendemos sus conceptos a la presente solicitud. En lo pertinente se extracta: MARCAS DESCRIPTIVAS Y MARCAS EVOCATIVAS Sobre esta materia, considera el Tribunal que son aplicables en efecto las consideraciones formuladas con ocasión de la interpretación prejudicial 07-IP-95 en la consulta prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia con motivo del proceso interno de nulidad y restablecimiento del derecho en el caso “Espumas Plásticas, S.A.” Por tal razón, el Tribunal hace propias de la presente consulta prejudicial las siguientes consideraciones formuladas en dicha ocasión: “Cuando el artículo 58, literal c) de la Decisión 85, sustituido por el artículo 72 literal d) de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos comprende, entre otros, los que designan la calidad o características usuales del signo que describen.
“La naturaleza del signo descriptivo no es condición sine qua non para descalificar per se un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto. De ahí, por ejemplo, que el término confortable no sea susceptible de registro para sillones y en cambio, sí podría serlo, por ejemplo, para pasta de dientes.
“A manera de síntesis de la doctrina y de la jurisprudencia, el Tribunal considera que una expresión puede ser aceptada como marca siempre que no tenga ‘una estrecha relación con los bienes o servicios que pretende designar’. De todas maneras cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva y correrán el riesgo de convertirse en signos débiles que -por ser factibles de utilizarse en diversos productos- afectan la capacidad de sus titulares para oponerse a otros signos que se asimilan a aquellos.
“ Al lado de los signos descriptivos se encuentran los evocativos, que por cumplir a cabalidad la función distintiva de la marca pueden ser registrables. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y por tanto corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo.
Se encuentran dentro de la categoría de signos evocativos los que poseen la habilidad de trasmitir a la mente una imagen o idea sobre el producto, por el camino de un esfuerzo imaginativo. Ejemplo de ellos son los que se refieren al producto utilizando una expresión de fantasía, como por ejemplo Nescafé para café, Choco Milk para una bebida con saber a chocolate, Veloz para bicicletas, Luxtral para distinguir un líquido brillador de superficies de madera, Nosalt para productos alimenticios etc.
(Rangel Medina, David, “Tratado de Derecho Marcario”, 1960, págs 273 y 356 y Otamendi, obra citada). En este sentido la doctrina coincide en la validez para registro de las marcas evocativas. “El Tribunal en la oportunidad citada concluyó sobre la materia que: ‘No son registrables como marcas los signos descriptivos de productos cuando se refieren precisamente a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente es aplicable al nombre del producto de que se trate.
Por el contrario, pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que incorporando un elemento de fantasía, trasmitan indirectamente al consumidor una idea que le permita asociar el signo con el producto que se anuncia’. ANALISIS DEL CONJUNTO DE LOS ELEMENTOS DE LA MARCA “Resulta necesario que la Oficina Nacional Competente, al ejercitar su facultad de proceder el examen de registrabilidad de una marca, despliegue toda su capacidad analítica y reflexiva para determinar el carácter genérico de un signo que se pretenda registrar, sin limitarse al mero análisis gramatical de la palabra o a las palabras que componen un signo. En los signos compuestos constituidos por un conjunto de palabras, puede darse el caso de que el carácter genérico de las palabras -cuando se las considera aisladamente- desaparezca, porque el conjunto formado por ellas se traduzca en una expresión con significado propio y poder distintivo suficiente para ser registrado como marca.
De ahí que el examinador deba acudir al estudio no sólo individual sino de conjunto de las palabras para deducir o no la naturaleza general de la expresión, vista de cara al producto que pretende distinguir. Es al conjunto de palabras al que debe atenderse para determinar la registrabilidad de un signo complejo y no a los elementos considerados aisladamente, pues no tiene igual significado la parte que el todo.
Si bien palabras como seguridad o imaginación son términos genéricos, mirados en un conjunto no lo son cuando se constituyen como frases dotadas de originalidad. Otamendi, en su libro “El uso de Otras Cuestiones de la Nueva Ley de Marcas”, cita como ejemplo el término seguridad para su imaginación, que mirado con respecto al producto que anuncia, puede considerarse como original y novedoso para identificarlo”.
MARCA DEBIL Dentro del mismo orden de ideas, el Tribunal considera conveniente e ilustrativo al respecto, para el caso que dio origen a esta interpretación, extenderse un poco más en el concepto de “marca débil”, y retomar de la doctrina lo expresado sobre este particular, que comprende la formación de la marca con elementos de uso común. Así, Luis Eduardo BERTONE y Guillermo CABANELLAS DE LAS CUEVAS, plantean el tema de la siguiente manera: “Es también la jurisprudencia alemana la que más ha elaborado este concepto, de contornos poco nítidos por cuanto se vincula tanto con el carácter fuerte o débilmente distintivo del signo marcario como con su disponibilidad.
“En efecto, se trata de dos cosas distintas: en un caso, un vocablo o elemento marcario cualquiera es “débil” por cuanto es fuertemente evocativo del producto; se trata de una cualidad intrínseca del signo marcario que lo debilita para oponerse a otros signos que también se aproximan bastante al signo genérico, de utilización libre (Freizeichen).
En el otro, el signo puede ser distintivo en sí, es decir no guardar relación alguna con el producto a designar, pero haberse tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ” (“Derecho de Marcas”, Tomo II, págs. 78 y 79).
Más adelante, frente a la utilización del signo intrínsecamente débil, en el mismo texto se lee: “a) La “marca débil” por razón del signo escogido. Acabamos de ver que, en general, mientras más se aproxime un signo marcario al signo de utilización libre, menor fuerza tendrá para impedir que otros hagan lo propio, es decir escojan signos vecinos también al libre uso, y en consecuencia también parecidos a la marca de referencia. “La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro.
“Así, las marcas evocativas son débiles, y en particular las de especialidades medicinales, donde es frecuente que la raíz, la desinencia o ambos elementos de la marca evoquen el producto a distinguir o sus propiedades ” Se refuerza la anterior cita con lo expresado al respecto por el tratadista Jorge OTAMENDI en el libro “DERECHO DE MARCAS”, páginas 183, 184 y 185: ‘La inclusión en la marca de elementos de uso común. “Existe una tendencia generalizada a incluir en las marcas radicales o terminaciones, y hasta dibujos, que de alguna manera evoquen características del producto que van a distinguir.
También es común que distintos fabricantes elijan una misma radical o una misma terminación porque simplemente hace más atractiva su marca. Aquéllas por ser evocativas, y éstas cuando su uso es generalizado, hacen de dichas partículas elementos de uso común. “No hay reglas establecidas respecto de la cantidad de marcas registradas que deben incluir una partícula, para que ésta sea considerada de uso común. Aunque así se la ha calificado por estar incluida en seis registros de distintos titulares.
Digo de distintos titulares porque si esas marcas pertenecen a uno o a unos pocos, no habría ese uso generalizado. “Una partícula de uso común, no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una partícula de uso común, no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente, un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario.
“Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente ” Aunque los anteriores criterios están orientados a oposiciones u observaciones hechas con base en signos compuestos con elementos no apropiables de manera separada, no dejan de aportar claridad en lo que atañe al posible y frecuente registro de signos que en su composición contengan raíces, terminaciones, sufijos, prefijos, en fin, afijos, los cuales no pueden por sí mismos ser objeto de monopolio respecto del producto o servicio que identifican.
Signos complejos que seguirán conservando su carácter de novedosos e imaginativos, que por ser ese sólo hecho resaltado no pierden su atributo de ser distintivos y susceptibles de registro como marca, si reunen las exigencias esenciales y formales para su obtención. Cosa bien distinta es el riesgo que corre su titular ante la posible coexistencia de su marca con otras que igualmente contengan la partícula de uso común por él empleada en su combinación. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, C O N C L U Y E: 1.
Corresponde al juez requirente aplicar en el caso materia de esta interpretación prejudicial la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, normativa que formaba parte del ordenamiento jurídico comunitario vigente al momento de expedirse la Resolución Nº 001071 del 21 de febrero de 1988, por medio de la cual se concedió el registro de la marca GRANOLAJET. 2.
El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá determinar previamente si el demandante dentro del proceso contencioso administrativo sometido a su conocimiento y decisión, reúne las condiciones de legitimidad para recurrir que impone el artículo 76 de la Decisión 85. 3. El principio audiatur altera pars que debe orientar todo proceso judicial o administrativo, es consecuencia de la bilateralidad del mismo, de manera que las partes deben gozar de iguales derechos, en cuanto a impugnación, alegatos, conclusiones.
De ahí la conveniencia de que el juez nacional que hace una solicitud de interpretación prejudicial, deba contemplar en la síntesis de los hechos a que se refiere el artículo 61 del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, tanto los argumentos de la parte demandante como los de la parte demandada que ilustren el objeto de la controversia judicial. 4.
Para el caso de que se llegare a examinar el fondo de la demanda de nulidad, se ratifica la siguiente interpretación de los preceptos contenidos en los literales c) y d) del artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, expresada también por este Tribunal dentro de los procesos indicados en el texto de la presente sentencia, en los siguientes términos: “No son registrables como marcas los signos genéricos ni los descriptivos de productos cuando se refieren precisamente a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente es aplicable al nombre del producto de que se trate.
Por el contrario, pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que incorporando un elemento de fantasía, trasmitan indirectamente al consumidor una idea que le permita asociar el signo con el producto que se anuncia.” 5. El signo compuesto que dentro de sus elementos contenga un vocablo que aisladamente no puede ser objeto de monopolio para distinguir un determinado producto o servicio, podrá en cambio ser susceptible de registro para ese mismo producto o servicio si el conjunto reúne esencialmente los requisitos contenidos en la norma comunitaria para su registro. 6.
El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación del ordenamiento jurídico andino, al dictar la respectiva sentencia. 7. Notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia certificada y sellada. 8. Remítase así mismo copia certificada de esta sentencia de interpretación prejudicial a la Junta del Acuerdo de Cartagena para su publicación en la Gaceta Oficial.
Gualberto Dávalos García PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Roberto Salazar Manrique MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA.- SECRETARIA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en los expedientes de esta Secretaría. CERTIFICO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i.