Año XIII - Número 253 Lima, 7 de marzo de 1997 S U M A R I O Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena Pág. Proceso 4-IP-95.- Interpretación Prejudicial del artículo 58, párrafos c) y d) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en el proceso interno Nº 2267 caso “GRANOLAJET” (recurso de anulación).

Se interpretan también de oficio, los artículos: 76 de la misma Decisión y 61, incisos b) y c), del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena (Decisión 184). Proceso 17-IP-95.- Interpretación Prejudicial de los artículos 56, 58 literales a) y g), 62 y 64 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente, Dr. Manuel Santiago Urueta Ayola.

Caso: Nulidad de Registro de la Marca EDWIN, actora: Sociedad KABUSHIKI KAISHA EDWIN, EDWIN CO. LTDA. Expediente interno Nº 2745 10 Proceso 25-IP-95.- Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 113, literal c) y el numeral 2°, literal c) ibídem, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera, Consejero Ponente doctor Rafael Ariza Muñoz.

Interpretación de los artículos 58, 60, 61, 62 y 64 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena. Expediente Nacional N° 3045. Marca Bonita. Actor: Nacional Mercantil S.A. PROCESO 4-IP-95 Interpretación prejudicial del artículo 58, párrafos c) y d) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en el proceso interno Nº 2267 caso “GRANOLAJET” (recurso de anulación).

Se interpretan también de oficio, los artículos: 76 de la misma Decisión y 61, incisos b) y c), del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena (Decisión 184). Quito, 15 de diciembre de 1996 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, V I S T O S: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, solicita de este Tribunal Comunitario la interpretación prejudicial de los párrafos c) y d) del artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a la Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL cual el Tribunal Andino añade, como se verá más adelante, la de los artículos 76 de la misma Decisión, y 61, incisos b) y c), del Estatuto del Tribunal (Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena).

Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal, con indicación del nombre del órgano judicial que formula la solicitud; la relación de las normas del ordenamiento comunitario cuya interpretación se requiere, contenidas en la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con indicación de las normas que las sustituyeron, y el lugar y dirección en donde el Tribunal solicitante recibirá la notificación correspondiente; la identificación de la causa que ha originado la solicitud y el siguiente informe sucinto de los hechos que la autoridad consultante estima relevantes para la interpretación: “a): La sociedad COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A., solicitó ante la Superitendencia de Industria y Comercio el registro de la marca GRANOLAJET para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del Decreto 755 de 1.972.

Dicha solicitud se tramitó bajo el expediente Nº 241.213.” “b): La Superintendecia de Industria y Comercio, mediante la Resolución Nº 001071 de 21 (sic) de Febrero de 1.988, concedió el registro de la citada marca en favor de la sociedad antes mencionada.” Que de los hechos resulta relevante precisar, en opinión del Tribunal Andino y a los fines de la aplicación e interpretación de la norma comunitaria, que el registro de la marca objeto de la acción de nulidad se otorgó en vigencia de la Decisión 85, habiendo sido impugnado (enero de 1993) en vía contencioso-administrativa estando ya vigente la Decisión 313.

Que este Tribunal reproduce la transcripción realizada por el Consejo de Estado, de los argumentos sobre la violación de la norma comunitaria, expuestos por el demandante en su solicitud de anulación. A saber: “1º): Se violó el artículo 58 literal c) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (que guarda relación con el literal d) del artículo 72 de la Decisión 313, en 07/03/97 2.36 concordancia con el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344), por cuanto (la) marca GRANOLAJET es un signo, indicación o denominación descriptiva y genérica que designa o describe la especie, calidad, destino, valor y otros datos, características e informaciones de los productos para los cuales se usa.

“Ciertamente, en la clase 30 del Artículo 2 del Decreto 755 de 1.972, están comprendidos los siguientes productos: “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, pastelería y confitería, helados, comestibles, bizcochos, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas); especias; hielo.” “Los principales significados de la palabra GRANO: (Del latín granum) m. Semilla y fruto de las mieses como del trigo, cebada, etc.

(acepción 1). Semillas pequeñas de varias plantas. GRANO de mostaza, de anís (acepción 2). Cada una de las semillas o frutos que con otros iguales forma un agregado. GRANO de uva, de granada (acepción 3). (Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Edición, 1984, Tomo I página 700). “En este orden de ideas, GRANOLA es el femenino de la expresión GRANO, con las mismas acepciones anotadas” (sic).

“GRANOLAJET, a su turno, es un vocablo conformado por el nombre “GRANOLA” y el sufijo “JET” y, de conformidad con nuestra gramática, cuando un sufijo se agrega a una palabra primitiva, forma un derivado que denota objetos y se asemeja a los designados por el primitivo, de tal suerte que dicha expresión no quiere decir otra cosa que granos rápidos o veloces.

“Así las cosas, GRANOLAJET se convierte en un término conocido y empleado por el público y el comercio para designar los productos de la clase 30 mencionada; carece de cuño distintivo y, por lo mismo, no puede ser adoptada como marca. En otros términos, es una denominación usualmente empleada para GACETA OFICIAL identificar la naturaleza de los productos o la clase a que pertenece.

“2º): Se violó el artículo 58 literal d) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (que guarda relación con el literal e) del artículo 72 de la Decisión 313, en concordancia con el literal e) del artículo 82 de la Decisión 344), por cuanto (la) marca GRANOLAJET es un signo, indicación o palabra que, antes de su registro como marca (lo mismo que en la actualidad) en el lenguaje corriente y en el uso comercial era (y continúa siéndolo) una designación común o usual de los productos para los cuales se emplea.

“Además de lo expresado en relación con el literal c) del artículo 58 de la Decisión 85 (hoy literal d) del artículo 72 de la Decisión 313) GRANOLAJET es una designación común y usual de los productos comprendidos en la clase 30 del artículo 2 del Decreto 755 de 1.972. Se trata de un signo que se convirtió en una denominación común de los productos para los cuales se usa.” 07/03/97 3.36 las mismas en el territorio de los Países Miembros, según lo dispuesto por el artículo 28 del Tratado.

Que de los hechos objeto del proceso interno sintetizados por el Consejo de Estado requirente, así como de los documentos acompañados a la solicitud de interpretación prejudicial, se desprende que es materia de normas comunitarias, la relativa a los signos no susceptibles de ser registrados. Por lo cual este Tribunal, C O N S I D E R A: I. NORMAS OBJETO DE INTERPRETACION Se ha solicitado en efecto la interpretación prejudicial de los párrafos c) y d) del artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que se transcriben a continuación: “DECISION 85 “Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: Que el Consejero Ponente doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz remite con la solicitud de interpretación prejudicial, copias de la demanda y del expediente administrativo Nº 241213.

“c) Las denomincaciones descriptivas o genéricas, en cualquier idioma y los signos que puedan servir para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, o la época de la producción de los productos o de la prestación de los servicios; Que en el expediente administrativo que nos ha sido remitido no aparecen descritos otros hechos ni fundamentos de derecho, distintos de los expuestos por la demandante, que son los transcritos también por el juez solicitante de la interpretación. “d) Las palabras que en lenguaje corriente o en las costumbres comerciales de los Países Miembros se hayan convertido en una designación usual de los productos o servicios de que se trate, y su equivalente en otros idiomas;” Que la solicitud se adapta en lo formal a los requerimientos del artículo 29 del Tratado de Creación del Tribunal, así como al artículo 61 del Estatuto que lo rige; y que el Consejo de Estado de la República de Colombia es competente para solicitar la interpretación prejudicial de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, cuando ante el Alto Organismo jurisdiccional colombiano se ventile un proceso en el cual aquellas se encuentren involucradas.

Que el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena es igualmente competente para interpretar por vía prejudicial dichas normas, con el fin de asegurar la aplicación uniforme de Considerando conveniente, por su parte, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena aportar de oficio la interpretación de las siguientes normas comunitarias: De la misma Decisión 85, “Artículo 76.- El registro de una marca será cancelado, de oficio o a petición de parte, por la oficina nacional competente cuando verifique que el registro se ha expedido contraviniendo las disposiciones de los Artículos 56 y 58 del presente Reglamento.” Y también del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena (Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena): GACETA OFICIAL “Artículo 61.- La solicitud de interpretación que los jueces o los tribunales nacionales dirijan al Tribunal de conformidad con el Artículo 29 del Tratado, deberá contener: ( ) b) La relación de las normas del ordenamiento jurídico del Acuerdo cuya interpretación se requiere; c) La identificación de la causa que origine la solicitud y un informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para la interpretación.” Y considerando este Tribunal Andino que la interpretación de las normas transcritas, es la siguiente: II.

INTERPRETACION DE LAS NORMAS SEÑALADAS A) Artículo 61 de la Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Como es sabido, por la citada Decisión fue promulgado el Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena que, acorde con el Tratado de su creación, rige el funcionamiento de la jurisdicción andina a su más alto y definitivo nivel judicial.

El transcrito párrafo b) de su artículo 61 impone al juez nacional comunitario, cuando solicite de este Tribunal la interpretación del Derecho positivo andino, la obligación de aportar una “relación de las normas del ordenamiento jurídico del Acuerdo cuya interpretación se requiere”. En lo que concierne a la señalada exigencia, este Tribunal -a partir de la sentencia dictada el 11 de octubre de 1994 en el Proceso 1-IP-94 (Sociedad Comidas Rápidas Mc Pollo S.A., Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 164 de fecha 2 de noviembre de 1994, publicada también en jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, 1992-1994, tomo III página 115 y s.s.)- estableció diferencias entre los conceptos de, por una parte, “vigencia in abstracto de la ley”, que animó su jurisprudencia hasta la indicada fecha de dicha sentencia, y, por la otra, “vigencia in concreto de la Ley”, aclarando que esta última “tiene lugar con relación a situaciones de hecho concretas, 07/03/97 4.36 prescindiendo de la vigencia abstracta de la norma.” Al centrar el problema de la vigencia temporal de la ley en su aspecto “vigencia in concreto”, quedó claro en dicha sentencia, y a partir de ella en toda la jurisprudencia posterior del Tribunal, que los actos enteramente cumplidos bajo el imperio de una determinada Decisión comunitaria -tal en el presente caso la Decisión 85- se regían por ésta, así hubiere sido posteriormente derogada; y que en estas circunstancias el Tribunal Andino debía interpretar concretamente las normas de dicha Decisión aplicables al asunto que se ventile ante la jurisdicción nacional, caso omiso de su derogatoria por especie también andina de igual o superior rango.

Quedó claro también que el juez nacional podía requerir del juez comunitario “la interpretación de normas andinas ya sustituidas por otras pero que en un momento determinado desarrollaron su fuerza vinculante sobre situaciones de hecho relevantes para el proceso interno”; sin necesidad de vincular el caso a la normativa comunitaria en vigor, fue precisado posteriormente.

Y se esclareció también que el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena conserva su competencia para interpretar especies jurídicas comunitarias ya derogadas, si los actos impugnados se habían consolidado bajo la vigencia de éstas. Una abundante jurisprudencia ha continuado pronunciándose en el mismo sentido. En la más reciente sentencia, de fecha 14 de octubre del presente año (proceso 8-IP-94), que el Tribunal dejó sentado categóricamente respecto del caso concreto al que ella se refería: “Las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que se encuentran vigentes al momento de adoptarse las resoluciones internas que pongan fin a un procedimiento administrativo, son aplicables para juzgar la legalidad del acto final producido durante la vigencia de aquellas”.

En el presente, corresponderá al juez requirente aplicar esta doctrina al caso concreto que, según se desprende de las actuaciones internas remitidas a este Tribunal, surgió y se tramitó bajo el régimen de la Decisión 85, aun cuando la impugnación del acto cuestionado fue realizado ya vigente la Decisión 313. GACETA OFICIAL En cuanto a la exigencia contenida en el párrafo c) del mismo artículo 61 de la Decisión 85, este Tribunal considera: Tal como se ha venido advirtiendo a los jueces nacionales consultantes en nuestras más recientes sentencias, tienen éstos la obligación de aportar al Tribunal Andino, el referido informe sucinto de los hechos, no sólo acudiendo a una transcripción, y a menudo parcial, de los mismos, sino a través de un resumen global de ellos, conforme a su criterio, y sobre todo sin limitarse a los expuestos únicamente por el demandante, sino recogiendo todos los relevantes para la interpretación prejudicial que solicitan y que aparezcan en los respectivos expedientes administrativo y judicial internos, especialmente los hechos aportados por la parte demandada.

Ha expresado en efecto el Tribunal: “El principio audiatur altera pars (óigase a la otra parte) que debe orientar a todo proceso judicial o administrativo, es consecuencia de la bilateralidad del proceso, de manera que todas las partes en el mismo deben gozar de iguales derechos para su intervención en el proceso, en cuanto impugnación, alegatos, conclusiones, etc.

De ahí la conveniencia de que el juez nacional que hace una solicitud de interpretación prejudicial, deba contemplar en la síntesis de los hechos a que se refiere el artículo 61 del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, tanto los argumentos de la parte demandante como los de la parte demandada (Superitendencia de Industria y Comercio en el presente caso), que ilustran el objeto de la controversia judicial.” (Proceso Nº 25-IP-96 sentencia del 18 de octubre de 1996).

Aparte de las teóricas ya señaladas, razones prácticas respaldan este requerimiento estatutario: Permite al consultante realizar una escogencia más adecuada de las copias que se remiten al Tribunal Andino, evitando la inútil repetición de éstas, sin omitir, en cambio, las verdaderamente útiles para los fines de evacuar la interpretación; Por otra parte, la relación sucinta pero global de los hechos realizada por el juez consultante, orienta el exacto sentido de la interpretación que 07/03/97 5.36 éste requiere del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

Pero sobre todo, se atiene al espíritu de la norma estatutaria que ejecuta y, tal como se expresa en la jurisprudencia recién transcrita, asegura el derecho de defensa al demandado. B) Legitimación activa bajo el régimen de la Decisión 85 (artículo 76). Por lo que toca a ésta, y obviamente también en relación con el caso concreto, observa el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena que la legitimación requerida en el ya transcrito artículo 76 de la Decisión 85, para solicitar ante la Oficina Nacional Competente la cancelación de una marca expedida en contravención de las disposiciones de los artículos 56 y 58 del “Reglamento para la aplicación de las normas sobre Propiedad Industrial” objeto de la Decisión 85, es bien distinta de la por ésta exigida en su artículo 44 para obtener la nulidad de una patente, “si la invención no era patentable de conformidad con los artículos 1, 2, 3, 4, y 5 del presente Reglamento o no se dio cumplimiento a lo dispuesto en el literal e) del artículo 12”.

En efecto, para el caso de la nulidad de patentes la legitimación es tan amplia que se la convierte en una verdadera acción popular al habilitarse a “cualquier persona” a los fines de interponer la respectiva solicitud. Cuando se trata en cambio de marcas, la expresión “el registro de una marca será cancelado, de oficio o a petición de parte por la Oficina Nacional Competente ” ha de entenderse, y así en efecto lo interpreta este Tribunal Andino, en el sentido de que debe ser acreditada esa condición de parte, que aun en la amplitud que el Derecho comunitario dá a esta expresión, podría abarcar cuando más, aparte de los titulares de derechos subjetivos, también y sólo a los interesados legítimos; pero nó a los simples interesados, quienes sí quedan cobijados en cambio por la expresión “cualquier persona”, en tratándose de patentes.

Deberá, en consecuencia, el juez nacional determinar previamente si el demandante en el proceso contencioso administrativo instaurado ante el Consejo de Estado -proceso subsiguiente al agotamiento de la vía administrativa mediante los respectivos procedimientos admi- GACETA OFICIAL 07/03/97 nistrativos internos- reúne las condiciones de legitimidad para recurrir impuestas por el artículo 76 de la Decisión 85.

En ambos tipos de procedimientos (administrativos internos y contencioso-administrativos), la legitimación activa se encuentra normalmente equiparada en cuanto a sus requerimientos, para evitar de esa manera asimetrías en la que constituye una necesaria secuencia procedimental; pero en definitiva, es el legislador de cada País Miembro el habilitado para establecer esas condiciones, y, por su parte, el juez nacional el único competente para interpretar las normas de aquél emanadas.

C) En cuanto a la interpretación de los párrafos c) y d) del artículo 58 de la Decisión 85, reproducidos supra, han sido éstos analizados de manera exhaustiva por el Tribunal Andino con motivo de las solicitudes de interpretación prejudicial contenidas en los expedientes 2-IP-89 y 3IP-91, y también cabe hacer alusión a las más recientes sentencias en materia de interpretación que pusieron fin a los Procesos 3-IP-95; 7-IP-95 y 12-IP-95.

De este último fallo -por no haber variado la jurisprudencia-, a más de recoger la interpretación del proceso 7-IP-95 extendemos sus conceptos a la presente solicitud. En lo pertinente se extracta: MARCAS DESCRIPTIVAS EVOCATIVAS Y MARCAS Sobre esta materia, considera el Tribunal que son aplicables en efecto las consideraciones formuladas con ocasión de la interpretación prejudicial 07-IP-95 en la consulta prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia con motivo del proceso interno de nulidad y restablecimiento del derecho en el caso “Espumas Plásticas, S.A.” Por tal razón, el Tribunal hace propias de la presente consulta prejudicial las siguientes consideraciones formuladas en dicha ocasión: “Cuando el artículo 58, literal c) de la Decisión 85, sustituido por el artículo 72 literal d) de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos comprende, entre otros, los que designan la calidad o características usuales del signo que describen.

“La naturaleza del signo descriptivo no es condición sine qua non para descalificar per se 6.36 un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto. De ahí, por ejemplo, que el término confortable no sea susceptible de registro para sillones y en cambio, sí podría serlo, por ejemplo, para pasta de dientes.

“A manera de síntesis de la doctrina y de la jurisprudencia, el Tribunal considera que una expresión puede ser aceptada como marca siempre que no tenga ‘una estrecha relación con los bienes o servicios que pretende designar’. De todas maneras cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva y correrán el riesgo de convertirse en signos débiles que -por ser factibles de utilizarse en diversos productosafectan la capacidad de sus titulares para oponerse a otros signos que se asimilan a aquellos.

“ Al lado de los signos descriptivos se encuentran los evocativos, que por cumplir a cabalidad la función distintiva de la marca pueden ser registrables. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y por tanto corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo.

Se encuentran dentro de la categoría de signos evocativos los que poseen la habilidad de trasmitir a la mente una imagen o idea sobre el producto, por el camino de un esfuerzo imaginativo. Ejemplo de ellos son los que se refieren al producto utilizando una expresión de fantasía, como por ejemplo Nescafé para café, Choco Milk para una bebida con saber a chocolate, Veloz para bicicletas, Luxtral para distinguir un líquido brillador de superficies de madera, Nosalt para productos alimenticios etc.

(Rangel Medina, David, “Tratado de Derecho Marcario”, 1960, págs 273 y 356 y Otamendi, obra citada). En este sentido la doctrina coincide en la validez para registro de las marcas evocativas. “El Tribunal en la oportunidad citada concluyó sobre la materia que: ‘No son registrables como marcas los signos descriptivos de productos cuando se refieren precisamente a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente es GACETA OFICIAL aplicable al nombre del producto de que se trate.

Por el contrario, pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que incorporando un elemento de fantasía, trasmitan indirectamente al consumidor una idea que le permita asociar el signo con el producto que se anuncia’. ANALISIS DEL CONJUNTO DE LOS ELEMENTOS DE LA MARCA “Resulta necesario que la Oficina Nacional Competente, al ejercitar su facultad de proceder el examen de registrabilidad de una marca, despliegue toda su capacidad analítica y reflexiva para determinar el carácter genérico de un signo que se pretenda registrar, sin limitarse al mero análisis gramatical de la palabra o a las palabras que componen un signo. En los signos compuestos constituidos por un conjunto de palabras, puede darse el caso de que el carácter genérico de las palabras -cuando se las considera aisladamente- desaparezca, porque el conjunto formado por ellas se traduzca en una expresión con significado propio y poder distintivo suficiente para ser registrado como marca.

De ahí que el examinador deba acudir al estudio no sólo individual sino de conjunto de las palabras para deducir o no la naturaleza general de la expresión, vista de cara al producto que pretende distinguir. Es al conjunto de palabras al que debe atenderse para determinar la registrabilidad de un signo complejo y no a los elementos considerados aisladamente, pues no tiene igual significado la parte que el todo.

Si bien palabras como seguridad o imaginación son términos genéricos, mirados en un conjunto no lo son cuando se constituyen como frases dotadas de originalidad. Otamendi, en su libro “El uso de Otras Cuestiones de la Nueva Ley de Marcas”, cita como ejemplo el término seguridad para su imaginación, que mirado con respecto al producto que anuncia, puede considerarse como original y novedoso para identificarlo”.

MARCA DEBIL Dentro del mismo orden de ideas, el Tribunal considera conveniente e ilustrativo al respecto, para el caso que dio origen a esta interpretación, extenderse un poco más en el concepto de “marca débil”, y retomar de la doctrina lo expresado sobre este particular, que comprende la formación de la marca con elementos de uso común. 07/03/97 7.36 Así, Luis Eduardo BERTONE y Guillermo CABANELLAS DE LAS CUEVAS, plantean el tema de la siguiente manera: “Es también la jurisprudencia alemana la que más ha elaborado este concepto, de contornos poco nítidos por cuanto se vincula tanto con el carácter fuerte o débilmente distintivo del signo marcario como con su disponibilidad.

“En efecto, se trata de dos cosas distintas: en un caso, un vocablo o elemento marcario cualquiera es “débil” por cuanto es fuertemente evocativo del producto; se trata de una cualidad intrínseca del signo marcario que lo debilita para oponerse a otros signos que también se aproximan bastante al signo genérico, de utilización libre (Freizeichen).

En el otro, el signo puede ser distintivo en sí, es decir no guardar relación alguna con el producto a designar, pero haberse tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ” (“Derecho de Marcas”, Tomo II, págs. 78 y 79).

Más adelante, frente a la utilización del signo intrínsecamente débil, en el mismo texto se lee: “a) La “marca débil” por razón del signo escogido. Acabamos de ver que, en general, mientras más se aproxime un signo marcario al signo de utilización libre, menor fuerza tendrá para impedir que otros hagan lo propio, es decir escojan signos vecinos también al libre uso, y en consecuencia también parecidos a la marca de referencia. “La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro.

“Así, las marcas evocativas son débiles, y en particular las de especialidades medicinales, donde es frecuente que la raíz, la desinencia o ambos elementos de la marca evoquen el producto a distinguir o sus propiedades ” GACETA OFICIAL 07/03/97 8.36 Se refuerza la anterior cita con lo expresado al respecto por el tratadista Jorge OTAMENDI en el libro “DERECHO DE MARCAS”, páginas 183, 184 y 185: sición contengan raíces, terminaciones, sufijos, prefijos, en fin, afijos, los cuales no pueden por sí mismos ser objeto de monopolio respecto del producto o servicio que identifican. ‘La inclusión en la marca de elementos de uso común. Signos complejos que seguirán conservando su carácter de novedosos e imaginativos, que por ser ese sólo hecho resaltado no pierden su atributo de ser distintivos y susceptibles de registro como marca, si reunen las exigencias esenciales y formales para su obtención. Cosa bien distinta es el riesgo que corre su titular ante la posible coexistencia de su marca con otras que igualmente contengan la partícula de uso común por él empleada en su combinación. “Existe una tendencia generalizada a incluir en las marcas radicales o terminaciones, y hasta dibujos, que de alguna manera evoquen características del producto que van a distinguir.

También es común que distintos fabricantes elijan una misma radical o una misma terminación porque simplemente hace más atractiva su marca. Aquéllas por ser evocativas, y éstas cuando su uso es generalizado, hacen de dichas partículas elementos de uso común. “No hay reglas establecidas respecto de la cantidad de marcas registradas que deben incluir una partícula, para que ésta sea considerada de uso común. Aunque así se la ha calificado por estar incluida en seis registros de distintos titulares.

Digo de distintos titulares porque si esas marcas pertenecen a uno o a unos pocos, no habría ese uso generalizado. “Una partícula de uso común, no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una partícula de uso común, no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente, un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario.

“Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente ” Aunque los anteriores criterios están orientados a oposiciones u observaciones hechas con base en signos compuestos con elementos no apropiables de manera separada, no dejan de aportar claridad en lo que atañe al posible y frecuente registro de signos que en su compo- EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, C O N C L U Y E: 1.

Corresponde al juez requirente aplicar en el caso materia de esta interpretación prejudicial la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, normativa que formaba parte del ordenamiento jurídico comunitario vigente al momento de expedirse la Resolución Nº 001071 del 21 de febrero de 1988, por medio de la cual se concedió el registro de la marca GRANOLAJET. 2.

El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá determinar previamente si el demandante dentro del proceso contencioso administrativo sometido a su conocimiento y decisión, reúne las condiciones de legitimidad para recurrir que impone el artículo 76 de la Decisión 85. 3. El principio audiatur altera pars que debe orientar todo proceso judicial o administrativo, es consecuencia de la bilateralidad del mismo, de manera que las partes deben gozar de iguales derechos, en cuanto a impugnación, alegatos, conclusiones.

De ahí la conveniencia de que el juez nacional que hace una solicitud de interpretación prejudicial, deba contemplar en la síntesis de los hechos a que se refiere el artículo 61 del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, tanto los argumentos de la parte demandante como los de la parte demandada que ilustren el objeto de la controversia judicial.

GACETA OFICIAL 4. Para el caso de que se llegare a examinar el fondo de la demanda de nulidad, se ratifica la siguiente interpretación de los preceptos contenidos en los literales c) y d) del artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, expresada también por este Tribunal dentro de los procesos indicados en el texto de la presente sentencia, en los siguientes términos: “No son registrables como marcas los signos genéricos ni los descriptivos de productos cuando se refieren precisamente a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente es aplicable al nombre del producto de que se trate.

Por el contrario, pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que incorporando un elemento de fantasía, trasmitan indirectamente al consumidor una idea que le permita asociar el signo con el producto que se anuncia.” 5. El signo compuesto que dentro de sus elementos contenga un vocablo que aisladamente no puede ser objeto de monopolio para distinguir un determinado producto o servicio, podrá en cambio ser susceptible de registro para ese mismo producto o servicio si el conjunto reúne esencialmente los requisitos contenidos en la norma comunitaria para su registro. 6.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación del ordenamiento jurídico andino, al dictar la respectiva sentencia. 07/03/97 9.36 7. Notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia certificada y sellada. 8.

Remítase así mismo copia certificada de esta sentencia de interpretación prejudicial a la Junta del Acuerdo de Cartagena para su publicación en la Gaceta Oficial. Gualberto Dávalos García PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Roberto Salazar Manrique MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA.- SECRETARIA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en los expedientes de esta Secretaría. CERTIFICO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. GACETA OFICIAL 07/03/97 10.36 PROCESO Nº 17-IP-96 Interpretación Prejudicial de los Artículos 56, 58 literales a) y g), 62 y 64 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente, Dr. Manuel Santiago Urueta Ayola.

Caso: Nulidad de Registro de la Marca EDWIN, actora: Sociedad KABUSHIKI KAISHA EDWIN, EDWIN CO. LTDA.. Expediente interno Nº 2745. Quito, Diciembre 13 de 1996 2º El 8 de septiembre de 1987, la División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos), después del estudio de fondo, concluyó que, aparentemente, ésta no encuadraba en ninguna de las causales de irregistrabilidad contemplada en el artículo 58 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena. 3º Transcurrido el plazo para que terceros se opusieran al registro de la marca, y no encontrándose aparentemente argumento para su rechazo, se procedió a conceder el registro de la mencionada expresión, mediante la Resolución Nº 013860 de 12 de diciembre de 1988, siendo inscrita en los libros de Propiedad Industrial bajo el número de certificado 122.445. 4º La marca EDWIN pertenece a la sociedad KABUSHIKI KAISHA EDWIN, EDWIN CO. LTDA., con domicilio principal en Tokio (Japón), sociedad constituida y vigente según las normas del Japón. 5º La sociedad EDWIN obtuvo su primer registro marcario en París (Francia) el 21 de julio de 1976, renovado el 2 de junio de 1986 con vigencia hasta el 6 de mayo de 1996. 6º El último registro lo obtuvo en Sur Africa el 17 de mayo de 1993 con vigencia hasta el 4 de septiembre del año 2000. 7º La sociedad EDWIN CO. no ha autorizado a persona alguna para usar la marca EDWIN dentro del territorio Colombiano, como tampoco las expresiones JEANSEDWIN o EDWINJEANS. 8º La marca EDWIN amparada con el certificado de registro Nº 122.445 y la marca EDWIN, de propiedad de “mi demandante”, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA VISTOS: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Dr. Manuel Santiago Urueta Ayola, en cumplimiento del auto de 26 de Enero de 1996, efectúa consulta vía de la interpretación prejudicial de los artículos 56, 58 literales a) y g), 62 y 64 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro de la acción propuesta por la compañía KABUSHIKI KAISHA EDWIN EDWIN CO LTDA, para obtener la nulidad de la Resolución No. 013860 proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industrias y Comercio.

Que este Tribunal es competente para conocer de dicha solicitud y el juez nacional de Colombia, lo es para requerirla, de conformidad con los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal. Que la solicitud presentada cumple con los requisitos contemplados en el artículo 6 del Estatuto. Que el Consejero Ponente ha identificado como hechos relevantes para elaborar su informe sucinto, los siguientes: “1º El 11 de abril de 1985, Jaime Eduardo Martínez, presentó ante la División de Propiedad Industrial la solicitud de concesión y registro de la marca comercial nominativa EDWIN, para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del decreto 755 de 1972.

GACETA OFICIAL protegen productos de la misma clase, comprendidos en la clase 25 del Decreto 755 de 1972, de donde se deduce fácilmente la confusión que crea entre el público consumidor de dichos artículos, al encontrar signos distintivos iguales, de diferentes titulares, para los mismos productos. 9º “3.13 Quiero poner de presente la confusión visual, auditiva e ideológica que se presenta entre las marcas en conflicto, para lo cual presento para su consideración, a esta corporación, las etiquetas correspondientes”.

Que el Tribunal, por su parte, considera necesario referirse a otras piezas procesales constantes en el expediente enviado a este Organismo: 1º Demanda inicial presentada por el apoderado de KABUSHIKI KAISHA EDWIN, EDWIN CO. LTDA. (10 de Diciembre de 1993). En este escrito la actora, solicita la declaratoria de nulidad de la Resolución 013860, expedida el 12 de Diciembre de 1988, por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la que se concedió el registro de la marca EDWIN clase 25 a favor del Dr. Jaime Eduardo Martínez A., con los siguientes argumentos: a) “Entre el primero y el último registro EDWIN CO. ha protegido su marca de la siguiente forma en cincuenta y cinco (55) países alrededor del mundo”, (se detallan los Países). b) Existe entre la marca registrada a favor de un tercero y la de la titularidad del demandante, por proteger los mismos productos, una confusión “visual, auditiva e ideológica”; la actora analiza estos aspectos o campos de confusión entre las dos marcas. c) Procede a analizar la razón o fundamento del por qué se violó el artículo 56 de la Decisión 85, al haber registrado EDWIN en Colombia sin ser novedosa ni visiblemente distintiva, características que debe reunir el sig- 07/03/97 11.36 no según la norma citada, para ser registrada. d) Fundamenta la violación del artículo 58, literal a) expresando que: “Algunas marcas son conocidas por el consumidor medio, incluso si no se encuentran registradas en un país ni se utilizan en él. Sí tal marca notoriamente conocida es utilizada por terceros no autorizados, el consumidor puede pensar equivocadamente que los bienes y servicios en los que se emplea tienen su origen en el titular de la marca notoriamente conocida.

Cabe la posibilidad de que el consumidor espere así mismo una determinada calidad que la marca notoriamente conocida representa”. “La cuestión de si una marca es o no engañosa debe examinarse de oficio por la oficina competente, al solicitarse el registro y cuando de dicho estudio aparezca que dicha marca es engañosa dicho registro debe ser negado, después de cumplir los trámites respectivos”. e) Frente a la prohibición de irregistrabilidad de las marcas notorias, contenida en el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85, dice la actora en su libelo de demanda: “Igualmente, al regular la marca notoria se abandona el rígido principio de la especialidad que consagra el artículo 58 literal f) de la Decisión 85, según la cual la protección se limita a la clase del nomenclador (Clasificación de marcas internacional), para la cual se halla registrada la marca”.

“En efecto, la Decisión 85 considera que la existencia de una marca notoria impide el registro de una marca para productos idénticos o similares”. “El problema en el caso de la marca EDWIN, que es una marca notoriamente conocida, se refiere a la derogación del principio de la territorialidad, toda vez que, la marca GACETA OFICIAL 07/03/97 notoria EDWIN de propiedad de mi mandante y la marca equivocadamente concedida por la División de Propiedad Industrial distinguen productos ubicados en la misma clase, esto es en la clase 25 del nomenclador”. f) 2º Dá por violado también el artículo 62 de la Decisión 85, pues a su criterio “Al omitir dicho requerimiento, en el sentido de no poner en conocimiento que la solicitud de registro de la marca antes mencionada no era susceptible de registro, por existir una marca idéntica, notoriamente conocida y, por lo tanto, no señaló, como era su deber, que la marca confundible con otra, carece por lo mismo de fuerza distintiva y de la novedad, que son requisitos para la registrabilidad (Artículo 56), y por lo tanto la oficina debió rechazar la correspondiente solicitud de registro.

(Artículo 64)” Corrección y adición del 3 de Mayo de 1993 a la demanda original de 10 de Diciembre de 1993 presentada ante el Consejo de Estado. A los aspectos o puntos señalados a la primera demanda, en esta última, la actora hace mención especial a la marca notoria. En efecto dice: “Con respecto al tema de la notoriedad la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena no dijo nada, dejando un vacío que debió llenarse con la Doctrina y la Jurisprudencia, quienes señalaron algunas pautas para determinar cuando una marca era o no notoriamente conocida”.

“Por esta razón principalmente se expidieron las Decisiones 311 y 313 del Acuerdo de Cartagena en las cuales se establecieron nuevos parámetros con respecto a este tema que no fueron suficientes para solucionar los conflictos planteados. Fue así como recogiendo todos los criterios hasta la fecha emitidos por la jurisprudencia, doctrina etc. el día 1 de Enero de 1994 empezó a regir la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena dentro de la cual se establecieron los parámetros para establecer cuando una marca debe considerarse como notoriamente conocida”.

Se anota además por la actora que la 12.36 Sociedad EDWIN “es propietaria de la marca EDWIN, en varios países del mundo, siendo esta reconocida como una marca notoriamente conocida, desde mucho antes de presentada la solicitud de registro que concluyó con la concesión del registro que hoy se impugna ” 3º Contestación a la demanda presentada ante el Consejo de Estado por la Compañía KABUSHIKI EDWIN, EDWIN CO. LTDA. El titular de la marca EDWIN, registrada en Colombia, Eduardo Martínez A., en su contestación al pliego de demanda, la sustenta en: a) “ No es verdad que ésta se haya pedido simplemente como “ nominativa ”, sino que por el contrario se solicitó en todo el contexto de su palabra con su respectiva distinción gráfica, o sea en etiqueta, que se describió: “ escrita en letra de bloque, en color rojo, sobre un fondo amarillo, según modelo adjunto ”. b) El titular de la marca en Colombia “ha tenido que hacer ingentes esfuerzos comerciales y legales para protegerse de un sinnúmero de usurpadores, los cuales han pretendido prevalerse de la rotunda acreditación y notoriedad que ha alcanzado por la calidad de los productos amparados con ella y que fabrica y comercializa el mismo hasta publicitados de manera profusa”. c) Refuta la posibilidad de la existencia de confusión ante las dos marcas, por existir sólo la marca de su titularidad registrada en Colombia y no ninguna otra. d) Argumenta que no corresponde conocer al Consejo de Estado la acción “sino a los jueces Civiles del circuito Especializados de Santa Fe de Bogotá D.C. (artículo 17 del C. de P.C )”. e) La notoriedad a que hace referencia la norma del artículo 58 literal g) de la Decisión 85 “no emerge por sí, sino que requiere para configurarse de un GACETA OFICIAL 07/03/97 sinnúmero de hechos, circunstancias y situaciones que la lleguen a formar.

La notoriedad no se dá porque a una sola persona le parezca, sino porque en el común denominador del comercio y público en general para entonces fuera casi que una vedad sabida. No basta con afirmarla, tiene que estar en cabeza de todos por lo menos de la mayoría y en definitiva probada”. f) 4º rada a nuestra legislación mediante el Decreto 1190 de 1978, procediendo de consiguiente a la publicación del extracto de la marca en la Gaceta de Propiedad Industrial.

No obstante, hay que aclarar que la decisión tomada por la División de Propiedad Industrial de publicar dicho extracto no obedeció -como sostiene el demandante- a una conclusión aparente de que la marca no encuadraba dentro de ninguna de las causales que para la irregistrabilidad de la misma consagraba la mencionada Decisión 85, sino a un serio y concienzudo estudio de fondo sobre la solicitud misma”.

Anota que “para la época de la solicitud, trámite de registro y obtención del mismo en favor del Sr. JAIME EDUARDO MARTINEZ ARANGO respecto de la marca “EDWIN”, clase 25, en Colombia, tan no era notoria y prueba ninguna de su registro se expuso por terceros que ni la anterior entidad se percató de ello y mucho menos hubo acto cualquiera para evitar su procedencia”. b) “El demandante no puede afirmar que la marca registrada EDWIN no era novedosa, que la marca del demandante era ampliamente conocida a nivel mundial y que el registro de la primera ocasiona confusión entre los consumidores, toda vez que esta no es la oportunidad procesal para hacer dichas declaraciones.

En efecto, el demandante, o cualquier persona, debió alegar estas circunstancias durante el término para presentar oposiciones ”. Contestación a la reforma de la demanda presentada ante el Consejo de Estado. En esta pieza procesal se refuta los argumentos de la reforma, y la demandada sostiene que no puede “dársele efectos retroactivos a las Decisiones 311 y 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que ya no existen, y en especial a la 344 que hoy nos rige, disque para con base en su artículo 84, interpretar la Decisión 85 de la anterior Comisión, la que por sí está más que derogada”. 5º c) Observa que la Sociedad KABUSHIKI KAISHA EDWIN-EDWIN CO. LTDA., no ejerció el derecho de oposición que le otorgaban los artículos 65 y siguientes de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y por otro lado, la demandante “no demostró ni debatió dentro de las actuaciones administrativas que la marca EDWIN fuera notoriamente conocida en Colombia o en el Exterior a la fecha de presentación de solicitud de registro marcario allegada por el Señor Jaime Eduardo Martínez Arango ”, observación que la mantiene en base a la interpretación del Tribunal Andino en sentencia de 3 de Diciembre de 1987, Proceso 1-IP87.

Contestación a la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Los argumentos de esta contestación se refieren a los siguientes puntos: a) “Es cierto que el día 8 de septiembre de 1987 la entonces División de Propiedad Industrial, después del correspondiente estudio de fondo de la solicitud de la marca, concluyó que ésta no encuadraba dentro de ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas por el artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la cual fue incorpo- 13.36 6º En el expediente enviado consta la solicitud del registro de la marca EDWIN (nominativa) para proteger productos de la clase 25, presentada por el apoderado de la Sociedad KABUSHIKI KAISHA EDWIN, GACETA OFICIAL EDWIN Co. Ltda., el 11 de noviembre de 1993, solicitud que ha sido publicada, constando además las observaciones del Sr. Jaime Eduardo Martínez Arango, en las que expresa que la marca que se pretende registrar guarda identidad con la marca EDWIN de su propiedad, como así protege iguales productos.

NORMAS APLICABLES AL CASO El texto de las disposiciones aplicables al asunto objeto de esta interpretación son: DECISION 85 Artículo 56: “Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos”. Artículo 58: No podrán ser objeto de registro como marcas: “a) Las que sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público, o las que puedan engañar a los medios comerciales o al público consumidor, sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el uso de los productos o servicios de que se trate”;

“g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares”. Artículo 62: “Presentada la solicitud, la oficina nacional competente procederá a examinar si ella cumple con los requisitos legales y reglamentarios y en especial si se ajusta a la disposiciones de los Artículos 56, 58, 59, 60 y 61 del presente Capítulo”.

Artículo 64: “En los casos de incumplimiento de los requisitos señalados en los Artículos 56, 58, y 59 la oficina nacional competente, previa audiencia del solicitante, podrá decidir el rechazo de la solicitud”. 07/03/97 14.36 Requisitos que deben reunir los signos para ser registrados El artículo 56 anteriormente transcrito exige tres requisitos para que un signo pueda ser registrado como marca: que sea novedoso, visible y suficientemente distintivo, requisito éste último primordial para que la marca pueda cumplir su rol o función esencial dentro de un mercado competidor de productos y servicios que el empresario pone a disposición del público consumidor, esto es, para que entre productos y servicios de una persona o empresa pueda existir una diferenciación o distinción con los de otra empresa.

Si el signo no tiene la suficiente capacidad distintiva no podría ser registrado como marca, por carecer de un requisito básico para su registrabilidad. Un signo que se confunda con los productos que proteja o que no se diferencie de otro signo por su similitud, no cumpliría la función que la marca persigue. El Tribunal en reiteradas oportunidades ha interpretado esta norma.

Así, dentro del Proceso 1-IP-87, expresó: “De acuerdo con el artículo 56 de la Decisión 85, los signos, para poder ser registrados como marcas, tienen que ser novedosos, visibles, y suficientemente distintivos. La razón de ser del derecho exclusivo a una marca se explica por la necesidad que tiene todo empresario de diferenciar o individualizar los productos o servicios que elabora o presta y que deben ser comercializados en un mercado de libre competencia. Esta necesidad económica empresarial ha dado especial importancia a los signos que se usan para caracterizar los productos y servicios como medios de información necesaria que permite evitar confusiones o engaños.

La finalidad de una marca, en consecuencia, no es otra que la de individualizar los productos y servicios con el propósito de diferenciarlos de otros iguales o similares. En virtud de esta función diferenciadora, la marca protege a los consumidores, quienes, al identificar el origen y la procedencia del producto o servicio de que se trate evitan ser confundidos o engañados.” “6.2.

La función distintiva De las características que el artículo 56 de la Decisión 85 atribuye a las marcas, la más importante es la de la que los signos que la GACETA OFICIAL constituyen deben ser “suficientemente distintivos”. Las demás características atribuidas a la marca son derivación de este carácter distintivo primigenio que debe tener todo signo para poder cumplir con la diferenciación, que es el objeto principal de la marca.

De allí que el signo que se elija para identificar un producto o servicio, tiene que ser distintivo y novedoso en relación con otros signos utilizados en el mercado, a fin de evitar la confusión con productos o servicios similares.” “La marca, pues, es el signo distintivo de los productos o servicios en un mercado competidor y como tal cumple una función individualizadora.

Entre productos o servicios del mismo género, especie o grupo, la marca es el elemento identificador que permite al empresario considerar suyo el producto o servicio que presta y al consumidor exigir el producto o servicio que conoce, aprecia y busca, según la marca. Esta, por lo tanto, debe estar acompañada de elementos externos sensibles que permitan diferenciarla.

Es por ello que el artículo 56 de la Decisión 85 exige que los signos sean “visibles”, calidad que es la única que normalmente permite la identificación. Es esencial, en resumen, que el signo que ha de constituir una marca, tenga fuerza distintiva suficiente respecto a productos o servicios que puedan confundirse. Esta fuerza distintiva del signo, más aún que su novedad u originalidad -que siempre serán relativas-, constituye el requisito indispensable para que la marca exista jurídicamente hablando (artículo 56).” (“Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena”, Bid-Intal, Buenos Aires, Tomo I, págs. 111 y 112).

Estos criterios fueron ratificados, entre otros dentro de los procesos 4-IP-88, G.O Nº 39 de 24 de enero de 1989, 3-IP-90 G.O Nº 70 de 15 de octubre de 1990, 4-IP-90, G. O Nº 71 de 17 de octubre de 1990, 3-IP -91, G.O Nº 93 de 11 de noviembre de 1991, 6-IP-93, G.O Nº 150 de 25 de marzo de 1994, 01-IP-94, G.O Nº 164 de 2 de noviembre de 1994, 5-IP-94, G.O Nº 177 de 20 de abril de 1995, 01-IP-94, G. O Nº 164 de 2 de noviembre de 1994, 2-IP-94, G.O Nº 160 de 21 de julio de 1994, 7-IP-94 y proceso 09-IP-94, G.O Nº 180 de 10 de mayo de 1995.

En el proceso 5-IP-94 respecto a la función distintiva, se anotó así mismo, que es la característica más importante, “que el ordenamiento jurídico andino atribuye a las marcas pues las demás se derivan de ella; así la visibi- 07/03/97 15.36 lidad de la marca y su novedad a que se refiere el mismo artículo 56 son calidades que precisamente permiten la identificación de la marca y su diferenciación con respecto a otros productos” El carácter distintivo de una marca tiene que estar vinculado forzosamente a un producto o servicio, es decir, que la distintividad del signo se originará cuando a éste se le relacione con un producto o servicio.

Mientras el signo sea más distante o menos conexión o vinculación o relación tenga con las características genéricas o descriptivas de los productos, será más distintivo para ese producto o grupo de productos. Dentro del Proceso 09-IP-94 G. O. Nº 180 de 10 de Mayo de 1995 al referirse a la novedad y originalidad del signo el Tribunal, con los antecedentes jurisprudenciales sobre el tema, expresó que estas características son relativas y cita la siguiente doctrina: “Es verdad que en ocasiones el signo que se emplea como marca es nuevo y original.

Pero no es menos cierto que en otras ocasiones la marca está constituida por una palabra extraída del propio idioma o de una lengua extranjera. La falta de novedad es todavía más palpable cuando se emplea como marca un signo que ya venía siendo utilizado como marca para designar productos o servicios de una clase diferente”. (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, Página 24; también en ese sentido Ricardo Metke y Alfredo Casado Cerviño).

Añade dicha sentencia que “Un signo es novedoso, no por el hecho de ser desconocido sino porque requiere que tenga distintivos que lo hagan inconfundible al compararlo con otras marcas o servicios ya registrados o anteriormente solicitados. Un signo novedoso, en consecuencia, identifica un producto o un servicio.” Causales de irregistrabilidad Un signo considerado aisladamente puede ser novedoso visible y poseer aptitud distintiva, sin embargo pese a reunir estas cualidades o requisitos, dentro del derecho marcario podría estar inmerso en una de las causales o impedimentos de irregistrabilidad que contempla el artículo 58 de la Decisión 85, con lo que un GACETA OFICIAL signo originalmente apto para su registro se convierte en irregistrable por caer en una de las causales que la norma comunitaria ha establecido para proteger al orden público, a las buenas costumbres, a la moral, a la defensa de ciertos símbolos patrios y a los derechos adquiridos de terceros con anterioridad a la nueva solicitud de registro, así como al consumidor evitando que, con un signo por registrarse frente a otro ya registrado anteriormente, se pueda inducir a engaño o a confusión entre el signo y los productos que la marca ampara.

En el caso materia de esta sentencia interpretativa los signos por registrarse son idénticos entre sí y para la misma clase de productos, produciéndose no una simple similitud sino una identidad que, sobrepasando la similitud, descarta toda regla para establecer una comparación diferenciadora entre los dos signos. La similitud o semejanza entre signos admite reglas de comparación o de análisis en tanto que la identidad por ser un hecho objetivo no resiste ningún análisis.

Igual criterio se aplicará a los productos que siendo idénticos dejan de ser similares o semejantes. Por regla general, en principio y antes de analizar el aspecto de las marcas notorias, el signo primeramente solicitado o registrado adquiere prioridad marcaria ante un signo requerido para registro con posterioridad, en base al principio “primero en el tiempo primero en derecho”.

Entre las dos marcas EDWIN, la una colombiana y la otra de origen japonés, la primera inscrita en la República de Colombia es la conferida a favor del Señor Jaime Eduardo Martínez Arango. Esta marca dentro de los principios de la territorialidad y de la especialidad que conforman el campo marcario se encuentra, como en efecto así lo es, registrada en la República de Colombia mediante la resolución 13860 de 12 de Diciembre de 1988; en la correspondiente etapa administrativa no se presentaron oposiciones ni se constató por parte de la oficina nacional competente el registro o solicitud en el territorio colombiano de esa marca ni la existencia de una marca notoria en otro País Por el principio de la territorialidad consagrado en la Decisión 85 se ha de entender que una marca registrada estará protegida y amparada dentro de la jurisdicción geográfica para la cual fue registrada.

Dentro del sistema andino, para que una marca produzca los efectos de uso 07/03/97 16.36 exclusivo en los 5 Países Andinos, es necesario proceder al registro en cada uno de ellos. Por lo que se entiende que el registro en un solo país no extiende los derechos a los demás países, como sucedería en el caso de la marca COMUNITARIA, o del Registro Internacional, institución jurídica que aún no se encuentra implementada en la región andina, en la cual el registro tiene carácter exclusivamente nacional.

En otro punto, por el principio de la “especialidad” la marcas protegen únicamente los productos o servicios que ella amparan y no la totalidad o generalidad de productos o servicios. Según la Decisión 85, deberán ser de la misma clase. El artículo 58 literal a) de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena prohíbe el registro de signos en cuanto estos sean contrarios “a las buenas costumbres o al orden público o las que pueden engañar a los medios comerciales o al público consumidor, sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características, o la aptitud para el uso de los productos o servicios de que se trate”, circunstancias o hechos que para el caso de esta sentencia no son aplicables.

Protección de la marca notoria Los principios generales de “territorialidad” y “especialidad” sufren una excepción dentro de la Decisión 85 al referirse a la marca notoria, pues en una marca común para que exista la confusión ésta debe concretarse o limitarse a productos o servicios comprendidos en una misma clase, en tanto en la marca notoria la confusión ha de producirse con productos o servicios idénticos o similares, no necesariamente de la misma clase, con lo cual la protección se aplica frente a marcas de productos “análogos, parecidos, equivalentes o semejantes. ‘Similar’, según el “Diccionario de Uso Español”, de María Moliner (Editorial Gredos, Madrid, 1986), “se dice de lo que tiene algunos aspectos o partes iguales que los de otra cosa con lo que se compara”.

La similitud de que habla la norma se refiere a los productos, no a las marcas, o sea que la protección especial de la marca notoria no procede frente a marcas de productos disímiles, diversos o diferentes a los protegidos por aquella” (Proceso 3-IP-88, G.O Nº 35 de 28 de octubre de 1988, “Jurisprudencia del Tribunal” pág. 161, tomo I). Esta interpretación comprende a la protección de la GACETA OFICIAL marca notoria bajo el régimen de la Decisión 85 La ampliación del principio de la especialidad se concreta “al sector económico al que pertenecen los correspondientes productos”(“La protección de la marca por los Tribunales de Justicia”, Consejo General del Poder Judicial ANDEMA, Madrid 1993, pág. 268), sector que no ha de ser precisamente el de la clase del nomenclator en el cual se ha incluido la marca, sino más bien que se extiende a sectores similares o idénticos de productos.

El principio de la “territorialidad” adquiere otra dimensión geográfica cuando se trata de una marca notaria. No se circunscribe únicamente al País donde se registró sino adquiere un carácter universal: el registro desborda la esfera nacional para constituirse en un criterio universal. Cualquiera sea el lugar en que la marca notoria se haya registrado, el titular puede hacer valer sus derechos, condicionando su acción a los requisitos establecidos en las normas comunitarias andinas.

En el proceso 5-IP-94 (G. O. Nº 177 de 20 de abril de 1995), al referirse el Tribunal sobre el ámbito territorial de la notoriedad, bajo la concepción de la Decisión 344 expresó lo siguiente: “De ahí que el titular o el poseedor de una marca con posibilidad de acceder a otros mercados deba tener potencialmente el derecho al registro de ella en otros países y el derecho a que se le proteja del uso indebido de su marca por un tercero. El alcance de la protección extraterritorial de las marcas no está limitado a un grupo de países o a un territorio específico sino que puede ser de cobertura universal cuando se dan las condiciones previstas en la ley marcaria, tales como la notoriedad y los acuerdos de comercialización, como lo establecen los artículos 83 literal d), y 107 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.” El objetivo de la protección de una marca notoria es el de evitar que un tercero quiera aprovecharse de la notoriedad que esa marca haya alcanzado en un país extranjero, para inscribirla o registrarla en el suyo o en otro a su propio nombre, beneficiándose del prestigio que aquella tiene en el exterior.

Se protege, en consecuencia, al titular de la marca notoria frente a la usurpación o imitación de la misma. 07/03/97 17.36 Concepto de marca notoria Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa la “marca notoria es la que goza de difusión o -lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca” (“Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S. A., Madrid, 1984, pág 32).

El profesor Manuel Arean Lalín la ha definido como “la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada y eventualmente figura registrada”. (“La Protección de la Marca por los Tribunales de Justicia”, Consejo General del Poder Judicial ANDEMA 1993, pág 268).

Por su parte el Tribunal Andino en el proceso 1-IP-87 definió la marca notoria como aquella que “goza de difusión, o sea la que es conocida por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate”. En el Proceso 5-IP-94 (G.O Nº 177 de 20 de abril de 1995) el Tribunal precisó aún más esa definición, al expresar que: “La marca notoria es pues aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque ha sido ampliamente difundido entre dicho grupo”.

Antecedentes para que una marca sea notoria La notoriedad de una marca o el hecho de que una marca sea notoria tiene sus orígenes o antecedentes en circunstancias o actuaciones anteriores a tal hecho, porque la marca notoria no es tal desde su nacimiento. La notoriedad sigue un proceso, que no se encuentra reglado, sino es una consecuencia del desarrollo comercial de la marca.

Los antecedentes para que una marca sea notoria pueden ser varios, pero la doctrina los ha concentrado en dos: en el “uso intenso de la marca que se ha traducido a la difusión de la misma entre el público de los consumidores” (José Manuel Otero Lastres, “La Prueba de la Marca Notoriamente conocida en el Derecho Marcario”, Seminario Internacional, Quito - Ecuador 1996).

Este autor en cita de GACETA OFICIAL Fernández-Novoa, agrega que “para que surja, pues la notoriedad, es preciso que el uso desemboque en un resultado: que la marca intensamente usada sea reconocida en el mercado como signo indicador del origen empresarial de las mercancías”. Otro aspecto que concurre para la existencia de notoriedad de una marca es la calidad de sus productos o servicios;, y es natural que así lo sea, porque ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca y de los productos y servicios que ampara, si estos son de una calidad que no satisfaga la necesidades del comprador o del consumidor o usuario de los servicios.

Con esta condición la marca tiene, como expresa Arean Lalín, “Un magnetismo comercial o selling power”. No es el simple registro de una marca el que le otorga la categoría de notoria a una marca, sino la difusión que de ella se haga en los diferentes mercados, y es el consumidor el que va reconociendo y confiriendo a la marca la característica de notoria gracias al esfuerzo que el titular o el usuario de la marca haga para desplazarla de la categoría de marca común u ordinaria a marca notoria, característica que adquiere entre otras razones por la intensidad de uso, por el prestigio en el mercado y por la divulgación. Conforme a la doctrina, el conocimiento de una marca notoria no implica el uso efectivo de la misma, pues, bastaría con que el conocimiento llegue por los medios y canales apropiados que divulguen la marca.

Sinembargo entre divulgación y uso existe una relación de causa a efecto: nadie divulga un producto que no va a utilizar y a la vez un producto generalmente utilizado tiene por sí su propia divulgación. Extensión del conocimiento de la marca notoria La marca notoria, no ha de constituirse en tal por reconocerse por el mayor número de consumidores ni es requisito que el público en general conozca y distinga a la marca notoria.

El conocimiento sobre la marca notoria está reducido al público perteneciente a los medios 07/03/97 18.36 interesados del grupo de consumidores o posibles consumidores de los productos a los que la marca se refiere. Así lo expresó el Tribunal Andino dentro del Proceso 1-IP-87; cuando al describir a la marca notoria se refirió a la “que es conocida por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate.

Esta notoriedad, añade la sentencia, es fenómeno relativo y dinámico, según sea el grado de difusión o de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores”. “En la interpretación de estas normas comunitarias, considera el Tribunal que, en cuanto a las personas que han de tener conocimiento de una determinada marca para que a ella se le otorgue la calidad de “notoria” y la consiguiente protección ampliada, basta que se trate del grupo de consumidores del producto o servicio al que la marca se refiere y ello en el lugar en donde se adelante el procedimiento y no en otro distinto” (G.O Nº 28 de 15 de febrero de 1988, “Jurisprudencia del Tribunal”, tomo I, págs. 114 y 115).

El conocimiento y el registro de la marca notoria a más de que reúna estas condiciones en el país donde se solicita la protección, según la norma del artículo 58 literal g), puede ser conocida y registrada en el exterior. La notoriedad en el país o en el exterior no ha de abarcar tampoco a todas las regiones geográficas sino más bien ha de entenderse como un conocimiento local dentro de la extensión geográfica de un determinado país. A diferencia de las marcas “celebres” o “renombradas” a las que no hace referencia explícita la Decisión 85, que son conocidas generalmente por todo el público consumidor, las notorias se reducen a un grupo específico de consumidores porque el resto de ellos a lo mejor no se enteren de la existencia de la marca notoria; tal puede ser el ejemplo de la marca de automóviles como VOLVO o ROLLS ROYCE, y que son notorias para el grupo o sector relacionado con el gremio automovilístico; y no así el caso de COCA COLA, que su difusión se extiende hacia la población en general.

Esta ampliación a los productos, también es excepción al principio de la “especialidad”, que en las marcas notorias no se encasilla a una clase del nomenclator (Proceso 1-IP-87, 2-IP-94, G.O Nº 160 de 21 de Julio de 1994, Proceso 5-IP-94, G.O Nº 177 de 20 de Abril de 1995). GACETA OFICIAL Con respecto al uso de las marcas el profesor Otero Lastres define la línea final de convergencia de dicho uso.

Dice: “Sin embargo, el uso intenso de una marca, lo que tiene lugar, fundamentalmente, a través de actos de venta del producto o de prestación del servicio y de la publicidad, puede desembocar en dos resultados diferentes en cuanto a la extensión del conocimiento de la marca entre el público de consumidores. Puede ocurrir que la extensión del conocimiento de la marca se haya producido tan sólo entre el público perteneciente a los círculos interesados del correspondiente sector o que la marca se haya difundido entre la generalidad del público de los consumidores.

En el primer caso, estamos ante la marca notoriamente conocida, mientras que en el segundo estaríamos ante la marca renombrada. A decir verdad las denominaciones acuñadas en la práctica para referirse a cada uno de estos dos tipos de marca no parecen muy acertadas, ya que cada una de ellas se sitúa en un plano diferente. La expresión ‘notoriamente conocida’ hace alusión directa al grado de difusión de la marca, mientras que la expresión ‘renombrada’ parece referirse más al prestigio o fama de la marca que a la extensión del conocimiento de la misma.

A esto debe añadirse que incluso la palabra ‘notorio’, que significa ‘público y sabido de todos’, parece convenir mejor a la marca renombrada que a la notoria, en la medida en que es aquélla y no ésta, como luego se dirá, la que es ‘pública y sabida por todos’. Finalmente, como ha señalado el Profesor Areán Lalín, en la realidad del tráfico económico notoriedad y renombre suelen solaparse, de tal suerte que los signos que son conocidos por la mayoría de los consumidores suelen poseer una elevada reputación”.

(Documento citado). Confundibilidad con la marca notoria Entre la marca notoria y la registrada o por registrarse para que exista el impedimento de registro, debe presentarse la confundiblidad entre los signos y los productos o servicios que pueden ser idénticos o similares en las dos marcas, sin que la identidad o semejanza que se produzca debe anotarse en la misma clase del nomenclator, pues como queda dicho, en el caso de las marcas notorias al amparo de la Decisión 85, el principio de la “especialidad” se amplía al sector de las mercaderías que se 07/03/97 19.36 incluyen en el sector al que pertenece dicha marca, y no se circunscribe a la “clase”.

En el caso que se examina la identidad de los dos signos y de los productos es indiscutible, por lo que el Tribunal se abstiene de analizar las reglas jurisprudenciales y doctrinales que al respecto ha sentado en varios fallos. Prueba de marca notoria En los fallos dictados dentro de los procesos 5-IP-94 y 8-IP-95, el Tribunal diferenció entre lo que significa “la marca notoria” del “hecho notorio”, precisando que para la primera la prueba es necesaria, porque la notoriedad de la marca nace de hechos o antecedentes posteriores a su registro y se circunscribe a un grupo de consumidores allegados a los productos o servicios que la marca protege.

En tanto que el hecho notorio puede ser alegado sin necesidad de probarlo (notoria non egent probatione) “ya que se trata de una realidad objetiva que la autoridad competente debe reconocer y admitir”, (Proceso 1-IP-87). Se han pronunciado sosteniendo la necesidad de la prueba de la marca notoria entre otros Manuel Arean Lalín, Ricardo Metke y Manuel Pachón. Se suman a los criterios anteriormente anotados los del profesor Victor Bentata, quien sostiene: “La prueba de notoriedad es pues, procesalmente hablando, un requisito de equidad.

Una cosa es el hecho de que exista una marca “notoria” (en su sentido técnico), es decir que no requiera prueba, y otra cosa es la pretensión de que se trate de una marca notoria, en cuyo caso se requiere cierta prueba dependiendo del grado de popularidad ” “ lo esencial es que la prueba, cualquiera que fuere, satisfaga a quien debe pronunciarse” (“Reconstrucción del Derecho Marcario”, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 1994, pág 111).

Este mismo autor al relacionar la marca notoria con el “hecho notorio”, expresa: “Así como éste último no requiere prueba por ser evidente para todo hombre consciente, por ejemplo golpes de Estado o terremotos, la afirmación relativa, es decir de parte interesada, de notoriedad, requiere sustanciación” (Obra citada, pág. 105). GACETA OFICIAL La prueba para justificar la existencia de la marca notoria, tiene su razón de ser: la notoriedad surge de una serie de acciones realizadas por el titular de la marca (publicidad, ventas, inversión, público consumidor) que sumados dan lugar al nacimiento de la notoriedad, muchas de las cuales pueden ser desconocidas inclusive por la autoridad administrativa o judicial, y precisamente con la prueba se pretende convencer que la marca a la que se alega la característica de notoria tiene condiciones exteriores que no rodean a una marca común u ordinaria.

Se inclina también por la necesidad de la prueba de la marca notoria el tratadista Otero Lastres, al expresar que “ si la prueba jurídica consiste, como es sabido, en una actividad a través de una comparación entre la afirmación sobre un hecho y la realidad del mismo, la prueba de la marca notoriamente conocida consistirá en comparar la afirmación sobre el hecho de la notoriedad de una marca determinada con la verdadera realidad del conocimiento de dicha marca”.

Señala además que “Una vez que ya conocemos el hecho que hay que probar, esto es, la notoriedad o, en su caso, el renombre de la marca, estamos ya en condiciones de entrar en el análisis de la prueba de la notoriedad de la marca. Pero antes debemos deshacer un posible error en el que podría incurrirse por la distinta terminología que se utiliza en materia de marcas y en la de la prueba.

En efecto, de todos es conocido que en materia de prueba rige el criterio de que los hechos notorios no necesitan ser probados: “notoria non egent probatione”. De aquí que se pueda plantear la cuestión de si la notoriedad de una marca es uno de esos hechos notorios que no necesitan de prueba. La respuesta es negativa. Aunque se emplee la denominación de marca notoriamente conocida, lo cierto es que la notoriedad stricto sensu es un hecho que necesita ser probado.

Cosa diferente sucede, a mi modo de ver, con las marcas que son verdaderamente renombradas, como por ejemplo, la marca CocaCola, cuyo extensísimo grado de conocimiento entre los consumidores no parece que necesite de una prueba, por lo que puede ser admitido directamente por los Tribunales como hecho notorio no necesitado de prueba. Naturalmente, puede haber supuestos en los que no esté claro si la marca en cuestión es notoria o renom- 07/03/97 20.36 brada.

En tal hipótesis, lo aconsejable es llevar a cabo la correspondiente actividad probatoria.” El Tribunal Andino dentro del Proceso 8-IP95 (G.O Nº 231, de 17 de octubre de 1996) dijo: “La protección a la marca notoria, le otorga otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tenga que probarse las circunstancias que precisamente han dado a esa marca esa característica”.

En síntesis, la prueba de la marca notoria al amparo del régimen de la Decisión 85 es necesaria para comprobar el hecho de la notoriedad de la marca sin que esa Decisión establezca ni medios ni criterios probatorios como lo hace el artículo 84 de la Decisión 344. Ante el vacío comunitario, se han de aplicar en cuanto a las pruebas y medios probatorios, los sistemas procesales de cada País Miembro, en concordancia con el principio de la “complementariedad” entre el derecho comunitario y el derecho nacional, de aplicación excepcional cuando en silencio del primero, el segundo lo complementa.

El reconocimiento de la marca notoria Dos sujetos son los generadores para que una marca se constituya en notoria: el titular de la marca y los consumidores. El primero con su afán comercial de que su marca sea conocida, difundida y que sus productos tengan una receptividad entre los consumidores, y estos en la aceptación de que la marca es conocida entre un grupo de conocedores de los productos a los que la marca se refiere.

Sin embargo ni el titular de la marca o los consumidores por sí solos podrían llegar a la conclusión de que una marca es notoria, resolución que corresponde bien sea a la autoridad nacional competente dentro de la etapa administrativa o a la autoridad judicial, cuando en el trámite o en el proceso se aporten las pruebas para llegar a esa conclusión. El artículo 85 de la Decisión 344 establece un sistema comunitario de información sobre las marcas notorias, norma que dispone lo siguiente: “A fin de facilitar la protección de las marcas notorias, las oficinas nacionales competentes establecerán un sistema adecuado de notifi- GACETA OFICIAL 07/03/97 21.36 cación e información”. tener esa calidad Esta información constituirá un medio de prueba de la notoriedad dentro de la fase de registro, “que podría ser destruida según anota Otero Lastres, al formular observaciones si se acredita que la correspondiente marca ha perdido la condición de notoria.

Y lo mismo cabe decir en el ámbito judicial”. El Tribunal en el caso subjudice se encuentra con una realidad fáctica frente a dos hechos: la marca “EDWIN” concedida mediante Resolución 013860 del 12 de Diciembre de 1988, a favor del señor Jaime Eduardo Martínez Arango, (Registro 12244) previa solicitud del 11 de Abril de 1985 y la demanda de nulidad de la misma presentada ante el Consejo de Estado, por la compañía Kabushiki Kaisha Edwin, Edwin Co. Ltda., de 10 de Diciembre de 1993, la que reclama su derecho por ser su marca notoria.

Este listado de marcas notorias no sería el único requisito por sí, para probar la notoriedad, pero sí constituiría “un indicio muy importante de ello sobre todo si en la lista se incluyesen las marcas declaradas notorias por sentencias firmes de los Tribunales de Justicia”, según asevera el nombrado tratadista Otero Lastres. En el proceso interno consta un listado de Países en los cuales la marca “EDWIN” demandante, ha sido registrada, al cual se remite para estos efectos sólo a los siguientes: Momento en que la marca notoria debe FECHA DE FECHA DE PAIS MARCA CLASE REGISTRO RENOVACION JAPON EDWIN LOC.17 INT. 25 OCT16-68 DIC21-88 DIC21-89 ARGENTINA EDWIN INT. 25 Cedido a Edwin Co., Ltd.

URUGUAY EDWIN INT. 25 Cedido a Edwin Co., Ltd. EEUU EDWIN INT. 25 DIC24-85 CANADA EDWIN INT.25 MAR28-86 CANADA EDWIN W/ FOOT DEVICE INT.25 MAR28-86 ALEMANIA EDWIN INT.25 AGO11-82 AGO11-92 AG11-2000 BENELUX EDWIN INT.25 FEB16-77 JUL5-86 JUL5-96 AUSTRIA EDWIN INT.25 JUL 9-81 JUL 9-2001 DINAMARCA EDWIN INT.25 MAY 12-78 JUN22-88 A MAY12-1998 FINLANDIA EDWIN INT.25 OCT. 5-83 RENOVACION SOLICITADA FINLANDIA EDWIN W/ FOOT DEVICE INT.25 OCT. 5-83 RENOVACION SOLICITADA SUECIA EDWIN INT. 25 FEB17-78 OCT2-87 FEB17-1998 NORUEGA JEANSEDWIN INT.25 AG29-85 AG29-1995 NORUEGA EDWIN W/ FOOT DEVICE INT. 25 SEP27-84 SEP9-1994 SUIZA EDWIN INT. 25 MAY6-80 MAY 6-2000 ITALIA EDWIN INT. 25 ENE. 27-86 MAR 16-2001 ESPAÑA EDWIN INT. 25 MAR20-82 MAR 20-2002 GRECIA EDWIN INT. 25 MAR17-83 OCT2191 OCT21-2001 DIC24-2005 GACETA OFICIAL Sin que signifique una violación a la prohibición que sobre el Tribunal recae por el artículo 30 del Tratado (calificar los hechos materia del proceso), sino por tratarse de una situación objetiva, se menciona que en el proceso nacional al momento de solicitarse la marca “EDWIN”, se habían registrado en varios Países esa misma marca y dentro de la clase internacional 25.

Sin embargo, es necesario advertir que el solo registro de una marca en uno o más Países no le otorga por sí solo la catalogación de marca notoria, sino que, según se ha expresado, ésta resulta del conjunto de factores que es necesario probar ya sea dentro de la etapa administrativa de registro, o en el ámbito judicial cuando el titular de la marca notoria registrada en el País o en el exterior haga valer sus derechos, entre otros para oponerse u observar el registro de una marca cuando se dan las condiciones y requisitos que plantea el artículo 58, literal g) de la Decisión 85, o posteriormente, durante el ejercicio de la acción de cancelación (hoy de nulidad), contenida en el artículo 76 de la propia Decisión 85, que a su tenor expresa “El registro de una marca será cancelado, de oficio o a petición de parte, por la oficina nacional competente cuando verifique que el registro se ha expedido contraviniendo las disposiciones de los artículos 56 y 58 del presente Reglamento”, artículo 58, literal g) que según la demandante ha sido violado.

El hecho de que la marca fue o es notoria ha de establecerse no en la fecha de la demanda de nulidad de la Resolución del registro de la marca cuestionada, sino al momento en que fue solicitada y tramitada, pues, confrontando el artículo 76 con el trámite del registro de una marca, se desprende que la contravención al artículo 58, fundamento de esta acción de nulidad, se da una vez que la marca fue conferida mediante una resolución administrativa que ha causado estado.

Por lo tanto la marca notoria tiene que ser anterior a la nueva marca por registrarse y al decirse notoria no ha de ser únicamente como marca sino como tal y además como notoria. Examen de registrabilidad El artículo 62 de la Decisión 85 impone a la oficina nacional competente la obligación de examinar si la solicitud cumple con los requisitos legales y reglamentarios de fondo y de forma, examen que tendrá especial particula- 07/03/97 22.36 ridad en el cumplimiento de los artículos 56, 58, 59, 60 y 61; es decir, le corresponde analizar los signos que son irregistrables (artículo 58), la marca consistente en una palabra de idioma extranjero (artículo 59), los requisitos que debe reunir la solicitud (artículo 60) y los documentos que deben acompañarse a la misma (artículo 61).

En esta acción examinadora es de “esperar del funcionario una conducta especialmente diligente en lo que se refiere a la verificación de los supuestos en que puede estar comprendido el interés público” (Proceso 4-IP-88), así como también le corresponde examinar los requisitos de registrabilidad, entre ellos el previsto en el literal g) del artículo 58, esto es la confundibilidad con una marca notoria.

La obligación impuesta a la oficina nacional competente en el artículo 62 le otorga un poder decisorio que se concreta en el rechazo de la solicitud, que procederá previa audiencia del solicitante (artículo 64). Por otro lado si la propia oficina nacional competente, partiendo del examen de irregistrabilidad, llega a la convicción o estima que el signo a registrarse cumple con todos los requisitos procederá al registro de la marca.

No resulta opcional en consecuencia para el funcionario nacional competente el registro de marca sin el cumplimiento de todos los requisitos legales, bajo pena de nulidad (Proceso 4-IP -88, G.O Nº 39 de 24 de enero de 1989, “Jurisprudencia del Tribunal, tomo I, pág. 173). El Tribunal dentro del Proceso 2-IP-95 (G.O Nº 199 de 26 de enero de 1996) al interpretar el artículo 64, expresó que: “Esta disposición no encarna obligación imperativa de rechazo por parte de la administración, cuando ésta considera que se ha cumplido con los requisitos previstos en la Decisión 85 para la admisión de la solicitud de registro, quedando a salvo los derechos de terceros para ejercer los recursos legales.

“La audiencia con el solicitante para proceder al rechazo, es una formalidad que debe ser cumplida antes del dictamen de la correspondiente resolución.” “La inscripción de una marca en la que se contravengan las disposiciones del artículo 56 GACETA OFICIAL y 58 de la Decisión 85, provoca la cancelación del registro al tenor de lo dispuesto en el artículo 76 de esa Decisión. De donde se deduce que el examen previo al registro de la marca con el fin de dotarle de una mayor probabilidad de validez, no es sino relativo, porque de esa resolución cabe la acción de cancelación.” En sentencia de 9 de diciembre de 1988 (Proceso 4-IP-88, G. O nº 39 de 24 de enero de 1989), el Tribunal al referirse a los artículos 62 y 64 expresó: “De acuerdo con el artículo 62 de la Decisión 85, toda solicitud, para el registro de una marca debe ser examinada por la oficina nacional competente a fin de determinar si cumple con los requisitos legales y reglamentarios, tanto de fondo como de forma.” “El funcionario competente, antes de dar trámite a una solicitud de registro, también debe constatar el cumplimiento de los demás requisitos de registrabilidad, entre ellos los previstos en los literales f) y g) del citado artículo en virtud de los cuales no es registrable una marca que puede confundirse con otra ya registrada, en los términos que dichas normas señalan.

“El artículo 64 de la Decisión 85, por su parte, dispone que es obligación de la oficina nacional competente la de rechazar las solicitudes de registro de marcas que no cumplen con los requisitos exigidos al efecto en la misma Decisión 85 (artículo 56, 58 y 59). “El texto literal del artículo 64, en cuanto dice que la oficina nacional competente “podrá decidir el rechazo de la solicitud” (subraya el Tribunal), debe entenderse en concordancia con la posibilidad alternativa de formular observaciones a la solicitud, la cual puede ser complementada (artículo 65 ibídem), pero nunca en el sentido de que resulte opcional para el funcionario nacional competente el registro de marcas sin el cumplimiento de todos los requisitos legales, bajo pena de nulidad”.(Proceso Nº 4-IP-88 G. O. Nº 39 de 24 de enero de 1989;

“Jurisprudencia del Tribunal ” Tomo I, págs. 172 y ss). Dentro de la sentencia interpretativa de la misma norma del artículo 64 de la Decisión 85, en el Proceso 6-IP-95 (G.O Nº 215 de 17 de julio de 1996), este Organismo Comunitario sostuvo: “Del contenido del artículo anteriormente trans- 07/03/97 23.36 crito, se deduce que se refiere a la potestad que tenía la Oficina Nacional Competente, de decidir el rechazo de la solicitud de registro de marca, cuando existiese incumplimiento de los requisitos señalados en la misma Decisión 85.

Esto quiere decir que si a juicio de la Oficina Nacional se cumplieron los requisitos y no existe causal de irregistrabilidad, sí podía autorizar al registro de la marca. Queda claro que en consecuencia la norma acusada de violada (art. 64) se refiere al rechazo de la solicitud y no a la nulidad del registro. “En consecuencia, si la solicitud no mereció observaciones y a criterio de la autoridad nacional, cumplió los requisitos previstos en la Decisión 85, procede el registro de la marca.

Por otra parte, la misma norma comunitaria prevé que después de otorgado el registro, el mismo puede ser cancelado, cuando se verifique de oficio o a petición de parte, que el mismo fue otorgado en contravención a lo dispuesto por los artículos 56 y 58 de la misma Decisión.” Respecto a la oposición cabe mencionar lo expresado por Bertone y Cabanellas (“Derecho de Marcas”, tomo I, pág. 404), quienes sostienen que “la oposición formulada fuera de término no surte efectos jurídicos como tal; es un mero ‘llamado de atención’, sin consecuencias formales concretas.

“La falta de articulación oportuna de oposiciones no implica la renuncia al ejercicio de los derechos en que tales oposiciones pudieron fundarse; tales derechos podrán ejercerse posteriormente por las vías judiciales que corresponden, particularmente mediante las pertinentes acciones de nulidad. El no ejercicio de las oposiciones, sin embargo, implica que los derechos en que éstas pudieron fundarse ya no pueden ser ejercidos por sus titulares en el trámite administrativo.

Si, en consecuencia, la marca es concedida, gozará de la presunción de validez que deriva de los actos administrativos ”. Por tanto: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA CONCLUYE: 1. Para que un signo sea registrable, a más de ser novedoso, visible y suficientemente dis- GACETA OFICIAL tintivo, no debe estar impedido de su registro por cualquiera de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 58 de la Decisión 85. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Recibida una solicitud para el registro de una marca y según la Decisión 85, la oficina nacional competente antes de concederla, examinará los requisitos de fondo, entre los que analizará detenidamente los causales de irregistrabilidad que esa Decisión contempla, según los elementos de juicio y las pruebas a su alcance en ese momento. Bajo la Decisión 85 los principios de “especialidad” y de “territorialidad” que rigen en el sistema marcario, tienen una excepción y ampliación con respecto a las marcas notorias.

Por el primero, la marca notoria se extiende a productos idénticos o similares no de la misma clase del nomenclator; por el segundo, la marca registrada y conocida en cualquier otro País, puede servir de base para la oposición o de fundamento para la acción de nulidad de una marca idéntica o semejante que proteja iguales o idénticos productos o servicios.

Para que una marca pueda considerarse como notoria, además del registro de la misma en varios Países, se requiere del conocimiento que de ella y de sus productos tenga el grupo o sector económico al que pertenece la marca, y así mismo, de la difusión que de ella haya hecho su titular, sea en el País en el cual se reclame la notoriedad o en el extranjero.

La existencia de la marca notoria no se presume. Es necesario probarla ante la oficina nacional competente o ante la autoridad judicial, por los medios que regulen los procedimientos en los diferentes Países Miembros. El hecho de la notoriedad de la marca se remontará a la circunstancia de tal característica, al momento de la presentación de la solicitud de registro de la nueva marca.

La Oficina Nacional Competente concederá la marca si a su criterio la solicitud reúne todos los requerimientos que la norma comunitaria contempla. Así mismo, si estima que no reúne los requisitos de los ar- 07/03/97 24.36 tículos 56, 58 y 59 de la Decisión 85, deberá rechazarla, previa audiencia del solicitante. 8. El registro de una marca conferido en contravención de las disposiciones de los artículos 56 y 58 de la Decisión 85, podrá ser cancelado o anulado de oficio o a petición de parte, en cualquier momento mediante el ejercicio de la respectiva acción. 9.

De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia en la acción de nulidad del Proceso en el expediente Nº 2277. 10. En cumplimiento del artículo 64 del Estatuto del Tribunal, notifiquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante copia certificada y sellada. 11.

Remitase copia certificada de esta sentencia de interpretación prejudicial a la Junta del Acuerdo de Cartagena para su publicación en la Gaceta Oficial. Dr. Gualberto Dávalos García PRESIDENTE Dr. Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Dr. Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Dr. Roberto Salazar Manrique MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza Secretario a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA.- SECRETARIA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en los expedientes de esta Secretaría. CERTIFICO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. GACETA OFICIAL 07/03/97 25.36 PROCESO 25-IP-95 Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 113, literal c) y el numeral 2°, literal c) íbidem, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia - Sala de lo Contencioso Administrativo -Sección Primera, Consejero Ponente doctor Rafael Ariza Muñoz.

Interpretación de los artículos 58, 60, 61, 62 y 64 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena. Expediente Nacional N° 3045. Marca Bonita. Actor: Nacional Mercantil S. A. Quito, Octubre 18 de 1996 TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA VISTOS: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por conducto del Consejero Ponente Ernesto Rafael Ariza Muñoz, en oficio dirigido a este Tribunal dentro del proceso contencioso administrativo de nulidad contra la Nación representada por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia y contra la firma Mover Ltda., sociedad comercial domiciliada en Pereira, en el que figura como demandante la empresa Nacional Mercantil S. A. de la República del Perú - demanda de nulidad contenida en el expediente N° 3045 relacionada con la Resolución N° 3418 de 13 de junio de 1991, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia - solicita a este Tribunal Comunitario interpretación por la vía prejudicial de las disposiciones referidas en el encabezamiento de esta sentencia;

Que la consulta se origina en el mandato del artículo 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, organismo competente de acuerdo con el artículo 28 del mismo Tratado, se presenta por juez nacional competente y se tramita con observancia de lo dispuesto por el artículo 61 del Estatuto del mismo Tribunal, indicándose el nombre del tribunal nacional que formula la solicitud; las normas del ordenamiento jurídico andino cuya interpretación se requiere; el lugar y dirección en donde el despacho judicial solicitante recibirá la notificación correspondiente, y el siguiente informe sucinto de los hechos que la autori- dad consultante estima relevantes para la interpretación: “ °) La sociedad DEL MAR S. A., domiciliada en Lima, Perú, solicitó y obtuvo ante la Dirección de Propiedad Industrial de la mencionada ciudad, el registro de las marcas: Fecha de concesión 039038 TIMONEL clase 29 16 junio 1981 043344 TIMONEL (mixta) clase 29 18 febrero 1982 043344 TIMONEL (mixta) clase 29 18 febrero 1982 “Los anteriores registros fueron cedidos por dicha sociedad en favor de la demandante.

“2°) El 21 de Diciembre de 1987, la sociedad MOVER LTDA., solicitó en Colombia el registro de una marca idéntica (también mixta), sustituyendo la expresión TIMONEL por BONITA, para distinguir igual clase de productos, la cual fue concedida por la División de Propiedad Industrial (hoy Signos Distintivos) de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución N° 3418 de Junio 13 de 1991.

“3°) El 30 de Marzo de 1994, mediante FAX, fue remitida por el representante legal de la sociedad MOVER LTDA. a la sociedad DEL MAR S. A. una comunicación en la que informaban el registro de la marca BONITA y ofrecían la compra e importación de sus productos, lo cual demuestra que la marca cuya anulación y cancelación se pretende se obtuvo de mala fe.

“4°) El hecho de que en la descripción de la marca BONITA se haya afirmado que la expresión “BONITA” es esencial en ella, no significa que sea suficientemente distinta de la marca TIMONEL de propiedad de la actora. “Para sustentar los cargos de violación de las normas indicadas en la demanda, adujo la actora lo siguiente: GACETA OFICIAL “1°) Se viola el literal c) del artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dado que el registro de la marca BONITA (mixta) se obtuvo con el fin de comercializar los mismos productos del mar, especialmente atún, pescado y sardinas enlatados, comercializados y distinguidos por la demandante, tanto en el Perú como en Colombia, con las marcas TIMONEL (mixtas).

“2°) Se viola el numeral 2° del literal c) del artículo 113 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, dado que la mala fe se configura por el solo hecho de haberse obtenido el regis-tro de la marca BONITA (mixta), a sabiendas de que la sociedad DEL MAR S. A. ya había obtenido, ante la dirección de propiedad industrial de Lima, Perú, el registro de las marcas TIMONEL (mixtas), esencialmente idénticas, para distinguir la misma clase de productos ”.

Este Tribunal estima además necesario, para orientar la presente interpretación prejudicial, hacer una síntesis de los argumentos esgrimidos por los demandados, la firma MOVER LTDA. y la Nación Colombiana por intermedio de la Superintendencia de Industria y Comercio en sendos memoriales sustentatorios de la contestación de la demanda. La primera de ellas se opone a las pretensiones de la demanda aduciendo que el registro de la marca “BONITA” obtenido mediante Resolución N° 3418 de 13 de junio de 1991, le ha permitido hacer uso legal de la marca “BONITA” y de la comercialización de los productos obrando de buena fe y que la ma-la fe que pregona la entidad demandante “obedece única y exclusivamente a celos comerciales con el fin de adquirir la exclusividad en la comercialización de los productos en nuestro territorio”.

A su vez la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de apoderado solicita no tener en cuenta las pretensiones del demandante argumentando, entre otras cosas que no es cierto que la marca “BONITA” (mixta) sea idéntica a las marcas “TIMONEL” (mixta) que según la parte demandante se encuentran registradas en la República del Perú y expone las siguientes razones de defensa: que la Superintendencia obró dentro de las atribuciones otorgadas al momento de efectuarse el registro, por el Decreto ley 149 de 1976 y la 07/03/97 26.36 Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, la cual era aplicable, válida y legalmente, sin que pueda afirmarse que se violaron las normas legales a que se refiere la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena, que solo entró a regir el 14 de febrero de 1992; que el solicitante del registro cumplió con los requisitos exigidos por los artículos 60 y 61 de la Decisión 85 citada, y que se ordenó publicar el extracto de la solicitud, sin que se hubieran presentado en el plazo previsto oposiciones a dicha solicitud; finalmente advierte que la sociedad demandante, Nacional Mercantil S. A., no demostró en la oportunidad legal correspondiente tener un mejor derecho o prioridad sobre el registro de la marca “BONITA” (mixta).

Que en el expediente anexo a la consulta, se incluyen, en copias, los siguientes documentos: el Certificado de Constitución y Gerencia de la Sociedad Mover Ltda. expedido por la Cámara de Comercio de Pereira (Colombia); copias de la expresión mixta (denominativa y gráfica) de las marcas “Timonel” y “Bonita”; carta de marzo 30 de 1994 suscrita por la firma Mover Ltda. de Colombia y dirigida a la firma del Mar, S.A. del Perú en la que da cuenta del registro en Colombia de la marca “Bonita”; demanda ante el Consejo de Estado de nulidad de la Resolución 3418 de 1991, de la División de Propiedad Industrial, hoy División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, presentada por la firma Nacional Mercantil, S.A. del Perú, titular de la marca “Timonel” en dicho país; auto admisorio de la demanda expedido por el Consejo de Estado de la República de Colombia de 19 de septiembre de 1994; certificado de registro de la marca “Bonita” (etiqueta), expedido en Colombia el 21 de diciembre de 1987; certificado de Constitución y Gerencia de “Mover Ltda.” expedido por la Cámara de Comercio de Pereira de 18 de noviembre de 1987; copia de la solicitud de la marca “Bonita” (etiqueta) de 16 de febrero de 1988, y otros documentos relacionados;

Resolución 3418 de junio 13 de 1991 de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, objeto de la Demanda; contestaciones de la demanda suscritas por el apoderado de Mover Ltda. y de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. C O N S I D E R A N D O: GACETA OFICIAL I. NORMAS APLICABLES AL CASO CONTROVERTIDO.Antes de entrar en consideraciones sobre el fondo del asunto controvertido, este Tribunal pone de presente que el acto administrativo de registro de la marca “BONITA” (mixta), cuya nulidad se reclama, fue expedido en plena vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que rigió hasta el día 11 de diciembre de 1991; a partir del 12 de diciembre de 1991 entró en vigor la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena sustituida el 14 de febrero de 1992 por la Decisión 313, la cual a su vez fue subrogada íntegramente el 1 de enero de 1995 por la Decisión 344 actualmente vigente en materia de régimen común sobre propiedad industrial.

De lo anterior debe deducirse que la conducta administrativa derivada del acto de registro de la marca “BONITA” (mixta) por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, debe juzgarse a la luz de las normas contenidas en la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena vigente al momento de otorgarse dicho registro, y no de otras. En el presente caso, este Tribunal Comunitario no podría entrar a interpretar la Decisión 344 solicitada por las siguientes razones: a) Irretroactividad de la Ley.Es abundante su tratamiento en derecho y constituye noción elemental al estudiar las aplicaciones de las leyes en el tiempo, el principio generalmente aceptado de que las leyes no producen efectos retroactivos, o lo que es lo mismo, que ellas solo disponen para el futuro.

Para resumir el significado de este principio básico de derecho que ha sido objeto de debate amplísimo dentro del estudio de los derechos adquiridos, (Blondeau), de las más recientes teorías sobre las situaciones jurídicas concretas (Bonecasse) o la teoría de la “facta praetérita” (Savigni, Roubier), conviene anotar que todas las teorías se dirigen a sustentar desde diversos enfoques la no retroactividad de la ley, es decir la imposibilidad de que la nueva norma jurídica pueda afectar los derechos adquiridos, las situaciones jurídicas concretas o los hechos cumplidos antes de su vigencia. 07/03/97 27.36 En el caso que se estudia no cabe duda de que cualquiera de las teorías que se acojan para aplicar a las pretensiones de la demanda, lleva a la conclusión de que el registro de la marca “Bonita” (mixta), se otorgó el 13 de junio de 1991 mediante Resolución # 3418 de junio 13 de 1991 de la División de Propiedad Industrial, hoy Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Ahora bien, la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena era la norma vigente y aplicable al régimen comunitario andino sobre Propiedad Industrial, mientras que la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena so-bre la misma materia, apenas entró a regir el 1 de enero de 1995. La razón para avocar este tema reside en que en el presente caso, por el texto mismo de la Decisión que se interpreta, se está ante un evento en el que se ventila la forma, el reconocimiento y la constitución de un derecho real, que incorporado al individuo le confiere un claro derecho adquirido dentro del imperio de una norma como la vigente en el momento de su constitución. Por tanto a él debe aplicarse el principio de la irretroactividad de la ley, en el sentido de que ese derecho no podrá ser modificado con arreglo a leyes sustantivas posteriores, como serían las contenidas en las Decisiones 311, 313 o 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Desconocer la existencia de la Decisión 85 como norma incorporada a los derechos adquiridos dentro de su vigencia, llevaría a la eventualidad de que al acogerse interpretaciones basadas en normas sustantivas posteriores, como sería por ejemplo la Decisión 344, se rompería el principio de la irretroactividad de la ley, consagrado uniformemente en los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena.

Anotan los autores, entre ellos, Luis Moisset de Espanes, en su obra sobre “Irretroactividad de la Ley” que “..pretender juzgar la creación, modificación o extinción de una relación jurídica con arreglo a las nuevas leyes, es darles un efecto retroactivo” y agrega: “el mismo principio rige para las consecuencias ya agotadas de las situaciones jurídicas existentes; tampoco en este caso se puede pretender volver atrás, y gobernarlas por leyes nuevas, porque se vulneraría el principio básico de la irretroactividad de la ley”.

GACETA OFICIAL De otro lado Luis Claro Solar en sus “explicaciones de Derecho Civil Chileno”, págs. 67 y 73, recoge el principio de la no retroactividad de la ley como cuestión de derecho universal, remontándose a las instituciones de derecho romano y de los códigos francés, argentino, español y alemán. Así mismo explica que, en tratándose de leyes relativas a los bienes, “el principio de la no retroactividad y de los derechos adquiridos toma toda su importancia.” Este Tribunal se ha pronunciado sobre la aplicación de la ley en el tiempo a propósito del artículo 85 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, con motivo de la interpretación prejudicial 1-IP-88, cuya parte pertinente se reproduce a continuación. “ De la lectura de la misma se aprecia en primer término que la Comisión, órgano de la cual legítimamente emana, al reconocer que el Reglamento es de aquellos actos que tienen efectos directos y primacía sobre el derecho interno de los Países Miembros, tomó la previsión de regular la incidencia temporal del nuevo “corpus iuris”.

La naturaleza conceptual innovadora de este último, frente a leyes nacionales de un corte más tradicional, hacía necesario establecer los mecanismos adecuados para que las situaciones jurídicas preexistentes, en diversas fases de desarrollo, fueran atendidas y consideradas. En esta forma previó en primer término la situación de los derechos adquiridos.

En tal sentido, optó por la homologación temporal de todos aquellos derechos otorgados con anterioridad a la vigencia de la normativa comunitaria. Es decir, se aceptó que el derecho otorgado se mantendría o subsistiría en principio durante el mismo lapso por el cual fue concedido”. Las consideraciones que anteceden llevan sin lugar a dudas a rechazar la posibilidad de interpretación, para el caso consultado, de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena que entró a regir más de tres años después de haber expirado la vigencia de la Decisión 85 y después de que en el tiempo intermedio rigieron para el régimen común sobre Propiedad Industrial, las Decisiones 311 (vigente desde el 12 de diciembre de 1991) y 313 (vigente a partir del 14 de febrero de 1992) de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 07/03/97 28.36 b) Interpretación de la Decisión 85.Reiteradamente el Tribunal ha considerado que la finalidad de la interpretación prejudicial es la de dar alcance al cuerpo legal en el conjunto de materias pertinentes al caso controvertido, adicionando o restringiendo el acervo de las normas solicitadas en consulta por el juez nacional, a fin de lograr una comprensión global del caso, que tome en consideración no solo los argumentos del actor, sino de la parte demandada para dar cabida global a la declaración del derecho comunitario en juego.

En el caso presente, estas consideraciones resultan además pertinentes frente al principio de igualdad que prevalece en el proceso ordinario que se deriva del principio de igualdad de las personas ante la ley y de la consiguiente obligación de aplicar el precepto “audiatur altera pars” (óigase a la otra parte) que precisamente le introduce la bilateralidad a un juicio.

Couture deriva de este principio, entre otras, las siguientes aplicaciones: La de que “ambas partes tengan iguales posibilidades de presentar sus exposiciones de conclusión o alegatos y de impugnar ” Es así como en el proceso sub-judice la parte demandada representada por la Superintendencia de Industria y Comercio, sostiene que al registro de la marca “Bonita” le es aplicable la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena y que el solicitante del registro cumplió con los requisitos exigidos por los artículos 60 y 61 de la Decisión 85.

Resulta entonces pertinente para este Tribunal el examen de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena vigente en la época que se expidió el acto administrativo que se enjuicia en el proceso interno, haciendo mención, no solo a los artículos 60 y 61 que cita la parte demandada, sino a aquellos que se refieren a la verificación de los requisitos señalados en los literales f) y g) del artículo 58, el artículo 62 y el artículo 64 de la Decisión citada, cuyos textos se transcriben a continuación. “ Decisión 85 Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad GACETA OFICIAL para productos o servicios comprendidos en una misma clase; g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares;

Artículo 60.- La solicitud de registro de una marca deberá presentarse ante la respectiva oficina nacional competente y deberá contener: a) El nombre y apellido o la razón social y el domicilio del solicitante; b) La descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar; y c) Indicación de la clase o clases de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca.

Artículo 61.- A la solicitud deberá acompañarse: a) Comprobantes de pago de los derechos fiscales correspondientes; b) Los poderes que fueren necesarios; c) Los documentos que acrediten la existencia y la representación de la persona jurídica solicitante; y d) Reproducciones de la marca si fuere el caso. Artículo 62.- Presentada la solicitud, la oficina nacional competente procederá a examinar si ella cumple con los requisitos legales y reglamentarios y en especial si se ajusta a las disposiciones de los Artículos 56, 58, 59, 60 y 61 del presente Capítulo. 07/03/97 29.36 mente a los requisitos formales o de procedimiento que deberán reunir las solicitudes de registro y a los documentos que las deban acompañar; tales son las exigencias del nombre y domicilio del solicitante, de la descripción clara y completa de la marca y de la indicación de la clase de productos o servicios para los que se solicita la marca, según lo establece el artículo 60 de la Decisión citada, o la exigencia de documentos como los comprobantes de pagos fiscales, los poderes, la acreditación de la existencia y representación de la persona jurídica solicitante o las reproducciones de la marca si fuere el caso, a que se refiere el artículo 61 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena.

De los documentos acompañados a la consulta no se desprende que el cuestionamiento de la actuación de la Superintendencia de Industria y Comercio, se refiera al cumplimiento de los requisitos formales de la solicitud de registro, que naturalmente constituye obligación de toda entidad encargada del registro de la marca. El artículo 62 de la Decisión 85, asigna una responsabilidad concreta a la Oficina Nacional Competente para que presentada una solicitud de registro de marca, proceda a examinar el cumplimiento de los requisitos señalados no solamente en los artículos 60 y 61 del Estatuto comunitario mencionado, sino también deberá constatar que las solicitudes se ajustan a las disposiciones de los artículos 56, 58 y 59 de los cuales son aplicables al presente caso los dos artículos primeramente citados.

Es lo que se denomina requisitos de fondo de la solicitud que comprende el estudio de las exigencias requeridas por la Decisión Comunitaria para que el signo sea susceptible de registrarse como marca. II. CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD DE LA MARCA.- Artículo 64.- En los casos de incumplimiento de los requisitos señalados en los Artículos 56, 58 y 59 la oficina nacional competente, previa audiencia del solicitante, podrá decidir el rechazo de la solicitud ” Las causales de irregistrabilidad de la marca, que constituyen parte fundamental del estudio de fondo de las solicitudes de registro, se derivaban en vigencia de la Decisión 85 de sus artículos 56, 58 y 59.

Este Tribunal no concuerda con la afirmación de que basta el cumplimiento de los artículos 60 y 61 de la Decisión 85 para garantizar la legalidad de la actuación de la Oficina Nacional Competente. Estos artículos se refieren única- El examen de fondo presenta dos aspectos que conducen a una misma determinación, la registrabilidad de la marca.

El primero de ellos está contenido en el artículo 56 de la Decisión 85, que establece la función distintiva de la GACETA OFICIAL marca. Desde el proceso 1-IP-87 (G. O. N° 28 de 15 de Febrero de 1988 este Tribunal se refirió al tema en los siguientes términos: “.2. La función distintiva.- De las características que el artículo 56 de la Decisión 85 atribuye a las marcas, la más importante es la de que los signos que la constituye deben ser ‘suficientemente distintivos’.

Las demás características atribuidas a la marca son derivación de este carácter distintivo primigenio que debe tener todo signo para poder cumplir con la diferenciación, que es el objeto principal de la marca. De allí que el signo que se elija para identificar un producto o servicio, tiene que ser distintivo y novedoso en relación con otros signos utilizados en el mercado, a fin de evitar la confusión con productos o servicios similares.

“Para proteger a los consumidores y también a los propietarios de marcas, el artículo 58 de la Decisión 85 prohíbe el registro de aquellos signos ‘que puedan engañar a los medios comerciales o al público consumidor sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el uso de los productos o servicios de que se trate’ (literal a).

Por las mismas razones prohíbe el registro de los signos que puedan confundirse con otros ya registrados, o cuyo registro haya sido solicitado con anterioridad por un tercero o posteriormente con una reivindicación válida del derecho de prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase (literal f). Asimismo se prohíbe el registro de las que puedan confundirse con otras ‘notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares’ (literal g).

“La marca, pues, es el signo distintivo de los productos o servicios en un mercado competidor, y como tal cumple una función individualizadora. Entre productos o servicios del mismo género, especie o grupo, la marca es el elemento identificador que permite al empresario considerar suyo el producto o servicio que presta y al consumidor exigir el producto o servicio que conoce, aprecia y busca, según la marca.

Esta, por lo tanto, debe estar acompañada de elementos externos sensibles que permitan diferenciarla. Es por ello que el artícu-lo 56 de la Decisión 85 exige que los signos sean ‘visibles’, calidad que es la única que normalmente permite la identificación. Es esencial, en resumen, que el signo que ha de constituir una marca, tenga 07/03/97 30.36 fuerza distintiva suficiente respecto a productos o servicios que puedan confundirse.

Esta fuerza distintiva del signo, más aún que su novedad u originalidad -que siempre serán relativas-, constituye el requisito indispensable para que la marca exista jurídicamente hablando (artículo 56) ”. En el proceso 5-IP-94 este Tribunal recogiendo antigua jurisprudencia hacía un parangón entre la distintividad de la marca considerada en el artículo 56 de la Decisión 85 y el concepto del riesgo de confusión o confundibilidad de la marca, que debe ser objeto de examen cuidadoso por la autoridad nacional competente antes de decidir sobre la registrabilidad de la marca solicitada.

Similares consideraciones han sido repetidas por el Tribunal en los casos 9-IP-94 y 2-IP-95. (Gacetas Oficiales 180 de mayo 10 de 1995 y 199 de enero 26 de 1996). Es conveniente anotar el caso 9-IP-94 en el que este Tribunal destacó la distintividad como requisito esencial de los signos marcarios. A su vez el riesgo de confusión de una marca ha sido asociado por la jurisprudencia del Tribunal de manera uniforme con la exigencia establecida en el artículo 58, literales f) y g) de la Decisión 85, sobre las marcas confundibles con otras ya registradas.

En el proceso N° 4-IP-88 el Tribunal dio alcance a estas causales de irregistrabilidad dirigidas a otorgar protección legal contra el engaño en los medios comerciales resultante de un examen de comparación entre marcas que se prestan a confusión, como las referidas en los literales f) y g) citados, pudiendo conducir también a engaño público al consumidor acerca de aspectos básicos del correspondiente producto, tales como naturaleza, procedencia, modo de fabricación, características, etc.

En los procesos 3-IP-88 (Gaceta Oficial 35 de octubre 28 de 1988) y 4-IP-90 (Gaceta Oficial 71 de octubre 17 de 1990), el Tribunal también se refiere al tema reiterando distintos pronunciamientos anteriores (proceso 4-IP-88), en el sentido de que “la finalidad de una marca no es otra que la de individualizar los productos y servicios con el propósito de diferenciarlos de otros iguales o similares”.

En virtud de esta función diferenciadora, ha añadido el Tribunal, que “la marca protege a los consumidores, quienes, al identificar el origen y la procedencia GACETA OFICIAL del producto o servicios de que se trata, evitan ser confundidos o engañados”. III. COMPARACION ENTRE LAS MARCAS.En el análisis comparativo de las marcas o cotejo de las mismas que debe hacer la Oficina Nacional Competente dentro del examen de registrabilidad, ha de tomar en cuenta entre otras circunstancias el carácter denominativo y gráfico de la marca a fin de contar con criterios adecuados de valoración para determinar la similitud entre las mismas.

En el proceso 9-IP-94 el Tribunal ha hecho un detenido análisis sobre los tipos de marcas en orden a su comparabilidad dividiéndolas entre marcas denominativas, marcas gráficas, y marcas mixtas como las que se contraponen en el presente caso, definiéndolas así: “ La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un signo acústico o fonético y está formada por varias letras, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual ” “ La MARCA GRAFICA es la definida como un signo visual porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa ” “ La MARCA MIXTA, está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

(Proceso 4-IP-91, G.O. N° 97 de 16 de diciembre de 1991) ”. En el caso Daimler - Benz, A. G. marca “Mister Benz”, Proceso 4-IP-88, este Tribunal señaló las pautas para comparación de marcas, que deberá tomar en cuenta el juzgador a fin de establecer si hay lugar a la identidad o semejanza de las mismas. Conceptuó en aquella oportunidad el Tribunal: “ Señala la doctrina que, cuando se trata de comparar marcas mixtas, lo primero que debe hacerse es determinar en cada marca cuál de los dos elementos -el denominativo o el gráficoresulta predominante o determinante dada su fuerza propia de expresión o de comunicación, que es lo que le permite a la marca llegar a su destinatario, o sea al público.

La doctrina se ha 07/03/97 31.36 inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. “Identificada la dimensión característica de cada una de las marcas mixtas que se comparan, puede resultar que en una predomine el factor gráfico y en la otra el denominativo, o viceversa, y en tales casos la conclusión lógica será la de que no exista confusión. Si, por el contrario, el elemento predominante en ambas marcas es del mismo tipo, denominativo o gráfico, corresponderá el respectivo cotejo entre las palabras o los dibujos.

En cuanto a la comparación entre gráficos, indican la doctrina y la jurisprudencia que debe atenderse principalmente al efecto visual de la figura, apreciada en su conjunto. Es ésta la imagen que llega al público y por tanto no es pertinente el análisis comparativo detallado de trazos o líneas tomados aisladamente. “En estos procesos de comparación para determinar la confundibilidad de marcas, debe tenerse muy presente, en todo caso, cuál es la actitud normal y cuál la reacción espontánea del público consumidor de un determinado producto o servicio.

Se ha observado al respecto que el signo es captado en iguales condiciones por personas alfabetas y analfabetas, lo cual por supuesto resulta relevante sólo en el caso de que éstas últimas hagan parte del público consumidor ” pues estas pueden ser engañadas debido al efecto de confusión que va implícito en los componentes gráficos idénticos de dos marcas”.

“El producto o servicio concretos al que el signo se refiere, constituyen la dimensión real y objetiva de la marca, cuya vigencia radica, de otra parte, en la reacción del público que está en condiciones de utilizar el servicio o de adquirir el producto. Y este público consumidor, se ha dicho, no distingue entre las clases de nomen- GACETA OFICIAL 07/03/97 32.36 clator sino entre los productos o servicios que se ofrecen”. te Tribunal, de comprobarse la calidad de notoria de la marca “Timonel”.

Alcance del “Rechazo de la solicitud de una Marca”.- Dado el principio de territorialidad marcaria, por el cual la protección del registro de una marca no se extiende más allá de la fronteras del país que tutela el registro marcario, no habría lugar a negar el registro de una marca igual o similar, en el país “A”, proveniente de otro país “B”.

El Tribunal únicamente ha dado alcance extraterritorial a la marca en el caso de que ésta tenga las características de notoria a que se refiere el artículo 83, literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y en el evento de los acuerdos de comercialización previstos en el artículo 107 de la misma Decisión. El artículo 64 de la Decisión 85 establece las consecuencias provenientes del incumplimiento de los requisitos señalados en los artículos 56, 58 y 59 de la misma Decisión. Es a la Oficina Nacional Competente, a la que corresponde decidir sobre el rechazo de la solicitud, constituyendo ésta un obligación para la oficina dada la posibilidad técnica de establecer el incumplimiento, como se anota más adelante.

Este Tribunal en el Proceso 4-IP-88 (G.O. N° 39 de 24 de enero de 1989) dio alcance al artículo 64 mencionado, en los siguientes términos: “ El artículo 64 de la Decisión 85, por su parte, dispone que es obligación de la Oficina Nacional Competente la de rechazar las solicitudes de registro de marcas que no cumplan con los requisitos exigidos al efecto en la misma Decisión 85 (artículos 56, 58 y 59).

El texto literal del artículo 64, en cuanto dice que la Oficina Nacional Competente `podrá decidir el rechazo de la solicitud’ (subraya el Tribunal), debe entenderse en concordancia con la posibilidad alternativa de formular observaciones a la solicitud, la cual puede ser complementada (artículo 65 ibidem), pero nunca en el sentido de que resulte opcional para el funcionario nacional competente el registro de marcas sin el cumplimiento de todos los requisitos legales, bajo pena de nulidad ”.

Lo anterior significa que corresponde a la oficina nacional competente la obligación de rechazar el registro cuando ella establezca el incumplimiento de los requisitos señalados en la ley comunitaria. En el caso presente, para determinar el cumplimiento de la obligación establecida por el artículo 64 de la Decisión 85, por la Oficina Nacional Competente, ha de tenerse en cuenta las circunstancias que rodean el caso en litigio, es decir, el hecho de que en el examen de registro, el ejercicio de comparabilidad entre las marcas que disputan el mejor derecho tendría que hacerse entre marcas registradas en países distintos para establecer una identidad gráfica que desembocaría en causal de irregistrabilidad sólo en el supuesto, no conocido por es- En el supuesto de imposibilidad técnica de establecer la registrabilidad de la marca, en el momento de solicitar el registro, al legítimo contradictor de la marca en vigencia de la Decisión 85, le asistiría el derecho de solicitar ante la oficina nacional competente la cancelación de la misma cuando se verificara que su expedición fue contraria a los requisitos exigidos en el artículo 58 de la Decisión 85.

Es de advertir acá que la cancelación del registro por las causales antedichas dejó de existir jurídicamente a partir de la expedición de la Decisión 311 del Acuerdo de Cartagena, que en su artículo 103 otorgó el derecho a la parte interesada de solicitar la nulidad si el registro fue concedido en contravención a la norma comunitaria. Similar disposición establecen los artículos 102 de la Decisión 313 y 113 de la Decisión 344.

Esta última disposición agrega además, como causal de nulidad de registro de una marca, aquel que se haya obtenido de mala fe. Sinembargo como el Tribunal lo ha anotado al referirse a la irretroactividad en la aplicación de la ley, en la presente sentencia, por inaplicabilidad de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena al caso controvertido, no es posible interpretar el artículo 113 de dicha norma.

Hacerlo significaría para este Tribunal desconocer el principio fundamental de “nulla paena sine lege” que rige para la aplicación de la ley en el tiempo. Sinembargo, este Tribunal comunitario considera importante advertir el inconveniente de que al amparo de deficiencias en el planteamiento de una demanda, por indebida aplicación de la ley, puedan quedar sin tutela jurídica los GACETA OFICIAL derechos sobre una marca idéntica o similar, notoria y debidamente registrada en terceros países, en los que por imposibilidad técnica no se pudo detectar la identidad de marcas en tiempo oportuno por las oficinas nacionales competentes, con el consiguiente riesgo de confusión en el mercado comunitario.

Desde la expedición de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (artículo 122), el sentido finalista de la ley andina ha sido el de consolidar un sistema de administración comunitaria de la propiedad industrial, mediante el fortalecimiento técnico e intercambio de información entre las oficinas nacionales competentes. Qué importante sería que como culminación de ese proceso de avance, la ley positiva andina pudiera dar el paso hacia una protección comunitaria centralizada de las marcas en el mercado subregional, con miras a amparar el interés de consumidores y empresarios del área andina.

C O N C L U S I O N E S: 1. El principio audiatur altera pars (óigase a la otra parte) que debe orientar a todo proceso judicial o administrativo, es consecuencia de la bilateralidad del proceso, de manera que todas las partes en el mismo deben gozar de iguales derechos para su intervención en el proceso, en cuanto impugnación, alegatos, conclusiones, etc.

De ahí la conveniencia de que el juez nacional que hace una solicitud de interpretación prejudicial, deba contemplar en la síntesis de los hechos a que se refiere el artículo 61 del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, tanto los argumentos de la parte demandante como los de la parte demandada (Superintendencia de Industria y Comercio en el presente caso), que ilustran el objeto de la controversia judicial. 2.

La actuación administrativa derivada del acto de registro de una marca por parte de la Oficina Nacional Competente, que supone el estudio de la forma, el reconocimiento y la constitución de un derecho, debe juzgarse al amparo de las normas contenidas en la Decisión del Acuerdo de Cartagena vigente al momento de otorgarse dicho registro, y no de otras. 3.

En el caso de la presente consulta, la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena que entró a regir más de 3 años después de 07/03/97 33.36 haber expirado la vigencia de la Decisión 85, no es aplicable para el examen de legalidad de las actuaciones de la Oficina Nacional Competente relacionadas con el registro de la marca “Bonita”. La norma aplicable es la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena. 4.

Corresponde a la Oficina Nacional Competente, en relación con el registro de las marcas dentro del régimen de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, proceder al examen no sólo del cumplimiento de los requisitos formales establecidos en los artículos 60 y 61 de la Decisión, sino también practicar el examen de fondo de la solicitud de registro, a que aluden los artículos 56, 58 y 59 de la misma que conceptualmente se conservan hoy en los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344. 5.

La marca como signo distintivo de los productos o servicios que se transan en un mercado, cumple una función individualizadora e identificadora y por lo tanto debe estar acompañada de elementos externos sensibles que permitan diferenciarla de otros productos o servicios. 6. El concepto de riesgo de confusión o confundibilidad de la marca, debe ser objeto de cuidadoso examen por la autoridad nacional competente antes de decidir sobre la registrabilidad de una marca.

Ello implica, que la Oficina Nacional Competente, o el juez en su caso, deba acudir a todos los medios probatorios y técnicos a su alcance para determinar la similitud entre ellas. 7. El factor predominante (denominativo o gráfico) de las marcas que deban compararse dentro del examen de registrabilidad, deberá contemplar el cotejo tanto de las palabras, como de los dibujos.

El factor gráfico de la marca, puede llegar a ser predominante en consideración al público consumidor, cuando una persona analfabeta pueda ser engañada debido al efecto de confusión que va implícito en la identidad de los componentes gráficos de dos marcas. 8. La ley comunitaria andina sólo contempla la causal de irregistrabilidad de marcas idénticas o similares, entre países distintos, en el supuesto de que el signo que se GACETA OFICIAL pretenda registrar en un País Miembro constituya la reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial de una marca notoriamente conocida en la subregión o en otro país extranjero sujeto a la reciprocidad comercial. 9.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante copia certificada y sellada. 07/03/97 34.36 Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Roberto Salazar Manrique MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. 10.

Remítase copia certificada de esta sentencia de interpretación prejudicial a la Junta del Acuerdo de Cartagena para su publicación en la Gaceta Oficial. TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Gualberto Dávalos García PRESIDENTE Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. GACETA OFICIAL 07/03/97 35.36 GACETA OFICIAL 07/03/97 Editado por la Junta del Acuerdo de Cartagena - P. de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 221-2222 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú 36.36