PROCESO N° 15-IP-97 Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal j), 96, 146 y 147 e interpretación de oficio del artículo 89 inciso primero 1 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentada por el Consejero de Estado doctor Manuel Urueta Ayola, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Número 3668. Asunto: registro de la marca "CODE BLEU (etiqueta)", en la clase 35 de la clasificación internacional de Niza, por parte de la empresa "SOCIEDAD MARCAS Y FRANQUICIAS S.A.". Quito, noviembre 21 de 1997. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA VISTOS: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante el Consejero Ponente Dr. Manuel Urueta Ayola, en cumplimiento de auto de 11 de abril de 1997, dictado en el proceso con expediente N° 3668, promovido por la Sociedad MARCAS Y FRANQUICIAS S.A. para obtener la nulidad de la resolución 12.542 de 19 de julio de 1995 proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicita la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal j), 96, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que, en el proceso instaurado por la sociedad MARCAS Y FRANQUICIAS S.A., se pretende obtener la nulidad de la Resolución N° 12.542 mediante la cual se niega el registro de la marca CODE BLEU (etiqueta), para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la clasificación internacional de Niza y del acto administrativo que resuelve en forma negativa el recurso de apelación interpuesto contra dicha resolución y en consecuencia, se restablezca el derecho presuntamente violado, ordenando el registro de la marca CODE BLEU (etiqueta) a nombre de la sociedad actora.

Que, el Consejero Ponente ha considerado como elementos o puntos esenciales para emitir informe sucinto, los siguientes: 1. "La Sociedad MARCAS Y FRANQUICIAS S.A. solicitó el registro de la marca CODE BLEU (etiqueta), para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, expediente administrativo núm. 93424.728, cuyo extracto se publicó en la Gaceta de Propiedad Industrial, de 11 de marzo de 1994." 2.

"El 27 de abril de 1994, el señor Octavio Jaramillo Correa formuló oposición contra el registro de la marca. Posteriormente, mediante memorial, desistió de la demanda de observación, el 29 de noviembre de 1994." 3. "La División de Signos Distintivos expidió la resolución núm. 12.542 de 19 de julio de 1995 cuya nulidad se demanda, por medio de la cual aceptó el desistimiento del señor Octavio Jaramillo Correa y decidió negar el registro de la marca, con fundamento en las siguientes consideraciones: "TERCERO.- Que la marca CODE BLEU (ETIQUETA) cuyo registro se solicita encuadra dentro de una de las causales de irregistabilidad, contenida específicamente en el literal j) del artículo 82 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, que prohibe el registro como marca de los signos que reproduzcan o imiten el nombre o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado, sin permiso de la autoridad competente del respectivo Estado.

"CUARTO.- Que el examen de registrabilidad implica establecer si el signo cuyo registro se solicita cumple todas las condiciones legales para servir como distintivo de un producto o servicio en el tráfico comercial. Se pretende con lo anterior, entre otros, evitar que estas expresiones puedan confundir al consumidor sobre la procedencia de los bienes para los cuales la marca ha de usarse.

Además, porque es un derecho de los estados que su nombre no sea utilizado sin su consentimiento en labores comerciales por parte de terceros. "QUINTO.- Que la etiqueta solicitada reproduce el nombre de un estado, en este caso JAPON, razón por la cual este despacho considera que la marca mixta solicitada encuadra en la causal de irregistrabilidad mencionada en el tercer considerando". 4.

"Contra la resolución citada anteriormente se interpuso recurso de apelación, mediante el cual se expusieron los fundamentos jurídicos de la petición, así: ". En primer lugar el literal j) citado anteriormente (se refiere al artículo 82 de la Decisión 344) permite el registro como marca de los nombres de Estados y organizaciones internacionales cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal.

"En el presente caso, la marca solicitada en su aspecto nominativo es CODE BLEU signo que no hace mención del nombre de Japón, lo que permite deducir que mi mandante lo único que quiere registrar en su aspecto NOMINATIVO es la expresión CODE BLEU, de tal manera que no pueda afirmarse que el nombre de JAPAN sea el elemento distintivo principal de tal signo. "De suprimirse tal expresión en la etiqueta del signo solicitado, no se altera la esencia de la marca, pues la parte NOMINATIVA de la marca es CODE BLEU.

"2. Cabe precisar que en la etiqueta se observa claramente que la expresión JAPAN, es simplemente accesoria y nunca principal, por lo cual constituye el aspecto distintivo principal del signo solicitado CODE BLEU. 5. "La entidad demandada ha concedido el registro de signos que en su forma NOMINATIVA llevan inserto el nombre de algún ESTADO legalmente reconocido y que en la actualidad se encuentran vigentes, como por ejemplo: Austria (nominativa), USA crema (nominativa), Mónaco (nominativa), Club Colombia (nominativa), Canada Dry Green (nominativa), Finlandia (mixta), Albany (nominativa)." " Que, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina estima necesario considerar otros aspectos y hechos dentro del proceso administrativo así como en la demanda judicial: a) Recurso de apelación La actora, Sociedad MARCAS Y FRANQUICIAS S.A., en recurso de apelación interpuesto contra la resolución 12.542 de 1995, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, plantea se tengan en consideración los siguientes hechos: "CUARTO: Contra la solicitud de registro de la Marca CODE BLEU (MIXTA) solicitada por la sociedad MARCAS Y FRANQUICIAS S.A., el señor OCTAVIO JARAMILLO CORREA, formuló demanda de observaciones contra el registro de la marca referida, con base en la solicitud prioritaria del registro de la marca CODE BLEU para distinguir productos comprendidos en la clase 25 Internacional, que se tramita bajo el expediente número 92265.501." "QUINTO: El señor OCTAVIO JARAMILLO CORREA, cedió mediante documento privado, en favor de la sociedad MARCAS Y FRANQUICIAS S.A., los derechos sobre la solicitud prioritaria del registro de la marca CODE BLEU (NOMINATIVA) en la clase 25 internacional, que se tramita bajo el expediente número 92265.501.

"Tal documento, se radicó bajo el expediente mencionado, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el día dos (02) de febrero de mil novecientos noventa y cinco (1995). "Así mismo, de conformidad con la cláusula TERCERA, numeral 4), del Contrato de Cesión, el señor OCTAVIO JARAMILLO CORREA se compromete con la sociedad MARCAS Y FRANQUICIAS S.A., a retirar la demanda de observaciones formulada contra la solicitud de registro de la marca CODE BLEU (MIXTA) en la clase 42 Internacional, que se tramita bajo el expediente 93424.724." Así mismo, manifiesta la parte actora en el recurso de apelación como motivos de inconformidad con la resolución denegatoria de la marca CODE BLEU (MIXTA), lo siguiente: "TERCERO: En materia de Propiedad Industrial, la regla general es la registrabilidad de los signos, de conformidad con el artículo 81 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

"En el presente caso, no puede aplicarse el literal j) del artículo 82 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, por los siguientes motivos: "a. El signo JAPAN que hace parte de la marca solicitada por mi mandante, es simplemente explicativo y accesorio. b. Mi mandante, la sociedad MARCAS Y FRANQUICIAS S.A., no pretende en manera alguna apropiarse del signo JAPAN ya que como lo expuse anteriormente, tal signo es simplemente explicativo y accesorio del signo y no constituye en manera alguna el signo distintivo principal de la marca CODE BLEU.

"c. El elemento principal del signo es la expresión CODE BLEU acompañado de la etiqueta, ya que se trata de una marca MIXTA, donde es absolutamente evidente que la expresión JAPAN es accesoria, y en tal virtud no es la parte que le da distintividad". b) Demanda ante el Consejo de Estado En la demanda se solicita sea declarada la nulidad del artículo segundo de la Resolución 12.542 de 19 de julio de 1995 y del acto administrativo presunto, mediante el cual se resuelve en forma negativa el recurso de apelación contra dicha resolución y en consecuencia, sea restablecido el derecho para la sociedad MARCAS Y FRANQUICIAS S.A., concediéndole el uso de la marca CODE BLEU (ETIQUETA).

Entre los argumentos que aduce la parte actora, se destacan los siguientes: A) "Los actos administrativos demandados violan las siguientes normas legales y comunitarias: "1. El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 96 Ibídem ". "Se violaron dichas normas comunitarias, dado que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio ignoró primero que la marca CODE BLEU (ETIQUETA) tiene la suficiente fuerza distintiva para identificar servicios comprendidos en la clase 35 del art. 2do. del Dto. 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza y segundo, que el señor OCTAVlO JARAMILLO CORREA desistió de la demanda de observaciones formulada, lo cual equivale a decir que la marca en comento no tuvo observaciones por parte de terceros." B) Con relación al literal j) del artículo 82 de la Decisión 344, arguye la actora: "Se violó dicha norma comunitaria por indebida aplicación, toda vez que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, aplicó erradamente la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal j) antes citado.

"En efecto, la citada norma contempla dos (2) posibilidades diferentes para obtener el registro de una marca que consista o que de alguna manera contenga el nombre de un Estado, a saber: "Primera posibilidad.- Que se solicite el registro de una marca consistente principalmente en el nombre de un Estado, caso en el cual obligatoriamente debe contar con el permiso de la autoridad competente de dicho Estado.

"Segunda posibilidad.- Que en una marca determinada y con carácter accesorio no principal, aparezca de alguna manera mencionado el nombre de un Estado. "En cualquiera de las dos (2) posibilidades es obligatorio para la Oficina Nacional Competente otorgue el registro de la marca. "Se equivocó, con error grave, la administración, al negar el registro como marca MIXTA en la cual aparece como signo principal sobresaliente CODE BLEU y como accesorio y accidental el nombre del Estado Japón, al considerar que la prohibición del literal j) del artículo 82 es absoluta, cuando su aplicación es de carácter restringidísimo es decir cuando se solicita como marca el nombre de un Estado sin permiso de la autoridad competente.

Solamente cuando se presenta la anterior situación jurídica, es en el único caso que la Administración puede hacer uso del literal j) señalado, para negar un registro de marca. "La expresión JAPON, que hace parte de la etiqueta del signo es simplemente accesoria, de tal suerte que suprimiéndose ésta, no se altera en manera alguna la esencia del signo." c) Contestación a la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio Por su parte, la demandada Superintendencia de Industria y Comercio en escrito de contestación a la demanda de nulidad, esgrime entre otros los siguientes argumentos: "Es de anotar que la aceptación por parte de la oficina nacional competente del desistimiento de observaciones presentado por el señor Octavio Jaramillo Correa no impedía que la Oficina Nacional Competente examinara la registrabilidad y decidiera sobre el otorgamiento o denegación del registro de la marca conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena".

"La Oficina Nacional Competente procedió a efectuar el respectivo examen de la marca solicitada "CODE BLEU" (etiqueta) presentada por la sociedad Marcas y Franquicias S.A., domiciliada en Panamá, República de Panamá, para distinguir los servicios comprendidos en la clase 35a. de la nomenclatura vigente (expediente No. 93424.728) concluyendo acertadamente que la etiqueta solicitada como registro marcario reproduce el nombre de un Estado "Japón" siendo en consecuencia a todas luces irregistrable conforme a lo dispuesto en el artículo 82 literal j) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

"Cabe señalarse que las causeles de irregistrabilidad son normas de orden público de obligatorio cumplimiento a cuyo acatamiento no puede sustraerse la Oficina Nacional Competente". Anota que si bien es cierto que publicados los extractos de la solicitud de registro de la marca CODE BLEU (etiqueta) presentada por la Sociedad Marcas y Franquicias S.A., en la Gaceta de Propiedad Industrial, para la clase 35a (expediente N° 93-424.728) se presentaron observaciones por parte del señor Octavio Jaramillo Correa, quien posteriormente desistió de ellas, lo que no impedía "que la Oficina Nacional Competente examinara la registrabilidad y decidiera sobre la denegación del registro de marca conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, más aun cuando podrían inducir al público consumidor a error".

Reitera que: " la etiqueta solicitada reproduce el nombre de un Estado en este caso JAPON, razón por la cual este despacho considera que la marca mixta solicitada encuadra en la causal de irregistrabilidad mencionada" anteriormente. Con visto de todo lo expuesto anteriormente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, pasa a examinar el caso de autos, CONSIDERANDO: COMPETENCIA: Este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, que vayan a ser aplicadas por un Juez Nacional, como lo es en este caso el Consejo de Estado Colombiano, Organo Judicial también competente para solicitarla conforme a lo preceptuado en los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

Además la solicitud reúne los requisitos exigidos por el artículo 61 del Estatuto en cuanto a la indicación del Tribunal solicitante, a la relación de normas objeto de interpretación y al domicilio y lugar de recepción de notificaciones. NORMAS A INTERPRETARSE Las normas objeto de la interpretación prejudicial que se solicita, son las siguientes: DECISION 344 Artículo 81: "Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

"Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona." Artículo 82: "No podrán registrarse como marca los signos que: ( ) Literal j): "Reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas; banderas y otros emblemas; siglas; o, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de cualquier organización internacional, que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional que se trate.

"En todo caso, dichos signos solamente podrán registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal;" Artículo 89: "El peticionario de un registro de marca, podrá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios, Asimismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios principalmente especificados.

"La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud. Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la presente Decisión. "En los casos previstos en el presente artículo, no podrá modificarse la solicitud para cambiar el signo ni para ampliar los productos o servicios principalmente especificados".

Artículo 96: "Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada." Artículo 146: "Los Países Miembros, con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria, se comprometen a garantizar la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Decisión. Así mismo, se comprometen a fortalecer, propender a la autonomía y modernizar las oficinas nacionales competentes y los sistemas y servicios de información relativos al estado de la técnica.

"Del mismo modo y a objeto de tener un sistema de información entre los países miembros, las oficinas nacionales competentes enviarán lo antes posible a partir de su publicación, las respectivas Gacetas o Boletines de la Propiedad Industrial, a las oficinas nacionales competentes de los demás países miembros. Estas Gacetas o Boletines serán colocados para consulta del público en la oficina de destino." Artículo 147: "Los Países Miembros se comprometen a revisar sus procedimientos administrativos a fin de salvaguardar los derechos y obligaciones que correspondan a los particulares, de conformidad con la presente Decisión." NO INTERPRETACION DE LOS ARTICULOS 146 Y 147 Como se desprende del análisis de los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se puede fácilmente concluir que dichas normas jurídicas de carácter comunitario se refieren o su efecto primordial se produce con relación a los Estados Miembros, fundamentalmente, como compromisos inter-estatales dirigidos para buscar una mejor aplicación y consolidación del Régimen de la Propiedad Industrial en aras de salvaguardar los derechos y obligaciones de los particulares.

En ese sentido, mal podría este Tribunal interpretar una normativa que si bien es aplicable a los estados individualmente considerados, no lo es directamente para las relaciones privadas o entre particulares; entre otras razones, porque el desarrollo y dinámica de los artículos 146 y 147 depende de la confluencia específica de situaciones fácticas concretas que, en todo caso, para nada alteran los derechos y prerrogativas atribuidos a los destinatarios de las normas comunitarias y simplemente, apuntan a una racionalización y mejor protección de los derechos.

Por lo anterior, este Organismo se abstendrá de la interpretación de los artículos 146 y 147 de la Decisión 344, toda vez que el juez comunitario y el nacional al momento de resolver el caso sub judice, se encuentran imposibilitados para pronunciarse sobre normas que de acuerdo a sus particulares características no son directamente aplicables al caso concreto.

REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO SEA REGISTRABLE El Tribunal en reiterada jurisprudencia se ha referido a los tres requisitos que la norma del artículo 81 de la Decisión 344 exige para que un signo pueda ser registrado como marca: que sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica (Ver Procesos 27-IP-95, G. O. N° 257 de 14 de abril de 1997, 12-IP-96 y 22-IP-96 G. O. N° 265 de 16 de mayo de 1997, 20-IP-96 G. O. N° 291 de 3 de septiembre de 1997, 32-IP-96 y 5-IP-97 G. O. N° 279 de 25 de julio de 1997).

El consumidor o el adquirente de bienes y servicios, solo podrá distinguir un signo frente a otro, cuando éste tenga una exteriorización material que le permita la perceptibilidad por uno de los sentidos, constituyendo el de la vista el más generalizado como medio idóneo de diferenciación para que el signo se constituya en marca. Es función esencial o primordial de la marca, el distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona, distintividad que adquiere plena dimensión marcaria cuando permite que dos signos no se confundan en el mercado frente a productos o servicios idénticos o similares, y cuando el consumidor pueda diferenciar con esos signos una diversa fuente de origen empresarial.

Un signo que se confunda o no pueda distinguir el producto que protege o no permita que el consumidor identifique esa fuente de origen, constituye un signo irregistrable. La representación gráfica no hace relación sino a la facilidad que el signo presente para efectos del registro y de la publicidad de la solicitud. A pesar de lo dicho, un signo puede reunir los tres requisitos anteriormente descritos, es decir, ser perceptible por uno de los sentidos, ser distintivo frente a los demás signos y ser susceptible de representación gráfica, y sin embargo al enfrentarse con una de las causales de irregistrabilidad contempladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, puede no ser aceptado al registro marcario.

En consecuencia, el análisis de un signo como un medio idóneo de registro no se ha de referir exclusivamente a sus condiciones intrínsecas, sino que se ha de extender a circunstancias o condiciones ajenas al signo en sí mismo o a su relación con derechos de terceros. Sobre estos puntos el Tribunal, en el Proceso 32-IP-96 (G. O. N° 279 de 25 de julio de 1997), ha manifestado lo siguiente: "Perceptibilidad del Signo "La marca es un bien inmaterial e intangible que se origina en la creación o en la imaginación del individuo que mediante el proceso de elaboración se traduce en algo perceptible por uno de los sentidos, para que de este modo adquiera una representación exterior que pueda ser vista, escuchada o diferenciada por el consumidor.

Como anota el Profesor José Manuel Otero Lastres la perceptibilidad "va implícita en la propia confección de la marca como bien inmaterial, ya que, según hemos dicho es necesario un soporte material en el que ha de plasmarse la identidad inmaterial en que consiste el signo y se desprende también del requisito de la aptitud diferenciadora, ya que difícilmente se puede concebir un signo que tenga aptitud diferenciadora y que no sea perceptible".

("Concepto y tipos de marca en la Decisión 344", Seminario Internacional, Quito y Trujillo, julio 1996). "En consecuencia un signo que no tenga esa potestad de expresarse exteriormente, es decir, de ser percibido por uno de los sentidos, por lógicas razones quedaría al margen de la registrabilidad. El signo que permanezca en la pura imaginación o poder inventivo y que no se traduzca en una expresión material es irregistrable.

"Dentro del Proceso 27-IP-95 y ratificado en el Proceso 12-IP-96, al analizar este punto el Tribunal expresó: "al exigir la ley comunitaria que el signo sea "perceptible" hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos, que son la única forma o manera de que el sujeto tenga conocimiento o perciba los estímulo externos. "‘Para la recepción sensible o externa de los signos se ha utilizado en forma más general el sentido de la vista, y los signos se han caracterizado por una denominación o conjunto de palabras, una figura, un dibujo, un conjunto de dibujos, etc.’.

"La Distintividad "Como consecuencia de la función distintiva de la marca el signo debe ser distinguible de los que ya están registrados como también debe tener como función esencial que pueda diferenciar unos productos de otros, si éstos no tienen el mismo origen o fuente empresarial. "La distintividad no infiere únicamente al signo considerado aisladamente frente a los demás registrados, sino que es necesario analizarlo frente a los productos o servicios que el signo protege o va a proteger.

"Un signo que no tenga esta aptitud para distinguir o para distinguirse frente a los demás signos registrados o frente a los productos que la marca protege, carecerá de uno de los requisitos esenciales para constituir marca y por lo tanto es irregistrable". DIMENSION CARACTERISTICA DE LA MARCA MIXTA Como bien es conocido por la doctrina y la jurisprudencia, en materia de marcas mixtas, es decir, aquellas conformadas de un elemento denominativo (palabra o conjunto de palabras) y otro gráfico (dibujos, formas combinadas con colores, trazos etc.), siempre hay lugar a la existencia del elemento predominante, o como lo denomina parte de la doctrina, "la dimensión característica" de la marca mixta, que consiste en la identificación de uno de los elementos componentes de la marca como principal, lo que en otras palabras significa, que entre el elemento gráfico y el denominativo, hay siempre uno más importante que el otro, el más llamativo, el que más sobresale, observando claro está, la marca en su conjunto.

De este efecto predominante o característico en uno de los elementos de la marca mixta, se genera una importante consecuencia y es, la de darle el carácter de distintividad a la marca, o mejor, por ser la parte de la marca que retiene el consumidor en su mente, es derrotero que le servirá definitivamente como base tanto para la identificación del producto con su naturaleza empresarial, como para diferenciarlo de los demás productos similares en el mercado.

Para determinar cual de los dos elementos (denominativo o gráfico) constituye la dimensión característica y en ese orden de ideas, cual aporta la distintividad a la marca, debe practicarse un análisis en concreto y a partir de él establecer cuál es el elemento predominante. En ese sentido, se ha pronunciado el tratadista FERNANDEZ-NOVOA, en "Fundamentos de Derecho Marcas", cuando expresa "Pues bien, a mi juicio, la dimensión característica de la marca mixta puede encontrarse tanto en el elemento denominativo de la misma, como en su componente gráfico.

No cabe afirmar, en mi entender, que el elemento denominativo de la marca mixta desplaza, por lo general, a un segundo plano, el componente gráfico ". El Tribunal en varios criterios jurisdiccionales, como en el Proceso 4-IP- 88 (G. O. N° 39 del 24 de enero de 1989), expresó que "el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color, y colocación que en un momento dado pueden ser definitivos".

Sin que este Tribunal llegue a calificar los hechos materia de este proceso, en el caso sub judice, el elemento predominante de la marca mixta es el denominativo, concretamente, "CODE BLEU JAPAN", relegando a un segundo plano el gráfico dado su simplicidad y poco poder de impacto. Empero, y más específicamente refieriéndonos al elemento denominativo de la marca compuesta, "CODE BLEU JAPAN", sea menester precisar que éste a su vez está integrado, como por regla general, en los signos denominativos, por una parte principal y otra accesoria.

La principal, por ser la que más se destaca dentro del contexto, la constituye indiscutiblemente la expresión "CODE BLEU", siendo en consecuencia accesoria o parte no esencial del elemento denominativo la palabra "JAPAN", ya que visto en conjunto y debido a su posición, tamaño y distancia entre sus letras, hace que no tenga una posición preponderante ante la expresión "CODE BLEU", que sobresale notablemente.

En síntesis, del conjunto denominativo "CODE BLEU" es la parte principal y en consecuencia "JAPAN" la parte que la accede. PROHIBICIONES DE REGISTRAR COMO MARCA DENOMINACIONES DE ESTADOS U ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ARTICULO 82 LITERAL J) El artículo 82 literal j) de la Decisión 344, consagra como prohibición para ser registrados como marca, los signos que "Reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas; banderas y otros emblemas; siglas; o, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier organización internacional, que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional de que se trate.

"En todo caso, dichos signos solamente podrán registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal;" La norma en comento, no tiene finalidad diferente que la de proteger, en primer lugar, las denominaciones propias de los Estados y Organizaciones Internacionales en aras de que no sean utilizadas o apropiadas por los empresarios como marcas; y en segundo término, en algunos casos, para evitar confusión en el consumidor respecto de su origen nacional, toda vez que ordinariamente suele ser criterio de los particulares para la obtención de ciertos y determinados productos.

Esta disposición contiene principalmente dos tipos de prohibiciones: la primera, consistente en la no reproducción, que implica, la identidad entre el signo y la denominación estatal o de la organización internacional oficialmente reconocida, y la segunda, la imitación que refleja una semejanza entre el signo original y la denominación a registrar, que en todo caso, debe contener o generar una confusión o error en la persona para que pueda estar inmerso en esta prohibición; en consecuencia, deberá siempre efectuarse un estricto análisis para establecer si definitivamente el signo a registrar puede ser confundible con la denominación oficial, o si por el contrario, puede llegar a existir identidad entre ellos.

Dichas prohibiciones, tienen dos condiciones que deberán concurrir necesariamente si pretendemos utilizar un signo o denominación de Estado u Organización Internacional como marca: en primer lugar, la autorización por parte del Estado u Organización para la utilización de la denominación o signo; en este punto es claro que el empresario o la persona que pretenda registrar como marca un signo de tales características, deberá solicitar al Estado u Organización Internacional permiso para tal fin; y segundo, que dicha denominación deberá ser utilizada como parte no esencial o accesoria de la marca, valga decir, que por su ubicación y particulares características no tenga un desempeño definitivo analizando la marca en su conjunto.

Este es el verdadero alcance del artículo 82 literal j); y no como equívocamente pueda pensarse que la exigencia de permiso por parte del Estado u Organización Internacional es necesaria únicamente en los casos en que se solicite registrar el signo o denominación como parte principal de la marca; y que en consecuencia, para elementos accesorios no es menester tal autorización. Por el contrario, del contexto de la norma se desprende claramente la prohibición absoluta para registrar como marca una denominación oficial que haga las veces de elemento principal, quedando abierta la posibilidad solamente para denominaciones de carácter accesorio pero previa autorización del Estado u Organismo respectivo.

En ese mismo orden de ideas, se dirige la opinión de Fernández-Novoa, en su obra “Derecho de Marcas”, cuando afirma; ‘.. el signo oficial debidamente autorizado podrá constituir un elemento accesorio del distintivo principal. En consecuencia, el signo oficial no podrá en ningún caso constituir el componente predominante de la marca compleja de la que forma parte; antes al contrario, en el conjunto de la marca solicitada el signo oficial deberá estar relegado a un plano secundario.” En conclusión, únicamente podrán registrarse como marcas, los signos o denominaciones de Estado y Organizaciones Internacionales, que cuenten con autorización por parte de éstos y que además y necesariamente jueguen un rol de elemento accesorio, dentro del conjunto marcario.

Sea menester afirmar que si bien hay marcas que utilizan el nombre de un Estado u Organización Internacional de modo accesorio, pero que obvian el permiso para la utilización del mismo; este hecho genera una específica consecuencia, que es la nulidad del registro marcario según lo dispuesto en el artículo 113 de la Decisión 344 literal c).

No obstante tal nulidad abarcaría sólo al elemento accesorio de la marca y no al elemento principal y otros componentes del signo marcario, cuya utilización no se requiere de previa autorización. Para el caso bajo análisis, la marca “CODE BLEU JAPAN”, no debió ser negada por la oficina nacional competente por utilizar el nombre del Estado Japón, sino simplemente declarar irregistrable únicamente el signo JAPAN, por no contar con la autorización exigida por el artículo 82 literal j) primer inciso ni constituir un elemento accesorio.

Lo restante del signo, esto es, “CODE BLEU” (etiqueta), dado que cumple con los requisitos de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica y perceptibilidad, analizados anteriormente, podía haberse registrado como marca. Para aceptar o negar el registro, la oficina nacional competente debe proceder a realizar el examen de registrabilidad de la respectiva solicitud, examen que procede tanto en los casos en que se han presentado observaciones como en aquellos en los que no existan, inexistencia que se refiere también al caso presente en donde tales observaciones fueran materia de desistimiento por el observante.

(artículo 96 de la Decisión 344). La facultad otorgada a la oficina nacional competente para proceder al examen de fondo acerca de la registrabilidad del signo, es una obligación que precede al otorgamiento del registro marcario. La ausencia de “observaciones” no libera por tanto al funcionario de la obligación de realizar el examen de fondo.

En efecto, el objeto y fin de la norma es el de constituir ese examen en una etapa obligatoria del proceso de concesión o denegación de marcas, y así lo expresó acertadamente la administración recurrida en el caso que se debate ante la jurisdicción nacional. MODIFICACION A LA SOLICITUD INICIAL DE MARCA Con relación al cambio en la solicitud de marca, el artículo 89 de la Decisión 344 establece: “El peticionario de un registro de marca podrá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios.

Así mismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios principalmente especificados ”. Cabe anotar, que la citada disposición consagra expresamente la posibilidad de modificar sólo en aspectos secundarios o accesorios la solicitud inicial de la marca. El Tribunal en la sentencia 20-IP-95 (G. O. N° 236 de 26 de noviembre de 1996), se ha expresado en los siguientes términos: “Los aspectos secundarios que contiene la solicitud inicial para el registro de la marca, (tamaño de la letra y tipo de letra en algunos casos, faltas ortográficas o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación, etc.) (lo subrayado fuera de texto) o todos aquellos cambios que no alteren el aspecto general de la marca, pueden ser modificados, sin que ésto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la primera, inclusive con el derecho de prioridad que la Decisión 344 establece.” Valga precisar, entonces, que tratándose de marcas mixtas o denominativas, según sea el caso, podrá solicitarse la modificación de la solicitud inicial, siempre y cuando no se trate de los aspectos esenciales de la marca, o dicho de otro modo, cuando no se altere la dimensión característica o parte principal de la misma, quedando abierta en consecuencia, la posibilidad de modificar aspectos que en ningún caso van a tener una importancia tal que cambie la naturaleza de la marca o su percepción, o influencia o permanencia que pueda tener el signo o denominación en la mente de un consumidor.

Con relación al momento procesal hasta el cual puede solicitarse a la administración la modificación a la solicitud inicial y a pesar de que el artículo 89 no lo señala expresamente, este Tribunal en el mismo pronunciamiento (20-IP-95), señaló: “El artículo 89 que se analiza, no ha precisado el momento en el cual, dentro del procedimiento administrativo, el peticionario pueda modificar su solicitud inicial.

Pero si se parte del hecho de que un procedimiento administrativo contiene varias fases, una de las cuales es la del procedimiento de tramitación o sea el conjunto de actos o actuaciones que conducen al acto definitivo, esto es, a la resolución del administrador, esos cambios secundarios pueden ser admitidos desde la presentación de la solicitud inicial hasta el momento en que la administración dicte la resolución por medio de la cual quede en firme dicho acto”, es decir, hasta el momento en que se haya agotado la vía administrativa.

Lo anterior, nos indica que, durante el tramite del registro de marca, hasta la presentación de recursos administrativos (incluidos estos últimos) puede presentarse dicha solicitud modificatoria, correspondiéndole a la administración o más concretamente a la oficina nacional competente, aceptar dicha petición si cumple con los requisitos del artículo antes referido.

En este orden de ideas, bajo el estudio del caso que nos ocupa, la parte actora, es decir, la Sociedad MARCAS Y FRANQUICIAS S.A., al momento de recurrir mediante apelación la decisión por la cual se le niega el registro de la marca “CODE BLEU JAPAN (etiqueta) aún estaba legitimada para solicitar el cambio a la solicitud inicial de marca, por “CODE BLEU”, como efectivamente se desprende de su pretensión subsidiaria, en cuanto le fuese negado el registro de la marca con tal expresión. Con todos los antecedentes expuestos: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1.

Un signo que no reúna las condiciones intrínsecas de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, no puede considerarse como apto para el registro marcario. 2. Si el signo se ajusta a los requisitos anteriormente señalados para poder tener acceso al registro, no deberá estar incurso en ninguna de las prohibiciones o impedimentos previstos en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 3.

Una vez más se ratifica el criterio de este Tribunal, de que corresponde al funcionario competente el examen de fondo acerca de la registrabilidad del signo, se hayan formulado o no “observaciones” por parte de los interesados, y el de que dicho examen debe preceder por tanto al otorgamiento o denegación del registro marcario. 4. En materia de marcas mixtas, el componente predominante o la dimensión característica, puede ser el elemento denominativo o el gráfico, según se desprende del análisis de cada signo a ser registrado, advirtiendo, que el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante. 5.

Dentro del elemento denominativo en la marca mixta, y siendo aquel una denominación compuesta, pueden haber signos que en virtud de sus particulares características adquieran la calidad de principales o esenciales, relegando a un segundo plano otros de carácter secundario o accesorio que pueden obviarse dentro del contexto de la marca. 6.

Unicamente podrán registrarse como marcas, los signos o denominaciones de Estado y Organizaciones Internacionales, que cuenten con autorización por parte de éstos y que además y necesariamente jueguen un rol de elemento accesorio dentro del conjunto marcario, como lo establece el artículo 82 literal j) de la Decisión 344. 7. En caso de que la denominación oficial o estatal sea de carácter secundario dentro del contexto del signo marcario, pero sin embargo no haya obtenido el permiso respectivo del Estado u Organización de que se trate, esta parte secundaria no podría ser registrada; sin perjuicio de que el restante conjunto marcario, es decir, la parte principal y demás componentes marcarios sí lo sean, siempre y cuando se haya solicitado el cambio por parte interesada y se cumpla con los requisitos legales de los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344. 8.

La modificación a la solicitud inicial de la marca, podrá pedirse hasta el agotamiento de la vía administrativa únicamente sobre aspectos secundarios o no esenciales. Incluso dicha solicitud será válida si se requiere como pretensión subsidiaria en el recurso de apelación en vía administrativa. 9. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante copia certificada y sellada, el que deberá adoptar la presente interpretación al momento de dictar sentencia dentro del proceso interno N° 3668, en cumplimiento del artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Remítase copia certificada de esta sentencia de interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial. Juan José Calle y Calle PRESIDENTE Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Roberto Salazar Manrique MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza Secretario a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i.