PROCESO 13-IP-98 Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Dr. Juan Alberto Polo Figueroa, e interpretación de oficio del artículo 89 ibídem.

Actor: Fábrica de Dulces y Bocadillos El Rosal y Cía. S. en C., marca: "EL ROSAL" (Mixta). Expediente Interno N° 4048. Quito, 20 de marzo de 1998 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA VISTOS: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Dr. Juan Alberto Polo Figueroa, solicita a este Tribunal Comunitario la interpretación por vía prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que dicha solicitud tiene origen en el proceso interno instaurado por la FÁBRICA DE DULCES Y BOCADILLOS EL ROSAL Y CIA. S. EN C., expediente N° 4048, la que pretende obtener la nulidad de los siguientes actos administrativos, expedidos por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio: a) Resolución N° 46.893 de 23 de noviembre de 1994, "mediante la cual se negó el registro de la marca EL ROSAL (mixta), para distinguir servicios inherentes a la satisfacción de necesidades propias de los alimentos comprendidos en la clase 42 de la clasificación internacional de Niza, solicitado por FABRICA DE DULCES Y BOCADILLOS EL ROSAL Y CIA. S. EN C." b) La resolución N° 1030 de 29 de mayo de 1996, "mediante la cual se confirma la anterior resolución".

Que, el Consejero Ponente ha considerado como puntos relevantes para la interpretación, los siguientes: "HECHOS DE LA DEMANDA "La FABRICA DE DULCES Y BOCADILLOS EL ROSAL Y CIA. S. EN C. presentó el 9 de mayo de 1994, a través de apoderado, solicitud de registro de la marca EL ROSAL (mixta) para distinguir servicios inherentes a la satisfacción de necesidades propias de los alimentos, comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, la que fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial sin que se presentaran observaciones por parte de terceros.

"La División de Signos Distintivos mediante resolución número 46893 de noviembre 23 de 1994, decidió negar el registro argumentando que la marca EL ROSAL (mixta), clase 42, era confundible con la marca FLORES EL ROSAL (nominativa), registrada a nombre de FLORES EL ROSAL LTDA., para amparar servicios de comercialización en todo tipo de productos, según certificado de registro número 140090 vigente hasta diciembre 31 de 1996.

"Contra la resolución 46.893 de 23 de noviembre de 1994, la Fábrica de Dulces y Bocadillos El Rosal S. en C., por intermedio de apoderado interpuso recurso de apelación, el que a la fecha de presentación de la demanda, no había sido resuelto. "FUNDAMENTOS DE DERECHO "En los fundamentos de derecho manifiesta la actora que se violaron las siguientes normas de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: "a).

El artículo 81 de la Decisión 344, dado que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio en la resolución demandada desconoció el hecho de la existencia del elemento de la distintividad, elemento que no puede analizarse en abstracto, sino en la concreción de la relación entre los potenciales signos en conflicto.

Se requiere de un análisis para desentrañar la relación que envuelve la representatividad de un significante con la realidad de lo significado, así el servicio significado por flores no puede ser confundido con el servicio significado por alimentos, independientemente de que el significante pueda ser, en gracia de discusión, similar.

La norma (art. 81) es clara al exigir la distintividad entre productos o servicios similares o idénticos; identidad y similitud que no existen entre las flores como producto o servicio y los alimentos como producto o servicio. "b). El literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, puesto que se desconoció el cambio manifiesto en la legislación, ya que de acuerdo con el artículo 58 de la Decisión 85 ya derogada, no podían registrarse las marcas que fueran confundibles con otras ya registradas, para productos o servicios comprendidos en una misma clase.

Actualmente y de acuerdo con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, es muy claro que la causal de irregistrabilidad se da en el caso de que la marca que se pretenda registrar pueda inducir a error con otra marca ya registrada para los mismos productos o servicios. "Existe además la realidad de que las flores y los alimentos son productos comercializados en diferentes establecimientos; y si su comercialización llegara a ser en el mismo establecimiento, se haría en diferentes zonas o departamentos de dicho establecimiento, razón por la cual, no existe ninguna posibilidad de que se induzca a error al público".

El Tribunal amplía los hechos resumidos tomando en consideración los documentos agregados al Proceso, entre otros, el recurso de apelación, la Resolución N° 1030 del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial y la contestación a la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

1. RECURSO DE APELACIÓN La actora al recurrir de la Resolución N° 46893 que niega el registro de la marca "EL ROSAL", lo sustenta en el hecho de que la expresión "EL ROSAL" es mixta que contiene en su etiqueta las figuras de unas flores y unas frutas, y en la parte superior está la denominación "EL ROSAL". Del análisis que hace de los signos enfrentados, concluye que no son objeto de confusión, por ser "FLORES EL ROSAL" una marca compuesta, y desde el punto de vista ideológico "EL ROSAL" no guarda relación alguna con la naturaleza, cualidades y funciones de sus productos, en tanto que "FLORES EL ROSAL" constituiría una marca sugestiva con un significado propio.

En cuanto a los productos protegidos por la una y por la otra, advierte que Flores El Rosal Ltda., tiene por objeto social "la producción industrial de toda clase de flores, mediante la adquisición, montaje y explotación de las instalaciones adecuadas; así como su comercialización en los mercados nacionales y del exterior", en tanto la expresión "EL ROSAL" se ha solicitado para identificar productos relacionados con confites, dulces y bocadillos, por lo que las dos marcas identifican productos totalmente distintos. 2.

RESOLUCIÓN N° 1030 DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Al confirmar la resolución impugnada, esto es la 46.893, el Superintendente de Industria y Comercio, fundamenta el acto administrativo anotando que la función de la marca es la de "individualizar en el mercado los productos o servicios de un empresario de los productos o servicios de otro empresario", porque la marca debe tener fuerza distintiva de tal manera que "mientras el signo esté más lejos de las características genéricas o descriptivas de los productos o servicios más carácter distintivo tendrá", función que no se cumpliría si en el mercado coexistieren marcas registradas semejantes o idénticas, para los mismos productos o servicios o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En base a la sentencia de este Tribunal en el Proceso 09-IP-94 y a las reglas para analizar una marca expuestas en la misma, el funcionario administrativo advierte que "existe similitud evidente entre los signos susceptibles de inducir a error al público consumidor". Anota que la marca "FLORES EL ROSAL" distingue servicios de comercialización para todo tipo de productos, y en especial los de la clase 42, por lo que existe una relación entre los servicios de la marca registrada y los del signo solicitado. 3.

CONTESTACIÓN A LA DEMANDA POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO En su defensa arguye que en las resoluciones dictadas N°46893 del 23 de abril de 1994 y la 1030 de 29 de mayo de 1996, no se violó norma alguna, y que la Superintendencia de Industria y Comercio, se ajustó plenamente al trámite previsto en materia marcaria, garantizándose el debido proceso y el derecho de defensa.

Anota que la Oficina Nacional Competente al efectuar el respectivo examen de la marca "EL ROSAL" concluyó acertadamente, pues de acuerdo al artículo 81 de la Decisión 344 "la esencia de toda marca es su naturaleza distintiva, su objetivo primordial es que identifique un producto o servicio y, que permita tanto a los consumidores como a los empresarios identificar los productos o servicios que se encuentran en el mercado" y que entre las dos marcas en disputa, es evidente las similitudes que llevarían a incurrir en error al consumidor produciéndose, en caso de coexistencia, confusión en el público consumidor.

Conforme a lo expresado anteriormente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, procede a la interpretación requerida. NORMAS A INTERPRETARSE Que a este Tribunal, como se ha reiterado en fallos anteriores, le corresponde determinar las disposiciones que han de ser interpretadas, por lo que está facultado para extender la interpretación a otras no comprendidas en la solicitud o excluir aquellas que no resultaren aplicables al proceso interno que ha dado lugar a la consulta.

Por tal razón, en consecuencia, procederá también a interpretar el artículo 89 de la Decisión 344. DECISIÓN 344: Artículo 81: "Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. "Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” Artículo 83: "Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: "a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;".

Artículo 89: "El peticionario de un registro de marca, podrá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios. Asimismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios principalmente especificados. "La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud.

Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la presente Decisión. "En los casos previstos en el presente artículo, no podrá modificarse la solicitud para cambiar el signo ni para ampliar los productos o servicios principalmente especificados".

1. REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO SEA REGISTRABLE Son los que constan detallados en el artículo 81 de la Decisión 344, esto es: perceptibilidad, suficiente distintividad, y susceptibilidad de representación gráfica. Un signo imperceptible, esto es, que no pueda ser apreciado por los sentidos, no podría constituir marca por la imposibilidad física o material de que el consumidor pueda apreciarlo, compararlo, examinarlo y diferenciarlo de otros signos. La perceptibilidad es consecuencia lógica de la expresión material que el titular de la marca debe impregnar en los productos o en sus envases, para que el consumidor adquiera la capacidad de receptarlos y de solicitarlos.

La marca es un bien inmaterial que requiere para que cumpla sus fines, de una identidad material y lograr de este modo su función identificadora. La perceptibilidad del signo nace como condición necesaria de la definición y de los objetivos que persigue la marca. El signo puede ser perceptible por cualquiera de los sentidos, constituyendo los más comunes el de la vista y el auditivo, cuyos medios frecuentes de representación son las palabras, denominaciones, conjunto de expresiones, gráficos, colores, etc.

De la definición que trae el artículo 81 sobre lo que es la marca, se puede colegir, como así lo establece también la doctrina, que un signo tiene como función esencial y primordial diferenciar unos productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Si el signo carece de cuño o fuerza distintiva, no cumpliría con esa función esencial de diferenciar e individualizar un producto o servicio de otros, razón por la cual sería irregistrable.

La distintividad del signo se ha de enfocar considerado éste individualmente frente a los demás signos, como también es necesario analizarlo comparandolo con los productos o servicios que el signo protege o va a proteger. Sobre esta característica de la marca, en el Proceso 32-IP-96 (Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 279 de 25 de julio de 1997), el Tribunal dijo: "‘El requisito de distintividad se origina o se justifica por la esencia misma de una de las funciones principales que tiene la marca (distinguir productos y servicios), y los objetivos que se persigue con ese requisito son dos: proteger al empresario de una imitación, copia o asimilación de su signo por parte de terceros para provecho comercial y económico, infracción con la cual se puede llevar a confundir al consumidor sobre el origen de los productos que los signos amparan; y el interés de proteger al público consumidor en la facultad para exigir, por la distintividad, el producto con marca que reúna las características y cualidades que esa marca le ha satisfecho".

Si la identidad que debe existir entre signo y producto se desdibuja o diluye porque productores de bienes similares utilizan nombres idénticos o semejantes, el consumidor no podrá diferenciar el producto a través del signo anejo a él. Si el signo representa el nombre o las características esenciales del producto, tampoco se daría la capacidad distintiva necesaria porque el nombre del producto no podría distinguirlo o diferenciarlo de otros signos o de otros productos.

La representación gráfica es una condición formal que exige el artículo 81 de la Decisión 344, para fines de impresión, de procedimiento y archivo. Por la representación gráfica el titular trasmite en forma material el contenido, la forma, las dimensiones y características del signo lo que permitirá más tarde con la publicación que la norma exige, que los competidores puedan conocer y apreciar el signo para establecer las diferencias o semejanzas con el ya registrado o ya solicitado y poder presentar las impugnaciones a través de sus observaciones. 2.

CONFUNDIBILIDAD Las normas marcarias protegen al titular de un derecho sobre un signo frente a lo que la doctrina ha calificado como "el riesgo de confusión" o la "similitud confusionista", protección que deriva de la función esencial de la marca descrita anteriormente. Si el signo por registrarse no es apto por sus propias condiciones o características intrínsecas o por sus cualidades extrínsecas, para distinguir y diferenciar un producto frente a otros signos por registrarse o registrados o con los productos que protege, perdería su naturaleza distintiva.

La marca que es idéntica o semejante a otra para proteger los mismos o similares productos, produciría en el consumidor medio un error o confusión en lo que respecta al producto o al origen empresarial. Si el consumidor se encuentra imposibilitado de distinguir un signo frente a otro, creando en su mente señales de identidad equívoca o semejanza, que no le permitan distinguir un signo de otro, se presentaría la confusión entre dos marcas, la que afecta "a los medios comerciales y al público consumidor a quien se induce a error de consentimiento; se deterioraría su capacidad de discernimiento que lo lleva a comprar un determinado producto y no otro, dada la naturaleza del producto, su procedencia, su modo de producción, su calidad y demás características que él conoce" (Proceso 5-IP-94 G. O. N° 177 de 20 de abril de 1995).

No se requiere según la norma citada un error real y actual, sino una potencial confundibilidad o la sola probabilidad de confusión entre los signos y los productos, esto es la confundibilidad nace con "la simple duda o incertidumbre de que al ingresar al registro una nueva marca solicitada pueda ésta producir en el consumidor dicha confusión con la marca inscrita o solicitada" (Proceso 32-IP-96, Gaceta Oficial Nº 279 del 25 de julio de 1997) Si un signo que se pretenda registrar es similar a otro anterior solicitado o registrado, podría producir esa confusión que precisamente la ley trata de precaver mediante la necesaria diferenciación que debe existir entre los productos que ambos signos protegen o van a proteger.

Por eso marcas idénticas o semejantes para los mismos productos, no pueden registrarse y no pueden coexistir ante la clara disposición de la norma contenida del artículo 83 literal a). Esta norma prohibitiva ratifica el concepto de la "especialidad de la marca", que ampara la protección no al universo de productos sino con aquel grupo de productos o servicios que puedan tener alguna conexión competitiva, aunque estos se encuentren especificados en otra clase del nomenclator.

La confundibilidad, uno de los problemas más frecuentes y de complicada solución no tienen fórmulas precisas y sacramentales para establecer su existencia y es el criterio propio del administrador o del juez el que prima en cada caso. Sinembargo ese criterio no debe ser absoluto ni arbitrario. Para la formación de su criterio existen reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han delineado como se indica en el punto 3 de esta sentencia.

3. CAMPOS DE COMPARACIÓN DE UN SIGNO PARA DETERMINAR LA CONFUSIÓN La doctrina ha establecido -y la jurisprudencia del Tribunal ha recogido-, los campos en los cuales puede producirse una similitud entre dos signos que lleguen a determinar la existencia o la posibilidad de una confusión. Ellos son el visual, el auditivo, y el ideológico.

De estos tres análisis, pueden presentarse similitudes gráficas u ortográficas; fonéticas y conceptuales. De la combinación de estos factores, pueden darse casos de signos con igual visualidad pero con diferente contenido ideológico, o diferente pronunciación; o signos con distinto significado, diferente escritura pero la misma pronunciación. De presentarse la similitud entre los signos en uno cualquiera de estos campos, el signo será irregistrable para productos similares.

No es necesario que la similitud o confusión se produzca en los tres aspectos. El número de palabras, sílabas, ubicación de las consonantes o vocales, son circunstancias que pueden determinar la similitud de los signos sea por su visualidad o por su pronunciación. Las mismas reglas se aplicarán cuando el signo denominativo esté formado por una sola palabra o represente un conjunto distintivo integrado por dos o más vocablos (signo compuesto).

La regla primaria de análisis para llegar a determinar la existencia o no del riesgo de confusión entre dos o más signos, es que éstos deben confrontarse o examinarse en su totalidad o en su composición global sin desmembraciones, análisis pormenorizados, técnicos o matemáticos o mutilaciones de palabras o sílabas y sin atribuir a cada sílaba o palabra "contenidos propios, que no reflejen el contenido o concepto del signo a registrarse, esto es en una descomposición de su unidad gráfica, fonética o conceptual" o sin "cercenar, dividir o mutilar el signo en palabras si la expresión es compleja o compuesta o en sílabas y letras, si es una expresión simple" (Procesos 27-IP-96 G. O. N° 279 de 25 de julio de 1997 y 32-IP-96).

Para poder llegar a concluir sobre la confundibilidad entre dos signos hay que precisar más sus semejanzas que sus diferencias, precisamente para evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al analizar las marcas a fin de que se forme su criterio diferenciador a base de contrastar las marcas mediante el impacto que ellas le causen a primera vista o impresión. De ahí que el examen de registrabilidad entre dos marcas deba partir de un análisis comparativo global entre ellas.

En los signos confrontados, la marca registrada "FLORES EL ROSAL" y la solicitada "EL ROSAL", sin que signifique una mutilización del signo o una división de las palabras, es necesario advertir que el término "FLORES" no es la característica esencial o la palabra que imprima distinción al signo denominativo, ya que por su genericidad no sería apropiable por persona alguna con el carácter de exclusivo.

Este vocablo no cumpliría tampoco con la función diferenciadora o distintiva del signo, por ser precisamente un término genérico. Sobre este tema, el Tribunal Andino, dentro del Proceso 25-IP-97, afirmó: "La exclusión de los componentes genéricos dentro de la comparación de marcas denominativas tiene su razón de ser: tales componentes no son apropiables en exclusiva y nadie puede pretender desplazar con el registro de esos nombres a otros comerciantes interesados en el uso de ese vocablo.

Además, si el consumidor va a asociar el término genérico con el producto en sí mismo y no con el origen empresarial, ese término no cumple ninguna función marcaria. En estos casos el examen del signo marcario ha de realizarse prescindiendo de esos términos y analizando en su globalidad el resto del signo, que deberá en todo caso, en su conjunto mantener la fuerza distintiva que requiere un signo para el registro.

De esta forma se cumpliría a cabalidad el objetivo que se persigue al examinar una marca, cual es, determinar la impresión general que el signo produce en la mente del consumidor. (Ver Carlos Fernández - Novoa, "Fundamentos de Derecho de Marca", pág. 201 y 217)". La dimensión más característica de los signos enfrentados que constituyen el elemento predominante y que serviría de punto de comparación, es el término "EL ROSAL" que por su identidad visual, conceptual y gráfica desvirtúa toda regla de comparación. Lo idéntico se contrapone a semejante o similar, y "descarta por sí mismo toda regla para establecer una comparación diferenciada entre dos signos" "pudiéndose establecer dicha identidad "prima facie" con certeza total mediante el simple cotejo de las marcas en conflicto" (Procesos 17-IP-96 G. O. N° 253 de 7 de marzo de 1997, 7-IP-96 G. O. N° 299 de 17 de octubre de 1996 y 8-IP- 98).

4. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS Las marcas denominativas pueden estar conformadas con una sola palabra o un conjunto de palabras, es decir, formar un conjunto registral, en donde unos términos, vocablos o palabras tendrán una mayor significación que otras, y serán éstas las que impriman la distintividad del signo. En las marcas mixtas, esto es las compuestas por una denominación y un gráfico, según la doctrina, también es necesario examinar cuál es el elemento predominante o que sobresale, admitiendo la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal, que el término denominativo es el que generalmente tiene mayor relevancia o importancia dentro de una marca mixta, porque es a través de la palabra el medio más eficaz que el usuario o consumidor pida o solicita la marca.

En esta clase o tipo de marcas "hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores" (Carlos Fernández-Novoa, "Fundamentos de Derechos de Marcas", pág. 240).

No habría confundibilidad entre una marca denominativa o mixta, cuando para solicitar ésta no se utilizare el término denominativo, sino más bien la expresión o el concepto que el gráfico denota, como por ejemplo si dos marcas que tendrían la denominación "EL ÁRBOL", la mixta contendría una figura de un canguro y ésta fuera la expresión característica de la marca y el gráfico se constituya en el signo notablemente predominante sobre la denominación. Un signo gráfico tampoco será distintivo si él significa la representación o descripción del producto que la marca va a amparar, pues el público solicitaría el bien o servicio con la traducción del gráfico en palabras que serían descriptivas del mismo producto protegido (Proceso 32- IP-96).

Si en el proceso comparativo de marcas denominativa y mixta, la resultante es que predomina o sobresale en la mixta la denominación, procede entonces, la comparación entre esa marca y la denominativa, tomando como base dichos elementos configurativos y aplicando las reglas generales atrás expuestas. El gráfico que no constituya elemento esencial, dominante y preferencial de la marca para diferenciarla de otra, tampoco podría ser analizado como elemento diferenciador con otra marca denominativa.

5. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS Y PRODUCTOS O SERVICIOS Para llegar a determinar la confundibilidad entre dos signos, es necesario concentrar el análisis también entre los productos o servicios que la marca ampara, porque, a excepción de la notoria, protege solamente a los productos dentro de la regla de la "especialidad", esto es, para los productos que han sido solicitados.

Si entre éstos y los anteriormente solicitados o registrados existe una similitud o identidad, no podría registrarse como marca el nuevo signo en razón de la confundibilidad que puede darse o presentarse. Si los productos son disímiles o diferentes, la protección marcaria no se extiende hacia ese limite, por lo que el signo podría ser registrado, aunque los signos sean idénticos o similares.

Los términos "mismos productos o servicios" utilizados en la disposición del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, no se refieren a los de la misma clase, sino a los relacionados con el grupo de productos o servicios con alguna conexión competitiva y que puedan estar señalados o compilados en otra clase del nomenclator. Desde este punto de vista el concepto de clase a que hacía referencia la Decisión 85, se ha ampliado para la protección de una marca común u ordinaria, a concepto de producto, por lo que al examinar los que serán protegidos no se ha de fijar exclusivamente en la clase, sino en la similitud entre los mismos partiendo de varios conceptos o puntos de comparación que el Tribunal los especificó: inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator, canales de comercialización, mismos medios de publicidad, relación o vinculación entre los productos, partes y accesorios, mismo género de los productos, misma finalidad e intercambiabilidad de los productos.

Proceso 8-IP-95 (G. O. N° 231 de 17 de Octubre de 1996: Marca LISTER).

6. RESTRICCIÓN DE LOS PRODUCTOS EN LA SOLICITUD La parte actora en su defensa manifiesta que los servicios para los cuales ha solicitado el registro, se concretan como dice en su propia solicitud, a "satisfacer las necesidades propias relacionadas con los alimentos", en tanto argumenta que la registrada lo ha hecho en consonancia con su objeto social, el que se determina por "la producción industrial de toda clase de flores, mediante la adquisición, montaje y explotación de las instalaciones adecuadas".

El solicitante de una marca, puede conforme al artículo 89 de la Decisión 344 "eliminar o restringir productos o servicios principalmente especificados", restricción que tiene su razón de ser, pues quien solicitó la marca para un número mayor de productos no perjudica en cuanto a las observaciones con dicha restricción, pues quien no se opuso a lo más, no se va a oponer a lo menos, o como dijo el Tribunal en el Proceso 20-IP-95 (G. O. N° 236 de 26 de noviembre de 1996) "quien no se opuso al todo no se va a oponer a una parte".

En este mismo Proceso y para justificar la actitud del solicitante, el Tribunal expresó: "Si el interesado con la publicación inicial de la solicitud, que contenía la descripción amplia y general de los productos de toda o una parte de una clase no vio la necesidad de oponerse o formular observaciones, con la limitación o restricción de los mismos no se infringe cualquier protección a su derecho marcario, y por lo tanto, la posibilidad de oponerse por esa misma causa se desvanece.

Si se le confirió el derecho a observar con lo más, no se le restringe ningún derecho con la limitación o restricción de lo menos. El anterior comentario es sin perjuicio de que quien acredite interés, pueda solicitar la nulidad del registro por las causales establecidas en el artículo 113 de la Decisión 344". Esta facultad del peticionario contemplada en el artículo 89 de la Decisión 344 para modificar la solicitud -incluida- la restricción a los productos, no ha sido de mayor utilización en los diferentes casos, pues el solicitante, acogiéndose al artículo 87 literal c) de la Decisión 344 en el respectivo pedimento del registro marcario que exige como requisito para la solicitud "la indicación de los productos o servicios de la clase en la que se solicita el registro de marca", enumera o especifica, generalmente todos los productos de esa clase, actitud que puede impedir que signos idénticas o semejantes para productos que no van a ser utilizados por el solicitante, queden excluidas de un posterior registro en esta clase.

Al abarcar la totalidad de los productos de la clase, la protección se extienda a todos ellos. El Tribunal entiende que la ratio legis de la norma referida es que el solicitante determine los productos que realmente va a utilizar con la marca y no abarque a todos ellos, permitiendo, como se manifiesta, un campo más abierto para la utilización de signos marcarios.

Si el titular de una marca ha requerido el registro para todos los productos de la clase del nomenclator, aunque en principio pueda limitar su uso a uno o varios de ellos, no se descarta la posibilidad de que con el tiempo extienda su utilización a los demás productos, originándose entonces una confusión entre signos y productos para las dos marcas.

La ley ha previsto esta situación prohibiendo el registro de una nueva marca, toda vez que no se le puede impedir al titular anterior, precisamente por la falta de restricción, que más tarde extienda el uso para los servicios hasta los que ahora se ha limitado en la nueva solicitud. Diferente situación se presentaría, si el titular también limitara el uso solamente a flores, caso en el que el uso posterior de los dos signos no generaría confusión de un mismo signo para productos o servicios diferentes o distintos.

En similar situación el Tribunal se pronunció en el Proceso 4-IP-97 (marca: KATTS), que "No puede prosperar para este Tribunal la tesis esbozada por la parte impugnadora de la demanda en el proceso interno en el sentido de que por tratarse de productos distintos -en este caso, ropa y calzados- no hay lugar a la confusión. Resulta que la confusión es un fenómeno eventual o de riesgo y como tal puede ocurrir en el futuro.

De esta manera dos marcas en disputa destinadas a proteger productos pertenecientes a una misma clase presentan la peculiaridad de amenazar con ser confundibles, como puede darse el caso con la clase 25 -vestidos, calzados, sombrerería- que puede dar lugar a confusión en el momento en que los titulares de las marcas las utilicen coincidentemente en un mismo tipo de productos".

Sobre el momento en el cual dentro del procedimiento administrativo el peticionario puede modificar su solicitud inicial, el Tribunal en el Proceso 20-IP-95 y ratificado en Procesos 16-IP-97 y 18-IP-97, advirtió que esos cambios secundarios "secundarios pueden ser admitidos desde la presentación de la solicitud inicial hasta el momento en que el administrador dicte la resolución por medio de la cual quede en firme dicho acto, esto es, hasta el momento en que se haya agotado la vía administrativa".

Por las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1. La perceptibilidad, la distintividad y la representación gráfica, son características esenciales para que un signo pueda registrarse como marca, constituyendo la segunda de ellas el fundamento básico de la registrabilidad, de conformidad con el artículo 81 de la Decisión 344. 2.

Un signo que sea similar o idéntico a una marca ya registrada, para los mismos productos o servicios, no cumpliría con el requisito de distintividad de las marcas y por lo tanto sería irregistrable por la Oficina Nacional Competente, cuando se deduzca del respectivo examen que el signo solicitado para registro puede generar confusión o error en el consumidor debido a su identidad o semejanza fonética o gráfica con una marca ya registrada para los mismos productos o servicios, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344. 3.

La marca registrada para todos los productos de una clase sin que exista restricción alguna para el solicitante, amparará a todos ellos sin exclusión alguna, hecho que impide que una marca posterior pueda ser registrada para esos mismos productos o servicios. 4. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación al dictar su sentencia dentro del proceso interno 4048, de conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto de este Tribunal, notifíquese con esta sentencia al Organismo citado en el numeral anterior, mediante copia sellada y certificada. Remítase así mismo copia de esta sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial. Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza Secretario a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i.