GACETA OFICIAL Año XIV - Número 338 del Acuerdo de Cartagena Lima, 11 de mayo de 1998 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 3-IP-98.- Proceso 8-IP-98.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal b) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 88, 146 y 147 ibídem, en concordancia con el artículo 5º del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena; solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente doctor Rafael Ariza Muñoz; e interpretación de oficio del artículo 128 de la indicada Decisión. Actora: Confecciones Bella Mujer Limitada, marca: “BELLA MUJER”.

Expediente Interno N° 3999 Pág. 1 Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 56, 58 literal g), 69 y 76 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Primera Sala, e interpretación de oficio de los artículos 72, 85 y 86 ibídem. Actor: Hermes Société Anonyme, marca: “HERMES”.

Juicio interno N° 3610/88. 14 Proceso 13-IP-98.- Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Dr. Juan Alberto Polo Figueroa, e interpretación de oficio del artículo 89 ibídem.

Actor: Fábrica de Dulces y Bocadillos El Rosal y Cía. S. en C., marca: "EL ROSAL" (Mixta). Expediente Interno N° 4048 PROCESO N° 03-IP-98 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal b) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 88, 146 y 147 ibídem, en concordancia con el artículo 5º del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena; solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente doctor Rafael Ariza Muñoz; e interpretación de oficio del artículo 128 de la indicada Decisión. Actora: Confecciones Bella Mujer Limitada, marca: “BELLA MUJER”.

Expediente Interno N° 3999. Quito, marzo 11 de 1998 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial requerida por el H. Consejo de Estado de la República de Colombia, Primera Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz, dentro del juicio interno instau- Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL rado por la sociedad CONFECCIONES BELLA MUJER LIMITADA, a fin de que se declare la nulidad de la resolución N° 9455 de 14 de marzo de 1994, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se concede el registro de la marca BELLA MUJER a favor del señor Khalil Mohamad Kharfan, y solicita la interpretación de los artículos 81, 83, literal b), 102, 88, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

El Consejero ponente, relata como hechos relevantes del proceso, los siguientes: “La Sociedad KHALIL MOHAMAD KHARFAN, solicitó el registro de la marca BELLA MUJER para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del artículo 2° del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 391. “Surtido el trámite de rigor, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 9455 de 14 de marzo de 1994, por medio de la cual concedió el registro de la marca solicitada por la sociedad KHALIL MOHAMAD KHARFAN, con fundamento en que la solicitud de registro cumplía con los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes. “El señor KHALIL MOHAMAD KHARFAN, antes de la solicitud de registro de la marca BELLA MUJER, tenía conocimiento de la existencia de la sociedad actora y de su actividad comercial, especialmente la de confeccionar prendas de vestir femeninas. “5.- Para sustentar los cargos de violación de las normas indicadas en la demanda, adujo la sociedad actora lo siguiente: “Se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dado que la División de Signos Distintivos ignoró que la marca BELLA MUJER carece de la suficiente fuerza distintiva para identificar productos comprendidos en la clase 25. 11/05/98 2.44 “La distintividad tiene relación directa entre el signo distintivo con los productos o servicios que distingue, de suerte que pueda diferenciarse de cualquier otro que distinga los mismos productos o servicios, o productos o servicios de igual naturaleza. “En el presente caso, el signo registrado es idéntico al nombre comercial de la sociedad actora, razón por la cual no es idóneo para distinguir en el mercado los productos comprendidos en la clase 25, fabricados y comercializados por KHALIL MOHAMAD KHARFAN, dado que es igual a la actividad comercial de la actora, que no es otra que la fabricación y comercialización de productos de la misma clase 25 Internacional. “Se violó el artículo 83 literal b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio no tuvo en cuenta que el signo registrado fue usado primeramente por la sociedad demandante como nombre comercial para distinguir empresas y establecimientos del comercio dedicados a la fabricación, producción, venta y comercialización de artículos comprendidos en las clases 25 del artículo 2 del Decreto 755 de 1.972. “Los dos signos guardan identidad visual, ortográfica, gráfica, auditiva e ideológica. “Se violó el artículo 102 ibídem, dado que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio no respetó a la sociedad actora el derecho al uso exclusivo del nombre comercial BELLA MUJER. “Se violaron los artículos 146 y 147 ibídem, en concordancia con el artículo 5 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la División de Signos Distintivos no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 344 sobre registro de marcas, ni adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran dicha Decisión, ni se abstuvo de expedir la resolución acusada. “Tal inobservancia conduce a no salvaguardar los derechos a que se refiere el artículo GACETA OFICIAL 147 de la Decisión 344 y que en el presente caso le asisten a la actora. “Se violó el artículo 88 ibídem, en concordancia con el artículo 5 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, toda vez que la División de Signos Distintivos le dio trámite a una solicitud incompleta, dado que no se allegó poder otorgado en debida forma”.

El Tribunal amplía los hechos comprendidos en varias de las piezas procesales enviadas a este Organismo, como son la demanda presentada por la sociedad CONFECCIONES BELLA MUJER y la contestación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. 1. Demanda ante el H. Consejo de Estado Se fundamenta en los siguientes hechos: a) La sociedad CONFECCIONES BELLA MUJER LIMITADA, se constituyó el 27 de septiembre de 1983 habiéndose inscrito en la Cámara de Comercio de Medellín desde el 17 de Octubre de ese año, siendo su objeto social “Confección de ropa interior femenina, confecciones en tela y material afines ”, productos que los ha comercializado con su nombre comercial. b) Anota que el señor Mohamad Kharfan conocía de la existencia y actividad de esta compañía, por cuanto existe el depósito del nombre comercial con lo cual los derechos sobre aquel “tienen plenos efectos legales frente a dicho demandado”. c) Al referirse a la violación del literal b) del artículo 83 de la Decisión 344, recurre en su argumentación al artículo 603 del Código de Comercio de Colombia el cual establece que “los derechos sobre un nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro.

No obstante puede solicitarse su depósito ”. d) Recalca la confundibilidad existente entre los dos distintivos confrontados, confundibilidad que se contrae al aspecto visual (identidad de los signos), identidad gráfica (trazos iguales), e identidad ideológica (ambos presentan la misma idea). 11/05/98 3.44 e) En cuanto al poder agregado a la solicitud observa que el mismo no ha sido otorgado mediante escritura pública y consecuentemente la solicitud era incompleta no pudiéndosele haber dado trámite de acuerdo al artículo 88 de la Decisión 344. 2.

Contestación a la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio A más de defender la legalidad del acto administrativo acusado, en su contestación anota que la parte demandante no presentó observación dentro del plazo oportuno de los 30 días luego de la publicación y que tampoco ejerció “ninguno de los recursos procedentes en la vía gubernativa contra el acto administrativo ”, así como que no adjuntó prueba alguna sobre la existencia del nombre comercial y el ejercicio de la actividad mercantil de la empresa o sociedad, ni se evacuó prueba alguna sobre el mejor derecho de la parte demandante.

Es evidente además, dice la Superintendencia, “que la parte demandante a la fecha de expedición de la Resolución acusada no era titular de un registro marcario anterior sobre la marca BELLA MUJER o de una solicitud sobre la misma presentada con anterioridad ”, agregando que así mismo la actora “debe demostrar que es titular y que ha solicitado ante la oficina nacional competente el depósito del nombre comercial o de enseña en que se destaque la expresión BELLA MUJER”. 3.

Observa el Tribunal que el registro de la marca BELLA MUJER solicitada por el señor KHALIL MOHAMAD KHARFAN, tiene fecha 19 de Junio de 1993 y que la compañía CONFECCIONES BELLA MUJER LIMITADA, se encuentra inscrita desde el 17 de Octubre de 1983 en la Cámara de Comercio de Medellín. Con vista de todo lo expuesto anteriormente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina pasa a examinar el caso de autos.

CONSIDERANDO: COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de GACETA OFICIAL Cartagena, siempre que provenga de un juez nacional como es el caso del alto Órgano de la jurisdicción contenciosa administrativa consultante, y en tanto aquellas resulten pertinentes para la resolución del proceso interno, conforme a lo previsto en los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación de este Tribunal.

NORMAS A INTERPRETARSE A más de las requeridas por el juez nacional, el Tribunal, con la facultad de interpretar de oficio otras que crea necesario para la resolución del caso, procede a la interpretación del artículo 128 de la Decisión 344. El texto de las normas respectivas es: DECISIÓN 344: Artículo 81.- “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Artículo 83.- “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: ( ) b) “Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error”.

Artículo 88.- “Con la solicitud se deberán presentar los siguientes documentos: a) Los poderes que fueren necesarios; b) La descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar para objeto de su publicación; c) Copia de la primera solicitud de marca en el caso que se reivindique prioridad señalándola expresamente; 11/05/98 4.44 d) La reproducción de la marca cuando contenga elementos gráficos; y, e) Los demás requisitos que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros”.

Artículo 102.- “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. Artículo 128.- “El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”.

INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 146 Y 147 DE LA DECISIÓN 344 Y 5 DEL TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA No se procede a la interpretación de estos artículos, por las razones expuestas en la sentencia dictada el 1 de Diciembre de 1997 dentro del Proceso 21-IP-96 (Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 318 de 26 de enero de 1998). “Los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 constituyen compromisos que los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena adquirieron desde la entrada en vigencia de la Decisión 311.

Tales compromisos, de carácter nacional, no pueden ser invocados ni aplicados a los casos en que los particulares participan con intereses individuales. “Los compromisos sobre los que versan los mencionados artículos son obligaciones adquiridas por los países, cuyo cumplimiento estima este Tribunal deberá concretarse en beneficio del fortalecimiento institucional de los órganos de protección de la Propiedad Industrial en la subregión ‘con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria’.

Este punto no está siendo objeto de discusión en el presente caso, por lo cual el Tribunal se abstiene de proceder a la interpretación de los artículos citados”. GACETA OFICIAL Tampoco es aplicable el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal que impone a los Países Miembros una obligación de hacer, consistente en la adopción de las medidas necesarias para asegurar “el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena”; y la otra obligación, de no hacer, consistente en “no adoptar y emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación”, porque precisamente el hecho de que la oficina nacional competente haya dictado su resolución en vista de las disposiciones de la Decisión 344, refleja el cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 5.

Si la Resolución Administrativa se ajusta o no al derecho o se encuentra o no conforme al criterio del reclamante, éste tiene los medios judiciales para que se le repare los pretendidos derechos violados. Los puntos a que se concretará esta sentencia interpretativa son: I. II. III. IV. V. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN SIGNO PARA SER REGISTRABLE NOMBRES COMERCIALES CONFUNDIBILIDAD REGISTRO MARCARIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES DE UNA SOLICITUD MARCARIA I. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN SIGNO PARA SER REGISTRABLE Si en el comercio de bienes y servicios o en la prestación de los mismos, existiera una identidad o similitud en cuanto a su nombre o designación, a su calidad y a su origen, el público consumidor o el adquirente de aquellos se vería en la imposibilidad física o material de diferenciar un bien de otro, de clasificarlos o de distinguirlos por su nombre propio, produciéndose una indistintividad y confusión que conduciría a un comercio caótico de los bienes que el productor pone al servicio de la comunidad.

El signo marcario o la marca ha logrado dos efectos importantes dentro de la comercialización: proteger al consumidor como elemento esencial de la relación psicológica entre bien y 11/05/98 5.44 el signo, dándole la oportunidad de distinguir y diferenciar un signo material de otro, y de catalogar los productos que la marca protege, distintividad intrínseca y extrínseca que le obvia el problema de confundir unos bienes o servicios que presta una persona de los bienes o servicios que proporciona o presta otra.

En esta forma, el consumidor, al que se le tutela bajo el principio “pro consumitore”, está seguro de que lo que adquiere tendrá siempre una misma fuente de origen o empresa productora, aunque en nada le interese la concreción sobre el productor en sí mismo; como también tendrá la seguridad -aunque no la certeza- de que con esa marca el producto perdurará con la misma calidad.

La marca puede también proteger al consumidor con la identificación del productor ante una acción civil o penal, según así lo establezcan las legislaciones internas, por la mala calidad del producto o las consecuencias perjudiciales y debidamente probadas que éste le hubiere producido. Esto no podría darse si los productos tuvieran una comercialización sin un signo que los identifique, distinga y señale la fuente empresarial.

El signo marcario, así mismo y como segunda línea protectora, va dirigido en favor del propio empresario, quien conoce y sabe que lo que él produce, vende o negocia tiene una protección que le va a permitir expandir su negocio, impulsar el mejoramiento de su producto y demandar por el uso indebido que un tercero haga de su signo, condiciones todas estas relevantes dentro de un mercado de libre competencia, donde por un lado existe la protección jurídica, pero por otro tampoco se debe admitir la práctica de situaciones desleales que perjudiquen al consumidor y al productor.

Por ello el afán proteccionista de la marca no mira a una sola cara de la moneda, sino a la par que protege al consumidor también ampara al productor. La marca con todas sus funciones y el “goodwill” que posee en el mercado, constituye un patrimonio, muchas veces invalorable para el empresario, que puede incluso alcanzar un mayor valor que las propias instalaciones físicas de la empresa o industria.

La definición de marca que trae el artículo 81 ya transcrito de la Decisión 344 y las demás que la doctrina ha formulado, tienen en común la esencia de la marca: la distintividad como elemento individualizador y diferente de otros y GACETA OFICIAL 11/05/98 6.44 de los demás productos dentro del comercio nacional o internacional. el que el comerciante o el público designa los bienes o servicios.

Como definiciones de marcas, se mencionan, las siguientes: Si el público, consumidor o no del producto, tiene que apreciar un signo para diferenciarlo, esa idea inmaterial del empresario necesariamente debe plasmarse en algo material, y lo material y tangible penetra en el proceso de reconocimiento por parte de la persona a través de uno de los sentidos, sea éste la vista -el más usual- el oído, el olfato o el gusto.

La perceptibilidad exige, en consecuencia, la necesidad de que un signo pueda apreciarse por uno de los sentidos o la inteligencia. La Ley española de 10 de noviembre de 1988, define la marca como “todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

La legislación mexicana sobre Propiedad Industrial e Inversiones Extranjeras, en el artículo 88, define la marca como “todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”. Para el tratadista Jorge Otamendi la “marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro”. (“Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989, pág. 7).

Por su parte el tratadista Hermenegildo Baylos Corroza define la marca como “un signo destinado a individualizar los productos o los servicios de una empresa determinada y hacer que sean reconocidos en el mercado por el público consumidor. No identifica un producto o un servicio, considerados en su individualidad; sino en cuanto ejemplares de una serie” (“Tratado de Derecho Industrial”, Editorial Civitas, Madrid 1978, pág. 838).

Requisitos que debe reunir un signo para ser registrable Se enumeran en el artículo 81 y se reducen a la perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. El signo que no reúna estas tres condiciones no tiene capacidad marcaria, y si de tenerlas se encuentra impedido de registro por algunas de las causales de irregistrabilidad, tampoco podría acceder al registro; irregistrabilidad que se genera precisamente tomando como primer elemento básico del signo su distintividad.

A ello se debe, por ejemplo, que un signo material no sea registrable por ser genérico o idéntico a los productos que protege, o similar a uno ya registrado, o constituir el nombre usual con La percepción más generalizada de los signos se hace a través de la vista, por lo que, en consecuencia, los signos que por ella se asimilan, también son los más utilizados como palabras, denominaciones, conjunto de palabras, colores, gráficos.

El signo marcario tiene por objetivo esencial y fundamental diferenciar y distinguir, característica que se ampara bajo el nombre de distintividad. La distintividad apunta en dos direcciones: la una, a los signos entre sí y la otra, a los signos frente a los productos. Signos idénticos o similares para los mismos productos o signos que se refieran al producto en sí mismo o a sus cualidades o características propias y esenciales, no convergerían dentro del criterio de la distintividad, por lo que su registrabilidad quedaría marginada.

La distintividad del signo se analiza considerándolo frente a los productos que va a proteger y luego a los otros signos por registrase o registrados para evitar la existencia de la confundibilidad entre ellos, que es lo que trata de evitar el registro marcario. “El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio sin que se confunda con él o con sus cualidades esenciales o primordiales” (Procesos 12-IP-96 G. O. N° 265 de 16 de mayo de 1997 y 27-IP-96 G. O. N° 279 de 25 de Julio de 1997).

La tercera condición o requisito exigido por el artículo 81 de la Decisión 344 para que un signo sea registrable, es la posibilidad de la representación gráfica, que como lo ha sostenido el Tribunal, esta exigencia mira más al hecho material del registro para efectos de la publicación del signo. GACETA OFICIAL II. NOMBRES COMERCIALES La nulidad de la marca registrada BELLA MUJER, se ha planteado en razón de la existencia de un nombre comercial usado con anterioridad a la solicitud del registro de una marca, operándose, en este caso el principio de prioridad entre los signos. (Prior tempore, potior iure).

Con la vigencia de la Decisión 311 (G. O. N° 96 de 12 de Diciembre de 1991), es cuando la norma comunitaria sobre Propiedad Industrial protege a los nombres comerciales frente a la solicitud o al registro posterior de signos marcarios que por asemejarse puedan inducir al público a error. La protección al nombre comercial está prevista en la Decisión 344, literal b) del artículo 83, al disponer que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros “sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error”.

La norma de la Decisión 344 no define, como lo hacía el artículo 177 de la Decisión 313, qué es el nombre comercial: “la denominación, designación, sigla o signo con el cual se distingue a una empresa o a un establecimiento comercial”. En el caso sub judice, el enfrentamiento jurídico se presenta entre un nombre comercial anteriormente utilizado y el registro de la marca similar BELLA MUJER, nombre comercial protegido por la legislación colombiana, es decir la legislación interna. 11/05/98 7.44 adquiera su denominación o razón social, no significa per se que tiene esa denominación como un nombre comercial en uso, toda vez que bien puede utilizar dicha razón o denominación sólo como nombre comercial.

La doctrina en forma generalizada se inclina por la tesis de que el nombre comercial está protegido por el uso más que por el registro. Así debe entenderse el artículo 128 de la Decisión 344, cuando dispone: “El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o registro”; con la utilización imperativa del verbo “ser”, se aclaró la confusión que presentaba la redacción del artículo 117 de la Decisión 313 al disponer “que los nombres comerciales se sujetarán a lo dispuesto en el Capítulo de marcas de la presente Decisión, en lo que fuere pertinente ”.

Según la norma últimamente transcrita es el uso el que rige las relaciones legales y comerciales en cuanto al nombre comercial. No obstante este principio de protección al nombre comercial, el propio artículo 128 prevé la posibilidad de que las legislaciones internas establezcan un sistema de registro, y para ese objeto pueden regirse por las normas sobre registro de marcas y por las que internamente se dicten.

Pero lo que no puede establecer el régimen interno, puesto que contrariaría la prescripción comunitaria, es el registro del nombre como medio de protección o de obtención del derecho al uso exclusivo del mismo como sucede con las marcas. El registro del nombre comercial servirá, en todo caso, para determinar el uso efectivo del nombre y como un acto declarativo del derecho, pero no constitutivo del mismo.

El uso del nombre comercial BELLA MUJER, por parte de la sociedad CONFECCIONES BELLA MUJER LIMITADA, como se asegura en la demanda, requiere referirse ahora a lo que es el nombre comercial y la razón social o la denominación de una empresa, aclarando de todas maneras que el nombre comercial hace relación directa a la actividad que ejerce una persona natural o jurídica; en tanto la “denominación o razón social” es la identificación subjetiva de una persona jurídica.

Este carácter declarativo se plasma en el artículo 211 de la Ley de Propiedad Industrial de la República del Perú, cuando dice: “Cualquier persona podrá solicitar el registro del nombre comercial que emplea para distinguir la actividad económica que realiza. En la solicitud de registro deberá consignarse y demostrarse la fecha en que el nombre comercial se utilizó por primera vez y especificarse la actividad económica.

La oficina competente, al conceder el registro reconocerá a favor del solicitante la fecha del primer uso del nombre comercial”. El hecho de que una empresa se constituya, obtenga aprobación como persona jurídica y Ha de entenderse además, que si la legislación interna ha previsto tal sistema de registro, GACETA OFICIAL el nombre comercial deberá sujetarse a tal trámite porque de no hacerlo la disposición del artículo 128 no tendría ninguna aplicación efectiva.

Tampoco significa que las legislaciones nacionales de los Países Miembros han de imponer necesaria y obligatoriamente el sistema de registro, pues en este punto la norma es permisiva o facultativa. De no hacerlo será el uso el que determine el derecho del titular del nombre comercial. El artículo 210 de la citada Ley de Propiedad Industrial de la República del Perú, también reconoce el uso, al establecer que “el derecho al uso de un nombre comercial nace en virtud de su primer uso en el Comercio ” Definición de nombre comercial Los diferentes autores definen al nombre comercial como: “El elemento que identifica o distingue la actividad negocial de una persona de la de otra”.

(Ladas). Rotondi a su vez lo define como “una denominación impersonal y objetiva de la organización hacendal”. Fernández Novoa, define el nombre comercial como: “Aquella especial denominación bajo la cual un empresario individual o social ejercita la incesante actividad económica en que estriba la dimensión dinámica de la empresa” (Citado por Juan Manuel Hernández López).

Para el profesor José Massaguer Fuentes, el nombre comercial “es el signo o medio para la individualización de una persona en el ejercicio de su actividad empresarial” (Revista General de Derecho, 1996, Valencia, pág. 6956). Para la ley tipo de la OMPI, el nombre comercial es “el nombre o designación que identifica la empresa de una persona física o moral”.

El artículo 76 de la Ley de Marcas española, lo define como el signo distintivo que “sirve para identificar a una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial y que distingue su actividad de las actividades idénticas o similares”. La norma contenida en el artículo 207 de la ley peruana, expresa que “se entiende como nombre comercial el signo que sirve para iden- 11/05/98 8.44 tificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica”.

Las definiciones concuerdan en resaltar que la esencia de un nombre comercial es proteger a la actividad del empresario frente a las actividades de otros empresarios. Nombres comerciales y marcas La diferencia con las marcas radica en el modo de adquisición y en cuanto a su extensión. Sobre el primer punto las marcas se obtienen por su registro (dentro del sistema atributivo), y en cuanto las designaciones o nombre comercial se obtienen por su uso.

Y sobre la extensión, las marcas “tienen un ámbito de protección en el país, en relación con las clases en que fue registrada, las designaciones tienen como ámbito de tutela el territorio en que tienen una influencia efectiva y en la clase de actividad respecto de la cual la designación haya sido utilizada”. (Bertone y Cabanellas, Editorial Heliasta SRL, 1989, pág. 442).

Mientras las marcas protegen productos y servicios, en cambio los nombres comerciales sólo la actividad mercantil, aunque un grupo de doctrinantes asimilan en cierta forma, al nombre comercial con la marca de servicios. El uso del nombre comercial es obligatorio; el de la marca, en principio es facultativo. Nombres comerciales y nombres sociales La confusión entre nombres sociales y nombres comerciales también puede presentarse en algunos casos, que la doctrina ha calificado de “sutilezas”, entendiéndose aquellos como los que individualizan a una persona jurídica considerada en sí misma y comprende las nociones de: RAZÓN SOCIAL: Es el nombre de la sociedad de personas.

DENOMINACIÓN SOCIAL: Para designar las sociedades de capitales. (“Los retos de la Propiedad Industrial”, “Esquema del Nombre Comercial”, Ernesto Aracama Zorraquin, INDECOPI-OMPI, 1996, pág. 202). GACETA OFICIAL El nombre social es un signo identificatorio de “quien actúa a los fines de la imputación jurídica de esa actuación, el nombre comercial -de alguna manera- se refiere a cómo y dónde se actúa, prescindiendo de la imputación misma de la actuación”.

(Garríguez, Joaquín “Curso de Derecho Mercantil”, 5° Ed. pág. 218-219, cita de Aracama, obra mencionada). El profesor Fernando Cerdá Albero, admite que la denominación social “sirve para expresar inequívocamente la individualidad de su titular como sujeto de derechos y obligaciones nacidos de las relaciones jurídicas sociales” para añadir que “como a toda persona jurídica también a la sociedad dotada de personalidad jurídica ha de hacerse extensible el reconocimiento del derecho al nombre” (“Relaciones y colisiones entre signos distintivos prioritarios y denominaciones sociales”, Revista General de Derecho, Valencia, 1996, pág. 6959).

Una sociedad o persona jurídica no puede concebírsela actuando dentro de la vida jurídica sin una identificación que constituye el nombre social, el que nace por el medio más comúnmente utilizado que es la inscripción en el registro mercantil. El nombre social puede ser el mismo del nombre comercial. Las normas comunitarias guardan silencio sobre las denominaciones sociales como signos distintivos con una protección propia e individualizada y no confieren derecho alguno ni en el trámite de concesión de una marca o de un nombre o en el posterior ejercicio del derecho de nulidad, silencio que no significa la remisión tácita al derecho interno, pues aun en la prohibición del registro de nombre, la misma restringe a los de las personas naturales (artículo 73, literal f) de la Decisión 313 y 83 de la 344).

Requisitos del nombre comercial Para que un nombre comercial tenga plena validez es necesario que cumpla ciertas condiciones que la doctrina enumera así: DISTINTIVIDAD tanto intrínseca, esto es capacidad distintiva propia, como extrínseca o disponibilidad, lo que significa no constituir el nombre comercial o social, una marca u otro signo usado por otra persona o empresa.

El nombre comercial no debe ser confundible con otro ni con una marca ya empleada para individualizar personas físicas o jurídicas u otros 11/05/98 9.44 signos que puedan servir de fundamento para una observación. El otro requisito es la LICITUD con lo que se pretende que no esté constituido por signos prohibidos por la ley, ni contrario a las buenas costumbres y la moral; ni tampoco ser engañoso ni contradecir el principio de veracidad; ni implicar un riesgo de asociación, de confusión, o dilución con otros signos distintivos, ni atentar contra el derecho de terceros “ni implicar alguna práctica desleal o parasitaria”.

(Aracama, obra citada, pág., 205) Características del nombre comercial Los nombres comerciales, salvo los notorios, deben usarse en el País en el cual se solicita la protección, y presentar las siguientes características: Ser personal, es decir que la utilización y el ejercicio de la actividad que protege sea por parte de su propietario; público, cuando se ha exteriorizado es decir, cuando ha salido de la órbita interna; ostensible cuando puede ser advertido por cualquier transeúnte, y continuo cuando se lo usa de manera ininterrumpida, ya que el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso que debe ser definitivo y no ocasional como el cierre de un negocio por inventarios.

(profesor Aracama, obra citada, pág. 206). La disposición del artículo 216 de la ley peruana en la materia, expresa que: “En los casos que se pretenda hacer valer un derecho en base a un nombre comercial, usado o registrado, el titular del nombre comercial deberá demostrar su uso o el conocimiento del mismo en el Perú, por parte del público consumidor pertinente, para distinguir actividades económicas iguales o similares a aquellas que se distinguen con el signo que motiva el inicio de la acción legal”.

El uso continuo de un nombre comercial como requisito de observación de una marca o de nulidad de la misma, refleja un período de tiempo prudente del que pueda deducirse que dicho uso llegue a ser conocido por el público. En este caso el uso no puede equipararse al simple conocimiento que el público pueda tener del nombre comercial por parte del titular a través de los medios publicitarios, sino al ejercicio real y efectivo de la actividad comercial que el nombre protege.

GACETA OFICIAL La sola inscripción de una sociedad en el registro mercantil no significa de por sí que se haya registrado ni utilizado el nombre comercial. Pero no hay impedimento para que subsista como nombre comercial si la actividad de la sociedad con ese nombre se desarrolle por un período de tiempo posterior a la inscripción. O bien puede la sociedad usar otro nombre comercial para el ejercicio de la actividad a la que la compañía se dedica.

La prueba del uso del nombre comercial corresponde a quien alega su existencia y a quien observa la marca u otro signo por su anterior uso, uso que debe ser anterior al registro de la marca impugnada, en aplicación del principio “prior tempore, potior iure”. El Tribunal, al referirse al uso de la marca como requisito para evitar la acción de caducidad, expresó: “ el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente para que sea real y no simplemente formal o simbólico ” (Proceso 17-IP-95, G. O. N° 199 de 26 de enero de 1996); criterios que bien podrían ser aplicados al uso del nombre comercial.

Signos que pueden constituir nombre comercial El nombre comercial puede estar constituido por una denominación, una sigla, una combinación de números, un apellido, un nombre, un nombre y un apellido, un seudónimo, un nombre geográfico, etc., y así mismo estará impedido de ser utilizado cuando atente contra la moral pública, las buenas costumbres y será oponible por terceros que hayan utilizado ese nombre anteriormente -en caso de necesidad de registro por quienes hayan solicitado o registrado el nombre comercial- o cuando exista confundibilidad entre los nombres o los signos sean genéricos de la actividad, etc. aplicando los principios que sobre marcas regulan estos campos.

Defensa del nombre comercial El literal b) del artículo 83 de la Decisión 344 al consagrar el amparo del nombre comercial, hace referencia a la protección de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miem- 11/05/98 10.44 bros, revelando una vez más la importancia que para este distintivo tienen esas normas. El nombre comercial para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b) debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.

Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara.

También podría aplicarse en materia de nombres comerciales los conceptos de distintividad y de percepción referentes a las marcas, así como los de genericidad, descriptividad, orden público, moral, etc., que se señalan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, y los criterios para determinar la existencia o no de la confundibilidad de nombres comerciales entre sí o entre una marca y el nombre.

El sistema legal de orden comunitario, establece para el usuario o el titular de un nombre comercial, la protección en la fase de inscripción de una marca posterior para presentar observaciones y la acción de nulidad prevista en el artículo 113 de la Decisión 344, nulidad que puede originarse de oficio por la propia autoridad nacional o a petición de parte, y en cualquiera de los dos casos previa audiencia de las partes interesadas.

Prueba de uso del nombre comercial Corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercita el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne las caracteres y condiciones anotadas.

La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus de- GACETA OFICIAL rechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario. III. CONFUNDIBILIDAD Tanto la esencia de los signos como la de las marcas y los nombres comerciales radica en la posibilidad o capacidad de distinguir y permitir la distintividad de un signo de otro, frente a productos iguales o semejantes, o de la actividad de una empresa frente a la de otra.

Si una empresa utiliza como marca un signo idéntico o similar que el utilizado por otra como nombre comercial, puede dar origen a que los consumidores crean que entre los competidores existe alguna relación comercial o que las dos tienen un mismo origen empresarial o que ambas empresas son las mismas, situaciones que pueden llevar a error al público.

Esa situación de error o confusión podría producirse en la utilización conjunta de dos nombres comerciales iguales o semejantes para amparar actividades iguales o no de dos empresas. La protección a las marcas y a los nombres comerciales va dirigida en favor de los consumidores y del empresario para evitar el error o confusión, que podría reflejarse en algún momento en un engaño y falta de transparencia en las relaciones comerciales como en una competencia desleal.

Para determinar la confusión que pueda surgir con un nombre comercial anteriormente usado en el País en el cual se solicita la protección -salvo el uso de nombres comerciales extranjeros notorios-, habría que recurrir a los mismos criterios que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal, han emitido sobre las marcas. Adoptando esa orientación, lo primero que habría que considerar sería que la confrontación de los distintivos debe realizarse en su totalidad o globalidad, sin disminuciones, particiones, desmembraciones o análisis matemáticos o pormenorizados del vocablo, ni en base de conocimientos profundos sobre cada signo confrontado, pues ese no es el examen que el consumidor medio realiza en las más de las 11/05/98 11.44 veces para identificar un signo y diferenciarlo de otro.

Una visión general y simple de los signos es la que comúnmente realiza el consumidor y esa es la imagen remanente que conserva del signo para compararlo en sus semejanzas, más que en base de sus diferencias, frente a otro signo que lo oiga o vea en un momento posterior. Los signos opuestos o controvertidos son la denominación BELLA MUJER, identidad que elimina toda posibilidad de un análisis de semejanzas para considerar los tres campos en que los signos pueden ser examinados para determinar su confusión: el gráfico o visual, el fonético y el ideológico, que de presentarse en una comparación entre signos, llevaría a su irregistrabilidad, porque “cuando en una marca un nombre o lema comercial se establezcan igualdades o apariencia de igualdades -capaces de inducir al público a error- con respecto a otros signos ya registrados, aquellos no podrán ser objeto de registro y si lo fueren podrá decretarse la nulidad del mismo.

La igualdad o cualidad de idéntico por definición se opone a la distinción o acción y efecto de diferenciar que al tenor del artículo 81 de la Decisión 344 debe tener una marca para que pueda ser susceptible de registro como tal ” (Proceso 2-IP94, G. O. N° 160 de 21 de julio de 1994). La sociedad demandante tiene registrada la razón social de la empresa como CONFECCIONES BELLA MUJER LIMITADA, pero la fuerza distintiva o el rasgo diferenciador y la mayor fuerza de expresión que atrae la atención de los consumidores está radicada en las palabras BELLA MUJER, toda vez que el vocablo CONFECCIONES, es un genérico para la actividad emprendedora de la sociedad actora, que para fines de confundibilidad y análisis no debe ser considerado, aunque en la demanda se dice que el uso del nombre comercial se ha restringido a BELLA MUJER, hecho que debe ser materia de prueba conforme a la legislación nacional y juzgada por parte del juez interno. El Tribunal Supremo español, Sala Tercera, Sección Tercera en la sentencia de 4 de diciembre de 1992, al dictaminar que entre el nombre comercial “C. P. I”. y la marca CPI existía confundibilidad fundamentó su fallo ma- GACETA OFICIAL nifestando que “Tercero Como los signos distintivos enfrentados van destinados al mismo ámbito comercial (actividades en el sector inmobiliario respecto del nombre comercial solicitado, y servicios de construcciones, edificaciones, urbanizaciones, instalaciones y acondicionamiento de edificios, locales, etc., respecto de la marca obstaculizante) ninguna duda cabe a este Tribunal de que las letras comunes “CPI” de ambos signos (destacadísimos en la marca núm. 846.163 -véase folio 49 del proceso de primera instancia-, y bien visibles en el frontispicio del nombre solicitado) originarían en el público consumidor error o confusión, que es el resultado que trata de evitar el artículo 124-1 del Estatuto de la Propiedad Industrial, al que se remite el artículo 201 del mismo, específico para el régimen de los nombres comerciales.

En efecto, la aparición de un nuevo nombre comercial denominado “C. P. I. Toledo SA” en el ámbito inmobiliario puede hacer creer al público consumidor que las actividades de la entidad titular de ese nombre comercial tienen algo que ver con los servicios de construcciones, edificaciones, urbanizaciones, etc., propios de una marca que, como la número 846.263, tiene como parte más destacada precisamente las siglas “CPI”.

La posibilidad de confusión es innegable, así que carece de razón la parte actora al negarlo”. (“Actas de Derecho Industrial”, Tomo XV, 1993, pág. 418). En otra sentencia de 10 de junio de 1995 que decidió la inexistencia del riesgo de confusión entre la marca “Segarra-Abad S.A.” y el nombre comercial “Muebles Segarra, S.L.”, el Tribunal español dijo: “Tercero.- ( ) El Estatuto de la Propiedad Industrial y la jurisprudencia que los ha interpretado, prohibe que se registren como marcas los distintivos que guarden alguna semejanza fonética o gráfica con otros ya registrados, entre los que también se comprenden los nombres comerciales, mas no es cierto, que baste “alguna” semejanza entre los distintivos para que quede prohibida su convivencia en el mercado.

Es necesario para ello que las semejanzas fonéticas o gráficas sean de tal índole que su convivencia pueda producir en el mercado error o confusión, en este caso, el gráfico que acompaña a la marca número 1.130.772 determina la inexistencia de cualquier semejanza fonética y gráfica entre dicha marca y la que la parte apelante invoca; y esa misma leyenda y las diferencias gráficas que existen entre ellas impiden que pueda pro- 11/05/98 12.44 ducirse por convivencia de las marcas, el error o confusión a que alude el artículo 124.1 del Estatuto.

Estas razones y las de los fundamentos de derecho de la sentencia apelada, que hacemos nuestros, imponen la desestimación de la apelación, sin imposición de costas, por no darse las circunstancias que prevé el artículo 131 de la Ley Jurisprudencial”. (“Sección de Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual”, dirigida por José Massaguer Fuentes, Valencia, junio 1996, núm. 621, pág. 7046).

IV. REGISTRO MARCARIO Dentro del sistema Subregional concerniente a los derechos marcarios, el titular de una marca para efectos de la protección y del uso al derecho exclusivo y del ius prohibendi, debe haber registrado el signo. Es entonces el registro el origen del nacimiento, no de la marca en sí misma, sino de la protección jurídica.

Se diferencia pues el sistema andino de otros Países en los cuales se acepta tan solo el uso. En el primer caso el registro es constitutivo o atributivo, y en el segundo el sistema es declarativo de tal derecho. Amplia y reiterada es la jurisprudencia de este órgano judicial comunitario en el sentido anotada en el párrafo anterior: “A diferencia del Sistema Anglosajón, en el régimen comunitario andino el derecho exclusivo a una marca se adquiere en virtud de su registro ante la Oficina Nacional Competente tal como lo establecía el artículo 72 de la Decisión 85 (artículo 92 de la Decisión 313).

Dicho precepto significa que el régimen comunitario Andino a diferencia de los países Anglosajones, consagran el sistema atributivo según el cual sólo goza de los derechos inherentes a la marca quien la inscriba en el registro autorizado correspondiente. El registro de una marca tiene un valor constitutivo “en la medida en que reconoce los derechos de su titular únicamente desde el momento de la concesión del registro” (Proceso 12-IP-95, G. O. N° 199 del 26 de enero de 1996).

Dentro del fallo en el Proceso 2-IP-95 (G. O. N° 199 del 26 de enero de 1996), el Tribunal dijo “el régimen atributivo para el nacimiento del derecho exclusivo al uso de una marca, que se ha adoptado en el Área Andina, exige registro del signo por parte de la Oficina Nacional Competente ”. GACETA OFICIAL V. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES EN UNA SOLICITUD MARCARIA El artículo 88 de la Decisión 344 exige -y así ha de entenderse la expresión empleada “deberán”- que conjuntamente con la solicitud se adjunte los documentos que en dicho artículo se señalan, entre otros, “los poderes que fueren necesarios”, asunto que ha sido objetado por la demandante cuando impugna, en cierta forma, la validez del documento habilitante, por no haber sido otorgado mediante escritura pública.

La comprobación de la validez de un documento interno le corresponde apreciarla exclusivamente a la autoridad judicial nacional, sin que el Tribunal pueda emitir interpretación alguna al respecto por la prohibición contenida en el artículo 30 del Tratado de su creación que impide hacerlo en cuanto al “contenido y alcances del derecho nacional” o a la calificación de “los hechos materia del proceso”.

Con los antecedentes expuestos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Un signo para que pueda registrarse como marca, a más de reunir los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de ser representado gráficamente, no deberá encontrarse incluido en ninguna de las prohibiciones contempladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 2.

La legislación comunitaria protege a los nombres comerciales en función de su uso, sin perjuicio de que un País Miembro pueda establecer un sistema de registro, que en todo caso abonaría en favor de la prueba de tal uso. 3. El uso del nombre comercial para que merezca la protección legal ha de ser continuo, público e ininterrumpido. 4. La sola inscripción de un nombre social en el respectivo registro mercantil no se ha de entender como uso de esa denominación como nombre comercial. 11/05/98 13.44 5.

Para determinar o establecer la confundibilidad entre una marca y un nombre comercial, se aplicarán las mismas reglas que al respecto ha fijado la jurisprudencia de este Tribunal y la doctrina, para la comparación de dos marcas. 6. Un nombre comercial puede impedir el registro de una marca o servir de fundamento para la acción de nulidad, siempre que hubiere sido usado con anterioridad a la solicitud marcaria. 7.

De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia dentro del Proceso 3999. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto de este Tribunal, notifíquese esta providencia al organismo jurisdiccional mencionado en el numeral anterior, mediante copia certificada y sellada.

Remítase igualmente copia sellada y certificada, de esta interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial, según lo dispone el artículo 34 del Tratado de Creación de este Tribunal. Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza Secretario a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. GACETA OFICIAL 11/05/98 14.44 PROCESO N° 8-IP-98 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 56, 58 literal g), 69 y 76 de la Decisión 85, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Primera Sala, e interpretación de oficio de los artículos 72, 85 y 86 ibídem.

Actor: Hermes Société Anonyme, marca: “HERMES”. Juicio interno N° 3610/88. Quito, marzo 13 de 1998 1) Argumentos de la actora: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA “a) La marca HERMES, de propiedad de Hermes Société Anonyme, es notoriamente conocida y registrada en más de 50 países; VISTOS: “b) Solicitó ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial la cancelación de los registros efectuados en 1984, pues el registro de 23 de febrero de 1964 caducó por no haber renovado oportunamente;

Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Primera Sala, solicita a este Tribunal Comunitario la interpretación de los artículos 56, 58 literal g), 69 y 76 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Que dicha solicitud tiene origen en el proceso interno N° 3610/88, instaurado por Hermes Société Anonyme, en el cual se impugna el acto administrativo contenido en la resolución Nº 1561 de 4 de agosto de 1988, expedida por el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, que confirma en todas sus partes la resolución Nº 87-1786, de 21 de enero de 1987, expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial, que rechaza la cancelación del Registro de la marca HERMES de propiedad del señor Roberto Cepeda Samaniego.

Que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para pronunciarse sobre la interpretación solicitada, conforme a lo dispuesto por el artículo 28 del Tratado de su Creación. Que así mismo el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, está facultado para requerir la mencionada interpretación conforme al artículo 29 del citado Tratado.

Que la solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad, enumerados en el artículo 61 de la Decisión 184, contentiva del Estatuto del Tribunal. El informe sucinto de los hechos que la autoridad consultante estima relevantes para la interpretación, se transcribe así: “c) El registro de la marca Hermes, en favor del Sr. Roberto Cepeda Samaniego, viola lo dispuesto por el art. 58, literal g) de la Decisión 85, pues dicha marca es confundible con la marca HERMES de propiedad de la actora, dada su identidad e igual protección de productos. 2) Argumentos de la parte demandada: “a) El Sr. Procurador General del Estado, al contestar la demanda, manifiesta: Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es incompetente para conocer de esta causa por lo dispuesto en el literal b) del artículo 6to. de la Ley Rectora de este Organismo, según la cual las cuestiones que por su naturaleza sean de competencia de otras jurisdicciones, no corresponden a la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

El fundamento de esta excepción está contenida en los artículos 22, inciso primero, y 23 de la Ley de Marcas de Fábrica, según los cuales, la acción de nulidad de inscripción de una marca de fábrica tiene que ventilarse en juicio ordinario, en la justicia ordinaria y ante uno de los Jueces de lo Civil. “b) El Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, manifiesta que la Sala es incompetente por falta de jurisdicción en razón de la materia.

En el Diccionario de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, Tomo l, página 328, Buenos Aíres 1962, encontra- GACETA OFICIAL mos la siguiente definición de cancelar: Anular, quitándole la autoridad, algún documento público, UN ASIENTO DE UN REGISTRO OFICIAL, una obligación, una nota con fuerza jurídica. El inciso primero del artículo 22 de la Ley de Marcas de Fábrica establece que: “Cualquiera que se crea perjudicado podrá solicitar la NULIDAD DE LA INSCRIPCIÓN, SI ESTUVIERE REGISTRADA LA MARCA QUE LE PERJUDICA.

Esta Acción PRESCRIBIRÁ EN CINCO AÑOS, CONTADOS desde la fecha de su inscripción y SE VENTILARA EN JUICIO ORDINARIO”. Y, el art. 23 estipula por su parte que “En las acciones previstas en los artículos 19 y 22, si la sentencia fuere favorable al actor, se desechará la solicitud de inscripción o se ANULARA SU REGISTRO, y se condenará al que perdiere al pago de daños, perjuicios y costas”.

El artículo 404 del Código de Procedimiento Civil, establece que: “El juicio Ordinario se sujetará a las disposiciones de esta sección y se tramitará ante uno de los Jueces de lo Civil. No corresponden a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, al tenor del literal b) del art. 6 de la Ley Contencioso Administrativa: “Las cuestiones de carácter civil o penal pertenecientes a la jurisdicción ordinaria y las que, por su naturaleza sean de competencia de otras jurisdicciones”.

Por consiguiente la Sala debe inhibirse del conocimiento de esta causa, por ser de competencia de la justicia ordinaria. 3) Contestación del coadyuvante Señor Roberto Cepeda Samaniego Se pronuncia en los siguientes términos: “1) “Soy dueño y titular de las marcas de fábrica HERMES (diseño), registros Nº 4457 y 4458 otorgados el 27 de diciembre de 1984 y debidamente renovadas mediante títulos Nº 3150-89 y 3151-89 de 10 de julio de 1989 con vigencia legal hasta el 27 de diciembre de 1994.

Según documentos que obran del expediente administrativo. Que originalmente la marca HERMES mereció el registro Nº 991 de 22 de diciembre de 1964, mediante la cual se concedió dicha marca el 25 de febrero de 1964, a su nombre para proteger: tejidos de punto, sacos de hombre, de niños, ropa interior de hombre, de mujer, ajuares para bebes y calcetines, ahora amparados en las clases internacionales Nos. 24 y 25 11/05/98 15.44 de la clasificación Internacional de marcas que entró en vigencia mediante Acuerdo Ministerial Nº 519 de 28 de Julio de 1981.

Además cabe anotar que la denominación HERMES ha sido usada en el país desde el 6 de Noviembre de 1954, con la razón social “Fábrica HERMES” de Jaime Yanowsky Beiger, industrial a quien Roberto Cepeda sucedió en sus negocios, adquiriendo dicha razón social y operando con matrícula de comercio Nº 6445 inscrita en el Registro de la Propiedad el 29 de noviembre de 1963.

Igualmente manifiesta que la Sala es incompetente para conocer de esta causa por falta de jurisdicción en razón de la materia, conforme lo determina el art. 6 literal b) de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, por cuanto el actor pretende dejar sin efecto la Resolución Ministerial Nº 1561 de 4 de agosto de 1988 y en consecuencia anular los registros de marcas HERMES (diseño) de su propiedad, acción de anulación que por disposición del art. 22 de la Ley de Marcas de Fábrica es de competencia de un Juez Civil. “3) La parte demandada sostiene que la legislación nacional debe ser aplicada en el presente caso por los argumentos y más razones expuestas en su contestación.”.

El Tribunal Andino de Justicia para ampliar los hechos expuestos, toma en consideración la demanda, la contestación a la misma y las resoluciones impugnadas 87-1786 y 1561. Demanda Advierte que el registro de 27 de diciembre de 1984 realizado por el señor Roberto Cepeda no es una renovación de la inscripción solicitada el 15 de febrero de 1964 la que se inscribió en ese año bajo el numero 991, pues según el artículo 30 de la Ley de Marcas de Fábrica del Ecuador que se confería una marca por veinte años y la solicitada anteriormente caducó el 25 de febrero de 1984 por no haber sido oportunamente renovada, y en consecuencia los registros 4457-84 y 4458-84 constituyen nuevas inscripciones y no renovaciones.

Frente a estos hechos la actora expresa que el registro de cancelación no se refiere al del año 1964 puesto que éste ya feneció por caducidad y lo que pretende es la cancelación de los registros de 1984. GACETA OFICIAL Argumenta que entre las marcas HERMES en conflicto no solamente son iguales, sino idénticas y para los mismos productos, de donde intuye que el señor Cepeda pretende un aprovechamiento ilícito del prestigio, fama y buena reputación de la marca mundialmente conocida HERMES, de Hermes Société Anonyme.

Impugna el contenido de las resoluciones provenientes tanto del Director de la Propiedad Industrial como del Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, sobre la primera, esto es la número 87-1786; no concuerda en que dicho funcionario haya expresado que “ si bien existe semejanza entre las marcas en controversia y amparan productos de la misma clase, sin embargo, la marca “HERMES” de propiedad del señor Roberto Cepeda Samaniego, ha sido usada e inscrita antes de la marca notoriamente conocida Hermes, de la compañía Hermes Société Anonyme”.

Contrariando este criterio, la actora dice que no hay similitud sino igualdad gráfica y fonética entre las dos marcas, lo que se agudiza porque ambas amparan productos de la misma clase. Rechaza así mismo las expresiones de la oficina administrativa cuando en su resolución advierte que la marca del señor Cepeda “ha sido usada e inscrita antes que la marca notoriamente conocida de propiedad de mi representado”, en razón de que en el Ecuador existe el sistema atributivo en materia de Propiedad Industrial según el cual sólo una marca registrada confiere el derecho, según lo dispuesto en el artículo 72 de la Decisión 85 y en la propia ley ecuatoriana.

Para justificar las razones la actora expresa que el 21 de noviembre de 1956, se inscribió la marca Hermes en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y el 16 de octubre de 1979 en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Francia, documentos que agrega al expediente administrativo. Rechaza tanto la presentación de la demandada como de los documentos relativos al uso de una razón social Hermes, desde el 6 de noviembre de 1954, fecha en la cual se le concede la matrícula de comercio con tal nombre al antecesor de los derechos del señor Cepeda.

Tal documento manifiesta, no puede ser considerado como uso de una marca, error en el 11/05/98 16.44 que han caído tanto el Director de la Propiedad Industrial como el Ministro de Industrias, aceptando ambos funcionarios que la matrícula de comercio otorgada en 1954, confiere el uso de ese nombre comercial. Respecto al registro de la marca, anota que puede hacerse tanto en el país o en el extranjero “para producir el mismo efecto protector al propietario de la marca registrada” y en consecuencia no podría inscribirse la marca HERMES de propiedad del señor Cepeda.

Solicita con todos los antecedentes que se declare la ilegalidad del acto impugnado y se ordene la cancelación de la inscripción de la marca HERMES de propiedad del señor Roberto Cepeda Samaniego. En contestación a la objeción de los demandados sobre la incompetencia del Tribunal consultante, en el escrito respectivo la actora dice que la solicitud de inhibición parte de un supuesto equivocado “pues no he propuesto la nulidad del registro, sino he planteado una impugnación a la negativa de la administración de cancelar el registro de la marca de fábrica HERMES, de propiedad del señor Roberto Cepeda”, advirtiendo este Tribunal que en el número II de la demanda “PRETENSIÓN PROCESAL” solicita a la sala “declare la ilegalidad del acto impugnado ”, “ y, en consecuencia, ordene que se cancele la inscripción de la marca HERMES de propiedad del señor Roberto Cepeda Samaniego”.

Escrito del Señor Roberto Cepeda Samaniego A más de las argumentaciones ya expuestas, el coadyuvante es del criterio que no puede prosperar la acción de cancelación fundamentándose en que la marca HERMES de la actora está inscrita en algunos países, pero no en el Ecuador y que le corresponde rechazar la petición de cancelación porque la marca de su propiedad ha sido usada e inscrita antes de la marca HERMES de propiedad de la actora.

Alega que en virtud de que su marca adquirió notoriedad “la sociedad francesa no pudo registrar su marca en el Ecuador habiéndolo hecho de manera solapada en el año de 1981 para proteger productos totalmente distintos de los que ampara mi marca” esto es entre otros, preparaciones para blanquear y otras sustan- GACETA OFICIAL cias para la lavandería, jabones, perfumería, etc., “dejando caducar este registro por no haber solicitado renovación alguna”.

Fundamenta su escrito en la resolución del Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca quien confirmó la primera de las resoluciones administrativas bajo los argumentos “que ha sido pública y notoria la utilización de la marca de fábrica Hermes de propiedad del señor Roberto Cepeda Samaniego, desde el 6 de noviembre de 1954, es decir por más de 30 años” y en tal virtud esa marca se ha convertido en notoria.

El señor Cepeda argumenta que no existe violación a los artículos 56 y 58 de la Decisión 85 cuando se registró la marca HERMES nacional por lo que no procede la aplicación del artículo 76 de la misma Decisión. Resolución Nº 87-1786 del Director de la Propiedad Industrial Como fundamentos de la negativa de la demanda de cancelación, la Oficina Nacional ecuatoriana admite la existencia de semejanza de las marcas en controversia, resaltando que la marca HERMES nacional “ha sido usada e inscrita antes de la marca notoriamente conocida HERMES, de propiedad de la compañía Hermes Société Anonyme, inscripción producida conforme a la ley de marcas y que no se encuentra incursa en ninguna de las disposiciones de los artículos 56 y 58”.

Resolución Nº 1561 del Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca En los considerandos se expresa que la marca de fábrica HERMES se encuentra registrada con el N° 991 del 22 de diciembre de 1967 y renovada con el número 4458 del 27 de diciembre de 1984 a nombre del señor Roberto Cepeda y para proteger productos de la clase internacional 24.

Cataloga a la marca HERMES del señor Cepeda como notoria por haber ganado reputación en el mercado nacional por su pública utilización por más de 30 años, y para ratificar la providencia 87-1786 de 21 de enero de 1987 expresa que no se han violado las normas internas de la Ley de Marcas de Fábrica y se ha cumplido con los artículos 60 a 69 de la Decisión 85. 11/05/98 17.44 Consta en el expediente la oposición presentada al registro de la marca HERMES, bajo certificado de presentación N° 4128 del 27 de junio de 1984 solicitada por el señor Roberto Cepeda Samaniego para productos de la clase 24; oposición que a decir de la oponente HERMES SOCIETE ANONYME fue presentada extemporáneamente.

CONSIDERANDO: Dentro de la competencia que corresponde al Tribunal, éste procederá a interpretar además de las normas solicitadas los artículos 72, 85 y 86 de la Decisión 85. NORMAS A INTERPRETARSE El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial tanto las que se solicita como las que se incluye ex officio es el siguiente: DECISIÓN 85: Artículo 56.- “Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos”.

Artículo 58.- “No podrán ser objeto de registro como marcas: ( ) literal g).- “Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares;”. Artículo 69.- “El registro de una marca tendrá una duración de cinco años contados desde la fecha de su otorgamiento y podrá renovarse indefinidamente por períodos de cinco años”.

Artículo 72.- “El derecho exclusivo a una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. Artículo 76.- “El registro de una marca será cancelado, de oficio o a petición de parte, por la oficina nacional competente cuando verifique que el registro se ha expedido contraviniendo las disposiciones de los Artículos 56 y 58 del presente Reglamento”.

GACETA OFICIAL Artículo 85.- “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de acuerdo en la legislación de los respectivos Países Miembros anterior a la vigencia del presente Reglamento subsistirá por el tiempo que fue concedido. En cuanto a su uso y goce, obligaciones y licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas que este Reglamento contiene. “Los plazos previstos en los Artículos 30 y 34 se computarán para las patentes ya concedidas con anterioridad a la vigencia de este Reglamento, a partir de la fecha de dicha concesión. Si hubiere ya transcurrido en su totalidad, se concederá un plazo adicional de un año a partir de la vigencia de este Reglamento. “Las solicitudes en trámite se sujetarán a lo dispuesto en este Reglamento”.

Artículo 86.- “Los Gobiernos de los Países Miembros, se comprometen a adoptar todas las providencias que sean necesarias para incorporar el presente Reglamento en sus respectivos ordenamientos jurídicos internos, dentro de los seis meses siguientes a la aprobación de esta Decisión”. Los puntos que se desarrollarán en esta sentencia son los siguientes:

1. LEY APLICABLE

2. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN SIGNO PARA SER REGISTRADO

3. REGISTRO MARCARIO

4. RENOVACIÓN DE UNA MARCA

5. LA CANCELACIÓN DE LA MARCA

6. MARCA NOTORIA

7. MARCAS ENFRENTADAS

1. LEY APLICABLE La Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena fue aprobada en el Décimo Tercer Periodo de Sesiones Extraordinarias de la Comisión, realizado en la ciudad de Lima del 25 de mayo al 5 de junio de 1974, constituyendo la primera norma comunitaria aplicable en materia de Propiedad Industrial. Para el citado año aún no regía el Tratado de Creación del Tribunal Andino, hecho que se produjo el 19 de agosto de 1983 y por esta 11/05/98 18.44 razón al no encontrarse vigente el artículo 3 de este último cuerpo normativo que establece que las Decisiones de la Comisión serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, se introdujo el artículo 86 en la Decisión 85, por el cual los Gobiernos de los Países Miembros “se comprometen a adoptar todas las providencias que sean necesarias para incorporar el presente reglamento en sus respectivos ordenamientos jurídicos internos dentro de los seis meses siguientes a la aprobación de esta Decisión”.

La República del Ecuador en acatamiento de esta norma imperativa, incorporó el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial” mediante Decreto Supremo Nº 1257 del 10 de Marzo de 1977, publicado en el Registro Oficial Nº 304 de 28 de los mismos mes y año (Órgano del Gobierno Ecuatoriano), fecha desde la cual rigen con el carácter de obligatorias estas normas en el Ecuador.

Sin embargo y con anterioridad a la vigencia de este ordenamiento comunitario en materia de Propiedad Industrial rigieron en los países las propias legislaciones internas que habían conferido derechos marcarios a sus titulares. Para proteger los derechos adquiridos y no las meras expectativas, el legislador comunitario dispuso en el artículo 85 que “ todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de acuerdo con la legislación de los respectivos Países Miembros anterior a la vigencia del presente Reglamento subsistirá por el tiempo que fue concedido.

En cuanto a su uso y goce, obligaciones y licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas que este Reglamento contiene”, con lo cual se protegía a un titular marcario en el derecho al uso exclusivo de una marca por el tiempo para el que se le había otorgado su registro según las normas nacionales. Con la vigencia del derecho comunitario sobre el derecho nacional, pudo haberse producido algún conflicto entre las normas nuevas y las normas que regían a esa época constantes en el derecho nacional de cada País. Para obviar esos obstáculos se aplica el principio de la preeminencia o prevalencia del derecho comunitario sobre el nacional, que no es otra cosa, que el primero desplaza al segundo en todo cuanto este le sea contrario, subsistiendo las GACETA OFICIAL normas nacionales que no causen conflicto con el derecho comunitario.

O en otros términos “en caso de conflicto la regla interna queda desplazada por la comunitaria la cual se aplica preferentemente ya que la norma interna resulta inaplicable” (Proceso 1-IP-87, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, N° 28 de 15 de febrero de 1988). De igual manera y en virtud de que el derecho comunitario no puede prever todas las circunstancias que surjan con la aplicación de las normas comunitarias, se consagró también el principio de la complementariedad entre el derecho comunitario y el nacional, cuando dispuso en el artículo 84 que los “asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en el presente Reglamento serán regulados por la legislación interna de los Países Miembros”, en el bien entendido de que las normas nacionales no pueden contradecir, como se indica, al derecho comunitario, ni que tampoco el derecho nacional cubrirá aquellos casos en que las normas comunitarias no quisieron establecer o regular alguna institución jurídica, como es el caso de los nombres comerciales o de otras prohibiciones o causales de irregistrabilidad.

Aspectos como penalización por el uso indebido de marcas, podían ser reguladas por la legislación interna. Sinembargo cabe anotar que el criterio de la complementariedad tiene carácter de excepcional, y a “él le son aplicables principios tales como el del ‘complemento indispensable’, según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquellas.

Este régimen de excepción, debe ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica. Lo anterior significa que de acuerdo con el artículo 144 de la Decisión 344, para que tenga validez la legislación interna, se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunitaria. Esta limitación resulta obvia dentro del espíritu y sentido natural y lógico de la expresión “régimen común” sobre tratamiento de marcas que utiliza el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena.

Como lo ha dicho el Tribunal en la interpretación del artículo 84 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena (caso 2-IP-88) -salvo lo dispuesto hoy por el artículo 143 de la Decisión 344 relativo al fortalecimiento de los derechos de propiedad industrial, que no es aplicable al presente caso- no es posible “que la legisla- 11/05/98 19.44 ción nacional modifique, agregue o suprima normas sobre aspectos regulados por la legislación comunitaria ‘o que se insista en mantener la vigencia de leyes nacionales anteriores a la norma comunitaria incompatibles con ella’, debiendo únicamente legislar sobre lo no comprendido en la Decisión Comunitaria’.

(Sentencia 10-IP-94)”. (“Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”, Tomo IV, Proceso 22-IP-95, págs. 302 y 303). En consecuencia, la aplicación del derecho comunitario (Decisión 85) prevalecerá sobre las normas nacionales a partir del momento en que los Países Miembros hayan acordado internamente su incorporación al derecho interno, en virtud de la disposición transitoria primera de la Decisión 85.

Las normas nacionales opuestas a las comunitarias y que regulen aspectos previstos en las primera son inaplicables por parte del juez nacional para resolver un caso sujeto a su competencia. A título de aclaración vale mencionar que las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina, son directamente aplicables en los Países Miembros desde su publicación en la Gaceta Oficial.

Como excepción, y según establece la norma del artículo 3 del Tratado del Tribunal, cuando la Decisión lo disponga en su texto, ésta requerirá de incorporación al derecho interno mediante acto expreso, en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada País Miembro.

2. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN SIGNO PARA SER REGISTRADO Se desprenden del artículo 56 ya transcrito y se reducen a la novedad, visibilidad y a la suficiente distintividad. Un signo es novedoso, según el alcance de la Decisión 85, cuando estaba disponible para su registro. La novedad no hacía referencia a la utilización anterior del signo como marca, sino a la obligatoriedad de que sea inconfundible con otros ya registrados o solicitados.

La visibilidad no es sino el resultado de la necesidad material de que un signo pueda ser apreciado o percibido por el sentido de la vista. Un signo es visible cuando se concreta en algún medio perceptible por el consumidor por ese sentido; así son signos visibles una deno- GACETA OFICIAL minación o palabra, un gráfico, un conjunto de palabras y un conjunto de colores.

Estos medios tangibles hacen posible que el público reconozca, distinga y diferencie un signo de otro. La distintividad de un signo para que pueda constituirse en marca es el requisito esencial, del cual se deriva las otras condiciones. Si un signo no tiene la capacidad de distinguir, diferenciar y así localizar o individualizar un producto de una persona de los productos de otra, no cumpliría la función que la marca persigue en el mercado.

La distintividad que deben reunir los signos en su capacidad intrínseca como extrínseca evita cualquier confusión entre signos preexistentes o solicitados o entre éstos y los productos que la marca protege. Como consecuencia de esa distintividad las normas comunitarias no permiten el acceso al registro de signos que entre si causen confusión al consumidor frente a productos iguales o semejantes que las dos marcas pretenden proteger.

Lo distintivo del signo frente al producto que lo protege y ante otros signos, le convierte en un elemento identificador en el mercado que le permite al empresario desarrollar su actividad con la certeza de que sus productos impresos con la marca, van a ser reconocidos en el comercio y diferenciados de los producidos por otros empresarios.

La marca cumple así su función identificadora del origen empresarial. Estas características de distinguir, diferenciar e identificar que conciernen a la marca producen en el consumidor un convencimiento de que los productos adquiridos con esa marca a la vez que tienen un mismo empresario como fuente de origen o producción van a presentar la misma calidad que induce o inclina al consumidor a aceptar esa marca y producto. “De las características que el artículo 56 de la Decisión 85 atribuye a las marcas, la más importante es la de que los signos que la constituyen deban ser “suficientemente distintivos De allí que el signo que se elija para identificar un producto o servicio tiene que ser distintivo y novedoso en relación con otros signos utilizados en el mercado, a fin de evitar la confusión con productos o servicios similares” (Proceso 1-IP-87). 11/05/98 20.44 “El carácter distintivo de una marca tiene que estar vinculado forzosamente a un producto o servicio, es decir, que la distintividad del signo se originará cuando a éste se le relacione con un producto o servicio.

Mientras el signo sea más distante o menos conexión o vinculación o relación tenga con las características genéricas o descriptivas de los productos, será más distintivo para ese producto o grupo de productos” (Proceso 5-IP-94, G. O. N° 177 de 20 de abril de 1995).

3. EL REGISTRO MARCARIO En el Sistema Andino de Propiedad Industrial, el derecho exclusivo sobre una marca sólo nace por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. Se descarta entonces que el uso de una marca, por notoria que sea, pueda tener dentro del área andina alguna protección. El Tribunal en una constante y repetida jurisprudencia ha mantenido este principio: sin registro no existe protección al uso exclusivo de un signo como marca.

La orientación atributiva al ejercicio del derecho sobre una marca, a diferencia de otros sistemas como el anglosajón que consagra el declarativo, permite única y exclusivamente gozar de “los derechos inherentes a la marca quien la inscribe en el registro autorizado correspondiente”. El registro de la marca, tiene así un valor constitutivo, “en la medida que reconoce los derechos de su titular únicamente desde el momento de la concesión del registro” (Proceso 12-IP-95, G. O. N° 199 de 26 de enero de 1996).

Reiterada y abundante es la doctrina y jurisprudencia de este Tribunal respecto a que la única manera de adquirir el derecho a la marca es por medio del registro. “Se exige el registro del signo por parte de la oficina nacional competente”, “la legislación Comunitaria Andina consagra como titulo para adquirir el derecho sobre una marca, quien la haya inscrito en el registro marcario correspondiente ”, “ la única forma de adquirir el derecho al uso de la marca es la de su inscripción en el registro ”, “ solo gozará de los derechos inherentes a la marca, quien le haya inscrito el registro marcario correspondiente”, “ así, por virtud del acto de inscripción de una marca, su titular GACETA OFICIAL adquiere el derecho subjetivo de usarla para la identificación de su producto ” (Proceso 2-IP95, G. O. N° 199 de 26 de enero de 1996, 3-IP95, G. O. N° 189 de 15 de septiembre de 1995, 7-IP-95, G. O. N° 189 de 15 de septiembre de 1995, 32-IP-96, G. O. Nº 279 de 25 de julio de 1997, y últimamente Proceso 20-IP-97 sentencia de 13 de febrero de 1998).

Sobre el punto del registro marcario y los derechos conferidos por el mismo, dentro del Proceso 11-IP-96 (caso BELMONT) el Tribunal expresó: “El registro marcario es un instrumento jurídico por el cual el acto de inscripción de una marca, ante la Oficina Nacional Competente a favor de una persona natural o jurídica confiere a ésta el derecho al uso exclusivo de la misma, como se desprende del artículo 102 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

El régimen imperante en el derecho marcario de la subregión es el del sistema atributivo, en el que la formalización del registro mediante la inscripción de la marca en la Oficina Nacional Competente, es el modo de adquirir el dominio sobre el signo marcario que permite a su titular ejercer el uso exclusivo de la marca. Así lo ha interpretado este Tribunal en los procesos 2, 7 y 12-IP de 1995, Gacetas Oficiales 199 de 26 de Enero de 1996, 189 de 15 de Septiembre de 1995, y recientemente, en el proceso 32-IP-96. “El registro garantiza a su titular la protección contra terceros que pretendan utilizar marcas idénticas o similares mediante la venta, ofrecimiento, almacenamiento, importación o exportación de productos con la misma marca que puedan inducir al público a error o perjudicar al titular del registro, según lo establece el artículo 104 de la Decisión 344 citada. “Oposición.- De conformidad con el artículo 105, inciso 4º, de la Decisión 344, el titular de la marca puede ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento una marca o signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud induzca al público a error.

La oposición a las importaciones de dichos terceros únicamente puede ser ejercida por el titular del registro de importación que use la marca en el mercado interno, según lo establece el inciso 3º del artículo 107 de la Decisión 344, tal como se explica más adelante en la presente interpretación. 11/05/98 21.44 “El derecho a oponerse, que se confiere al titular de la marca, presenta limitaciones como las contenidas en los artículos 105, sobre uso de buena fe con propósito de identificación o de información que no induzca al público a error sobre su procedencia (inciso primero).

También está limitado el derecho de prohibir el uso de la marca a un tercero en el caso de anuncio, ofrecimiento, información sobre disponibilidad y otros usos de buena fe dirigidos a la información al público que no induzca a error o confusión sobre el origen empresarial de los productos (inciso segundo). “En términos generales puede decirse que el titular de la marca podrá ejercer acciones frente a terceros que utilicen marcas idénticas o semejantes, cuando dicha identidad o similitud induzca al público a error (inciso tercero)”.

4. RENOVACIÓN DE UNA MARCA La renovación de una marca no es sino la continuación por parte del titular del ejercicio de sus derechos. Una marca registrada puede subsistir indefinidamente mientras se confieran las sucesivas renovaciones. Según la Decisión 85 quien tenía registrada una marca debía renovarla mediando la presentación de la solicitud más la prueba de uso, antes del término de caducidad del registro anterior.

Una solicitud extemporánea, producía la pérdida del derecho. En estas circunstancias, la marca caducada se convertía en signo disponible para cualquier interesado. El Tribunal en sus diferentes fallos jurisprudenciales que ha tratado este tema, es concordante en prescribir que “la renovación de una marca, se ha de sujetar a su trámite y requisitos a la legislación vigente al momento de solicitarse o formularse tal pedido, cuando la marca haya cumplido (o antes) su período legal de existencia ” (Proceso 09-IP-94, G. O. N° 180 de 10 de mayo de 1995).

El titular de una marca caducada puede volver a registrarla iniciando un proceso nuevo, sin que la concesión posterior signifique la continuación de la anterior. Se genera, en consecuencia un nuevo derecho marcario. En el Proceso 13-IP-95 el Tribunal se refirió in extenso sobre la renovación de la marca, GACETA OFICIAL 11/05/98 22.44 habiendo expresado que “la renovación de una marca, de conformidad con la Decisión 85, depende de la voluntad del titular traducida en dos aspectos: la prueba de uso de la utilización de la marca y la presentación antes del vencimiento del plazo de expiración del registro de la solicitud correspondiente por parte del titular, quien podría desistir de la solicitud o renunciar al derecho que la ley marcaria le confiere. como sí expresamente lo dice la Decisión 344, en el artículo 113: “Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento”.

Ante este vacío y aplicando el principio excepcional de la complementariedad, el Tribunal Andino de Justicia, se ha remitido a la legislación interna como regularadora de esta figura jurídica. Así dijo: “El artículo 70 de la Decisión 85, exige como único requisito para la renovación el uso de la marca, hecho que no se encuentra controvertido en el proceso interno, como tampoco lo está la oportunidad en cuanto al tiempo de presentar la solicitud según las disposiciones de la Decisión 85 (10 de abril de 1989). “El incumplimiento de los requisitos estipulados en el literal a) del artículo 58, habida cuenta de que han sido establecidos en protección del interés público, suele generar una nulidad absoluta del registro de la marca en cuestión, nulidad que por lo tanto es insubsanable. “Estos son los requisitos esenciales para que la autoridad Nacional competente, bajo la Decisión 85, y con la presentación de la solicitud de renovación, procediera a su concesión. “Rechazada una renovación por falta de cumplimiento de los requisitos o por no haber sido presentada la misma, el efecto jurídico es la cancelación del registro o extinción del derecho y la disponibilidad de la marca para el público.

Igual efecto tendría el supuesto de nulidad del registro. No así otras figuras no contempladas en las normas comunitarias”. A partir de la Decisión 311, se confiere razonablemente un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha del vencimiento del registro, para que el titular presente su solicitud de renovación. La prueba de uso ha sido eliminada como requisito de renovación.

5. LA CANCELACIÓN DE LA MARCA El artículo 76 de la Decisión 85 se refería a la cancelación de un registro marcario por parte de la oficina nacional competente, esto es la designada por la legislación interna de cada País Miembro, cuando verifique que el registro se ha expedido contraviniendo las disposiciones de los artículos 56 y 58. El primero que regulaba los requisitos esenciales de un signo para ser registrado como marca; y el segundo que enumeraba las causales de irregistrabilidad, entre las que se menciona la alegada por la actora, del literal g).

Sobre la prescriptibilidad de la acción de cancelación esta norma no hizo referencia alguna, “Mientras que el incumplimiento de los demás requisitos -entre ellos, los de los literales f) y g)- suele producir tan sólo una nulidad relativa, eventualmente subsanable. Así está establecido, por ejemplo, en la mayoría de los sistemas legales europeos. “Frente a la Decisión 85, la cual no distingue expresamente entre prohibiciones absolutas, examinables de oficio, y prohibiciones relativas, examinables a solicitud de parte (ver Sentencia 3-IP-88), ni entre las correspondientes nulidades absolutas o relativas, debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 76 de la misma Decisión en el sentido de que un registro de marca será cancelado, de oficio o a petición de parte, siempre que se verifique el incumplimiento de uno cualquiera de los requisitos establecidos en los artículos 56 y 58 ibídem. “La nulidad consiguiente, de otra parte, habrá de regirse por lo que disponga el derecho interno ante el silencio, en este punto del derecho comunitario”.

(Proceso 4-IP-88, “Jurisprudencia ”, Tomo I, págs. 173 y 174). El acto administrativo es la expresión de la voluntad de la administración con el objeto de producir un efecto jurídico al crear, modificar o extinguir una situación jurídica subjetiva, individual o concreta. Tratadistas como Bartolomé A. Fiorini (“Teoría Jurídica del Acto Administrativo”, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1969), señalan como ejemplo de actos administrativos creadores de situaciones jurídicas individualizadas GACETA OFICIAL o subjetivas precisamente el acto de inscripción, de autorización, de registro, de habilitación, etc.

El acto de inscripción o registro crea una situación jurídica individual para el titular de la marca y es un acto jurídico independiente del realizado por la Oficina Nacional Competente al conceder una marca. En consecuencia cada acto para su impugnación tendría un procedimiento y causa diferente. El acto por el cual el funcionario competente anota en el registro o concede el título material es un verdadero acto administrativo, que si bien no refleja una manifestación de voluntad caería dentro de lo que la doctrina denomina “acto de registro o registral”, en el cual la administración anota o inserta ciertos hechos sobre los “que quiere conferir autenticidad: nacimiento, defunción, etc. o inscribe en un registro público ciertos actos pasados entre particulares: inscripción de una hipoteca, etc.” (AGUSTÍN A. GORDILLO, “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo III, pág. III-15).

También se considera un acto administrativo, la certificación de un hecho llegado a conocimiento de la administración, que por ser acto administrativo estaría sujeto a impugnabilidad si sobre él hubiera algún error, o inexactitud o no fuere conferido en la forma y por la autoridad que la ley exige. El Tribunal en el fallo dentro del Proceso 6-IP-93 (G. O. N° 150 de 25 de marzo de 1994), ha sostenido que la acción de cancelación prevista en el artículo 76 de la Decisión 85, tenía el mismo objetivo que la acción de nulidad contenida en la actual legislación marcaria, esto es, el indicado artículo 113 de la Decisión 344.

En efecto dijo: “resulta ahora que la acción de cancelación del registro por las causales a que se refería el artículo 76 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena ya no existe en el Ordenamiento Jurídico Andino vigente. En su lugar la Decisión 344 ha establecido la acción de nulidad que tiene un carácter facultativo para la autoridad nacional competente”.

Hoy la cancelación de una marca está contemplada en el artículo 108 de la Decisión 344 por las causales de falta de uso y por identidad con una marca notoria (sobre este tema ver Proceso 28-IP-95, marca CANALI). 11/05/98 23.44 La utilización por parte del legislador comunitario de la expresión “el registro de una marca será cancelado ” puede haber dado origen a la interpretación que se refería al acto material de registro, esto es al acto administrativo sujeto a la legalidad y legitimidad en tanto no se resuelva su nulidad, por el cual el administrador inserta la anotación del registro en el libro correspondiente.

Este acto registral puede tener o ser motivo de rectificación o de nulidad según las legislaciones, como por ejemplo, si el título ha sido falsificado, la fecha insertada no es la que corresponde a la fecha de concesión, etc. La Corte Suprema de Justicia de Colombia en sentencia de 31 de marzo de 1981, con ponencia del Magistrado Ricardo Uribe Holguín, diferenció la nulidad del acto de concesión y la consiguiente cancelación del registro, teniendo como antecedente también la Decisión 85.

Sobre el particular expresó: “el propio artículo 596 da la pauta para concluir que se trata de una sola y misma acción. Este texto legal se refiere primeramente a la nulidad del certificado de una marca y en seguida a la cancelación del registro de la misma. Ocurre en esta materia lo mismo que sucede en materia civil: la nulidad se predica de los actos jurídicos y, una vez judicialmente pronunciada, impone como consecuencia la cancelación de la escritura y su registro.

Los actos jurídicos no se cancelan, sino que se anulan, porque ya no amparan una declaración de voluntad jurídicamente eficaz. “En materia administrativa ocurre lo propio, lo que es objeto de nulidad es el acto administrativo que otorgó la Propiedad Industrial sobre la marca, y lo que se cancela es el certificado de la misma y su registro.

La acción, por lo tanto, es la misma, ya se la califique de anulación o cancelación. En realidad se trata de dos pretensiones complementarias”. (“Procedimientos de Propiedad Industrial”, autor: Ricardo Metke, Cámara de Comercio de Bogotá, 1994, pág. 138). La cancelación a que hace mención la norma expresa del artículo 76, se refiere a la revocación o nulidad de la resolución administrativa que confiere la marca, la que produce el efecto de cancelar el registro anterior.

No debe entenderse que se refiera al acto de “anotación registral”, porque éste nada tendría que ver con la GACETA OFICIAL violación de las causales de irregistrabilidad enumeradas en los artículos 56 y 58, las que se contemplan para el trámite previo al registro material, el que no podrá reformarse o anularse sino en virtud de sentencia.

6. MARCA NOTORIA En base de una de las causales taxativas enumeradas en el artículo 58 de la Decisión 85, se demanda por parte de HERMES SOCIETE ANONYME la nulidad (ilegalidad se dice en la demanda) del acto administrativo que denegó la cancelación de la marca HERMES de propiedad del señor Roberto Cepeda Samaniego (resolución 87-1786), sustentándose en su literal g), esto es, la cancelación o nulidad de una marca inscrita aduciendo derecho preferente sobre una notoria, lo que requiere abordar temas relacionados con la marca notoria.

Así el Tribunal se concreta a la: 11/05/98 24.44 cida por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate”. En el Proceso 5-IP-94 el Tribunal precisó aún más esa definición, al expresar que: “La marca notoria es pues aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque ha sido ampliamente difundida entre dicho grupo”.

De las definiciones que se transcribe se puede deducir las características que debe reunir una marca para que sea considerada como notoria: conocimiento y difusión del signo; presencia de un grupo específico de consumidores o usuarios; calidad de los productos. Requisitos para que una marca sea notoria Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa la “marca notoria es la que goza de difusión o -lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca” (“Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S. A., Madrid, 1984, pág. 32).

Según la transcrita norma del literal g) del artículo 58 de la Decisión 85, para que una marca sea protegida como notoria en la Subregión Andina, se requería de conocimiento o difusión previa y del registro en el País donde se solicita la protección o en el extranjero. El uso de la marca no debe equipararse a la difusión o conocimiento, pues bien se daba el caso -y aún puede darse- de que una marca sin uso tenga una difusión intensa en el País donde se solicite la protección. El profesor Manuel Areán Lalín ha definido como “la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada y eventualmente figura registrada”.

(“La Protección de la Marca por los Tribunales de Justicia”, Consejo General del Poder Judicial ANDEMA 1993, pág. 268). El conocimiento y registro de la marca notoria podía reunir estas condiciones en el país donde se solicita la protección, o en el exterior, sin que se pretenda abarcar tampoco a todas las regiones geográficas, sino más bien ha de entenderse como un conocimiento local dentro de la extensión geográfica de un determinado país (Proceso 17-IP-96, G. O. N° 253 de 7 de marzo de 1997).

El autor Ricardo Metke al definir a la marca notoria dice que es la “conocida por un sector mayoritario o representativo del mercado relevante del producto o servicio de que se trate en virtud de uso intenso y constante” “(Revista Colombiana de la Propiedad Industrial”, N° 5 año 1997, Bogotá - Colombia, pág. 152). Lo natural es que una marca que ha tenido un uso frecuente o intenso se haya convertido en notoria por esa circunstancia. Lo general en el mercado es que el titular de la marca inicie el uso conjuntamente con la difusión de la misma.

Uso y conocimiento o difusión son términos paralelos en la marca notoria, aunque no necesariamente coexistentes. Definición de marca notoria Por su parte el Tribunal Andino en el Proceso 1-IP-87 definió la marca notoria como aquella que “goza de difusión, o sea la que es cono- Para que la marca notoria llegue a tener este status jurídico sigue un proceso evolutivo GACETA OFICIAL y cambiante.

Así, una marca común por la intensidad del uso y la difusión puede convertirse en notoria como inversamente una marca notoria puede presentar un descenso de conocimiento entre un público específico y transformarse en marca común o corriente. Este cambio puede producirse con el transcurso de los años y no dentro de un período limitado de tiempo.

Comercialmente hablando, una marca notoria tratará de mantener siempre esa categoría, salvo las excepciones propias que se presentan en un mercado consumidor. Los antecedentes para que una marca sea notoria pueden ser varios. La doctrina los ha concretado en dos, en el “uso intenso de la marca que se ha traducido en la difusión de la misma entre el público de los consumidores” (Profesor José Manuel Otero Lastres, “La prueba de la marca notoriamente conocida en el derecho marcario”, Memorias Seminario Internacional “La Integración, Derechos y los Tribunales Comunitarios”, pág. 244).

La calidad de los productos o servicios es otro factor que encumbra a la marca a que se convierta en notoria. El grupo específico de consumidores difundirá los productos que ampara una marca, cuando éstos satisfagan sus necesidades y el consumidor de este modo se constituya en el primer difusor de su notoriedad. Sin embargo, es necesario advertir que el solo registro de una marca en uno o más Países no otorga por sí la catalogación de marca notoria, sino que, según se ha expresado, ésta resulta del conjunto de factores que es necesario probar ya sea dentro de la etapa administrativa de registro, o en el ámbito judicial cuando el titular de la marca notoria registrada en el País o en el exterior haga valer sus derechos, entre otros para oponerse u observar el registro de una marca cuando se dan las condiciones y requisitos que plantea el artículo 58, literal g) de la Decisión 85, o posteriormente, durante el ejercicio de la acción de cancelación (hoy de nulidad), contenida en el artículo 76 de la propia Decisión 85, que a su tenor expresa “El registro de una marca será cancelado, de oficio o a petición de parte, por la oficina nacional competente cuando verifique que el registro se ha expedido contraviniendo las disposiciones de los artículos 56 y 58 del presente Reglamento”, artículo 58, literal g) que según la demandante ha sido violado. 11/05/98 25.44 Ámbito territorial de la notoriedad Los principios generales que rigen al derecho marcario son el de la “territorialidad” y de la “especialidad”.

Por el primero se entiende que una marca será protegida exclusivamente en el país donde ha sido registrada, conforme al principio atributivo señalado anteriormente. De lo cual se desprenden que para que adquiera protección en otro País Andino el titular debe proceder a su registro. Así mismo, un signo marcario protege no al universo de productos o servicios, sino aquellos comprendidos en una misma clase o que se relacionen entre sí por ser iguales, similares o semejantes.

Un signo que ha adquirido las características de notorio representa para su titular un esfuerzo pecuniario y personal constituyendo además un activo empresarial de inmenso valor. Estos factores o ventajas comerciales pueden ser indebida y maliciosamente aprovechados por un tercero, que al conocer o percatarse de que una marca tiene selling power o un magnetismo comercial especiales, la registre en un tercer país donde el titular no haya procedido a hacerlo, quedando con esta acción desprotegido del derecho al uso exclusivo de la marca y beneficiándose el “traficante” o “pirata de marcas” con el apoderamiento de un signo notorio que representa el esfuerzo de su legítimo titular.

Los principios anotados sufrieron una excepción en la Decisión 85 en cuanto se refiere a la marca notoria, pues a diferencia de la marca común que se protegía contra signos iguales o semejantes para los productos de la misma clase, el artículo 58 literal g) protege a las que “sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares”.

El concepto de clase se ha extendido a un determinado concepto de producto y no podrán registrarse como marcas entonces signos que sean idénticos o similares frente a productos que también sean similares o iguales, protección que se hace extensiva, en cuanto al principio de la territorialidad, para otros países donde la marca notoria no ha sido registrada.

La notoriedad y el registro de una marca en un determinado País no impide su registro en GACETA OFICIAL otro. Resultante de este acto sería la posibilidad del titular de accionar con la nulidad frente a tercero. Confundibilidad entre signos Si la marca persigue como finalidad esencial el distinguir y diferenciar un signo frente a otro y a los productos que ampara, esa función se incumpliría si el consumidor no llegara a precisar o visualizar las características diferenciadoras entre el signo y los productos que va a proteger, situación que produciría efecto negativo en su intención de adquisición originando error en el objeto comprado.

Para evitar estos inconvenientes, las normas legales protegen al signo frente a la confusión que se presente o pudiera darse entre signos ya registrados o por registrase para los mismos o similares productos. La similitud de los productos se ha de analizar en relación con circunstancias externas a su calidad o condición como son la conexión competitiva entre bienes y productos, los canales de comercialización, los mismos medios de publicidad, relación o vinculación entre los productos, uso complementario o conjunto de los mismos, la finalidad y la intercambiabilidad de los productos (Proceso 8-IP-95, G. O. N° 231 de 17 de octubre de 1996).

En consecuencia la similitud de que habla la norma de la Decisión 85 “se refiere a los productos, no a las marcas, o sea que la protección especial de la marca notoria no procede frente a marcas de productos disímiles, diversos o diferentes a los protegidos por aquella”. (Proceso 3-IP-88, G. O. N° 35 de 28 de octubre de 1988, “Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena”, Tomo I, pág. 161 y ratificado en Proceso 20-IP-97).

La confundibilidad entre los signos se puede analizar en varios campos como el visual o gráfico, auditivo o fonético o el conceptual o ideológico, criterios que dan lugar a establecer la similitud o semejanza marcaria. En este caso concreto, las dos denominaciones, HERMES, son idénticas concepto que desplaza a la similitud, no aplicándose en este caso las reglas y criterios para establecer la confundibilidad entre dos marcas, pues la identidad es opuesta a la similitud y “descarta por sí 11/05/98 26.44 mismo toda regla para establecer una comparación diferenciada entre dos signos” (Proceso 17-IP-96), pudiéndose establecer dicha identidad “prima facie con certeza total mediante el simple cotejo de las marcas en conflicto” (Proceso 7-IP-96, G. O. N° 299 de 17 de octubre de 1996).

Prueba de la marca notoria El Tribunal en los Procesos 5-IP-94, 8-IP-95, 17-IP-96, 28-IP-96 (G. O. N° 318 de 26 de enero de 1998) y 20-IP-97, de manera concordante ha mantenido la tesis de que la marca notoria o el hecho de la notoriedad de la marca, en virtud de que nace de hechos o antecedentes posteriores y diferentes o extraños a su registro, debe ser probada.

La notoriedad de la marca es circunstancia que se genera por las acciones ejercidas por el titular de la marca, como la publicidad, las ventas, la inversión, el público consumidor, que todos ellos dan lugar al nacimiento de la notoriedad de un signo, que en varios casos pueden ser desconocidas inclusive por la autoridad administrativa y judicial.

Por lo tanto, es a raíz de la prueba como pretenderá convencer al juzgador de que la marca alegada reúne las condiciones o características para ser declarada como tal, lo que equivale a decir, que un determinado y específico público tiene conocimiento del mismo. El tratadista Otero Lastres, al expresar su opinión sobre el tema ha dicho que “ si la prueba jurídica consiste, como es sabido, en una actividad a través de una comparación entre la afirmación sobre un hecho y la realidad del mismo, la prueba de la marca notoriamente conocida consistirá en comparar la afirmación sobre el hecho de la notoriedad de una marca determinada con la verdadera realidad del conocimiento de dicha marca”.

(José Manuel Otero Lastres, Op. Cit., pág. 241). Señala además que: “Una vez que ya conocemos el hecho que hay que probar, esto es, la notoriedad o, en su caso, el renombre de la marca, estamos ya en condiciones de entrar en el análisis de la prueba de la notoriedad de la marca. Pero antes debemos deshacer un posible error en el que podría incurrirse por la distinta terminología que se utiliza en materia de marcas y en la de la prueba.

En efecto, de GACETA OFICIAL todos es conocido que en materia de prueba rige el criterio de que los hechos notorios no necesitan ser probados: “notoria non egent probatione”. De aquí que se pueda plantear la cuestión de si la notoriedad de una marca es uno de esos hechos notorios que no necesitan de prueba. La respuesta es negativa. Aunque se emplee la denominación de marca notoriamente conocida, lo cierto es que la notoriedad stricto sensu es un hecho que necesita ser probado.

Cosa diferente sucede, a mi modo de ver, con las marcas que son verdaderamente renombradas, como por ejemplo, la marca CocaCola, cuyo extensísimo grado de conocimiento entre los consumidores no parece que necesite de una prueba, por lo que puede ser admitido directamente por los Tribunales como hecho notorio no necesitado de prueba. Naturalmente, puede haber supuestos en los que no esté claro si la marca en cuestión es notoria o renombrada.

En tal hipótesis, lo aconsejable es llevar a cabo la correspondiente actividad probatoria.” El Tribunal Andino dentro del Proceso 8-IP95 dijo: “La protección a la marca notoria, le otorga otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a esa marca esa característica”.

En síntesis, la prueba de la marca notoria al amparo del régimen de la Decisión 85 es necesaria para comprobar el hecho de la notoriedad de la marca sin que esa Decisión establezca ni medios ni criterios probatorios como lo hace el artículo 84 de la Decisión 344. Ante el vacío comunitario, se han de aplicar en cuanto a las pruebas y medios probatorios, los sistemas procesales de cada País Miembro, en concordancia con el principio de la “complementariedad” entre el derecho comunitario y el derecho nacional, de aplicación excepcional cuando ante el silencio del primero, el segundo lo complementa.

La carga de la prueba de la marca notoria La carga de la prueba de la marca notoria corresponde a quien alega o controvierte la legalidad de un acto administrativo concesorio de una marca, impugnación o alegación tanto en la fase administrativa de registro o en la 11/05/98 27.44 etapa judicial de impugnación sobre la validez del acto. Declaración sobre la notoriedad De lo hasta aquí expresado se deduce que tanto el titular del registro marcario con su propia iniciativa y esfuerzo, así como el consumidor que propaga y dictamina sobre el conocimiento de la marca notoria, son los sujetos generadores de la marca notoria o marca notoriamente conocida.

Sin embargo ni el titular de la marca o los consumidores por sí solos podrían llegar a la conclusión de que una marca es notoria, resolución que corresponde bien sea a la Oficina Nacional Competente dentro de la etapa administrativa o a la autoridad judicial, cuando en el trámite o en el proceso se aporten las pruebas para llegar a esa conclusión. Para difundir el conocimiento de las marcas notorias inscritas, el artículo 85 de la Decisión 344 establece un sistema comunitario de información sobre las marcas notorias, norma que dispone lo siguiente: “A fin de facilitar la protección de las marcas notorias, las oficinas nacionales competentes establecerán un sistema adecuado de notificación e información”.

Esta información constituirá un medio de prueba de la notoriedad dentro de la fase de registro, “que podría ser destruida, según anota Otero Lastres, al formular observaciones si se acredita que la correspondiente marca ha perdido la condición de notoria. Y lo mismo cabe decir en el ámbito judicial”. Este listado de marcas notorias no sería el único requisito por sí, para probar la notoriedad, pero constituiría “un indicio muy importante de ello sobre todo si en la lista se incluyesen las marcas declaradas notorias por sentencias firmes de los Tribunales de Justicia”, según asevera el nombrado tratadista Otero Lastres.

La calificación de notoria de una marca no puede ser atribuida ni a la simple afirmación del titular ni de los consumidores en forma aislada, “sino que debe ser el resultado del reconocimiento por resolución en la etapa administrativa o judicial, cuando en el trámite del proceso se aporte las pruebas necesarias sufi- GACETA OFICIAL cientes para que el juzgador con pleno convencimiento pueda calificar a una marca de notoria” (Proceso 28-IP-96).

La declaración del funcionario administrativo de que una marca es notoria derivada de su simple intuición o información o por un conocimiento general que tenga sobre una determinada marca, no es suficiente para que la misma sea notoria. Esa declaración, como acto administrativo puede ser impugnada o recurrida de acuerdo con los trámites procedimentales de cada País Miembro. “El antecedente para que el juzgador declare la notoriedad de la marca y ese hecho sirva para rechazar una solicitud, ha de ser el producto o la consecuencia de un análisis, procedimiento o investigación que haya tenido lugar previamente y que con las pruebas presentadas por las partes lleven al juez a la convicción de que la marca tiene o reúne las condiciones para poder calificarse de notoria”.

(Proceso 28-IP-96). Este criterio fue ratificado dentro del Proceso 20-IP-97, cuando este Tribunal expresó: “La sola afirmación del titular de una marca notoria de que la suya tiene tal característica, no ha de llevar a la administración o al juez a descartar la necesidad de probar la notoriedad para en base de ella rechazar el registro de una marca posterior, toda vez que la convicción de que una marca es notoria ha de producirse por la propia investigación de la administración sumada a la pruebas presentadas”.

Podría surgir la inquietud en el caso de que no se presentaren observaciones y por tanto el juez no cuente con los medios necesarios para demostrar que una marca es notoria, aunque él tenga convicción propia o conocimiento de que el signo distintivo reúne tal condición. Igual situación puede platearse en el caso de anular la marca de oficio por parte de la autoridad respectiva.

El administrador o el juez frente a una situación de esta naturaleza, “con el poder discrecional que tienen y en aplicación de su facultad de realizar el examen de registrabilidad, bien podrían entonces, de oficio, requerir las pruebas necesarias al titular registral de la marca notoria y proceder en base de ellas a conceder o negar la marca posteriormente solicitada, sin que esto signifique una competencia propia de la oficina nacional respectiva sino una necesidad procesal indispensable para que su resolu- 11/05/98 28.44 ción tenga la debida fundamentación y motivación, como lo exige el artículo 85 de la Decisión 313 o el artículo 96 de la 344.

Una resolución con falsa motivación o deficiencias probatorias”, conduciría a que el titular de la marca rechazada por el administrador, por ser irregistrable ante la existencia de una marca notoria, pueda más tarde ser solicitada su anulación, con las perspectivas de que tenga acogida en la fase judicial. “Así lo ha expresado el Tribunal: ’’En el proceso objeto de esta interpretación, dirigido a establecer la notoriedad de una marca, se está frente a una situación en la que la función intermediadora del juez y su apreciación, cognición o juicio, puede resultar de la contradicción que se da como consecuencia de la acción de una de las partes y de la defensa de la otra.

En este contexto podría corresponder a la autoridad administrativa o judicial competente ordenar las pruebas que juzgue necesarias y proceder a la valoración de aquellas presentadas por las partes, con arreglo a los principios de la sana crítica. (Subrayado de esta sentencia). “‘’Pero lo anterior no obsta para que cuando se trate de establecer la calidad de notoria de una marca, al administrador en la vía administrativa o al juez en el proceso contencioso, corresponda apreciar la notoriedad de una marca, bien porque cuando actúa de oficio -como en el caso de rechazarla, o de declarar la nulidad de aquella- pueda aplicar su propio conocimiento acerca de la notoriedad de la marca; o porque, frente al aporte de pruebas por las partes, a él compete valorarlas de acuerdo con los principios de la sana crítica.

Esta participación activa del administrador o del juez, según el caso, en la determinación del carácter notorio de la marca, garantiza la protección de ésta, no sólo en beneficio de las partes en conflicto, sino también en interés general del consumidor’”. (Proceso 5-IP-94). “En este mismo sentido se orientó el fallo dentro del Proceso 7-IP-96, al expresar que “la autoridad cuando actúa de oficio decide de conformidad con los hechos y con las pruebas que obren en el expediente, aplicando además su propio criterio y evaluando las pruebas de acuerdo con las normas de la sana crítica”.

GACETA OFICIAL El requisito de la prueba en los casos demandados en base de una marca notoria, se hace más necesaria cuando el propio Tribunal, en el fallo 5-IP-94, dijo: “El papel activo del administrador o juzgador que señalan las más evolucionadas tendencias procesales para llevar la iniciativa en la dirección e impulsión del proceso, no significa, tampoco, que la determinación de la notoriedad de la marca deba hacerse depender únicamente de la mera convicción íntima del juzgador”, con lo cual ni la más convincente apreciación subjetiva de un administrador o del juez pueden dictaminar sobre la notoriedad de una marca, excepción hecha, en algunos casos, de las marcas renombradas, según la teoría de Otero Lastres, antes enunciada.

Momento en que la marca notoria debe tener tal calidad. Se ha manifestado en renglones anteriores que la marca notoria no nace como tal para su registro, sino que es el fruto de un procedimiento evolutivo debido principalmente al esfuerzo del titular para promover y mantener su marca en esa categoría especial. Esas circunstancias obligan al administrador o al juez a determinar con precisión el momento en que la marca ha adquirido la notoriedad a fin de que prospere sea la oposición u observación de una marca por registrarse o para impugnar en base de la marca notoria el registro de otra marca.

El Tribunal ha dicho que “en una acción de cancelación o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento en que la marca controvertida se presentó a registro y fue tramitada. La marca debe ser notoria con anterioridad a la nueva marca por registrarse” (Proceso 17-IP-96).

Si con la acción de cancelación prevista en el artículo 76 de la Decisión 85, lo que se pretende es dejar sin valor un registro marcario a consecuencia de la nulidad del acto administrativo que confirió el registro marcario, las causales de nulidad deben ser las puntualizadas o existentes al momento de tramitarse la solicitud de la marca cuyo registro se impugna, ya que en ese momento procesal se calificaron los requisitos de fondo de una marca para acep- 11/05/98 29.44 tarse o no el registro.

Si la impugnación a una marca registrada se fundamenta por haber existido previamente una notoria, entonces la prueba de esa notoriedad se retrotrae al momento de la solicitud de la marca impugnada. De acuerdo con la Decisión 85, la cancelación podía originarse de oficio o a petición de parte, parte que es la legitimada activa para proponer la acción de cancelación. La legitimación requerida en el transcrito artículo 76 de la Decisión 85, para solicitar ante la oficina nacional competente la cancelación de una marca expedida en contravención de las disposiciones de los artículos 56 y 58 se origina en la propia Oficina Nacional Competente o a petición de parte, la que según la interpretación de esta norma realizada dentro del Proceso 4-IP-95, G. O. N° 253 de 7 de marzo de 1997, podría abarcar “cuando más, aparte de los titulares de derechos subjetivos, también y sólo a los interesados legítimos; pero nó a los simples interesados, quienes sí quedan cobijados en cambio por la expresión ‘cualquier persona’, en tratándose de patentes”. “Deberá, en consecuencia, el juez nacional determinar previamente si el demandante en el proceso contencioso administrativo instaurado ante el Consejo de Estado -proceso subsiguiente al agotamiento de la vía administrativa mediante los respectivos procedimientos administrativos internos- reúne las condiciones de legitimidad para recurrir impuestas por el artículo 76 de la Decisión 85.

En ambos tipos de procedimientos (administrativos internos, y contencioso-administrativos), la legitimación activa se encuentra normalmente equiparada en cuanto a sus requerimientos, para evitar de esa manera asimetrías en la que constituye una necesaria secuencia procedimental; pero en definitiva, es el legislador de cada País Miembro el habilitado para establecer esas condiciones, y, por su parte, el juez nacional el único competente para interpretar las normas de aquél emanadas”. “Si se consideran los principios anteriores, se tiene que estamos en presencia de una controversia sobre la validez de un registro de propiedad industrial que durante la vigencia de la Decisión 85 podía ser cancelado de oficio o a petición de parte, por la oficina nacional competente, con lo cual sus efectos jurídicos y el GACETA OFICIAL derecho derivado de ellos, de usarla en forma exclusiva, podrían terminarse por razón de la cancelación del mismo.

Esta figura de cancelación del registro que regula el derecho de uso y goce de la marca, está consagrada en una disposición procesal, similar a aquellas que de acuerdo a la normativa contenida en las Decisiones de propiedad industrial, debe regirse por una norma posterior”. (“Jurisprudencia ”, Proceso 6-IP-93, Tomo III, pág. 106). Como sistema comparativo de interpretación, el artículo 108 de la Decisión 344 faculta a la Oficina Nacional Competente a cancelar el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, e interpretando esta norma, el Tribunal en el Proceso 1-IP-94, expresó: “Considérese objetivo o subjetivo el sistema comunitario, este Tribunal interpreta que la legitimación para recurrir no es sino sólo un aspecto parcial de uno u otro sistema. “Pero, además, en el caso y por lo que pudiere interesar al de autos, también debe entenderse que de un sistema exclusivamente objetivo (es decir, orientado a lograr, como valor supremo la protección de la legalidad en abstracto), generalmente abierto a todos (acción popular), no podrían quedar excluidos los interesados personales, legítimos o directos (o que conjuguen a la vez todas esas cualidades), sino por el contrario, se encontrarían necesariamente incluidos al menos dentro de la masa de los “simples interesados”, quienes tendrían acceso a dicho proceso en virtud de la popularidad de la acción; “acción popular” que es, por definición, la que se encuentra abierta a todos.

Así se declara.” (“Jurisprudencia ”, Tomo III, pág. 142). La acción de nulidad según el artículo 113 de la Decisión 344 puede ser decretada por la autoridad nacional competente de oficio o a petición de parte interesada, fundado en las causales todas de ilegalidad previstas en esa norma. Parte interesada que “podría incluir también a los interesados legítimos, concepto este último ya precisado, tanto por la doctrina universal como por las sentencias de este Tribunal” (Proceso 28-IP-95.

Véase al respecto la sentencia en la marca COLSUBSIDIO de fecha 24 11/05/98 30.44 de septiembre de 1997, Proceso 10-IP-97 G. O. N° 308 de 28 de noviembre de 1997). En consecuencia, si se ha iniciado la acción por la parte interesada, al amparo de la Decisión 85, la categoría de notoria debe haberse conservado también para el momento de ejercer el derecho de impugnación de la marca registrada, por la parte interesada, parte que debe entenderse por quien es titular de la marca notoria, porque así lo exige el literal g) del artículo 58: que la marca sea inscrita y conocida.

Ámbito subjetivo de la marca notoria En este punto se quiere llegar a precisar quienes son los que deben conocer sobre el hecho de que una marca es notoria, es decir, quienes son los sujetos que pueden en un momento dado ser los calificadores o testigos del hecho de la notoriedad. Reiteradamente el Tribunal ha expresado que la notoriedad debe darse en el conocimiento de un grupo específico de los consumidores y no del público en general (Proceso 1-IP-87, 5-IP94, 17-IP-96).

El conocimiento se circunscribe entonces a los círculos interesados del correspondiente sector. Esta extensión subjetiva del conocimiento de la marca sirve para diferenciarle de aquellas que la doctrina ha llamado “renombradas” o de “renombre” en las cuales la difusión se extiende hacia la generalidad del público de los consumidores. Para otras legislaciones o en otros pronunciamientos jurídicos, los sectores para tomar en cuenta la notoriedad han sido calificados como “sector pertinente del público” o “el público relevante” que comprendería no sólo a las personas afectadas por el uso de las marcas, sino todas aquellas que estén involucradas con los productos o servicios durante o después de su venta” (Artículo 16 de ADPIC y Ricardo Metke en “Revista Colombiana de la Propiedad Industrial”, N° 5, Año 1997, Bogotá Colombia, pág. 152).

Al referirse a esta temática el Tribunal dentro del Proceso 20-IP-97 dijo: “El Profesor Manuel Areán Lalín al examinar el grado de extensión de la marca notoria ha expresado que “el calificativo de notoria se atribuye a la marca GACETA OFICIAL 11/05/98 31.44 que es conocida por la mayor parte de los consumidores o usuarios del correspondiente sector del mercado, es decir, del tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca.

Y la denominación de renombrada se reserva para aquella marca que goza de difusión y prestigio entre la inmensa mayoría de la población: su reconocimiento por el 80% del público ha llegado a exigir la jurisprudencia alemana, según se recuerda en la sentencia del Tribunal del Distrito de Munich de 1° de Diciembre de 1994 relativa a la marca “SHELL” (2 EIPR 1996, pág. D-45)”.

(“Los Retos de la Propiedad Industrial en el siglo XXI”, Primer Congreso Latinoamericano sobre la protección de la Propiedad Industrial, INDECOPI - OMPI, Lima 1996, pág. 186). razón social de “FABRICA HERMES”, nombre que perteneció al señor Jaime Yanowsky B., con inscripción en la Cámara de Comercio del cantón Quito de fecha 6 de noviembre de 1954, a quien Cepeda subrogó en los derechos sobre la empresa. “No pretende este Tribunal cuantificar el porcentaje de conocimiento que la marca notoria debe registrar entre los consumidores o el público relevante usuario de los productos protegidos.

Pero para que una marca tenga tal categoría y reduciéndose su conocimiento a un grupo o público relevante, no podría aceptarse un porcentaje menor de un 60%, porcentaje que podría variar de acuerdo al producto a que se refiera la marca notoria, pues en una que ampare productos de consumo masivo o popular, el porcentaje bien podría ser mayor, entendiéndose o suponiéndose que ese porcentaje conoce la marca, y en la mayoría de los casos la utiliza, conocimiento que no significa utilización, en tanto que utilización significa conocimiento”.

Cada titular de la marca se adjudica para sí el derecho prioritario de la notoriedad sobre la otra. La del señor Cepeda a nivel nacional en el Ecuador, y la impugnante a nivel internacional.

7. MARCAS ENFRENTADAS Sin que implique una apreciación de los hechos internos o una valoración de las pruebas presentadas, intromisión prohibida para este Tribunal por el artículo 30 de su Tratado, sino más bien para percepción real de las circunstancias, es necesario para este Tribunal determinar que la marca HERMES del señor Roberto Cepeda Samaniego fue inscrita mediante número 991 del 22 de diciembre de 1967 y tuvo vigencia desde el 25 de febrero de 1964 al 25 de febrero de 1984, y mediante solicitud de 27 de junio de 1984 se confirió un nuevo registro con vencimiento el 27 de diciembre de 1984, renovados hasta el 27 de diciembre de 1994.

Anteriormente el señor Roberto Cepeda se inscribe en la Cámara de Comercio bajo la La actora Société Anonyme propietaria de la misma marca inscribe la suya el 21 de noviembre de 1956 en la “Organisation Mondiale de la Propiété Intellectuelle” (OMPI) y el 16 de octubre de 1979 en el “Institute Nationale de la Propiété Industrielle” de Francia. Esta compañía, según se anota en los documentos presentados, inscribió en el Ecuador la marca HERMES para productos distintos, la que también caducó. La inscripción de la marca, como se ha manifestado no da lugar a la notoriedad, por lo que corresponderá a cada parte en conflicto o al juez solicitar las pruebas sobre el conocimiento notorio de la marca.

La existencia en estas circunstancias de dos marcas alegadas como notorias deberá resolverse sobre la prioridad en la notoriedad, con preferencia y aplicando el principio de la territorialidad de la marca en el Área Andina. La alegación del uso del nombre comercial FABRICA HERMES, -frente a una marca notoria en el período en que rigió la Decisión 85-, no tendría efecto jurídico, pues para ese entonces el nombre comercial no era protegido por el sistema comunitario.

El Tribunal en esta oportunidad, se ratifica en lo dicho en el Proceso 20-IP-97, en todo cuanto fuere pertinente, “No obstante el Tribunal sí puede advertir que pese a la inexistencia del registro de una marca notoria que tuvo su anterior registro y que ha venido siendo utilizado por muchos años, la obtención de un registro por un tercero de una denominación idéntica o similar para los mismos productos, si bien no transciende al campo marcario puede significar un aprovechamiento del nombre de la marca y un enriquecimiento sin causa justa que bordearía el campo de la competencia desleal.

GACETA OFICIAL “Con una mayor apertura, el artículo 6 bis del Convenio de París 1967, protege al titular de la marca notoria, no sólo por el registro, sino por el uso, amparando al extranjero usuario de una marca notoria que no tenga su registro en un segundo país en el cual un tercero pretenda registrar dicha marca. “El artículo 16 del ADPIC protege a los titulares de una marca de fábrica o de comercio registrada, así como también admite la posibilidad de que los Miembros reconozcan derechos basados en el uso”.

Si durante la vigencia de la Decisión 85, se probaba que se introdujeron al Ecuador, unos productos amparados con esa misma marca y otros iguales por parte del titular de la marca impugnante, éste habría adquirido un derecho, en virtud del artículo 75 de la Decisión 85, que decía: “El titular de una marca no podrá oponerse a la importación o internación de mercancías o productos originarios de otro País miembro que lleven la misma marca.

Las autoridades competentes nacionales exigirán que los productos importados sean clara y suficientemente distinguidos con la indicación del País Miembro donde fueron producidos” (Ver Proceso 2-AI-96, caso BELMONT). Con los razonamientos que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Según la Decisión 85, para que un signo sea registrable como marca debe ser novedoso, visible y suficientemente distintivo. 2.

Además de los requisitos señalados en el numero anterior el signo apropiable como marca no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad taxativamente establecidas en la ley comunitaria. 3. El sistema andino marcario otorga el derecho al uso exclusivo de una marca, únicamente mediante el registro. 4. Para que una marca notoria pueda impedir el registro de otra solicitada o anular el registro ya efectuado, dicha notoriedad tiene que haber sido anterior a la solicitud 11/05/98 32.44 impugnada, notoriedad que deberá ser probada debidamente conforme a los medios procesales internos de cada país. 5.

Corresponderá a la autoridad administrativa o judicial competente ordenar las pruebas que juzgue necesarias y proceder a la valoración de aquellas presentadas por las partes, con arreglo a los principios de la sana crítica. 6. Adjudicándose dos titulares en distintos países la notoriedad de la marca, prevalecerá el derecho de quien demuestre prioritariamente dicho conocimiento y notoriedad. 7.

La sola afirmación del funcionario administrativo que declare que una marca es notoria, sin el respectivo sustento probatorio, es una declaración que puede ser impugnada. Así mismo, el solo registro de una marca en diferentes países sin la prueba suficiente del registro y conocimiento de la marca, no puede llevar a la calificación de ésta como notoria. 8.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Primera Sala, deberá adoptar la presente interpretación al dictar su sentencia dentro del proceso interno 3610/ 88, de conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto de este Tribunal, notifíquese con esta sentencia al Organismo citado en el numeral anterior, mediante copia sellada y certificada.

Remítase así mismo copia de esta sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial. Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO GACETA OFICIAL 11/05/98 Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO 33.44 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Peralvo Mendoza Secretario a.i. Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. PROCESO 13-IP-98 Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Dr. Juan Alberto Polo Figueroa, e interpretación de oficio del artículo 89 ibídem.

Actor: Fábrica de Dulces y Bocadillos El Rosal y Cía. S. en C., marca: "EL ROSAL" (Mixta). Expediente Interno N° 4048. Quito, 20 de marzo de 1998 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA VISTOS: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Dr. Juan Alberto Polo Figueroa, solicita a este Tribunal Comunitario la interpretación por vía prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que dicha solicitud tiene origen en el proceso interno instaurado por la FÁBRICA DE DULCES Y BOCADILLOS EL ROSAL Y CIA. S. EN C., expediente N° 4048, la que pretende obtener la nulidad de los siguientes actos administrativos, expedidos por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio: a) Resolución N° 46.893 de 23 de noviembre de 1994, "mediante la cual se negó el registro de la marca EL ROSAL (mixta), para distinguir servicios inherentes a la satisfacción de necesidades propias de los alimentos comprendidos en la clase 42 de la clasificación internacional de Niza, solicitado por FABRICA DE DULCES Y BOCADILLOS EL ROSAL Y CIA. S. EN C." b) La resolución N° 1030 de 29 de mayo de 1996, "mediante la cual se confirma la anterior resolución".

Que, el Consejero Ponente ha considerado como puntos relevantes para la interpretación, los siguientes: "HECHOS DE LA DEMANDA "La FABRICA DE DULCES Y BOCADILLOS EL ROSAL Y CIA. S. EN C. presentó el 9 de mayo de 1994, a través de apoderado, solicitud de registro de la marca EL ROSAL (mixta) para distinguir servicios inherentes a la satisfacción de necesidades propias de los alimentos, comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, la que fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial sin que se presentaran observaciones por parte de terceros.

"La División de Signos Distintivos mediante resolución número 46893 de noviembre 23 de 1994, decidió negar el registro argumentando que la marca EL ROSAL (mixta), clase 42, era confundible con la marca FLORES EL ROSAL (nominativa), registrada a nombre de FLORES EL ROSAL LTDA., para amparar servicios de comercialización en todo tipo de productos, según certificado de registro número 140090 vigente hasta diciembre 31 de 1996.

GACETA OFICIAL "Contra la resolución 46.893 de 23 de noviembre de 1994, la Fábrica de Dulces y Bocadillos El Rosal S. en C., por intermedio de apoderado interpuso recurso de apelación, el que a la fecha de presentación de la demanda, no había sido resuelto. "FUNDAMENTOS DE DERECHO "En los fundamentos de derecho manifiesta la actora que se violaron las siguientes normas de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: "a).

El artículo 81 de la Decisión 344, dado que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio en la resolución demandada desconoció el hecho de la existencia del elemento de la distintividad, elemento que no puede analizarse en abstracto, sino en la concreción de la relación entre los potenciales signos en conflicto.

Se requiere de un análisis para desentrañar la relación que envuelve la representatividad de un significante con la realidad de lo significado, así el servicio significado por flores no puede ser confundido con el servicio significado por alimentos, independientemente de que el significante pueda ser, en gracia de discusión, similar. La norma (art. 81) es clara al exigir la distintividad entre productos o servicios similares o idénticos; identidad y similitud que no existen entre las flores como producto o servicio y los alimentos como producto o servicio.

"b). El literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, puesto que se desconoció el cambio manifiesto en la legislación, ya que de acuerdo con el artículo 58 de la Decisión 85 ya derogada, no podían registrarse las marcas que fueran confundibles con otras ya registradas, para productos o servicios comprendidos en una misma clase.

Actualmente y de acuerdo con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, es muy claro que la causal de irregistrabilidad se da en el caso de que la marca que se pretenda registrar pueda inducir a error con otra marca ya registrada para los mismos productos o servicios. "Existe además la realidad de que las flores y los alimentos son productos comercializados en diferentes establecimientos; y si su 11/05/98 34.44 comercialización llegara a ser en el mismo establecimiento, se haría en diferentes zonas o departamentos de dicho establecimiento, razón por la cual, no existe ninguna posibilidad de que se induzca a error al público".

El Tribunal amplía los hechos resumidos tomando en consideración los documentos agregados al Proceso, entre otros, el recurso de apelación, la Resolución N° 1030 del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial y la contestación a la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

1. RECURSO DE APELACIÓN La actora al recurrir de la Resolución N° 46893 que niega el registro de la marca "EL ROSAL", lo sustenta en el hecho de que la expresión "EL ROSAL" es mixta que contiene en su etiqueta las figuras de unas flores y unas frutas, y en la parte superior está la denominación "EL ROSAL". Del análisis que hace de los signos enfrentados, concluye que no son objeto de confusión, por ser "FLORES EL ROSAL" una marca compuesta, y desde el punto de vista ideológico "EL ROSAL" no guarda relación alguna con la naturaleza, cualidades y funciones de sus productos, en tanto que "FLORES EL ROSAL" constituiría una marca sugestiva con un significado propio.

En cuanto a los productos protegidos por la una y por la otra, advierte que Flores El Rosal Ltda., tiene por objeto social "la producción industrial de toda clase de flores, mediante la adquisición, montaje y explotación de las instalaciones adecuadas; así como su comercialización en los mercados nacionales y del exterior", en tanto la expresión "EL ROSAL" se ha solicitado para identificar productos relacionados con confites, dulces y bocadillos, por lo que las dos marcas identifican productos totalmente distintos. 2.

RESOLUCIÓN N° 1030 DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Al confirmar la resolución impugnada, esto es la 46.893, el Superintendente de Industria y Comercio, fundamenta el acto administrativo anotando que la función de la marca es la de GACETA OFICIAL "individualizar en el mercado los productos o servicios de un empresario de los productos o servicios de otro empresario", porque la marca debe tener fuerza distintiva de tal manera que "mientras el signo esté más lejos de las características genéricas o descriptivas de los productos o servicios más carácter distintivo tendrá", función que no se cumpliría si en el mercado coexistieren marcas registradas semejantes o idénticas, para los mismos productos o servicios o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En base a la sentencia de este Tribunal en el Proceso 09-IP-94 y a las reglas para analizar una marca expuestas en la misma, el funcionario administrativo advierte que "existe similitud evidente entre los signos susceptibles de inducir a error al público consumidor". Anota que la marca "FLORES EL ROSAL" distingue servicios de comercialización para todo tipo de productos, y en especial los de la clase 42, por lo que existe una relación entre los servicios de la marca registrada y los del signo solicitado. 3.

CONTESTACIÓN A LA DEMANDA POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO En su defensa arguye que en las resoluciones dictadas N°46893 del 23 de abril de 1994 y la 1030 de 29 de mayo de 1996, no se violó norma alguna, y que la Superintendencia de Industria y Comercio, se ajustó plenamente al trámite previsto en materia marcaria, garantizándose el debido proceso y el derecho de defensa.

Anota que la Oficina Nacional Competente al efectuar el respectivo examen de la marca "EL ROSAL" concluyó acertadamente, pues de acuerdo al artículo 81 de la Decisión 344 "la esencia de toda marca es su naturaleza distintiva, su objetivo primordial es que identifique un producto o servicio y, que permita tanto a los consumidores como a los empresarios identificar los productos o servicios que se encuentran en el mercado" y que entre las dos marcas en disputa, es evidente las similitudes que llevarían a incurrir en error al consumidor produciéndose, en caso de coexistencia, confusión en el público consumidor. 11/05/98 35.44 Conforme a lo expresado anteriormente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, procede a la interpretación requerida.

NORMAS A INTERPRETARSE Que a este Tribunal, como se ha reiterado en fallos anteriores, le corresponde determinar las disposiciones que han de ser interpretadas, por lo que está facultado para extender la interpretación a otras no comprendidas en la solicitud o excluir aquellas que no resultaren aplicables al proceso interno que ha dado lugar a la consulta.

Por tal razón, en consecuencia, procederá también a interpretar el artículo 89 de la Decisión 344. DECISIÓN 344: Artículo 81: "Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. "Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” Artículo 83: "Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: "a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;".

Artículo 89: "El peticionario de un registro de marca, podrá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios. Asimismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios principalmente especificados. "La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud.

Dicho requerimiento de modificación se GACETA OFICIAL tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la presente Decisión. "En los casos previstos en el presente artículo, no podrá modificarse la solicitud para cambiar el signo ni para ampliar los productos o servicios principalmente especificados".

1. REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO SEA REGISTRABLE Son los que constan detallados en el artículo 81 de la Decisión 344, esto es: perceptibilidad, suficiente distintividad, y susceptibilidad de representación gráfica. Un signo imperceptible, esto es, que no pueda ser apreciado por los sentidos, no podría constituir marca por la imposibilidad física o material de que el consumidor pueda apreciarlo, compararlo, examinarlo y diferenciarlo de otros signos. La perceptibilidad es consecuencia lógica de la expresión material que el titular de la marca debe impregnar en los productos o en sus envases, para que el consumidor adquiera la capacidad de receptarlos y de solicitarlos.

La marca es un bien inmaterial que requiere para que cumpla sus fines, de una identidad material y lograr de este modo su función identificadora. La perceptibilidad del signo nace como condición necesaria de la definición y de los objetivos que persigue la marca. El signo puede ser perceptible por cualquiera de los sentidos, constituyendo los más comunes el de la vista y el auditivo, cuyos medios frecuentes de representación son las palabras, denominaciones, conjunto de expresiones, gráficos, colores, etc.

De la definición que trae el artículo 81 sobre lo que es la marca, se puede colegir, como así lo establece también la doctrina, que un signo tiene como función esencial y primordial diferenciar unos productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Si el signo carece de cuño o fuerza distintiva, no cumpliría con esa función esencial de 11/05/98 36.44 diferenciar e individualizar un producto o servicio de otros, razón por la cual sería irregistrable.

La distintividad del signo se ha de enfocar considerado éste individualmente frente a los demás signos, como también es necesario analizarlo comparandolo con los productos o servicios que el signo protege o va a proteger. Sobre esta característica de la marca, en el Proceso 32-IP-96 (Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 279 de 25 de julio de 1997), el Tribunal dijo: "‘El requisito de distintividad se origina o se justifica por la esencia misma de una de las funciones principales que tiene la marca (distinguir productos y servicios), y los objetivos que se persigue con ese requisito son dos: proteger al empresario de una imitación, copia o asimilación de su signo por parte de terceros para provecho comercial y económico, infracción con la cual se puede llevar a confundir al consumidor sobre el origen de los productos que los signos amparan; y el interés de proteger al público consumidor en la facultad para exigir, por la distintividad, el producto con marca que reúna las características y cualidades que esa marca le ha satisfecho".

Si la identidad que debe existir entre signo y producto se desdibuja o diluye porque productores de bienes similares utilizan nombres idénticos o semejantes, el consumidor no podrá diferenciar el producto a través del signo anejo a él. Si el signo representa el nombre o las características esenciales del producto, tampoco se daría la capacidad distintiva necesaria porque el nombre del producto no podría distinguirlo o diferenciarlo de otros signos o de otros productos.

La representación gráfica es una condición formal que exige el artículo 81 de la Decisión 344, para fines de impresión, de procedimiento y archivo. Por la representación gráfica el titular trasmite en forma material el contenido, la forma, las dimensiones y características del signo lo que permitirá más tarde con la publicación que la norma exige, que los competidores puedan conocer y apreciar el signo para establecer las diferencias o semejanzas con el ya registrado o ya solicitado y poder presentar las impugnaciones a través de sus observaciones.

GACETA OFICIAL 2. CONFUNDIBILIDAD Las normas marcarias protegen al titular de un derecho sobre un signo frente a lo que la doctrina ha calificado como "el riesgo de confusión" o la "similitud confusionista", protección que deriva de la función esencial de la marca descrita anteriormente. Si el signo por registrarse no es apto por sus propias condiciones o características intrínsecas o por sus cualidades extrínsecas, para distinguir y diferenciar un producto frente a otros signos por registrarse o registrados o con los productos que protege, perdería su naturaleza distintiva.

La marca que es idéntica o semejante a otra para proteger los mismos o similares productos, produciría en el consumidor medio un error o confusión en lo que respecta al producto o al origen empresarial. Si el consumidor se encuentra imposibilitado de distinguir un signo frente a otro, creando en su mente señales de identidad equívoca o semejanza, que no le permitan distinguir un signo de otro, se presentaría la confusión entre dos marcas, la que afecta "a los medios comerciales y al público consumidor a quien se induce a error de consentimiento; se deterioraría su capacidad de discernimiento que lo lleva a comprar un determinado producto y no otro, dada la naturaleza del producto, su procedencia, su modo de producción, su calidad y demás características que él conoce" (Proceso 5-IP-94 G. O. N° 177 de 20 de abril de 1995). 11/05/98 37.44 gistrarse y no pueden coexistir ante la clara disposición de la norma contenida del artículo 83 literal a).

Esta norma prohibitiva ratifica el concepto de la "especialidad de la marca", que ampara la protección no al universo de productos sino con aquel grupo de productos o servicios que puedan tener alguna conexión competitiva, aunque estos se encuentren especificados en otra clase del nomenclator. La confundibilidad, uno de los problemas más frecuentes y de complicada solución no tienen fórmulas precisas y sacramentales para establecer su existencia y es el criterio propio del administrador o del juez el que prima en cada caso.

Sinembargo ese criterio no debe ser absoluto ni arbitrario. Para la formación de su criterio existen reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han delineado como se indica en el punto 3 de esta sentencia.

3. CAMPOS DE COMPARACIÓN DE UN SIGNO PARA DETERMINAR LA CONFUSIÓN La doctrina ha establecido -y la jurisprudencia del Tribunal ha recogido-, los campos en los cuales puede producirse una similitud entre dos signos que lleguen a determinar la existencia o la posibilidad de una confusión. Ellos son el visual, el auditivo, y el ideológico. De estos tres análisis, pueden presentarse similitudes gráficas u ortográficas; fonéticas y conceptuales.

No se requiere según la norma citada un error real y actual, sino una potencial confundibilidad o la sola probabilidad de confusión entre los signos y los productos, esto es la confundibilidad nace con "la simple duda o incertidumbre de que al ingresar al registro una nueva marca solicitada pueda ésta producir en el consumidor dicha confusión con la marca inscrita o solicitada" (Proceso 32-IP-96, Gaceta Oficial Nº 279 del 25 de julio de 1997) De la combinación de estos factores, pueden darse casos de signos con igual visualidad pero con diferente contenido ideológico, o diferente pronunciación; o signos con distinto significado, diferente escritura pero la misma pronunciación. De presentarse la similitud entre los signos en uno cualquiera de estos campos, el signo será irregistrable para productos similares.

No es necesario que la similitud o confusión se produzca en los tres aspectos. Si un signo que se pretenda registrar es similar a otro anterior solicitado o registrado, podría producir esa confusión que precisamente la ley trata de precaver mediante la necesaria diferenciación que debe existir entre los productos que ambos signos protegen o van a proteger.

Por eso marcas idénticas o semejantes para los mismos productos, no pueden re- El número de palabras, sílabas, ubicación de las consonantes o vocales, son circunstancias que pueden determinar la similitud de los signos sea por su visualidad o por su pronunciación. Las mismas reglas se aplicarán cuando el signo denominativo esté formado por una sola GACETA OFICIAL palabra o represente un conjunto distintivo integrado por dos o más vocablos (signo compuesto).

La regla primaria de análisis para llegar a determinar la existencia o no del riesgo de confusión entre dos o más signos, es que éstos deben confrontarse o examinarse en su totalidad o en su composición global sin desmembraciones, análisis pormenorizados, técnicos o matemáticos o mutilaciones de palabras o sílabas y sin atribuir a cada sílaba o palabra "contenidos propios, que no reflejen el contenido o concepto del signo a registrarse, esto es en una descomposición de su unidad gráfica, fonética o conceptual" o sin "cercenar, dividir o mutilar el signo en palabras si la expresión es compleja o compuesta o en sílabas y letras, si es una expresión simple" (Procesos 27-IP-96 G. O. N° 279 de 25 de julio de 1997 y 32-IP96).

Para poder llegar a concluir sobre la confundibilidad entre dos signos hay que precisar más sus semejanzas que sus diferencias, precisamente para evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al analizar las marcas a fin de que se forme su criterio diferenciador a base de contrastar las marcas mediante el impacto que ellas le causen a primera vista o impresión. De ahí que el examen de registrabilidad entre dos marcas deba partir de un análisis comparativo global entre ellas.

En los signos confrontados, la marca registrada "FLORES EL ROSAL" y la solicitada "EL ROSAL", sin que signifique una mutilización del signo o una división de las palabras, es necesario advertir que el término "FLORES" no es la característica esencial o la palabra que imprima distinción al signo denominativo, ya que por su genericidad no sería apropiable por persona alguna con el carácter de exclusivo.

Este vocablo no cumpliría tampoco con la función diferenciadora o distintiva del signo, por ser precisamente un término genérico. Sobre este tema, el Tribunal Andino, dentro del Proceso 25-IP-97, afirmó: "La exclusión de los componentes genéricos dentro de la comparación de marcas denominativas tiene su razón de ser: tales componentes no son apropiables en exclusiva y nadie puede pretender desplazar con el registro de esos nombres a otros comerciantes interesados en el uso de 11/05/98 38.44 ese vocablo.

Además, si el consumidor va a asociar el término genérico con el producto en sí mismo y no con el origen empresarial, ese término no cumple ninguna función marcaria. En estos casos el examen del signo marcario ha de realizarse prescindiendo de esos términos y analizando en su globalidad el resto del signo, que deberá en todo caso, en su conjunto mantener la fuerza distintiva que requiere un signo para el registro.

De esta forma se cumpliría a cabalidad el objetivo que se persigue al examinar una marca, cual es, determinar la impresión general que el signo produce en la mente del consumidor. (Ver Carlos Fernández - Novoa, "Fundamentos de Derecho de Marca", pág. 201 y 217)". La dimensión más característica de los signos enfrentados que constituyen el elemento predominante y que serviría de punto de comparación, es el término "EL ROSAL" que por su identidad visual, conceptual y gráfica desvirtúa toda regla de comparación. Lo idéntico se contrapone a semejante o similar, y "descarta por sí mismo toda regla para establecer una comparación diferenciada entre dos signos" "pudiéndose establecer dicha identidad "prima facie" con certeza total mediante el simple cotejo de las marcas en conflicto" (Procesos 17IP-96 G. O. N° 253 de 7 de marzo de 1997, 7-IP-96 G. O. N° 299 de 17 de octubre de 1996 y 8-IP-98).

4. COMPARACIÓN ENTRE DENOMINATIVAS Y MIXTAS MARCAS Las marcas denominativas pueden estar conformadas con una sola palabra o un conjunto de palabras, es decir, formar un conjunto registral, en donde unos términos, vocablos o palabras tendrán una mayor significación que otras, y serán éstas las que impriman la distintividad del signo. En las marcas mixtas, esto es las compuestas por una denominación y un gráfico, según la doctrina, también es necesario examinar cuál es el elemento predominante o que sobresale, admitiendo la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal, que el término denominativo es el que generalmente tiene mayor relevancia o importancia dentro de una marca mixta, porque es a través de la palabra el medio más eficaz que el usuario o consumidor pida o solicita la marca.

GACETA OFICIAL En esta clase o tipo de marcas "hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores" (Carlos Fernández-Novoa, "Fundamentos de Derechos de Marcas", pág. 240).

No habría confundibilidad entre una marca denominativa o mixta, cuando para solicitar ésta no se utilizare el término denominativo, sino más bien la expresión o el concepto que el gráfico denota, como por ejemplo si dos marcas que tendrían la denominación "EL ÁRBOL", la mixta contendría una figura de un canguro y ésta fuera la expresión característica de la marca y el gráfico se constituya en el signo notablemente predominante sobre la denominación. Un signo gráfico tampoco será distintivo si él significa la representación o descripción del producto que la marca va a amparar, pues el público solicitaría el bien o servicio con la traducción del gráfico en palabras que serían descriptivas del mismo producto protegido (Proceso 32-IP-96).

Si en el proceso comparativo de marcas denominativa y mixta, la resultante es que predomina o sobresale en la mixta la denominación, procede entonces, la comparación entre esa marca y la denominativa, tomando como base dichos elementos configurativos y aplicando las reglas generales atrás expuestas. El gráfico que no constituya elemento esencial, dominante y preferencial de la marca para diferenciarla de otra, tampoco podría ser analizado como elemento diferenciador con otra marca denominativa.

5. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS Y PRODUCTOS O SERVICIOS Para llegar a determinar la confundibilidad entre dos signos, es necesario concentrar el análisis también entre los productos o servicios que la marca ampara, porque, a excepción de la notoria, protege solamente a los productos dentro de la regla de la "especialidad", esto es, para los productos que han sido solicitados.

Si entre éstos y los anteriormente solicitados o registrados existe una similitud o identidad, no 11/05/98 39.44 podría registrarse como marca el nuevo signo en razón de la confundibilidad que puede darse o presentarse. Si los productos son disímiles o diferentes, la protección marcaria no se extiende hacia ese limite, por lo que el signo podría ser registrado, aunque los signos sean idénticos o similares.

Los términos "mismos productos o servicios" utilizados en la disposición del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, no se refieren a los de la misma clase, sino a los relacionados con el grupo de productos o servicios con alguna conexión competitiva y que puedan estar señalados o compilados en otra clase del nomenclator. Desde este punto de vista el concepto de clase a que hacía referencia la Decisión 85, se ha ampliado para la protección de una marca común u ordinaria, a concepto de producto, por lo que al examinar los que serán protegidos no se ha de fijar exclusivamente en la clase, sino en la similitud entre los mismos partiendo de varios conceptos o puntos de comparación que el Tribunal los especificó: inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator, canales de comercialización, mismos medios de publicidad, relación o vinculación entre los productos, partes y accesorios, mismo género de los productos, misma finalidad e intercambiabilidad de los productos.

Proceso 8-IP-95 (G. O. N° 231 de 17 de Octubre de 1996: Marca LISTER).

6. RESTRICCIÓN DE LOS PRODUCTOS EN LA SOLICITUD La parte actora en su defensa manifiesta que los servicios para los cuales ha solicitado el registro, se concretan como dice en su propia solicitud, a "satisfacer las necesidades propias relacionadas con los alimentos", en tanto argumenta que la registrada lo ha hecho en consonancia con su objeto social, el que se determina por "la producción industrial de toda clase de flores, mediante la adquisición, montaje y explotación de las instalaciones adecuadas".

El solicitante de una marca, puede conforme al artículo 89 de la Decisión 344 "eliminar o restringir productos o servicios principalmente especificados", restricción que tiene su razón de ser, pues quien solicitó la marca para un GACETA OFICIAL número mayor de productos no perjudica en cuanto a las observaciones con dicha restricción, pues quien no se opuso a lo más, no se va a oponer a lo menos, o como dijo el Tribunal en el Proceso 20-IP-95 (G. O. N° 236 de 26 de noviembre de 1996) "quien no se opuso al todo no se va a oponer a una parte".

En este mismo Proceso y para justificar la actitud del solicitante, el Tribunal expresó: "Si el interesado con la publicación inicial de la solicitud, que contenía la descripción amplia y general de los productos de toda o una parte de una clase no vio la necesidad de oponerse o formular observaciones, con la limitación o restricción de los mismos no se infringe cualquier protección a su derecho marcario, y por lo tanto, la posibilidad de oponerse por esa misma causa se desvanece.

Si se le confirió el derecho a observar con lo más, no se le restringe ningún derecho con la limitación o restricción de lo menos. El anterior comentario es sin perjuicio de que quien acredite interés, pueda solicitar la nulidad del registro por las causales establecidas en el artículo 113 de la Decisión 344". Esta facultad del peticionario contemplada en el artículo 89 de la Decisión 344 para modificar la solicitud -incluida- la restricción a los productos, no ha sido de mayor utilización en los diferentes casos, pues el solicitante, acogiéndose al artículo 87 literal c) de la Decisión 344 en el respectivo pedimento del registro marcario que exige como requisito para la solicitud "la indicación de los productos o servicios de la clase en la que se solicita el registro de marca", enumera o especifica, generalmente todos los productos de esa clase, actitud que puede impedir que signos idénticas o semejantes para productos que no van a ser utilizados por el solicitante, queden excluidas de un posterior registro en esta clase.

Al abarcar la totalidad de los productos de la clase, la protección se extienda a todos ellos. El Tribunal entiende que la ratio legis de la norma referida es que el solicitante determine los productos que realmente va a utilizar con la marca y no abarque a todos ellos, permitiendo, como se manifiesta, un campo más abierto para la utilización de signos marcarios.

Si el titular de una marca ha requerido el registro para todos los productos de la clase del nomenclator, aunque en principio pueda limitar su uso a uno o varios de ellos, no se 11/05/98 40.44 descarta la posibilidad de que con el tiempo extienda su utilización a los demás productos, originándose entonces una confusión entre signos y productos para las dos marcas.

La ley ha previsto esta situación prohibiendo el registro de una nueva marca, toda vez que no se le puede impedir al titular anterior, precisamente por la falta de restricción, que más tarde extienda el uso para los servicios hasta los que ahora se ha limitado en la nueva solicitud. Diferente situación se presentaría, si el titular también limitara el uso solamente a flores, caso en el que el uso posterior de los dos signos no generaría confusión de un mismo signo para productos o servicios diferentes o distintos.

En similar situación el Tribunal se pronunció en el Proceso 4-IP-97 (marca: KATTS), que "No puede prosperar para este Tribunal la tesis esbozada por la parte impugnadora de la demanda en el proceso interno en el sentido de que por tratarse de productos distintos -en este caso, ropa y calzados- no hay lugar a la confusión. Resulta que la confusión es un fenómeno eventual o de riesgo y como tal puede ocurrir en el futuro.

De esta manera dos marcas en disputa destinadas a proteger productos pertenecientes a una misma clase presentan la peculiaridad de amenazar con ser confundibles, como puede darse el caso con la clase 25 -vestidos, calzados, sombrerería- que puede dar lugar a confusión en el momento en que los titulares de las marcas las utilicen coincidentemente en un mismo tipo de productos".

Sobre el momento en el cual dentro del procedimiento administrativo el peticionario puede modificar su solicitud inicial, el Tribunal en el Proceso 20-IP-95 y ratificado en Procesos 16IP-97 y 18-IP-97, advirtió que esos cambios secundarios "secundarios pueden ser admitidos desde la presentación de la solicitud inicial hasta el momento en que el administrador dicte la resolución por medio de la cual quede en firme dicho acto, esto es, hasta el momento en que se haya agotado la vía administrativa".

Por las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE GACETA OFICIAL 1. La perceptibilidad, la distintividad y la representación gráfica, son características esenciales para que un signo pueda registrarse como marca, constituyendo la segunda de ellas el fundamento básico de la registrabilidad, de conformidad con el artículo 81 de la Decisión 344. 2.

Un signo que sea similar o idéntico a una marca ya registrada, para los mismos productos o servicios, no cumpliría con el requisito de distintividad de las marcas y por lo tanto sería irregistrable por la Oficina Nacional Competente, cuando se deduzca del respectivo examen que el signo solicitado para registro puede generar confusión o error en el consumidor debido a su identidad o semejanza fonética o gráfica con una marca ya registrada para los mismos productos o servicios, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344. 3.

La marca registrada para todos los productos de una clase sin que exista restricción alguna para el solicitante, amparará a todos ellos sin exclusión alguna, hecho que impide que una marca posterior pueda ser registrada para esos mismos productos o servicios. 4. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación al dictar su sentencia dentro del proceso interno 4048, de conformidad con el artículo 31 del Tratado de 11/05/98 41.44 Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto de este Tribunal, notifíquese con esta sentencia al Organismo citado en el numeral anterior, mediante copia sellada y certificada. Remítase así mismo copia de esta sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial. Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza Secretario a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. GACETA OFICIAL 11/05/98 42.44 GACETA OFICIAL 11/05/98 43.44 GACETA OFICIAL 11/05/98 44.44 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 221-2222 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú