PROCESO N° 03-IP-98 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal b) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 88, 146 y 147 ibídem, en concordancia con el artículo 5º del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena; solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente doctor Rafael Ariza Muñoz; e interpretación de oficio del artículo 128 de la indicada Decisión. Actora: Confecciones Bella Mujer Limitada, marca: “BELLA MUJER”.

Expediente Interno N° 3999. Quito, marzo 11 de 1998 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial requerida por el H. Consejo de Estado de la República de Colombia, Primera Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz, dentro del juicio interno instaurado por la sociedad CONFECCIONES BELLA MUJER LIMITADA, a fin de que se declare la nulidad de la resolución N° 9455 de 14 de marzo de 1994, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se concede el registro de la marca BELLA MUJER a favor del señor Khalil Mohamad Kharfan, y solicita la interpretación de los artículos 81, 83, literal b), 102, 88, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

El Consejero ponente, relata como hechos relevantes del proceso, los siguientes: “La Sociedad KHALIL MOHAMAD KHARFAN, solicitó el registro de la marca BELLA MUJER para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del artículo 2° del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 391.

“Surtido el trámite de rigor, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 9455 de 14 de marzo de 1994, por medio de la cual concedió el registro de la marca solicitada por la sociedad KHALIL MOHAMAD KHARFAN, con fundamento en que la solicitud de registro cumplía con los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes.

“El señor KHALIL MOHAMAD KHARFAN, antes de la solicitud de registro de la marca BELLA MUJER, tenía conocimiento de la existencia de la sociedad actora y de su actividad comercial, especialmente la de confeccionar prendas de vestir femeninas. “5.- Para sustentar los cargos de violación de las normas indicadas en la demanda, adujo la sociedad actora lo siguiente: “Se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dado que la División de Signos Distintivos ignoró que la marca BELLA MUJER carece de la suficiente fuerza distintiva para identificar productos comprendidos en la clase 25.

“La distintividad tiene relación directa entre el signo distintivo con los productos o servicios que distingue, de suerte que pueda diferenciarse de cualquier otro que distinga los mismos productos o servicios, o productos o servicios de igual naturaleza. “En el presente caso, el signo registrado es idéntico al nombre comercial de la sociedad actora, razón por la cual no es idóneo para distinguir en el mercado los productos comprendidos en la clase 25, fabricados y comercializados por KHALIL MOHAMAD KHARFAN, dado que es igual a la actividad comercial de la actora, que no es otra que la fabricación y comercialización de productos de la misma clase 25 Internacional.

“Se violó el artículo 83 literal b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio no tuvo en cuenta que el signo registrado fue usado primeramente por la sociedad demandante como nombre comercial para distinguir empresas y establecimientos del comercio dedicados a la fabricación, producción, venta y comercialización de artículos comprendidos en las clases 25 del artículo 2 del Decreto 755 de 1.972.

“Los dos signos guardan identidad visual, ortográfica, gráfica, auditiva e ideológica. “Se violó el artículo 102 ibídem, dado que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio no respetó a la sociedad actora el derecho al uso exclusivo del nombre comercial BELLA MUJER. “Se violaron los artículos 146 y 147 ibídem, en concordancia con el artículo 5 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la División de Signos Distintivos no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 344 sobre registro de marcas, ni adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran dicha Decisión, ni se abstuvo de expedir la resolución acusada.

“Tal inobservancia conduce a no salvaguardar los derechos a que se refiere el artículo 147 de la Decisión 344 y que en el presente caso le asisten a la actora. “Se violó el artículo 88 ibídem, en concordancia con el artículo 5 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, toda vez que la División de Signos Distintivos le dio trámite a una solicitud incompleta, dado que no se allegó poder otorgado en debida forma”.

El Tribunal amplía los hechos comprendidos en varias de las piezas procesales enviadas a este Organismo, como son la demanda presentada por la sociedad CONFECCIONES BELLA MUJER y la contestación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. 1. Demanda ante el H. Consejo de Estado Se fundamenta en los siguientes hechos: a) La sociedad CONFECCIONES BELLA MUJER LIMITADA, se constituyó el 27 de septiembre de 1983 habiéndose inscrito en la Cámara de Comercio de Medellín desde el 17 de Octubre de ese año, siendo su objeto social “Confección de ropa interior femenina, confecciones en tela y material afines ”, productos que los ha comercializado con su nombre comercial. b) Anota que el señor Mohamad Kharfan conocía de la existencia y actividad de esta compañía, por cuanto existe el depósito del nombre comercial con lo cual los derechos sobre aquel “tienen plenos efectos legales frente a dicho demandado”. c) Al referirse a la violación del literal b) del artículo 83 de la Decisión 344, recurre en su argumentación al artículo 603 del Código de Comercio de Colombia el cual establece que “los derechos sobre un nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro.

No obstante puede solicitarse su depósito ”. d) Recalca la confundibilidad existente entre los dos distintivos confrontados, confundibilidad que se contrae al aspecto visual (identidad de los signos), identidad gráfica (trazos iguales), e identidad ideológica (ambos presentan la misma idea). e) En cuanto al poder agregado a la solicitud observa que el mismo no ha sido otorgado mediante escritura pública y consecuentemente la solicitud era incompleta no pudiéndosele haber dado trámite de acuerdo al artículo 88 de la Decisión 344. 2.

Contestación a la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio A más de defender la legalidad del acto administrativo acusado, en su contestación anota que la parte demandante no presentó observación dentro del plazo oportuno de los 30 días luego de la publicación y que tampoco ejerció “ninguno de los recursos procedentes en la vía gubernativa contra el acto administrativo ”, así como que no adjuntó prueba alguna sobre la existencia del nombre comercial y el ejercicio de la actividad mercantil de la empresa o sociedad, ni se evacuó prueba alguna sobre el mejor derecho de la parte demandante.

Es evidente además, dice la Superintendencia, “que la parte demandante a la fecha de expedición de la Resolución acusada no era titular de un registro marcario anterior sobre la marca BELLA MUJER o de una solicitud sobre la misma presentada con anterioridad ”, agregando que así mismo la actora “debe demostrar que es titular y que ha solicitado ante la oficina nacional competente el depósito del nombre comercial o de enseña en que se destaque la expresión BELLA MUJER”. 3.

Observa el Tribunal que el registro de la marca BELLA MUJER solicitada por el señor KHALIL MOHAMAD KHARFAN, tiene fecha 19 de Junio de 1993 y que la compañía CONFECCIONES BELLA MUJER LIMITADA, se encuentra inscrita desde el 17 de Octubre de 1983 en la Cámara de Comercio de Medellín. Con vista de todo lo expuesto anteriormente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina pasa a examinar el caso de autos.

CONSIDERANDO: COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que provenga de un juez nacional como es el caso del alto Órgano de la jurisdicción contenciosa administrativa consultante, y en tanto aquellas resulten pertinentes para la resolución del proceso interno, conforme a lo previsto en los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación de este Tribunal.

NORMAS A INTERPRETARSE A más de las requeridas por el juez nacional, el Tribunal, con la facultad de interpretar de oficio otras que crea necesario para la resolución del caso, procede a la interpretación del artículo 128 de la Decisión 344. El texto de las normas respectivas es: DECISIÓN 344: Artículo 81.- “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Artículo 83.- “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: ( ) b) “Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error”.

Artículo 88.- “Con la solicitud se deberán presentar los siguientes documentos: a) Los poderes que fueren necesarios; b) La descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar para objeto de su publicación; c) Copia de la primera solicitud de marca en el caso que se reivindique prioridad señalándola expresamente; d) La reproducción de la marca cuando contenga elementos gráficos; y, e) Los demás requisitos que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros”.

Artículo 102.- “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. Artículo 128.- “El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”.

INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 146 Y 147 DE LA DECISIÓN 344 Y 5 DEL TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA No se procede a la interpretación de estos artículos, por las razones expuestas en la sentencia dictada el 1 de Diciembre de 1997 dentro del Proceso 21-IP-96 (Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 318 de 26 de enero de 1998).

“Los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 constituyen compromisos que los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena adquirieron desde la entrada en vigencia de la Decisión 311. Tales compromisos, de carácter nacional, no pueden ser invocados ni aplicados a los casos en que los particulares participan con intereses individuales. “Los compromisos sobre los que versan los mencionados artículos son obligaciones adquiridas por los países, cuyo cumplimiento estima este Tribunal deberá concretarse en beneficio del fortalecimiento institucional de los órganos de protección de la Propiedad Industrial en la subregión ‘con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria’.

Este punto no está siendo objeto de discusión en el presente caso, por lo cual el Tribunal se abstiene de proceder a la interpretación de los artículos citados”. Tampoco es aplicable el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal que impone a los Países Miembros una obligación de hacer, consistente en la adopción de las medidas necesarias para asegurar “el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena”; y la otra obligación, de no hacer, consistente en “no adoptar y emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación”, porque precisamente el hecho de que la oficina nacional competente haya dictado su resolución en vista de las disposiciones de la Decisión 344, refleja el cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 5.

Si la Resolución Administrativa se ajusta o no al derecho o se encuentra o no conforme al criterio del reclamante, éste tiene los medios judiciales para que se le repare los pretendidos derechos violados. Los puntos a que se concretará esta sentencia interpretativa son: I. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN SIGNO PARA SER REGISTRABLE II.

NOMBRES COMERCIALES III. CONFUNDIBILIDAD IV. REGISTRO MARCARIO V. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES DE UNA SOLICITUD MARCARIA I. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN SIGNO PARA SER REGISTRABLE Si en el comercio de bienes y servicios o en la prestación de los mismos, existiera una identidad o similitud en cuanto a su nombre o designación, a su calidad y a su origen, el público consumidor o el adquirente de aquellos se vería en la imposibilidad física o material de diferenciar un bien de otro, de clasificarlos o de distinguirlos por su nombre propio, produciéndose una indistintividad y confusión que conduciría a un comercio caótico de los bienes que el productor pone al servicio de la comunidad.

El signo marcario o la marca ha logrado dos efectos importantes dentro de la comercialización: proteger al consumidor como elemento esencial de la relación psicológica entre bien y el signo, dándole la oportunidad de distinguir y diferenciar un signo material de otro, y de catalogar los productos que la marca protege, distintividad intrínseca y extrínseca que le obvia el problema de confundir unos bienes o servicios que presta una persona de los bienes o servicios que proporciona o presta otra.

En esta forma, el consumidor, al que se le tutela bajo el principio “pro consumitore”, está seguro de que lo que adquiere tendrá siempre una misma fuente de origen o empresa productora, aunque en nada le interese la concreción sobre el productor en sí mismo; como también tendrá la seguridad -aunque no la certeza- de que con esa marca el producto perdurará con la misma calidad.

La marca puede también proteger al consumidor con la identificación del productor ante una acción civil o penal, según así lo establezcan las legislaciones internas, por la mala calidad del producto o las consecuencias perjudiciales y debidamente probadas que éste le hubiere producido. Esto no podría darse si los productos tuvieran una comercialización sin un signo que los identifique, distinga y señale la fuente empresarial.

El signo marcario, así mismo y como segunda línea protectora, va dirigido en favor del propio empresario, quien conoce y sabe que lo que él produce, vende o negocia tiene una protección que le va a permitir expandir su negocio, impulsar el mejoramiento de su producto y demandar por el uso indebido que un tercero haga de su signo, condiciones todas estas relevantes dentro de un mercado de libre competencia, donde por un lado existe la protección jurídica, pero por otro tampoco se debe admitir la práctica de situaciones desleales que perjudiquen al consumidor y al productor.

Por ello el afán proteccionista de la marca no mira a una sola cara de la moneda, sino a la par que protege al consumidor también ampara al productor. La marca con todas sus funciones y el “goodwill” que posee en el mercado, constituye un patrimonio, muchas veces invalorable para el empresario, que puede incluso alcanzar un mayor valor que las propias instalaciones físicas de la empresa o industria.

La definición de marca que trae el artículo 81 ya transcrito de la Decisión 344 y las demás que la doctrina ha formulado, tienen en común la esencia de la marca: la distintividad como elemento individualizador y diferente de otros y de los demás productos dentro del comercio nacional o internacional. Como definiciones de marcas, se mencionan, las siguientes: La Ley española de 10 de noviembre de 1988, define la marca como “todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

La legislación mexicana sobre Propiedad Industrial e Inversiones Extranjeras, en el artículo 88, define la marca como “todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”. Para el tratadista Jorge Otamendi la “marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro”. (“Derecho de Marcas”, Abeledo- Perrot, Buenos Aires, 1989, pág. 7).

Por su parte el tratadista Hermenegildo Baylos Corroza define la marca como “un signo destinado a individualizar los productos o los servicios de una empresa determinada y hacer que sean reconocidos en el mercado por el público consumidor. No identifica un producto o un servicio, considerados en su individualidad; sino en cuanto ejemplares de una serie” (“Tratado de Derecho Industrial”, Editorial Civitas, Madrid 1978, pág. 838).

Requisitos que debe reunir un signo para ser registrable Se enumeran en el artículo 81 y se reducen a la perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. El signo que no reúna estas tres condiciones no tiene capacidad marcaria, y si de tenerlas se encuentra impedido de registro por algunas de las causales de irregistrabilidad, tampoco podría acceder al registro; irregistrabilidad que se genera precisamente tomando como primer elemento básico del signo su distintividad.

A ello se debe, por ejemplo, que un signo material no sea registrable por ser genérico o idéntico a los productos que protege, o similar a uno ya registrado, o constituir el nombre usual con el que el comerciante o el público designa los bienes o servicios. Si el público, consumidor o no del producto, tiene que apreciar un signo para diferenciarlo, esa idea inmaterial del empresario necesariamente debe plasmarse en algo material, y lo material y tangible penetra en el proceso de reconocimiento por parte de la persona a través de uno de los sentidos, sea éste la vista -el más usual- el oído, el olfato o el gusto.

La perceptibilidad exige, en consecuencia, la necesidad de que un signo pueda apreciarse por uno de los sentidos o la inteligencia. La percepción más generalizada de los signos se hace a través de la vista, por lo que, en consecuencia, los signos que por ella se asimilan, también son los más utilizados como palabras, denominaciones, conjunto de palabras, colores, gráficos.

El signo marcario tiene por objetivo esencial y fundamental diferenciar y distinguir, característica que se ampara bajo el nombre de distintividad. La distintividad apunta en dos direcciones: la una, a los signos entre sí y la otra, a los signos frente a los productos. Signos idénticos o similares para los mismos productos o signos que se refieran al producto en sí mismo o a sus cualidades o características propias y esenciales, no convergerían dentro del criterio de la distintividad, por lo que su registrabilidad quedaría marginada.

La distintividad del signo se analiza considerándolo frente a los productos que va a proteger y luego a los otros signos por registrase o registrados para evitar la existencia de la confundibilidad entre ellos, que es lo que trata de evitar el registro marcario. “El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio sin que se confunda con él o con sus cualidades esenciales o primordiales” (Procesos 12-IP-96 G. O. N° 265 de 16 de mayo de 1997 y 27-IP-96 G. O. N° 279 de 25 de Julio de 1997).

La tercera condición o requisito exigido por el artículo 81 de la Decisión 344 para que un signo sea registrable, es la posibilidad de la representación gráfica, que como lo ha sostenido el Tribunal, esta exigencia mira más al hecho material del registro para efectos de la publicación del signo. II. NOMBRES COMERCIALES La nulidad de la marca registrada BELLA MUJER, se ha planteado en razón de la existencia de un nombre comercial usado con anterioridad a la solicitud del registro de una marca, operándose, en este caso el principio de prioridad entre los signos. (Prior tempore, potior iure).

Con la vigencia de la Decisión 311 (G. O. N° 96 de 12 de Diciembre de 1991), es cuando la norma comunitaria sobre Propiedad Industrial protege a los nombres comerciales frente a la solicitud o al registro posterior de signos marcarios que por asemejarse puedan inducir al público a error. La protección al nombre comercial está prevista en la Decisión 344, literal b) del artículo 83, al disponer que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros “sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error”.

La norma de la Decisión 344 no define, como lo hacía el artículo 177 de la Decisión 313, qué es el nombre comercial: “la denominación, designación, sigla o signo con el cual se distingue a una empresa o a un establecimiento comercial”. En el caso sub judice, el enfrentamiento jurídico se presenta entre un nombre comercial anteriormente utilizado y el registro de la marca similar BELLA MUJER, nombre comercial protegido por la legislación colombiana, es decir la legislación interna.

El uso del nombre comercial BELLA MUJER, por parte de la sociedad CONFECCIONES BELLA MUJER LIMITADA, como se asegura en la demanda, requiere referirse ahora a lo que es el nombre comercial y la razón social o la denominación de una empresa, aclarando de todas maneras que el nombre comercial hace relación directa a la actividad que ejerce una persona natural o jurídica; en tanto la “denominación o razón social” es la identificación subjetiva de una persona jurídica.

El hecho de que una empresa se constituya, obtenga aprobación como persona jurídica y adquiera su denominación o razón social, no significa per se que tiene esa denominación como un nombre comercial en uso, toda vez que bien puede utilizar dicha razón o denominación sólo como nombre comercial. La doctrina en forma generalizada se inclina por la tesis de que el nombre comercial está protegido por el uso más que por el registro.

Así debe entenderse el artículo 128 de la Decisión 344, cuando dispone: “El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o registro”; con la utilización imperativa del verbo “ser”, se aclaró la confusión que presentaba la redacción del artículo 117 de la Decisión 313 al disponer “que los nombres comerciales se sujetarán a lo dispuesto en el Capítulo de marcas de la presente Decisión, en lo que fuere pertinente ”.

Según la norma últimamente transcrita es el uso el que rige las relaciones legales y comerciales en cuanto al nombre comercial. No obstante este principio de protección al nombre comercial, el propio artículo 128 prevé la posibilidad de que las legislaciones internas establezcan un sistema de registro, y para ese objeto pueden regirse por las normas sobre registro de marcas y por las que internamente se dicten.

Pero lo que no puede establecer el régimen interno, puesto que contrariaría la prescripción comunitaria, es el registro del nombre como medio de protección o de obtención del derecho al uso exclusivo del mismo como sucede con las marcas. El registro del nombre comercial servirá, en todo caso, para determinar el uso efectivo del nombre y como un acto declarativo del derecho, pero no constitutivo del mismo.

Este carácter declarativo se plasma en el artículo 211 de la Ley de Propiedad Industrial de la República del Perú, cuando dice: “Cualquier persona podrá solicitar el registro del nombre comercial que emplea para distinguir la actividad económica que realiza. En la solicitud de registro deberá consignarse y demostrarse la fecha en que el nombre comercial se utilizó por primera vez y especificarse la actividad económica.

La oficina competente, al conceder el registro reconocerá a favor del solicitante la fecha del primer uso del nombre comercial”. Ha de entenderse además, que si la legislación interna ha previsto tal sistema de registro, el nombre comercial deberá sujetarse a tal trámite porque de no hacerlo la disposición del artículo 128 no tendría ninguna aplicación efectiva.

Tampoco significa que las legislaciones nacionales de los Países Miembros han de imponer necesaria y obligatoriamente el sistema de registro, pues en este punto la norma es permisiva o facultativa. De no hacerlo será el uso el que determine el derecho del titular del nombre comercial. El artículo 210 de la citada Ley de Propiedad Industrial de la República del Perú, también reconoce el uso, al establecer que “el derecho al uso de un nombre comercial nace en virtud de su primer uso en el Comercio ” Definición de nombre comercial Los diferentes autores definen al nombre comercial como: “El elemento que identifica o distingue la actividad negocial de una persona de la de otra”.

(Ladas). Rotondi a su vez lo define como “una denominación impersonal y objetiva de la organización hacendal”. Fernández Novoa, define el nombre comercial como: “Aquella especial denominación bajo la cual un empresario individual o social ejercita la incesante actividad económica en que estriba la dimensión dinámica de la empresa” (Citado por Juan Manuel Hernández López).

Para el profesor José Massaguer Fuentes, el nombre comercial “es el signo o medio para la individualización de una persona en el ejercicio de su actividad empresarial” (Revista General de Derecho, 1996, Valencia, pág. 6956). Para la ley tipo de la OMPI, el nombre comercial es “el nombre o designación que identifica la empresa de una persona física o moral”.

El artículo 76 de la Ley de Marcas española, lo define como el signo distintivo que “sirve para identificar a una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial y que distingue su actividad de las actividades idénticas o similares”. La norma contenida en el artículo 207 de la ley peruana, expresa que “se entiende como nombre comercial el signo que sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica”.

Las definiciones concuerdan en resaltar que la esencia de un nombre comercial es proteger a la actividad del empresario frente a las actividades de otros empresarios. Nombres comerciales y marcas La diferencia con las marcas radica en el modo de adquisición y en cuanto a su extensión. Sobre el primer punto las marcas se obtienen por su registro (dentro del sistema atributivo), y en cuanto las designaciones o nombre comercial se obtienen por su uso.

Y sobre la extensión, las marcas “tienen un ámbito de protección en el país, en relación con las clases en que fue registrada, las designaciones tienen como ámbito de tutela el territorio en que tienen una influencia efectiva y en la clase de actividad respecto de la cual la designación haya sido utilizada”. (Bertone y Cabanellas, Editorial Heliasta SRL, 1989, pág. 442).

Mientras las marcas protegen productos y servicios, en cambio los nombres comerciales sólo la actividad mercantil, aunque un grupo de doctrinantes asimilan en cierta forma, al nombre comercial con la marca de servicios. El uso del nombre comercial es obligatorio; el de la marca, en principio es facultativo. Nombres comerciales y nombres sociales La confusión entre nombres sociales y nombres comerciales también puede presentarse en algunos casos, que la doctrina ha calificado de “sutilezas”, entendiéndose aquellos como los que individualizan a una persona jurídica considerada en sí misma y comprende las nociones de: RAZÓN SOCIAL: Es el nombre de la sociedad de personas.

DENOMINACIÓN SOCIAL: Para designar las sociedades de capitales. (“Los retos de la Propiedad Industrial”, “Esquema del Nombre Comercial”, Ernesto Aracama Zorraquin, INDECOPI-OMPI, 1996, pág. 202). El nombre social es un signo identificatorio de “quien actúa a los fines de la imputación jurídica de esa actuación, el nombre comercial -de alguna manera- se refiere a cómo y dónde se actúa, prescindiendo de la imputación misma de la actuación”.

(Garríguez, Joaquín “Curso de Derecho Mercantil”, 5° Ed. pág. 218-219, cita de Aracama, obra mencionada). El profesor Fernando Cerdá Albero, admite que la denominación social “sirve para expresar inequívocamente la individualidad de su titular como sujeto de derechos y obligaciones nacidos de las relaciones jurídicas sociales” para añadir que “como a toda persona jurídica también a la sociedad dotada de personalidad jurídica ha de hacerse extensible el reconocimiento del derecho al nombre” (“Relaciones y colisiones entre signos distintivos prioritarios y denominaciones sociales”, Revista General de Derecho, Valencia, 1996, pág. 6959).

Una sociedad o persona jurídica no puede concebírsela actuando dentro de la vida jurídica sin una identificación que constituye el nombre social, el que nace por el medio más comúnmente utilizado que es la inscripción en el registro mercantil. El nombre social puede ser el mismo del nombre comercial. Las normas comunitarias guardan silencio sobre las denominaciones sociales como signos distintivos con una protección propia e individualizada y no confieren derecho alguno ni en el trámite de concesión de una marca o de un nombre o en el posterior ejercicio del derecho de nulidad, silencio que no significa la remisión tácita al derecho interno, pues aun en la prohibición del registro de nombre, la misma restringe a los de las personas naturales (artículo 73, literal f) de la Decisión 313 y 83 de la 344).

Requisitos del nombre comercial Para que un nombre comercial tenga plena validez es necesario que cumpla ciertas condiciones que la doctrina enumera así: DISTINTIVIDAD tanto intrínseca, esto es capacidad distintiva propia, como extrínseca o disponibilidad, lo que significa no constituir el nombre comercial o social, una marca u otro signo usado por otra persona o empresa.

El nombre comercial no debe ser confundible con otro ni con una marca ya empleada para individualizar personas físicas o jurídicas u otros signos que puedan servir de fundamento para una observación. El otro requisito es la LICITUD con lo que se pretende que no esté constituido por signos prohibidos por la ley, ni contrario a las buenas costumbres y la moral; ni tampoco ser engañoso ni contradecir el principio de veracidad; ni implicar un riesgo de asociación, de confusión, o dilución con otros signos distintivos, ni atentar contra el derecho de terceros “ni implicar alguna práctica desleal o parasitaria”.

(Aracama, obra citada, pág., 205) Características del nombre comercial Los nombres comerciales, salvo los notorios, deben usarse en el País en el cual se solicita la protección, y presentar las siguientes características: Ser personal, es decir que la utilización y el ejercicio de la actividad que protege sea por parte de su propietario; público, cuando se ha exteriorizado es decir, cuando ha salido de la órbita interna; ostensible cuando puede ser advertido por cualquier transeúnte, y continuo cuando se lo usa de manera ininterrumpida, ya que el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso que debe ser definitivo y no ocasional como el cierre de un negocio por inventarios.

(profesor Aracama, obra citada, pág. 206). La disposición del artículo 216 de la ley peruana en la materia, expresa que: “En los casos que se pretenda hacer valer un derecho en base a un nombre comercial, usado o registrado, el titular del nombre comercial deberá demostrar su uso o el conocimiento del mismo en el Perú, por parte del público consumidor pertinente, para distinguir actividades económicas iguales o similares a aquellas que se distinguen con el signo que motiva el inicio de la acción legal”.

El uso continuo de un nombre comercial como requisito de observación de una marca o de nulidad de la misma, refleja un período de tiempo prudente del que pueda deducirse que dicho uso llegue a ser conocido por el público. En este caso el uso no puede equipararse al simple conocimiento que el público pueda tener del nombre comercial por parte del titular a través de los medios publicitarios, sino al ejercicio real y efectivo de la actividad comercial que el nombre protege.

La sola inscripción de una sociedad en el registro mercantil no significa de por sí que se haya registrado ni utilizado el nombre comercial. Pero no hay impedimento para que subsista como nombre comercial si la actividad de la sociedad con ese nombre se desarrolle por un período de tiempo posterior a la inscripción. O bien puede la sociedad usar otro nombre comercial para el ejercicio de la actividad a la que la compañía se dedica.

La prueba del uso del nombre comercial corresponde a quien alega su existencia y a quien observa la marca u otro signo por su anterior uso, uso que debe ser anterior al registro de la marca impugnada, en aplicación del principio “prior tempore, potior iure”. El Tribunal, al referirse al uso de la marca como requisito para evitar la acción de caducidad, expresó: “ el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente para que sea real y no simplemente formal o simbólico ” (Proceso 17-IP-95, G. O. N° 199 de 26 de enero de 1996); criterios que bien podrían ser aplicados al uso del nombre comercial.

Signos que pueden constituir nombre comercial El nombre comercial puede estar constituido por una denominación, una sigla, una combinación de números, un apellido, un nombre, un nombre y un apellido, un seudónimo, un nombre geográfico, etc., y así mismo estará impedido de ser utilizado cuando atente contra la moral pública, las buenas costumbres y será oponible por terceros que hayan utilizado ese nombre anteriormente -en caso de necesidad de registro por quienes hayan solicitado o registrado el nombre comercial- o cuando exista confundibilidad entre los nombres o los signos sean genéricos de la actividad, etc. aplicando los principios que sobre marcas regulan estos campos.

Defensa del nombre comercial El literal b) del artículo 83 de la Decisión 344 al consagrar el amparo del nombre comercial, hace referencia a la protección de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, revelando una vez más la importancia que para este distintivo tienen esas normas. El nombre comercial para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b) debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.

Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara.

También podría aplicarse en materia de nombres comerciales los conceptos de distintividad y de percepción referentes a las marcas, así como los de genericidad, descriptividad, orden público, moral, etc., que se señalan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, y los criterios para determinar la existencia o no de la confundibilidad de nombres comerciales entre sí o entre una marca y el nombre.

El sistema legal de orden comunitario, establece para el usuario o el titular de un nombre comercial, la protección en la fase de inscripción de una marca posterior para presentar observaciones y la acción de nulidad prevista en el artículo 113 de la Decisión 344, nulidad que puede originarse de oficio por la propia autoridad nacional o a petición de parte, y en cualquiera de los dos casos previa audiencia de las partes interesadas.

Prueba de uso del nombre comercial Corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercita el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne las caracteres y condiciones anotadas.

La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario. III. CONFUNDIBILIDAD Tanto la esencia de los signos como la de las marcas y los nombres comerciales radica en la posibilidad o capacidad de distinguir y permitir la distintividad de un signo de otro, frente a productos iguales o semejantes, o de la actividad de una empresa frente a la de otra.

Si una empresa utiliza como marca un signo idéntico o similar que el utilizado por otra como nombre comercial, puede dar origen a que los consumidores crean que entre los competidores existe alguna relación comercial o que las dos tienen un mismo origen empresarial o que ambas empresas son las mismas, situaciones que pueden llevar a error al público.

Esa situación de error o confusión podría producirse en la utilización conjunta de dos nombres comerciales iguales o semejantes para amparar actividades iguales o no de dos empresas. La protección a las marcas y a los nombres comerciales va dirigida en favor de los consumidores y del empresario para evitar el error o confusión, que podría reflejarse en algún momento en un engaño y falta de transparencia en las relaciones comerciales como en una competencia desleal.

Para determinar la confusión que pueda surgir con un nombre comercial anteriormente usado en el País en el cual se solicita la protección -salvo el uso de nombres comerciales extranjeros notorios-, habría que recurrir a los mismos criterios que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal, han emitido sobre las marcas. Adoptando esa orientación, lo primero que habría que considerar sería que la confrontación de los distintivos debe realizarse en su totalidad o globalidad, sin disminuciones, particiones, desmembraciones o análisis matemáticos o pormenorizados del vocablo, ni en base de conocimientos profundos sobre cada signo confrontado, pues ese no es el examen que el consumidor medio realiza en las más de las veces para identificar un signo y diferenciarlo de otro.

Una visión general y simple de los signos es la que comúnmente realiza el consumidor y esa es la imagen remanente que conserva del signo para compararlo en sus semejanzas, más que en base de sus diferencias, frente a otro signo que lo oiga o vea en un momento posterior. Los signos opuestos o controvertidos son la denominación BELLA MUJER, identidad que elimina toda posibilidad de un análisis de semejanzas para considerar los tres campos en que los signos pueden ser examinados para determinar su confusión: el gráfico o visual, el fonético y el ideológico, que de presentarse en una comparación entre signos, llevaría a su irregistrabilidad, porque “cuando en una marca un nombre o lema comercial se establezcan igualdades o apariencia de igualdades -capaces de inducir al público a error- con respecto a otros signos ya registrados, aquellos no podrán ser objeto de registro y si lo fueren podrá decretarse la nulidad del mismo.

La igualdad o cualidad de idéntico por definición se opone a la distinción o acción y efecto de diferenciar que al tenor del artículo 81 de la Decisión 344 debe tener una marca para que pueda ser susceptible de registro como tal ” (Proceso 2-IP-94, G. O. N° 160 de 21 de julio de 1994). La sociedad demandante tiene registrada la razón social de la empresa como CONFECCIONES BELLA MUJER LIMITADA, pero la fuerza distintiva o el rasgo diferenciador y la mayor fuerza de expresión que atrae la atención de los consumidores está radicada en las palabras BELLA MUJER, toda vez que el vocablo CONFECCIONES, es un genérico para la actividad emprendedora de la sociedad actora, que para fines de confundibilidad y análisis no debe ser considerado, aunque en la demanda se dice que el uso del nombre comercial se ha restringido a BELLA MUJER, hecho que debe ser materia de prueba conforme a la legislación nacional y juzgada por parte del juez interno. El Tribunal Supremo español, Sala Tercera, Sección Tercera en la sentencia de 4 de diciembre de 1992, al dictaminar que entre el nombre comercial “C. P. I”. y la marca CPI existía confundibilidad fundamentó su fallo manifestando que “Tercero Como los signos distintivos enfrentados van destinados al mismo ámbito comercial (actividades en el sector inmobiliario respecto del nombre comercial solicitado, y servicios de construcciones, edificaciones, urbanizaciones, instalaciones y acondicionamiento de edificios, locales, etc., respecto de la marca obstaculizante) ninguna duda cabe a este Tribunal de que las letras comunes “CPI” de ambos signos (destacadísimos en la marca núm. 846.163 -véase folio 49 del proceso de primera instancia-, y bien visibles en el frontispicio del nombre solicitado) originarían en el público consumidor error o confusión, que es el resultado que trata de evitar el artículo 124-1 del Estatuto de la Propiedad Industrial, al que se remite el artículo 201 del mismo, específico para el régimen de los nombres comerciales.

En efecto, la aparición de un nuevo nombre comercial denominado “C. P. I. Toledo SA” en el ámbito inmobiliario puede hacer creer al público consumidor que las actividades de la entidad titular de ese nombre comercial tienen algo que ver con los servicios de construcciones, edificaciones, urbanizaciones, etc., propios de una marca que, como la número 846.263, tiene como parte más destacada precisamente las siglas “CPI”.

La posibilidad de confusión es innegable, así que carece de razón la parte actora al negarlo”. (“Actas de Derecho Industrial”, Tomo XV, 1993, pág. 418). En otra sentencia de 10 de junio de 1995 que decidió la inexistencia del riesgo de confusión entre la marca “Segarra-Abad S.A.” y el nombre comercial “Muebles Segarra, S.L.”, el Tribunal español dijo: “Tercero.- ( ) El Estatuto de la Propiedad Industrial y la jurisprudencia que los ha interpretado, prohibe que se registren como marcas los distintivos que guarden alguna semejanza fonética o gráfica con otros ya registrados, entre los que también se comprenden los nombres comerciales, mas no es cierto, que baste “alguna” semejanza entre los distintivos para que quede prohibida su convivencia en el mercado.

Es necesario para ello que las semejanzas fonéticas o gráficas sean de tal índole que su convivencia pueda producir en el mercado error o confusión, en este caso, el gráfico que acompaña a la marca número 1.130.772 determina la inexistencia de cualquier semejanza fonética y gráfica entre dicha marca y la que la parte apelante invoca; y esa misma leyenda y las diferencias gráficas que existen entre ellas impiden que pueda producirse por convivencia de las marcas, el error o confusión a que alude el artículo 124.1 del Estatuto.

Estas razones y las de los fundamentos de derecho de la sentencia apelada, que hacemos nuestros, imponen la desestimación de la apelación, sin imposición de costas, por no darse las circunstancias que prevé el artículo 131 de la Ley Jurisprudencial”. (“Sección de Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual”, dirigida por José Massaguer Fuentes, Valencia, junio 1996, núm. 621, pág. 7046).

IV. REGISTRO MARCARIO Dentro del sistema Subregional concerniente a los derechos marcarios, el titular de una marca para efectos de la protección y del uso al derecho exclusivo y del ius prohibendi, debe haber registrado el signo. Es entonces el registro el origen del nacimiento, no de la marca en sí misma, sino de la protección jurídica.

Se diferencia pues el sistema andino de otros Países en los cuales se acepta tan solo el uso. En el primer caso el registro es constitutivo o atributivo, y en el segundo el sistema es declarativo de tal derecho. Amplia y reiterada es la jurisprudencia de este órgano judicial comunitario en el sentido anotada en el párrafo anterior: “A diferencia del Sistema Anglosajón, en el régimen comunitario andino el derecho exclusivo a una marca se adquiere en virtud de su registro ante la Oficina Nacional Competente tal como lo establecía el artículo 72 de la Decisión 85 (artículo 92 de la Decisión 313).

Dicho precepto significa que el régimen comunitario Andino a diferencia de los países Anglosajones, consagran el sistema atributivo según el cual sólo goza de los derechos inherentes a la marca quien la inscriba en el registro autorizado correspondiente. El registro de una marca tiene un valor constitutivo “en la medida en que reconoce los derechos de su titular únicamente desde el momento de la concesión del registro” (Proceso 12-IP- 95, G. O. N° 199 del 26 de enero de 1996).

Dentro del fallo en el Proceso 2-IP-95 (G. O. N° 199 del 26 de enero de 1996), el Tribunal dijo “el régimen atributivo para el nacimiento del derecho exclusivo al uso de una marca, que se ha adoptado en el Área Andina, exige registro del signo por parte de la Oficina Nacional Competente ”. V. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES EN UNA SOLICITUD MARCARIA El artículo 88 de la Decisión 344 exige -y así ha de entenderse la expresión empleada “deberán”- que conjuntamente con la solicitud se adjunte los documentos que en dicho artículo se señalan, entre otros, “los poderes que fueren necesarios”, asunto que ha sido objetado por la demandante cuando impugna, en cierta forma, la validez del documento habilitante, por no haber sido otorgado mediante escritura pública.

La comprobación de la validez de un documento interno le corresponde apreciarla exclusivamente a la autoridad judicial nacional, sin que el Tribunal pueda emitir interpretación alguna al respecto por la prohibición contenida en el artículo 30 del Tratado de su creación que impide hacerlo en cuanto al “contenido y alcances del derecho nacional” o a la calificación de “los hechos materia del proceso”.

Con los antecedentes expuestos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Un signo para que pueda registrarse como marca, a más de reunir los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de ser representado gráficamente, no deberá encontrarse incluido en ninguna de las prohibiciones contempladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 2.

La legislación comunitaria protege a los nombres comerciales en función de su uso, sin perjuicio de que un País Miembro pueda establecer un sistema de registro, que en todo caso abonaría en favor de la prueba de tal uso. 3. El uso del nombre comercial para que merezca la protección legal ha de ser continuo, público e ininterrumpido. 4.

La sola inscripción de un nombre social en el respectivo registro mercantil no se ha de entender como uso de esa denominación como nombre comercial. 5. Para determinar o establecer la confundibilidad entre una marca y un nombre comercial, se aplicarán las mismas reglas que al respecto ha fijado la jurisprudencia de este Tribunal y la doctrina, para la comparación de dos marcas. 6.

Un nombre comercial puede impedir el registro de una marca o servir de fundamento para la acción de nulidad, siempre que hubiere sido usado con anterioridad a la solicitud marcaria. 7. De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia dentro del Proceso 3999.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto de este Tribunal, notifíquese esta providencia al organismo jurisdiccional mencionado en el numeral anterior, mediante copia certificada y sellada. Remítase igualmente copia sellada y certificada, de esta interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial, según lo dispone el artículo 34 del Tratado de Creación de este Tribunal.

Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza Secretario a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i.