PROCESO 11-IP-95 Interpretación Prejudicial de los artículos 1, 3, 4, 5 y 20 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con los artículos 1, 5, 6, 7, y 29 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Doctor Rafael Aríza Muñoz, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sección Primera.

Expediente Nacional N. 1979. Solicitud de Patente para “Procedimiento y Composición para modificar el crecimiento del pelo”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 7 de abril de 1998 V I S T O S: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Dr. Ernesto Rafael Aríza Muñoz, solicitó al entonces Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, la Interpretación prejudicial de los artículos 1, 3, 4, 5 y 20 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, concordantes, según expresa el demandante, con los artículos 1, 5, 6, 7 y 29 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que se formula esta solicitud en razón del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por el Señor JOSEPH H. HANDELMAN, mediante agente oficioso, en el que se pretende obtener la nulidad de las Resoluciones Nº. 3868 de 15 de mayo de 1990 y 06730 de 12 de septiembre de 1991, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Que el Consejo de Estado considera relevantes para proceder a esta interpretación, los siguientes hechos: “1.- Mediante memorial de 11 de octubre de 1985 se presenta ante la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud de patente de invención para "PROCEDIMIENTO Y COMPOSICIÓN PARA MODIFICAR EL CRECIMIENTO DEL PELO", a nombre del señor JOSEPH H. HANDELMAN, ciudadano estadounidense, domiciliado en New York, Estados Unidos de América.

“2.- Después de cumplir con los requisitos exigidos por la División de Propiedad Industrial, el solicitante, mediante memorial del 4 de marzo de 1986 presenta la descripción, las reivindicaciones, el extracto para la publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial, el documento de traspaso del inventor al solicitante y la copia legalizada de la solicitud estadounidense Nº. 661.019, primera presentada en el exterior para el mismo invento, junto con la traducción oficial Nº. 12.290, que incluía las reivindicaciones de esa solicitud.

“3.- El extracto de la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº. 355 de 26 de junio de 1987, bajo el Nº. de orden 0026. El término de 90 días para presentar observaciones que desvirtuaran la patentabilidad de la invención, venció el 9 de noviembre del mismo año sin observación alguna. “4.- El 1 de noviembre de 1989 la Oficina Técnica de Patentes rinde el Concepto Técnico no. 789 en relación con la invención. De dicho concepto no se le dio traslado al peticionario, quien lo conoce por primera vez cuando se notifica la Resolución no. 3868 de 15 de mayo de 1990, que niega la patente, dado que en la misma aparece transcrito.

Dice este Concepto Técnico de Fondo: " La invención es un procedimiento y composición para modificar el crecimiento del pelo, dicho procedimiento comprende las etapas de aplicar a la piel una composición que contiene un material capaz de inhibir la acción de la enzina descarboxilasa ornitina. Este procedimiento es netamente terapéutico o sea de tratamiento, en el cual además especifica la cantidad en microgramos que se debe aplicar por centímetro de piel.

“Por otra parte la invención carece de aplicación industrial, ya que el procedimiento en mención está reservado para uso estrictamente personal. Las reivindicaciones 8-9-10 de los folios 20 a 29, tratan de la composición en sí o de sustancias terapéuticamente activas que son las que actúan inhibiendo el crecimiento del pelo, estas sustancias y el producto en su forma de presentación definitiva están exentos (sic) de patente”. 5.- Contra la resolución citada se interpusieron los recursos de reposición y subsidiario de apelación, decidiéndose desfavorablemente mediante las Resoluciones números 3868 de 15 de mayo de 1990, 06730 de 12 de Septiembre de 1991 que declara agotada la vía gubernativa ”.

Síntesis de la Demanda Se anota en la demanda que fueron violados los artículos 1, 3, 4 y 5 de la Decisión 85, concordantes con los artículos 1, 5, 6 y 7 de la Decisión 344 porque la administración tiene la obligación de conceder la patente si ésta es nueva, susceptible de aplicación industrial y que no esté expresamente prohibida por la ley.

En cuanto a novedad no hay cuestionamiento, la invención es susceptible de aplicación industrial y no se encuentra comprendida dentro de las excepciones a la patentabilidad. Tacha el concepto técnico Nº 789 en que se basó la decisión interna porque a su juicio hace un análisis equivocado del procedimiento y de la composición de la invención solicitada, al calificarlo erróneamente como “Procedimiento Terapéutico” y como “Sustancia Terapéutica”, colocándolos dentro de las exclusiones a la patentabilidad.

Asimismo contradice el criterio del examinador en cuanto a que su opinión desconoce la aplicación industrial del producto por el hecho de que su uso se hace en forma personal, lo mismo que la calificación de lo reivindicado, como terapéuticos. Agrega que el método de su invención es esencialmente cosmético dirigido a mejorar temporalmente la apariencia externa de la persona, no siendo composición terapéutica, ni producto farmacéutico.

Se refiere a la Clasificación Internacional de Patentes en la que se califica como asunto de cosmetología (“7/06”) y agrega: “ todas las argumentaciones fueron rebatidas oportunamente, habiéndose demostrado que las reivindicaciones 1 a 7 describen un método que es esencialmente cosmético, es decir, un método cuyo propósito y resultado es el de mejorar temporalmente la apariencia externa de una persona, que consecuentemente la composición tampoco es una composición terapéutica, ni un producto farmacéutico, sino un producto cosmético, y que, por lo tanto, no son aplicables a la solicitud ni el literal d) del artículo 4º, ni el literal c) del artículo 5º de la Decisión 85, que guardan relación con los literales f) y e) de los artículos 6º y 7º de la Decisión 344 Además, el objeto de la invención se clasifica como cosmético, por cuanto ha sido aceptado que la promoción del pelo o la ayuda a la remoción del mismo, es un asunto de cosmetología, como se establece claramente en la Clasificación Internacional de Patentes, Grupo A.61.K 7/06, en donde puede leerse, bajo el título 7/00 Cosmetic or Similar Toilet Preparations (Preparaciones Cosméticas y Similares de Arreglo Personal): “7/06 Preparaciones, tales como lociones o polvos, para el cuidado del cabello; preparaciones para promover el crecimiento de pelo o para ayudar a la remoción de pelo, por ejemplo, preparaciones para la afeitada”.

“La invención se relaciona más estrechamente con los métodos y composiciones aplicables al campo de la afeitada humana, tales como cremas, jabones y lociones que ayudan a la eliminación de la barba, incluyendo lubricantes o sustancias similares al jabón, o sustancias que suavizan la barba para hacer más fácil la afeitada. Las cremas de afeitar y otras preparaciones similares, y su usos, se reconocen claramente como cosméticos, tal como se establece en la Clasificación Internacional de Patentes.

El novedoso método de invención tiene el mismo propósito y un efecto relacionado: Hacer más fácil el corte de pelo: Luego de invención involucra métodos y composiciones cosméticas. “La presente invención no se relaciona con una droga o con una composición farmacéutica Tales preparaciones han sido consideradas siempre como productos o sustancias químicas que se dan a una persona en el tratamiento de un mal o enfermedad.

Puede utilizarse cualquier diccionario para encontrar las definiciones de droga y de medicamento, y evidenciar que el objeto de la invención no cabe en tales definiciones, ya que no se enfrenta a enfermedad o dolencia alguna. Al respecto, y con valor legal incuestionable, se puede recurrir al Decreto Nº 2092 de 2 de julio de 1986, donde el Ministerio de Salud de Colombia define lo que debe entenderse por tales productos.

Este Decreto fue invocado en la Resolución Nº 6730, que desestimó las razones contenidas en el recurso de reposición contra la Resolución que negó la solicitud de patente. Pero la interpretación que se hizo en los considerandos de la respectiva providencia resulta por demás desenfocada y artificial, y tiende a forzar la interpretación de la norma en contra de la solicitud de patente ”.

La invención no consiste ni en tratamiento médico ni terapéutico, pues “No involucra ningún propósito o resultado médico, ya que no existe ninguna enfermedad que curar. Se relaciona únicamente con la aplicación tópica a la piel de una preparación que tiene una finalidad enteramente cosmética, tal como un cambio en el crecimiento o calidad del pelo, particularmente del pelo de la cara o barba; el propósito resulta entonces ser que la afeitada sea más fácil y menos frecuente ”.

Indica que la invención se asocia más a composiciones aplicables a la afeitada, tales como jabones y lociones que ayudan a eliminar la barba o a suavizarla, con el objeto de hacer más fácil el corte del pelo. La invención no se relaciona con una composición farmacéutica para el tratamiento de una enfermedad. Arguye contra la Resolución 6730 que allí se consideró que se trata de sustancias terapéuticamente activas que contienen hormonas productoras de alteraciones fisiológicas, siendo que en la realidad las hormonas no son en sí sustancias terapéuticas ya que se encuentran en los organismos vivos.

Finalmente anota que se violó el artículo 20 de la Decisión 85 porque la Superintendencia no fundamentó el rechazo de la solicitud en un examen definitivo, sino en el concepto técnico Nº 789 citado. Contestación de la Demanda La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda asintiendo a los hechos primero al décimo segundo; en cuanto al décimo tercero expresa que el actor describe parcialmente el informe técnico Nº P- 789 y la solicitud Nº 249.759, donde se recomienda negar el privilegio solicitado en las reivindicaciones “por no tratarse de una solicitud patentable de conformidad con los artículos 5º-C), 3º y 4º-C)” que corresponden al informe definitivo según los artículos 19 y 20 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y por ello la oficina procedió a negar la solicitud mediante la Resolución 3868 de 15 de mayo de 1990.

Al Décimo Cuarto hecho expresa: que no se dio traslado al peticionario, porque tal situación procedimental no se da en la Decisión 85 y por haberse resuelto el recurso de reposición al interesado. Esta medida tiene fundamentos en el artículo 267 del Decreto 01 de 1984 que remite al Código de Procedimiento Civil para los aspectos no contemplados, en “lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo y no en las actuaciones en la vía gubernativa”.

En cuanto al último de los hechos afirma que la Superintendencia de Industria y Comercio por Resolución Nº 6730 del 12 de septiembre de 1991, confirmó la Resolución 3868 del 15 de mayo de 1990 y declaró agotada la vía gubernativa, basándose en su contestación a la citada Resolución que contiene consideraciones de ley en materia de patentabilidad, con fundamento en el concepto Técnico Nº 224.

Fundamentos de la Resolución 6730 impugnada En las consideraciones de la resolución demandada, la Superintendencia se acoge a la definición de “cosmético” contenida en el artículo 8º del Decreto 2092 de 1986 del Ministerio de Salud, en la parte en que no se consideran cosméticos las sustancias con acción terapéutica que produzcan alteraciones fisiológicas y en la definición de medicamento y de productos farmacéuticos entre los cuales se incluyen los cosméticos.

Desconoce la naturaleza de cosmético del producto porque contiene sustancias terapéuticamente activas como las hormonas (progesterona) que evitan el crecimiento o desarrollo del pelo con alteración fisiológica, y la sustancia del producto farmacéutico contiene sustancias terapéuticamente activas. Agrega que el proceso de aplicación del producto (dosis de 50 a 500 microgramos por centímetro cuadrado de la piel) es un tratamiento para la disminución del crecimiento del pelo, es decir es un método terapéutico y no simplemente un cosmético.

Debe aplicarse en determinados sitios, dosis, regularidad, etc. Y por tanto es considerado un método terapéutico según el artículo 4 literal c) del Decreto 1190 de 1978. Considera la resolución que las reivindicaciones no tienen aplicación industrial, pues son de uso personal y no se pueden utilizar ni repetir industrialmente. Finalmente cita, en relación con la tacha de no haber corrido traslado del concepto técnico al solicitante, la jurisprudencia del Consejo de Estado en la que se anota que no hay disposición alguna que exija el traslado de estas opiniones a conocimiento del interesado, pero sobre las cuales podrá éste oponerse mediante los recursos gubernativos pertinentes.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL: Este Tribunal es competente para absolver la solicitud de interpretación prejudicial requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

2. NORMAS QUE VAN A SER INTERPRETADAS: Las normas solicitadas para interpretación prejudicial son las siguientes: Decisión 85: "Artículo 1: Se otorgará patente de invención a las nuevas creaciones susceptibles de aplicación industrial y a las que perfeccionen dichas creaciones". "Artículo 3: Una invención será susceptible de aplicación industrial si su objeto se puede fabricar o utilizar en cualquier clase de industria".

"Artículo 4: No se considerarán invenciones: ( ) d) Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para tratamiento humano o animal y los métodos de diagnóstico; y, ( ) "Artículo 5: No se otorgarán patentes para: ( ) c) Los productos farmacéuticos, los medicamentos, las sustancias terapéuticamente activas, las bebidas y los alimentos para el uso humano, animal o vegetal;

( ) "Artículo 20.- Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente. “Si fuere parcialmente favorable podrá otorgarse el título por resolución motivada incluyendo solamente las reivindicaciones aceptadas. “Si fuere desfavorable se lo negará por resolución debidamente motivada". 2.1. NORMAS APLICABLES: En la fecha de expedición de las Resoluciones materia de este proceso, se encontraba vigente la Decisión 85, la cual es la aplicable a esta solicitud de interpretación prejudicial.

El Tribunal sobre este punto ha señalado: "Las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que se encuentren vigentes al momento de adoptarse las resoluciones internas que pongan fin a un procedimiento administrativo, son aplicables para juzgar la legalidad del acto final producido durante la vigencia de aquellas". (Sentencia emitida el 15 de diciembre de 1996, en el proceso 4-IP-95).

Como se pretende obtener la nulidad de las Resoluciones Nº. 3868 de 15 de mayo de 1990 y 06730 de 12 de septiembre de 1991, expedidas cuando se encontraba vigente la Decisión 85, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es a esta norma a la que el Tribunal contraerá su interpretación, sin perjuicio de advertir que esa Decisión fue reemplazada por la Decisión 311 y ésta sustituida por la Decisión 313, a su vez derogada por la Decisión 344 actualmente vigente.

Aplicación de la ley en el Tiempo Dado que en el presente caso se va a juzgar a base de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena que ha sido derogada, este Tribunal considera del caso ratificar la doctrina trazada por él en las sentencias prejudiciales 1- IP-94 y 2-IP-94 (Gacetas Oficiales 163 y 164 de 4 de julio y de 11 de octubre de 1994), en los casos Mc Pollo y Noel en los que el Tribunal ha dejado su competencia para interpretar disposiciones derogadas por el fenómeno de la “supervivencia de los efectos de la ley antigua” o de la “vigencia in concreto” de la ley, por virtud de los cuales el juez comunitario debe interpretar “normas andinas ya sustituidas por otras, pero que en un momento determinado desarrollaron su fuerza vinculante sobre situaciones de hecho relevantes para el proceso interno”.

3. NOVEDAD DE LA PATENTE Interpretación del artículo 1º de la Decisión 85 Sobre el artículo 1 de la Decisión 85, en sentencia del proceso 15-IP- 95 el Tribunal ha sostenido: "El artículo 1 de la Decisión 85 establece que se otorgará patente de invención 'a las nuevas creaciones susceptibles de aplicación industrial, y a las que perfeccionen dichas creaciones'.

Esto supone la manifestación inventiva del hombre que crea algo nuevo o que perfecciona lo que ya existe, todo en beneficio de la humanidad, logrando lógicamente una compensación legítima por su invento. Esta es la que deriva de su patente, la cual le otorga derechos propios sobre el invento". Como requisitos para otorgar patentes se establecen dos: novedad y susceptibilidad de aplicación industrial.

La Decisión 344 exige además como requisito el que tengan un nivel inventivo, que no señalaba la Decisión 85, que coincide con el concepto de actividad inventiva, es decir "Cuando para un técnico en la materia, la invención no se hubiera derivado de manera evidente del estado de la técnica" (Régimen Andino de Propiedad Industrial, Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Ávila, pág. 61, Ed. Gustavo Ibañez. 1995).

Esto es lo que se conoce la "no evidencia" o la "no obviedad". Sobre la novedad en la sentencia arriba mencionada se expresa: "El requisito de la novedad es imprescindible para que se pueda conceder patente a una invención. La novedad debe ser entendida en un sentido amplio, sin restricciones que puedan modificar su significado; por tanto, no interesa cuánto empeño o inversión haya requerido el invento de ese producto o procedimiento.

Por otra parte, la accesibilidad al conocimiento no puede verse restringida por condiciones de territorialidad o número de personas que hayan llegado a conocer esa invención. Basta con que esa técnica haya sido accesible al público, así sea a un número limitado de personas, en cualquier parte del mundo, de cualquier manera, para que la invención no pueda ser considerada como nueva".

Desde la sentencia en el proceso 6-IP-89 el Tribunal se ocupó de la novedad de la invención en los siguientes términos: “1.2. El artículo 1 ordena que solamente se otorgue patente de invención “a las nuevas creaciones susceptibles de aplicación industrial y a las que perfeccionan dichas creaciones”. Este artículo exige como presupuesto de patentabilidad que la creación sea nueva, esto es, que no se concibe creación si no hay novedad.

Para determinar cuándo una creación es novedosa hay que acudir a los criterios establecidos por la legislación respectiva, o sea, en el caso que se analiza, la Decisión 85. El artículo 2 de esta Decisión dice que una invención no es nueva “si está comprendida en el estado de la técnica”, puesto que quien se limita a aplicar los conocimientos científicos y técnicos no innova ni crea nada nuevo.

Sin embargo, hay que advertir que toda creación es, en cierta forma, producto del estado de la técnica existente, en el sentido de que el inventor ha de tener en cuenta un conjunto de conocimientos técnicos que le permitan crear nuevos procedimientos aplicables a la industria. El verdadero inventor no puede limitarse a la aplicación de esos principios científicos y técnicos sino que, con miras a solucionar problemas o deficiencias que presenta el proceso industrial, debe crear nuevos productos o procesos, o perfeccionar o mejorar los existentes.

“1.3. El artículo 2 combina los criterios de que lo novedoso es lo que no está comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que no ha sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta). La divulgación puede ser oral o escrita, puede resultar del uso o explotación, o producirse por cualquier otro medio.

Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención. Por otra parte, cuando un invento está en uso o explotación es porque ya fue patentado o porque es del dominio público. En estos casos el invento objetivamente perdió su novedad.

“1.4. En el artículo 1 está prevista las patentes de invención, ya sea de productos o de procesos, que protegen “las nuevas invenciones”, y las patentes de perfeccionamiento o de mejora. La novedad requerida para una y otra clase de patente de invención, hay que apreciarla de manera diferente. En el caso de las patentes de invención, se supone que la creación científica o técnica viene a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica no estaba en capacidad de satisfacer.

En el caso de las patentes de perfeccionamiento o de mejoras, en cambio la creación científica o técnica no es tan radical, ya que el inventor parte de algo conocido para tan sólo mejorarlo. El inventor puede, en este caso, reunir varios elementos ya patentados o conocidos, los que a partir de la mejora introducida han de funcionar conjuntamente ”.

Adicionalmente, en la sentencia del proceso 6-IP-94, el Tribunal ha hecho una síntesis de la evolución legislativa en materia de novedad en el régimen común de propiedad industrial hasta las normas vigentes de la Decisión 344, (Gaceta Oficial Nº 170 de 23 de enero de 1995).

4. APLICACION INDUSTRIAL Interpretación del artículo 3º de la Decisión 85 La doctrina relacionada con la aplicación industrial, aplicable a lo establecido sobre la materia en el artículo 3º de la Decisión 85 se refiere a que “habrá aplicación industrial cuando el efecto de la invención induzca a la obtención de un resultado o de un producto industrial” entendiendo por industria “la actividad que persigue por medio de una actuación consciente de los hombres, hacer útil las fuerzas naturales para la satisfacción de las necesidades humanas” (Carlos Correa, “Derecho de Patentes, págs. 22 y 23).

La identificación de una invención se basa en que con ella se obtenga un resultado útil, en cuanto a su objeto, a su aplicación y a los resultados: “ El objeto de la invención debe consistir en un medio para que el hombre opere sobre la naturaleza o la materia. En cuanto a su aplicación, es necesario que la cosa inventada pueda ser fabricada o utilizada.

Por último, la invención ha de conducir a la obtención de un resultado industrial ”. El profesor Carlos Fernández Novoa en su obra “La Modernización del Derecho Español de Patentes” se concreta a las razones de la patentabilidad como estímulos al desarrollo de la industria y de la tecnología. Entiende por el término “industrias” la acepción del término en el sentido más amplio, comprensivo de cualquier actividad, catalogándose dentro de ésta, tanto la fabricación y distribución de bienes como de servicios no solamente en el sector industrial propiamente dicho sino en las actividades primarias (agricultura, minería pesca, etc.).

En el artículo 3º del Convenio de Estrasburgo se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial si su objetivo puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, es decir se refiere no solamente al origen del producto sino a su utilización para asignarle la calidad de industria. El profesor Hermenegildo Baylos Corraza en su “Tratado de Derecho Industrial” pág. 742 enfoca este requisito de patentabilidad (carácter industrial) como la “aptitud objetiva” para que su aplicación se constituya en una actividad industrial.

A contrario sensu la doctrina señala que no se consideran de aplicación industrial, los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal. "La invención para ser patentable debe poderse producir (invenciones de producto) o utilizar (invenciones de procedimiento) en cualquier tipo de industria. La palabra industria, agrega el artículo que comentamos (art. 4 de la Decisión 344), debe entenderse en el sentido más amplio posible comprendiendo cualquier actividad productiva, inclusive los servicios.

"Al decir de GÓMEZ SEGADE el requisito es perfectamente lógico y razonable. La concesión de la patente debe constituir un estímulo para el desarrollo de la industria y de la tecnología. En consecuencia, sólo deben patentarse las invenciones que puedan emplearse en la práctica. "Cuando la norma se refiere a susceptibilidad de aplicación industrial se esta poniendo de relieve que no es preciso que la invención tenga carácter industrial en su conjunto, sólo se requiere que la aplicación tenga carácter industrial, no exigiéndose que lo tenga su objeto o resultado" (Manuel Pachón, Zoraida Sánchez.

Ob. cit. pág. 63).

5. PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS El artículo 4º de la Decisión 85 parte de la base de lo que no se debe considerar como invención y entre ellos incluye los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal. En lo relativo a los métodos de diagnóstico es necesario acudir a las definiciones técnicas que los especialistas traen sobre la materia para medir el alcance de esta excepción. El profesor Manuel Illescas sobre el punto dice: “en efecto, la exclusión de patentabilidad a los métodos de diagnóstico y de tratamiento quirúrgico o terapéutico, del cuerpo humano o animal, viene de la estricta aplicación de este criterio.

Se considera, en la mayoría de las legislaciones, que la actividad de diagnosticar, operar y tratar (sanar) un cuerpo enfermo, es una actividad intelectual inherente a un profesional sanitario, y por lo tanto no tiene aplicación industrial ” (La Patente Farmacéutica, Instituto de Derecho y Etica Industrial, pág. 63). La doctora Alicia Amaro examinadora de Patentes de la Oficina Europea de Patentes, expresa que para la Cámara de Recursos de esa Organización “el término terapéutico se refiere al tratamiento de una enfermedad, tomado en el sentido general o más particularmente, a un tratamiento curativo, así como al alivio de los síntomas de dolor y sufrimiento”.

Es interesante para el caso referirse a la Decisión T 36/83 de la Cámara de Recursos en la que se estableció que “la utilización cosmética de un producto que también tiene una utilización terapéutica era patentable, ya que el solicitante había reivindicado únicamente el uso cosmético del producto”; la misma Cámara en otra Decisión (T 144/83) llegó a sostener que “la administración de un compuesto químico supresor del apetito puede ser considerado como causante de los dos efectos: “ tratamiento cosmético, ya que se considera que el motivo predominante para perder peso es sólo la mejora de apariencia física, y/o curar la obesidad (tratamiento terapéutico).

Si la invención puede tener ambos efectos, y en las reivindicaciones no está especificado que el efecto deseado es el cosmético, se consideran ambos efectos, y por tanto como no patentable (T 290/86). En la práctica, cuando no está completamente claro si el efecto del tratamiento con un producto químico es de naturaleza cosmética o terapéutica, se pide al solicitante que después del tratamiento introduzca la palabra “cosmético” ”.

(subrayado es del Tribunal). Para este Tribunal la doctrina anterior permitiría deducir un criterio de aplicación para los casos en que un producto sirva a la vez propósitos terapéuticos y no terapéuticos, para concluir que tal producto sería patentable en la medida en que el elemento no terapéutico prevalezca en su utilización y siempre que sea este elemento el que se pretenda reivindicar.

Naturalmente el juicio definitivo sobre la patentabilidad dependerá del riesgo que sobre la salud de las personas pueda tener el invento. Por último es importante anotar el criterio de Manuel Pachón Muñoz, en su Manual de Propiedad Industrial (pág. 22, Ed. Temis) que considera como métodos terapéuticos o quirúrgicos a los que buscan prevenir o evitar las enfermedades a través de la medicina, la veterinaria o la cirugía, "y no comprende la prevención, curación o diagnóstico por la farmacia".

Sobre los métodos de diagnóstico, los define como "el arte de descubrir enfermedades". Esta prohibición no comprende a los aparatos utilizados para los tratamientos quirúrgicos o de diagnóstico de enfermedades, "ya que ellos son productos con aplicación industrial y sucede con un aparato de rayos X, o una máquina que haga exámenes bacteriológicos".

El profesor José Antonio Gómez Segada al definir los procedimientos terapéuticos desde el campo de las patentes, los considera “como aquellos que implican un tratamiento del cuerpo humano o animal con cualquier medio que no tenga carácter quirúrgico con el fin de restablecer o mantener la salud”. (“Falta de patentabilidad de los procedimientos terapéuticos”, Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial, CEFI, Nº 12, pág. 22) Cita asimismo las directivas de la Oficina Europea de Patentes, en las que se indica que la terapia “supone la curación de una enfermedad o de un disfunsionamiento orgánico y comprende los tratamientos profilácticos, como por ejemplo la inmunización”.

6. PROHIBICIONES DE OTORGAR PATENTES El artículo 5 de la Decisión 85, correlacionado con los artículos anteriores define qué inventos, a pesar de tener las calidades señaladas en los artículos 1º, 2º y 3º de la Decisión 85 (novedad, nivel inventivo y aplicación industrial) 'No serán patentables', aspecto diferente al anterior, que establecía reglas para calificar lo que se considera como inventos y lo que no se considera como tales.

(Proceso 6-IP-94, G.O. Nº. 170 del 23 de enero de 1995). En el literal c) del artículo 5º, se señala que "no se otorgarán patentes a productos farmacéuticos, los medicamentos, las sustancias terapéuticamente activas ", ante lo cual el Tribunal se ha pronunciado en el proceso 1-IP-88, así: "El término producto farmacéutico por ejemplo, es definido como un compuesto con aplicación en la farmacia y cuya estructura y característica son diferentes a la de otros compuestos utilizados para el diagnóstico, prevención o tratamiento de enfermedades " La doctrina ha definido "medicamento, como cualquier producto farmacéutico o mezcla de dichos productos, a los cuales se les ha agregado uno o más excipientes y que permiten su utilización inmediata para el diagnóstico, prevención o tratamiento de las enfermedades Las sustancias terapéuticamente activas aquellas que por si mismas constituyen una sustancia utilizable en el diagnóstico, prevención o tratamiento de las enfermedades ".

(Manuel Pachón. Ob. Cit. pág. 25). Como podemos ver se limitan estas sustancias al tratamiento, prevención o diagnóstico de una ENFERMEDAD. El Tribunal desea advertir que la prohibición de patentamiento de productos farmacéuticos de manera indiscriminada fue eliminada del derecho comunitario andino a partir de la Decisión 311 en razón de consideraciones de política económica, de transferencia tecnológica y de política de inversiones en el sector farmacéutico que no son del caso analizar dentro de la presente causa.

Hoy sólo están prohibidas las patentes para los productos farmacéuticos contenidos en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud; de todas maneras resulta ilustrativo remitirse a la sentencia en el caso 7-IP-89 sobre los orígenes de este precepto comunitario, contenido en la Decisión 85. Para arrojar claridad en la aplicación de la prohibición y la determinación del concepto de producto farmacéutico el Tribunal se apoya en el derecho comparado, así: “ a) El Reglamento de la Comunidad Económica Europea Nº 1768/92 del Consejo del 18 de junio de 1992 expresa que el producto farmacéutico “es el principio activo por la composición de principios activos de un medicamento.

“Define a los medicamentos ‘como cualquier sustancia o composición que se presente como poseedora de propiedades curativas o preventivas de las enfermedades humanas o animales, así como cualquier sustancia o composición que pueda ser administrada al ser humano o a los animales para establecer un diagnóstico médico o para restablecer, corregir o modificar funciones orgánicas en el ser humano o en los animales ”.

7. CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PATENTES Según lo establecido por el artículo 25 de la Decisión 85, para el ordenamiento y clasificación de patentes los países se comprometieron a adoptar, dentro del año siguiente a la vigencia de la Decisión 85, la Clasificación Internacional de Patentes de Invención, (IPC). De acuerdo con el manual de introducción a la IPC las oficinas de propiedad industrial han desarrollado sistemas para la clasificación de los documentos de patente.

Actualmente la clasificación de patentes tiene una cobertura mundial y desde el 24 de marzo de 1971 fue adoptada por el arreglo de Estrasburgo y es actualizada cada cinco años. De conformidad con la IPC a que se refiere la demanda el producto objeto de la controversia se clasifica en el grupo A.61.K. 7-06, en el que se lee bajo el título 7/00 ”Cosmetic or similar toilet preparations (preparaciones cosméticas y similares de arreglo personal”.

“7/06 PREPARACIONES: Por ejemplo Lociones o polvos para los cuidados de la cabellera preparaciones para favorecer su crecimiento o para ayudar su supresión por ejemplo, preparaciones para afeitar”. (Clasificación Internacional de Patentes de Acuerdo al Arreglo de Estransburgo; OMPI- Oficina Española de Patentes; sección A, pág. 118). El Tribunal observa una abierta disparidad entre los argumentos de la demanda sobre la definición de cosméticos y los argumentos esgrimidos por la Superintendencia en la Resolución 6730 citada.

En efecto para la actora según la clasificación internacional de patentes su producto es considerado como cosmético por “ayudar a la remoción de pelo”, en tanto que para la Superintendencia, la base de definición del término “Cosmético” está en el artículo 8ª del Decreto 2092 de 1986 del Ministerio de Salud, en cuyo parágrafo uno se dispone que “no se consideran cosméticos las sustancias similares que tengan acción terapéutica con respecto a alteraciones fisiológicas, las cuales se consideran medicamentos”.

Para este Tribunal la Clasificación Internacional de Patentes es norma de obligatorio cumplimiento para los Países Miembros, según reza el artículo 25 de la Decisión 85. Esta disposición ha sido confirmada por los artículos 31 de las Decisiones 311, 313 y 344, disposiciones que son exigibles a los Países Miembros, de aplicación directa e inmediata, con prevalencia sobre la legislación interna de los mismos.

De esta manera si se consideran claros y expresos los términos de la clasificación internacional de patentes en cuanto a considerar los productos para la remoción del pelo, como cosméticos, no podría estar por encima de esta norma una definición diferente extraída de la ley interna. Para abundar en el criterio del juzgador conviene además tener en cuenta la definición que sobre producto cosmético trae la Decisión 412 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena sobre armonización de legislaciones en materia de productos cosméticos.

“Se entenderá por producto cosmético toda sustancia o formulación de aplicación local a ser usada en las diversas partes superficiales del cuerpo humano: epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos o en los dientes y las mucosas bucales con el fin de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto y protegerlos y mantenerlos en buen estado y prevenir o corregir los dolores corporales” En el anexo a esta Decisión se incluye una lista indicativa de productos cosméticos.

8. EXAMEN DE PATENTABILIDAD Dentro del trámite de la solicitud se prevén dos exámenes: el primero señalado en el art. 14, considerado como el formal o extrínseco, consistente en verificar si la solicitud reúne los requisitos señalados por los artículos 11 y 12; el examen de fondo (artículo 19 y 20) corresponde a la verificación, por la Oficina Nacional Competente, de si el producto reúne las condiciones necesarias para ser patentable, es decir si es novedoso, lícito y tiene aplicación industrial; en otros términos, sí cumple con los artículos 2, 3 y 4 y si no está comprendido en los literales b), c) y e) del artículo 5, el segundo de los cuales se refiere a la prohibición de patentar productos farmacéuticos y sustancias terapéuticamente activas.

El Tribunal en el proceso 6-IP-89 señala que “cuando la oficina nacional competente procede a efectuar el examen definitivo previsto en el artículo 19, realiza un juicio de valor sobre las condiciones de patentabilidad de la invención. Y según este juicio sea favorable o desfavorable concederá o negará la patente. Pero antes de efectuar este segundo examen, la oficina nacional competente debe examinar la descripción, las reivindicaciones y los planos y dibujos y hacer al peticionario las observaciones que correspondan ”.

"2.5. El examen preliminar previsto en el artículo 14 de la Decisión no prejuzga sobre los resultados del examen definitivo de que trata el artículo 19. El hecho de que la oficina nacional competente no haya formulado reparos a la solicitud de patente o que éstos hayan sido respondidos o aclarados y que se hayan completado los antecedentes, no significa que la patente tenga que ser concedida.

En este primer examen, la oficina nacional competente no está facultada para emitir juicio de valor sobre los documentos que se han adjuntado a la solicitud. Su facultad se limita a verificar si los documentos indicados en el artículo 12 fueron presentados junto con la solicitud. El análisis de fondo de estos documentos debe hacerse con ocasión del examen definitivo, luego de que la solicitud haya sido publicada para que los interesados tengan la oportunidad de presentar observaciones.

Si la invención no precisa con exactitud el objeto inventivo y si el memorial descriptivo tampoco distingue claramente entre lo novedoso y lo conocido, la oficina nacional competente debe solicitar que se precisen las reivindicaciones y se complete la descripción. Cuando en la descripción se haya acumulado un número excesivo de reivindicaciones, lo que puede hacer difícil determinar el verdadero alcance de la patente, se debe pedir al solicitante que determine con precisión el campo exacto de los derechos que se pretende proteger con la patente.

Con este examen lo que se busca, entre otras finalidades, es evitar que un solicitante obtenga la protección de reivindicaciones injustificadamente extensas que le permitan sacar ventajas a las que no tienen derecho". (Proceso 6-IP-89. G.O. Nº. 50 de 17 de noviembre de 1989). La Oficina Nacional Competente en el trámite de patentes bajo la Decisión 85 se rigió por el trámite en ella previsto, pues en efecto según el artículo 20 no es requisito el correr traslado del examen definitivo, sino que si éste es desfavorable no se otorgará la patente, y si fuera parcialmente favorable se otorgará el título incluyendo solamente las reivindicaciones aceptadas.

Como la Superintendencia basa su decisión en la opinión de peritos contenida en el concepto técnico 789 conviene incorporar lo que al respecto ha sostenido el Tribunal en el proceso 7-IP-89: “ las oficinas nacionales competentes pueden “requerir el informe de expertos o centros científicos y tecnológicos que consideren idóneos para que emitan una opinión sobre la novedad y la aplicación industrial de una invención”, cuya solicitud de patente se encuentre en trámite ”.

Esta norma consagra una facultad potestativa en atención a la dificultad y complejidad de los problemas técnicos que van envueltos en una solicitud de patente. Con estos antecedentes expuestos: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA: C O N C L U Y E: 1. Dentro del régimen de la Decisión 85, era posible otorgar patentes de invención a las reivindicaciones que reunieran los requisitos de novedad y susceptibilidad de aplicación industrial, para lo cual debería acudirse a los criterios establecidos por la ley comunitaria, de manera que no se consideraba nueva una invención si estaba comprendida en el estado de la técnica. 2.

De acuerdo con el artículo 3º de la Decisión 85, la invención debía tener aplicabilidad industrial, es decir la capacidad para inducir a la obtención de un resultado o de un producto industrial, entendiéndose por industria el sentido más amplio de la palabra, referido tanto a la fabricación y distribución de bienes como de servicios en los distintos sectores de la producción. 3.

Según el artículo 4º, literal c) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no eran patentables los métodos terapéuticos o quirúrgicos relativos al tratamiento de una enfermedad o a un tratamiento curativo, así como el alivio de los síntomas de dolor o sufrimiento. 4. Puede darse el caso de productos cuya invención se refiera a la vez, a la obtención de finalidades terapéuticas o cosméticas, caso en el cual sólo sería patentable la reivindicación relativa a la naturaleza cosmética del producto, dependiendo claro está del riesgo que sobre la salud de las personas pueda tener el invento, a criterio del juzgador. 5.

En vigencia del artículo 5º, literal c) de la Decisión 85 no se permitía el otorgamiento de patentes para productos farmacéuticos, medicamentos o sustancias terapéuticamente activas, entendiéndose por tales las sustancias dirigidas al tratamiento, prevención o diagnóstico de enfermedades. La norma actualmente vigente es el artículo 7º de la Decisión 344, que únicamente limita la prohibición de patentamiento a los productos farmacéuticos que figuran en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. 6.

La legislación comunitaria, artículos 25 de la Decisión 85 y 31 de la Decisión 344, hacen obligatoria para los países la Clasificación Internacional de Patentes de Invención de la OMPI, la que es de aplicación directa e inmediata y prevalente sobre la legislación interna de los Países Miembros. Los cosméticos están definidos en dicha Clasificación en el grupo A.61.K. 7-06 y a ellos deberán ceñirse las oficinas nacionales competentes con preeminencia sobre la ley interna. 7.

El examen definitivo sobre una solicitud de patente, a que se refiere el artículo 20 de la Decisión 85, puede o no estar precedido de un informe o concepto técnico que solicite la oficina nacional competente. La ley comunitaria no establece obligación para dicha oficina de dar traslado de los informes correspondientes a las partes en el proceso administrativo interno. La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia, deberá adoptar la presente interpretación del ordenamiento jurídico comunitario en el proceso de la referencia, de conformidad con lo establecido por el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto de este Tribunal (Decisión 184 de la Comisión) notifíquese esta providencia al organismo jurisdiccional citado, mediante copia certificada y sellada. Remítase asimismo copia de esta sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial.

Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza Secretario a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i