Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Año XIV - Número 349 Lima, 19 de junio de 1998 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 8-IP-97.- Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 82, literal e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentada por el Doctor Manuel S. Urueta Ayola, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo.

Expediente Nº 3671. Caso BARTERLINK DE COLOMBIA S.A. Marca BARTERING Proceso 11-IP-95.- Interpretación Prejudicial de los artículos 1, 3, 4, 5 y 20 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con los artículos 1, 5, 6, 7 y 29 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Doctor Rafael Aríza Muñoz, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sección Primera.

Expediente Nacional Nº 1979. Solicitud de Patente para “Procedimiento y Composición para modificar el crecimiento del pelo” Proceso 7-IP-98.- Pág. 1 13 Solicitud de interpretación prejudicial del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente Doctor Libardo Rodríguez Rodríguez; e interpretación de oficio del 102 de la Decisión 344 y artículos 56 y 58, literales f) y g) de la Decisión 85.

Proceso Interno Nº 3947. MARCA “PALMA FRIT” Proceso 10-IP-96.- Interpretación prejudicial de los artículos 81, 96, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, con motivo de la acción de nulidad interpuesta por GRASAS VEGETALES S.A. contra los actos denegatorios del registro contenido en las resoluciones números 31311 y 31312, ambas de fecha 29 de julio de 1994, de la marca de productos “PREDILECTA”, comprendidos dentro de las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza; e interpretación de oficio de los artículos 82, párrafos a) y e), y 87, de la misma Decisión. (Proceso interno correspondiente al expediente N° 3228) 38 PROCESO Nº 8-IP-97 Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 82, literal e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentada por el Doctor Manuel S. Urueta Ayola, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo.

Expediente Nº 3671. Caso BARTERLINK DE COLOMBIA S.A. Marca BARTERING. Quito 9 de marzo de 1998 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literal e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL del Consejero Ponente Dr. Manuel Urueta Ayola.

Expediente Nacional Nº. 3671. Caso BARTERLINK DE COLOMBIA S.A. Como hechos relevantes para la interpretación, al decir del demandante y señalados por el juez nacional, son los siguientes: “1º) La sociedad BARTERING COMERCIAL DE COLOMBIA S.A. por conducto de apoderado solicitó, en el año de 1993, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca BARTERING, solicitud que fue radicada como el expediente administrativo Nº. 93.380923, y mediante la resolución 4024 de 31 de enero de 1994 se concedió el registro de dicha marca por el término de 10 años contados a partir de la fecha de la resolución, para distinguir los servicios comprendidos en la clase 35 de la clasificación internacional. “2º) La actora es titular del nombre comercial BARTERLINK DE COLOMBIA S.A. por haberlo adoptado y usado desde el 18 de enero de 1994, fecha en la cual la sociedad se constituyó por Escritura Pública Nº. 11, de la Notaría 50 de Santa Fe de Bogotá, inscrita en la Cámara de Comercio de esta capital el 21 de enero de 1994 bajo el Nº. 434511 del libro IX. “3º) La marca registrada a favor de BARTERING COMERCIAL DE COLOMBIA S.A. denominada BARTERING, a través de la resolución anteriormente mencionada, confirió un derecho exclusivo sobre una expresión que de acuerdo con los usos comerciales en algunos países constituye una designación común o usual de un negocio o sistema comercial. “4º) Con fundamento en el registro de la marca BARTERING, la Superintendencia de Industria y Comercio está facultando, injustificadamente, a que los abogados de la sociedad propietaria de la marca afirmen que “ la expresión BARTERLINK del nombre comercial de su empresa por ser muy similar y confundible con la marca y el nombre comercial BARTERING ” sea suspendido de inmediato”.

DEMANDA 19/06/98 2.48 El apoderado especial de BARTERLINK DE COLOMBIA S.A. demanda a la Nación representada por el Superintendente de Industria y Comercio, para que por sentencia y previa audiencia de las partes interesadas y del Agente del Ministerio Público, se declare: “Que es nula la Resolución Nº. 4024, de fecha 31 de enero de 1994 proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la cual se concede el registro de la marca BARTERING a favor de la sociedad BARTERING COMERCIAL DE COLOMBIA S.A., para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la clasificación internacional por un término de diez años, contados a partir del 31 de enero de 1994. “Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio anular el registro Nº. 151.766, correspondiente a la mencionada marca y cancelar el respectivo certificado de registro contenido en la Resolución 4024 de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio”.

Entre los hechos que sirven de fundamento a esta acción se indica: “En los Estados Unidos de Norteamérica y en algunos otros países, la expresión BARTERING es entendida usual y comercialmente como un negocio o un sistema al que profesionalmente se dedican aquellas personas que dentro de su objeto comercial hacen BARTER O TRUEQUE”. “La marca registrada a favor de BARTERING COMERCIAL DE COLOMBIA S.A. denominada BARTERING, a través del acto administrativo antes mencionado, confirió un derecho exclusivo sobre una expresión que de acuerdo con los usos comerciales en algunos países constituye una designación común o usual de un negocio o sistema comercial”.

Para probar lo anterior, adjuntan una relación: “por orden alfabético, de más de 300 compañías afiliadas a una Asociación Interna- GACETA OFICIAL cional de Bartering y que, por lo mismo, su objeto social lo constituye desarrollar la actividad del trueque o del Bartering”. “De los apartes textuales transcritos, se deduce con claridad lo siguiente, todo con fundamento en el supuesto derecho de propiedad que sobre la “marca” BARTERING ha conferido la Superintendencia al registrar en favor de un particular dicha expresión irregistrable: “a) Que existe un sistema denominado BARTERING de propiedad exclusiva de un sólo comerciante en Colombia. “b) Que la actividad desarrollada por el comerciante que no tiene registrada la expresión BARTERING no puede seguir desempeñándola, pues ello genera confusión entre el público y constituye un delito como es la usurpación de marca. “c) Que las normas vigentes le autorizan, con fundamento en el acto administrativo mencionado, a iniciar una serie de acciones, entre ellas, la de ordenar suspender el uso de la expresión BARTERLINK dentro del nombre comercial BARTERLINK DE COLOMBIA S.A.” DISPOSICIONES LEGALES VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN Según la actora el registro de la marca objeto de la presente demanda de nulidad se concedió en contravención del artículo 81 y del literal e) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. “Como quedó establecido en los hechos de esta demanda, la Superintendencia de Industria y Comercio confirió un derecho de exclusividad sobre la expresión BARTERING, denominación que de acuerdo con el lenguaje corriente o en los usos comerciales, hace referencia a un negocio o un sistema comercial y al que pueden acceder incluso en Colombia, como de hecho lo están haciendo, todas las personas que así lo deseen. “También quedó establecido en esta demanda que para los titulares de la “marca” BARTERING, su derecho se extiende al uso 19/06/98 3.48 exclusivo del sistema BARTERING y, por tanto y bajo el amparo del derecho conferido por la Superintendencia a través del registro marcario, ninguna persona diferente a ellos, puede desarrollar válidamente dicho sistema. “Al conceder el registro de la marca BARTERING la Administración violó directamente, por falta de aplicación, las disposiciones transcritas, pues los supuestos de hecho previstos en ellas se cumplen a cabalidad: no pueden registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el leguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los servicios de que se trate, ni tampoco son objeto de registro los signos que no sean lo suficientemente distintivos”.

CONTESTACIÓN A LA DEMANDA POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Se acusa ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, violación de normas legales contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Sobre el particular se mencionan las atribuciones legales otorgadas a la Superintendencia de Industria y Comercio - División de Signos Distintivos, las concedidas por el Decreto Ley Nº. 2153 de 1992 habiendo expedido la Resolución Nº. 4024 del 31 de enero de 1994 que concede el registro de la marca BARTERING certificado Nº. 151766 para distinguir los servicios comprendidos en la clase 35a. de la nomenclatura vigente dentro del expediente Nº. 93 380923.

Se hace notar que el acto administrativo impugnado ante el Honorable Consejo de Estado fue expedido por la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio con plena competencia para conceder solicitudes de registro de marcas conforme al Código Contencioso Administrativo, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y otras disposiciones legales.

Se afirma que el acto acusado y proferido por el Superintendente de Industria y Comercio no es nulo por ajustarse a las disposiciones legales vigentes de ese entonces y aplicables sobre marcas. 19/06/98 GACETA OFICIAL “El otorgamiento del registro de la marca BARTERING para distinguir los servicios de la clase 35a a favor de la sociedad BARTERING COMERCIAL DE COLOMBIA S.A., no violenta normas de derecho marcario; al contrario es una expresión novedosa, visible y suficientemente distintiva”.

Es posible constatar en los documentos que obran en el expediente Nº. 93380923, que dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la publicación del extracto de la solicitud de registro marcario en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº. 387 del 8 de octubre de 1993, no se presentaron oposiciones a la mencionada solicitud, especialmente por la ahora demandante SOCIEDAD BARTERLINK DE COLOMBIA S.A., que tampoco interpuso recursos dentro de la vía correspondiente.

CONTESTACION DE TERCERO INTERVINIENTE En representación de la Sociedad BARTERING COMERCIAL DE COLOMBIA S.A., tercero interviniente en el proceso de la referencia, manifiesta que da contestación a la demanda de la referencia. “Teniendo como fundamento los argumentos de hecho y de derecho aquí expuestos, respetuosamente solicito a esa Honorable Corporación que se niegue la procedencia de las pretensiones de la parte demandante, declarando que el registro de la marca BARTERING fue concedido en debida forma y de acuerdo con las normas legales aplicables, y que en consecuencia no es procedente la declaración de nulidad de la Resolución Nº. 4024 del 31 de enero de 1994, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos”.

En virtud de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, pasa a examinar el caso de autos. C O N S I D E R A N D O: I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que este Tribunal es competente para interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Co- 4.48 munidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional y las aplique dentro del Proceso Interno como es el caso del Consejo de Estado, alto Organo de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, conforme a lo establecido por los arts. 28 y 29 del Tratado de Creación del Acuerdo de Cartagena.

II. NORMAS A INTERPRETARSE Las normas a interpretarse son las solicitadas (art. 81 y 82 literal e). Sin embargo, además el Tribunal considera necesaria la interpretación del art. 83 literal b). DECISION 344 “ART. 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Art. 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;” “Art. 83.- Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: ( ) b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error”.

III. LA MARCA. “Se entiende generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los GACETA OFICIAL bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas. Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa.” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual: “El papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores”, Ginebra 1983, pág. 13).

La marca es un bien inmaterial que distingue un producto o servicio de otros, representado por un signo, el que siendo intangible requiere de medios sensibles o de la perceptibilidad para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. El signo que no pueda influir en el público consumidor para que éste distinga un producto de otro, no tendrá la capacidad necesaria para ser registrado.

Para que un signo pueda ser considerado como marca es necesario que reúna tres requisitos intrínsecos: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. Cabe advertir que, por el hecho de reunir un signo estos requisitos, no queda asegurado su registro, ya que podría encuadrar en causales de irregistrabilidad que la norma comunitaria establece en los arts. 82 y 83. a) Perceptibilidad.- La marca por ser un signo de realidad intangible requiere de perceptibilidad, es decir, que posea ciertos perfiles definidos que permitan distinguirla o diferenciarla de otra.

El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, define el vocablo “perceptible” como aquello que “se puede comprender o percibir” y “percibir” lo describe como el hecho de “recibir por uno de los sentidos las especies o impresiones del objeto y “Percepción”, dice, es la “sensación interior que resulta de una impresión material hecha con nuestros sentidos”.

(Vigésima Edición, Tomo II, Madrid 1984, pág. 1041). Un signo es perceptible cuando por medio de cualquiera de los sentidos, el consumidor tiene la posibilidad de apreciarlo, captarlo o distinguirlo. Son signos perceptibles las denominaciones o las palabras, los colores, los gráficos, etc., porque a través de esos medios se puede memorizar el signo o captarlo para llegar al proceso diferenciador con otros signos idénticos o similares. 19/06/98 5.48 La marca no surge sin los consumidores, de aquí que el signo al ser asociado a determinados productos o servicios pone en movimiento todo un proceso mental en el público consumidor en torno al origen empresarial, calidad y aún respecto de la buena fama de las mercancías a las que la mencionada marca hace alusión, tutelando no solo el privativo interés del empresario, sino en general el del consumidor. b) Distintividad.- Es la función esencial de la marca; radica en distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie.

El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características. La distintividad implica que el signo sea individual y singular, diferenciándose de cualquier otro, por lo tanto este signo que se pretende registrar no puede confundirse con otros ya empleados para distinguir productos o servicios de la misma especie.

Cuando el signo es incapaz de diferenciar o de distinguir unos productos iguales o similares, fabricados o producidos por diferentes empresarios, no puede ser distintivo y por lo tanto incumple las funciones de marca. En este sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ya se ha pronunciado, diciendo: “El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características.

Si entre lo distintivo y lo distinguible existe una relación estrecha y directa que conlleve a confundir lo uno y lo otro, el signo pierde esa condición esencial para poder constituirse en marca. El carácter distintivo de un signo por lo tanto, será más pronunciado si entre signo y producto existe una menor relación” (Proceso 27-IP-95). c) Representación Gráfica.- En el mismo proceso con referencia a este requisito se dice: “El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor a través de los sentidos lo perciba, lo conozca y lo solicite.

La implementación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse a través de pa- GACETA OFICIAL labras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores etc. Estos son los medios generalizados, por el momento, con los cuales se puede usar la marca. IV. SIGNOS IDÉNTICOS O SIMILARES A OTROS YA REGISTRADOS Según certificado de la Cámara de Comercio oficina principal de Bogotá, se acredita la constitución de la Sociedad Comercial denominada BARTERLINK DE COLOMBIA S.A., con número 11 de la Notaría 50 de Santa Fe de Bogotá del 18 de enero de 1994, inscrita el 21 de enero de 1994, bajo el número 434511 del libro IX, con una duración del 18 de enero de 1994 al 18 de enero del año 2.044, sin que la sociedad haya sido disuelta. “El objeto de la Sociedad será el ejercicio y las actividades de intercambio de bienes y servicios bien como sujeto activo, o bien mediante la constitución de bolsas administradoras de intercambio de bienes y servicios en cualquier tipo de conjugación de unos y otros para su operancia, pudiendo utilizar y expedir certificados o créditos de intercambio de bienes y servicios para sus afiliados, bien sea como gestora, bien sea como promotora, bien sea como intermediario y todas las actividades afines a dicho sistema de intercambio, con ánimo de lucro y fines comerciales”.

En vista de que la demandante alega la prevalencia de su nombre comercial Barterlink de Colombia sobre la marca “Bartering” considera el Tribunal necesario referirse a esta noción: a) Nombre Comercial Se define el nombre comercial, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 118 de la Decisión 311, “ el nombre, denominación, designación, sigla o signo con el cual se distingue a una empresa o a un establecimiento comercial”.

La Decisión 344 no define al nombre comercial, y en su art. 128 solamente habla de que está protegido sin necesidad de registro. Diferentes autores definen al nombre comercial como el elemento que identifica o distingue la actividad negocial de una persona de otra. (Ladas). 19/06/98 6.48 Rotondi a su vez lo define como: “una denominación impersonal y objetiva de la organización hacendal”.

Y Fernández Novoa, como: “Aquella especial denominación bajo la cual un empresario individual o social ejercita la incesante actividad económica en que estriba la dimensión dinámica de la empresa” (Citado por Juan Manuel Hernández López). Para la ley tipo de la OMPI, el nombre comercial es el nombre o designación que identifica la empresa de una persona física o moral.

La esencia del nombre comercial es la actividad que desempeña el titular de dicho nombre, por lo que la ausencia de una actividad impide que pueda hablarse de la existencia de un nombre comercial. b) Nombre Comercial y marcas La diferencia del nombre comercial con la marca radica en el modo de adquisición y en cuanto a su extensión. Sobre el primer punto, aquellos surgen del mero uso de la designación, mientras que las marcas se protegen en virtud de su registro.

Asimismo, mientras la marca tiene como ámbito de protección el país, en relación con la clase en que fue registrada, las designaciones tienen como ámbito de tutela el territorio en que tienen una influencia efectiva y en la clase de actividad respecto de la cual la designación haya sido utilizada” (Bertone y Cabanellas, Editorial Heliasta, S.R.L 1989, Tomo II Pág. 442).

Además las marcas protegen productos y servicios y los nombres comerciales sólo la actividad mercantil. El artículo 128 de la Decisión 344 dispone: “El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para al efecto establezca el respectivo País Miembro”.

GACETA OFICIAL 19/06/98 7.48 Encontramos que el fin básico del nombre comercial es el de servir de signo distintivo del establecimiento comercial, y se rige según la legislación comunitaria por la legislación interna de cada uno de los Países Miembros, y subsidiariamente por aquella. significa no constituir el nombre comercial o social, una marca u otro signo ya protegido.

El nombre comercial no debe ser confundible con otro ya empleado para individualizar personas físicas o jurídicas u otros signos que puedan servir de fundamento para una observación. c) Nombres comerciales y nombres sociales El otro requisito es la LICITUD con el que se pretende que no esté constituido por signos prohibidos por la ley, ni contrario a las buenas costumbres ni a la moral; ni tampoco ser engañoso ni contradecir el principio de veracidad; ni implicar un riesgo de asociación, de confusión, o dilución con otros signos distintivos; ni atentar contra el derecho de terceros “ni implicar alguna práctica desleal o parasitaria”.

(Aracama, obra citada, pág. 205). La confusión entre nombres sociales y nombres comerciales también puede presentarse en algunos casos, entendiéndose aquellos como los que individualizan a una persona jurídica considerada en sí misma y comprende las nociones de: Razón Social: Es el nombre de la sociedad de personas. Denominación Social: Para designar las sociedades de capitales.

(“Los retos de la Propiedad Industrial”, “Esquema del Nombre Comercial”, Ernesto Aracama Zorraquin, INDECOPIOMPI, 1996, pág. 202). El nombre social es un signo identificatorio de “quien actúa a los fines de la imputación jurídica de esa actuación, el nombre comercial -de alguna manera- se refiere a cómo y dónde se actúa, prescindiendo de la imputación misma de la actuación”.

(Garriguez, Joaquín “Curso de Derecho Mercantil”, 5º De.. pág. 218219, cita de Aracama, obra mencionada). El nombre social puede ser el mismo del nombre comercial, pero no existe inconveniente en que una misma sociedad pueda tener varios nombres comerciales diferentes. En cuanto a la integración de las dos figuras nombre comercial y nombre social, dentro de la rama del Derecho, el nombre social forma parte del derecho comercial y más específicamente de la legislación societaria.

El nombre comercial pertenece a la esfera del derecho de Propiedad Industrial. REQUISITOS DEL NOMBRE COMERCIAL Para que un nombre comercial tenga plena validez es necesario que cumpla ciertas condiciones que la doctrina enumera: NOVEDAD tanto intrínseca, como es capacidad distintiva, como extrínseca, es decir estar disponible, lo que d) Caracteres del nombre comercial Los nombres comerciales, salvo los notorios, deben usarse en el País y presentar los siguientes caracteres: ser personal, es decir que la utilización y el ejercicio de la actividad que protege sea por parte de su propietario; público, cuando se ha exteriorizado, es decir, cuando ha salido de la órbita interna, ostensible, cuando puede ser advertido por cualquier transeúnte; y continuo cuando se lo usa de manera ininterrumpida, ya que el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso que debe ser definitivo y no ocasional como el cierre de un negocio por inventario.

(Profesor Aracama, obra citada, pág. 206). El uso continuo de un nombre comercial como requisito para formular observación a una solicitud de marca o solicitar la nulidad de la misma debe hacerse por un período de tiempo prudente del que pueda decirse que en razón de dicho uso puede llegar a ser conocido el nombre por el público. En este caso el uso no debe equipararse al simple conocimiento que el público pueda tener del nombre comercial por parte del titular a través de los medios publicitarios, sino al ejercicio real y efectivo de la actividad comercial que el nombre protege.

La sola inscripción de una sociedad en el registro mercantil no significaría de por sí que se ha utilizado el nombre comercial, pues si bien no hay impedimento para que subsista ese nombre social la actividad de la sociedad con ese nombre debe desarrollarse dentro de un período de tiempo. O bien puede la socie- GACETA OFICIAL dad utilizar otro nombre comercial para el ejercicio de la actividad a la que la compañía se dedica.

La prueba del uso del nombre comercial corresponde a quien alega su existencia y a quien formula observación a una marca u otro signo por su anterior uso. Si la legislación interna de un País Miembro exige el registro, este acto administrativo podría ser constitutivo del derecho al uso exclusivo si además se prueba el uso del nombre comercial, pero el registro, por sí mismo sin la prueba de uso del nombre comercial, no acredita la utilización del mismo. e) Signos que pueden constituir nombre comercial El nombre comercial puede estar constituido por una denominación, una sigla, una combinación de números, un apellido, un nombre, un nombre y apellido, un seudónimo, un nombre geográfico, etc.

Así mismo está impedido de ser utilizado cuando atente contra la moral pública, las buenas costumbres y es oponible por terceros que hayan utilizado ese nombre anteriormente -en caso de necesidad de registro por quienes hayan solicitado o registrado el nombre comercial- o cuando exista confundibilidad entre los nombres o los signos sean genéricos de la actividad, etc. aplicando los principios que sobre marcas regulan estos campos. f) Defensa del nombre comercial Para que el titular de un nombre comercial pueda ejercer su acción de defensa de su derecho debe estar en posesión de su nombre con anterioridad a la demanda; la confundibilidad debe referirse tanto a los nombres o a los signos en sí, como a las ramas de la industria y comercio explotadas por las partes.

Los criterios para juzgar la confundibilidad de los nombres comerciales son los mismos que se aplican a las marcas, criterios que han sido expuestos in extenso en esta sentencia. V. CONFUNDIBILIDAD ENTRE MARCAS Dada la similitud y confundibilidad entre las expresiones BARTERLINK Y BARTERING, el 19/06/98 8.48 primero inscrito en el registro mercantil el 21 de enero de 1994, y el segundo registrado mediante resolución Nº. 4021 con vigencia desde el 31 de enero de 1994, ante el Juez nacional, se ha planteado la nulidad de esta última, debiendo considerarse que entre los dos existe semejanza “ortográfica y fonética que induce al público consumidor a error”, criterio administrativo que se fundamenta en la disposición del literal b) del art. 83 de la Decisión 344.

En razón de que ambos se hallan constituidos para servicios y actividades de la clase 35 de la clasificación de Niza, se impondría la necesidad de observar la disposición contenida en el art. 83 inciso b), que tiene por fin proteger al consumidor, ante la presencia de dos signos que siendo idénticos o semejantes, amparen los mismos productos o servicios con las mismas actividades y que dentro de la comercialización o adquisición puedan inducirle a confusión o error, al creer el consumidor que con la misma marca está adquiriendo un producto del mismo empresario o que el producto con la marca similar también proviene del mismo origen o fuente empresarial o que el nombre comercial pertenece al mismo titular de la marca. “La confusión entendida como la acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas.

De esta figura se predica que la marca que se proyecte registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de la protección legal del registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva”. (Proceso 2-IP-94) Para determinar una posible confusión entre dos o más signos, el confrontamiento o análisis de éstos, debe realizarse en su totalidad o en su composición global, sin desmembraciones, resquebrajamientos o mutilaciones de palabras o sílabas y sin atribuir a cada sílaba o palabra contenidos propios, que no reflejen el sentido o concepto del signo por registrarse, esto es, sin una descomposición de su unidad gráfica, fonética o conceptual.

Esta ha sido la doctrina jurisprudencial del Tribunal en numerosos casos. En el caso de autos se trata de “BARTERLINK DE COLOMBIA S.A. y BARTERING” GACETA OFICIAL La confundibilidad de una marca respecto de otra, denota varios aspectos de especial importancia, tanto para el consumidor como para el empresario; respecto del primero, por que seguramente al momento de adquirir un producto o utilizar un servicio estará tomando para sí uno que no corresponde con el que inicialmente tenía planificado; y, segundo, para el empresario generará un menoscabo de su dinámica empresarial, puesto que en su nombre se estarán adquiriendo productos o prestando servicios cuyo provecho recaerá en cabeza de otra persona.

Así, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en su artículo 83 literal b) dice: “sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error; ”. Es claro entonces, que se trata el tema de la confundibilidad desde dos tópicos diferentes que, sin embargo, convergen en el mismo fin.

El primero de ellos es la identidad entre signos, es decir, que la denominación por registrar tiene una estructura y contenido exactos a la ya registrada, que genera de plano su irregistrabilidad. En segundo término, el que consideremos de mayor importancia y cuidado dada la flexibilidad del concepto, la similitud entre marca y nombre comercial, toda vez que el legislador comunitario no ha precisado qué debe entenderse por similitud o semejanza, y en consecuencia, corresponderá al intérprete de la norma -ya sea el funcionario de la oficina nacional competente o al juez- medir el contenido y alcance de la expresión similitud, que por lo demás, conlleva un ámbito suficientemente amplio para que puedan involucrarse diversos modos interpretativos, que en algunos casos pueden presentarse antagónicamente.

Con relación a los signos BARTERLINK Y BARTERING, será necesario establecer si BARTERLINK es similar o se asemeja a la ya registrada marca BARTERING y si puede generar en el público consumidor una confusión o error respecto de los productos o servicios para los cuales se pretende utilizar el registro frente a las actividades que protege el nombre comercial.

Para dilucidar si entre una marca y otra hay similitud, se han creado en la doctrina y la 19/06/98 9.48 jurisprudencia tres criterios, que a continuación se exponen y que pueden ser aplicados al confrontamiento entre una marca y un nombre comercial. El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma; el segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación. Aunque en algunos casos, vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca; el tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que lleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo; o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión o al significado que contiene la denominación ya sea denominativa o gráfica.

Pero la confundibilidad, como ha expresado este Tribunal, para que se constituya en barrera para el registro marcario, basta que lo sea dentro de uno de los parámetros ya enunciados. Además la sola posibilidad de confusión es factor que inclina al juzgador a catalogar un signo como irregistrable. Finalmente, con referencia a la interpretación de las disposiciones anteriormente citadas, nos remitimos al criterio expuesto por el Tribunal en el Proceso 27-IP-96: “Conforme a lo dispuesto tanto en los artículos 95 y 96 de la Decisión 344, el examen de registrabilidad procede tanto cuando se presenten o no observaciones, y en el primer caso, la oficina nacional competente a la vez que analiza las observaciones realiza dicho examen, el que no sólo se concretará sólo a las observaciones sino a otras situaciones y hechos que se presenten con relación al signo solicitado para registro. “Dentro de esa amplia facultad conferida a la Oficina Nacional Competente para otorgar o denegar la solicitud de registro no le está permitido establecer, agregar o añadir más causales de irregistrabilidad que las contempladas en los artículos 81, 82 y 83.

Cumplir con la obligación de proceder al examen de fondo del signo, y de resolver sobre la registrabilidad o no del signo, son atribuciones GACETA OFICIAL de la administración que no pueden ser trasladadas a otra autoridad ni ser objetadas por haberse cumplido. El que haya acertado o no la autoridad es el efecto de ejercer su atribución, en cuyo caso las normas comunitarias y legislaciones internas contienen los preceptos para revocar o enmendar un acto administrativo proferido con incumplimiento de los preceptos relativos al registro de marcas”.

REGISTRO DE NOMBRES USUALES O COMUNES En el examen de registro de la marca Bartering, la Oficina Nacional Competente debió aplicar el artículo 82 literal e), que textualmente dice: “No podrán registrarse como marcas los signos que: e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate”.

En el caso de autos la marca “Bartering”, registrada mediante resolución 4024 de 31 de enero de 1994 para distinguir servicios de la clase 35 de la clasificación internacional, o sea “publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina”, debió ser comparada con el nombre comercial “Barterlink de Colombia S.A.”, de la sociedad constituida por escritura pública Nº. 11 de la Notaria 50 de Santa Fe de Bogotá, inscrita en la Cámara de Comercio el 21 de enero de 1994, según la cual el objeto “de la Sociedad será el ejercicio y las actividades de intercambio de bienes y servicios que en realidad resultan similares a los especificados en la clase 35 de la marca “Bartering”.

En relación a esta disposición el Tribunal ha expuesto el siguiente criterio: “Las prohibiciones sobre los signos genéricos, descriptivos o usuales, están contempladas en los literales d) y e) del artículo 82 de la Decisión 344, aclarando que si bien no se hace referencia expresamente a las expresiones genéricas, éstas, por doctrina y por la jurisprudencia del Tribunal, no pueden constituir signos con posibilidad marcaria. 19/06/98 10.48 “Carecen de la calidad o condición de signos registrables todos los que sean genéricos, descriptivos y usuales del producto o servicio a amparar, o aquellos que sin haber sido inicialmente la designación común del producto o del servicio por el uso de la marca, ésta se convierte en el nombre común del producto, ya que todos ellos han perdido su distintividad frente a los productos.

Así mismo no podrán ser registrados como signos los que en el lenguaje comercial, en los modismos o la jerga son los utilizados para designar al producto, aunque la significación gramatical sea diferente. “La doctrina y las legislaciones son unánimes en vetar el registro de signos genéricos, esto es, aquellos que se aplican a un conjunto de personas o cosas, que tienen una o varias características comunes o que poseen las mismas propiedades, y que tal denominación para que no pueda ser registrable como marca es preciso que tenga conexión con el producto o servicio que pretenda distinguir.

Un signo que no distinga, por su carácter de genérico un producto de otro, no puede constituir marca. Además la prohibición se dirige a evitar que vocablos o signos que se refieren al nombre de los productos que la marca ampara y que son utilizados en forma ordinaria y necesaria para denominarlos o identificarlos se constituyan en derecho exclusivo de su titular, limitando su uso a otros comerciantes o productores”.

(Proceso 27-IP-95, Gaceta Oficial Nº. 257 de abril 14 de 1997). Igualmente en el Proceso 9-IP-95 publicado en la G.O. Nº 230 de 16 de Octubre de 1996, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Tomo IV, Pág. 202, se dice que: “La marca debe cumplir antes que nada con la función específica que le corresponde, o sea con una función “diferenciadora” que le permita al público individualizar sin equívocos el producto o servicio de que se trate.

De allí, por ejemplo, el fenómeno conocido como “la vulgarización de una marca”, al que le correspondería la hipótesis que contempla el literal d), y que presenta, según la doctrina, cuando el signo distintivo que está siendo utilizado como marca se convierte más adelante, para el público consumidor, GACETA OFICIAL en la denominación general y objetiva de todos los productos o servicios de la correspondiente clase.

Cuando ésto ocurre, el signo pierde su capacidad distintiva o diferenciadora y no puede seguir siendo utilizado válidamente como marca”. El Consejo de Estado de la República de Colombia, analizará si el término BARTERING se ha convertido dentro del lenguaje corriente o por el uso comercial de ese País en la designación común o usual de los productos o servicios que la mencionada marca protege.

De ser positivo el análisis, la marca registrada habría sido conferida violando el literal e) del artículo 82 de la Decisión 344 y su nulidad podría ser declarada de oficio o a petición de parte, previa audiencia de las partes interesadas, según lo prescribe el artículo 113 de la Decisión indicada. “Por último existen nombres que teniendo origen en un idioma extranjero, han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”.

(Proceso 3-IP-95. G.O. Nº. 189 de 15 de septiembre de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Tomo IV, Pág. 158). Sobre el carácter genérico de los términos en idioma extranjero, el Tribunal Supremo español en el caso de las marcas IN-WEAR (mixta) TIM. WEAR, expresó que: “en la pronunciación española de “IN-WEAR” y “TIM WEAR” existe similitud fonética rayana en la identidad; al compartir ambas el fonema “WEAR” -que por su carácter extranjero no puede considerarse genérico de los productos amparados aunque lo sea en lengua inglesa- ” (“Revista General de Derecho”, Valencia, Abril 1994, dirigida por José Massaguer Fuentes, pág. 3949).

Se alega por parte de Barterlink de Colombia que obtuvo el nombre comercial en fecha 21 de enero de 1994 cuando se constituyó dicha Compañía y que la marca Bartering se confirió el 31 de enero de 1994. La prioridad marcaria se establece en los artículos 87, 91 y 103 de la Decisión 344, toda vez que dicha prioridad nace de la presentación de la solicitud de la marca que tiene su origen en fecha 19/06/98 11.48 01-04 del 93, fecha anterior en todo caso a la constitución de la Compañía Barterlink, por lo que no podría oponerse el nombre comercial Barterlink de Colombia al registro de la marca Bartering.

Esto también en aplicación analógica con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, que prohibe el registro de signos que “Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error”. VI. PRINCIPIO DE LA PRIORIDAD Dentro de los procesos 5-IP-94 (G.O. Nº 117 de 20 de abril de 1995), 9-IP-94 (G. O. Nº 180 de 10 de mayo de 1995) y en el 28-IP-96, el Tribunal se refiere al punto del derecho de prioridad, de la siguiente forma: “Frente a un eventual conflicto en la presentación de varias solicitudes simultáneas, la doctrina y las normas comunitarias, han desarrollado la institución de la “prioridad”, que no se traduce sino en conceder prevalencia a la solicitud primeramente presentada, aplicando el principio primero en el tiempo, primero en derecho.

(“Prior tempore, potior iure”). “La prioridad marcaria interna o territorial, referida al registro de dos marcas en un mismo país, se encuentra ampliada en el artículo 103 de la Decisión 344 con la prioridad andina e internacional. Según ella el solicitante que primeramente ha presentado una solicitud en un País Miembro o en otro país que concede trato recíproco a las solicitudes de los Países Miembros, conservará dicha prioridad por el término de 6 meses, contados a partir de la fecha de presentación de dicha solicitud, para requerir el registro sobre la misma marca en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena. “Para que nazca el derecho de prioridad, según el inciso final del artículo 87 de la Decisión 344, es necesario que la Oficina Nacional Competente admita la solicitud, y se le asigne fecha de presentación, circunstancias que no se producirán con aquellas solicitudes que no reúnan los requisitos del mencionado artículo

87. GACETA OFICIAL “( ) Cuando la Oficina Nacional Competente al efectuar el examen formal encuentra incumplimientos y ordena subsanarlos en el plazo de 30 días hábiles (artículo 91), si la solicitud es admitida la prioridad queda determinada desde la fecha de presentación de la solicitud. “Así, quien presente una solicitud posterior de registro de esa marca idéntica o similar para los mismos productos o para productos que puedan causar error en el público consumidor, se encuentra frente a una causal de irregistrabilidad, en atención a la prioridad de que goza el primer solicitante, quien puede presentar observaciones contra la solicitud posterior y ejercer los otros derechos que la norma comunitaria le confiere”.

En atención a las consideraciones expuestas, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.- Un signo para que pueda registrarse como marca, debe reunir no sólo los requisitos esenciales de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, sino que además no debe hallarse impedido de registro por una de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los arts. 82 y 83 de la Decisión 344. 2.- El examen de registrabilidad que debe efectuar la Oficina Nacional Competente, antes de aceptar o rechazar la solicitud de registro, procede tanto en las solicitudes en las que se presenten observaciones, como en las que no se presenten dichas observaciones. 3.- Si la parte interesada considera que la Administración ha realizado una aplicación indebida de las normas sustantivas o procedimentales podrá recurrir a la justicia para solicitar el reparo del pretendido error, planteando las acciones que la norma comunitaria le concede.

Sin embargo no debe presumirse que toda negativa al registro de una marca constituye indebida aplicación de las disposiciones pertinentes. 19/06/98 12.48 4.- En la legislación comunitaria contenida en la Decisión 344 el nombre comercial no requiere de registro ni depósito para su protección. Si la legislación nacional contempla un sistema de registro, éste no constituirá sino una declaración de tal uso y servirá como principio de prueba para fijar la fecha de ese uso. 5.- El uso del nombre comercial debe darse en el País en el que se solicita la protección, y deber ser personal, público, ostensible y continuo correspondiendo la prueba de uso a quien impugna un registro o demanda la respectiva acción. 6.- La sola inscripción de una sociedad en el correspondiente Registro Mercantil no puede ser considerada como prueba de uso del nombre comercial. 7.- Un nombre comercial usado con anterioridad a la solicitud de una marca, podrá impedir el registro de ésta en virtud del principio de la prioridad, siempre y cuando entre los signos y los productos o servicios o actividad que protege la marca y el nombre comercial, respectivamente, pueda inducirse al público a error.

En tanto que si una solicitud marcaria es anterior al uso del nombre comercial, éste no podría impedir el registro de aquella. 8.- La confundibilidad entre dos signos distintivos se determinará luego de un análisis en los campos visual, auditivo e ideológico, comparando los signos con los productos o servicios y las actividades que cada cual protege. 9.- De conformidad con el artículo 31 de Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia dentro del Proceso 3671.

Notifíquese al nombrado Consejo de Estado de la República de Colombia mediante copia sellada y certificada, y remítase igualmente copia de esta interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial. 19/06/98 GACETA OFICIAL Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE 13.48 Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza Secretario a.i. Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i PROCESO 11-IP-95 Interpretación Prejudicial de los artículos 1, 3, 4, 5 y 20 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con los artículos 1, 5, 6, 7, y 29 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Doctor Rafael Aríza Muñoz, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sección Primera.

Expediente Nacional N. 1979. Solicitud de Patente para “Procedimiento y Composición para modificar el crecimiento del pelo”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 7 de abril de 1998 V I S T O S: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Dr. Ernesto Rafael Aríza Muñoz, solicitó al entonces Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, la Interpretación prejudicial de los artículos 1, 3, 4, 5 y 20 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, concordantes, según expresa el demandante, con los artículos 1, 5, 6, 7 y 29 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que se formula esta solicitud en razón del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por el Señor JOSEPH H. HANDELMAN, mediante agente oficioso, en el que se pretende obtener la nulidad de las Resoluciones Nº. 3868 de 15 de mayo de 1990 y 06730 de 12 de septiembre de 1991, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Que el Consejo de Estado considera relevantes para proceder a esta interpretación, los siguientes hechos: “1.- Mediante memorial de 11 de octubre de 1985 se presenta ante la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud de patente de invención para “PROCEDIMIENTO Y COMPOSICIÓN PARA MODIFICAR EL CRECIMIENTO DEL PELO”, a nombre del señor JOSEPH H. HANDELMAN, ciudadano estadounidense, domiciliado en New York, Estados Unidos de América. “2.- Después de cumplir con los requisitos exigidos por la División de Propiedad Industrial, el solicitante, mediante memorial del 4 de marzo de 1986 presenta la descripción, las reivindicaciones, el extracto para la publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial, el documento de traspaso del inventor al solicitante y la copia legalizada de la solicitud estadounidense Nº. 661.019, primera presentada en el exterior para el mismo invento, junto con la traducción oficial Nº. 12.290, que incluía las reivindicaciones de esa solicitud.

GACETA OFICIAL “3.- El extracto de la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº. 355 de 26 de junio de 1987, bajo el Nº. de orden 0026. El término de 90 días para presentar observaciones que desvirtuaran la patentabilidad de la invención, venció el 9 de noviembre del mismo año sin observación alguna. “4.- El 1 de noviembre de 1989 la Oficina Técnica de Patentes rinde el Concepto Técnico no. 789 en relación con la invención. De dicho concepto no se le dio traslado al peticionario, quien lo conoce por primera vez cuando se notifica la Resolución no. 3868 de 15 de mayo de 1990, que niega la patente, dado que en la misma aparece transcrito.

Dice este Concepto Técnico de Fondo: “ La invención es un procedimiento y composición para modificar el crecimiento del pelo, dicho procedimiento comprende las etapas de aplicar a la piel una composición que contiene un material capaz de inhibir la acción de la enzina descarboxilasa ornitina. Este procedimiento es netamente terapéutico o sea de tratamiento, en el cual además especifica la cantidad en microgramos que se debe aplicar por centímetro de piel. “Por otra parte la invención carece de aplicación industrial, ya que el procedimiento en mención está reservado para uso estrictamente personal.

Las reivindicaciones 8-9-10 de los folios 20 a 29, tratan de la composición en sí o de sustancias terapéuticamente activas que son las que actúan inhibiendo el crecimiento del pelo, estas sustancias y el producto en su forma de presentación definitiva están exentos (sic) de patente”. 5.- Contra la resolución citada se interpusieron los recursos de reposición y subsidiario de apelación, decidiéndose desfavorablemente mediante las Resoluciones números 3868 de 15 de mayo de 1990, 06730 de 12 de Septiembre de 1991 que declara agotada la vía gubernativa ”.

Síntesis de la Demanda Se anota en la demanda que fueron violados los artículos 1, 3, 4 y 5 de la Decisión 85, concordantes con los artículos 1, 5, 6 y 7 de la Decisión 344 porque la administración tiene la 19/06/98 14.48 obligación de conceder la patente si ésta es nueva, susceptible de aplicación industrial y que no esté expresamente prohibida por la ley.

En cuanto a novedad no hay cuestionamiento, la invención es susceptible de aplicación industrial y no se encuentra comprendida dentro de las excepciones a la patentabilidad. Tacha el concepto técnico Nº 789 en que se basó la decisión interna porque a su juicio hace un análisis equivocado del procedimiento y de la composición de la invención solicitada, al calificarlo erróneamente como “Procedimiento Terapéutico” y como “Sustancia Terapéutica”, colocándolos dentro de las exclusiones a la patentabilidad.

Asimismo contradice el criterio del examinador en cuanto a que su opinión desconoce la aplicación industrial del producto por el hecho de que su uso se hace en forma personal, lo mismo que la calificación de lo reivindicado, como terapéuticos. Agrega que el método de su invención es esencialmente cosmético dirigido a mejorar temporalmente la apariencia externa de la persona, no siendo composición terapéutica, ni producto farmacéutico.

Se refiere a la Clasificación Internacional de Patentes en la que se califica como asunto de cosmetología (“7/06”) y agrega: “ todas las argumentaciones fueron rebatidas oportunamente, habiéndose demostrado que las reivindicaciones 1 a 7 describen un método que es esencialmente cosmético, es decir, un método cuyo propósito y resultado es el de mejorar temporalmente la apariencia externa de una persona, que consecuentemente la composición tampoco es una composición terapéutica, ni un producto farmacéutico, sino un producto cosmético, y que, por lo tanto, no son aplicables a la solicitud ni el literal d) del artículo 4º, ni el literal c) del artículo 5º de la Decisión 85, que guardan relación con los literales f) y e) de los artículos 6º y 7º de la Decisión 344 Además, el objeto de la invención se clasifica como cosmético, por cuanto ha sido aceptado que la promoción del pelo o la ayuda a la remoción del mismo, es un asunto de cosmetología, como se establece claramente en la Clasificación Internacional de Patentes, Grupo A.61.K 7/06, en donde puede GACETA OFICIAL leerse, bajo el título 7/00 Cosmetic or Similar Toilet Preparations (Preparaciones Cosméticas y Similares de Arreglo Personal): “7/06 Preparaciones, tales como lociones o polvos, para el cuidado del cabello; preparaciones para promover el crecimiento de pelo o para ayudar a la remoción de pelo, por ejemplo, preparaciones para la afeitada”. “La invención se relaciona más estrechamente con los métodos y composiciones aplicables al campo de la afeitada humana, tales como cremas, jabones y lociones que ayudan a la eliminación de la barba, incluyendo lubricantes o sustancias similares al jabón, o sustancias que suavizan la barba para hacer más fácil la afeitada.

Las cremas de afeitar y otras preparaciones similares, y su usos, se reconocen claramente como cosméticos, tal como se establece en la Clasificación Internacional de Patentes. El novedoso método de invención tiene el mismo propósito y un efecto relacionado: Hacer más fácil el corte de pelo: Luego de invención involucra métodos y composiciones cosméticas. “La presente invención no se relaciona con una droga o con una composición farmacéutica.

Tales preparaciones han sido consideradas siempre como productos o sustancias químicas que se dan a una persona en el tratamiento de un mal o enfermedad. Puede utilizarse cualquier diccionario para encontrar las definiciones de droga y de medicamento, y evidenciar que el objeto de la invención no cabe en tales definiciones, ya que no se enfrenta a enfermedad o dolencia alguna.

Al respecto, y con valor legal incuestionable, se puede recurrir al Decreto Nº 2092 de 2 de julio de 1986, donde el Ministerio de Salud de Colombia define lo que debe entenderse por tales productos. Este Decreto fue invocado en la Resolución Nº 6730, que desestimó las razones contenidas en el recurso de reposición contra la Resolución que negó la solicitud de patente.

Pero la interpretación que se hizo en los considerandos de la respectiva providencia resulta por demás desenfocada y artificial, y tiende a forzar la interpretación de la norma en contra de la solicitud de patente ”. La invención no consiste ni en tratamiento médico ni terapéutico, pues 19/06/98 15.48 “No involucra ningún propósito o resultado médico, ya que no existe ninguna enfermedad que curar.

Se relaciona únicamente con la aplicación tópica a la piel de una preparación que tiene una finalidad enteramente cosmética, tal como un cambio en el crecimiento o calidad del pelo, particularmente del pelo de la cara o barba; el propósito resulta entonces ser que la afeitada sea más fácil y menos frecuente ”. Indica que la invención se asocia más a composiciones aplicables a la afeitada, tales como jabones y lociones que ayudan a eliminar la barba o a suavizarla, con el objeto de hacer más fácil el corte del pelo.

La invención no se relaciona con una composición farmacéutica para el tratamiento de una enfermedad. Arguye contra la Resolución 6730 que allí se consideró que se trata de sustancias terapéuticamente activas que contienen hormonas productoras de alteraciones fisiológicas, siendo que en la realidad las hormonas no son en sí sustancias terapéuticas ya que se encuentran en los organismos vivos.

Finalmente anota que se violó el artículo 20 de la Decisión 85 porque la Superintendencia no fundamentó el rechazo de la solicitud en un examen definitivo, sino en el concepto técnico Nº 789 citado. Contestación de la Demanda La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda asintiendo a los hechos primero al décimo segundo; en cuanto al décimo tercero expresa que el actor describe parcialmente el informe técnico Nº P-789 y la solicitud Nº 249.759, donde se recomienda negar el privilegio solicitado en las reivindicaciones “por no tratarse de una solicitud patentable de conformidad con los artículos 5º-C), 3º y 4º-C)” que corresponden al informe definitivo según los artículos 19 y 20 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y por ello la oficina procedió a negar la solicitud mediante la Resolución 3868 de 15 de mayo de 1990.

Al Décimo Cuarto hecho expresa: que no se dio traslado al peticionario, porque tal situación procedimental no se da en la Decisión 85 y por haberse resuelto el recurso de reposición 19/06/98 GACETA OFICIAL 16.48 al interesado. Esta medida tiene fundamentos en el artículo 267 del Decreto 01 de 1984 que remite al Código de Procedimiento Civil para los aspectos no contemplados, en “lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo y no en las actuaciones en la vía gubernativa”. ción con la tacha de no haber corrido traslado del concepto técnico al solicitante, la jurisprudencia del Consejo de Estado en la que se anota que no hay disposición alguna que exija el traslado de estas opiniones a conocimiento del interesado, pero sobre las cuales podrá éste oponerse mediante los recursos gubernativos pertinentes.

En cuanto al último de los hechos afirma que la Superintendencia de Industria y Comercio por Resolución Nº 6730 del 12 de septiembre de 1991, confirmó la Resolución 3868 del 15 de mayo de 1990 y declaró agotada la vía gubernativa, basándose en su contestación a la citada Resolución que contiene consideraciones de ley en materia de patentabilidad, con fundamento en el concepto Técnico Nº 224.

CONSIDERANDO: Fundamentos de la Resolución 6730 impugnada En las consideraciones de la resolución demandada, la Superintendencia se acoge a la definición de “cosmético” contenida en el artículo 8º del Decreto 2092 de 1986 del Ministerio de Salud, en la parte en que no se consideran cosméticos las sustancias con acción terapéutica que produzcan alteraciones fisiológicas y en la definición de medicamento y de productos farmacéuticos entre los cuales se incluyen los cosméticos.

Desconoce la naturaleza de cosmético del producto porque contiene sustancias terapéuticamente activas como las hormonas (progesterona) que evitan el crecimiento o desarrollo del pelo con alteración fisiológica, y la sustancia del producto farmacéutico contiene sustancias terapéuticamente activas. Agrega que el proceso de aplicación del producto (dosis de 50 a 500 microgramos por centímetro cuadrado de la piel) es un tratamiento para la disminución del crecimiento del pelo, es decir es un método terapéutico y no simplemente un cosmético.

Debe aplicarse en determinados sitios, dosis, regularidad, etc. Y por tanto es considerado un método terapéutico según el artículo 4 literal c) del Decreto 1190 de 1978. Considera la resolución que las reivindicaciones no tienen aplicación industrial, pues son de uso personal y no se pueden utilizar ni repetir industrialmente. Finalmente cita, en rela-

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL: Este Tribunal es competente para absolver la solicitud de interpretación prejudicial requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

2. NORMAS QUE VAN A SER INTERPRETADAS: Las normas solicitadas para interpretación prejudicial son las siguientes: Decisión 85: “Artículo 1: Se otorgará patente de invención a las nuevas creaciones susceptibles de aplicación industrial y a las que perfeccionen dichas creaciones”. “Artículo 3: Una invención será susceptible de aplicación industrial si su objeto se puede fabricar o utilizar en cualquier clase de industria”. “Artículo 4: No se considerarán invenciones: ( ) d) Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para tratamiento humano o animal y los métodos de diagnóstico; y, ( ) “Artículo 5: No se otorgarán patentes para: ( ) c) Los productos farmacéuticos, los medicamentos, las sustancias terapéuticamente activas, las bebidas y los alimentos para el uso humano, animal o vegetal;

GACETA OFICIAL ( ) “Artículo 20.- Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente. “Si fuere parcialmente favorable podrá otorgarse el título por resolución motivada incluyendo solamente las reivindicaciones aceptadas. “Si fuere desfavorable se lo negará por resolución debidamente motivada”. 2.1. NORMAS APLICABLES: En la fecha de expedición de las Resoluciones materia de este proceso, se encontraba vigente la Decisión 85, la cual es la aplicable a esta solicitud de interpretación prejudicial.

El Tribunal sobre este punto ha señalado: “Las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que se encuentren vigentes al momento de adoptarse las resoluciones internas que pongan fin a un procedimiento administrativo, son aplicables para juzgar la legalidad del acto final producido durante la vigencia de aquellas”. (Sentencia emitida el 15 de diciembre de 1996, en el proceso 4-IP-95).

Como se pretende obtener la nulidad de las Resoluciones Nº. 3868 de 15 de mayo de 1990 y 06730 de 12 de septiembre de 1991, expedidas cuando se encontraba vigente la Decisión 85, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es a esta norma a la que el Tribunal contraerá su interpretación, sin perjuicio de advertir que esa Decisión fue reemplazada por la Decisión 311 y ésta sustituida por la Decisión 313, a su vez derogada por la Decisión 344 actualmente vigente.

Aplicación de la ley en el Tiempo Dado que en el presente caso se va a juzgar a base de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena que ha sido derogada, este Tribunal considera del caso ratificar la doctrina trazada por él en las sentencias prejudiciales 1-IP-94 y 2-IP-94 (Gacetas Oficiales 163 y 164 de 4 de julio y de 11 de octubre de 1994), en los casos Mc Pollo y Noel en los que el Tribunal ha dejado su competencia para interpretar disposicio- 19/06/98 17.48 nes derogadas por el fenómeno de la “supervivencia de los efectos de la ley antigua” o de la “vigencia in concreto” de la ley, por virtud de los cuales el juez comunitario debe interpretar “normas andinas ya sustituidas por otras, pero que en un momento determinado desarrollaron su fuerza vinculante sobre situaciones de hecho relevantes para el proceso interno”.

3. NOVEDAD DE LA PATENTE Interpretación del artículo 1º de la Decisión 85 Sobre el artículo 1 de la Decisión 85, en sentencia del proceso 15-IP-95 el Tribunal ha sostenido: “El artículo 1 de la Decisión 85 establece que se otorgará patente de invención ‘a las nuevas creaciones susceptibles de aplicación industrial, y a las que perfeccionen dichas creaciones’.

Esto supone la manifestación inventiva del hombre que crea algo nuevo o que perfecciona lo que ya existe, todo en beneficio de la humanidad, logrando lógicamente una compensación legítima por su invento. Esta es la que deriva de su patente, la cual le otorga derechos propios sobre el invento”. Como requisitos para otorgar patentes se establecen dos: novedad y susceptibilidad de aplicación industrial.

La Decisión 344 exige además como requisito el que tengan un nivel inventivo, que no señalaba la Decisión 85, que coincide con el concepto de actividad inventiva, es decir “Cuando para un técnico en la materia, la invención no se hubiera derivado de manera evidente del estado de la técnica” (Régimen Andino de Propiedad Industrial, Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Ávila, pág. 61, Ed. Gustavo Ibañez. 1995).

Esto es lo que se conoce la “no evidencia” o la “no obviedad”. Sobre la novedad en la sentencia arriba mencionada se expresa: “El requisito de la novedad es imprescindible para que se pueda conceder patente a una invención. La novedad debe ser entendida en un sentido amplio, sin restricciones que puedan modificar su significado; por tanto, GACETA OFICIAL no interesa cuánto empeño o inversión haya requerido el invento de ese producto o procedimiento.

Por otra parte, la accesibilidad al conocimiento no puede verse restringida por condiciones de territorialidad o número de personas que hayan llegado a conocer esa invención. Basta con que esa técnica haya sido accesible al público, así sea a un número limitado de personas, en cualquier parte del mundo, de cualquier manera, para que la invención no pueda ser considerada como nueva”.

Desde la sentencia en el proceso 6-IP-89 el Tribunal se ocupó de la novedad de la invención en los siguientes términos: “1.2. El artículo 1 ordena que solamente se otorgue patente de invención “a las nuevas creaciones susceptibles de aplicación industrial y a las que perfeccionan dichas creaciones”. Este artículo exige como presupuesto de patentabilidad que la creación sea nueva, esto es, que no se concibe creación si no hay novedad.

Para determinar cuándo una creación es novedosa hay que acudir a los criterios establecidos por la legislación respectiva, o sea, en el caso que se analiza, la Decisión 85. El artículo 2 de esta Decisión dice que una invención no es nueva “si está comprendida en el estado de la técnica”, puesto que quien se limita a aplicar los conocimientos científicos y técnicos no innova ni crea nada nuevo.

Sin embargo, hay que advertir que toda creación es, en cierta forma, producto del estado de la técnica existente, en el sentido de que el inventor ha de tener en cuenta un conjunto de conocimientos técnicos que le permitan crear nuevos procedimientos aplicables a la industria. El verdadero inventor no puede limitarse a la aplicación de esos principios científicos y técnicos sino que, con miras a solucionar problemas o deficiencias que presenta el proceso industrial, debe crear nuevos productos o procesos, o perfeccionar o mejorar los existentes. “1.3.

El artículo 2 combina los criterios de que lo novedoso es lo que no está comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que no ha sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta). La divulgación puede ser oral o escrita, pue- 19/06/98 18.48 de resultar del uso o explotación, o producirse por cualquier otro medio.

Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención. Por otra parte, cuando un invento está en uso o explotación es porque ya fue patentado o porque es del dominio público. En estos casos el invento objetivamente perdió su novedad. “1.4.

En el artículo 1 está prevista las patentes de invención, ya sea de productos o de procesos, que protegen “las nuevas invenciones”, y las patentes de perfeccionamiento o de mejora. La novedad requerida para una y otra clase de patente de invención, hay que apreciarla de manera diferente. En el caso de las patentes de invención, se supone que la creación científica o técnica viene a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica no estaba en capacidad de satisfacer.

En el caso de las patentes de perfeccionamiento o de mejoras, en cambio la creación científica o técnica no es tan radical, ya que el inventor parte de algo conocido para tan sólo mejorarlo. El inventor puede, en este caso, reunir varios elementos ya patentados o conocidos, los que a partir de la mejora introducida han de funcionar conjuntamente ”.

Adicionalmente, en la sentencia del proceso 6-IP-94, el Tribunal ha hecho una síntesis de la evolución legislativa en materia de novedad en el régimen común de propiedad industrial hasta las normas vigentes de la Decisión 344, (Gaceta Oficial Nº 170 de 23 de enero de 1995).

4. APLICACION INDUSTRIAL Interpretación del artículo 3º de la Decisión 85 La doctrina relacionada con la aplicación industrial, aplicable a lo establecido sobre la materia en el artículo 3º de la Decisión 85 se refiere a que “habrá aplicación industrial cuando el efecto de la invención induzca a la obtención de un resultado o de un producto industrial” entendiendo por industria “la actividad que persigue por medio de una actuación consciente de los hombres, hacer útil las fuerzas naturales para la satisfacción de las necesidades humanas” (Carlos Correa, “Derecho de Patentes, págs. 22 y 23).

GACETA OFICIAL La identificación de una invención se basa en que con ella se obtenga un resultado útil, en cuanto a su objeto, a su aplicación y a los resultados: “ El objeto de la invención debe consistir en un medio para que el hombre opere sobre la naturaleza o la materia. En cuanto a su aplicación, es necesario que la cosa inventada pueda ser fabricada o utilizada.

Por último, la invención ha de conducir a la obtención de un resultado industrial ”. El profesor Carlos Fernández Novoa en su obra “La Modernización del Derecho Español de Patentes” se concreta a las razones de la patentabilidad como estímulos al desarrollo de la industria y de la tecnología. Entiende por el término “industrias” la acepción del término en el sentido más amplio, comprensivo de cualquier actividad, catalogándose dentro de ésta, tanto la fabricación y distribución de bienes como de servicios no solamente en el sector industrial propiamente dicho sino en las actividades primarias (agricultura, minería pesca, etc.).

En el artículo 3º del Convenio de Estrasburgo se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial si su objetivo puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, es decir se refiere no solamente al origen del producto sino a su utilización para asignarle la calidad de industria. El profesor Hermenegildo Baylos Corraza en su “Tratado de Derecho Industrial” pág. 742 enfoca este requisito de patentabilidad (carácter industrial) como la “aptitud objetiva” para que su aplicación se constituya en una actividad industrial.

A contrario sensu la doctrina señala que no se consideran de aplicación industrial, los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal. “La invención para ser patentable debe poderse producir (invenciones de producto) o utilizar (invenciones de procedimiento) en cualquier tipo de industria. La palabra industria, agrega el artículo que comentamos (art. 4 de la Decisión 344), debe entenderse en el sentido más amplio posible comprendiendo cualquier actividad productiva, inclusive los servicios. 19/06/98 19.48 “Al decir de GÓMEZ SEGADE el requisito es perfectamente lógico y razonable.

La concesión de la patente debe constituir un estímulo para el desarrollo de la industria y de la tecnología. En consecuencia, sólo deben patentarse las invenciones que puedan emplearse en la práctica. “Cuando la norma se refiere a susceptibilidad de aplicación industrial se esta poniendo de relieve que no es preciso que la invención tenga carácter industrial en su conjunto, sólo se requiere que la aplicación tenga carácter industrial, no exigiéndose que lo tenga su objeto o resultado” (Manuel Pachón, Zoraida Sánchez.

Ob. cit. pág. 63).

5. PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS El artículo 4º de la Decisión 85 parte de la base de lo que no se debe considerar como invención y entre ellos incluye los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal. En lo relativo a los métodos de diagnóstico es necesario acudir a las definiciones técnicas que los especialistas traen sobre la materia para medir el alcance de esta excepción. El profesor Manuel Illescas sobre el punto dice: “en efecto, la exclusión de patentabilidad a los métodos de diagnóstico y de tratamiento quirúrgico o terapéutico, del cuerpo humano o animal, viene de la estricta aplicación de este criterio.

Se considera, en la mayoría de las legislaciones, que la actividad de diagnosticar, operar y tratar (sanar) un cuerpo enfermo, es una actividad intelectual inherente a un profesional sanitario, y por lo tanto no tiene aplicación industrial ” (La Patente Farmacéutica, Instituto de Derecho y Etica Industrial, pág. 63). La doctora Alicia Amaro examinadora de Patentes de la Oficina Europea de Patentes, expresa que para la Cámara de Recursos de esa Organización “el término terapéutico se refiere al tratamiento de una enfermedad, tomado en el sentido general o más particularmente, a un tratamiento curativo, así como al alivio de los síntomas de dolor y sufrimiento”.

Es interesante para el caso referirse a la Decisión T 36/83 de la Cámara de Recursos en GACETA OFICIAL la que se estableció que “la utilización cosmética de un producto que también tiene una utilización terapéutica era patentable, ya que el solicitante había reivindicado únicamente el uso cosmético del producto”; la misma Cámara en otra Decisión (T 144/83) llegó a sostener que “la administración de un compuesto químico supresor del apetito puede ser considerado como causante de los dos efectos: “ tratamiento cosmético, ya que se considera que el motivo predominante para perder peso es sólo la mejora de apariencia física, y/o curar la obesidad (tratamiento terapéutico).

Si la invención puede tener ambos efectos, y en las reivindicaciones no está especificado que el efecto deseado es el cosmético, se consideran ambos efectos, y por tanto como no patentable (T 290/86). En la práctica, cuando no está completamente claro si el efecto del tratamiento con un producto químico es de naturaleza cosmética o terapéutica, se pide al solicitante que después del tratamiento introduzca la palabra “cosmético” ”.

(subrayado es del Tribunal). Para este Tribunal la doctrina anterior permitiría deducir un criterio de aplicación para los casos en que un producto sirva a la vez propósitos terapéuticos y no terapéuticos, para concluir que tal producto sería patentable en la medida en que el elemento no terapéutico prevalezca en su utilización y siempre que sea este elemento el que se pretenda reivindicar.

Naturalmente el juicio definitivo sobre la patentabilidad dependerá del riesgo que sobre la salud de las personas pueda tener el invento. Por último es importante anotar el criterio de Manuel Pachón Muñoz, en su Manual de Propiedad Industrial (pág. 22, Ed. Temis) que considera como métodos terapéuticos o quirúrgicos a los que buscan prevenir o evitar las enfermedades a través de la medicina, la veterinaria o la cirugía, “y no comprende la prevención, curación o diagnóstico por la farmacia”.

Sobre los métodos de diagnóstico, los define como “el arte de descubrir enfermedades”. Esta prohibición no comprende a los aparatos utilizados para los tratamientos quirúrgicos o de diagnóstico de enfermedades, “ya que ellos son productos con aplicación industrial y sucede con un aparato de rayos X, o una máquina que haga exámenes bacteriológicos”. 19/06/98 20.48 El profesor José Antonio Gómez Segada al definir los procedimientos terapéuticos desde el campo de las patentes, los considera “como aquellos que implican un tratamiento del cuerpo humano o animal con cualquier medio que no tenga carácter quirúrgico con el fin de restablecer o mantener la salud”.

(“Falta de patentabilidad de los procedimientos terapéuticos”, Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial, CEFI, Nº 12, pág. 22) Cita asimismo las directivas de la Oficina Europea de Patentes, en las que se indica que la terapia “supone la curación de una enfermedad o de un disfunsionamiento orgánico y comprende los tratamientos profilácticos, como por ejemplo la inmunización”.

6. PROHIBICIONES DE OTORGAR PATENTES El artículo 5 de la Decisión 85, correlacionado con los artículos anteriores define qué inventos, a pesar de tener las calidades señaladas en los artículos 1º, 2º y 3º de la Decisión 85 (novedad, nivel inventivo y aplicación industrial) ‘No serán patentables’, aspecto diferente al anterior, que establecía reglas para calificar lo que se considera como inventos y lo que no se considera como tales.

(Proceso 6-IP-94, G.O. Nº. 170 del 23 de enero de 1995). En el literal c) del artículo 5º, se señala que “no se otorgarán patentes a productos farmacéuticos, los medicamentos, las sustancias terapéuticamente activas ”, ante lo cual el Tribunal se ha pronunciado en el proceso 1-IP-88, así: “El término producto farmacéutico por ejemplo, es definido como un compuesto con aplicación en la farmacia y cuya estructura y característica son diferentes a la de otros compuestos utilizados para el diagnóstico, prevención o tratamiento de enfermedades ” La doctrina ha definido “medicamento, como cualquier producto farmacéutico o mezcla de dichos productos, a los cuales se les ha agregado uno o más excipientes y que permiten su utilización inmediata para el diagnóstico, prevención o tratamiento de las enfermedades Las sustancias terapéuticamente activas aquellas que por si mismas constituyen una sustancia utilizable en el diagnóstico, prevención o tratamiento de las enfer- GACETA OFICIAL medades ”.

(Manuel Pachón. Ob. Cit. pág. 25). Como podemos ver se limitan estas sustancias al tratamiento, prevención o diagnóstico de una ENFERMEDAD. El Tribunal desea advertir que la prohibición de patentamiento de productos farmacéuticos de manera indiscriminada fue eliminada del derecho comunitario andino a partir de la Decisión 311 en razón de consideraciones de política económica, de transferencia tecnológica y de política de inversiones en el sector farmacéutico que no son del caso analizar dentro de la presente causa.

Hoy sólo están prohibidas las patentes para los productos farmacéuticos contenidos en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud; de todas maneras resulta ilustrativo remitirse a la sentencia en el caso 7-IP-89 sobre los orígenes de este precepto comunitario, contenido en la Decisión 85. Para arrojar claridad en la aplicación de la prohibición y la determinación del concepto de producto farmacéutico el Tribunal se apoya en el derecho comparado, así: “ a) El Reglamento de la Comunidad Económica Europea Nº 1768/92 del Consejo del 18 de junio de 1992 expresa que el producto farmacéutico “es el principio activo por la composición de principios activos de un medicamento. “Define a los medicamentos ‘como cualquier sustancia o composición que se presente como poseedora de propiedades curativas o preventivas de las enfermedades humanas o animales, así como cualquier sustancia o composición que pueda ser administrada al ser humano o a los animales para establecer un diagnóstico médico o para restablecer, corregir o modificar funciones orgánicas en el ser humano o en los animales ”.

7. CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PATENTES Según lo establecido por el artículo 25 de la Decisión 85, para el ordenamiento y clasificación de patentes los países se comprometieron a adoptar, dentro del año siguiente a la vigencia de la Decisión 85, la Clasificación In- 19/06/98 21.48 ternacional de Patentes de Invención, (IPC). De acuerdo con el manual de introducción a la IPC las oficinas de propiedad industrial han desarrollado sistemas para la clasificación de los documentos de patente.

Actualmente la clasificación de patentes tiene una cobertura mundial y desde el 24 de marzo de 1971 fue adoptada por el arreglo de Estrasburgo y es actualizada cada cinco años. De conformidad con la IPC a que se refiere la demanda el producto objeto de la controversia se clasifica en el grupo A.61.K. 7-06, en el que se lee bajo el título 7/00 ”Cosmetic or similar toilet preparations (preparaciones cosméticas y similares de arreglo personal”. “7/06 PREPARACIONES: Por ejemplo Lociones o polvos para los cuidados de la cabellera preparaciones para favorecer su crecimiento o para ayudar su supresión por ejemplo, preparaciones para afeitar”.

(Clasificación Internacional de Patentes de Acuerdo al Arreglo de Estransburgo; OMPI- Oficina Española de Patentes; sección A, pág. 118). El Tribunal observa una abierta disparidad entre los argumentos de la demanda sobre la definición de cosméticos y los argumentos esgrimidos por la Superintendencia en la Resolución 6730 citada. En efecto para la actora según la clasificación internacional de patentes su producto es considerado como cosmético por “ayudar a la remoción de pelo”, en tanto que para la Superintendencia, la base de definición del término “Cosmético” está en el artículo 8ª del Decreto 2092 de 1986 del Ministerio de Salud, en cuyo parágrafo uno se dispone que “no se consideran cosméticos las sustancias similares que tengan acción terapéutica con respecto a alteraciones fisiológicas, las cuales se consideran medicamentos”.

Para este Tribunal la Clasificación Internacional de Patentes es norma de obligatorio cumplimiento para los Países Miembros, según reza el artículo 25 de la Decisión 85. Esta disposición ha sido confirmada por los artículos 31 de las Decisiones 311, 313 y 344, disposiciones que son exigibles a los Países Miembros, de aplicación directa e inmediata, con prevalencia sobre la legislación interna de los mismos.

De esta manera si se consideran claros y expresos los términos de la clasificación inter- GACETA OFICIAL nacional de patentes en cuanto a considerar los productos para la remoción del pelo, como cosméticos, no podría estar por encima de esta norma una definición diferente extraída de la ley interna. 19/06/98 22.48 debe examinar la descripción, las reivindicaciones y los planos y dibujos y hacer al peticionario las observaciones que correspondan ”.

Dentro del trámite de la solicitud se prevén dos exámenes: el primero señalado en el art. 14, considerado como el formal o extrínseco, consistente en verificar si la solicitud reúne los requisitos señalados por los artículos 11 y 12; el examen de fondo (artículo 19 y 20) corresponde a la verificación, por la Oficina Nacional Competente, de si el producto reúne las condiciones necesarias para ser patentable, es decir si es novedoso, lícito y tiene aplicación industrial; en otros términos, sí cumple con los artículos 2, 3 y 4 y si no está comprendido en los literales b), c) y e) del artículo 5, el segundo de los cuales se refiere a la prohibición de patentar productos farmacéuticos y sustancias terapéuticamente activas. “2.5.

El examen preliminar previsto en el artículo 14 de la Decisión no prejuzga sobre los resultados del examen definitivo de que trata el artículo 19. El hecho de que la oficina nacional competente no haya formulado reparos a la solicitud de patente o que éstos hayan sido respondidos o aclarados y que se hayan completado los antecedentes, no significa que la patente tenga que ser concedida.

En este primer examen, la oficina nacional competente no está facultada para emitir juicio de valor sobre los documentos que se han adjuntado a la solicitud. Su facultad se limita a verificar si los documentos indicados en el artículo 12 fueron presentados junto con la solicitud. El análisis de fondo de estos documentos debe hacerse con ocasión del examen definitivo, luego de que la solicitud haya sido publicada para que los interesados tengan la oportunidad de presentar observaciones.

Si la invención no precisa con exactitud el objeto inventivo y si el memorial descriptivo tampoco distingue claramente entre lo novedoso y lo conocido, la oficina nacional competente debe solicitar que se precisen las reivindicaciones y se complete la descripción. Cuando en la descripción se haya acumulado un número excesivo de reivindicaciones, lo que puede hacer difícil determinar el verdadero alcance de la patente, se debe pedir al solicitante que determine con precisión el campo exacto de los derechos que se pretende proteger con la patente.

Con este examen lo que se busca, entre otras finalidades, es evitar que un solicitante obtenga la protección de reivindicaciones injustificadamente extensas que le permitan sacar ventajas a las que no tienen derecho”. (Proceso 6-IP-89. G.O. Nº. 50 de 17 de noviembre de 1989). El Tribunal en el proceso 6-IP-89 señala que “cuando la oficina nacional competente procede a efectuar el examen definitivo previsto en el artículo 19, realiza un juicio de valor sobre las condiciones de patentabilidad de la invención. Y según este juicio sea favorable o desfavorable concederá o negará la patente.

Pero antes de efectuar este segundo examen, la oficina nacional competente La Oficina Nacional Competente en el trámite de patentes bajo la Decisión 85 se rigió por el trámite en ella previsto, pues en efecto según el artículo 20 no es requisito el correr traslado del examen definitivo, sino que si éste es desfavorable no se otorgará la patente, y si fuera parcialmente favorable se otorgará el título incluyendo solamente las reivindicaciones aceptadas.

Para abundar en el criterio del juzgador conviene además tener en cuenta la definición que sobre producto cosmético trae la Decisión 412 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena sobre armonización de legislaciones en materia de productos cosméticos. “Se entenderá por producto cosmético toda sustancia o formulación de aplicación local a ser usada en las diversas partes superficiales del cuerpo humano: epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos o en los dientes y las mucosas bucales con el fin de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto y protegerlos y mantenerlos en buen estado y prevenir o corregir los dolores corporales” En el anexo a esta Decisión se incluye una lista indicativa de productos cosméticos.

8. EXAMEN DE PATENTABILIDAD GACETA OFICIAL Como la Superintendencia basa su decisión en la opinión de peritos contenida en el concepto técnico 789 conviene incorporar lo que al respecto ha sostenido el Tribunal en el proceso 7-IP-89: “ las oficinas nacionales competentes pueden “requerir el informe de expertos o centros científicos y tecnológicos que consideren idóneos para que emitan una opinión sobre la novedad y la aplicación industrial de una invención”, cuya solicitud de patente se encuentre en trámite ”.

Esta norma consagra una facultad potestativa en atención a la dificultad y complejidad de los problemas técnicos que van envueltos en una solicitud de patente. Con estos antecedentes expuestos: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA: C O N C L U Y E: 1. Dentro del régimen de la Decisión 85, era posible otorgar patentes de invención a las reivindicaciones que reunieran los requisitos de novedad y susceptibilidad de aplicación industrial, para lo cual debería acudirse a los criterios establecidos por la ley comunitaria, de manera que no se consideraba nueva una invención si estaba comprendida en el estado de la técnica. 2.

De acuerdo con el artículo 3º de la Decisión 85, la invención debía tener aplicabilidad industrial, es decir la capacidad para inducir a la obtención de un resultado o de un producto industrial, entendiéndose por industria el sentido más amplio de la palabra, referido tanto a la fabricación y distribución de bienes como de servicios en los distintos sectores de la producción. 19/06/98 23.48 de finalidades terapéuticas o cosméticas, caso en el cual sólo sería patentable la reivindicación relativa a la naturaleza cosmética del producto, dependiendo claro está del riesgo que sobre la salud de las personas pueda tener el invento, a criterio del juzgador. 5.

En vigencia del artículo 5º, literal c) de la Decisión 85 no se permitía el otorgamiento de patentes para productos farmacéuticos, medicamentos o sustancias terapéuticamente activas, entendiéndose por tales las sustancias dirigidas al tratamiento, prevención o diagnóstico de enfermedades. La norma actualmente vigente es el artículo 7º de la Decisión 344, que únicamente limita la prohibición de patentamiento a los productos farmacéuticos que figuran en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. 6.

La legislación comunitaria, artículos 25 de la Decisión 85 y 31 de la Decisión 344, hacen obligatoria para los países la Clasificación Internacional de Patentes de Invención de la OMPI, la que es de aplicación directa e inmediata y prevalente sobre la legislación interna de los Países Miembros. Los cosméticos están definidos en dicha Clasificación en el grupo A.61.K. 7-06 y a ellos deberán ceñirse las oficinas nacionales competentes con preeminencia sobre la ley interna. 7.

El examen definitivo sobre una solicitud de patente, a que se refiere el artículo 20 de la Decisión 85, puede o no estar precedido de un informe o concepto técnico que solicite la oficina nacional competente. La ley comunitaria no establece obligación para dicha oficina de dar traslado de los informes correspondientes a las partes en el proceso administrativo interno. 3.

Según el artículo 4º, literal c) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no eran patentables los métodos terapéuticos o quirúrgicos relativos al tratamiento de una enfermedad o a un tratamiento curativo, así como el alivio de los síntomas de dolor o sufrimiento. La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia, deberá adoptar la presente interpretación del ordenamiento jurídico comunitario en el proceso de la referencia, de conformidad con lo establecido por el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. 4.

Puede darse el caso de productos cuya invención se refiera a la vez, a la obtención En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto de este Tribunal (Deci- 19/06/98 GACETA OFICIAL sión 184 de la Comisión) notifíquese esta providencia al organismo jurisdiccional citado, mediante copia certificada y sellada. Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Remítase asimismo copia de esta sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial.

Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE 24.48 Patricio Peralvo Mendoza Secretario a.i. Juan José Calle y Calle MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i PROCESO 7-IP-98 Solicitud de interpretación prejudicial del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente Doctor Libardo Rodríguez Rodríguez; e interpretación de oficio del 102 de la Decisión 344 y artículos 56 y 58, literales f) y g) de la Decisión 85.

Proceso Interno Nº 3947. MARCA “PALMA FRIT”. Quito, 7 de Abril de 1998 El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, V I S T O S: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente, Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez, ha presentado a este Tribunal la solicitud de interpretación prejudicial del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con lo previsto en el segundo inciso del artículo 29 del Tratado de Creación del Tribunal.

Que este Tribunal es competente para pronunciarse sobre la Interpretación Prejudicial solicitada, según los artículos 28 y 29 del Tratado de su creación. Causa que origina la solicitud.Que se plantea la interpretación en razón de que la Sociedad Lloreda Grasas S.A., por intermedio de su apoderado, demanda ante la alta jurisdicción consultante la declaratoria de nulidad de las Resoluciones Nº 24278 del 15 de junio de 1994, 18017 del 29 de septiembre de 1995 y 293 del 23 de febrero de 1996, las dos primeras expedidas por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y la última de ellas por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de las cuales se concedió y confirmó la concesión del registro de la marca “PALMA FRIT” para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad Fábrica de Grasas Modernas Ltda. y se declararon infundadas las oposiciones presentadas por las sociedades Lloreda Grasas S.A. y La Americana Grasas y Aceites Comestibles S.A. GACETA OFICIAL Que conforme a la certificación expedida por la Secretaría General de la Superintendencia de Industria y Comercio la marca PALMA FRIT se encuentra registrada bajo el certificado Nº 186.157 para los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza y su titular es la sociedad Fábrica de grasas Modernas Ltda., cuyo domicilio es la ciudad de Barranquilla - Atlántico - Colombia y que el mencionado título marcario se encuentra vigente hasta el 15 de junio del 2004, certificación que consta en el expediente.

Hechos relevantes para la Interpretación Prejudicial.Que el Consejo de Estado considera relevantes para esta interpretación los siguientes hechos: “1. La Sociedad Fábrica de Grasas Moderna Ltda. presentó el 16 de junio de 1986 ante la División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos) de la Superintendencia de Industria y Comercio solicitud de registro de la marca nominativa PALMA FRIT para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza y, publicado como fue el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad actora formuló oposición al registro de dicha marca, argumentando que desde el año de 1985 es titular de la marca PALMITA para distinguir productos de la misma Clase 29, y solicitante prioritaria de la marca PALMITO para distinguir igualmente productos de dicha Clase. “2.

La Sociedad Americana de Grasas y Aceites Comestibles S.A., también formuló oposición al registro de la marca PALMA FRIT, con el argumento de que la marca LEFRIT había sido registrada por ella con anterioridad a la solicitada, fundamentándose, al igual que la actora, en los artículos 56 y 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. “3.

Mediante el primero de los actos acusados, se declararon infundadas las oposiciones presentadas, y se concedió el registro de la marca solicitada, por cuanto, en opinión de la División de Signos Dis- 19/06/98 25.48 tintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dicha marca “ consigue ser lo suficientemente novedosa y distintiva, pues no puede considerarse confundible con la opositora por compartir comúnmente la partícula PALM, ya que adicionalmente la solicitada se acompaña de la expresión FRIT”.

Por consiguiente, estimó la Administración, “ la marca objeto de la solicitud NO está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pudiendo la marca opositora y la solicitada coexistir en el mercado. “4. Mediante los dos restantes actos acusados se confirmó el primero de ellos, con fundamento en las consideraciones que, en aras de la brevedad, se omite su transcripción, toda vez que con la presente solicitud de Interpretación Prejudicial se acompaña copia de todos ellos. “5.

El apoderado de la demandada sostiene que la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena era el ordenamiento aplicable para, con base en sus ordenamientos, expedir los actos acusados, y que “la Oficina Nacional Competente procedió a efectuar el respectivo examen de la marca solicitada ‘PALMA FRIT’ (nominativa) para servicios de la Clase 29 (expediente No. 257.262) frente a las marcas registradas LEFRIT y PALMITA, concluyendo acertadamente que entre las mismas no existen similitudes que conlleven a la confundibilidad a los consumidores conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Marcas fundamento de las oposiciones.Que la sociedad demandante Lloreda Grasas S.A. es titular de las marcas PALMITA, de un lado y LEFRIT por el otro, conforme consta en el expediente, esta última de ellas adquirida mediante traspaso que hiciera la sociedad La Americana Grasas y Aceites Comestibles S.A. en favor de Lloreda Grasas S.A. Que igualmente se permite el Tribunal citar los argumentos expuestos por la sociedad de- GACETA OFICIAL mandante frente a la violación de la norma comunitaria: “1.

Mediante los actos administrativos acusados la Administración violó directamente, por falta de aplicación, el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena ” “2. La marca PALMA FRIT y la marca PALMITA (de propiedad de la sociedad demandante) son confundibles, por cuanto “la marca prioritaria está constituida por el diminutivo de un elemento esencial de la marca objeto de esta demanda (PALMA - PALMITA) y que una y otra amparan idénticos productos.” “3.

La marca PALMA FRIT y la marca LEFRIT son confundibles, dado que un elemento esencial de la marca objeto de esta demanda reproduce parcialmente la marca prioritaria (FRIT - LEFRIT) y que una y otra amparan idénticos productos.” “4. La confundibilidad o riesgo de confusión entre las marcas en conflicto se deriva de las siguientes consideraciones: “a. PALMA FRIT es una marca compuesta constituida por dos denominaciones (PALMA y FRIT) cada una con identidad propia, al punto de poder constituir marca por sí solas.

Tiene pues cada una el carácter de elemento esencial dentro del conjunto. (El subrayado es del Tribunal). “b. Cuando se reproduce una marca prioritaria o parte esencial de la misma en una segunda marca y se le agregan vocablos u otras denominaciones, al hacerse una comparación entre ellas debe prescindirse del vocablo o de la denominación que se agrega, pues de aceptarse tal mecanismo como un criterio válido de diferenciación, cualquier marca podría apropiarse por un tercero, so pretexto de que la marca compuesta despierta una impresión de conjunto diferente a la de la marca unitaria.

En este orden de ideas puede afirmarse que la marca PALMA FRIT es irregistrable por cuanto cada uno de sus 19/06/98 26.48 elementos esenciales es confundible con una marca prioritaria de un tercero (PALMA frente a PALMITA; FRIT frente a LEFRIT). Tal conclusión resulta más evidente si se tiene en cuenta que en la actualidad el titular de las marcas prioritarias es el mismo y podría eventualmente usarlas en forma conjunta (PALMITA LEFRIT - PALMA FRIT).

(El subrayado es del Tribunal). “c. El diminutivo de una denominación con significación propia, es evidentemente confundible con ésta. En primer lugar por razón de su aspecto conceptual pues evocan la misma idea (PALMA y PALMA pequeña en el caso que nos ocupa). En segundo término, por su composición morfológica, son ortográfica y fonéticamente confundibles (PALMA - PALMITA). “d. En el caso de denominaciones carentes de significado (FRIT y LEFRIT), su confundibilidad por razón de su aspecto ortográfico y fonético se produce por la presencia de las mismas letras o parte sustancial de las mismas y por su mismo orden de disposición (FRIT - FRIT). “e. Por último debe tenerse en cuenta el público consumidor potencial de los productos distinguidos con las marcas enfrentadas y el precio de los mismos.

Por tratarse de alimentos y presumiblemente aceites y grasas comestibles en razón del objeto social de las sociedades titulares de las marcas, es fácil concluir que se trata de productos de consumo popular, de bajo precio, y en cuya selección no se presta un alto grado de atención. La consecuencia obvia es que la comparación entre las marcas debe efectuarse de una manera más rigurosa, pues por las razones anotadas el consumidor medio tenderá a confundirlas si no despiertan una impresión netamente distinta. “Puede entonces concluirse que al darse los supuestos de irregistrabilidad previstos en el literal a) del art. 83 de la Decisión 344, la 19/06/98 GACETA OFICIAL Administración estaba en obligación de aplicar dicha norma y en consecuencia denegar la marca PALMA FRIT.

Al conceder el registro de la marca PALMA FRIT la Administración violó directamente, por falta de aplicación, el citado literal a) del art. 83 de la Decisión 344.” Contestación a la demanda por parte de la Superintendencia de industria y Comercio.Que este Tribunal considera indispensable citar la contestación a la demanda que diera la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia por intermedio de su apoderado, conforme a la cual: “ al expedirse los actos administrativos acusados, no se incurrió por parte de la División de Signos Distintivos en violación de las normas legales a que se refiere la parte demandante como la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. “De los documentos obrantes en el expediente No. 257262 y contentivo de las actuaciones administrativas llevadas a cabo por la Oficina Nacional Competente, en lo relativo a la solicitud de registro de la marca “PALMA FRIT” (nominativa) presentada por la sociedad FABRICA DE GRASAS MODERNAS LTDA., para distinguir los productos comprendidos en la Clase 29a, se concluye en forma clara y precisa que la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa. “La Oficina Nacional Competente procedió a efectuar el respectivo examen de la marca solicitada “PALMA FRIT” (nominativa) para servicios de la clase 29a (expediente No. 257.262) frente a las marcas registradas LEFRIT y PALMITA concluyendo acertadamente que entre las mismas no existen similitudes que conlleven a la confundibilidad a los consumidores conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. “Por ello puede afirmarse inequívocamente que los fundamentos legales tenidos en cuenta en los actos administrativos acusados, se ajustan a pleno derecho además de que 27.48 no violentan disposiciones legales superiores ni en materia marcaria; lo anterior seguramente se concluirá sin dificultad de la interpretación prejudicial que profiera el Tribunal Andino de Justicia”.

El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONSIDERANDO I. ALCANCE DE LAS NORMAS QUE VAN A SER INTERPRETADAS El Tribunal reconoce que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del Tratado de Creación es el Juez Nacional quien está facultado autónomamente para solicitar la interpretación prejudicial de las normas que considere necesario interpretar.

No obstante la consideración anterior, este Tribunal ha venido sosteniendo que para cumplir con la finalidad de la interpretación esto es, “de dar alcance al cuerpo legal en el conjunto de materias pertinentes al caso controvertido, adicionando o restringiendo, según el asunto de que se trata, el acervo de normas citadas por el juez nacional a fin de lograr una comprensión global del caso consultado,” queda al criterio del Tribunal determinar “cuáles son las normas pertinentes a interpretar, sugeridas o no por el requirente.” (Proceso 01-IP-94, G.O. Nº 164 del 2 de Noviembre de 1994 y Proceso 2-IP-94, G.O. Nº 163 del 12 de Septiembre de 1994).

De acuerdo con ese criterio, el cual no pugna en ningún momento contra la indispensable y necesaria cooperación entre la jurisdicción comunitaria y la nacional, así como tampoco contra el espíritu de la norma comunitaria en mención (Artículo 29 del Tratado de Creación), por considerar que existe una íntima relación entre la norma cuya interpretación ha sido solicitada y los principios marcarios que se esgrimen en el proceso, este Tribunal estima conveniente proceder a la interpretación -además de la norma señalada por el consultante- de las disposiciones de los Artículos 56 y 58, literales f) y g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que estas normas sirvieron de fundamento para la oposición presentada por la sociedad La Americana Grasas y Aceites Comestibles, y Lloreda Gra- GACETA OFICIAL sas, S.A. conforme consta en el expediente y además se relacionan directamente con la norma solicitada para interpretación. La norma requerida en interpretación prejudicial y las adicionadas por el Tribunal, son las siguientes: DECISION 344 “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; ” Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

DECISION 85 “Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.” “Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase; g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares; ” 19/06/98 28.48 cina Nacional Competente se cita como prueba de Interpretación Prejudicial que dicte este Tribunal, error en la apreciación que se tiene con respecto a este mecanismo legal dispuesto por el Ordenamiento Jurídico Comunitario.

En el proceso 4-IP-97, se dijo que este particular causa extrañeza, “ después de haber aclarado repetidamente y con precisión la naturaleza y alcances de la interpretación prejudicial, aún pueda considerarse por la Oficina Nacional competente de un país que esta figura constituye una pieza probatoria. En primer lugar nótese que la función del Tribunal es la de interpretar la ley y no la de probar su existencia: esto último no corresponde ni a la naturaleza de sus atribuciones ni a la del ordenamiento jurídico comunitario cuya existencia no requiere de prueba”.

La calidad de prueba que se pretende dar a la interpretación prejudicial es un error de apreciación doctrinal sobre la naturaleza de la acción, por lo cual procede reproducir a continuación la opinión de este Tribunal reiterada en los procesos 10-IP-94 y 1-IP-96, publicados en las Gacetas Oficiales 177 de 20 de abril de 1995 y 257 de 14 de abril de 1997. “La facultad de interpretar las normas comunitarias es una competencia de este Tribunal, por imperio del Artículo 28 del Tratado de Creación del mismo, suscrito el 28 de mayo de 1979 por los 5 Países Miembros del Acuerdo y vigente desde la última ratificación (19 de mayo de 1981). “Por mandato de dicho Tratado, los jueces nacionales que conozcan en un proceso de alguna norma comunitaria que deba ser aplicada por ellos en un juicio interno, deben pedir al Tribunal Andino la interpretación de dicha norma, conforme lo dispone el artículo 29 de dicho Tratado; artículo que por otra parte establece: II.

NATURALEZA DE LA INTERPRETACION PREJUDICIAL “Si la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el Juez suspenderá el procedimiento, y solicitará la interpretación del Tribunal, de oficio, en todo caso, o a petición de parte si la considera procedente” (artículo 29, 2a. parte, del Tratado constitutivo del Tribunal). En reiteradas ocasiones, en los alegatos presentados por parte de los abogados de la Ofi- “Los siguientes artículos 30 y 31 del mismo Tratado se refieren a los alcances y limita- GACETA OFICIAL 19/06/98 29.48 ciones que deba tener la interpretación prejudicial, así como la obligación del juez solicitante de adoptar la interpretación del Tribunal.

III. CONFUNDIBILIDAD DE MARCAS PARA PRODUCTOS O SERVICIOS RESPECTO DE LOS CUALES EL USO DE LA MARCA PUEDA INDUCIR A ERROR “Queda en consecuencia claro, que la interpretación prejudicial no es, ni puede equipararse a una prueba, sino que constituye una solemnidad indispensable y necesaria que el juez nacional debe observar obligatoriamente antes de dictar sentencia, la que deberá, por otra parte, adoptar dicha interpretación. El literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, se refiere a la imposibilidad de registrar una marca cuya existencia en el mercado pueda inducir al público consumidor a error, bien sea porque es idéntica o porque se asemeje a “una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca” induzca al público a error, como fruto de la confusión que puedan suscitar la coexistencia de ambos signos distintivos. “Esto consolida el principio de cooperación y colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario en la administración de justicia, ya que ambos con jurisdicción y competencia propias efectúan su aporte a la vigencia del derecho de integración. “Al respecto cabe recordar la siguiente sentencia dictada por este Tribunal, en el proceso 1-IP-87, (G.O. N° 8 de 15 de febrero de 1988), en la que decía: “Cabe observar que la consulta prejudicial, que por su misma naturaleza equivale a una solicitud que hace el Juez nacional al Tribunal comunitario para que éste le preste una colaboración que resulta indispensable para la correcta aplicación de las normas del Derecho de la Integración, puede y debe ser formulada de oficio, lógicamente.

Pero si es una de las partes en el proceso la que solicita al Juez nacional que proceda a elevar la consulta, a lo cual tiene pleno derecho en cualquier momento del proceso, en ningún caso tal solicitud podría ser sometida a un trámite procesal que no se compagine con su naturaleza y su finalidad. Así por ejemplo, sería ilógica y carecería de toda base jurídica, la aplicación a tal solicitud de las normas procesales que regulan el régimen probatorio, señalando términos perentorios y oportunidades precisas para decretar y practicar pruebas.

La consulta prejudicial, en cambio, es un requisito para dictar sentencia que se puede cumplir en cualquier tiempo y no puede asimilarse en ningún caso a una prueba.” (El subrayado es nuestro) “De lo cual resulta claro que la interpretación no es ni puede asimilarse a la prueba y sí constituye una solemnidad inexcusable que el juez nacional debe observar.

Así se declara ”. Esta causal recalca el altísimo grado de exigencia con respecto a la distintividad de las marcas, característica esencial para que una marca pueda ser registrada; con esta apreciación, se deduce que los signos que no sean suficientemente distintivos con respecto a otras marcas ya registradas o que se hayan presentado para su registro, podrían inducir al público consumidor a error o confusión, violando lo dispuesto por esta norma comunitaria.

Para efectos de comprender aún mejor la naturaleza de las marcas, es conveniente citar la apreciación que diera la OMPI, con respecto a la naturaleza jurídica de las marcas: “Se entiende generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas.

Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, “El papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores”, Ginebra 1983, pág. 13). De las consideraciones anteriores se desprende que la marca es un bien inmaterial que distingue un producto o servicio de otros existentes en el mercado, cuyo requisito sine qua non para su existencia es la distintividad; al efecto este Tribunal se ha pronunciado en diversos fallos de interpretación prejudicial, en los que ha destacado que “Un signo es novedoso, no por el hecho de ser desconocido sino porque requiere que tenga distintivos que lo hagan inconfundible al compararlo con otras GACETA OFICIAL marcas o servicios ya registrados o anteriormente solicitados.

Un signo novedoso, en consecuencia, identifica un producto o un servicio” (Proceso 9-IP-94 Gaceta Oficial Nº 180 del 10 de Mayo de 1995). En otro fallo de interpretación prejudicial se destacó que “La prohibición de registrar un signo como marca que sea confundible con otra ya registrada o que se haya solicitado con anterioridad, tiene su razón de ser en la propia función que la marca desempeña dentro del campo comercial: distinguir un producto o servicio de los servicios o productos que compiten en el mercado.

Al existir entre dos marcas una aparente similitud de signos, que impediría al público consumidor diferenciar e identificar el origen de los productos, es decir, impediría individualizar un producto con una marca de otro producto semejante, con una marca similar, ese signo se torna en irregistrable al existir el riesgo de confusión. “Permitir la inscripción de un signo confundible con otro ya registrado, obstaculizaría una competencia leal pues quien inscribe el segundo signo amparándose en una relativa semejanza con un signo anterior, en el fondo lo que puede perseguir no es otra cosa que llevar al público a error entre las dos marcas que protegen productos de la misma clase, con el objeto de obtener una ventaja económica en cuanto a la buena fama o clientela que pudo ya haber adquirido el signo primeramente registrado y de ganarse en forma ilegítima una porción del mercado, sobre la base de una práctica desleal que viola las reglas de la competencia comercial. “La prohibición del registro de signos confundibles a que se refiere el literal f) de la Decisión 85, protege a las marcas del “riesgo de confusión” o de la “similitud confusionista” que puede presentarse cuando entre ellos exista una semejanza si ambos signos distintivos protegen a productos o servicios de la misma clase; lo que en otros términos significa, según la regla de la especialidad, que si las marcas no amparan la misma clase de productos la confusión marcaria no es un impedimento para que el signo pueda ser registrado.” (Proceso 2-IP-95, Gaceta Oficial Nº 199 del 26 de Enero de 1996). “El signo igual o idéntico no está prohibido por sí mismo como irregistrable, sino en cuan- 19/06/98 30.48 to pueda ser causa para que el consumidor caiga en el error o engaño de suponer que todos los productos a que se refiere la marca son originarios del mismo productor o empresario, evitándose de este modo, en el consumidor el error o confusión sobre la procedencia de los productos o servicios teniendo en cuenta la naturaleza de dichos productos.” (Proceso 09-IP-94, Gaceta Oficial Nº 180 del 10 de mayo de 1995) ”.

En el orden de ideas aquí esbozado, vemos que la causal de irregistrabilidad prevista por el mencionado artículo 83 de la Decisión 344 en su literal a), omitió la frase “para productos comprendidos en la misma clase” que traía la Decisión 85, artículo 58, literal f), con lo cual este Tribunal se permite citar la apreciación que hace el Doctor Marco Matías Alemán al respecto: “Vale la pena resaltar que, en la redacción del mencionado literal, se suprime la expresión “para productos comprendidos en la misma clase” utilizada en la Decisión 85, haciéndola extensiva a “los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público consumidor a error”; con ello se resaltan dos cosas: la primera, que las solicitudes de marcas deben hacer referencia específica a los productos o servicios que se proyecta identificar, con lo cual se evidencia que en una misma clase de la nomenclatura internacional, podrían coexistir dos marcas utilizadas en la identificación de productos o servicios disímiles siempre que no se induzca a error; y en forma correlativa la segunda, que con base en una marca registrada para identificar determinados productos o servicios de una clase, se pueda lograr impedir el registro de otra idéntica o semejante utilizada para distinguir productos o servicios agrupados en otra, siempre que con ello se pueda inducir al público a error”.

(MARCAS, Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Marco Matías Alemán, Top Managemant International, Bogotá, pág. 90). Así las cosas, el legislador andino fue mucho más exigente en esta última norma y por tanto amplía la protección, consagrada en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, al no restringir el requisito de la distintividad únicamente a una clase determinada, pues de haberlo hecho se hubiese permitido que en casos de cotejos de marcas similares que distingan productos afines, pero comprendidos en diferentes clases internacio- 19/06/98 GACETA OFICIAL nales, se diera la coexistencia de marcas que llevaran al público consumidor a cometer error en la escogencia entre una u otra de las marcas, consecuencia directa de la confusión existente en la mente del consumidor. 31.48 Confusión error Con respecto al tema, este Tribunal retoma lo consignado en el Proceso 7-IP-97, en el cual se puntualizó lo siguiente: De esta manera el Tribunal pone de relieve que para efectos de comprender aún mejor el alcance de esta prohibición legal comunitaria en el procedimiento de registro de una marca se deben distinguir dos clases de confusión: la directa y la indirecta.

Por la primera se induce al consumidor desprevenido a que adquiera un producto determinado, creyendo que está comprando otro. Por la segunda, el consumidor cree que el producto o servicio que está adquiriendo o solicitando pertenece a una misma línea de productos o servicios de una empresa o persona distinta de quien realmente los ofrece en el mercado. “La legislación y la jurisprudencia andina se han referido unas veces al fenómeno de la confundibilidad (Decisión 85, artículo 58, literal f)) y otras (Decisión 313 artículo 71 literal a) y 344, artículo 83 literal a)) al error como uno de los vicios del sistema marcario que genera causal de irregistrabilidad.

En realidad ambas figuras de irregistrabilidad están estrechamente relacionadas porque tanto la confusión como el error implícito en ella, son elementos que vician el consentimiento de los consumidores en la selección de sus productos y perjudican a los productores en la cabal identificación con los mismos”. Con respecto a la confusión, este Tribunal se ha pronunciado en numerosas oportunidades, citando en particular una de ellas: “En cuanto a la confusión, el Tribunal ha señalado que la acción de confundir en sentido estricto consiste en tomar una cosa por otra.

La confusión se genera en distintos grados o matices, desde la similitud o semejanza entre dos marcas hasta la identificación total de las mismas. De esta manera se ha sostenido que la marca que se proyecta registrar no puede ser confundida con la debidamente inscrita que goza de protección legal conferida por el registro y que otorga a su titular el derecho a utilizarla en forma exclusiva”. “ Para un mejor entendimiento de las normas objeto de la presente decisión prejudicial, importa precisar en qué consiste la posibilidad de confundir una marca con otra, o sea el llamado “riesgo de confusión”.

Es necesaria tal precisión ya que, de acuerdo con el artículo 58, f) de la Decisión 85, una marca no puede ser objeto de registro si es “confundible” con otra marca ya registrada, o cuyo registro haya sido debidamente solicitado o reivindicado. La marca confundible con otra, además carece por lo mismo de fuerza distintiva y de la novedad, que son requisitos para su registrabilidad (artículo 56), y por tanto la oficina nacional competente debe rechazar la correspondiente solicitud de registro (artículo 64). “Tampoco puede ser objeto de registro la marca capaz de producir engaño a los medios comerciales o al público consumidor sobre las características principales del producto o servicio de que se trate (artículo 58, a)), y es obvio que la confusión de marcas puede llegar a ser motivo de engaño. Puede decirse, en tal sentido, que lo confundible engaña y no distingue, por lo cual no debe darse en la nueva marca que se pretenda registrar ” (Proceso 1-IP-87). “Con el nombre de confusión se entiende, pues, la que va involucrada en un signo idéntico o similar a una marca ya registrada para los mismos productos o servicios, signo que por ello carece de fuerza distintiva e induce a confusión al consumidor medio o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes”.

IV. MARCAS DENOMINATIVAS En este sentido, y siguiendo el lineamiento mantenido hasta ahora, para efectos de esta sentencia, conviene citar la consideración que ha sostenido el Tribunal en el Proceso 09-IP94: “La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un signo acústico GACETA OFICIAL o fonético y está formada por varias letras, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer un significado conceptual. “Dentro de éstas subsisten dos grupos que tienen connotación conceptual: las marcas sugestivas que hacen referencia a la naturaleza, cualidades o funciones del producto designado por la marca, y las marcas arbitrarias en las que no existe relación entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del correspondiente producto. “No tienen ninguna connotación conceptual las marcas caprichosas o de fantasía, es decir son marcas que nacen del acuñamiento o conjunción de palabras con el propósito de emplearlas como marcas; en las marcas compuestas de una palabra con significado y otra caprichosa, esta última suele tener la fuerza diferenciadora. “Ahora bien, para efectos de establecer los criterios básicos para determinar la similitud entre dos marcas, se debe tener en cuenta que uniformemente se ha admitido que éste es uno de los puntos más difíciles en materia de propiedad industrial.

Advierte la doctrina que la tarea jurídica de confrontar, comparar o cotejar una marca con otra, para determinar si existe el riesgo de confusión entre ellas, es tarea compleja en la que se deben tener en cuenta múltiples factores, sin que sea posible formular reglas generales y precisas al respecto. La Decisión 85 no intenta hacerlo y en su aplicación, por lo tanto, el funcionario competente debe usar su criterio, que si bien es discrecional, en ningún caso puede ser arbitrario, ya que la doctrina y la jurisprudencia internacionales han señalado ciertas reglas lógicas y científicas, que deberían ser tomadas en cuenta”.

Las reglas que reconocen la jurisprudencia y la doctrina son las siguientes: “Regla 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “Regla 2. Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3. Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presun- 19/06/98 32.48 to y tener en cuenta la naturaleza del producto. “Regla 4.

Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” (Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.) Recogiendo lo dicho por este Tribunal en el citado Proceso 09-IP-94, “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determina así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes, con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina. “En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema es el de que recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, pero no hasta el punto de “disecarlas”, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario”.

GACETA OFICIAL Respecto a la cuarta regla, el profesor Breuer Moreno (citado anteriormente) ha expresado que “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos. “Para analizar la existencia o no del riesgo de confusión han de examinarse los varios criterios que la doctrina y la jurisprudencia han establecido para ese fin, sin que sea un único punto de vista el concluyente que conduzca a establecer la confusión entre dos marcas cuyos signos se asemejan.

No se han establecido ni se han dado reglas absolutas en esta materia, por lo que el criterio de quien califique, aceptando o no la semejanza entre las marcas a compararse, debe fundamentarse en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que pueden servirle de base para formular su resolución o decisión. La subjetividad en la apreciación, no puede llevar tampoco al juzgador o funcionario a una liberalidad en su criterio, sino que en todo caso, debe adoptar las reglas que la doctrina y jurisprudencia han establecido.

La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá en cada caso de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto.” (Proceso 09-IP-94). Aplicando tales criterios al análisis comparativo de marcas denominativas, como en el caso que nos ocupa, este Tribunal ha establecido que se deberá tener en cuenta “ la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la fonética. “Debe evitarse, entonces, la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan, o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma.

Por lo mismo, deberá ponerse atención preferente a los elementos caracterizantes de cada denominación de los cuales suelen depender en la práctica la primera impresión o impacto que recibe ese consumidor medio ante el nombre que sirve de marca”. (Proceso 1-IP-87, Gaceta Oficial Nº 28 del 15 febrero de 1988). 19/06/98 33.48 En otra oportunidad, este Tribunal se refirió a los criterios auxiliares para determinar la confusión entre este tipo de marcas denominativas; así, se dijo al respecto que “a más del criterio de la visión en conjunto de la marca, en el cual “el todo prevalece sobre las partes o factores componentes” existen otros que deben ser analizados para llegar a determinar la existencia o no del riesgo de confusión”. “1.

Comparación Conceptual o Semántica.“El elemento conceptual o semántico es anotado también como un factor esencial de utilización para llegar a ponderar el grado de semejanza entre las marcas. Bajo este concepto se sostiene que en las marcas denominativas (sugestivas o arbitrarias), en las que se utiliza un lenguaje común y corriente no se forza al consumidor al aprendizaje de una nueva palabra, sino únicamente a que la misma se relacione con los productos o servicios a los que la marca se aplica. “En tanto en las marcas caprichosas o de fantasía, el consumidor tiene un doble esfuerzo: aprehender la nueva palabra y enlazarla con los productos. “Algunos doctrinarios destacan como elemento primario, para fijar la existencia o inexistencia de la semejanza entre marcas denominativas comparables el significado de las mismas. “La dimensión más característica de la marca denominativa es el significado que ella pueda tener y si este es mas simple y conocido, la fijación de la impresión general de la marca tendrá mayor percepción en la mente del consumidor. “2.- Comparación fonética “Entre los criterios auxiliares o complementarios se menciona el comparar las marcas en el plano fonético, recurriendo a la identidad de la sílaba tónica entre las marcas comparadas, a la coincidencia de la raíz o primera sílaba o sílabas o diferencia en las terminaciones, a la ordenación de las vocales, todo esto partiendo del concepto de que las marcas denominativas están configuradas por un conjunto de letras que al ser pronuncia- GACETA OFICIAL 19/06/98 34.48 das emiten sonidos que son percibidos por el consumidor de diferente modo, de acuerdo a su estructura gráfica y fonética. de una marca es un derecho esencial dentro del régimen marcario, el cual requiere de una amplia protección jurídica. “En el plano fonético, se han establecido una escala descendente de valores para comparar las marcas denominativas. “La propiedad marcaria y su exclusividad nacen, según el sistema atributivo consagrado en la subregión, por el “registro” de la marca ante la respectiva oficina nacional competente”.

(subrayado del Tribunal). “En primer lugar se menciona el criterio de que si las denominaciones de comparación tienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede presumirse que los signos son semejantes, pues ese orden de distribución de las vocales en una denominación, produce desde el punto de vista fonético, la impresión general de que dicha denominación impacta en el consumidor. “Posteriormente y dentro de esa escala, sigue el criterio de que si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupan la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes.

(tonalidad de la marca). “Debe analizarse por último - según los tratadistas - la disparidad o coincidencia de las sílabas que encabezan las denominaciones. Es posible en algunos casos que la sílaba tónica no sea la que se ubique en primer lugar de la denominación. Pero si la sílaba tónica y la sílaba situada en primer lugar de las marcas estudiadas son iguales, la semejanza es más relevante.

Al contrario, si en la confrontación de las marcas es divergente la sílaba tónica y coincidente la situada en el primer lugar, la probabilidad de semejanza será menor..” (Proceso 09-IP-94, Gaceta Oficial Nº 180 del 10 de mayo de 1995). V. DERECHOS CONFERIDOS POR EL REGISTRO DE UNA MARCA Y SU PROTECCION Como se desprende de lo establecido en el artículo 102 de la Decisión 344, que volvió a adoptar la terminología de la Decisión 85, el derecho al “uso exclusivo” de una marca se adquiere por el registro ante la Oficina Nacional Competente.

Al respecto, en el proceso de interpretación prejudicial Nº 04-IP-94, proferido por este Tribunal se dijo que la exclusividad sobre el uso De esa consideración, se deduce que la marca que no se encuentre registrada no goza de protección jurídica, aunque sin embargo la solicitud de registro de una marca una vez presentada, otorga el llamado derecho de preferencia en la concesión de ese título marcario, consistente en que las posteriores solicitudes de una marca semejante o idéntica no podrán llegar a ser registros válidos si se toma en cuenta ese viejo aforismo del derecho, según el cual “el primero en el tiempo es el primero en el derecho.” No obstante esa apreciación, es de vital importancia establecer que los derechos conferidos por una marca mediante los cuales su titular podrá hacer “uso exclusivo” de ella e impedir que otras personas utilicen o soliciten registrar marcas idénticas o similares que puedan inducir al público a error, son derechos que sólo nacen de las marcas ya registradas y cuyo título legitima a la persona para que pueda ejercer los derechos incorporados en tal título.

En ese orden de ideas, es conveniente aclarar que si bien una persona puede ser titular de una o varias marcas, sin que existan límites cuantitativos para ello, es cierto que el uso que la ley marcaria le confiere se reduce a lo consignado en cada título individualmente considerado que confiere a su titular el derecho de utilizar la marca según la literalidad del registro y no con las variantes o modalidades que quiera introducirle su titular.

En otros términos, el titular de varias marcas no podrá ejercer el derecho al uso de las marcas según su capricho. Así por ejemplo quien ha registrado dos marcas distintas no podrá utilizarlas para buscar una combinación de ellas y crear una tercera marca. Por lo mismo no puede argüirse válidamente que por una eventual utilización de marcas no respaldadas por el registro, pueda hablarse de riesgo de confusión, pues donde no hay existencia legal de marcas no puede darse la comparación entre ellas que lleve a la GACETA OFICIAL existencia de una confusión, salvo el fenómeno de usurpación de marcas que cae dentro del ámbito penal, no contemplado en el régimen comunitario.

En otras palabras quien pretenda oponerse a un registro marcario no podría alegar confusión por la posibilidad de uso de una marca que no existe. Así las cosas, quien desee proteger legalmente la unión de dos marcas registradas individualmente tendrá que solicitar el registro de una tercera marca con los componentes de las ya registradas, mientras tanto esa tercera marca no gozaría de protección legal.

Para que la tenga deberá someterse a todo el procedimiento de solicitud de registro, cotejo y examen por parte de la Oficina Nacional Competente, la que en últimas decidirá si es registrable o no, de conformidad con las disposiciones legales vigentes en la materia. De todo lo anterior se deduce que en el sistema atributivo que rige en el área andina, sólo las marcas registradas gozarán del derecho a su uso exclusivo, dentro del cual cabe la pena distinguir dos facetas que doctrinariamente han sido consideradas: la positiva y la negativa.

Por medio de la exclusividad positiva, se le permite al titular de una marca el derecho de usarla, cederla o conceder licencia sobre la misma; por su parte la exclusividad negativa implica que el titular está facultado para impedir que terceras personas usen su marca, así como la facultad de oponerse al uso y registro de signos idénticos o similares a la misma.

La doctrina se ha referido a esta faceta negativa (ius prohibendi), extendiendo su cobertura de protección frente a los signos iguales, como a los confundibles, comprendiendo a los productos o servicios idénticos, como a los similares. Vemos que la protección legal desde el aspecto negativo es mucho más amplia que desde el punto de vista positivo, tal y como lo menciona el doctor Manuel Pachón, “ Desde hace mucho tiempo se ha reconocido por la doctrina y la jurisprudencia que la facultad negativa (ius prohibendi) tiene mayor amplitud que la dimensión positiva de la marca.

Así por ejem- 19/06/98 35.48 plo, el titular de la marca CORONA no tiene el derecho, desde la dimensión positiva, de distinguir un producto con la marca CARONA, pero si tiene el derecho de impedir que se use la marca CARONA para distinguir productos que puedan inducir al público a error.” (“El régimen Andino de la Propiedad Industrial”, Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Avila, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, Santafé de Bogotá 1.995., página 271).

Este Tribunal se refirió al respecto en el Proceso No. 04-IP-94, el cual tomamos de referencia para el tema que nos ocupa: “La doctrina señala tres facultades específicas de que dispone el titular de una marca, que se derivan del derecho exclusivo: “1. La facultad de aplicar la marca al producto, que puede ejercerla sobre el mismo producto, o sobre su envase o envoltorio; y además se le faculta para interponer acciones a fin de impedir que esas mismas acciones o hechos puedan realizarse o ejecutarse por terceros sobre productos similares que ostentan signos iguales o semejantes a los suyos. “2.

Una segunda facultad, entraña la capacidad de comerciar esos productos o servicios con identificación de su marca. En la faceta negativa, esa facultad se traduce en la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar. “3. La tercera facultad hace referencia al campo publicitario, en el que el titular puede utilizar la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros lo realicen con esa misma marca. “Todas estas facultades se concretaban en el artículo 96 de la Decisión 311 y en el 95 de la 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. “En defensa del uso exclusivo que las marcas otorgan, el titular marcario puede recurrir a las medidas de protección para el amparo de sus derechos, las que según el artículo 74 de la Decisión 85 son las contempladas en las respectivas legislaciones na- GACETA OFICIAL cionales (indemnización de daños y perjuicios, prohibición de la venta de los productos, incautación de los mismos, persecución de delitos contra la propiedad marcaria por falsificación, imitación o alteración de la marca, etc.). “En la interpretación del artículo 72 de la Decisión 85 dada por este Tribunal dentro del Proceso 5-IP-94, se aludió al requerimiento del juez nacional en los siguientes términos: “La concesión del registro es entre nosotros el modo de adquirir el dominio de una marca mediante acto administrativo unilateral del Estado por el cual se reconoce que su titular ha cumplido con los requisitos exigidos en la ley para ejercer los atributos que la marca implica, entre ellos el del uso exclusivo de la misma que le permite exigir garantía de protección contra usurpaciones o imitaciones que le afectan su derecho.

La exclusividad en el uso de la marca es reconocida expresamente por la Decisión 85 (artículo 72) en tanto que la Decisión 313 no la menciona (artículo 92). De todas maneras corresponde observar aquí que la exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro es relativa, ya que no se trata de la concesión de un monopolio en el sentido de otorgar pura y llanamente una preferencia única para la explotación de una fuente de riqueza.

El artículo 75 de la Decisión 85 da alcance al sentido de la exclusividad en el uso de la marca registrada cuando establece que su titular no podrá oponerse a la importación o internación de mercancías o productos originarios de otro País Miembro que lleven la misma marca. A su vez los artículos 96 y 97 de la Decisión 313 señalan en forma expresa los casos de excepción al uso exclusivo de la marca registrada, al permitirlo sobre la base de la buena fe, para fines tales como los publicitarios y de información al público acerca del producto. 19/06/98 36.48 cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes: “a) Usar o aplicar la marca o un signo que se le asemeje, de forma que pueda inducir al público a error u originar situaciones que puedan ocasionar un perjuicio al titular de la marca; “b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios en la misma; “c) Importar o exportar productos con la marca; “d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado al misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca; o “e) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a los literales indicados en el presente artículo ”.

VI. OPOSICION U OBSERVACIONES AL REGISTRO “El derecho exclusivo sobre la marca, que confiere al titular el ius prohibendi, se halla recogido en el artículo 104 de la Decisión 344, cuyo antecedente legal se remonta al artículo 95 de la Decisión 311 y al 94 de la Decisión 313. La disposición vigente dice: De la lectura y análisis de las normas sujetas a interpretación en concordancia con otras de la propia Decisión 344, se desprende que un tercero podrá ejercer sus derechos para impedir el registro de un signo idéntico o semejante que se preste a confusión con el del cual es titular y legítimo propietario mediante el procedimiento de “oposiciones”, en vigencia de la Decisión 85 o presentando “observaciones” conforme a las Decisiones 311, 313 y 344 (artículos 93, 94 y 95) dentro de la etapa previa a la concesión de la marca. “Artículo 104.- El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra Una vez aceptadas las “observaciones” y habiéndose concedido oportunidad para que el GACETA OFICIAL solicitante de la marca en conflicto presente sus consideraciones al respecto, la Oficina Nacional Competente deberá resolver si concede o niega el registro de la marca, si ésta cumple o no con los requisitos exigidos en la Decisión para que pueda ser sujeta a registro.

Habiéndose agotado la vía gubernativa, como en el caso en que nos ocupa, y de acuerdo con la respectiva legislación interna, el tercero independientemente de si ha presentado oposiciones o formulado observaciones e interpuesto los correspondientes recursos de ser necesarios, tiene la facultad y pleno derecho de impetrar u ocurrir ante el órgano competente para que dentro del procedimiento previsto en el País Miembro y previa audiencia de las partes, si se ha vulnerado su derecho se decrete la nulidad de la marca atacada.

Con base en las consideraciones expuestas, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA CONCLUYE: 1. La determinación del riesgo de confusión entre dos marcas semejantes es atribución del funcionario de la administración (Oficina Nacional Competente) o del Juez nacional, quienes procederán al examen comparativo, teniendo en cuenta, dentro de su respectiva competencia administrativa y judicial, los parámetros indicados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la parte considerativa de esta providencia, dentro de la cual se destaca para el caso sub judice, el examen de conjunto. 2.

De conformidad con el artículo 83, literal a) de la Decisión 344, no es válido el registro de una marca que sea confundible con otra solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al consumidor medio a confusión o error. 3.

El derecho al uso exclusivo de una marca, incluye tanto el atributo positivo de su titular para permitir o conceder el uso del mis- 19/06/98 37.48 mo a un tercero, publicitar la marca, etiquetar los productos o promocionar los servicios con la marca registrada, etc, como el atributo negativo de impedir la utilización no autorizada; este derecho se deriva del registro de la marca según la literalidad del título respectivo, sin que la ley proteja distintas formas o derivaciones marcarias dejadas a capricho del titular. 4.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo deberá adoptar la presente interpretación del Ordenamiento Jurídico Andino, al dictar la respectiva sentencia. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto de este Tribunal, notifíquese la presente providencia al organismo jurisdiccional mencionado en el numeral anterior, mediante copia certificada y sellada.

Remítase asimismo copia certificada de esta sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial. Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i 19/06/98 GACETA OFICIAL 38.48 PROCESO 10-IP-96 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 96, 146, y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, con motivo de la acción de nulidad interpuesta por GRASAS VEGETALES S.A. contra los actos denegatorios del registro contenido en las resoluciones números 31311 y 31312, ambas de fecha 29 de julio de 1994, de la marca de productos “PREDILECTA”, comprendidos dentro de las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza; e interpretación de oficio de los artículos 82, párrafos a) y e), y 87, de la misma Decisión. (Proceso interno correspondiente al expediente N° 3228).

Quito, abril 17 de 1998 El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Dr. Manuel S. Urueta Ayola, ha requerido de este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 81, 96, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Se plantea la interpretación en razón de que la Sociedad GRASAS VEGETALES S.A., por intermedio de apoderado, demanda ante la alta jurisdicción consultante la declaratoria de nulidad de las resoluciones Nos. 31311 y 31312, ambas del 29 de julio de 1994, denegatorias del registro de la marca PREDILECTA para distinguir productos comprendidos en las clases 29 y 30 de la clasificación Internacional de Niza, y expedidas por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

A) La alta jurisdicción nacional consultante considera relevantes para esta interpretación los siguientes hechos: 1. “La Sociedad GRASAS VEGETALES S.A. solicitó el registro de las marcas PREDILECTA (nominativa), clase 29, expediente administrativo N° 387593, y PREDILECTA (nominativa) clase 30, expediente administrativo N° 387590”, el cual como ha sido expuesto precedentemente les fue negado. 2. “Contra las resoluciones citadas anteriormente se interpusieron los recursos de reposición y los subsidiarios de apelación, mediante los cuales se expusieron fundamentos jurídicos de las peticiones en el sentido de que el signo PREDILECTA (nominativo) es susceptible de registro como marca distintiva de los productos comprendidos en las clases 29 y 30, del artículo 2 del Decreto 755 de 1972. 3. “El signo PREDILECTA goza de la suficiente fuerza distintiva para identificar productos comprendidos en las clases 29 y 30, dado que cumple con las exigencias consagradas en el artículo 81 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. 4. “Se observa que la expresión PREDILECTA es sinónimo de SELECTO, ELECTO, PREFERIDO, ELEGIDO Y FAVORITO, siendo de resaltar que fueron registradas como marcas las expresiones SELECTO para distinguir productos comprendidos en la clase 29, y SELECTA y FAVORITAS, para distinguir productos comprendidos en la clase 30, de donde se infiere que es plenamente procedente el registro del signo PREDILECTA para distinguir productos comprendidos en las clases 29 y 30 del artículo 2o. del Decreto 755 de 1972, o clasificación internacional de Niza.” B) Igualmente se permite resumir directamente el Tribunal otros argumentos expuestos por el propio demandante frente a la violación de la norma comunitaria: 1.

Se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por cuanto la División de Signos Distintivos ignoró 19/06/98 GACETA OFICIAL que el signo PREDILECTA es perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. Además, que dicho signo es capaz de distinguir en el mercado los productos comprendidos en las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, elaborados y comercializados por GRASAS VEGETALES S.A., de los productos o servicios idénticos o similares elaborados o comercializados por otras personas. 2.

Se violó el artículo 82 de la Decisión 344 por cuanto: “El signo PREDILECTA no consiste exclusivamente en una indicación usada en el comercio para designar la calidad de los productos que distingue. Dicho signo no determina la calidad ni las características ni las aptitudes para el uso de los productos comprendidos en las clases 29 y 30.” 3.

Se violó el artículo 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la División de Signos Distintivos al efectuar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo PREDILECTA (nominativa), clases 29 y 30, determinó sin ser lo correcto, que el signo solicitado consiste en “una palabra de uso común para indicar la preferencia que tiene un bien frente a otros.” 4.

Se violaron los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 por cuanto la División de Signos Distintivos no interpretó ni aplicó correctamente dichas normas. Sostiene la parte actora que: “De haberlas interpretado y aplicado en la forma correcta, habría advertido que, con ocasión de la interpretación y aplicación de las mismas o idénticas disposiciones y con anterioridad a las fechas en que fueron expedidos los actos administrativos denegatorios de los registros aquí solicitados, fueron concedidas, a nombre de diferentes titulares, las siguientes solicitudes de registros marcarios que corresponden a expresiones sinónimas y, por tanto, semánticamente idénticas a la expresión PREDILECTA: - “SELECTO: Para distinguir productos comprendidos en la clase 29. - “SELECTAS: Para distinguir productos comprendidos en la clase 30. 39.48 - “FAVORITA: Para distinguir productos comprendidos en la clase 30. “Tal inobservancia condujo a que la División no salvaguardara los derechos consagrados en el artículo 147 de la Decisión 344 en favor de GRASAS VEGETALES S.A.” El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por su parte, considera necesario referirse a otras piezas procesales que cursan en el expediente enviado a este organismo y, concretamente: C) Las propias resoluciones denegatorias Nos. 31312 y 31311, expedidas por la División de Signos Distintivos, las cuales se fundamentaron básicamente en los siguientes considerandos: ( ) “TERCERO: Que la expresión cuyo registro se solicita encuadra dentro de una de las causales de irregistrabilidad, específicamente la contenida en el literal a) del Art. 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que impide el registro de signos que no cumplan con los requisitos del artículo 81 de la misma Decisión”, y “CUARTO: Que en el presente caso, el signo cuyo registro como marca se solicita corresponde a una palabra de uso común para indicar la preferencia que tiene un bien frente a otros, razón por la cual, el signo que se pretende registrar carece de la suficiente fuerza distintiva.” D) Además, este Tribunal considera indispensable aportar así mismo parte de la contestación que a la demanda diera la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, conforme a la cual: 1.

Los actos administrativos acusados se ajustaron a derecho y se fundamentaron válidamente, sin violar las normas legales de la Decisión 344; 2. El hecho de no presentar oposiciones por parte de terceros no impedía a la Oficina Nacional competente examinar la registrabilidad del signo, y decidir sobre el otorgamiento o denegación del registro de la marca, conforme lo dispone el artículo 96 de la Decisión 344; 19/06/98 GACETA OFICIAL 3.

Existe una indebida acumulación de pretensiones, por cuanto a nivel del proceso judicial contencioso administrativo se acumularon en un solo escrito las impugnaciones objeto del proceso interno, los que sinembargo habían recibido tramitación separada tanto en el procedimiento constitutivo de las mismas, como en el de su revisión ante la vía gubernativa, conforme a las normas pertinentes.

En efecto, observa este Tribunal Andino, según el artículo 87 de la Decisión 344 la solicitud de registro de una marca que haya de presentarse ante la respectiva oficina nacional competente, “deberá comprender una sola clase de productos o servicios ”, y a esta norma dio cumplimiento -según el parecer de la administración demandada- la sociedad GRASAS VEGETALES S.A. al presentar dos solicitudes separadas e independientes ante la Oficina Nacional Competente para obtener el registro del signo PREDILECTA, destinado a distinguir productos de la clase 29 y 30 de la clasificación internacional de Niza, con lo cual “está plenamente demostrado en las actuaciones administrativas surtidas que los dos actos administrativos acusados no provienen de la misma causa, no versan sobre el mismo objeto y no existe entre sí una relación de dependencia”.

Sinembargo, alega así mismo la recurrida, posteriormente “la parte demandante en forma improcedente ha iniciado en el mismo escrito de demanda en forma conjunta una acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones No. 31311 y 31312 del 29 de julio de 1994, no obstante que a través de estos actos administrativos se adoptaron decisiones sobre dos solicitudes de registro de marcas para clases distintas”, incurriendo de esta manera en una “INDEBIDA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES¨ al acceder a la vía contencioso-administrativa, representada por el alto organismo judicial consultante.

En su consecuencia, son problemas a resolver: de una parte, el previo y formal de la indebida acumulación de acciones; por la otra, si conforme a lo resuelto por la administración recurrida, resulta improcedente -cuestión de fondo- el registro de la marca “PREDILECTA” solicitada por GRASAS VEGETALES S.A. para amparar productos correspondientes a la “clase” indicada. 40.48 Con vista de lo expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, pasa a examinar el caso de autos, CONSIDERANDO I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional también competente para actuar como juez comunitario, como en el caso, lo es la alta jurisdicción consultante, y en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno, e igualmente conforme la solicitud con las prescripciones contenidas en los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo Cartagena y los requisitos establecidos por el artículo 61 del respectivo Estatuto.

II. NORMAS QUE VAN A SER INTERPRETADAS El Tribunal estima que, conforme a los asuntos que serían resueltos por el juez nacional, deben ser interpretadas de oficio por esta jurisdicción andina, además de las normas pertinentes entre las señaladas por el consultante, los artículos 82, letras a) y e), y 87, todos de la Decisión 344: DECISIÓN 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marca los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

GACETA OFICIAL d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate”. “Artículo 87.- La solicitud de registro de una marca deberá presentarse ante la respectiva oficina nacional competente, deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: ( ) “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. “Artículo 146.- Los Países Miembros, con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria, se comprometen a garantizar la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Decisión. Asimismo, se comprometen a fortalecer, propender a la autonomía y modernizar las oficinas nacionales competentes y los sistemas y servicios de información relativos al estado de la técnica. “Del mismo modo y a objeto de tener un sistema de información entre los Países Miembros, las oficinas nacionales competentes enviarán lo antes posible a partir de su publicación, las respectivas Gacetas o Boletines de la Propiedad Industrial, a las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros.

Estas Gacetas o Boletines serán colocados para consulta del público en la oficina de destino”. “Artículo 147.- Los Países Miembros se comprometen a revisar sus procedimientos ad- 19/06/98 41.48 ministrativos a fin de salvaguardar los derechos y obligaciones que correspondan a los particulares, de conformidad con la presente Decisión”. Pero, por otra parte y entre las transcritas, el Tribunal no considera del caso proceder a la interpretación de los dos últimos artículos, por cuanto -tal como lo ha sentado en pacífica, por reiterada, jurisprudencia- éstos “constituyen compromisos que los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena adquirieron desde la entrada en vigencia de la Decisión 311.

Tales compromisos, de carácter nacional, no pueden ser invocados ni aplicados a los casos en que los particulares participan con intereses individuales. “Los compromisos sobre los que versan los ya mencionados artículos son obligaciones adquiridas por los Países cuyo cumplimiento estima este Tribunal que deberá concretarse en beneficio del fortalecimiento institucional de los órganos de protección de la propiedad industrial en la Subregión ‘con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria’”.

Interpretación prejudicial No. 26-IP-96, correspondiente al caso “SEFRITA” publicada en la Gaceta Oficial No. 308 de fecha 28 de noviembre de 1997. III. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 87 El Tribunal Andino de Justicia ha creído pertinente y procesalmente previa, la interpretación adicional de esta norma, puesto que en la contestación que a la demanda diera la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, se alega una indebida acumulación de pretensiones por cuanto, a pesar de haber presentado inicialmente dos solicitudes separadas e independientes ante la Oficina Nacional Competente -destinadas a obtener el registro de la marca PREDILECTA para distinguir productos de la clase 29 y 30 de la clasificación Internacional de Niza-, la sociedad GRASAS VEGETALES S.A. introdujo ante la jurisdicción contenciosa demandas acumuladas contra las dos resoluciones denegatorias del registro.

El artículo 87 de la Decisión 344 es claro, observa el Tribunal, al referirse a la solicitud de registro, en el sentido de que “ deberá comprender una sola clase de productos o servi- 19/06/98 GACETA OFICIAL cios ” (resaltado de la presente sentencia). De donde considera que, conforme a los preceptos universalmente aceptados que orientan el contencioso administrativo, este proceso no es más que una secuencia procedimental que en él culmina, luego de iniciado el procedimiento constitutivo del acto impugnado y de su subsiguiente revisión por la propia administración en vía recursoria gubernativa, revisión interna indispensable por cierto para acceder al contencioso.

Si así fuere, resultaría como lógica conclusión que cada procedimiento judicial habría de tramitarse normalmente por separado. Pero es el juez nacional consultante el habilitado para decidir el punto concreto en el proceso judicial interno, y obviamente dentro de las prescripciones del Derecho nacional, las cuales, según la Administración recurrida, exigen para la procedencia de la acumulación que los procesos provengan de una causa común, versen sobre el mismo objeto y tengan una relación de dependencia. Sin olvidar -advierte el Tribunal Andino- que en Derecho Comparado el fin último de la acumulación es el de evitar que se produzcan sentencias contrarias o contradictorias.

Si el juez nacional consultante con competencia en Derecho Comunitario, no acogiere la excepción de inadmisibilidad relativa a la indebida acumulación de pretensiones alegada por la administración recurrida, pasaría aquél entonces a examinar el fondo de la demanda y consecuentemente a acatar la siguiente interpretación que de las normas comunitarias pertinentes pasa a realizar el Tribunal Andino. IV.

EL CONCEPTO DE MARCA Y SUS CARACTERÍSTICAS El inciso segundo del artículo 81 de la Decisión 344, ya transcrito, al definir lo que es marca, establece: “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Así mismo, de la marca comenta la doctrina: “Se entiende generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los 42.48 bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas. Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI): “El papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores”, Ginebra 1983, pág. 13).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por su parte, CONSIDERA: De las definiciones anteriores se desprende que la marca es un bien inmaterial que distingue un producto o servicio de otros, representado por un signo, el que siendo intangible requiere de medios sensibles o de la perceptibilidad para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

Un signo que no pueda influir en el público consumidor para que éste sea capaz de diferenciar un producto o servicio de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser distintivo. Así lo ha sentado el Tribunal en reiterada jurisprudencia. De lo expuesto se desprende también que para que un signo pueda ser considerado como marca debe reunir tres requisitos intrínsecos: ser perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.

Con la advertencia de que sinembargo, no por el hecho de que un signo reúna estos tres requisitos, queda necesariamente asegurado su registro, ya que podría encuadrar no obstante dentro de alguna de las prohibiciones o causales de irregistrabilidad que la norma comunitaria establece en los artículos 82 y 83. En concreto: a) La perceptibilidad tiene que ver con la necesidad de que un signo pueda ser apreciado por medio de los sentidos.

El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, define el vocablo “perceptible” como aquello que “se puede comprender o percibir”; y describe “percibir” como el hecho de recibir “por uno de los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas”; “Percepción”, dice además, es la “sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos.” (Vigésima Primera Edición, Madrid 1992, pág. 1114).

GACETA OFICIAL Este Tribunal considera asimismo, y conforme a también reiterada jurisprudencia, que la perceptibilidad hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, penetre en la mente del público, que aprehende y a la vez asimila con facilidad el sonido de una palabra.

Pero, por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos referidos a una denominación, un conjunto de palabras, una figura, un dibujo, o un conjunto de dibujos. b) En cuanto a la distintividad, función esencial de la marca, radica ésta en distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie.

El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Además: que un signo sea distintivo significa que es individual y singular, diferenciándose de cualquier otro, lo cual es un carácter que la marca le reconoce, además de la novedad y la especialidad.

La distintividad, por tanto, exige que el signo que se pretende registrar no se confunda con otros ya empleados para “distinguir” productos o servicios de la misma especie. Cuando el signo es incapaz de diferenciar unos productos o servicios de otros semejantes fabricados o producidos por diferentes empresarios, no puede funcionar como marca. c) Adicionalmente, la representación gráfica es un requisito formal, que permite la publicación y el archivo de las marcas solicitadas en las respectivas oficinas de propiedad industrial.

La representación gráfica, en definitiva, es una “descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o de cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Marco Matías ALEMAN, “Marcas”. Top Management, Bogotá, pág. 77).

Considera así mismo el Tribunal que, a los fines de la registrabilidad o no de un signo, resulta pertinente examinar adicionalmente: 19/06/98 43.48 V. GENERICIDAD Y USO COMUN El Tribunal observa que el fundamento de las resoluciones denegatorias del registro del signo PREDILECTA descansa sobre el supuesto de calificar dicho signo como “palabra de uso común para indicar la preferencia que tiene un bien frente a otros” (resaltado de la presente sentencia).

Al respecto resulta pertinente la aclaración que la doctrina realiza respecto de los signos usuales y genéricos: “El artículo 58 c) de la Decisión 85 prohibía el registro como marca de las denominaciones genéricas y descriptivas, mientras que por su parte el artículo 58 d) agregaba entre las prohibiciones las palabras que en el lenguaje corriente se hubieran convertido en una designación usual de los productos o servicios de que se trate y su equivalente en cualquier idioma. “Teóricamente es posible hacer una diferencia entre signos usuales, necesarios y denominaciones genéricas y descriptivas.

Así se ha hecho en la doctrina francesa que nosotros adoptamos en uno de nuestros trabajos. Hoy pensamos, de acuerdo con la opinión de AREAN LALIN y de FERNANDEZ NOVOA, que la distinción es artificial y no sirve para propósito alguno, toda vez que, el caso de denominaciones que originalmente constituían una palabra arbitraria y que con el devenir del tiempo se convierten en una indicación usual puede comprenderse dentro de las denominaciones genéricas, así la palabra no tenga tal significado en los diccionarios generales y así su significado provenga de una manera particular de hablar, llámese dialecto o calé.” (Manuel PACHON: “El régimen andino de la propiedad industrial”.

Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez C. Ltda. Bogotá 1995. Págs. 207 a 208). En coincidencia con lo acotado, el Tribunal pasa a examinar lo relativo a la genericidad de los signos. Conforme al Diccionario de la Real Academia, GENÉRICO es “lo común a muchas especies”, y GÉNERO es el “conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes”.

También es la “clase o tipo a la que pertenecen 19/06/98 GACETA OFICIAL personas o cosas” o el “conjunto de especies que tienen cierto número de caracteres comunes”. Por su parte, ESPECIE es “el conjunto de cosas semejantes entre sí por tener uno o varios caracteres comunes”. La “genericidad” de un signo, que impide su utilización como marca, debe apreciarse en relación directa con los productos o servicios de que se trate.

Una denominación no tiene el carácter de genérica -en lo que a marcas se refiere- por el solo hecho de serlo en sentido gramatical. Doctrinalmente se considera sin embargo que las palabras pueden ser utilizadas en un sentido distinto a su significado inicial o propio, es decir de modo figurado o metafórico, adquiriendo así una fuerza expresiva peculiar, suficiente para ser novedosa y distintiva en relación con determinados productos o servicios.

En efecto, según reiterada jurisprudencia del Tribunal: “Una expresión utilizada en un contexto original en relación con el objeto, puede así dejar de ser genérica, jurídicamente hablando. En otras palabras, un vocablo en sí mismo genérico, al ser utilizado en lenguaje figurado y en relación directa con un producto o servicio, sale del ámbito de su significado peculiar o propio y pierde así su genericidad inicial, siempre que no sea igualmente aplicable a otros productos o servicios de la misma clase.

O sea, que un término genérico se puede constituir por mera convención en palabra propia o independiente, apta por lo tanto para servir como marca.” (Proceso 2-IP-89, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 49, 10 de noviembre de 1989, referente a la marca “OFERTA”). Ya en sentido restrictivo y conforme a la doctrina: “Por signos genéricos, habituales o usuales se entiende aquellos que de manera directa o casi directa designan el género, categoría, especie o naturaleza del producto o servicio que pretenden diferenciar” (Alberto Casado Cerviño, “Régimen de las Prohibiciones legales en materia de Marcas”, en “La importancia de la Marca y su protección”, Consejo General del Poder Judicial y ANDEMA, Madrid 1992, pág. 76). 44.48 Un término es genérico entonces, desde el punto de vista marcario, cuando los empresarios de un determinado sector económico necesitan utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desean proteger, o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo.

De manera que no sería admisible que un solo empresario pretendiera apropiarse de un signo común que utilizado éste en el lenguaje corriente pueda señalar características generales de los productos de un determinado sector de producción ” No encaja sinembargo en este análisis el signo “PREDILECTA”, que nos ocupa en el caso de autos, ya que no es utilizado comúnmente por los empresarios para referirse a sus productos o servicios.

VI. LOS ADJETIVOS CALIFICATIVOS Tal como lo tiene también consagrado este Tribunal: “Los adjetivos calificativos pueden ser registrados como marcas siempre y cuando no guarden una relación estrecha o sustancial con el producto y no especifiquen ni describan las cualidades o características esenciales o primordiales de los” mismos. “El adjetivo calificativo puede referirse a una cualidad o ventaja importante del producto pero no debe ser la configurante o la necesaria de la característica” de éste; “por ejemplo, para helado, la cualidad o característica esencial es ser frío, pero no espumoso o batido. “El adjetivo calificativo se refiere comúnmente, a las cualidades generales que pueden aplicarse o decirse de muchos productos que son comercializados, y no sólo del producto que la marca va a proteger; ejemplo “eterno”, “predilecto”, “entero”, etc.” (Proceso 27IP-95, referente a la marca EXCLUSIVA).

Insiste la doctrina: “El adjetivo es el agregado que señala una cualidad o accidente de una cosa. Adjetivo calificativo es el que denota alguna cualidad del sustantivo. Luego los adjetivos calificativos que no se admiten a registro son aquellas palabras que indican alguna cualidad predominante de los objetos que pretenden ampararse con la marca.

Ejemplo: “absorbente” para algodón; “me- GACETA OFICIAL dicinal” para distinguir medicamentos; “rápido” para vehículos” ( David Rangel Medina, “Tratado de Derecho Marcario”, Méjico, 1960, pág. 359). Así mismo este supremo Tribunal comunitario, al tratar sobre los adjetivos calificativos, ha considerado que no serán registrables los signos que se refieran a las cualidades esenciales, primordiales o predominantes de los productos o servicios a los que el adjetivo pretende amparar.

Así en la Interpretación Prejudicial No. 07-IP-95, marca “COMODISIMOS” (Gaceta Oficial No. 189, de septiembre 15 de 1995), se expresa que en “las marcas ‘oral para remedios, seco para vinos, transparente para vidrios, confortable para sillones, cremosa para leches’, etc., se tiene como común denominador adjetivos calificativos que corren el riesgo de caer en la figura de la denominación descriptiva cuando se refieren precisamente a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente se aplica al nombre del producto de que se trate.” Pero, continúa: “La naturaleza de signo descriptivo no es condición sine qua non para descalificar per se un signo descriptivo.

Para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas (artículo 82, literal. d) de la Decisión 344), se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto. De ahí, por ejemplo, que el término confortable no sea susceptible de registro para sillones y en cambio, si podría serlo, por ejemplo, para pasta de dientes.” Para concluir podría afirmarse, con el respaldo de la doctrina y de la jurisprudencia, que los adjetivos calificativos pueden ser aceptados como marcas siempre que no tengan estrecha relación con los bienes o servicios que pretendan amparar.

Por otro lado, tanto la doctrina como la jurisprudencia de este Tribunal, han considerado como conexo con este análisis, el de la “debilidad” de la marca. VII. LA DEBILIDAD DE LA MARCA En efecto, el autor Víctor BENTATA, al desarrollar este punto, realiza algunas considera- 19/06/98 45.48 ciones acerca de los signos que “son inherentemente incapaces de distinguir los bienes a los cuales se aplican, no tanto por nombrar al bien mismo, ni siquiera por describir una de sus cualidades esenciales, sino por su debilidad extrema, independientemente de su referencia externa al bien que pretenden distinguir, es decir, por ser insuficientemente distintivos antes de que se produzca una referencia cualquiera a los bienes.” (“Reconstrucción del Derecho Marcario”, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1994, p. 159).

La insuficiente distintividad acompaña a la genericidad y a la descriptividad, pero no es bastante por sí sola para considerar todo término, de suyo “insuficientemente distintivo”, como genérico o descriptivo. El signo descriptivo denota el producto a través de sus cualidades, aptitudes o composición. En cambio el insuficientemente distintivo no denota ni describe al producto, pero carece de la fuerza necesaria para diferenciar al uno del otro.

Ha tenido también este Tribunal la oportunidad de sentar jurisprudencia en casos semejantes, en los cuales se discutía la registrabilidad de los signos EXCLUSIVA (Proceso 27-IP95) para distinguir productos de las clases 29 y 30 y MARGARINA EXCLUSIVA (Proceso 12IP-96) para distinguir productos comprendidos en la clase 30. En ambos se pronunció -en términos generales- de forma similar, poniendo de relieve cómo se ha considerado que los signos usuales o descriptivos son irregistrables en cuanto describan las cualidades necesarias o esenciales de los productos que pretendan distinguir; pero en cambio, si estos signos no guardan relación directa con los productos que van a diferenciar, podrán ser considerados y registrados como marcas.

VIII. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DE LAS MARCAS Una vez admitida la solicitud de registro de la marca por reunir el signo respectivo los requisitos formales a que se refiere el artículo 92 de la Decisión 344, dispone la normativa comunitaria que la oficina nacional competente procederá a la publicación de la misma. A partir de ésta, los terceros que ostenten un interés legítimo en los resultados de una solicitud de registro, podrán formularle las “observaciones” que consideren pertinentes, dentro de los trein- GACETA OFICIAL ta días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de la publicación (artículo 93).

De existir observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario “ para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, ” (artículo 95). Vencido “el plazo”, la misma oficina decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del signo como marca. En el caso de no presentarse observaciones por terceros, el artículo 96 ibídem dispone que “vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieran presentado, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.” La facultad otorgada a la oficina nacional competente de proceder al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, es una obligación que precede al otorgamiento o no del registro marcario.

La existencia de “observaciones” compromete más al funcionario en la realización del examen de fondo; pero, la inexistencia de aquellas tampoco lo libera de esa obligación legal. En efecto, el fin y objetivo de la norma es que el examen de fondo sea una etapa obligatoria en el proceso de concesión o denegación de marcas, y así lo expresó acertadamente la administración recurrida en el caso que se debate ante la jurisdicción nacional.

Resta advertir que las causales de irregistrabilidad que deben tomarse en cuenta en el examen de fondo en el presente caso, no pueden ser otras que las taxativamente establecidas en los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344, y que, como reiteradamente se ha dejado expresado, el funcionario está obligado a examinar necesariamente, háyanse o no formulado observaciones.

Con base en las consideraciones expuestas, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1. De manera constante ha reiterado este Tribunal que el señalamiento de las normas andinas cuya interpretación es solicitada por el juez nacional comunitario, en modo alguno limita la competencia del juez su- 19/06/98 46.48 pranacional para proceder a la interpretación, sólo o adicionalmente, de las que considere relevantes a los fines de la solución del caso concreto en debate ante el juez nacional; siempre con vista de los hechos del proceso aportados por éste, pero sin entrar a analizarlos. 2.

El requerimiento contenido en el artículo 61 literal c) del Estatuto del Tribunal, concordado con las prescripciones de la parte final del artículo 31 de su Tratado de Creación, obliga al juez comunitario consultante a incluir en la solicitud “un informe sucinto de los hechos que el solicitante -entendiendo por tal el organismo judicial que formula la consulta- considere relevantes para la interpretación”; informe sucinto de los hechos que no podría ser adecuadamente realizado sin el examen y conocimiento previo de todos los que aparezcan en el proceso interno, incluidos los aportados por la administración demandada, y no sólo por la actora.

Así se ha dejado sentado en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino. 3. Alegada como ha sido por la Administración recurrida una supuestamente indebida -a la luz del artículo 87 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena-, acumulación de pretensiones procesales a nivel de la vía judicial contencioso-administrativa, alegato que el juez nacional comunitario ha de resolver con prioridad vista su naturaleza de pronunciamiento previo a la decisión del fondo de la controversia, considera este Tribunal Andino que el sentido y orientación de la señalada norma cuando exige que la solicitud de registro “deberá comprender una sola clase de productos o servicios”, son los de que cada una de dichas solicitudes se tramite dentro de la administración mediante procedimientos individuales y autónomos.

Corresponde sinembargo al juez nacional determinar la procedencia de la acumulación en el correspondiente proceso judicial contencioso-administrativo, conforme a las prescripciones procesales contenidas en el ordenamiento jurídico colombiano. 4. No obstante, de resultar procedente, conforme al criterio del consultante, el examen de la demanda en cuanto al fondo de la misma, el Tribunal de Justicia de la Comu- GACETA OFICIAL nidad Andina considera que la marca, como signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los idénticos o similares producidos o comercializados por otra, postula también, y por sí misma, la concurrencia de las otras características de distintividad y posibilidad de representación gráfica del signo que ampara. 5.

Pero estima también que no son suficientes sinembargo esas solas características para que un signo distintivo alcance la protección del producto mediante una marca, pues la legislación puede exigir, y de hecho las establece, otras condiciones adicionales, incluso por vía de prohibiciones, que también deben ser acatadas. 6. Así, la genericidad de un signo, impide su utilización como marca, y debe ser apreciada en estricta relación directa con los productos o servicios de que se trate, en virtud de que una denominación no tiene el carácter de genérica -en lo que a marcas se refiere- por el solo hecho de serlo en sentido gramatical.

Como lo ha expresado este Tribunal, y ahora se ratifica, un término o vocablo genérico puede convertirse por mera convención en palabra propia o independiente, apta por tanto para servir como marca. 7. Y también ha sido jurisprudencia pacífica, por reiterada, de este Tribunal Andino, que los adjetivos calificativos pueden ser registrados como marca en la medida en que no guarden una relación estrecha o sustancial con el producto o servicio, ni especifiquen ni describan las cualidades o características esenciales o primordiales de esos mismos productos o servicios. 8.

Los adjetivos calificativos que no admiten su registro son aquellos que indican alguna cualidad esencial de los productos o servicios cuya protección se pretende mediante la marca. 19/06/98 47.48 Finalmente, la naturaleza de signo descriptivo no es condición sine qua non para descalificar per se a un signo descriptivo de registro. En efecto para que se dé la causal de irregistrabilidad contenida en la letra d) del artículo 82 de la Decisión 344, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica del producto o servicio que pretenda amparar.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo deberá adoptar la presente interpretación del ordenamiento jurídico andino al dictar la respectiva sentencia. Notifíquesele mediante copia certificada y sellada. Remítase asimismo copia, a la Secretaría General de la Comunidad Andina a los fines de su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial.

Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i GACETA OFICIAL 19/06/98 48.48 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 221-2222 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú