INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 05-IP-98 Interpretación prejudicial de los artículos 82, literales e) y d), y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, con motivo de la acción de nulidad interpuesta por el señor Rodolfo Franco González contra los actos denegatorios del registro de la denominación "PANYDONAS (etiqueta)", destinada a proteger productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
(Proceso Interno No. 4203). Quito, 15 de julio de 1998 El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: La solicitud del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Doctor Manuel S. Urueta Ayola, ha requerido de este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 82, literales e) y d), y 83 literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Que se plantea la interpretación en vista de que el señor Rodolfo Franco González, por intermedio de apoderado, demanda ante la alta jurisdicción consultante la declaratoria de nulidad de las resoluciones No. 25352 de fecha 28 de diciembre de 1995, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la que se niega el registro de la marca “PANYDONAS (etiqueta)”, destinada a proteger productos comprendidos en la Clase No. 30, y de la No. 1620 del 31 de julio de 1996, por la cual se resuelve en forma negativa el recurso jerárquico interpuesto y se confirma el primero de los actos emitidos por la Administración demandada.
Procede este Tribunal a absolver la consulta formulada, previo resumen tanto de los hechos como de las pretensiones de las partes ante el juez nacional, en los términos siguientes: A) LAS RESOLUCIONES IMPUGNADAS Se fundamentan básicamente en los considerandos pertinentes, transcritos seguidamente junto con la respectiva parte propiamente resolutoria de los actos impugnados: 1.- Resolución No. 25352 del 28 de diciembre de 1995 “PRIMERO.- Que el literal e) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece como causal de irregistrabilidad el que la marca solicitada consista exclusivamente ‘ en un signo o indicación que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate ’ ( ) “TERCERO.- Que el estudio de confundibilidad implica comparar dos marcas en su conjunto, evitando el fraccionamiento de los signos que se comparan o el examinarlos en sus detalles.
Particularmente cuando se coteja una marca nominativa y una mixta, como sucede en este caso, se debe determinar primero cual de los dos elementos que conforman la marca mixta es el predominante, aceptándose como tal el elemento denominativo sobre el gráfico, dada la fuerza expresiva de las palabras. En opinión de este despacho, en la marca PANYDONAS que se pretende registrar predomina el elemento denominativo, más aun si se tiene en cuenta el hecho de que esta marca consiste simplemente en una configuración gráfica en un tipo especial de letra de una expresión y que la parte netamente figurativa no le agrega distintividad significativa.
“TERCERO (sic).- Que la expresión PANYDONAS solicitada para distinguir ‘productos de pan, donas, productos de la industria panificadora y similares’ traspasa los límites de la evocatividad para ser una expresión claramente descriptiva de los productos que se pretende amparar que son entre otros pan y donas, lo que a todas luces resulta irregistrable en virtud de lo contemplado en el literal e) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena” “
RESUELVE
“ARTICULO 1o. Declarar fundada la oposición de la que se da cuenta en la parte considerativa. “ARTICULO 2o. NEGAR el registro de la marca PANYDONAS (Etiqueta) ” 2.- Resolución No. 1620 del 31 de julio de 1996 “ la marca debe tener suficiente fuerza distintiva, la cual está relacionada con los productos o servicios que va a distinguir, de manera que mientras el signo esté más lejos de las características genéricas o descriptivas de los productos o servicios más carácter distintivo tendrá. ( ) “Es de aceptación general por la doctrina del Derecho marcario que la GENERICIDAD de un signo debe analizarse en relación con los productos o servicios en que el signo vaya a emplearse.
( ) “Y no puede argumentarse que el signo constituya una combinación de palabras distintiva, ya que es de fácil comprensión el significado genérico de los términos. En virtud de lo expuesto, se
RESUELVE
“ARTICULO PRIMERO: Confirmar la resolución número 25352 del 28 de diciembre de 1995, emanada del Jefe de la División de Signos Distintivos.” Todo lo destacado en los párrafos precedentes corresponde a la propia consulta formulada, y tiene que ver con los puntos sobre los cuales el Tribunal Andino realizará la interpretación de las normas que considere pertinentes al caso concreto, por ser éstos los controvertidos en el proceso interno. B) LOS HECHOS Expuestos por la alta jurisdicción nacional consultante, y considerados por ella como los relevantes para esta interpretación, son: “1o) El ciudadano Rodolfo Franco González por conducto de apoderado solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca PANYDONAS (ETIQUETA), para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
“2o) Publicado el extracto de la marca PANYDONAS (ETIQUETA) en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad Pani Limitada presentó demanda de oposición a la misma con base en su marca PANI concedida bajo el certificado num. 120.841, para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. “3o) Mediante la resolución 25.352 de 28 de diciembre de 1995 se negó el registro de dicha marca, por considerar que ‘ la misma es una expresión genérica y al mismo tiempo descriptiva, cumpliendo dos términos completamente diferentes (genérico, descriptivo) ’, anotando que las expresiones descriptivas son irregistrables de conformidad con los literales d) y e) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
“4o) El apoderado de la solicitante, dentro del término legal interpuso recurso de apelación contra la resolución 25. 352 del 28 de diciembre de 1995, argumentando que ‘ la expresión PANYDONAS clase 30 no constituye una expresión genérica ni descriptiva, sino una expresión evocativa, y por lo tanto registrable’. “5o) Mediante la resolución 1620 de 31 de julio de 1996, el Superintendente de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, resolvió el recurso de apelación confirmando la resolución 25.352 del 28 de diciembre de 1995 y declarando agotada la vía gubernativa.” C) ESCRITO DE DEMANDA Los argumentos tanto de Derecho como de hecho expuestos por el demandante frente a la violación de la norma comunitaria, resumidos por el Tribunal Andino son: 1.- Se violó el artículo 82 literal d) de la Decisión 344, por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Propiedad Industrial, al emitir el primero de los actos impugnados, en el punto tercero de las consideraciones del despacho, estimó que la marca PANYDONAS “traspasa los límites de la evocatividad, para ser claramente descriptiva ” Adicionalmente considera que “la expresión PANYDONAS al no describir un producto específico, debido a que no existe en el mercado un producto específico que se llame PANYDONAS, carece de la descriptividad que pretende conferirle la Superintendencia de Industria y Comercio, y por lo tanto, es perfectamente registrable como marca, debido a que no encuadra en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la Ley.” 2.- Se violó el artículo 82 literal e) de la Decisión 344 por cuanto “ la Marca PANYDONAS no es GENÉRICA, porque no es el nombre común o usual de un producto ”.
Además, considera que la expresión “PANYDONAS, siendo evocativa, no constituye designación común o usual de los productos de que se trata, ya que nadie pide en el mercado unas PANYDONAS para designar un producto específico de la Clase 30 Internacional, como nadie pediría un roscodulce para designar un roscón de dulce en la Clase 30 Internacional por lo que queda probado que la expresión PANYDONAS, para la Clase 30 no constituye expresión genérica ” 3.- Se violó el artículo 83, literal a), por cuanto “en este caso existe aplicación indebida del citado artículo, ya que aunque en las resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, no se cita dicho artículo, lo cierto es que la resolución No. 25352 del 28 de Diciembre de 1995 al declarar fundada la oposición de la Empresa PANI LIMITADA, obligatoriamente está afirmando que las marca PANI y PANYDONAS se confunden ”, criterio que se contradice con el punto cuarto de las consideraciones formuladas por el Despacho y contenidas en la citada resolución, y que se confirma en el segundo de los actos impugnados.
En consecuencia, la actora encuentra que “la Administración hizo una típica disección de marcas para establecer la confundibilidad que no existe entre las marcas PANI y PANYDONAS, ambas de la Clase 30 Internacional, debido a que de acuerdo a los criterios de interpretación establecidos por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, para efectos de determinar si dos marcas son confundibles, éstas deben compararse en su conjunto, sin entrar a diseccionar las marcas en cuanto a los elementos comunes se refiere.” Específicamente y en relación con las denominaciones evocativas, la demandante al desarrollar sus argumentos expresa: “ mientras una expresión genérica consiste en la designación usual de un producto o servicio, de tal manera que al citarse la misma es identificable con el producto, como sucedería con la expresión ‘PAN’, donde todo el mundo al oír esta palabra la identifica con el producto; en el caso de las expresiones evocativas si las mismas provocan una idea relacionada con el producto y por lo tanto puede dar a entender una propiedad o característica del mismo, por no constituir la citada expresión evocativa el nombre común o usual del producto, no puede entrar dentro de la categoría de denominación genérica.
( ) “Por lo expuesto, dejo demostrado que la expresión ‘PANYDONAS’ constituye expresión evocativa y por lo tanto registrable como marca y no expresión genérica como lo pretende el Despacho, ya que el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en sentencia de 19 de octubre de 1989, Proceso 2-IP-89, dijo muy claramente lo siguiente, sobre las denominaciones genéricas que no son susceptibles de registro como marcas: “ ‘Un término es genérico, en cambio, desde el punto de vista del Derecho Marcario, cuando los empresarios del correspondiente sector económico necesitan utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio, o cuando por sí sola pueda servir para identificarlo.
En tales casos, conforme se ha indicado, no resultaría admisible que un solo empresario pretendiera apropiarse de algo que es común y que los demás empresarios habrían de necesitar, utilizando el lenguaje corriente, para referirse al producto o servicio’.” (Subrayados en el original). D) DEFENSA DE LA ADMINISTRACIÓN Además, este Tribunal considera indispensable aportar parte de la contestación que diera a la demanda la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia: 1.- “La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en su artículo 82 literal e) impide legalmente que sean registrados los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate.” 2.- “La Oficina Nacional Competente procedió a efectuar el respectivo examen de la marca solicitada ‘PANYDONAS (etiqueta)’ para productos de la clase 30a concluyendo acertadamente que la expresión antes referida es irregistrable conforme a lo dispuesto en el artículo 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.” 3.- “Que los actos administrativos acusados de violación de ley se ajustaron plenamente al trámite previsto en materia marcaria, que se garantizó el debido proceso y el derecho a la defensa y que estuvieron válidamente fundamentados, sin que se hubieran violado tampoco las normas preeminentes de la Decisión 344”.
De todo lo precedentemente expuesto, el Tribunal observa que: En síntesis, los hechos resumidos y contenidos en el expediente enviado al Tribunal le permiten a éste concluir en que los temas a tratar en la presente interpretación se remiten a la evocatividad, descriptividad, confundibilidad y especialmente a la genericidad, en relación con el signo cuyo registro ha sido solicitado -“PANYDONAS (etiqueta)”- y los productos que se pretende amparar con dicho signo (Clase No. 30), por desempeñar estos últimos un papel importantísimo al momento de atribuírsele -de así considerarlo el juez nacional- a la expresión solicitada, las características ya sea de evocativa, descriptiva o genérica, que en su respectivo caso impidan o no su registro.
Con vista de lo cual, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina pasa a examinar el caso de autos, C O N S I D E R A N D O: I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional también con competencia para actuar como juez comunitario -tal el caso de la alta jurisdicción consultante-, pero en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; y que igualmente se encuentra conforme la solicitud con las prescripciones contenidas en los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal, así como con los requisitos establecidos en el artículo 61 del respectivo Estatuto (Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena) complementario del Tratado.
II. NORMAS OBJETO DE LA PRESENTE INTERPRETACIÓN QUE las normas cuya interpretación ha sido requerida por la alta jurisdicción consultante son en suma: DECISIÓN 344 "Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) “d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;
“e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;” "Artículo 83.- Así mismo no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al publico a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” QUE, con vista de los artículos transcritos y tomando en consideración la vasta jurisprudencia sentada al respecto por el Tribunal Andino, debe éste realizar la interpretación prejudicial que le corresponda, acerca de los puntos pertinentes regidos por dichas normas, tendiente esta interpretación a examinar la posibilidad para el signo “PANYDONAS (etiqueta)” de obtener su registro, conforme a la determinación que al respecto haga el juez nacional.
QUE, en razón de lo expuesto y considerado, el Tribunal pasa a realizar un extracto de la jurisprudencia sentada por este órgano jurisdiccional en relación con el caso que nos ocupa, la cual quedó sintetizada en algunas de las propias sentencias. III. LA DISTINTIVIDAD Esta, como función esencial de la marca, radica en diferenciar productos o servicios pertenecientes a una persona o empresa, de otros, haciendo posible que el consumidor los distinga.
El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio sin que se confunda con éstos o con las características de los mismos, identificando asimismo el origen empresarial de unos y otros. Que un signo sea distintivo tiene que ver con su singularidad y por tanto con su individualidad, diferenciándolo así de cualquier otro, lo cual convierte a ésta en una característica que, además de la novedad y de la especialidad, debe reunir aquél para que se le dé reconocimiento como marca.
La distintividad exige, en consecuencia, que el signo que se pretende registrar no se confunda con los ya empleados para “distinguir” productos o servicios de la misma especie. Cuando el signo es incapaz de diferenciar unos productos o servicios de la misma clase fabricados o producidos por diferentes empresarios, no puede ser reconocido por la autoridad competente como marca.
Ha sido constantemente reiterada la jurisprudencia del Tribunal Andino a este respecto, a partir de su sentencia de interpretación prejudicial en el caso 01-IP-87 (G.O. No. 28 del 15 de febrero de 1988). Expresó también posteriormente en la interpretación prejudicial No. 12-IP-95 (G.O. No. 199 del 26 de enero de 1996) lo siguiente: El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene "los tres elementos esenciales que a criterio de la norma comunitaria deben estar presentes en una marca para que sea posible su registro.
Entre ellos, la distintividad o capacidad para distinguir un producto o servicio de otro, es la base fundamental para identificar un bien y diferenciarlo de los demás, hasta el punto de que la marca llega a considerarse como sinónimo de signo distintivo. La distintividad es la razón de ser del derecho a la exclusividad de la marca que, desde el punto de vista del empresario, le permite individualizar los productos o servicios que elabora para participar en un mercado de libre competencia. Desde el punto de vista de los consumidores, el carácter distintivo de la marca hace posible identificar el origen, procedencia y calidad del bien que desean adquirir, sin que se vean sujetos a confusión o engaño." IV.
LA GENERICIDAD Conforme al Diccionario de la Real Academia, GENÉRICO es “lo común a muchas especies”, y GÉNERO el “conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes”. También es la “clase o tipo a la que pertenecen personas o cosas” o el “conjunto de especies que tienen cierto número de caracteres comunes”. Por su parte, ESPECIE es “el conjunto de cosas semejantes entre sí por tener uno o varios caracteres comunes.” La “genericidad” de un signo, que impide su utilización como marca, debe apreciarse en relación directa con los productos o servicios de que se trate.
Una denominación no tiene el carácter de genérica -en lo que a marcas se refiere- por el solo hecho de serlo exclusivamente en su acepción gramatical. En sentido estricto y conforme a doctrina: “Por denominación genérica debe entenderse aquella que, con anterioridad a la fecha de presentación de solicitud de la marca, designa el género o la especie de los productos o servicios que se quiere distinguir con ella.
“Igualmente, como lo señala FERNÁNDEZ NOVOA, deben equipararse a las denominaciones genéricas stricto sensu, las denominaciones que poseyendo una grafía parcialmente distinta o incorrecta son el equivalente fonético o gráfico de una denominación genérica; así como los signos gráficos que evoquen en el consumidor el mismo concepto de una denominación genérica.” (Manuel PACHON, “El Régimen Andino de la Propiedad Industrial”.
Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez. Bogotá, 1995, páginas 207 a 213. Los resaltados, salvo las expresiones latinas, son de la presente sentencia). Y, también conforme a la doctrina, se considera que una expresión es genérica cuando a la pregunta ¿qué es? se responde empleando la denominación genérica. Los principios expuestos forman parte del acervo jurisprudencial del Tribunal Andino. Así, en la sentencia dictada el 7 de agosto de 1995, interpretación prejudicial No. 03-IP-95, marca “TUTTI-FRUTTI” (G.O. Nº 189 de 15 de Septiembre de 1995), respecto de la denominación genérica el Tribunal expresó: “ la noción de denominaciones genéricas debe comprender, para efectos marcarios, tanto las que se refieren a unidades de un mismo género propiamente dicho como de una misma especie, en la medida en que etimológicamente tanto el uno como la otra hacen relación al conjunto de elementos que tienen uno o varios caracteres comunes y que por tanto no pueden ser objeto de uso exclusivo para identificar el producto o servicio que se trate de registrar.
Tanto en la noción de género como en la de especie, que trae el Diccionario de la Real Academia, la comunidad de elementos hace evocar la idea de generalidad. La prohibición de registro se dirige pues, en ambos casos (género y especie), a precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser utilizados, vía el registro marcario, para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o servicio.' (Criterio ratificado en las interpretaciones prejudiciales Nos. 14-IP-95, G O. Nº 230 del 16 de octubre de 1996, y 18-IP-95, G.O. Nº 231 del 17 de octubre de 1996).” Se ha sostenido contundentemente en la doctrina que: “Toda palabra que se entienda y reconozca por el público en general como el nombre o designación de un producto o servicio, no es marca”.
Así mismo, es importante destacar que una marca denominativa, compuesta de uno o más vocablos genéricos, podría ser registrada siempre y cuando, en su conjunto, revista un suficiente grado de distintividad, que no la haga ver como un vocablo que designe los productos o servicios que pretende identificar, o las cualidades o características principales de dichos bienes.
En consecuencia, difícilmente podrá registrarse un signo que esté compuesto por dos términos genéricos, a los cuales se les interpone una conjunción que no resulta suficiente para desvirtuar la genericidad de los vocablos que lo componen, hecho que resulta más palpable al momento de observar la representación gráfica del signo solicitado en registro.
V. TÉRMINOS DESCRIPTIVOS En doctrina se consideran marca descriptiva: “ aquella que informa a los consumidores lo concerniente a las características de los productos o del servicio, que se quiere distinguir con la marca. Como lo señala FERNÁNDEZ NOVOA, la indicación debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto.
“A las denominaciones stricto sensu descriptivas deben agregarse, aquellas denominaciones y signos gráficos que hemos mencionado en el caso de las indicaciones genéricas. Esto es, las que fonética o ideológicamente evocan una denominación descriptiva.” (PACHON, op. cit.) Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores o usuarios acerca de las características, funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor, u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger, y en este sentido apunta precisamente el fundamento de las resoluciones internas al considerar que la denominación “PANYDONAS (etiqueta) solicitada para distinguir ‘productos de pan, donas, productos de la industria panificadora y similares’ traspasa los límites de la evocatividad para ser una expresión claramente descriptiva de los productos que pretende amparar ”; aunque tampoco sea extraño al fundamento del acto que el rechazo del registro obedezca a su irregistrabilidad en razón de la aparente genericidad del signo “PANYDONAS (etiqueta)”.
En suma, el Tribunal Andino considera que si el signo consiste en una denominación que en lenguaje corriente o en el uso comercial sea una designación común o usual de los productos o servicios que pretende amparar, quedará impedido de registro; criterio que claramente trasunta de la prohibición contenida en el artículo 82, párrafo e), de la Decisión 344.
VI. LAS MARCAS EN CONFLICTO El Tribunal considera importante, dado los antecedentes del caso, referirse a los siguientes puntos: 1.- El riesgo de confusión.- Resulta difícil precisar el posible riesgo de confusión en el público consumidor respecto de las marcas cotejadas, riesgo que determinaría la no registrabilidad del signo. Por ello esta jurisdicción comunitaria, se ha esmerado, también con dificultad, en definir criterios generales que puedan orientar certeramente al juez nacional en la solución del caso concreto.
Así, en Interpretación Prejudicial No. 21-IP-95 (Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, Quito, 1997, p. 353, caso “AFLOX”; sentencia publicada en Gaceta Oficial No. 233 de 19 de noviembre de 1996), ha sentado: “El criterio que influya en la determinación del riesgo de confusión no puede depender o sujetarse a la sola apreciación personal o subjetiva del juez, que por su propio arbitrio llegue a concebir que entre dos marcas existe o no confusión. “El cotejo marcario para esos efectos se basa en un análisis pormenorizado de los campos en que las marcas pueden producir confusión como son el visual, el auditivo, el ideológico o conceptual, y fonético, analizando siempre los signos marcarios en su conjunto, sin apreciaciones parciales, ni resquebrajando o mutilando al signo marcario que en su conjunto forma una unidad de hecho para el ingreso al registro.
“La confusión gráfica o visual se produce por la simple observación del signo, que conduzca a esa conclusión por la identificación o similitud, ya sea de palabras, frases, dibujos, etiquetas “La confusión en el campo auditivo se produce cuando las palabras tienen una fonética similar. “La similitud ideológica que conlleva el riesgo de confusión, deriva del mismo contenido conceptual de las dos marcas o de la vocación que aquellas produzcan por medio del signo, aunque las palabras no sean las mismas o el signo no sea idéntico.
En uno u otro caso, en la mente del consumidor se reproduce la misma idea o concepto ”. La citada sentencia del Tribunal y toda la jurisprudencia posterior, contiene reglas valiosas que deben ser tenidas en cuenta por la autoridad nacional competente, funcionario o -como en el presente caso- juez contencioso administrativo, porque en suma es el criterio de éste el que prevalecerá a través de su decisión judicial definitiva, para cuya adopción deberá acudir al análisis, al tecnicismo, a la investigación y comparación de las marcas, con el propósito de que el resultado de toda esta labor comparativa entre lo fáctico del proceso o del reclamo u observación y la realidad que enfrentan las marcas respecto de los consumidores, lo conduzca a pronunciarse con certeza acerca de si entre ellas existe o no el riesgo de confusión que impida al registro. 2.- Reglas para el cotejo marcario.- Como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha venido en efecto acogiendo en reiterada jurisprudencia, los criterios expuestos por la doctrina (BREUER MORENO, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Edit.
Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.): - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; - Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.
En relación con las cuales, este Tribunal ha precisado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.
“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, ésto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. “Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que ‘la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.’” (Ver, entre otras: Interpretaciones Prejudiciales Nos. 01-IP-87, G.O. No. 28 de 15 de febrero de 1987 marca “VOLVO”, 04-IP-94 G.O. No. 189 de 15 de septiembre de 1995, marca “EDEN FOR MAN”; y 09-IP-94 G.O. No. 180 de 10 de mayo de 1995, marca “DIDA”) El Tribunal observa que las marcas en conflicto en el presente caso corresponden a diferentes tipos -la opositora, denominativa, y la solicitada en registro, mixta- lo cual sin duda influye en el cotejo marcario que ha de efectuar el examinador, tal como se pasa a exponer. 3.- Comparación entre marcas denominativas y mixtas.- Al respecto el Tribunal se ha expresado de manera reiterada en varias de sus sentencias.
Así pasa a desarrollar de forma conjunta las sentadas con motivo de las interpretaciones prejudiciales Nos. 04-IP-88, marca: “DAIMLER”, sentencia de fecha 09 de diciembre de 1988, (G.O. No. 39 del 29 de enero de 1989; 07- IP-98 del 07 de abril de 1998), marca: “PALMA FRIT”. (G.O. No. 349 del 19 de junio de 1998); y No. 13-IP-98 del 20 de marzo de 1998, marca: “EL ROSAL”, (G.O. No. 338 del 11 de mayo de 1998), en los siguiente términos: Se considera como marca denominativa, nominal o verbal, la que utiliza un signo acústico o fonético y está formada por varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer un significado conceptual.
Dentro de este tipo de marcas encontramos dos grupos, caracterizados por su connotación conceptual: las sugestivas que hacen referencia a la naturaleza, cualidades o funciones del producto designado por la marca; y las arbitrarias en las que no existe relación entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del correspondiente producto o servicio que pretenda amparar.
(Interpretación prejudicial 07-IP-98 del 07 de abril de 1988, caso: “PALMA FRIT”. G.O. 349 del 19 de junio de 1998). “Las marcas denominativas pueden estar conformadas por una sola palabra o un conjunto de palabras, es decir, formar un conjunto registral, en donde unos términos, vocablos o palabras tendrán una mayor significación que otras, y serán éstas las que impriman la distintividad del signo.” (Interpretación prejudicial 13-IP-98 del 20 de marzo de 1998, caso: “EL ROSAL mixta”.
G.O. 338 del 11 de mayo de 1998). Por otro lado, las marcas mixtas están compuestas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Para la identificación de esta clase de signos distintivos es necesario en el caso concreto, llegar a precisar cuál de los dos elementos que lo conforman tiene una mayor fuerza de penetración en el público consumidor, a fin de poder determinar el más relevante dentro del conjunto que constituye el signo distintivo.
La jurisprudencia del Tribunal Andino ha puesto de relieve cómo el elemento denominativo “de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento pueden ser definitivos.” (Interpretación prejudicial 04-IP-88.
Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo I, 1994, p. 163, caso: “DAIMLER”, sentencia publicada en la G.O. 35 del 24 de enero de 1989). “En esta clase o tipo de marcas ‘hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores.’ (Carlos Fernández-Novoa, ‘Fundamentos de Derechos de Marcas’, pág. 240).
Ya en cuanto a la comparación entre marcas denominativas y mixtas, el Tribunal ha dejado expuesto: “No habría confundibilidad entre una marca denominativa o mixta, cuando para solicitar ésta no se utilizare el término denominativo, sino más bien la expresión o el concepto que el gráfico denota, como por ejemplo si dos marcas que tendrían la denominación ‘EL ÁRBOL’, la mixta contendría una figura de un canguro y ésta fuera la expresión característica de la marca y el gráfico se constituya en el signo notablemente predominante sobre la denominación. “Un signo gráfico tampoco será distintivo si él significa la representación o descripción del producto que la marca va a amparar, pues el público solicitaría el bien o servicio con la traducción del gráfico en palabras que serían descriptivas del mismo producto protegido.
“Si en el proceso comparativo de marcas denominativa y mixta, la resultante es que predomina o sobresale en la mixta la denominación, procede entonces, la comparación entre esa marca y la denominativa, tomando como base dichos elementos configurativos y aplicando las reglas relativas al riesgo de confusión “El gráfico que no constituya elemento esencial, dominante y preferencial de la marca para diferenciarla de otra, tampoco podría ser analizado como elemento diferenciador con otra marca denominativa.” (Citada interpretación prejudicial 13-IP-98).
Observa finalmente el Tribunal: Conforme a los principios sentados por la jurisprudencia comunitaria, para analizar un signo a los fines de su registro no se puede dividir, mutilar o fraccionar el contenido del mismo, sino que hay que proceder a su examen con criterio de globalidad. Con base en las consideraciones expuestas, El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.- Resulta de particular importancia la causal de irregistrabilidad establecida para el registro de marcas, en el párrafo e) del artículo 82 de la Decisión 344, ya que el juez nacional, ayudado con lo expuesto en esta sentencia, deberá determinar si en el presente caso la expresión solicitada en registro consiste en una denominación que en el lenguaje corriente o en el uso comercial se utiliza para designar los productos que pretende proteger. 2.- La determinación del riesgo de confusión entre dos marcas semejantes es atribución del funcionario de la administración (Oficina Nacional Competente) o del Juez nacional, quienes procederán al examen comparativo, teniendo en cuenta, dentro de su respectiva competencia administrativa y judicial, los parámetros indicados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la parte considerativa de esta providencia, dentro de la cual se destaca para el caso sub judice, el examen de conjunto. 3.- En la comparación de signos denominativos con mixtos, en primer lugar se resolverá sobre cual es el elemento predominante del signo mixto que va a causar la primera impresión en la mente del consumidor.
Predomina el elemento denominativo en los signos mixtos que es la expresión de la palabra como medio de solicitar el producto o servicio. 4.- De ahí que la distintividad sea requisito indispensable para la acreditación de dicho signo como marca. Cuando el signo es incapaz de diferenciar de otros, productos o servicios de la misma clase, o de otra clase de la cual pueda también desprenderse confusión, fabricados, producidos o prestados esos productos o servicios por diferentes empresarios, no puede reconocérsele a aquel la calidad de marca.
El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, al emitir su respectivo fallo deberá adoptar la interpretación que en la presente sentencia ha sido realizada, de las señaladas normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena. Notifíquesele mediante copia certificada y sellada.
Remítase asimismo copia de esta sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial. Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i.