PROCESO 4-IP-99 Interpretación prejudicial de los artículos 83, literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 113, inciso a) ibídem. Actor: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. MARCA: “GOSSY”.

Expediente Interno 4644. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En la ciudad de San Francisco de Quito, a los nueve días de marzo de mil novecientos noventa y nueve. VISTOS: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Dr. Juan Alberto Polo Figueroa, solicita a este Tribunal Comunitario la interpretación por vía prejudicial de los artículos 83, literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que dicha solicitud tiene su origen en el proceso interno por medio del cual la SOCIEDAD ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., a través de apoderado pretende obtener la nulidad de la resolución Nº 10548 de 22 de marzo de 1994 de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industrias y Comercio, la cual concedió el registro de la marca “GOSSY” para distinguir todos los productos de la clase 29 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972, por el término de diez (10) años contados a partir de la fecha de expedición de la resolución. Que la solicitud del Consejo de Estado, se funda en los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena y cumple con los requisitos establecidos en el artículo 61 del Estatuto, (Decisión 184).

Que el Tribunal consultante considera a través de un informe sucinto, los hechos relevantes para la interpretación prejudicial, la siguiente transcripción de los hechos de la demanda y fundamentos de derecho de la misma: 1. “La sociedad INDUSTRIA LECHERA LA CREMA GONZÁLEZ HERMANOS LIMITADA, mediante memorial de 28 de junio de 1993, por conducto de apoderado, presentó ante la División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos) de la Superintendencia de Industrias y Comercio, solicitud de registro de la marca ‘GOSSY’. 2.

“Mediante auto numero 07046 de fecha 2 de julio de 1993, consideró que la solicitud reunía los requisitos legales y dispuso su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial, extracto que fue publicado en la Gaceta número 391 de 9 de noviembre de 1993, término dentro del cual no se presentaron observaciones por parte de terceros. 3.

“En el expediente, según la parte actora, no obra constancia de que la División de Signos Distintivos hubiese practicado el examen de fondo de la solicitud previsto en el artículo 93 (sic) de la Decisión 344, norma vigente para ese entonces. 4. “Por resolución 10548 de 22 de marzo de 1994, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca mixta GOSSY, para distinguir todos los productos de la clase 29 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972, por el término de diez (10) años contados a partir de la fecha de la resolución, a nombre de INDUSTRIA LECHERA LA CREMA GONZÁLEZ HERMANOS LTDA. Esta resolución fue notificada por edicto número 4749 desfijado el 22 de abril de 1994. 5.

“La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industrias y Comercio al omitir el examen de fondo de la solicitud de registro y al concederlo no tuvo en cuenta la existencia de la marca GOZZO, solicitud presentada por la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. el 25 de noviembre de 1991, tramitado bajo el expediente 92 351.096 y registrada bajo el número 161. 389, para distinguir todos los productos comprendidos en la clase 29 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972, por el término de diez (10) años contados a partir del 29 de julio de 1994, fecha en la que se concedió el registro. 6.

“Contra la resolución número 10548, la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación, para que se revocara la citada resolución y en su lugar se denegara el registro de la marca, en virtud de su evidente confundibilidad con la marca GOZZO. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industrias y Comercio por medio de la resolución 007900 de fecha 21 de marzo de 1997, rechazó los recursos interpuestos por considerar que el recurrente no era parte interesada dentro del trámite de registro”.

Para sustentar los cargos de violación, adujo la demandante en síntesis lo siguiente: “a) El literal a) del artículo 83, por falta de aplicación, por cuanto la Administración concedió el registro de la marca mixta GOSSY para distinguir todos los productos de la clase 29 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972, sin tener en cuenta que la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. es titular en Colombia de la marca prioritaria GOZZO, solicitada con anterioridad el 25 de noviembre de 1991, registrada bajo el número 161. 389 de 29 de julio de 1994 y vigente hasta el 29 de julio del año 2004, para distinguir los productos de la clase 29 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972.

“Las marcas GOSSY y GOZZO son confundibles, dadas las similitudes existentes entre las denominaciones enfrentadas y que una y otra amparan productos idénticos. “El riesgo de confusión radica en que la denominación GOSSY es el elemento predominante de la marca objeto de esta demanda por razón de su preponderancia dentro del conjunto; además GOSSY es confundible con GOZZO por razón de su semejante estructura ortográfica y su pronunciación, ya que ambas están constituidas por igual número de letras; las dos primeras letras son idénticas; las letras centrales, gráficamente confundibles (S - Z), se duplican.

En su aspecto fonético, tienen dos sílabas, siendo la primera idéntica y la pronunciación de las consonantes de la segunda sílaba iguales; tienen la misma acentuación y sílaba tónica. “De otro lado, debe tenerse en cuenta el público consumidor potencial de los productos, por tratarse de alimentos de consumo popular, bajo precio y en cuya selección no se presta un alto grado de atención. “b) El Artículo 96 de la Decisión, por falta de aplicación, por cuanto no obra en el expediente constancia de que la Administración hubiese practicado el examen de fondo de la solicitud previsto en esta norma”.

“La resolución demandada que concede el registro de la marca con la simple afirmación de que la solicitud cumple los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes, no cumple con tal requisito”. Que para ampliar los puntos relevantes a este proceso cabe mencionar las consideraciones que se anotan en la resolución 007900 de la JEFE DE LA DIVISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS, que dan lugar al rechazo de los recursos antes mencionados: “TERCERO: Que el recurrente no es parte interesada dentro del trámite de registro, luego el recurso en comento no cumple con una de las formalidades legales exigidas por el Código Contencioso Administrativo, como es la de ser presentado dentro del plazo legal, personalmente por escrito por el interesado o su representante o apoderado.

“CUARTO: Que de acuerdo con los artículos 51, 52 y 53 del Código Contencioso Administrativo, si no se presentan los recursos en término y con las formalidades legales, el funcionario competente deberá rechazarlos”. En virtud de lo expuesto, se

RESUELVE

“ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar el recurso de reposición y apelación interpuestos contra la resolución detallada en el considerando primero de ésta providencia”. Que la parte actora, por otro lado, especifica que las marcas GOSSY y GOZZO son susceptibles de confusión en razón de la semejanza fonética como ortográfica de sus dos primeras letras, independientemente del hecho de que ambas protegen productos idénticos.

Que la parte demandada, en su escrito de contestación, defiende la distintividad entre las dos marcas argumentando: Que la División de Signos Distintivos tiene plena competencia para estudiar y decidir sobre el Registro de las Marcas al amparo de las atribuciones contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El Acto Administrativo acusado y expedido por el Jefe de la División de Signos Distintivos y el Superintendente de Industria y Comercio se sustenta en las disposiciones vigentes en materia marcaria y en lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, además de otorgar a las partes interesadas plenas garantías para el ejercicio del derecho de defensa que les asiste.

Entre las marcas “GOSSY” mixta (según modelo) y “GOZZO” DENOMINATIVA no se presentan semejanzas que induzcan a error al público, en vista de que del expediente Nº 93- 393.512 de la División de Signos Distintivos, se desprende que la sociedad INDUSTRIA LECHERA LA CREMA GONZÁLEZ cumplió con los requisitos vigentes. Que la marca solicitada “GOSSY” (etiqueta) es presentada conjuntamente con “una vaquita en la parte superior de la marca”, y que según la demandada, por este solo hecho “hace que cualquier profano no tenga confusión al ver la marca y la vaquita”, de tal suerte, que en aplicación de las normas relativas al cotejo de signos, concluye, que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

CONSIDERANDO

Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de la última o única instancia judicial de un País Miembro como lo es el caso del alto órgano de la jurisdicción contencioso-administrativa de Colombia y en tanto dichas normas resulten pertinentes para la resolución del proceso interno conforme a lo previsto en los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

I. NORMAS POR INTERPRETARSE Que las normas comunitarias cuya interpretación se solicita son los artículos 83, literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Que este Tribunal considera pertinente incluir la interpretación de oficio del artículo 113, inciso a) y de su último párrafo, de la Decisión citada. El texto de los artículos a interpretarse es el siguiente: DECISIÓN 344 “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error” “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. “Artículo 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: “a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión;

( ) “Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento”. II. CONCEPTO DE MARCA: Conforme al inciso 2º del artículo 81 de la Decisión 344, “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Se entiende generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas. Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, El papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores, Ginebra 1983, p. 13).

La marca es el signo que el industrial o comerciante utiliza para proteger sus mercancías, por consiguiente el signo que no diferencie ni identifique las mercancías de un productor frente a otro, carece de cuño distintivo y por tanto de capacidad legal para convertirse en marca. Si entre lo distintivo y distinguible existe una relación estrecha y directa que conlleve a confundir lo uno con lo otro, el signo pierde esa condición esencial y el objetivo de la protección legal para constituirse en marca.

(Proceso 27-IP-95, G.O. Nº 257 de 14 de abril de 1997) La marca tiene dos cualidades fundamentales que deben tomarse en cuenta “una, la capacidad que tiene la marca de indicar la procedencia de la mercancía entendiéndose por esto el origen empresarial de las mismas, y otra, su capacidad individualizadora, tanto de los productos elaborados como de los servicios prestados”.

(Marco Matías Alemán, MARCAS, Top Management International, Bogotá Colombia, p. 75). III. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN SIGNO PARA SER REGISTRABLE El artículo 81 de la Decisión 344 exige que un signo para poder ser registrado como marca sea perceptible, que tenga suficiente distintividad, y que sea susceptible de representación gráfica. Por lo tanto, si un signo no reúne estos requisitos no puede constituir marca; por otro lado, hay signos que reuniendo estos requisitos no pueden ser registrados en razón de tropezar con algunos de los impedimentos de los artículos 82 y 83 de la indicada Decisión. Perceptibilidad del Signo El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, define el vocablo “perceptible” y “percibir” lo describe como el hecho de “recibir por uno de los sentidos las especies o impresiones del objeto”: “Percepción”, dice es la “sensación interior que resulta de una impresión material hecha con nuestros sentidos”.

(Vigésima Edición, Tomo II, Madrid 1984, p. 104). “La perceptibilidad nace de la concepción y del objeto de la marca: diferenciar, distinguir y ser distintivo. La concepción imaginativa del signo necesariamente tiene que ser traducida a algo perceptible ya sea por palabras, gráficos, colores, etc., para que pueda ser apreciable por parte del consumidor”.

(Proceso 20-IP-96, G.O. Nº 291, de 3 de septiembre de 1997) Al exigir la ley comunitaria que el signo sea “perceptible” hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos, que son la única forma o manera de que el sujeto tenga conocimiento o perciba los estímulos externos. La Distintividad La función esencial que tiene la marca, es la de distinguir unos productos o servicios de otros y a su vez que el público consumidor los distinga, si la marca no cumple este requisito no tendría la capacidad necesaria para ser distintivo.

“El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con el o con sus características. Si entre lo distintivo y lo distinguible existe una relación estrecha y directa que conlleve a confundir lo uno y lo otro, el signo pierde esa condición esencial para constituirse en marca. El carácter distintivo de un signo por lo tanto, será más pronunciado si entre signo o producto existe una menor relación”.

(Proceso 27-IP-95, G.O. Nº 257 de 14 de abril de 1997) “El requisito de la aptitud diferenciadora es una consecuencia de las importantes funciones que desempeña la marca. En efecto, como ha destacado el profesor Fernández Novoa al indicar la procedencia empresarial la marca opera como un mecanismo de identificación del correspondiente producto o servicio y esta identificación es la que hace posible el proceso de diferenciación de los productos o servicios en el mercado en atención a su origen empresarial”.

(Prof. OTERO LASTRES, José Manuel, Concepto y Tipos de Marca en la Decisión 344. Seminario Internacional, Quito y Trujillo, julio de 1996). Representación Gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en “una descripción que permita formarse una idea del signo, objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga facultad expresiva de los anteriormente señalados”.

(ALEMÁN, Marco Matías. Marcas, Santafé de Bogotá, Image Control, 1994, p. 77). El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor a través de los sentidos lo perciba, lo conozca y lo solicite. La implementación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse a través de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.

Estos son los medios generalizados, por el momento, con los cuales se puede usar la marca. IV. EL RIESGO DE CONFUSIÓN El que la autoridad competente llegue a precisar entre dos marcas con similitud fonética, ortográfica, semántica, conceptual o gráfica, la existencia o no del “riesgo de confusión” o la “similitud confusionista”, es para la doctrina y jurisprudencia de este Organismo uno de los aspectos más complejos en lo que se refiere a procedimientos de inscripción de marcas.

Es verdad que se han establecido criterios o parámetros que guiarán al juzgador hacia su determinación, no obstante, una justa apreciación depende de la voluntad y criterio único exclusivo de quien debe tomar la decisión, la que en ningún momento, desde luego, puede definirse por su solo arbitrio, sino ha de seguir una vía de análisis, tecnicismo y comparación que le permita pronunciarse acerca de la existencia o no del riesgo de confusión. La Jurisprudencia emanada de este Tribunal goza de gran amplitud respecto de este tema, siendo pertinente sintetizarla en las siguientes sentencias: “La confusión entendida como la acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas.

De esta figura se predica que la marca que se proyecte registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de la protección legal del registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva”. (Proceso 2-IP-94, G.O. Nº 160 de 21 de julio de 1994) “Para un mejor entendimiento de las normas objeto de la presente decisión prejudicial, importa precisar en qué consiste la posibilidad de confundir una marca con otra o sea el llamado “riesgo de confusión”.

Es necesario tal precisión ya que, de acuerdo con el artículo 58 f) de la Decisión 85, una marca no puede ser objeto de registro si es “confundible” con otra marca ya registrada, o cuyo registro haya sido debidamente solicitado o reivindicado. La marca confundible con otra, además, carece por lo mismo de fuerza distintiva y de la novedad, que son requisitos para su registrabilidad (art. 56), y por tanto la oficina nacional competente debe rechazar la correspondientes solicitud de registro (Art. 64)”.

(Proceso 1-IP-87, G.O. Nº 28 de 15 de febrero de 1988). (Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Buenos Aíres 1994, Tomo I, págs. 116 y 22). “La doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han compartido la tesis de que uno de los problemas más difíciles que se presentan dentro del derecho marcario es llegar a precisar si entre dos marcas por su semejanza o similitud puede existir el llamado “riesgo de confusión” o la “similitud confusionista”, que de producirse condena a las marcas a la imposibilidad de su coexistencia pacífica dentro del giro comercial”.

(Proceso 4-IP-94, G.O. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995) V. REGLAS O CRITERIOS PARA LA COMPARACIÓN DE SIGNOS DENOMINATIVOS El criterio del funcionario o del juzgador es en definitiva el que decide si entre dos signos marcarios existe riesgo de confusión, y para llegar a tal decisión, debe seguir ciertas reglas que la doctrina ha elaborado para la apreciación y comparación de signos, las mismas que el Tribunal las ha tomado en cuenta dentro del Proceso 09-IP-94, G.O. Nº 180 de 10 de mayo de 1995 y ha ratificado en el Proceso 27-IP-95, G.O. Nº 257 de 14 de abril de 1997.

“Los criterios generales o reglas, según la doctrina, que pueden ser utilizados por el juzgador para analizar la existencia del riesgo de confusión, se han precisado en los siguientes términos: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

“Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” (Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, editorial Robis, Buenos Aíres, págs. 351 y ss).

“La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada”. “Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de estos elementos”.

(Proceso 9-IP-94, G.O. Nº 180 de 10 de mayo de 1995) VI. CRITERIOS AUXILIARES PARA DETERMINAR LA CONFUSIÓN A más del criterio de la visión en conjunto de la marca, en la cual “el todo prevalece sobre las partes o factores componentes” existen otros colaterales que deben ser considerados. “1. Comparación conceptual o semántica: “El elemento conceptual o semántico es anotado también como un factor esencial de utilización para llegar a ponderar el grado de semejanza entre las marcas.

Bajo este concepto se sostiene que en las marcas denominativas (sugestivas o arbitrarias), en las que se utiliza un lenguaje común y corriente no se forza al consumidor al aprendizaje de una nueva palabra, sino únicamente a que la misma se relacione con los productos o servicios a los que la marca se aplica. “En tanto en las marcas caprichosas o de fantasía, el consumidor tiene un doble esfuerzo: aprender la nueva palabra y enlazarla con los nuevos productos.

“Algunos doctrinarios destacan como elemento primario, para fijar la existencia o inexistencia de la semejanza entre marcas denominativas comparables, el significado de las mismas. “La dimensión más característica de la marca denominativa es el significado que ella pueda tener y si éste es más simple y desconocido, la fijación de la impresión general de la marca tendrá mayor percepción en la mente del consumidor”.

(Proceso 09-IP-94, G.O. Nº 180 de 10 de mayo de 1995) “2. Comparación fonética: “Entre los criterios auxiliares o complementarios se menciona el comparar las marcas en el plano fonético, recurriendo a la identidad de la sílaba tónica entre las marcas comparadas, a la coincidencia de la raíz o primera sílaba o sílabas o diferencia en las terminaciones, a la ordenación de las vocales, todo esto partiendo del concepto de que las marcas denominativas están configuradas por un conjunto de letras que al ser pronunciadas emiten sonidos que son percibidos por el consumidor de diferente modo, de acuerdo a su estructura gráfica o fonética.

“En el plano fonético, se han establecido una escala descendente de valores para comparar las marcas denominativas. “En primer lugar se menciona el criterio de que si las denominaciones de comparación tienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede presumirse que los signos son semejantes, pues ese orden de distribución de las vocales en una denominación, produce desde el punto de vista fonético, la impresión general de que dicha denominación impacta en el consumidor.

“Posteriormente y dentro de esa escala, sigue el criterio de que si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupan la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca). “Debe analizarse por último -según los tratadistas- la disparidad o coincidencia de las sílabas que encabezan las denominaciones.

Es posible en algunos casos que la sílaba tónica no sea la que se ubique en primer lugar de la denominación. Pero si la sílaba tónica y la sílaba situada en primer lugar de las marcas estudiadas son iguales, la semejanza es más relevante. Al contrario, si en la confrontación de las marcas es divergente la sílaba tónica y coincidente la situada en primer lugar, la probabilidad de semejanza será menor.

(Proceso 09-IP- 94, G.O. Nº 180 de 10 de mayo de 1995) “a.2.- Comparación de marcas Denominativas con Mixtas: “Según la doctrina actual, al comparar una marca denominativa con una mixta no debe olvidarse que, en esta última, suele prevalecer el elemento denominativo sobre el gráfico. Se parte de la base de que la palabra es la única forma que existe en la práctica para solicitar un determinado producto en el mercado, al paso que el signo gráfico es con frecuencia ambiguo y difícilmente puede ser expresado por el consumidor para señalar el producto.

Debe entonces analizarse cuál es la dimensión más característica de la marca en cuestión, o sea la que puede producir un mayor impacto en la mente del posible consumidor, puesto que, como se ha visto, de ello depende básicamente la posibilidad de confusión”. (Proceso 4-IP-91, G.O. Nº 97 de diciembre 16 de 1991) VII. LAS MARCAS ENFRENTADAS La parte actora sostiene que la marca “GOSSY” y la marca “GOZZO” son confundibles dadas las similitudes existentes entre las denominaciones enfrentadas y que tal confundibilidad se deriva de su semejante estructura ortográfica y por razón de su semejante pronunciación, pues en efecto, ambas denominaciones están constituidas por un igual número de letras, sus dos primeras letras son idénticas y las letras centrales “s” y “z” gráficamente confundibles se duplican.

Así mismo, en el aspecto fonético tienen dos sílabas siendo las primeras idénticas y la pronunciación de las consonantes de la segunda sílaba semejante además de tener una misma acentuación y la misma sílaba tónica. Sin alejarnos de la regla del examen global de la marca, desde el punto de vista ortográfico se observa que la sílaba tónica de las marcas “GOSSY” y “GOZZO” son coincidentes por ser idénticas -tanto fonética como visualmente- observándose que la tonalidad de las marcas es la misma.

Esta conclusión, permite afirmar además que las raíces comunes “GO” tendrían que compararse con las desinencias “SSY” y “ZZO”, a fin de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: “la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores” (FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos, Fundamentos de Derechos de Marcas, Edit.

Montecorvo, Madrid, 1984, p. 218). VIII. SIGNOS CONFUNDIBLES Las normas comunitarias al prohibir el registro de signos confundibles o con posibilidad de confusión, aparte de proteger al consumidor, lo hace también respecto al propio productor o titular de la marca, el cual se vería afectado si en el mercado existieran para sus propios productos otros signos similares que pudieran confundir al público en la adquisición de esa clase de productos, por lo cual, estos no se distinguirían de los demás, imponiéndose en consecuencia una marca.

Es entonces el consumidor quien puede ser víctima de la confusión y a la vez, es él quien considera, si entre dos signos puede producirse dicha confusión por el uso de la marca. Dentro del Proceso 27-IP-96, refiriéndose a este punto, expresó el Tribunal: “La dimensión más característica de la marca denominativa es el significado que ella pueda tener y si éste es más simple y conocido, la fijación de la impresión general de la marca tendrá mayor percepción en la mente del consumidor”.

( ) “La confusión gráfica que puede producirse entre los dos signos en estudio, deberá también ser analizada por el juzgador, y será él quien decida si la grafía de las denominaciones tiene mayor influencia distintiva que el contenido conceptual o significado de las dos palabras frente a un consumidor medio de las clases de productos que bajo las dos marcas se comercializan agrupándose el mercado como uno masivo, restrictivo o elitista en la relación producto-clase de consumidor”.

La persona que realiza el examen comparativo de los signos, el cual determina la posibilidad de real confusión de los mismos, ha de colocarse en la situación del consumidor normal o medio, es decir, el juzgador no debe pensar si en él se enfrenta la duda de la confusión sino si ella nace por parte del consumidor. Originariamente en el Proceso 01-IP-87, G.O. Nº 28 de 15 de febrero de 1988, y reiterado en sentencias 4-IP-88, 4-IP-91, 2-IP-94, este Tribunal en referencia al tipo de consumidor expresó: “ el Tribunal se permite precisar -de acuerdo con la doctrina predominante- que el consumidor al que debe tenerse en cuenta, tanto para determinar la notoriedad de una marca como para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado “consumidor medio” o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes.

Por supuesto que, en cuanto a este fundamental punto de referencia, o sea el público consumidor de una determinada clase de productos, debe distinguirse si se trata de bienes o productos de consumo masivo o si por el contrario son de consumo selectivo, en lo cual interviene definitivamente el nivel de vida y la capacidad adquisitiva del grupo humano involucrado o sea de aquel que suele solicitar, usar o consumir determinado producto ”.

“Es requisito necesario para la exclusión del registro de una marca que guarda similitud con otra ya registrada o solicitada anteriormente, que dicha confusión tenga un efecto en el consumidor, cual es de producir error, o como anota Pachón, “lo que es lo mismo que se reconozca la existencia de una probabilidad de confusión”. (El Régimen Andino de la Propiedad Industrial, Ediciones Jurídicas, Gustavo Ibáñez, Bogotá, p. 232) Ante la autoridad competente se ha planteado el conflicto entre la inscripción de la marca “GOSSY” frente a la marca ya registrada “GOZZO”, bajo la consideración de que entre las dos existe semejanza ortográfica y fonética que induce al público consumidor a error, criterio administrativo que se fundamenta en la disposición del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que prohibe el registro de marcas de signos que “sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error”.

Esta disposición tiene como fin proteger al consumidor, ante la presencia de dos signos que siendo idénticos o semejantes, amparen los mismos productos o servicios y que dentro de la comercialización o adquisición puedan inducirle a confusión o error, al creer que con la misma marca está adquiriendo un producto del mismo empresario o, que el producto con la marca similar también deviene del mismo origen o fuente empresarial.

El error en el producto mismo y el error de origen empresarial -no geográfico- del producto, es el que trata de evitar esta norma. IX. OBLIGACIÓN DEL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DE LAS MARCAS El examen de registrabilidad de las marcas tanto de productos como de servicios, se encuentra establecido en la Decisión 344. Ahora bien, el examen de registrabilidad de las marcas lo debe realizar la autoridad administrativa de la oficina nacional competente, y del criterio del funcionario dependerá que el signo sea aceptado o rechazado como marca.

El Tribunal ha enfatizado en que dicho examen estará apegado al criterio discrecional del funcionario, que “en ningún caso puede ser arbitrario, ya que la doctrina y la jurisprudencia internacionales han señalado ciertas reglas lógicas y científicas, que deberán ser tenidas en cuenta” (Proceso 1- IP-87): “La disposición del artículo 96 impone la obligación a la oficina nacional competente de realizar el examen de registrabilidad de una solicitud marcaria, examen que debe proceder tanto en los casos en que se han presentado observaciones como en aquellos en los que ellas no existan.

La inexistencia de observaciones, por lo tanto, no exime al administrador, de la exigencia de proceder al examen de registrabilidad, y con este fundamento a otorgar o denegar el registro de la marca, resolución debidamente motivada que será comunicada al interesado”. (Proceso 22-IP-96, G.O. Nº 265 de 16 de mayo de 1997) Al interpretar la misma norma el Tribunal Andino en el proceso 27-IP-95 señaló: “La facultad que se confiere a la oficina nacional competente o al administrador para que proceda al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, a más de ser una potestad, es una obligación que debe cumplirse antes de otorgar el registro marcario.

“No puede entenderse que el examen de fondo sólo se ha de practicar cuando no existan “observaciones” ni que se haya de omitir en caso de existencia de estas, cuando el fin y el objetivo de la norma es que sea la autoridad administrativa la que, con el examen de fondo, conceda o deniegue la marca. “Con la presentación de observaciones y su aceptación o rechazo, no significa que se exima al funcionario de su obligación de proceder al examen de los requisitos que debe reunir el signo según el artículo 81, y de verificar si no se encuentra incurso en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83”.

X. LA ANULABILIDAD DEL REGISTRO El registro de una marca sin tener en cuenta la existencia de una marca anteriormente registrada y con la cual existe la incompatibilidad por semejanza es causal de nulidad. El artículo 113, literal a) dispone que la autoridad nacional competente podrá decretar de oficio o a petición de parte interesada la nulidad de registro cuando éste se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la Decisión 344.

Como se indicó en la sentencia del Proceso 11-IP-99 de 19 de mayo de 1999, refiriéndose a la nulidad judicial de los registros marcarios obtenidos con violación de la ley: “La acción que con tales normas se regula difiere de las actuaciones de carácter administrativo contempladas en el artículo 108 y siguientes de la misma Decisión. Estas últimas materializan un trámite de cancelación del registro que se decreta exclusivamente por una autoridad administrativa, la ‘Oficina Nacional Competente’ y tiene establecidas dos causales: la falta de uso y la similitud o identidad con una marca que hubiese sido notoriamente conocida al momento de solicitarse el registro de la que es objeto de cancelación”.

( ) “La acción de nulidad, o recurso de anulación, como también suele llamarse, se encuentra consagrada en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con las siguientes características: “Su interposición no está sujeta o condicionada a plazo alguno, tratándose de una acción imprescriptible. “Puede ser decretada de oficio o a petición de parte, evento éste en el que el solicitante debe acreditar interés. “El trámite deberá cumplirse con arreglo a la legislación procesal interna pero en todo caso, asegurándose la previa audiencia de las partes interesadas.

“La competencia para el conocimiento de estas acciones se refiere a lo que disponga el ordenamiento jurídico interno, el cual, de conformidad con lo establecido en la disposición final Única, puede atribuirlo a una autoridad judicial o a una administrativa cuando defina el significado de “Autoridad Nacional Competente”; debiéndose destacar que si se atribuye a un organismo de carácter administrativo, de todas formas, dicha atribución deberá mantener su calidad de jurisdiccional.

“El artículo 113 comentado, por último, consagra cuatro causales taxativas y de estricta legalidad, para que, con base en ellas y sólo en ellas, se adelante la acción de nulidad de un registro marcario. En un fallo de reciente data el Tribunal complementó lo anterior diciendo: “Por otro lado, en el señalado artículo 113 de la Decisión 344 se prevé la nulidad del registro marcario “DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE INTERESADA”.

En el caso de anulación de oficio, la anulación puede ser decretada por la propia autoridad competente -administrativa o judicial, siempre que le corresponda el ejercicio de funciones jurisdiccionales sobre la materia- observando el procedimiento establecido en la legislación interna. La participación de dicha autoridad en estos casos permite la protección del interés público.

En el caso de nulidad a petición de parte, es necesario que quien lo solicite tenga y demuestre la calidad de "parte interesada", es decir, debe existir un interés jurídicamente protegido. Por lo tanto, la legitimación se da por interés, que será amparado por la autoridad respectiva en función del interés colectivo, preeminente. Es así como el particular que pretenda accionar frente a un acto administrativo de concesión de registro, supuestamente inválido, previamente deberá acreditar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio a su favor.

“En definitiva, para poder obtener la nulidad de un acto administrativo concesorio del registro, cuando es solicitada por un particular, éste debe demostrar previamente su interés legitimador, fundamento de la acción intentada; sin que pueda, por tanto, interpretarse la norma contenida en el artículo 113 de la Decisión 344 en el sentido de que los particulares tengan la posibilidad de intentar la acción de nulidad en defensa de un exclusivo interés general o público o de resguardar la pura legalidad de la norma jurídica.

“De lo mencionado hasta aquí se concluye que, antes de decidir sobre lo principal, la autoridad nacional competente debe calificar la calidad de “parte interesada” cuando la petición de nulidad provenga de un particular. Este, en todo caso, no podrá aducir la existencia de un simple interés en defensa de la legalidad del acto administrativo de concesión del registro.

Así se pone de relieve en distintas sentencias de interpretación prejudicial como las ya citadas, producidas en los procedimientos de interpretación correspondientes a los casos 28-IP-95 y 10-IP-97, de fechas 24 de septiembre de 1997 y 13 de febrero de 1998, respectivamente”. (Proceso 25-IP-98, G.O. Nº 428 de abril 16 de 1999) Con los antecedentes expuestos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1.

De las prohibiciones de registro determinadas en el artículo 83 de la Decisión 344, y propiamente de la consignada en el literal a), se desprende que la condición “semejanza” de una marca con otra anteriormente solicitada, aunque no haya sido otorgada, constituye una causal para rechazar la segunda solicitud, a fin de no transgredir el principio universal de “prioridad” que rige en el derecho de marcas y patentes. 2.

Para determinar la identidad o semejanza entre dos signos marcarios en el examen de registrabilidad se debe analizar el signo en su conjunto y si de este análisis resulta una semejanza ortográfica y fonética que pueda inducir a error al consumidor, la oficina nacional competente debe denegar la solicitud de registro. 3. La norma comunitaria es clara al disponer la irregistrabilidad como marcas de los signos que, en relación a derechos de terceros, sean idénticos o semejantes de manera tal que puedan inducir al público a error. 4.

El artículo 96 de la Decisión 344 prescribe que al vencimiento del plazo para presentar observaciones si éstas no se hubiesen efectuado, la oficina nacional competente debe proceder al examen de registrabilidad y luego de éste a otorgar o denegar el registro de la marca, hecho que deberá ser comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia en el respectivo proceso, según dispone el artículo 31 del Tratado que creó este Tribunal. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Tribunal, notifíquese la presente sentencia al nombrado Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante copia certificada y sellada.

Remítase igualmente copia similar de esta interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina, a los fines de su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO