GACETA OFICIAL del Acuerdo de Cartagena Año XV - Número 462 Lima, 23 de julio de 1999 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 4-IP-99.- Proceso 9-IP-99.- Interpretación Prejudicial de los artículos 83, literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 113, inciso a) ibídem.

Actor: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. MARCA: “GOSSY”. Expediente Interno 4644 Interpretación Prejudicial de los artículos 1, 2, 4 y 29 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 4779, Actora: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY.

Patente de Invención: “COMPOSICIÓN DE PSYLLIUM Y COLESTIRAMINA CON SABOR MEJORADO” Pág. 1 12 PROCESO 4-IP-99 Interpretación prejudicial de los artículos 83, literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 113, inciso a) ibídem.

Actor: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. MARCA: “GOSSY”. Expediente Interno 4644. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En la ciudad de San Francisco de Quito, a los nueve días de marzo de mil novecientos noventa y nueve. VISTOS: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Dr. Juan Alberto Polo Figueroa, solicita a este Tribunal Comunitario la interpretación por vía prejudicial de los artículos 83, literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que dicha solicitud tiene su origen en el proceso interno por medio del cual la SOCIEDAD ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., a través de apoderado pretende obtener la nulidad de la resolución Nº 10548 de 22 de marzo de 1994 de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industrias y Comercio, la cual concedió el registro de la marca “GOSSY” para distinguir todos los productos de la clase 29 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972, por el término de diez (10) años contados a partir de la fecha de expedición de la resolución. Que la solicitud del Consejo de Estado, se funda en los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena y cumple con los requisitos esta- Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL blecidos en el artículo 61 del Estatuto, (Decisión 184).

Que el Tribunal consultante considera a través de un informe sucinto, los hechos relevantes para la interpretación prejudicial, la siguiente transcripción de los hechos de la demanda y fundamentos de derecho de la misma: 1. “La sociedad INDUSTRIA LECHERA LA CREMA GONZÁLEZ HERMANOS LIMITADA, mediante memorial de 28 de junio de 1993, por conducto de apoderado, presentó ante la División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos) de la Superintendencia de Industrias y Comercio, solicitud de registro de la marca ‘GOSSY’. 2.

“Mediante auto numero 07046 de fecha 2 de julio de 1993, consideró que la solicitud reunía los requisitos legales y dispuso su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial, extracto que fue publicado en la Gaceta número 391 de 9 de noviembre de 1993, término dentro del cual no se presentaron observaciones por parte de terceros. 3. “En el expediente, según la parte actora, no obra constancia de que la División de Signos Distintivos hubiese practicado el examen de fondo de la solicitud previsto en el artículo 93 (sic) de la Decisión 344, norma vigente para ese entonces. 4.

“Por resolución 10548 de 22 de marzo de 1994, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca mixta GOSSY, para distinguir todos los productos de la clase 29 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972, por el término de diez (10) años contados a partir de la fecha de la resolución, a nombre de INDUSTRIA LECHERA LA CREMA GONZÁLEZ HERMANOS LTDA. Esta resolución fue notificada por edicto número 4749 desfijado el 22 de abril de 1994. 5.

“La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industrias y Comercio al omitir el examen de fondo de la solicitud de registro y al concederlo no tuvo en cuenta la existencia de la marca 23/07/99 2.20 GOZZO, solicitud presentada por la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. el 25 de noviembre de 1991, tramitado bajo el expediente 92 351.096 y registrada bajo el número 161. 389, para distinguir todos los productos comprendidos en la clase 29 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972, por el término de diez (10) años contados a partir del 29 de julio de 1994, fecha en la que se concedió el registro. 6.

“Contra la resolución número 10548, la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación, para que se revocara la citada resolución y en su lugar se denegara el registro de la marca, en virtud de su evidente confundibilidad con la marca GOZZO. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industrias y Comercio por medio de la resolución 007900 de fecha 21 de marzo de 1997, rechazó los recursos interpuestos por considerar que el recurrente no era parte interesada dentro del trámite de registro”.

Para sustentar los cargos de violación, adujo la demandante en síntesis lo siguiente: “a) El literal a) del artículo 83, por falta de aplicación, por cuanto la Administración concedió el registro de la marca mixta GOSSY para distinguir todos los productos de la clase 29 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972, sin tener en cuenta que la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. es titular en Colombia de la marca prioritaria GOZZO, solicitada con anterioridad el 25 de noviembre de 1991, registrada bajo el número 161. 389 de 29 de julio de 1994 y vigente hasta el 29 de julio del año 2004, para distinguir los productos de la clase 29 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972.

“Las marcas GOSSY y GOZZO son confundibles, dadas las similitudes existentes entre las denominaciones enfrentadas y que una y otra amparan productos idénticos. “El riesgo de confusión radica en que la denominación GOSSY es el elemento pre- GACETA OFICIAL dominante de la marca objeto de esta demanda por razón de su preponderancia dentro del conjunto; además GOSSY es confundible con GOZZO por razón de su semejante estructura ortográfica y su pronunciación, ya que ambas están constituidas por igual número de letras; las dos primeras letras son idénticas; las letras centrales, gráficamente confundibles (S - Z), se duplican.

En su aspecto fonético, tienen dos sílabas, siendo la primera idéntica y la pronunciación de las consonantes de la segunda sílaba iguales; tienen la misma acentuación y sílaba tónica. “De otro lado, debe tenerse en cuenta el público consumidor potencial de los productos, por tratarse de alimentos de consumo popular, bajo precio y en cuya selección no se presta un alto grado de atención. 23/07/99 3.20 Administrativo, si no se presentan los recursos en término y con las formalidades legales, el funcionario competente deberá rechazarlos”.

En virtud de lo expuesto, se

RESUELVE

“ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar el recurso de reposición y apelación interpuestos contra la resolución detallada en el considerando primero de ésta providencia”. Que la parte actora, por otro lado, especifica que las marcas GOSSY y GOZZO son susceptibles de confusión en razón de la semejanza fonética como ortográfica de sus dos primeras letras, independientemente del hecho de que ambas protegen productos idénticos.

Que la parte demandada, en su escrito de contestación, defiende la distintividad entre las dos marcas argumentando: “b) El Artículo 96 de la Decisión, por falta de aplicación, por cuanto no obra en el expediente constancia de que la Administración hubiese practicado el examen de fondo de la solicitud previsto en esta norma”. Que la División de Signos Distintivos tiene plena competencia para estudiar y decidir sobre el Registro de las Marcas al amparo de las atribuciones contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

“La resolución demandada que concede el registro de la marca con la simple afirmación de que la solicitud cumple los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes, no cumple con tal requisito”. El Acto Administrativo acusado y expedido por el Jefe de la División de Signos Distintivos y el Superintendente de Industria y Comercio se sustenta en las disposiciones vigentes en materia marcaria y en lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, además de otorgar a las partes interesadas plenas garantías para el ejercicio del derecho de defensa que les asiste.

Que para ampliar los puntos relevantes a este proceso cabe mencionar las consideraciones que se anotan en la resolución 007900 de la JEFE DE LA DIVISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS, que dan lugar al rechazo de los recursos antes mencionados: “TERCERO: Que el recurrente no es parte interesada dentro del trámite de registro, luego el recurso en comento no cumple con una de las formalidades legales exigidas por el Código Contencioso Administrativo, como es la de ser presentado dentro del plazo legal, personalmente por escrito por el interesado o su representante o apoderado.

“CUARTO: Que de acuerdo con los artículos 51, 52 y 53 del Código Contencioso Entre las marcas “GOSSY” mixta (según modelo) y “GOZZO” DENOMINATIVA no se presentan semejanzas que induzcan a error al público, en vista de que del expediente Nº 93393.512 de la División de Signos Distintivos, se desprende que la sociedad INDUSTRIA LECHERA LA CREMA GONZÁLEZ cumplió con los requisitos vigentes.

Que la marca solicitada “GOSSY” (etiqueta) es presentada conjuntamente con “una vaquita en la parte superior de la marca”, y que según la demandada, por este solo hecho “hace que cualquier profano no tenga confusión al ver la marca y la vaquita”, de tal suerte, que en aplicación de las normas relativas al cotejo de GACETA OFICIAL 23/07/99 4.20 signos, concluye, que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. nicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”.

CONSIDERANDO: “Artículo 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de la última o única instancia judicial de un País Miembro como lo es el caso del alto órgano de la jurisdicción contencioso-administrativa de Colombia y en tanto dichas normas resulten pertinentes para la resolución del proceso interno conforme a lo previsto en los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

I. NORMAS POR INTERPRETARSE Que las normas comunitarias cuya interpretación se solicita son los artículos 83, literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Que este Tribunal considera pertinente incluir la interpretación de oficio del artículo 113, inciso a) y de su último párrafo, de la Decisión citada. El texto de los artículos a interpretarse es el siguiente: DECISIÓN 344 “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error” “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

Este hecho será comu- “a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión; ( ) “Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento”. II. CONCEPTO DE MARCA: Conforme al inciso 2º del artículo 81 de la Decisión 344, “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Se entiende generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas. Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, El papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores, Ginebra 1983, p. 13).

La marca es el signo que el industrial o comerciante utiliza para proteger sus mercancías, por consiguiente el signo que no diferencie ni identifique las mercancías de un productor frente a otro, carece de cuño distintivo y por tanto de capacidad legal para convertirse en marca. Si entre lo distintivo y distinguible existe una relación estrecha y directa que conlleve a confundir lo uno con lo otro, el signo pierde esa condición esencial y el objetivo de la protección legal para constituirse en marca.

(Proceso 27IP-95, G.O. Nº 257 de 14 de abril de 1997) La marca tiene dos cualidades fundamentales que deben tomarse en cuenta “una, la capacidad que tiene la marca de indicar la proceden- GACETA OFICIAL cia de la mercancía entendiéndose por esto el origen empresarial de las mismas, y otra, su capacidad individualizadora, tanto de los productos elaborados como de los servicios prestados”.

(Marco Matías Alemán, MARCAS, Top Management International, Bogotá Colombia, p. 75). III. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN SIGNO PARA SER REGISTRABLE El artículo 81 de la Decisión 344 exige que un signo para poder ser registrado como marca sea perceptible, que tenga suficiente distintividad, y que sea susceptible de representación gráfica. Por lo tanto, si un signo no reúne estos requisitos no puede constituir marca; por otro lado, hay signos que reuniendo estos requisitos no pueden ser registrados en razón de tropezar con algunos de los impedimentos de los artículos 82 y 83 de la indicada Decisión. Perceptibilidad del Signo El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, define el vocablo “perceptible” y “percibir” lo describe como el hecho de “recibir por uno de los sentidos las especies o impresiones del objeto”: “Percepción”, dice es la “sensación interior que resulta de una impresión material hecha con nuestros sentidos”.

(Vigésima Edición, Tomo II, Madrid 1984, p. 104). “La perceptibilidad nace de la concepción y del objeto de la marca: diferenciar, distinguir y ser distintivo. La concepción imaginativa del signo necesariamente tiene que ser traducida a algo perceptible ya sea por palabras, gráficos, colores, etc., para que pueda ser apreciable por parte del consumidor”.

(Proceso 20-IP-96, G.O. Nº 291, de 3 de septiembre de 1997) Al exigir la ley comunitaria que el signo sea “perceptible” hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos, que son la única forma o manera de que el sujeto tenga conocimiento o perciba los estímulos externos. La Distintividad La función esencial que tiene la marca, es la de distinguir unos productos o servicios de otros y a su vez que el público consumidor los distin- 23/07/99 5.20 ga, si la marca no cumple este requisito no tendría la capacidad necesaria para ser distintivo.

“El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con el o con sus características. Si entre lo distintivo y lo distinguible existe una relación estrecha y directa que conlleve a confundir lo uno y lo otro, el signo pierde esa condición esencial para constituirse en marca. El carácter distintivo de un signo por lo tanto, será más pronunciado si entre signo o producto existe una menor relación”.

(Proceso 27-IP95, G.O. Nº 257 de 14 de abril de 1997) “El requisito de la aptitud diferenciadora es una consecuencia de las importantes funciones que desempeña la marca. En efecto, como ha destacado el profesor Fernández Novoa al indicar la procedencia empresarial la marca opera como un mecanismo de identificación del correspondiente producto o servicio y esta identificación es la que hace posible el proceso de diferenciación de los productos o servicios en el mercado en atención a su origen empresarial”.

(Prof. OTERO LASTRES, José Manuel, Concepto y Tipos de Marca en la Decisión 344. Seminario Internacional, Quito y Trujillo, julio de 1996). Representación Gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en “una descripción que permita formarse una idea del signo, objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga facultad expresiva de los anteriormente señalados”.

(ALEMÁN, Marco Matías. Marcas, Santafé de Bogotá, Image Control, 1994, p. 77). El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor a través de los sentidos lo perciba, lo conozca y lo solicite. La implementación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse a través de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.

Estos son los medios generalizados, por el momento, con los cuales se puede usar la marca. IV. EL RIESGO DE CONFUSIÓN El que la autoridad competente llegue a precisar entre dos marcas con similitud fonética, GACETA OFICIAL ortográfica, semántica, conceptual o gráfica, la existencia o no del “riesgo de confusión” o la “similitud confusionista”, es para la doctrina y jurisprudencia de este Organismo uno de los aspectos más complejos en lo que se refiere a procedimientos de inscripción de marcas.

Es verdad que se han establecido criterios o parámetros que guiarán al juzgador hacia su determinación, no obstante, una justa apreciación depende de la voluntad y criterio único exclusivo de quien debe tomar la decisión, la que en ningún momento, desde luego, puede definirse por su solo arbitrio, sino ha de seguir una vía de análisis, tecnicismo y comparación que le permita pronunciarse acerca de la existencia o no del riesgo de confusión. La Jurisprudencia emanada de este Tribunal goza de gran amplitud respecto de este tema, siendo pertinente sintetizarla en las siguientes sentencias: “La confusión entendida como la acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas.

De esta figura se predica que la marca que se proyecte registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de la protección legal del registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva”. (Proceso 2-IP-94, G.O. Nº 160 de 21 de julio de 1994) “Para un mejor entendimiento de las normas objeto de la presente decisión prejudicial, importa precisar en qué consiste la posibilidad de confundir una marca con otra o sea el llamado “riesgo de confusión”.

Es necesario tal precisión ya que, de acuerdo con el artículo 58 f) de la Decisión 85, una marca no puede ser objeto de registro si es “confundible” con otra marca ya registrada, o cuyo registro haya sido debidamente solicitado o reivindicado. La marca confundible con otra, además, carece por lo mismo de fuerza distintiva y de la novedad, que son requisitos para su registrabilidad (art. 56), y por tanto la oficina nacional competente debe rechazar la correspondientes solicitud de registro (Art. 64)”.

(Proceso 1-IP-87, G.O. Nº 28 de 15 de febrero de 1988). (Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Carta- 23/07/99 6.20 gena, Buenos Aíres 1994, Tomo I, págs. 116 y 22). “La doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han compartido la tesis de que uno de los problemas más difíciles que se presentan dentro del derecho marcario es llegar a precisar si entre dos marcas por su semejanza o similitud puede existir el llamado “riesgo de confusión” o la “similitud confusionista”, que de producirse condena a las marcas a la imposibilidad de su coexistencia pacífica dentro del giro comercial”.

(Proceso 4-IP-94, G.O. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995) V. REGLAS O CRITERIOS PARA LA COMPARACIÓN DE SIGNOS DENOMINATIVOS El criterio del funcionario o del juzgador es en definitiva el que decide si entre dos signos marcarios existe riesgo de confusión, y para llegar a tal decisión, debe seguir ciertas reglas que la doctrina ha elaborado para la apreciación y comparación de signos, las mismas que el Tribunal las ha tomado en cuenta dentro del Proceso 09-IP-94, G.O. Nº 180 de 10 de mayo de 1995 y ha ratificado en el Proceso 27-IP-95, G.O. Nº 257 de 14 de abril de 1997.

“Los criterios generales o reglas, según la doctrina, que pueden ser utilizados por el juzgador para analizar la existencia del riesgo de confusión, se han precisado en los siguientes términos: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

“Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” (Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, editorial Robis, Buenos Aíres, págs. 351 y ss).

“La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. GACETA OFICIAL “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada”. “Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de estos elementos”.

(Proceso 9-IP-94, G.O. Nº 180 de 10 de mayo de 1995) VI. CRITERIOS AUXILIARES PARA DETERMINAR LA CONFUSIÓN A más del criterio de la visión en conjunto de la marca, en la cual “el todo prevalece sobre las partes o factores componentes” existen otros colaterales que deben ser considerados. “1. Comparación conceptual o semántica: “El elemento conceptual o semántico es anotado también como un factor esencial de utilización para llegar a ponderar el grado de semejanza entre las marcas.

Bajo este concepto se sostiene que en las marcas denominativas (sugestivas o arbitrarias), en las que se utiliza un lenguaje común y corriente no se forza al consumidor al aprendizaje de una nueva palabra, sino únicamente a que la misma se relacione con los productos o servicios a los que la marca se aplica. “En tanto en las marcas caprichosas o de fantasía, el consumidor tiene un doble esfuerzo: aprender la nueva palabra y enlazarla con los nuevos productos.

“Algunos doctrinarios destacan como elemento primario, para fijar la existencia o inexistencia de la semejanza entre marcas denominativas comparables, el significado de las mismas. 23/07/99 7.20 “La dimensión más característica de la marca denominativa es el significado que ella pueda tener y si éste es más simple y desconocido, la fijación de la impresión general de la marca tendrá mayor percepción en la mente del consumidor”.

(Proceso 09-IP-94, G.O. Nº 180 de 10 de mayo de 1995) “2. Comparación fonética: “Entre los criterios auxiliares o complementarios se menciona el comparar las marcas en el plano fonético, recurriendo a la identidad de la sílaba tónica entre las marcas comparadas, a la coincidencia de la raíz o primera sílaba o sílabas o diferencia en las terminaciones, a la ordenación de las vocales, todo esto partiendo del concepto de que las marcas denominativas están configuradas por un conjunto de letras que al ser pronunciadas emiten sonidos que son percibidos por el consumidor de diferente modo, de acuerdo a su estructura gráfica o fonética.

“En el plano fonético, se han establecido una escala descendente de valores para comparar las marcas denominativas. “En primer lugar se menciona el criterio de que si las denominaciones de comparación tienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede presumirse que los signos son semejantes, pues ese orden de distribución de las vocales en una denominación, produce desde el punto de vista fonético, la impresión general de que dicha denominación impacta en el consumidor.

“Posteriormente y dentro de esa escala, sigue el criterio de que si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupan la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca). “Debe analizarse por último -según los tratadistas- la disparidad o coincidencia de las sílabas que encabezan las denominaciones.

Es posible en algunos casos que la sílaba tónica no sea la que se ubique en primer lugar de la denominación. Pero si la sílaba tónica y la sílaba situada en primer lugar de las marcas estudiadas son iguales, la semejanza es más relevante. Al contrario, GACETA OFICIAL si en la confrontación de las marcas es divergente la sílaba tónica y coincidente la situada en primer lugar, la probabilidad de semejanza será menor.

(Proceso 09-IP-94, G.O. Nº 180 de 10 de mayo de 1995) “a.2.- Comparación de marcas Denominativas con Mixtas: “Según la doctrina actual, al comparar una marca denominativa con una mixta no debe olvidarse que, en esta última, suele prevalecer el elemento denominativo sobre el gráfico. Se parte de la base de que la palabra es la única forma que existe en la práctica para solicitar un determinado producto en el mercado, al paso que el signo gráfico es con frecuencia ambiguo y difícilmente puede ser expresado por el consumidor para señalar el producto.

Debe entonces analizarse cuál es la dimensión más característica de la marca en cuestión, o sea la que puede producir un mayor impacto en la mente del posible consumidor, puesto que, como se ha visto, de ello depende básicamente la posibilidad de confusión”. (Proceso 4-IP-91, G.O. Nº 97 de diciembre 16 de 1991) VII. LAS MARCAS ENFRENTADAS La parte actora sostiene que la marca “GOSSY” y la marca “GOZZO” son confundibles dadas las similitudes existentes entre las denominaciones enfrentadas y que tal confundibilidad se deriva de su semejante estructura ortográfica y por razón de su semejante pronunciación, pues en efecto, ambas denominaciones están constituidas por un igual número de letras, sus dos primeras letras son idénticas y las letras centrales “s” y “z” gráficamente confundibles se duplican.

Así mismo, en el aspecto fonético tienen dos sílabas siendo las primeras idénticas y la pronunciación de las consonantes de la segunda sílaba semejante además de tener una misma acentuación y la misma sílaba tónica. Sin alejarnos de la regla del examen global de la marca, desde el punto de vista ortográfico se observa que la sílaba tónica de las marcas “GOSSY” y “GOZZO” son coincidentes por ser idénticas -tanto fonética como visualmente- observándose que la tonalidad de las marcas es la misma. 23/07/99 8.20 Esta conclusión, permite afirmar además que las raíces comunes “GO” tendrían que compararse con las desinencias “SSY” y “ZZO”, a fin de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: “la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores” (FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos, Fundamentos de Derechos de Marcas, Edit.

Montecorvo, Madrid, 1984, p. 218). VIII. SIGNOS CONFUNDIBLES Las normas comunitarias al prohibir el registro de signos confundibles o con posibilidad de confusión, aparte de proteger al consumidor, lo hace también respecto al propio productor o titular de la marca, el cual se vería afectado si en el mercado existieran para sus propios productos otros signos similares que pudieran confundir al público en la adquisición de esa clase de productos, por lo cual, estos no se distinguirían de los demás, imponiéndose en consecuencia una marca.

Es entonces el consumidor quien puede ser víctima de la confusión y a la vez, es él quien considera, si entre dos signos puede producirse dicha confusión por el uso de la marca. Dentro del Proceso 27-IP-96, refiriéndose a este punto, expresó el Tribunal: “La dimensión más característica de la marca denominativa es el significado que ella pueda tener y si éste es más simple y conocido, la fijación de la impresión general de la marca tendrá mayor percepción en la mente del consumidor”.

( ) “La confusión gráfica que puede producirse entre los dos signos en estudio, deberá también ser analizada por el juzgador, y será él quien decida si la grafía de las denominaciones tiene mayor influencia distintiva que el contenido conceptual o significado de las dos palabras frente a un consumidor medio de las clases de productos que bajo las dos marcas se comercializan agrupándose el mercado como uno masivo, restrictivo o elitista en la relación producto-clase de consumidor”.

GACETA OFICIAL La persona que realiza el examen comparativo de los signos, el cual determina la posibilidad de real confusión de los mismos, ha de colocarse en la situación del consumidor normal o medio, es decir, el juzgador no debe pensar si en él se enfrenta la duda de la confusión sino si ella nace por parte del consumidor. Originariamente en el Proceso 01-IP-87, G.O. Nº 28 de 15 de febrero de 1988, y reiterado en sentencias 4-IP-88, 4-IP-91, 2-IP-94, este Tribunal en referencia al tipo de consumidor expresó: “ el Tribunal se permite precisar -de acuerdo con la doctrina predominante- que el consumidor al que debe tenerse en cuenta, tanto para determinar la notoriedad de una marca como para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado “consumidor medio” o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes.

Por supuesto que, en cuanto a este fundamental punto de referencia, o sea el público consumidor de una determinada clase de productos, debe distinguirse si se trata de bienes o productos de consumo masivo o si por el contrario son de consumo selectivo, en lo cual interviene definitivamente el nivel de vida y la capacidad adquisitiva del grupo humano involucrado o sea de aquel que suele solicitar, usar o consumir determinado producto ”.

“Es requisito necesario para la exclusión del registro de una marca que guarda similitud con otra ya registrada o solicitada anteriormente, que dicha confusión tenga un efecto en el consumidor, cual es de producir error, o como anota Pachón, “lo que es lo mismo que se reconozca la existencia de una probabilidad de confusión”. (El Régimen Andino de la Propiedad Industrial, Ediciones Jurídicas, Gustavo Ibáñez, Bogotá, p. 232) Ante la autoridad competente se ha planteado el conflicto entre la inscripción de la marca “GOSSY” frente a la marca ya registrada “GOZZO”, bajo la consideración de que entre las dos existe semejanza ortográfica y fonética que induce al público consumidor a error, criterio administrativo que se fundamenta en la disposición del literal a) del artículo 83 de la De- 23/07/99 9.20 cisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que prohibe el registro de marcas de signos que “sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error”.

Esta disposición tiene como fin proteger al consumidor, ante la presencia de dos signos que siendo idénticos o semejantes, amparen los mismos productos o servicios y que dentro de la comercialización o adquisición puedan inducirle a confusión o error, al creer que con la misma marca está adquiriendo un producto del mismo empresario o, que el producto con la marca similar también deviene del mismo origen o fuente empresarial.

El error en el producto mismo y el error de origen empresarial -no geográfico- del producto, es el que trata de evitar esta norma. IX. OBLIGACIÓN DEL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DE LAS MARCAS El examen de registrabilidad de las marcas tanto de productos como de servicios, se encuentra establecido en la Decisión 344. Ahora bien, el examen de registrabilidad de las marcas lo debe realizar la autoridad administrativa de la oficina nacional competente, y del criterio del funcionario dependerá que el signo sea aceptado o rechazado como marca.

El Tribunal ha enfatizado en que dicho examen estará apegado al criterio discrecional del funcionario, que “en ningún caso puede ser arbitrario, ya que la doctrina y la jurisprudencia internacionales han señalado ciertas reglas lógicas y científicas, que deberán ser tenidas en cuenta” (Proceso 1-IP-87): “La disposición del artículo 96 impone la obligación a la oficina nacional competente de realizar el examen de registrabilidad de una solicitud marcaria, examen que debe proceder tanto en los casos en que se han presentado observaciones como en aquellos en los que ellas no existan.

La inexistencia de observaciones, por lo tanto, no exime al administrador, de la exigencia de proceder al examen de registrabilidad, y con este fundamento a otorgar o denegar el registro de la GACETA OFICIAL marca, resolución debidamente motivada que será comunicada al interesado”. (Proceso 22IP-96, G.O. Nº 265 de 16 de mayo de 1997) Al interpretar la misma norma el Tribunal Andino en el proceso 27-IP-95 señaló: “La facultad que se confiere a la oficina nacional competente o al administrador para que proceda al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, a más de ser una potestad, es una obligación que debe cumplirse antes de otorgar el registro marcario.

“No puede entenderse que el examen de fondo sólo se ha de practicar cuando no existan “observaciones” ni que se haya de omitir en caso de existencia de estas, cuando el fin y el objetivo de la norma es que sea la autoridad administrativa la que, con el examen de fondo, conceda o deniegue la marca. “Con la presentación de observaciones y su aceptación o rechazo, no significa que se exima al funcionario de su obligación de proceder al examen de los requisitos que debe reunir el signo según el artículo 81, y de verificar si no se encuentra incurso en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83”.

X. LA ANULABILIDAD DEL REGISTRO El registro de una marca sin tener en cuenta la existencia de una marca anteriormente registrada y con la cual existe la incompatibilidad por semejanza es causal de nulidad. El artículo 113, literal a) dispone que la autoridad nacional competente podrá decretar de oficio o a petición de parte interesada la nulidad de registro cuando éste se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la Decisión 344.

Como se indicó en la sentencia del Proceso 11-IP-99 de 19 de mayo de 1999, refiriéndose a la nulidad judicial de los registros marcarios obtenidos con violación de la ley: “La acción que con tales normas se regula difiere de las actuaciones de carácter administrativo contempladas en el artículo 108 y siguientes de la misma Decisión. Estas últi- 23/07/99 10.20 mas materializan un trámite de cancelación del registro que se decreta exclusivamente por una autoridad administrativa, la ‘Oficina Nacional Competente’ y tiene establecidas dos causales: la falta de uso y la similitud o identidad con una marca que hubiese sido notoriamente conocida al momento de solicitarse el registro de la que es objeto de cancelación”.

( ) “La acción de nulidad, o recurso de anulación, como también suele llamarse, se encuentra consagrada en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con las siguientes características: “Su interposición no está sujeta o condicionada a plazo alguno, tratándose de una acción imprescriptible. “Puede ser decretada de oficio o a petición de parte, evento éste en el que el solicitante debe acreditar interés. “El trámite deberá cumplirse con arreglo a la legislación procesal interna pero en todo caso, asegurándose la previa audiencia de las partes interesadas.

“La competencia para el conocimiento de estas acciones se refiere a lo que disponga el ordenamiento jurídico interno, el cual, de conformidad con lo establecido en la disposición final Única, puede atribuirlo a una autoridad judicial o a una administrativa cuando defina el significado de “Autoridad Nacional Competente”; debiéndose destacar que si se atribuye a un organismo de carácter administrativo, de todas formas, dicha atribución deberá mantener su calidad de jurisdiccional.

“El artículo 113 comentado, por último, consagra cuatro causales taxativas y de estricta legalidad, para que, con base en ellas y sólo en ellas, se adelante la acción de nulidad de un registro marcario. En un fallo de reciente data el Tribunal complementó lo anterior diciendo: “Por otro lado, en el señalado artículo 113 de la Decisión 344 se prevé la nulidad del GACETA OFICIAL registro marcario “DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE INTERESADA”.

En el caso de anulación de oficio, la anulación puede ser decretada por la propia autoridad competente -administrativa o judicial, siempre que le corresponda el ejercicio de funciones jurisdiccionales sobre la materia- observando el procedimiento establecido en la legislación interna. La participación de dicha autoridad en estos casos permite la protección del interés público.

En el caso de nulidad a petición de parte, es necesario que quien lo solicite tenga y demuestre la calidad de “parte interesada”, es decir, debe existir un interés jurídicamente protegido. Por lo tanto, la legitimación se da por interés, que será amparado por la autoridad respectiva en función del interés colectivo, preeminente. Es así como el particular que pretenda accionar frente a un acto administrativo de concesión de registro, supuestamente inválido, previamente deberá acreditar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio a su favor.

“En definitiva, para poder obtener la nulidad de un acto administrativo concesorio del registro, cuando es solicitada por un particular, éste debe demostrar previamente su interés legitimador, fundamento de la acción intentada; sin que pueda, por tanto, interpretarse la norma contenida en el artículo 113 de la Decisión 344 en el sentido de que los particulares tengan la posibilidad de intentar la acción de nulidad en defensa de un exclusivo interés general o público o de resguardar la pura legalidad de la norma jurídica.

“De lo mencionado hasta aquí se concluye que, antes de decidir sobre lo principal, la autoridad nacional competente debe calificar la calidad de “parte interesada” cuando la petición de nulidad provenga de un particular. Este, en todo caso, no podrá aducir la existencia de un simple interés en defensa de la legalidad del acto administrativo de concesión del registro.

Así se pone de relieve en distintas sentencias de interpretación prejudicial como las ya citadas, producidas en los procedimientos de interpretación correspondientes a los casos 28-IP-95 y 10-IP97, de fechas 24 de septiembre de 1997 y 13 de febrero de 1998, respectivamente”. (Proceso 25-IP-98, G.O. Nº 428 de abril 16 de 1999) 23/07/99 11.20 Con los antecedentes expuestos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1.

De las prohibiciones de registro determinadas en el artículo 83 de la Decisión 344, y propiamente de la consignada en el literal a), se desprende que la condición “semejanza” de una marca con otra anteriormente solicitada, aunque no haya sido otorgada, constituye una causal para rechazar la segunda solicitud, a fin de no transgredir el principio universal de “prioridad” que rige en el derecho de marcas y patentes. 2.

Para determinar la identidad o semejanza entre dos signos marcarios en el examen de registrabilidad se debe analizar el signo en su conjunto y si de este análisis resulta una semejanza ortográfica y fonética que pueda inducir a error al consumidor, la oficina nacional competente debe denegar la solicitud de registro. 3. La norma comunitaria es clara al disponer la irregistrabilidad como marcas de los signos que, en relación a derechos de terceros, sean idénticos o semejantes de manera tal que puedan inducir al público a error. 4.

El artículo 96 de la Decisión 344 prescribe que al vencimiento del plazo para presentar observaciones si éstas no se hubiesen efectuado, la oficina nacional competente debe proceder al examen de registrabilidad y luego de éste a otorgar o denegar el registro de la marca, hecho que deberá ser comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia en el respectivo proceso, según dispone el artículo 31 del Tratado que creó este Tribunal. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Tribunal, notifíquese la presente sentencia al nombrado Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante copia certificada y sellada.

GACETA OFICIAL 23/07/99 Remítase igualmente copia similar de esta interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina, a los fines de su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE 12.20 Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO PROCESO 9-IP-99 Interpretación prejudicial de los artículos 1, 2, 4 y 29 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 4779, Actora: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY Patente de Invención: “COMPOSICIÓN DE PSYLLIUM Y COLESTIRAMINA CON SABOR MEJORADO”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA En la ciudad de San Francisco de Quito a los once días del mes de junio de mil novecientos noventa y nueve. VISTOS: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz, ha presentado ante este Tribunal la solicitud de interpretación de los artículos 1, 2, 4 y 29 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con lo previsto en el 2º inciso del artículo 29 del Tratado de creación del Tribunal.

Que este Tribunal es competente para pronunciarse sobre la interpretación prejudicial solicitada, en virtud de los artículos 28 y 29 del Tratado de su creación. CAUSA QUE ORIGINA LA SOLICITUD La sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY a través de apoderado pretende obtener ante la jurisdicción consultante la declaratoria de nulidad de las resoluciones números 823 de 2 de mayo de 1996 por la cual se niega una patente de invención 870 de 10 de junio de 1997 por la cual se resuelve un recurso de reposición, expedidas ambas por el Superintendente de Industria y Comercio.

HECHOS RELEVANTES: El Consejo de Estado considera relevantes para esta interpretación los siguientes hechos: 1. “La sociedad actora el 30 de diciembre de 1991 presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio solicitud de patente de invención para “COMPOSICIÓN DE PSYLLIUM Y COLESTIRAMINA CON SABOR MEJORADO”, a nombre de THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, orga- GACETA OFICIAL nizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Ohio, Estados Unidos de América domiciliada en Cincinnati, Estado de Ohio, Estados Unidos de América, allegando con tal solicitud los recibos de pago y documentación correspondiente. 2.

“Mediante auto, notificado por estado el 16 de enero de 1992, la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio reconoció personería al apoderado y concedió un plazo de 30 días para aportar la copia legalizada de la primera solicitud presentada en el extranjero para el mismo invento, junto con su correspondiente traducción oficial.

A petición de la actora dicho plazo fue prorrogado por 30 días más. 3. “El 15 de mayo de 1992, dentro del término, la actora presentó la copia legalizada de la solicitud estadinense núm. 07/630.595 de 20 de diciembre de 1990 con la traducción oficial núm. 13402, y el documento que acredita el traspaso de los autores del invento a favor de la solicitante con su correspondiente traducción oficial núm. 3348. 4.

“El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 396 de 15 de febrero de 1994, sin que contra la misma se hubiera presentado observación alguna. 5. “La Oficina de Patentes de la Superintendencia de Industria y Comercio rindió el informe técnico de fondo sobre la patentabilidad de la invención, recomendando negar la patente.

De tal experticio solo tuvo conocimiento la actora cuando se le notificó la Resolución núm. 823 de 2 de mayo de 1996, a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio negó la patente solicitada por falta de novedad. 6. “Contra la resolución referida la actora interpuso recurso de reposición, siendo confirmada mediante la Resolución 870 de 10 de junio de 1997” CONSIDERACIONES Y ARGUMENTOS DE LA PARTE ACTORA Estima este Tribunal que es conveniente hacer referencia a los argumentos de la parte actora 23/07/99 13.20 contenidos tanto en el recurso de reposición como en la demanda de nulidad interpuestos contra las resoluciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, por su relevancia a efectos de la presente interpretación prejudicial. 1.

Admite que al momento de radicarse la solicitud ya eran conocidas composiciones farmacéuticas que contienen colestiramina y psyllium concomitantemente, donde la cáscara de psyllium es agregada en partículas lo cual había sido establecido en el capítulo de antecedentes de la solicitud de patente. 2. Alega que sinembargo ninguno de los antecedentes o anterioridades mencionadas en la propia solicitud destruyen la novedad de la invención así como tampoco lo hace ninguna de las dos anterioridades mencionadas por el examinador y tipificadas como la EP 0362926 de 11 de abril de 1990 y la EP 0 32366 de 12 de julio de 1989, puesto que los tamaños especificados en esas dos anterioridades son muy diferentes a los tamaños que presenta la solicitud de patente y mediante los cuales se modifican substancialmente las condiciones organolépticas del medicamento haciéndolo más atractivo para el enfermo. 3.

Que aunque la patente Europea 0362926 indica que el uso de partículas pequeñas de psyllium proporcionan una textura mejorada en los productos que contiene solo psyllium, dicha patente no considera que el hecho de la combinación de pequeñas partículas de psylliun y colestiramina den como resultado el mejoramiento en las condiciones organolépticas de la administración de colestiramina y que en la invención cuya patente se solicita se requiere que prácticamente todas las partículas de psylliun sean inferiores a un tamaño máximo de malla 80 U.S. 4.

Tacha la actuación de la Superintendencia de Industria y Comercio de violatoria del artículo 29 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena porque no fundamentó el rechazo de la solicitud de patente en un “examen definitivo” tal como lo ordena dicha norma sino con base en un único examen, el contenido en el Concepto Técnico.

GACETA OFICIAL 5. Alega asimismo, que la ley fue violada por cuanto no se le notificó nunca el concepto técnico base para negar la solicitud y que aun cuando la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no establece expresamente que deba correrse traslado al peticionario de los conceptos técnicos desfavorables, para que se pronuncie al respecto, la obligatoriedad de dicho traslado se desprende del Artículo 4 del Código de Procedimiento Civil.

CONTESTACIÓN A LA DEMANDA POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO En la contestación a la demanda el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio después de mencionar que a través de la División de Nuevas Creaciones y de conformidad con el art. 27 de la Decisión 344 se procedió a efectuar un examen de fondo sobre la patentabilidad de la solicitud y que a tal efecto se rindió el Informe Técnico en el cual se estableció que existen anteriodidades que afectan la novedad y el nivel inventivo de las reivindicaciones que se pretende patentar.

Señala que lo que se solicita patentar “forma parte del estado de la técnica, esto es, que al momento de radicarse la solicitud ya eran suficientemente conocidas composiciones farmacéuticas que contienen colestiramina y psyllium concomitantemente, donde la cáscara psyllium es agregada en partículas. Por lo cual, el procedimiento general de producción deriva evidentemente de lo ya conocido para tamizar partículas de tamaños determinados, como también resultan obvios los procesos de mezcla necesarios para obtener las composiciones farmacéuticas a ser administradas sea oralmente o de otra manera”.

En cuanto al artículo 29 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena el cual estipula que “si el examen definitivo fuere favorable se otorgará el título de patente si fuere desfavorable se denegará”, alega que como quiera que los conceptos técnicos no son actos administrativos propiamente dichos sino actos que se reducen al cumplimiento de determinada actividad sin ocuparse de sus efectos no existe la obligatoriedad de notificarlos y someterlos a los recursos de la vía gubernativa. 23/07/99 14.20 CONCEPTOS TÉCNICOS En el examen de fondo de la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio se emitió el concepto técnico Nº 984 en el que se conceptúa que la solicitud trata de una composición farmacéutica que comprende partículas pequeñas de psyilliun y colestiramina y de un método para tratar la hipercolesterolemia.

Igualmente en el Concepto Técnico Nº 83 estudiada nuevamente la solicitud a raíz del recurso de reposición se conceptúo que el procedimiento para hacer la composición farmacéutica no cumple con el artículo 2 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena puesto que ella “se encuentra ya contenida en el estado de la técnica, o sea, que se conocen composiciones farmacéuticas que contienen colestiramina y Psyllium concomitantemente, la cáscara de Psyllium es agregada en partículas; por lo tanto, el procedimiento general de producción deriva evidentemente de lo ya conocido para tamizar partículas de tamaños determinados, como también los obvios procesos de mezcla necesarios para obtener una composición farmacéutica, para ser administrada oralmente./ Este documento D2 (PE 0362926 de 11/04/90) demuestra que la novedad tampoco existe en la reducción del tamaño de las partículas de Psyllium./ Por lo anteriormente expuesto esta oficina se ratifica en lo dicho en el concepto técnico Nº 984, y se recomienda negar el privilegio solicitado en el recurso de reposición”.

CONSIDERANDO: I. NORMAS PRESUNTAMENTE VIOLADAS Para sustentar en derecho su demanda, la sociedad actora adujo la violación de normas comunitarias, específicamente las siguientes: 1. “Se violaron los artículos 1º, 2º, y 4º de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto de conformidad con los artículos precitados la Administración tiene la obligación de conceder la patente solicitada si la respectiva invención corresponde a una nueva creación, si dicha nueva creación tiene altura inventiva y es susceptible de aplicación industrial.

En el presente caso la aplicación in- GACETA OFICIAL dustrial no fue cuestionada y el objeto de la invención es nuevo y tiene altura inventiva, lo cual no fue tenido en cuenta por la Superintendencia de Industria y Comercio. 23/07/99 15.20 sentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique”.

(omissis) 2. “Se violó el artículo 29 ibídem, por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio negó la solicitud de patente con base en un examen que no podría ser el definitivo, ya que no existía otro que lo hubiera precedido, es decir, expidió la resolución de rechazo sin el fundamento que exige la norma en comento”. II. NORMAS QUE VAN A SER INTERPRETADAS Las normas requeridas en interpretación prejudicial son las siguientes: DECISIÓN 344 “Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

(omissis) Artículo 29.- Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará”. CAPÍTULO I DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN SECCIÓN I DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD “Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

III. NATURALEZA DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El apoderado de la Superintendencia al contestar la demanda cataloga a la interpretación prejudicial como una de las pruebas que sustentan su defensa, por lo que este Tribunal se ve obligado a referirse una vez más a su jurisprudencia sobre la materia. En el Proceso 4-IP-97, expresó: “El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente, o en su caso, de la prioridad reconocida.

“Causa extrañeza a este Tribunal comunitario, que después de haber aclarado repetidamente y con precisión la naturaleza y alcances de la interpretación prejudicial, aún pueda considerarse por la Oficina Nacional Competente de un país que esta figura constituye una pieza probatoria. En primer lugar nótese que la función del Tribunal es la de interpretar la ley y no la de probar su existencia: esto último no corresponde ni a la naturaleza de sus atribuciones ni a la del ordenamiento jurídico comunitario cuya existencia no requiere de prueba.

“Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la Oficina Nacional Competente, cuya fecha de pre- “Cabe observar que si la consulta prejudicial, que por su misma naturaleza equivale a una solicitud que hace el juez nacional al Tribunal Comunitario para que éste le preste una colaboración que resulta indispensable para “Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

GACETA OFICIAL la correcta aplicación de las normas del derecho de integración, puede y debe ser formulada de oficio, sería ilógica y carecería de toda base jurídica, la aplicación a tal solicitud de las normas procesales que regulan el régimen probatorio, señalando términos perentorios y oportunidades precisas para decretar y practicar pruebas.

La consulta prejudicial, en cambio es un requisito para dictar sentencias que se puede cumplir en cualquier tiempo y no puede asimilarse en ningún caso a una prueba”. 1 23/07/99 16.20 hombre que da origen a un nuevo producto o a un nuevo procedimiento destinado a operar en el campo de la técnica”. 2 Por su parte el Profesor Manuel Pachón dice preferir la siguiente definición: “La invención es una regla técnica establecida para solucionar un problema relacionado con las reformas que el hombre impone a la naturaleza con el fin de satisfacer sus necesidades”. 3 La Novedad y el Estado de la Técnica (Artículo 2) IV.

LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD En la Sección Primera del Capítulo Primero de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se contienen las normas básicas referentes al otorgamiento de patentes lo que la doctrina llama los “requisitos objetivos de patentabilidad”. El artículo 1 de la citada Decisión señala como tales requisitos esenciales para el otorgamiento de patentes, sea de productos o de procedimientos en el amplio campo de la tecnología, exigiendo que las invenciones sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación, requisitos éstos que figuran en la mayoría de las legislaciones nacionales y son aceptados por la doctrina y la jurisprudencia internacionales.

El núcleo central del artículo 1º de la Decisión 344 se encuentra en el concepto de la novedad que es el factor esencial para que pueda otorgarse patente a un invento, al cual se añaden el llamado nivel inventivo y la susceptibilidad de la aplicación industrial. Este Tribunal al interpretar el artículo 1º de la Decisión 344 y refiriéndose a sus antecedentes decía en la sentencia del recurso 6-IP-94, lo siguiente: “Esto quiere decir que con variantes de la primera Decisión (85) a la actualmente vigente (344), se ha mantenido el requisito de la novedad, como factor esencial para ser otorgada una patente de invento, añadiéndole además,: el nivel inventivo y la posibilidad de aplicarlo industrialmente.

Tres requisitos de suyo importantes que hacen viable la concesión de la patente y que suponen que todo lo que sea contrario a esta norma comunitaria, NO ES SUSCEPTIBLE de otorgamiento de patente”. 4 Noción de Invención Como se expresa en el Proceso 12-IP-98 “la mayoría de legislaciones comparten la idea de evitar una definición positiva de lo que significa en términos jurídicos una “patente de invención”, quizás por el temor fundamental en que una definición legal pueda, con el transcurrir de los años, quedarse atrás frente a los avances tecnológicos y limitar de esta forma la libre apreciación del Juez, quien en últimas deberá analizar el contexto legal para efectos de determinar qué constituye patente y qué no”.

La tratadista venezolana Hildegard Rondón de Sansó coincide en esta omisión definitoria en que incurre la Decisión 344, como también la 313 deduciendo del texto de la normativa comunitaria que “la invención es una creación del 1 Ver Proceso 4-IP-97, Gaceta Oficial Nº 329 de 9 de marzo de 1998. El artículo 2 de la Decisión 344 para determinar la novedad señala que una invención es nueva cuando ella no está comprendida en el estado de la técnica.

Según este Tribunal: “El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una 2 3 4 Hildegard Rondón de Sansó “El Régimen de la Propiedad Industrial”, Caracas, 1955, pág. 125. Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Avila “El Régimen andino de la propiedad industrial”, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, pág. 48.

Ver Proceso 6-IP-94, Gaceta Oficial Nº 170 de 23 de enero de 1995. GACETA OFICIAL descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. “Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique”. 5 Como lo precisa el Profesor Gómez Segade los términos “accesible al público” significan la posibilidad de conocimiento aunque no se haya hecho uso de la aptitud de tener acceso al conocimiento.

El Profesor Manuel Pachón señala que: “La Decisión 344 según algunos presenta una omisión que no permite determinar con precisión si se establece el sistema de novedad universal o nacional, al no mencionar concretamente el sitio donde debe existir la anterioridad, por haberse suprimido en la Decisión 85 donde se hacía referencia a cualquier lugar”. 6 El Nivel Inventivo (Artículo 4) El Artículo 4 de la Decisión 344 exige que la invención tenga nivel inventivo y expresa que para considerar que tiene tal nivel inventivo se requiere que para una persona del oficio, normalmente versada en la materia técnica correspondiente, el invento no hubiese resultado obvio ni se hubiese derivado del estado de la técnica existente.

Como dice la tratadista venezolana Rondón de Sansó el nivel inventivo es “un conocimiento que supera el estado de la técnica. Dicho en tal forma, la novedad queda reducida a la no divulgación, en cuanto que el nivel inventivo es la superación del estado de la técnica”. 7 5 6 7 Ver Proceso 1-IP-96, Gaceta Oficial Nº 257 de 14 de abril de 1997.

Citado por Manuel Pachón, ob. cit. pág. 51. Hildegard Rondón de Sansó, ob. cit. pág. 133. 23/07/99 17.20 V. EXAMEN DE PATENTABILIDAD- Artículos 27 y 29 Este Tribunal ha examinado particularmente en el Proceso 12-IP-98, G.O. Nº 428 de 16 de abril de 1999 las normas previstas en el procedimiento para la obtención de patentes de invención contenidas en las secciones 3 y 4 del Capítulo I de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, expresando sobre el particular lo siguiente: 1.

“La Oficina Nacional Competente, una vez admitida a trámite la solicitud, deberá revisar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación, si se han cumplido los requisitos formales que se señalan en la Decisión 344, más exactamente los contenidos en la Sección III del Capítulo. (Artículo 21º). 2. “Hecho el examen de forma anterior, la Oficina Nacional Competente determinará si la solicitud cumple o no con los requisitos, y en caso de no haber cumplido con ellos se le requerirá por una sola vez al solicitante para que complemente su solicitud o responda a las observaciones que le haga la propia Oficina, respuesta que deberá darse por parte del solicitante dentro del término legal de treinta días hábiles, plazo que podrá ser prorrogado tan solo una vez, por un período igual y sin que pierda su prioridad.

Finalizado el plazo sin contestación alguna por parte del solicitante, se declarará abandonada la solicitud. (Artículo 22º). 3. “Terminado el examen de forma que se haga a la solicitud, y si éste es favorable, la Oficina Nacional Competente publicará el aviso correspondiente dentro de 18 meses contados a partir de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad que se haya reivindicado.

Publicación ésta que reviste carácter público y por ende podrá ser consultada. (Artículos 23º y 24º). 4. “Una vez publicada la solicitud de patente, quien se crea con legítimo interés para oponerse a las pretensiones de patentabilidad de la invención publicada, podrá presentar observaciones fundamentadas, por una sola vez dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de publicación. En este aparte, la ley comunitaria quiere exigir GACETA OFICIAL observaciones debidamente fundamentadas e incluso faculta a los Países Miembros para castigar a los terceros que presenten observaciones temerarias.

(Artículo 25º). 5. “Si se llegaren a presentar observaciones fundamentadas que pretendan desvirtuar los requisitos de patentabilidad de la solicitud publicada, la Oficina Nacional Competente debe notificar al solicitante, para efectos de que dentro de treinta días hábiles, contados a partir de su debida notificación (término prorrogable por una sola vez y por el mismo tiempo) “haga valer, si lo estima conveniente, sus argumentaciones, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención…”, facultándolo la norma comunitaria para que incluso cambie la modalidad de la solicitud (por ejemplo, la convierta en solicitud de modelo de utilidad), fraccione su solicitud en dos o más solicitudes, etc. de conformidad con los artículos 17, 18, 19 y 20 de la Decisión 344.

(Artículo 26º). 6. “Una vez concluida esta etapa del trámite, es decir, vencidos los plazos previstos, la Oficina entrará a determinar si la solicitud es o no patentable. Durante este examen de fondo se pueden presentar dos posibilidades, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 de la Decisión 344 que corresponde juzgar, según su criterio, a dicha oficina, con el control posterior del juez contencioso-administrativo: - Que exista la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros. - Que se necesiten datos o documentación adicionales o complementarias “En uno y otro caso prevé la norma la obligación de la Oficina Nacional Competente de requerir por escrito al solicitante para que “…dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación, haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación requerida.” En este sentido, del tenor literal de la norma en mención, se desprende que si nos encontramos en el primer caso, es decir cuando exista la posible vulneración total o par- 23/07/99 18.20 cial de derechos adquiridos por terceros, deberá el solicitante estar en condición de hacer valer sus argumentos y aclaraciones que desvirtúen tal posible vulneración, o de presentar la información o documentación que sean necesarias a juicio de la Oficina Nacional Competente.

En este último caso deberá entenderse que “la información o documentación necesarias” requeridas por la Oficina Nacional Competente deben relacionarse directamente con la materia de la solicitud que se estudia, puesto que en esta etapa procesal se encuentra precisamente el primer análisis de fondo, del cual podrá determinarse si se sigue adelante con el análisis técnico del examinador de patentes o por el contrario se declarará abandonada la solicitud (artículo 27) por carecer la Oficina, precisamente, de elementos de juicio suficientemente objetivos y completos que le permitan continuar adelante con el análisis y estudio de patentabilidad que prevé la Decisión 344.

(El subrayado es del Tribunal) (omissis) 7. “Una vez culminadas las anteriores etapas del trámite, se entrará al examen definitivo de patentabilidad, del cual dependerá la aceptación o no de la patente de invención para la solicitud que se analice. En este sentido conviene advertir que el legislador andino al referirse en el artículo 27 al “examen de fondo” y en el artículo 29 al “examen definitivo” cabalmente quiso que durante el trámite que se suscite en las Oficinas Nacionales Competentes se distinga entre uno y otro para el caso de presentarse los supuestos previstos en el artículo 27 (vulneración de derechos o documentación complementaria) toda vez que para llegar a una final y acertada decisión y aplicación de la norma comunitaria de patentes, el examinador debe allegar todos los elementos de juicio posibles, pues en la medida en que sean más los instrumentos de análisis, más objetivo y mejor será el pronunciamiento final; de no requerirse información adicional o de no existir vulneración de derechos adquiridos de terceros, el examen de fondo deviene en definitivo.

“De esta forma, hecho el examen definitivo, si éste es favorable, deberá conceder- GACETA OFICIAL se la patente de invención; si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título de patente para las reivindicaciones que hayan pasado favorablemente dicho examen y si por el contrario, luego de revisar todos esos elementos de juicio, el examen definitivo fuere desfavorable en su totalidad se negará la patente de invención para la solicitud que se estudie; en el caso de que no se alleguen los elementos necesarios para un mejor análisis, dentro del plazo de tres meses, se declarará abandonada la solicitud, precisamente sin que exista el examen definitivo, el cual no puede darse por la carencia de los requisitos establecidos por el artículo 27”. 8 Por las anteriores consideraciones, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1.

La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena relativa al Régimen Común sobre Propiedad Industrial contempla en el Capítulo I, Sección I, “Los Requisitos de Patentabilidad”, señalando claramente en su artículo 1º que se otorgarán patente para invenciones “de productos o de procedimientos en todos los casos de la tecnología” siempre que sean “nuevas”, “tengan nivel inventivo”, y sean “susceptibles de aplicación industrial”, en consecuencia, la falta de cualesquiera de ellos hace improcedente la solicitud de patente y en su caso nulo el otorgamiento de la misma. 2.

La novedad de la invención a que se refiere el art. 2 de la mencionada Decisión establece que se considerará como tal cuando la invención no esté comprendida en el “estado de la técnica” el cual comprende el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público que son accesibles por descripción escrita u oral o por cualquier otro medio que lo divulgue antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida. 8 Ver Proceso 12-IP-98, Gaceta Oficial Nº 428 de 16 de abril de 1999. 23/07/99 19.20 3.

El artículo 4º de la Decisión 344 señala claramente que se considerará que una invención tiene “nivel inventivo” si para una persona del oficio, normalmente versada en la materia técnica correspondiente esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. La invención debe constituir un paso más allá de la técnica existente y por el principio de la “no obviedad” no debe derivarse evidentemente del estado de la técnica existente. 4.

En el trámite de solicitudes de patentes deberá distinguirse entre el examen de fondo y el examen definitivo, cuando hay lugar a él. Las Oficinas Nacionales Competentes deberán separar estas etapas procesales de modo que el examen definitivo se produzca después de que la parte solicitante allegue la documentación que le sea requerida o haga valer sus argumentos otorgándose el título de patente si el examen definitivo hubiera sido favorable o si fuere parcialmente desafavorable se otorgará patente solo para las reivindicaciones aceptadas y si fuera desfavorable se denegará la solicitud de patentes como lo preceptúa el artículo 29 de la Decisión 344.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el Expediente Interno 4779. Notifíquese esta sentencia al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante el envío de copia certificada y sellada de la misma.

Remítase asimismo, copia de la presente sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO GACETA OFICIAL Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO 23/07/99 20.20 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 221-2222 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú