PROCESO 29-IP-97 Interpretación prejudicial de los artículos 56, 58 literal f), 72 y 76 de la Decisión 85; 81, 83 literal a), 99, 102, 117, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Solicitada por el doctor Juan Alberto Polo Figueroa, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera.

Interpretación de oficio del artículo 113 de la Decisión 344. Expediente Nacional Nº 3579. Actora: SOC. TITAN S.A., Marca: “CUEROFLEX (nominativa)”. Quito, 21 de Abril de 1998 El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, V I S T O S: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 56, 58 literal f), 72 y 76 de la Decisión 85; 81, 83 literal a), 99, 102, 117, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena presentada por el doctor Juan Alberto Polo Figueroa, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera con respecto a la demanda de nulidad contra las Resoluciones 2299 de 23 de marzo de 1990 y 40326 de 29 de septiembre de 1994 de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el expediente Nº 3579, en relación con la marca CUEROFLEX (nominativa).

Que el Tribunal solicitante es competente para acceder al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en solicitud de interpretación prejudicial, y éste a la vez es competente para abocar la interpretación a la luz de los artículos 28 y 29 del Tratado del Tribunal. Que la solicitud cumple con los requisitos establecidos por el artículo 61 de la Decisión 184, Estatuto del Tribunal, y el juez solicitante presenta lo que en su concepto constituye la siguiente síntesis sumaria de los hechos: I - “ HECHOS DE LA DEMANDA “La sociedad PRODUCTOS VARIOS (PRODUVARIOS) LIMITADA presentó solicitud de registro de la marca CUEROFLEX (NOMINATIVA) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del artículo 2º del decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza, solicitud que fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial Núm. 340 de 1º de diciembre de 1988.

“Surtido el trámite legal, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la resolución número 2299 de 23 de marzo de 1990, por medio de la cual concedió el registro de la marca solicitada por la sociedad PRODUCTOS VARIOS (PRODUVARIOS) LIMITADA, certificado número 129.100, el que fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial número 409 del 21 de octubre de 1994.

“El 5 de septiembre de 1994, las sociedades PRODUCTOS VARIOS (PRODUVARIOS) LIMITADA y CELULOSA DEL VALLE LIMITADA, a través de apoderado, solicitaron ante la División de Signos Distintivos, la inscripción del Contrato de Licencia de Uso en favor de la última, en relación con el certificado 129.100 correspondiente a la marca CUEROFLEX (NOMINATIVA) para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

“Mediante resolución 40326 del 29 de septiembre de 1994, la División de Signos Distintivos ordenó la inscripción en el registro del mencionado contrato. Con fecha 22 de marzo de 1995, se solicitó la renovación, por diez años, del certificado de registro número 129.100 correspondiente a la marca CUEROFLEX (NOMINATIVA) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

“La sociedad TITAN S.A., antes CURTIEMBRES TITAN LTDA., es titular del Certificado de Registro núm. 121.704 correspondiente a la marca CUEROFLEX (NOMINATIVA) para distinguir productos comprendidos en la clase 25, vigentes hasta el día 25 de abril del año 2000. “La marca CUEROFLEX (NOMINATIVA) que distingue productos de la clase 25, certificado de registro 129.100 es absolutamente igual a la marca CUEROFLEX (NOMINATIVA) con Certificado de registro 121.704, para distinguir productos de la misma clase y registrada previamente por la sociedad TITAN S.A., antes CURTIEMBRES TITAN LIMITADA, vigente hasta el día 25 de abril del año 2000.

“FUNDAMENTOS DE DERECHO “En los fundamentos de derecho manifiesta la actora que se violaron las siguientes normas de las Decisiones 85 y 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: “a) El artículo 56 de la Decisión 85, hoy artículo 81 de la Decisión 344, dado que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio ignoró, al momento de conceder el registro de la marca CUEROFLEX (NOMINATIVA), para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 del artículo 2º del decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza, a la sociedad PRODUCTOS VARIOS (PRODUVARIOS) LIMITADA, que ésta carecía de suficiente fuerza distintiva, toda vez que se encontraba vigente el registro de la misma marca a nombre de la sociedad CURTIEMBRES TITAN LTDA. hoy TITAN S.A. “b) El literal f) del artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, hoy literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, en concordancia con el artículo 62 de la Decisión 85, hoy artículo 96 de la Decisión 344, por cuanto la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio debió informar a la sociedad PRODUCTOS VARIOS (PRODUVARIOS) LIMITADA, sobre la causal de irregistrabilidad señalada en el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (hoy literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de dicha comisión y rechazar el registro de la marca.

“La marca era irregistrable por cuanto es idéntica y por tanto confundible tanto en sus aspectos visual, ortográfico, gráfico y auditivo. “c) El artículo 72 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (hoy artículo 102 de la Decisión 344) en concordancia con los artículos 76 de la Decisión 85 y 30 de la Constitución Política de 1886, hoy artículo 58 de la Constitución de 1991, toda vez que la División de Signos Distintivos no garantizó a la sociedad actora los derechos adquiridos con justo título y con arreglo a las leyes, sobre la marca CUEROFLEX (NOMINATIVA), puesto que concedió a la sociedad SAO PAULO ALPARGATAS S.A. el registro de marca CUEROFLEX (NOMINATIVA) en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

“d) El artículo 72 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena (hoy artículo 102 de la Decisión 344), en concordancia con los artículos 69 y 71 del C.C.A., por falta de aplicación, si se tiene en cuenta que la resolución acusada no garantiza los mejores derechos de la actora, y en especial el derecho al uso exclusivo, adquiridos con arreglo a las leyes preexistentes y que no podían ser desconocidos por actos administrativos posteriores.

“También se violó dicha norma comunitaria (artículo 72, Decisión 85) por falta de aplicación, dado que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, ignoró los principios de igualdad de las personas ante la ley y de imparcialidad de las autoridades administrativas al conceder el registro de marca tantas veces citada.

“e) El artículo 117 de la Decisión 344, en concordancia con los artículos 102 ibídem y 58 de la Constitución Política, por cuanto que la División de Signos Distintivos debió abstenerse de inscribir en el registro de la propiedad Industrial, el Contrato de Licencia de Uso suscrito entre las sociedades PRODUCTOS VARIOS (PRODUVARIOS) LIMITADA Y CELULOSA DEL VALLE LIMITADA, en relación con la marca CUEROFLEX (NOMINATIVA) para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

“f) El artículo 102 de la Decisión 344 en concordancia con los artículos 9 ibídem, 58 de la Constitución Política, 69, 71, 3º, inciso 6, del C.C.A., porque se violan derechos adquiridos previamente por la sociedad actora; no se le garantizan los mejores derechos, en especial el derecho al uso adquirido con arreglo a las leyes preexistentes sobre la marca CUEROFLEX (NOMINATIVA), derechos que no podían ser desconocidos por actos administrativos posteriores, y se violan esos derechos por cuanto la División de Signos Distintivos al conceder la renovación del certificado de registro, ignora los principios de igualdad de las personas ante la ley y de imparcialidad de las autoridades administrativa.

“g) Los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 en concordancia con el artículo 5º del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, porque no fueron interpretadas ni aplicadas correctamente por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, ni tampoco adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran la Decisión 344 ”.

II - IMPUGNACIONES Y CONTESTACION DE LA DEMANDA El Tribunal considera necesario resumir en los siguientes términos los alegatos de impugnación de la demanda por el doctor Roberto Aguilar Díaz, en su calidad de curador ad litem de la sociedad PRODUCTOS VARIOS (PRODUVARIOS) LIMITADA y la contestación de la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

El primero de ellos expresa no constarle ninguno de los hechos manifestados por la parte demandante y se atiene a lo que resulte demostrado en el curso del proceso interno. A su vez la Superintendencia de Industria y Comercio procedió a contestar la demanda esgrimiendo como razones de la defensa lo siguiente: Que con la expedición de las Resoluciones Nº 2299 de 23 de marzo de 1990 y 40326 de 29 de septiembre de 1994 proferidas por la entonces División de Propiedad Industrial y por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, respectivamente, se concedió el registro de la marca CUEROFLEX (NOMINATIVA) para distinguir los productos de la clase 25 y se ordenó la inscripción en el registro de la Propiedad Industrial del contrato de licencia de uso efectuado por Productos Varios (PRODUVARIOS LTDA.) a favor de CELULOSA DEL VALLE LTDA. Que se encuentra en trámite y estudio la solicitud de la renovación de la marca comercial CUEROFLEX (NOMINATIVA) por parte de la firma ya citada Y QUE NO HA SIDO CONCEDIDA EN LA FECHA DE CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

Este Tribunal anota que en el expediente interno enviado por el juez consultante figura la Resolución 006027 de febrero 28 de 1997 expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se concedió la renovación del registro de la marca CUEROFLEX (nominativa) a favor de la firma PRODUVARIOS LTDA. Agrega que debe destacarse que la entonces División de Propiedad Industrial ordenó la publicación de la solicitud de registro de la marca CUEROFLEX (NOMINATIVA) en la Gaceta de la Propiedad Industrial el 1º de diciembre de 1988 y que no se presentaron oposiciones ni observaciones por parte de terceros y especialmente por la demandante Sociedad TITÁN S.A., dentro del término en que era oportuno hacerlo.

Sobre la base de las razones anteriores manifiesta la Superintendencia haber expuesto las razones de defensa sobre la legalidad y validez de las resoluciones demandadas. Además la demandada opone ante el Consejo de Estado la excepción de caducidad de la acción de restablecimiento del derecho basada en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo de Colombia, según el cual la acción de restablecimiento del derecho, caduca al cabo de 4 meses contados a partir del día de publicación, notificación u ejecución del acto, según el caso, como quiera que en concepto de la Superintendencia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, fue presentada fuera del término legal antes anotado.

III - RESOLUCIONES DEMANDADAS Por la Resolución 2299 de 23 de marzo de 1990 se concedió el registro de la marca CUEROFLEX a la firma PRODUVARIOS LTDA. bajo la consideración única de que la solicitud reunía los requisitos previstos en la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Por la Resolución 40326 el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió la inscripción en el registro marcario del contrato de licencia de uso de la marca CUEROFLEX, celebrado entre la firma Productos Varios, PRODUVARIOS LTDA. como cesionario, a favor de la firma CELULOSA DEL VALLE LIMITADA, en calidad de cedente, por considerar que tal inscripción cumplía con los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes.

En relación con los hechos anteriores el Tribunal, C O N S I D E R A N D O: 1. Normas que van a Interpretarse A continuación se transcriben las disposiciones legales de orden comunitario que el Tribunal considera del caso interpretar: “Decisión 85 “Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.

“Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase: “Artículo 72.- El derecho exclusivo a una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

“Artículo 76.- El registro de una marca será cancelado, de oficio o a petición de parte, por la oficina nacional competente cuando verifique que el registro se ha expedido contraviniendo las disposiciones de los artículos 56 y 58 del presente Reglamento. “Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

“Artículo 99.- La renovación de una marca deberá solicitarse ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, el titular de la marca gozará de un plazo de gracia de seis meses contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación acompañando los comprobantes de pagos respectivos, si así lo disponen las legislaciones internas de los Países Miembros.

Durante el plazo referido, el registro de marca o la solicitud en trámite, mantendrán su plena vigencia. “La renovación no exigirá la prueba de uso de la marca y se otorgará de manera automática, en los mismos términos del registro de cuyo vencimiento se trata. Ello no obsta, sinembargo, el derecho del titular a renunciar posteriormente a parte o a la totalidad de los productos o servicios amparados por dicha marca.

“Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. “Artículo 117.- Los contratos de licencia deberán ser registrados en el organismo competente del respectivo País Miembro, no podrán contener las cláusulas restrictivas del comercio y deberán ser concordantes con el ordenamiento subregional andino y en particular con el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, patentes, Licencias y Regalías ”.

Adicionalmente en razón de la facultad de que goza el Tribunal para interpretar aquellas otras normas jurídicas del ordenamiento comunitario a las que en su concepto sea necesario darles alcance para ofrecer al juez nacional los criterios necesarios de conjunto sobre el caso solicitado para una cabal aplicación de las disposiciones pertinentes, decide también interpretar el artículo 113 de la Decisión 344 sobre nulidad de la marca que a letra dice: “ Decisión 344 “Artículo 113.- La autoridad nacional competente podrán decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: “a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión, “Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento ”.

IV - LOS ARTÍCULOS 146 Y 147 DE LA DECISIÓN 344 El Tribunal anota que de manera consistente en los procesos internos en los que se ha venido solicitando interpretar los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 con la pretensión, por parte de los demandantes, de que han sido violados por falta de aplicación en cuanto a que la Oficina Nacional Competente no interpretó, ni aplicó en forma adecuada las disposiciones de la norma comunitaria, o no adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas contenidas en el ordenamiento jurídico andino, es criterio del Tribunal de la Comunidad Andina el de que tales disposiciones no son aplicables por tratarse de previsiones legales relativas a compromisos entre Estados que no pueden invocarse ni aplicarse a casos concretos en los que los particulares pretenden obtener una determinada resolución por parte de las oficinas nacionales competentes.

Ha dicho el Tribunal: “ Los compromisos sobre los que versan los mencionados artículos son obligaciones adquiridas por los países, cuyo cumplimiento estima este Tribunal deberá concretarse en beneficio del fortalecimiento institucional de los órganos de protección de la Propiedad Industrial en la subregión 'con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria’.

Este punto no está siendo objeto de discusión en el presente caso, por lo cual el Tribunal se abstiene de proceder a la interpretación de los artículos citados. “Tampoco es aplicable el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal que impone a los Países Miembros una obligación de hacer, consistente en la adopción de las medidas necesarias para asegurar “el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena”; y la otra obligación, de no hacer, consistente en “no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación”, porque precisamente el hecho de que la oficina nacional competente haya dictado su resolución en vista de las disposiciones de la Decisión 344, refleja el cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 5.

Si la Resolución Administrativa se ajusta o no al derecho o se encuentra o no conforme al criterio del reclamante, éste tiene los medios judiciales para que se le reparen los pretendidos derechos violados ”. (Proceso Nº 3-IP-98). V - DISTINTIVIDAD DE LAS MARCAS El artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena -aplicable en el presente caso por cuanto los actos que se demandan fueron expedidos durante su vigencia- señala los fundamentos básicos para el registro de la marca, haciéndolos consistir en la novedad, la visibilidad y la distintividad.

Desde la sentencia proferida en el Proceso 1-IP-87 (Gaceta Oficial Nº 28 de 15 de febrero de 1988), el órgano judicial andino se refirió a la función distintiva de la marca como la característica principal que debe reunir el signo marcario para poder ser registrado, considerando que las demás características, es decir la novedad y la visibilidad de la marca a que se refería la Decisión 85, son derivación del “carácter distintivo primigenio que debe tener todo signo para poder cumplir con la diferenciación, que es el objetivo principal de la marca”.

El artículo 81 de la Decisión 344 hoy vigente, además de referirse al carácter perceptible y a la representación gráfica de la marca, concuerda en otorgar a la función distintiva de los signos papel fundamental para que una marca sea susceptible de registro. Así lo ha venido reiterando la jurisprudencia del Tribunal, y recientemente ha señalado que el elemento de la distintividad es el que permite distinguir los productos pertenecientes a una persona o empresa de los productos idénticos o similares de otra, para que así el consumidor pueda identificarlos y distinguir también la fuente empresarial de donde ellos provienen.

La doctrina sostiene que un signo no goza de poder identificatorio cuando el consumidor al percibir una palabra o un gráfico sin poder distintivo no está en capacidad de saber a qué producto se refiere o cual es el origen del bien que proyecta adquirir (Jorge Otamendi. “Derecho de Marcas”, Abeledo Perrot, pág. 29). Los signos marcarios pueden consistir en palabras de fantasía, palabras con significado conceptual, marcas evocativas que dan alguna idea relacionada con el producto que distinguen, marcas consistentes en dibujos, en emblemas, en una combinación de lo gráfico con lo denominativo; cualquiera sea la forma que revistan, lo cierto es que en todos los casos los signos marcarios deben cumplir con la función de servir de sello de distintividad e identificación de los productos.

Es obligación ineludible de la Oficina Nacional Competente, que dentro del examen de registrabilidad proceda a establecer de la manera más minuciosa posible el grado de semejanza, de similitud o de identidad que pueda producirse entre dos marcas, pertenecientes a productos idénticos o similares, con el objeto de verificar el poder distintivo de cada uno de ellos, prevenir la confusión, el error o el engaño que pueda producirse entre consumidores y empresarios por su similitud o identidad y garantizar así la exclusividad en el uso de las marcas evitando a toda costa la coexistencia de las semejantes o idénticas.

La obligación de cuidado por parte de la Oficina es aún mayor cuando se trata de solicitudes de registro de una marca idénticamente igual a otra ya registrada o solicitada en registro; en tal caso la responsabilidad es inversamente proporcional al grado de dificultad en la apreciación de semejanzas o igualdad entre las marcas, pues allí donde existe identidad total entre ellas, basta con el simple cotejo de las mismas para decidir sobre su registrabilidad.

Constituye falta grave de una oficina nacional competente el hecho de aprobar y autorizar el registro de una marca idéntica a otra y para este Tribunal corresponde al juzgador interno ser en extremo riguroso en las consecuencias que se deriven para la administración por un acto que incurra en este tipo de conducta. De ahí la importancia que reviste el incidente de oposición u observaciones dentro del procedimiento de registro marcario a fin de evitar que la Oficina Nacional Competente incurra en registros viciados de nulidad por la preexistencia de marcas iguales.

VI - CONFUSIÓN Y ERROR El artículo 58, literal f) de la Decisión 85, correspondiente al actual artículo 83 literal a) de la Decisión 344, se refiere al tema de la confundibilidad entre marcas, entendida por tal el efecto de confundir o tomar una cosa por otra, que va desde la similitud o semejanza entre dos marcas hasta la identidad de las mismas.

Lo que se pretende registrar como marca no puede confundirse con la marca debidamente inscrita porque viola la protección que la ley comunitaria confiere al registro como fuente de derecho de uso exclusivo de la marca por su titular y motivo de legitimación para oponerse y para requerir la nulidad de las marcas que coexistiendo en el mercado le causen perjuicio al consumidor y al comercio de bienes y servicios.

La Inducción a Error “ La confundibilidad de la marca a que se refería el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85 es noción estrechamente relacionada con el error, porque inevitablemente la confusión en la oferta de productos o marcas similares o idénticas genera error en el consumidor, error que desde el punto de vista jurídico vicia el consentimiento.

La causal de irregistrabilidad del signo idéntico o similar a otro ya registrado o solicitado en registro evita que se atente contra la distintividad de la marca y contra su identidad con el producto a que ella accede. El signo idéntico o semejante a la marca registrada representa una amenaza de introducir desorden en el mercado de productos y además de inducir a error al consumidor y al productor interesado en que se conozca la calidad y origen de su producto por medio de la identificación marcaria; también introduce desorden en el mercado de bienes y de servicios afectando la libre competencia. Por todo ello las solicitudes de registro de signos marcarios que amenacen con introducir confusión en el mercado, error en el consumidor y fallas en la identificación de los bienes y servicios, con quien los produce, no pueden dar lugar a registro ”.

(Proceso 21-IP-96 Gaceta Oficial 318 de 26 de enero de 1998). VII - EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DE LA MARCA No puede ser de recibo, en la Comunidad Andina, el argumento que suelen esgrimir algunas oficinas nacionales competentes en defensa de sus actuaciones, consistente en que en el procedimiento de registro marcario el titular de la marca idéntica no se opuso en tiempo oportuno a la inscripción del signo solicitado para registro.

Es indudable la función pública que cumplen las oficinas nacionales competentes y la obligación ineludible que tienen a su cargo de dar cumplimiento a las disposiciones marcarias en protección de los principios que orientan la materia, entre ellos la protección de empresarios y consumidores en prevención del fenómeno de confundibilidad o error, la exclusividad en el derecho al uso de una marca, la prevención de la coexistencia de marcas idénticas en el mercado y la actuación oficiosa para evitar la ocurrencia de los fenómenos citados o para corregir aquellos ya consumados.

El Tribunal Comunitario al referirse al examen de registrabilidad ha sostenido que corresponde a la Oficina Nacional Competente examinar “motu proprio” si la marca puede registrarse por no hallarse comprendida en las causales que impidan su inscripción, actuando en interés general de la comunidad y en cumplimiento de la ley. No importa que se hayan o no presentado oposiciones al registro para concluir en que la oficina nacional competente debe proceder de oficio al examen de fondo sobre registrabilidad, con sujeción a las reglas de comparabilidad de las marcas que este Tribunal viene reiterando jurisprudencialmente desde el Proceso 9-IP-94.

La comparabilidad entre marcas idénticas no requiere de reglas distintas del cotejo, comparación simple y confrontación visual de dos signos idénticos para derivar de ellos el gravísimo riesgo de confusión, sin necesidad de acudir a métodos sofisticados, a lucubraciones mayores o a una elaboración del pensamiento y del raciocinio. El cotejo de marcas denominativas como las que se enfrentan en el caso interno es de más fácil ejecución y precisión si se tienen en cuenta los métodos que la informática moderna ofrece a las oficinas nacionales competentes para detectar, con la simple aplicación de un programa de computador, la existencia de dos signos idénticamente iguales inscritos en el registro marcario, como así lo propugna el artículo 146 de la Decisión 344.

VIII - NATURALEZA DEL REGISTRO MARCARIO El registro ante la Oficina Nacional Competente es el instrumento de protección por excelencia de la propiedad industrial marcaria. El Tribunal ha sostenido que: “en el sistema adoptado por el ordenamiento jurídico comunitario, la propiedad intelectual es un derecho real mueble especial, sobre un bien inmaterial que forma parte del patrimonio de quien ostenta su titularidad.

De acuerdo con la tradición romanista que enmarca el derecho de los países miembros, los derechos intelectuales, dentro de los cuales se comprende la marca, están concebidos como bienes incorporales que a su vez se clasifican en derechos reales o personales, los primeros susceptibles de ser objeto de una especie de propiedad con derecho exclusivo de uso, como sucede con las marcas.

“En cuanto a la titularidad del derecho sobre la marca dentro del régimen comunitario andino, éste consagra lo que se conoce como el sistema atributivo según el cual sólo goza de los derechos inherentes a la marca quien la inscriba en el registro autorizado correspondiente que, en el caso presente, está conformado por la Oficina Nacional Competente, como se explica más adelante en esta sentencia interpretativa.

“Es a partir del registro, entonces, que la legislación comunitaria otorga a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma, cuando se haya inscrito en la respectiva oficina nacional competente, como lo establece el artículo 102 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. “La esencia del derecho sobre la marca consiste en la potestad que se otorga a su titular de usarla en forma exclusiva y de evitar que otros la usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de este instituto legal.

“De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 93, 102, 103 y 104 de la decisión 344 del acuerdo de Cartagena, el registro de la marca confiere a su titular no sólo el derecho al uso exclusivo de la misma (artículo 102), sino también el derecho accesorio de negociar la exclusividad de uso mediante transferencia o concesión que, a su vez deberá ser objeto de registro a la luz de lo dispuesto por los artículos 115 a 117 de la Decisión 344; además otorga el derecho de prioridad para solicitar el registro; el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento use la marca, comercie con ella, importe o exporte productos utilizándola o la use en otros productos pudiendo inducir al público a error o confusión, como lo establece el artículo 104 de la misma Decisión ”.

(Proceso 10-IP-94, Gaceta Oficial 177 de 20 de abril de 1995). La jurisprudencia atrás transcrita ha sido ampliada en la sentencia 2- AI-96 (Gaceta Oficial Nº 289) que ha trazado en los siguientes términos la definición y alcances del registro marcario y los derechos derivados del mismo, de los cuales de ser pertinentes corresponde referirse al ius prohibendi y al derecho de oposición. Del ius prohibendi se deriva para el titular de un registro la facultad de prohibir el uso de signos idénticos o semejantes por terceros, como consecuencia del privilegio que tiene al uso exclusivo de su marca registrada.

Este puede solicitar las medidas de protección necesarias para la defensa de su derecho, tal como lo ha interpretado el Tribunal en el Proceso 5-IP-94. (Gaceta Oficial 177 de 20 de abril de 1995). El ius prohibendi de que goza el titular del registro de una marca está dirigido a evitar que por el doble uso de una marca idéntica o similar se introduzca confusión en el mercado.

Para que en los términos de la normativa comunitaria pueda producirse confusión en el mercado, han de darse los siguientes elementos: presencia en el mercado de dos productos idénticos o similares y existencia de dos empresarios productores, con sus respectivos registros o licencias de uso de las marcas referentes a marcas idénticas o similares.

El derecho de oposición a que se refiere el artículo 66 de la Decisión 85 se ha precisado por este Tribunal en los siguientes términos: “ La oposición fue concebida como el derecho de que gozan los propietarios de una marca notoria o debidamente registrada para oponerse a la solicitud de registro de otra marca cuando aparezca que es imitación de aquella que ostenta la inscripción en el registro, bien sea porque la marca que se pretende registrar tiene igual o similar forma gráfica o fonética o presenta signos de identidad o semejanza susceptibles de causar confusión al consumidor.

La oposición se ha considerado como una acción contenciosa que en unos países se decidió resolver por la vía administrativa y en otros por la judicial ” (Proceso 2-IP-94, Gaceta Oficial 163 de 12 de septiembre de 1994). A propósito del registro marcario es del caso mencionar que la renovación de la marca prevista en el artículo 99 de la Decisión 344, por su naturaleza automática, no es oportunidad procesal para que puedan contemplarse asuntos referentes a la irregistrabilidad de la marca, que debieron ser considerados en el momento del registro (consultar sentencia en el Proceso 13-IP-95, Gaceta Oficial 207 de 29 de abril de 1996).

IX - CANCELACION Y NULIDAD DEL REGISTRO La cancelación del registro de una marca contemplada en el artículo 76 de la Decisión 85 se refería al acto por el cual, de oficio o a petición de parte, la Oficina Nacional Competente estaba facultada para cancelar el registro de una marca cuando éste hubiere contravenido las disposiciones de los artículos 56 y 58 de la citada Decisión, precisamente traídos a colación en el proceso interno que origina la presente interpretación. La acción de cancelación del registro propiamente dicha y referida a los casos de incumplimiento de los requisitos de registrabilidad está regida de manera diferente en la legislación vigente.

Hoy la cancelación del registro tiene connotaciones distintas en cuanto sólo procede por razones de ausencia de utilización de una marca por más de tres años o en caso de marcas idénticas o similares a una notoriamente conocida. Hoy la norma aplicable para deshacer jurídicamente hablando el registro de marcas por violación de los requisitos de registrabilidad, aplicable a la presente consulta, es el artículo 113 de la Decisión 344 que regula la acción de nulidad del registro de una marca.

Ha dicho el Tribunal en su interpretación 28-IP-95 que la acción de nulidad se inspira en razones de exclusiva ilegalidad, “quedando el juzgamiento de los vicios derivados de ésta, encomendado - previa audiencia de las partes - a la autoridad nacional administrativa o judicial investida de función jurisdiccional en la materia”. El Tribunal ha considerado que puede: “ el “interesado legítimo”, en su caso y conforme a las también preeminentes normas comunitarias, acogerse a las prescripciones del artículo 113 de la Decisión 344, demostrando ante la autoridad nacional - administrativa o judicial competente conforme al Derecho interno - su cualidad de "parte interesada".

Se encuentra facultado en este caso para solicitar de tal autoridad la nulidad de una marca con base en las pertinentes pero taxativas causales previstas por este artículo, todas de exclusiva ilegalidad ”. (Proceso 28-IP-95, sentencia de fecha 13 de febrero de 1998). Debe anotarse por este Tribunal que la acción de nulidad de una marca contemplada por el artículo 113 de la Decisión 344 es aplicable a la nulidad del registro marcario otorgado dentro de regímenes anteriores a la vigencia de dicha decisión, por aplicación de su disposición transitoria primera, según la cual en lo relativo al “uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas” del derecho de propiedad industrial, deberán aplicarse las disposiciones contenidas en esta Decisión. Siendo así, este Tribunal ha de concluir de manera categórica que el artículo 113 por ser norma comunitaria de derecho derivado, de aplicación directa, inmediata y preeminente sobre la ley interna, prevalece en “las acciones de nulidad de los Países Miembros” y de consiguiente a ella le es aplicable lo contenido en el inciso final del artículo 113, por virtud del cual “las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier tiempo” (subrayado es del Tribunal).

De manera alguna podría aceptarse que a la luz de la norma transcrita pueda prosperar en el derecho interno de los Países Miembros una excepción a la acción de nulidad basada en la caducidad, por aplicación del derecho interno. Recuérdese que este Tribunal en sentencia 2-IP-88 (Gaceta Oficial 33 de 26 de julio de 1988) al referirse al efecto de la norma comunitaria, sobre la nacional, señaló que la primera desplaza a la segunda la cual deviene en inaplicable, en cuanto resulte incompatible con las previsiones del derecho comunitario, sin perjuicio de que la ley interna no pueda permanecer vigente para otros efectos no contemplados en el mismo.

La Licencia de Marca La licencia de marca regulada por el artículo 117 de la Decisión 344, aplicable al momento de inscribirse el contrato por el cual la empresa PRODUVARIOS Limitada otorgó licencia de uso a la empresa Del Valle Limitada, de la marca CUEROFLEX (NOMINATIVA), es aquella por la cual el titular de una marca (licenciante) coopera con otra empresa (licenciataria) a fin de ampliar las actividades de producción y distribución de productos portadores de la correspondiente marca.

En esta relación contractual el licenciante otorga autorización al licenciatario para aplicar la marca y utilizarla en los correspondientes productos, es decir le cede el derecho al uso de la marca. No existe en la legislación comunitaria una reglamentación detallada sobre los requisitos y cláusulas que deba contener el contrato de licencia, pero sí se establece en el artículo citado de la Decisión 344 que los contratos deberán ser registrados en el organismo competente del respectivo país miembro, no pudiendo contener cláusulas restrictivas del comercio y debiendo ser concordante con el ordenamiento subregional andino. El Artículo 81 de la Decisión 85 exigía que el contrato de licencia se sometiera a aprobación del organismo competente del País Miembro; este requisito fue suprimido en la norma actualmente vigente y sólo se exige su inscripción en el organismo correspondiente, que, para el caso de licencias marcarias, es aquel encargado del registro de la propiedad industrial, o sea la Oficina Nacional Competente según reza la disposición final única de la Decisión 344.

Dada la finalidad del contrato de licencia marcaria, consistente en otorgar el derecho de uso de la marca a un tercero, a la Oficina Nacional Competente le corresponde al momento de inscribir un contrato de esta naturaleza, velar porque este cumpla las exigencias de la ley marcaria, entre ellas naturalmente la de que el uso de la marca no genere confusión en el mercado de bienes y servicios, referida en otra parte de esta sentencia. Con base a lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: 1.

Corresponde al juez consultante pronunciarse acerca de la excepción previa de caducidad de la acción propuesta por la administración demandada. 2. La función distintiva de las marcas contemplada en el artículo 56 de la Decisión 85, juega papel fundamental para determinar si una marca es susceptible o no de registro por la capacidad identificatoria que pueda tener el signo marcario frente a los productos a los cuales se aplica. 3.

El riesgo de confusión se produce como consecuencia del registro de una marca idéntica o similar a una ya registrada para productos iguales o semejantes y constituye causal de irregistrabilidad por los efectos sobre la libertad del consumidor en la selección de los productos y por el perjuicio para los productores interesados en que se conozca la calidad y origen de los mismos. 4.

El registro o inscripción de una marca ante la Oficina Nacional Competente otorga a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a oponerse y perseguir el restablecimiento de su derecho por razón del uso indebido de signos idénticos o semejantes por terceros. 5. Sinembargo el examen de registrabilidad de los signos marcarios es de obligatorio cumplimiento para las Oficinas Nacionales Competentes, así se hayan presentado o no oposiciones u observaciones durante el trámite de registro y debe ser cumplido con el objetivo de garantizar la protección marcaria en beneficio común de empresarios y consumidores. 6.

Por tanto constituye falla de la administración el registro de dos marcas idénticas pertenecientes a productos iguales o semejantes, como quiera que basta con el cotejo visual de los signos iguales para derivar de ellos la causal de irregistrabilidad. 7. El artículo 113 de la Decisión 344 garantiza al titular legítimo de una marca la acción de nulidad del registro, contra los actos administrativos de concesión a terceros de una marca idéntica o similar a la suya. 8.

La acción de nulidad prevista en el derecho marcario andino puede solicitarse por el interesado legítimo en cualquier momento, no siendo objeto de caducidad o prescripción alguna por disposición expresa del artículo 113 de la Decisión 344, que por ser norma del ordenamiento jurídico comunitario de derecho derivado. Es, al igual que el derecho primario, de aplicación directa e inmediata en todos los países miembros y prevalece sobre el derecho interno. 9.

De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia dentro del proceso interno No. 3579. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto de este Tribunal, notifíquese la presente providencia al organismo jurisdiccional mencionado en el numeral anterior, mediante copia certificada y sellada.

Remítase igualmente copia de esta providencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial, según lo dispone el artículo 34 del Tratado de Creación de este Tribunal. Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO