GACETA OFICIAL del Acuerdo de Cartagena Año XV - Número 481 Lima, 13 de setiembre de 1999 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 29-IP-97.- Interpretación Prejudicial de los artículos 56, 58 literal f), 72 y 76 de la Decisión 85; 81, 83 literal a), 99, 102, 117, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Solicitada por el doctor Juan Alberto Polo Figueroa, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación de oficio del artículo 113 de la Decisión 344. Expediente Nacional Nº 3579. Actora: SOC. TITAN S.A., Marca: “CUEROFLEX (nominativa)” Proceso 6-IP-97.- Interpretación Prejudicial del artículo 3 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, en el Proceso Nacional Nº 3651.

Actor: Sociedad Industria Electro Sonora S.A. “SONOLUX S.A.”. Caso reserva de nombre “CARAMELO CALIENTE” Proceso 9-IP-98.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 147 ibídem, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actora: Farmacéutica Colombo Belga Ltda. Proceso Interno Nº 4126, Marca “DERMALEX”.. Proceso 28-IP-99.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 102, 104, 107, 108, 143 y 144 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Proceso Interno No. 4360. Actor: Doctor LUIS CARLOS SACHICA APONTE 12 18 27 PROCESO 29-IP-97 Interpretación prejudicial de los artículos 56, 58 literal f), 72 y 76 de la Decisión 85; 81, 83 literal a), 99, 102, 117, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Solicitada por el doctor Juan Alberto Polo Figueroa, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera.

Interpretación de oficio del artículo 113 de la Decisión 344. Expediente Nacional Nº 3579. Actora: SOC. TITAN S.A., Marca: “CUEROFLEX (nominativa)”. Quito, 21 de Abril de 1998 El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, V I S T O S: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 56, 58 literal f), 72 y 76 de la Decisión 85; 81, 83 literal a), 99, 102, 117, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena presentada por el doctor Juan Alberto Polo Figueroa, Consejero de Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera con respecto a la demanda de nulidad contra las Resoluciones 2299 de 23 de marzo de 1990 y 40326 de 29 de septiembre de 1994 de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el expediente Nº 3579, en relación con la marca CUEROFLEX (nominativa).

Que el Tribunal solicitante es competente para acceder al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en solicitud de interpretación prejudicial, y éste a la vez es competente para abocar la interpretación a la luz de los artículos 28 y 29 del Tratado del Tribunal. Que la solicitud cumple con los requisitos establecidos por el artículo 61 de la Decisión 184, Estatuto del Tribunal, y el juez solicitante presenta lo que en su concepto constituye la siguiente síntesis sumaria de los hechos: I - “ HECHOS DE LA DEMANDA “La sociedad PRODUCTOS VARIOS (PRODUVARIOS) LIMITADA presentó solicitud de registro de la marca CUEROFLEX (NOMINATIVA) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del artículo 2º del decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza, solicitud que fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial Núm. 340 de 1º de diciembre de 1988.

“Surtido el trámite legal, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la resolución número 2299 de 23 de marzo de 1990, por medio de la cual concedió el registro de la marca solicitada por la sociedad PRODUCTOS VARIOS (PRODUVARIOS) LIMITADA, certificado número 129.100, el que fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial número 409 del 21 de octubre de 1994.

“El 5 de septiembre de 1994, las sociedades PRODUCTOS VARIOS (PRODUVARIOS) LIMITADA y CELULOSA DEL VALLE LIMITADA, a través de apoderado, solicitaron ante la División de Signos Distintivos, la inscripción del Contrato de Licencia de Uso en favor de la última, en relación con el certificado 129.100 correspondiente a la marca CUEROFLEX (NOMINATIVA) para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 13/09/99 2.36 “Mediante resolución 40326 del 29 de septiembre de 1994, la División de Signos Distintivos ordenó la inscripción en el registro del mencionado contrato.

Con fecha 22 de marzo de 1995, se solicitó la renovación, por diez años, del certificado de registro número 129.100 correspondiente a la marca CUEROFLEX (NOMINATIVA) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. “La sociedad TITAN S.A., antes CURTIEMBRES TITAN LTDA., es titular del Certificado de Registro núm. 121.704 correspondiente a la marca CUEROFLEX (NOMINATIVA) para distinguir productos comprendidos en la clase 25, vigentes hasta el día 25 de abril del año 2000.

“La marca CUEROFLEX (NOMINATIVA) que distingue productos de la clase 25, certificado de registro 129.100 es absolutamente igual a la marca CUEROFLEX (NOMINATIVA) con Certificado de registro 121.704, para distinguir productos de la misma clase y registrada previamente por la sociedad TITAN S.A., antes CURTIEMBRES TITAN LIMITADA, vigente hasta el día 25 de abril del año 2000.

“FUNDAMENTOS DE DERECHO “En los fundamentos de derecho manifiesta la actora que se violaron las siguientes normas de las Decisiones 85 y 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: “a) El artículo 56 de la Decisión 85, hoy artículo 81 de la Decisión 344, dado que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio ignoró, al momento de conceder el registro de la marca CUEROFLEX (NOMINATIVA), para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 del artículo 2º del decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza, a la sociedad PRODUCTOS VARIOS (PRODUVARIOS) LIMITADA, que ésta carecía de suficiente fuerza distintiva, toda vez que se encontraba vigente el registro de la misma marca a nombre de la sociedad CURTIEMBRES TITAN LTDA. hoy TITAN S.A. “b) El literal f) del artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, hoy literal a) del artículo 83 de la Deci- GACETA OFICIAL sión 344, en concordancia con el artículo 62 de la Decisión 85, hoy artículo 96 de la Decisión 344, por cuanto la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio debió informar a la sociedad PRODUCTOS VARIOS (PRODUVARIOS) LIMITADA, sobre la causal de irregistrabilidad señalada en el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (hoy literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de dicha comisión y rechazar el registro de la marca.

“La marca era irregistrable por cuanto es idéntica y por tanto confundible tanto en sus aspectos visual, ortográfico, gráfico y auditivo. “c) El artículo 72 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (hoy artículo 102 de la Decisión 344) en concordancia con los artículos 76 de la Decisión 85 y 30 de la Constitución Política de 1886, hoy artículo 58 de la Constitución de 1991, toda vez que la División de Signos Distintivos no garantizó a la sociedad actora los derechos adquiridos con justo título y con arreglo a las leyes, sobre la marca CUEROFLEX (NOMINATIVA), puesto que concedió a la sociedad SAO PAULO ALPARGATAS S.A. el registro de marca CUEROFLEX (NOMINATIVA) en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

“d) El artículo 72 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena (hoy artículo 102 de la Decisión 344), en concordancia con los artículos 69 y 71 del C.C.A., por falta de aplicación, si se tiene en cuenta que la resolución acusada no garantiza los mejores derechos de la actora, y en especial el derecho al uso exclusivo, adquiridos con arreglo a las leyes preexistentes y que no podían ser desconocidos por actos administrativos posteriores.

“También se violó dicha norma comunitaria (artículo 72, Decisión 85) por falta de aplicación, dado que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, ignoró los principios de igualdad de las personas ante la ley y de imparcialidad de las autoridades administrativas al conceder el registro de marca tantas veces citada. 13/09/99 3.36 “e) El artículo 117 de la Decisión 344, en concordancia con los artículos 102 ibídem y 58 de la Constitución Política, por cuanto que la División de Signos Distintivos debió abstenerse de inscribir en el registro de la propiedad Industrial, el Contrato de Licencia de Uso suscrito entre las sociedades PRODUCTOS VARIOS (PRODUVARIOS) LIMITADA Y CELULOSA DEL VALLE LIMITADA, en relación con la marca CUEROFLEX (NOMINATIVA) para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

“f) El artículo 102 de la Decisión 344 en concordancia con los artículos 9 ibídem, 58 de la Constitución Política, 69, 71, 3º, inciso 6, del C.C.A., porque se violan derechos adquiridos previamente por la sociedad actora; no se le garantizan los mejores derechos, en especial el derecho al uso adquirido con arreglo a las leyes preexistentes sobre la marca CUEROFLEX (NOMINATIVA), derechos que no podían ser desconocidos por actos administrativos posteriores, y se violan esos derechos por cuanto la División de Signos Distintivos al conceder la renovación del certificado de registro, ignora los principios de igualdad de las personas ante la ley y de imparcialidad de las autoridades administrativa.

“g) Los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 en concordancia con el artículo 5º del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, porque no fueron interpretadas ni aplicadas correctamente por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, ni tampoco adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran la Decisión 344 ”.

II - IMPUGNACIONES Y CONTESTACION DE LA DEMANDA El Tribunal considera necesario resumir en los siguientes términos los alegatos de impugnación de la demanda por el doctor Roberto Aguilar Díaz, en su calidad de curador ad litem de la sociedad PRODUCTOS VARIOS (PRODUVARIOS) LIMITADA y la contestación de la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

El primero de ellos expresa no constarle ninguno de los hechos manifestados por la parte demandante y se atiene GACETA OFICIAL a lo que resulte demostrado en el curso del proceso interno. A su vez la Superintendencia de Industria y Comercio procedió a contestar la demanda esgrimiendo como razones de la defensa lo siguiente: Que con la expedición de las Resoluciones Nº 2299 de 23 de marzo de 1990 y 40326 de 29 de septiembre de 1994 proferidas por la entonces División de Propiedad Industrial y por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, respectivamente, se concedió el registro de la marca CUEROFLEX (NOMINATIVA) para distinguir los productos de la clase 25 y se ordenó la inscripción en el registro de la Propiedad Industrial del contrato de licencia de uso efectuado por Productos Varios (PRODUVARIOS LTDA.) a favor de CELULOSA DEL VALLE LTDA. Que se encuentra en trámite y estudio la solicitud de la renovación de la marca comercial CUEROFLEX (NOMINATIVA) por parte de la firma ya citada Y QUE NO HA SIDO CONCEDIDA EN LA FECHA DE CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

Este Tribunal anota que en el expediente interno enviado por el juez consultante figura la Resolución 006027 de febrero 28 de 1997 expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se concedió la renovación del registro de la marca CUEROFLEX (nominativa) a favor de la firma PRODUVARIOS LTDA. Agrega que debe destacarse que la entonces División de Propiedad Industrial ordenó la publicación de la solicitud de registro de la marca CUEROFLEX (NOMINATIVA) en la Gaceta de la Propiedad Industrial el 1º de diciembre de 1988 y que no se presentaron oposiciones ni observaciones por parte de terceros y especialmente por la demandante Sociedad TITÁN S.A., dentro del término en que era oportuno hacerlo.

Sobre la base de las razones anteriores manifiesta la Superintendencia haber expuesto las razones de defensa sobre la legalidad y validez de las resoluciones demandadas. Además la demandada opone ante el Consejo de Estado la excepción de caducidad de la acción de restablecimiento del derecho basada en el artículo 136 del Código Contencioso 13/09/99 4.36 Administrativo de Colombia, según el cual la acción de restablecimiento del derecho, caduca al cabo de 4 meses contados a partir del día de publicación, notificación u ejecución del acto, según el caso, como quiera que en concepto de la Superintendencia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, fue presentada fuera del término legal antes anotado.

III - RESOLUCIONES DEMANDADAS Por la Resolución 2299 de 23 de marzo de 1990 se concedió el registro de la marca CUEROFLEX a la firma PRODUVARIOS LTDA. bajo la consideración única de que la solicitud reunía los requisitos previstos en la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Por la Resolución 40326 el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió la inscripción en el registro marcario del contrato de licencia de uso de la marca CUEROFLEX, celebrado entre la firma Productos Varios, PRODUVARIOS LTDA. como cesionario, a favor de la firma CELULOSA DEL VALLE LIMITADA, en calidad de cedente, por considerar que tal inscripción cumplía con los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes.

En relación con los hechos anteriores el Tribunal, C O N S I D E R A N D O: 1. Normas que van a Interpretarse A continuación se transcriben las disposiciones legales de orden comunitario que el Tribunal considera del caso interpretar: “Decisión 85 “Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.

“Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con GACETA OFICIAL reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase: “Artículo 72.- El derecho exclusivo a una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

“Artículo 76.- El registro de una marca será cancelado, de oficio o a petición de parte, por la oficina nacional competente cuando verifique que el registro se ha expedido contraviniendo las disposiciones de los artículos 56 y 58 del presente Reglamento. “Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

“Artículo 99.- La renovación de una marca deberá solicitarse ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, el titular de la marca gozará de un plazo de gracia de seis meses contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación acompañando los comprobantes de pagos respectivos, si así lo disponen las legislaciones internas de los Países Miembros.

Durante el plazo 13/09/99 5.36 referido, el registro de marca o la solicitud en trámite, mantendrán su plena vigencia. “La renovación no exigirá la prueba de uso de la marca y se otorgará de manera automática, en los mismos términos del registro de cuyo vencimiento se trata. Ello no obsta, sinembargo, el derecho del titular a renunciar posteriormente a parte o a la totalidad de los productos o servicios amparados por dicha marca.

“Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. “Artículo 117.- Los contratos de licencia deberán ser registrados en el organismo competente del respectivo País Miembro, no podrán contener las cláusulas restrictivas del comercio y deberán ser concordantes con el ordenamiento subregional andino y en particular con el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, patentes, Licencias y Regalías ”.

Adicionalmente en razón de la facultad de que goza el Tribunal para interpretar aquellas otras normas jurídicas del ordenamiento comunitario a las que en su concepto sea necesario darles alcance para ofrecer al juez nacional los criterios necesarios de conjunto sobre el caso solicitado para una cabal aplicación de las disposiciones pertinentes, decide también interpretar el artículo 113 de la Decisión 344 sobre nulidad de la marca que a letra dice: “ Decisión 344 “Artículo 113.- La autoridad nacional competente podrán decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: “a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión, “Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento ”.

GACETA OFICIAL IV - LOS ARTÍCULOS 146 Y 147 DE LA DECISIÓN 344 El Tribunal anota que de manera consistente en los procesos internos en los que se ha venido solicitando interpretar los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 con la pretensión, por parte de los demandantes, de que han sido violados por falta de aplicación en cuanto a que la Oficina Nacional Competente no interpretó, ni aplicó en forma adecuada las disposiciones de la norma comunitaria, o no adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas contenidas en el ordenamiento jurídico andino, es criterio del Tribunal de la Comunidad Andina el de que tales disposiciones no son aplicables por tratarse de previsiones legales relativas a compromisos entre Estados que no pueden invocarse ni aplicarse a casos concretos en los que los particulares pretenden obtener una determinada resolución por parte de las oficinas nacionales competentes.

Ha dicho el Tribunal: “ Los compromisos sobre los que versan los mencionados artículos son obligaciones adquiridas por los países, cuyo cumplimiento estima este Tribunal deberá concretarse en beneficio del fortalecimiento institucional de los órganos de protección de la Propiedad Industrial en la subregión ‘con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria’.

Este punto no está siendo objeto de discusión en el presente caso, por lo cual el Tribunal se abstiene de proceder a la interpretación de los artículos citados. “Tampoco es aplicable el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal que impone a los Países Miembros una obligación de hacer, consistente en la adopción de las medidas necesarias para asegurar “el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena”; y la otra obligación, de no hacer, consistente en “no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación”, porque precisamente el hecho de que la oficina nacional competente haya dictado su resolución en vista de las disposiciones de la Decisión 344, refleja el cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 5.

Si la Resolución Administrativa se ajusta o no al 13/09/99 6.36 derecho o se encuentra o no conforme al criterio del reclamante, éste tiene los medios judiciales para que se le reparen los pretendidos derechos violados ”. (Proceso Nº 3IP-98). V - DISTINTIVIDAD DE LAS MARCAS El artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena -aplicable en el presente caso por cuanto los actos que se demandan fueron expedidos durante su vigenciaseñala los fundamentos básicos para el registro de la marca, haciéndolos consistir en la novedad, la visibilidad y la distintividad.

Desde la sentencia proferida en el Proceso 1-IP-87 (Gaceta Oficial Nº 28 de 15 de febrero de 1988), el órgano judicial andino se refirió a la función distintiva de la marca como la característica principal que debe reunir el signo marcario para poder ser registrado, considerando que las demás características, es decir la novedad y la visibilidad de la marca a que se refería la Decisión 85, son derivación del “carácter distintivo primigenio que debe tener todo signo para poder cumplir con la diferenciación, que es el objetivo principal de la marca”.

El artículo 81 de la Decisión 344 hoy vigente, además de referirse al carácter perceptible y a la representación gráfica de la marca, concuerda en otorgar a la función distintiva de los signos papel fundamental para que una marca sea susceptible de registro. Así lo ha venido reiterando la jurisprudencia del Tribunal, y recientemente ha señalado que el elemento de la distintividad es el que permite distinguir los productos pertenecientes a una persona o empresa de los productos idénticos o similares de otra, para que así el consumidor pueda identificarlos y distinguir también la fuente empresarial de donde ellos provienen.

La doctrina sostiene que un signo no goza de poder identificatorio cuando el consumidor al percibir una palabra o un gráfico sin poder distintivo no está en capacidad de saber a qué producto se refiere o cual es el origen del bien que proyecta adquirir (Jorge Otamendi. “Derecho de Marcas”, Abeledo Perrot, pág. 29). Los signos marcarios pueden consistir en palabras de fantasía, palabras con significado conceptual, marcas evocativas que dan alguna GACETA OFICIAL idea relacionada con el producto que distinguen, marcas consistentes en dibujos, en emblemas, en una combinación de lo gráfico con lo denominativo; cualquiera sea la forma que revistan, lo cierto es que en todos los casos los signos marcarios deben cumplir con la función de servir de sello de distintividad e identificación de los productos.

Es obligación ineludible de la Oficina Nacional Competente, que dentro del examen de registrabilidad proceda a establecer de la manera más minuciosa posible el grado de semejanza, de similitud o de identidad que pueda producirse entre dos marcas, pertenecientes a productos idénticos o similares, con el objeto de verificar el poder distintivo de cada uno de ellos, prevenir la confusión, el error o el engaño que pueda producirse entre consumidores y empresarios por su similitud o identidad y garantizar así la exclusividad en el uso de las marcas evitando a toda costa la coexistencia de las semejantes o idénticas.

La obligación de cuidado por parte de la Oficina es aún mayor cuando se trata de solicitudes de registro de una marca idénticamente igual a otra ya registrada o solicitada en registro; en tal caso la responsabilidad es inversamente proporcional al grado de dificultad en la apreciación de semejanzas o igualdad entre las marcas, pues allí donde existe identidad total entre ellas, basta con el simple cotejo de las mismas para decidir sobre su registrabilidad.

Constituye falta grave de una oficina nacional competente el hecho de aprobar y autorizar el registro de una marca idéntica a otra y para este Tribunal corresponde al juzgador interno ser en extremo riguroso en las consecuencias que se deriven para la administración por un acto que incurra en este tipo de conducta. De ahí la importancia que reviste el incidente de oposición u observaciones dentro del procedimiento de registro marcario a fin de evitar que la Oficina Nacional Competente incurra en registros viciados de nulidad por la preexistencia de marcas iguales. 13/09/99 7.36 otra, que va desde la similitud o semejanza entre dos marcas hasta la identidad de las mismas.

Lo que se pretende registrar como marca no puede confundirse con la marca debidamente inscrita porque viola la protección que la ley comunitaria confiere al registro como fuente de derecho de uso exclusivo de la marca por su titular y motivo de legitimación para oponerse y para requerir la nulidad de las marcas que coexistiendo en el mercado le causen perjuicio al consumidor y al comercio de bienes y servicios.

La Inducción a Error “ La confundibilidad de la marca a que se refería el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85 es noción estrechamente relacionada con el error, porque inevitablemente la confusión en la oferta de productos o marcas similares o idénticas genera error en el consumidor, error que desde el punto de vista jurídico vicia el consentimiento.

La causal de irregistrabilidad del signo idéntico o similar a otro ya registrado o solicitado en registro evita que se atente contra la distintividad de la marca y contra su identidad con el producto a que ella accede. El signo idéntico o semejante a la marca registrada representa una amenaza de introducir desorden en el mercado de productos y además de inducir a error al consumidor y al productor interesado en que se conozca la calidad y origen de su producto por medio de la identificación marcaria; también introduce desorden en el mercado de bienes y de servicios afectando la libre competencia. Por todo ello las solicitudes de registro de signos marcarios que amenacen con introducir confusión en el mercado, error en el consumidor y fallas en la identificación de los bienes y servicios, con quien los produce, no pueden dar lugar a registro ”.

(Proceso 21-IP-96 Gaceta Oficial 318 de 26 de enero de 1998). VI - CONFUSIÓN Y ERROR VII - EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DE LA MARCA El artículo 58, literal f) de la Decisión 85, correspondiente al actual artículo 83 literal a) de la Decisión 344, se refiere al tema de la confundibilidad entre marcas, entendida por tal el efecto de confundir o tomar una cosa por No puede ser de recibo, en la Comunidad Andina, el argumento que suelen esgrimir algunas oficinas nacionales competentes en defensa de sus actuaciones, consistente en que en el procedimiento de registro marcario el ti- GACETA OFICIAL tular de la marca idéntica no se opuso en tiempo oportuno a la inscripción del signo solicitado para registro.

Es indudable la función pública que cumplen las oficinas nacionales competentes y la obligación ineludible que tienen a su cargo de dar cumplimiento a las disposiciones marcarias en protección de los principios que orientan la materia, entre ellos la protección de empresarios y consumidores en prevención del fenómeno de confundibilidad o error, la exclusividad en el derecho al uso de una marca, la prevención de la coexistencia de marcas idénticas en el mercado y la actuación oficiosa para evitar la ocurrencia de los fenómenos citados o para corregir aquellos ya consumados.

El Tribunal Comunitario al referirse al examen de registrabilidad ha sostenido que corresponde a la Oficina Nacional Competente examinar “motu proprio” si la marca puede registrarse por no hallarse comprendida en las causales que impidan su inscripción, actuando en interés general de la comunidad y en cumplimiento de la ley. No importa que se hayan o no presentado oposiciones al registro para concluir en que la oficina nacional competente debe proceder de oficio al examen de fondo sobre registrabilidad, con sujeción a las reglas de comparabilidad de las marcas que este Tribunal viene reiterando jurisprudencialmente desde el Proceso 9-IP94.

La comparabilidad entre marcas idénticas no requiere de reglas distintas del cotejo, comparación simple y confrontación visual de dos signos idénticos para derivar de ellos el gravísimo riesgo de confusión, sin necesidad de acudir a métodos sofisticados, a lucubraciones mayores o a una elaboración del pensamiento y del raciocinio. El cotejo de marcas denominativas como las que se enfrentan en el caso interno es de más fácil ejecución y precisión si se tienen en cuenta los métodos que la informática moderna ofrece a las oficinas nacionales competentes para detectar, con la simple aplicación de un programa de computador, la existencia de dos signos idénticamente iguales inscritos en el registro marcario, como así lo propugna el artículo 146 de la Decisión 344. 13/09/99 8.36 VIII - NATURALEZA DEL REGISTRO MARCARIO El registro ante la Oficina Nacional Competente es el instrumento de protección por excelencia de la propiedad industrial marcaria.

El Tribunal ha sostenido que: “en el sistema adoptado por el ordenamiento jurídico comunitario, la propiedad intelectual es un derecho real mueble especial, sobre un bien inmaterial que forma parte del patrimonio de quien ostenta su titularidad. De acuerdo con la tradición romanista que enmarca el derecho de los países miembros, los derechos intelectuales, dentro de los cuales se comprende la marca, están concebidos como bienes incorporales que a su vez se clasifican en derechos reales o personales, los primeros susceptibles de ser objeto de una especie de propiedad con derecho exclusivo de uso, como sucede con las marcas.

“En cuanto a la titularidad del derecho sobre la marca dentro del régimen comunitario andino, éste consagra lo que se conoce como el sistema atributivo según el cual sólo goza de los derechos inherentes a la marca quien la inscriba en el registro autorizado correspondiente que, en el caso presente, está conformado por la Oficina Nacional Competente, como se explica más adelante en esta sentencia interpretativa.

“Es a partir del registro, entonces, que la legislación comunitaria otorga a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma, cuando se haya inscrito en la respectiva oficina nacional competente, como lo establece el artículo 102 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. “La esencia del derecho sobre la marca consiste en la potestad que se otorga a su titular de usarla en forma exclusiva y de evitar que otros la usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de este instituto legal.

“De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 93, 102, 103 y 104 de la decisión 344 del acuerdo de Cartagena, el registro de la mar- GACETA OFICIAL ca confiere a su titular no sólo el derecho al uso exclusivo de la misma (artículo 102), sino también el derecho accesorio de negociar la exclusividad de uso mediante transferencia o concesión que, a su vez deberá ser objeto de registro a la luz de lo dispuesto por los artículos 115 a 117 de la Decisión 344; además otorga el derecho de prioridad para solicitar el registro; el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento use la marca, comercie con ella, importe o exporte productos utilizándola o la use en otros productos pudiendo inducir al público a error o confusión, como lo establece el artículo 104 de la misma Decisión ”.

(Proceso 10-IP-94, Gaceta Oficial 177 de 20 de abril de 1995). La jurisprudencia atrás transcrita ha sido ampliada en la sentencia 2-AI-96 (Gaceta Oficial Nº 289) que ha trazado en los siguientes términos la definición y alcances del registro marcario y los derechos derivados del mismo, de los cuales de ser pertinentes corresponde referirse al ius prohibendi y al derecho de oposición. Del ius prohibendi se deriva para el titular de un registro la facultad de prohibir el uso de signos idénticos o semejantes por terceros, como consecuencia del privilegio que tiene al uso exclusivo de su marca registrada.

Este puede solicitar las medidas de protección necesarias para la defensa de su derecho, tal como lo ha interpretado el Tribunal en el Proceso 5-IP-94. (Gaceta Oficial 177 de 20 de abril de 1995). El ius prohibendi de que goza el titular del registro de una marca está dirigido a evitar que por el doble uso de una marca idéntica o similar se introduzca confusión en el mercado.

Para que en los términos de la normativa comunitaria pueda producirse confusión en el mercado, han de darse los siguientes elementos: presencia en el mercado de dos productos idénticos o similares y existencia de dos empresarios productores, con sus respectivos registros o licencias de uso de las marcas referentes a marcas idénticas o similares.

El derecho de oposición a que se refiere el artículo 66 de la Decisión 85 se ha precisado por este Tribunal en los siguientes términos: 13/09/99 9.36 “ La oposición fue concebida como el derecho de que gozan los propietarios de una marca notoria o debidamente registrada para oponerse a la solicitud de registro de otra marca cuando aparezca que es imitación de aquella que ostenta la inscripción en el registro, bien sea porque la marca que se pretende registrar tiene igual o similar forma gráfica o fonética o presenta signos de identidad o semejanza susceptibles de causar confusión al consumidor.

La oposición se ha considerado como una acción contenciosa que en unos países se decidió resolver por la vía administrativa y en otros por la judicial ” (Proceso 2-IP-94, Gaceta Oficial 163 de 12 de septiembre de 1994). A propósito del registro marcario es del caso mencionar que la renovación de la marca prevista en el artículo 99 de la Decisión 344, por su naturaleza automática, no es oportunidad procesal para que puedan contemplarse asuntos referentes a la irregistrabilidad de la marca, que debieron ser considerados en el momento del registro (consultar sentencia en el Proceso 13-IP-95, Gaceta Oficial 207 de 29 de abril de 1996).

IX - CANCELACION Y NULIDAD DEL REGISTRO La cancelación del registro de una marca contemplada en el artículo 76 de la Decisión 85 se refería al acto por el cual, de oficio o a petición de parte, la Oficina Nacional Competente estaba facultada para cancelar el registro de una marca cuando éste hubiere contravenido las disposiciones de los artículos 56 y 58 de la citada Decisión, precisamente traídos a colación en el proceso interno que origina la presente interpretación. La acción de cancelación del registro propiamente dicha y referida a los casos de incumplimiento de los requisitos de registrabilidad está regida de manera diferente en la legislación vigente.

Hoy la cancelación del registro tiene connotaciones distintas en cuanto sólo procede por razones de ausencia de utilización de una marca por más de tres años o en caso de marcas idénticas o similares a una notoriamente conocida. Hoy la norma aplicable para deshacer jurídicamente hablando el registro de marcas por GACETA OFICIAL violación de los requisitos de registrabilidad, aplicable a la presente consulta, es el artículo 113 de la Decisión 344 que regula la acción de nulidad del registro de una marca.

Ha dicho el Tribunal en su interpretación 28-IP-95 que la acción de nulidad se inspira en razones de exclusiva ilegalidad, “quedando el juzgamiento de los vicios derivados de ésta, encomendado - previa audiencia de las partes - a la autoridad nacional administrativa o judicial investida de función jurisdiccional en la materia”. El Tribunal ha considerado que puede: “ el “interesado legítimo”, en su caso y conforme a las también preeminentes normas comunitarias, acogerse a las prescripciones del artículo 113 de la Decisión 344, demostrando ante la autoridad nacional - administrativa o judicial competente conforme al Derecho interno - su cualidad de “parte interesada”.

Se encuentra facultado en este caso para solicitar de tal autoridad la nulidad de una marca con base en las pertinentes pero taxativas causales previstas por este artículo, todas de exclusiva ilegalidad ”. (Proceso 28-IP-95, sentencia de fecha 13 de febrero de 1998). Debe anotarse por este Tribunal que la acción de nulidad de una marca contemplada por el artículo 113 de la Decisión 344 es aplicable a la nulidad del registro marcario otorgado dentro de regímenes anteriores a la vigencia de dicha decisión, por aplicación de su disposición transitoria primera, según la cual en lo relativo al “uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas” del derecho de propiedad industrial, deberán aplicarse las disposiciones contenidas en esta Decisión. Siendo así, este Tribunal ha de concluir de manera categórica que el artículo 113 por ser norma comunitaria de derecho derivado, de aplicación directa, inmediata y preeminente sobre la ley interna, prevalece en “las acciones de nulidad de los Países Miembros” y de consiguiente a ella le es aplicable lo contenido en el inciso final del artículo 113, por virtud del cual “las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier tiempo” (subrayado es del Tribunal).

De manera alguna podría aceptarse que a la luz de la norma transcrita pueda prosperar en 13/09/99 10.36 el derecho interno de los Países Miembros una excepción a la acción de nulidad basada en la caducidad, por aplicación del derecho interno. Recuérdese que este Tribunal en sentencia 2-IP-88 (Gaceta Oficial 33 de 26 de julio de 1988) al referirse al efecto de la norma comunitaria, sobre la nacional, señaló que la primera desplaza a la segunda la cual deviene en inaplicable, en cuanto resulte incompatible con las previsiones del derecho comunitario, sin perjuicio de que la ley interna no pueda permanecer vigente para otros efectos no contemplados en el mismo.

La Licencia de Marca La licencia de marca regulada por el artículo 117 de la Decisión 344, aplicable al momento de inscribirse el contrato por el cual la empresa PRODUVARIOS Limitada otorgó licencia de uso a la empresa Del Valle Limitada, de la marca CUEROFLEX (NOMINATIVA), es aquella por la cual el titular de una marca (licenciante) coopera con otra empresa (licenciataria) a fin de ampliar las actividades de producción y distribución de productos portadores de la correspondiente marca.

En esta relación contractual el licenciante otorga autorización al licenciatario para aplicar la marca y utilizarla en los correspondientes productos, es decir le cede el derecho al uso de la marca. No existe en la legislación comunitaria una reglamentación detallada sobre los requisitos y cláusulas que deba contener el contrato de licencia, pero sí se establece en el artículo citado de la Decisión 344 que los contratos deberán ser registrados en el organismo competente del respectivo país miembro, no pudiendo contener cláusulas restrictivas del comercio y debiendo ser concordante con el ordenamiento subregional andino. El Artículo 81 de la Decisión 85 exigía que el contrato de licencia se sometiera a aprobación del organismo competente del País Miembro; este requisito fue suprimido en la norma actualmente vigente y sólo se exige su inscripción en el organismo correspondiente, que, para el caso de licencias marcarias, es aquel encargado del registro de la propiedad industrial, o sea la Oficina Nacional Competente según reza la disposición final única de la Decisión 344.

Dada la finalidad del contrato de licencia marcaria, consistente en otorgar el derecho de uso de la marca a un tercero, a la Oficina Nacional Competente le corresponde al momento GACETA OFICIAL 13/09/99 11.36 de inscribir un contrato de esta naturaleza, velar porque este cumpla las exigencias de la ley marcaria, entre ellas naturalmente la de que el uso de la marca no genere confusión en el mercado de bienes y servicios, referida en otra parte de esta sentencia. 6.

Por tanto constituye falla de la administración el registro de dos marcas idénticas pertenecientes a productos iguales o semejantes, como quiera que basta con el cotejo visual de los signos iguales para derivar de ellos la causal de irregistrabilidad. Con base a lo anteriormente expuesto, 7. El artículo 113 de la Decisión 344 garantiza al titular legítimo de una marca la acción de nulidad del registro, contra los actos administrativos de concesión a terceros de una marca idéntica o similar a la suya.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: 1. Corresponde al juez consultante pronunciarse acerca de la excepción previa de caducidad de la acción propuesta por la administración demandada. 2. La función distintiva de las marcas contemplada en el artículo 56 de la Decisión 85, juega papel fundamental para determinar si una marca es susceptible o no de registro por la capacidad identificatoria que pueda tener el signo marcario frente a los productos a los cuales se aplica. 3.

El riesgo de confusión se produce como consecuencia del registro de una marca idéntica o similar a una ya registrada para productos iguales o semejantes y constituye causal de irregistrabilidad por los efectos sobre la libertad del consumidor en la selección de los productos y por el perjuicio para los productores interesados en que se conozca la calidad y origen de los mismos. 4.

El registro o inscripción de una marca ante la Oficina Nacional Competente otorga a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a oponerse y perseguir el restablecimiento de su derecho por razón del uso indebido de signos idénticos o semejantes por terceros. 5. Sinembargo el examen de registrabilidad de los signos marcarios es de obligatorio cumplimiento para las Oficinas Nacionales Competentes, así se hayan presentado o no oposiciones u observaciones durante el trámite de registro y debe ser cumplido con el objetivo de garantizar la protección marcaria en beneficio común de empresarios y consumidores. 8.

La acción de nulidad prevista en el derecho marcario andino puede solicitarse por el interesado legítimo en cualquier momento, no siendo objeto de caducidad o prescripción alguna por disposición expresa del artículo 113 de la Decisión 344, que por ser norma del ordenamiento jurídico comunitario de derecho derivado. Es, al igual que el derecho primario, de aplicación directa e inmediata en todos los países miembros y prevalece sobre el derecho interno. 9.

De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia dentro del proceso interno No. 3579. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto de este Tribunal, notifíquese la presente providencia al organismo jurisdiccional mencionado en el numeral anterior, mediante copia certificada y sellada.

Remítase igualmente copia de esta providencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial, según lo dispone el artículo 34 del Tratado de Creación de este Tribunal. Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO GACETA OFICIAL 13/09/99 12.36 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO 6-IP-97 Interpretación Prejudicial del artículo 3 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, en el Proceso Nacional Nº 3651.

Actor Sociedad Industria Electro Sonora S.A.. “SONOLUX S.A.”. Caso reserva de nombre “CARAMELO CALIENTE”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA interpretación prejudicial y este Tribunal para absolverla. En Quito a los trece días del mes de mayo de mil novecientos noventa y ocho. Que la solicitud presentada reúne los requisitos prescritos en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal (Decisión 184).

VISTOS: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en cumplimiento del auto de fecha 18 de noviembre de 1996 solicita a este Organismo jurisdiccional comunitario la Interpretación Prejudicial acerca del contenido y alcance de la definición de “fonograma” contenida en el artículo 3º de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena para resolver el Proceso Nº 3651 en el cual la Sociedad Industrial Electro Sonora S.A. SONOLUX S.A. demanda la declaratoria de nulidad de la Resolución 987 de 14 de septiembre de 1995 expedida por la Unidad Administrativa Especial-Dirección Nacional de Derecho de Autor mediante la cual se revocó la Resolución 659 de 8 de junio de 1995 que declaró la caducidad de la reserva del nombre “CARAMELO CALIENTE” y confirmó la Resolución 5853 de 30 de noviembre de 1990 por la que se reserva dicho nombre a favor de FABRICA DE DISCOS FUENTES LIMITADA.

Que de acuerdo a los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado tiene competencia para requerir la Que el Consejero Ponente ha señalado en su petición como hechos relevantes a efectos de la interpretación prejudicial los siguientes: “a) Mediante Resolución Nº 5853 de 30 de noviembre de 1990, el Secretario General del Ministerio de Gobierno (hoy del Interior), “ en uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por el Decreto 2145 de 1985, previas consideraciones acerca de “ que se ha solicitado la reserva del nombre CARAMELO CALIENTE a favor de FABRICA DE DISCOS FUENTES LIMITADA para denominar Fonograma” y “que la División de Licencias de la Dirección Nacional del derecho de Autor ha encontrado la documentación presentada acorde con lo dispuesto en la Ley 29 de 1944, Ley 23 de 1982 y Decreto 3136 de 1984”, dispuso reservar dicho nombre en favor de la mencionada sociedad.

“b) Por Resolución No. 659 de 8 de junio de 1995, el Director General de la Dirección Nacional del Derecho de Autor declaró la caducidad de la reserva del nombre GACETA OFICIAL “CARAMELO CALIENTE”, otorgada a favor de la Sociedad Fábrica de Discos Fuentes Limitada mediante Resolución No. 5853 de 30 de noviembre de 1990. “c) Mediante Resolución No. 987 de 14 de septiembre de 1995, que constituye el acto acusado, la Unidad Administrativa Especial - Dirección Nacional de Derecho de Autor, adoptó las determinaciones que se explicitaron en el numeral anterior.

“d) La demandante considera que “el concepto fonograma ha sido desarrollado por la doctrina y jurisprudencia, primero internacional y luego colombiana, relacionada con el tema del derecho de autor, de manera tan diáfana que no queda duda de su definición como soporte de sonido, concepto esencialmente diferente al de ‘publicación’”, y que, “más aún un fonograma es definido por el artículo 3 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena como toda fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una representación o ejecución de otros sonidos.

Las grabaciones gramofónicas y magnetofónicas se consideran copias de fonogramas. “e) Por su parte la entidad demandada aduce que el artículo 7o. de la Ley 23 de 1982, vigente al momento de expedirse la Resolución No. 5853 de 30 de noviembre de 1990, disponía en lo pertinente, que “Los nombres de periódicos, revistas, programas de radio y televisión y los demás medios de comunicación no dan lugar a derechos de autor, (sic) reserva de sus nombres se efectuará en el Ministerio de Gobierno, quedando protegidos durante un año después de la salida del último número o emisión, salvo que se trate de una publicación o programa anual, caso en el que el plazo se elevará a tres años”, agrega que “ en la reglamentación que se efectúo del artículo 7o. de la Ley 23 de 1982, es decir los artículos 1 al 13 del decreto 3116 de 1984, no se entra a definir ni a limitar el sentido de la expresión ‘y además (sic) medios de comunicación’.

Por lo tanto, la Secretaría General del Ministerio de Gobierno y posteriormente la D.N.D.A., 13/09/99 13.36 hasta el 5 de febrero de 1993, fecha en que es modificado el artículo 7o. de la ley 23 de 1982, en virtud del artículo 61 de la Ley 44 de 1993, deben otorgar la reserva del nombre a los medios de comunicación, en general”, y añade que “en este estado de cosas, debemos concluir que la Secretaría General del Ministerio de Gobierno y la D.N.D.A., sí tenían competencia para otorgar la reserva del nombre ‘CARAMELO CALIENTE’, como distintivo de un fonograma y en ningún momento se entendió que un fonograma era una publicación, mas sí un medio de comunicación.”

CONSIDERANDO

Que en el presente caso se trata de una acción instaurada ante el Consejo de Estado en la que se pretende obtener la declaratoria de nulidad de una Resolución, la Nº 987 de 14 de septiembre de 1995, expedida por la Unidad Administrativa Especial de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, por la cual se había revocado la Resolución 659 de 8 de junio de 1995 que había declarado la caducidad de la reserva del nombre CARAMELO CALIENTE confirmando en todas sus partes la Resolución 5853 del 30 de noviembre de 1990 por la cual se había reservado el nombre del fonograma “CARAMELO CALIENTE” a favor de FABRICA DE DISCOS FUENTES LIMITADA.

La anterior demanda es intentada por la Sociedad Industria Electro Sonora S.A. SONOLUX S.A. la cual cuestiona la legalidad de la referida “reserva de nombre” a favor de la Fábrica de Discos Fuentes Limitada habiendo llegado a conseguir que se declarara la caducidad de tal reserva mediante Resolución 659 de 8 de junio de 1995, caducidad que posteriormente fue revocada por la Resolución 987, cuya nulidad se demanda en el presente caso.

Aduce como motivos por los cuales debe cancelarse la reserva el que su titular, Discos Fuentes Ltda., no cumplió con la obligación de utilizar el nombre reservado y nunca acreditó la debida prueba de la utilización, lo cual era una condición legal necesaria para su vigencia, así como el haber incumplido la obligación de renovar la solicitud de reserva de nombre.

Es necesario destacar a efectos de comprender los fundamentos legales de la reserva de GACETA OFICIAL un nombre y su aplicación a un fonograma que el artículo 7º de la Ley 23 de 1982 establece: “Los nombres de periódicos, revistas, programas de radio y televisión y de los demás medios de comunicación no dan lugar a derechos de autor. La reserva de sus nombres se efectuará en el Ministerio de Gobierno, quedando protegidos durante un año después de la salida del último número o emisión, salvo que se trate de una publicación o progama anual, caso en el que el plazo se elevará a tres años.

Dentro del mes anterior a estos términos de uno y tres años, respectivamente, el interesado deberá renovar su solicitud de reserva”. La Dirección de Derechos de Autor del Ministerio del Interior a través de la Unidad Administrativa Especial al contestar la demanda de nulidad presentada por la sociedad SONOLUX, sostuvo la competencia legal de la Secretaría General del Ministerio de Gobierno para otorgar la reserva de nombres en base al citado artículo 7º de la mencionada Ley 23 de 1982, la cual se refiere a los nombres de periódicos, revistas, programas de radio y televisión y “los demás medios de comunicación” y sostiene que dentro de la teoría de las comunicaciones, es medio de comunicación cualquier instrumento a través del cual puede una parte transmitir información a otro concluyendo que “un fonograma es innegablemente un medio de comunicación” y por lo tanto es objeto de reserva de nombre según la Ley 23 de 1982 y su Decreto Reglamentario 3116 de 1984, añadiendo que “En este estado de cosas, debemos concluir que la Secretaría General del Ministerio de Gobierno y la D.N.D.A., sí tenían competencia para otorgar la reserva de nombre “CARAMELO CALIENTE”, como distintivo de un fonograma y en ningún momento se entendió que un fonograma era una publicación, mas sí un medio de comunicación”.

Paralelamente la Sociedad SONOLUX S.A. solicitó el mes de septiembre de 1994 el registro de la marca Caramelo para distinguir productos y servicios de la clase 9 y 41, respectivamente, de la Clasificación Internacional de Niza y solicitó y obtuvo ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor el registro de los fonogramas KARAMELO PA’ QUE CHUPEN y PA’ QUE SIGAN GOZANDO-KARAMELO, registro que de acuerdo con la legislación vigente en Co- 13/09/99 14.36 lombia así como en la Comunidad Andina en materia de derechos de autor, el fonograma como soporte físico de sonidos es protegido legalmente.

Ante esta solicitud de la empresa SONOLUX la titular de la reserva del nombre CARAMELO CALIENTE expedida por la Dirección Nacional de Derecho de Autor, es decir la empresa Discos Fuentes Ltda. presentó un escrito de observación basándose en que la marca solicitada KARAMELO era confundible por similitud con el nombre reservado ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

Se produce pues, una confrontación de intereses jurídicos en el proceso interno objeto de la consulta, de un lado el alegado derecho sobre la reserva de nombre otorgado a favor de la empresa Discos Fuentes sobre CARAMELO CALIENTE para denominar un fonograma y de otro lado el derecho de autor que pretende proteger la empresa Sonolux respecto a los fonogramas KARAMELO PA’ QUE CHUPEN y PA’ QUE SIGAN GOZANDO-KARAMELO, ambos registrados en la Dirección Nacional del Derecho de Autor.

Las solicitudes de la marca KARAMELO para amparar productos de la clase 9 y servicios de la clase 41, han sido objeto de oposición mediante sendos escritos de observación presentados ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la Empresa DISCOS FUENTES LIMITADA aduciendo ser titular de la marca CARAMELO CALIENTE registrada en la República del Perú, País Miembro del Pacto Andino y alegando la circunstancia de irregistrabilidad por similitud marcaria, tal caso, lo establece el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Pero aparte de la confrontación entre las marcas solicitadas KARAMELO y la similar registrada en el Perú CARAMELO CALIENTE, la Sociedad SONOLUX S.A. impugna la legalidad de la concesión de la “reserva de nombre” para el fonograma CARAMELO aduciendo que la Unidad Administrativa Especial de la Dirección Nacional de Derecho de Autor no tiene competencia para reservar nombres de fonogramas, que las leyes y disposiciones vigentes en Colombia no permiten obtener la reserva de un nombre para un fonograma, que la tal reserva de nombre solo es susceptible para publicaciones y no para fonogramas y que finalmente la GACETA OFICIAL empresa beneficiaria de la reserva de nombre DISCOS FUENTES LIMITADA no cumplió con renovar dicha reserva en tiempo oportuno ni acreditó en tiempo las pruebas que demostraran el uso de la reserva.

I. ASUNTOS DE DERECHO INTERNO La controversia legal acerca de la legitimidad y procedencia de la reserva del nombre CARAMELO CALIENTE y su actualización corresponde a la aplicación del derecho interno sobre cuyo contenido y alcances no puede pronunciarse este Tribunal por estarle esto vedado por el artículo 30 del Tratado de su creación. El régimen sobre nombres que rigen en Colombia parte de la Ley 86 de 1946 y transita a través de otras disposiciones hasta la Ley Reformatoria 44 de 1993 que dispone que los nombres de las publicaciones periódicas, de revista, de radio y televisión pueden ser objeto de “reserva” pero no de derechos de autor.

II. NORMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN DECISIÓN 351 “Artículo 3.- A los efectos de esta Decisión se entiende por: ( ) “Fonograma.- Toda fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una representación o ejecución de otros sonidos. Las grabaciones gramofónicas y magnetofónicas se consideran copias de fonogramas. “Artículo 4.- La protección reconocida por la presente Decisión recae sobre todas las obras literarias, artística y científicas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer, y que incluye entre otras, las siguientes: ( ) c) Las composiciones musicales con letra o sin ella;

III. EL FONOGRAMA Y LA RESERVA DEL NOMBRE Debe, pues, el Tribunal limitarse a interpretar el contenido y alcance de la definición de “fonograma” contenida en el artículo 3 de la 13/09/99 15.36 Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente desde el 21 de diciembre de 1993. La referida Decisión establece un Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos a cuyo efecto al señalar el alcance de la protección define diversos elementos entre los cuales se encuentra el fonograma respecto del cual dice, en el artículo 3º de la misma que es “toda fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una representación o ejecución de otros sonidos.

Las grabaciones gramofónicas y magnetofónicas se consideran copias de fonogramas”. Para la Dirección Nacional de Derecho de Autor, Unidad Administrativa Especial un fonograma es innegablemente un medio de comunicación y por lo tanto susceptible de ser objeto de reserva de nombre según la Ley 23 de 1982 y su Decreto reglamentario 3116 de 1984 y que el fonograma le interesa a la reserva de nombre en la medida que es un medio de comunicación y que puede ser objeto de dos protecciones, por un lado su contenido y por otro la reserva de su nombre.

La reserva de nombre es una figura distinta de los derechos de autor y que no se encuentra comprendida en la Decisión 351, pero los nombres sí pueden ser eventualmente objeto de registro marcario mediante el consentimiento del titular del derecho de autor según lo dispone el literal g) del artículo 83 de la Decisión 344. Según lo ha declarado el Tribunal en el Proceso 10-IP-94, G.O. Nº 177 de 20 de abril de 1995 “La doctrina predominante sobre la materia de marcas y de derechos de autor da base suficiente para pensar que en lo que respecta a diarios, revistas u otras publicaciones no se configura derecho de autor sobre sus títulos o nombres.

En consecuencia los títulos de diarios y publicaciones periódicas conllevan más bien una función marcaria ya que sirven de signo distintivo para identificar el producto de la industria editorial, hablada o escrita. Desde este punto de vista, cualquier conflicto que se suscite entre el derecho de autor sobre nombres de publicaciones periódicas y de programas de radio y televisión frente a posibles pretensiones de derecho marcario, deberán resolverse en favor del régimen de marcas”.

GACETA OFICIAL El concepto de fonograma ha sido desarrollado por la doctrina relacionada con el tema del derecho de autor como soporte de sonido, concepto esencialmente diferente del de una publicación. Sobre la denifición de fonograma dice el Profesor español Miguel Pérez Solís que “Según la clásica definición del art. 3.b) de la Convención de Roma, el fonograma “es toda fijación, exclusivamente sonora, de los sonidos de una ejecución de otros sonidos”.

Esta definición, añeja, poco afortunada en su descripción pues hace repetitivo el concepto sonido, que integra lo definible y lo definido, fue elaborada en una época en la que el elemento sonoro no se concebía de otra forma. Era impensable que la interpretación fijada fuese acompañada de imágenes”. (Miguel Pérez Solís “La Protección de los Derechos Conexos: De los Artistas Intérpretes o Ejecutantes”, X Congreso Internacional sobre la protección de los Derechos Intelectuales del autor, el artista y el productor, Quito 1995, pág. 149).

( ) “Por otra parte, al definir el fonograma como la fijación de los sonidos de la ejecución de otros sonidos, deja fuera de esta descripción la fijación que actualmente se está produciendo. Me refiero a los fonogramas producidos con tecnología digital, que no son necesariamente fijaciones de sonidos. Se puede introducir códigos en las grabaciones que, a través de equipos electrónicos adecuados, reproducen sonidos.

Por ello es necesario, en la definición de fonograma, hacer referencia no sólo a los sonidos sino también a la introducción de códigos que permitan la reproducción de un sonido”. (Miguel Pérez Solís, ob. cit. pág. 150). El especialista uruguayo Alejandro Sciarra en su trabajo “La Protección de los Derechos Conexos de los Productores de fonogramas (ver Congreso sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, Montevideo, página 670) dice: “Se entiende por “fonograma” a toda fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una ejecución o de otros sonidos (art. 3 de la Convención de Roma y art. 1 del Convenio de Ginebra) y por “copia”, como el soporte que contiene sonidos tomados directa o indi- 13/09/99 16.36 rectamente de un fonograma y que incorpora la totalidad o una parte sustancial de los sonidos fijados en dicho fonogra (art. 1 del Convenio de Ginebra)”.

Expresa además que “La naturaleza jurídica del fonograma ha sido uno de los temas discutidos por la doctrina Así hay autores, que lo han denominado como “obra fonográfica”, otros que lo consideran un bien intelectual desprovisto de las facultades de derecho moral así como también, en el otro extremo, están los autores que lo consideran únicamente una actividad industrial merecedora de protección pero distinta al derecho de autor y en algunos casos hasta subordinada al mismo”.

Dentro de la categoría de derechos afines a los Derechos de Autor, encontramos ámbitos de protección referidos a prestaciones de carácter netamente empresarial, como las prestaciones realizadas por los productores de fonogramas. Aquí lo que se protege es directamente una actividad de carácter económico destinada a la producción masiva de bienes culturales.

El concepto de fonograma ha sido desarrollado por la doctrina relacionada con el tema del derecho de autor como soporte de sonido. Es decir, que “para hallarnos en presencia de un fonograma, se requiere, pues, que se produzca una fijación en un determinado soporte tangible, cualquiera que sea el procedimiento tecnológico utilizado. Dicha fijación habrá de ser exclusivamente sonora, pues si incorporase un plano o secuencia de imágenes nos encontraríamos ante una grabación audiovisual.

Finalmente, la fijación puede referirse a la ejecución de una obra ( ) o puede referirse a otro tipo de sonidos no constitutivos de una creación intelectual”. (Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Instituto de Derecho Industrial, Universidad de Santiago de Compostela, España, Ángel Fernández-Albor Baltar, pág. 121, tomo XVII). La relación jurídica que se establece entre el productor del fonograma y sus fonogramas, posee un contenido de carácter puramente patrimonial, a efectos de estos, se le reconocen los derechos de reproducción, distribución, alquiler, préstamo y comunicación pública.

De igual forma estará activamente legitimado para ejer- GACETA OFICIAL cer las acciones derivadas de las infracciones de los derechos de reproducción y distribución. De lo expuesto, podemos concluir que los autores del fonograma (artistas) gozan de un derecho de autor que les corresponde a consecuencia de sus prestaciones de carácter intelectual o artístico, y los productores del fonograma (empresarios) de un derecho afín o conexo del derecho de autor derivado de las prestaciones económicas o empresariales que han acometido.

El artículo 4 de la Decisión 351 señala el alcance de la protección del derecho de autor la cual recae sobre todas las obras que puedan reproducirse o divulgarse entre las cuales incluye “las composiciones musicales con letra o sin ella”. Consecuentemente los fonogramas son objeto de la protección del derecho de autor. IV. LAS CONVENCIONES INTERNACIONALES La Convención Internacional para la Protección a los Artistas Intérpretes o Ejecutantes y Productores de Fonogramas define al fonograma así: “es una fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una ejecución o de otros sonidos o de representaciones digitales de los mismos, sin tener en cuenta el método por el que se hizo la fijación ni el medio en que se hizo; una fijación audiovisual o la parte sonora de la misma (por ejemplo, la Banda sonora de la misma no es fonograma)”.

Según la Convención de Roma y el Convenio para la Protección de los Productores de Fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas, conocido como el Convenio Fonogramas, el concepto o la definición de fonograma es la siguiente: “Toda fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una ejecución u otros sonidos”. Hay que destacar que los términos son casi idénticos a los empleados por el artículo 3 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el cual dice: “A los efectos de esta Decisión se entiende por fonograma: “Toda fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una representación o ejecución o de otros sonidos.

Las grabaciones gramofónicas y magnetofónicas se consideran copias de fonogramas”. 13/09/99 17.36 Es decir, a partir del acto o de la sucesión de actos que determinan o dan como resultado una fijación sonora, nace el fonograma como un bien objeto de protección por la propiedad intelectual. La fijación sonora obviamente se da, en el contexto de la referida definición, sobre una base material.

Es decir, los sonidos quedan fijados sobre un soporte material especialmente apto para tal fin, que es el que permite la audición y reproducción del fonograma a través de un aparato o equipo reproductor de sonidos. Al efecto, es necesario precisar que la titularidad de los derechos de fonograma, es totalmente independiente de la propiedad del soporte donde se encuentre la fijación sonora.

El comprador del soporte donde está fijado el fonograma o una copia legítima de éste, no adquiere ningún derecho de propiedad sobre este fonograma. Señala el Profesor Ricardo Antequera Parilli que: “El productor fonográfico tiene un derecho “conexo” sobre su fonograma, como bien intelectual, en caso de infracción a los derechos que le son reconocidos por la ley, corresponde el ejercicio de las acciones al titular originario de los derechos sobre el fonograma, a quien ostente la cesión o la licencia exclusiva de los respectivos derechos o a la entidad de gestión colectiva que los represente.

(El Nuevo Derecho de Autor en el Perú, página 360) Por las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. EL alcance de la definición de fonograma contenida en el artículo 3 de la Decisión 351 sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos es el de soporte de los sonidos de una representación sonora. 2.

El productor fonográfico está protegido por la ley comunitaria andina y goza del derecho de autorizar o prohibir la reproduccción directa o indirecta de sus fonogramas, autorizar o prohibir su distribución pública sin autorización del titular y percibir una remuneración por su utilización, de acuerdo con lo establecido por el artículo 37 de la Decisión 351.

GACETA OFICIAL 13/09/99 18.36 3. El sentido etimológico de fonograma, que recoge la Decisión 351, artículo 3º, es el de representación gráfica de los sonidos, por lo que las grabaciones gramofónicas y magnetofónicas vienen a ser la reproducción o copia de las obras sonoras pero no son en sí fonogramas. solicitante, mediante copia certificada y sellada. 4.

La condición de los fonogramas como soporte de sonidos es independiente y prevalece como derecho de autor sobre el nombre con que sean distinguidos, el cual como tal puede ser aplicado a publicaciones y objeto de reserva según lo que disponga la legislación interna colombiana aplicable. Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE 5. La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al resolver el proceso interno, en cumplimiento del artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto de este Tribunal (Decisión 184 de la Comisión), notifíquese la presente providencia al organismo jurisdiccional Remítase asimismo copia de esta sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su debida publicación en la Gaceta Oficial. Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO 9-IP-98 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 147 ibídem, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actora: Farmacéutica Colombo Belga Ltda. Proceso Interno Nº 4126, Marca “DERMALEX”. El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA En Quito a los quince días del mes de mayo de mil novecientos noventa y ocho. VISTOS: La consulta de interpretación prejudicial formulada por el Consejo Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz, dentro del proceso que sigue FARMACÉUTICA COLOMBO BELGA LTDA.-FARCOBEL LTDA., para obtener la nulidad de las Resoluciones 20596 de 17 de noviembre de 1995, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio por la cual decide una observación y niega el registro de una marca; así como la nulidad de la subsecuente Resolución 1609 de 31 de julio de 1996 emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio negando el recurso de apelación interpuesto contra la arriba indicada Resolución 20596.

Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que GACETA OFICIAL 13/09/99 19.36 conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena siempre que la solicitud a tal efecto provenga de un Juez Nacional, conforme lo establecido por los artículos 28 y 29 del Tratado de creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

Cartagena, por cuanto la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio ignoró que el signo es perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. Que la solicitud cumple con los requisitos de adminisibilidad enumerados en el artículo 61 de la Decisión 184 contentiva del Estatuto del Tribunal y en ella se exponen en forma sucinta los hechos que la jurisdicción consultante estima relevantes para la interpretación los cuales a continuación se transcriben: 5.2.

“El signo DERMALEX se percibe por los sentidos de la audición y la vista. Es suficientemente distintivo, dado el hecho de que la distintividad está condicionada por la colectividad que va a reconocer la marca en cuestión y siendo éste un producto de consumo colectivo, el grupo humano al que va dirigida la marca está calificado, razón por la cual, el signo en cuestión posee la especificidad requerida para distinguir productos de su clase. 1.

“La sociedad FARMACÉUTICA COLOMBO BELGA LTDA., solicitó el registro de la marca DERMALEX para distinguir productos comprendidos en la clase 3ª del artículo 2º del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza. 2. “Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 382, la sociedad LABORATORIOS BUSSIE, BUSTILLO & CIA. S.C.A., presentó demanda de observaciones al registro de la marca DERMALEX.

Dicha oposición se fundamentó en el hecho de su titularidad sobre la marca DERMAX, la cual según ellos, era confundible con la marca cuyo registro se solicitaba. 3. “Surtido el trámite de rigor, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 20596 de 17 de noviembre de 1995, por medio de la cual declaró infundada la demanda de observación y negó el registro de la marca solicitada, con fundamento en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 4.

“Contra la Resolución referida la actora interpuso recurso de apelación, siendo confirmada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial mediante la Resolución núm. 1609 de 31 de julio de 1.996. 5. “Para sustentar los cargos de violación de las normas indicadas en la demanda, adujo la sociedad actora lo siguiente: 5.1. “Se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de 5.3.

“Se violó el artículo 83 ibídem, dado que se aplicó indebidamente, ya que se le dio equivocadamente una interpretación extensiva, desconociendo el hecho de que como norma limitativa del principio general del derecho a registro, debe ser aplicada restrictivamente, es decir, sólo en los casos en que la similitud lleva a la confundibilidad de una manera indefectible. 5.4.

“En tratándose de productos que van dirigidos a un sector calificado de la población, debe tenerse en cuenta que es usual que las marcas compartan ciertos radicales (en este caso el radical “derma”), sin que por ello sean susceptibles de confundibilidad, ya que la mencionada calificación tanto de los distribuidores como de los potenciales compradores, así como la especialidad del producto hacen que éste no sea confundible. 5.5.

“El prefijo DERMA, significa piel y es usado con tal connotación por químicos, farmacéutas, médicos y cosmetólogos, para quienes éste es un prefijo de uso común, y no puede ser por tanto, objeto de apropiación exclusiva y excluyente por parte de un productor o comercializador. Por ello su uso, como parte integrante de un signo, por diferentes solicitantes no da lugar a la irregistrabilidad.

Además dicho prefijo GACETA OFICIAL 13/09/99 20.36 no es novedoso, ni arbitrario, razón por la cual es de dominio público, en especial, en tratándose de productos químicos y farmacéuticos comprendidos en las cinco (5) primeras clases de la Clasificación Internacional de Niza. una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; 5.6.

“Se violó el artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 147 ibídem, por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio impidió a un solicitante el acceder a un derecho, por tratar de salvaguardar un derecho de exclusividad que todavía no existía. “ARTICULO 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. 5.7.

“Defendió un derecho que no existía -el derecho a la exclusividad sobre el signo DERMADEX-; violó el derecho que tenía la actora de acceder a la titularidad sobre el signo DERMALEX, sin tomar en consideración que GRUFARMA LTDA. tenía sólo una mera expectativa sobre el posible registro de DERMADEX”.

CONSIDERANDO: I. NORMAS A INTERPRETARSE Las normas cuya interpretación se requiere son las siguientes: “ARTICULO 147.- Los Países Miembros se comprometen a revisar sus procedimientos administrativos a fin de salvaguardar los derechos y obligaciones que correspondan a los particulares de conformidad con la presente Decisión”. II. LAS MARCAS EN CONFLICTO En el presente caso se planteó en la vía administrativa un conflicto entre la marca DERMALEX (nominativa) solicitada para registro en la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza por la empresa FARMACÉUTICA COLOMBO BELGA LTDA. el 27 de enero de 1992; la marca DERMAX de propiedad de Laboratorios BUSSIE BUSTILLO & CIA. S.C.A., la cual presenta el 22 de septiembre de 1993 observación a la marca solicitada; y finalmente la marca DERMADEX solicitada para la clase 5ª el 23 de mayo de 1990 por Laboratorios GRUFARMA LTDA. DECISIÓN 344 “ARTICULO 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “ARTICULO 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a Para la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio al dictar la Resolución 20596 por la cual decidió declarar infundada la observación de Laboratorios BUSSIE BUSTILLO & CIA. S.C.A. “entre la expresión que se pretende registrar DERMALEX y la marca en que se basa la observación DERMAX no existen semejanzas que induzcan al consumidor a error; pero por el contrario entre aquella y la marca previamente solicitada por un tercero DERMADEX, además de que distinguen productos de clases relacionadas (3ª y 5ª ), existen similitudes que inducirían al consumidor a error y, por consiguiente, ambas marcas no pueden coexistir en el mercado, pues generarían confusión en el público.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el art. 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”. GACETA OFICIAL En suma, el conflicto se circunscribe en realidad a la marca DERMALEX presentada a registro en enero de 1992 y a la marca DERMADEX solicitada para registro en mayo de 1990.

III. LA MARCA Y LOS REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN SIGNO El artículo 81 de la Decisión 344, establece en su primer acápite los tres requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca: la perceptibilidad, la suficiente distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. La parte actora alega que se violó dicha norma comunitaria dado que la División de Signos Distintivos ignoró que la marca DERMALEX era un signo perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.

El Tribunal se ha pronunciado sobre la distintividad en el Proceso 27-IP-95, G.O. Nº 257 de abril 14 de 1997 diciendo: “El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características. Si entre lo distintivo y lo distinguible existe una relación estrecha y directa que conlleve a confundir lo uno de lo otro, el signo pierde esa condición esencial para constituirse en marca.

El carácter distintivo de un signo por lo tanto, será más pronunciado si entre signo y producto existe una menor relación”. Sostiene la actora que el signo DERMALEX se percibe por los sentidos de la audición y de la vista y que en cuanto a la distintividad ella está condicionada por la colectividad que va a reconocer la marca en cuestión y tratándose en el presente caso de un producto de consumo selectivo el grupo humano al que va dirigida la marca está calificado, razón por la cual el signo en cuestión posee la especificidad requerida para distinguir productos de su clase.

Asimismo, sostiene la actora que el signo DERMALEX es susceptible de representación gráfica. El acápite 2º del artículo 81 citado contiene una definición clara de lo que debe entenderse por marca haciendo referencia a la función esencial de la misma que es la función distintiva, esto es, que permita que los productos o servicios de una persona pueden ser diferenciados de los productos de otra persona. 13/09/99 21.36 “El requisito de la aptitud diferenciadora es una consecuencia de las importantes funciones que desempeña la marca.

En efecto, como ha destacado el profesor Fernández Novoa al indicar la procedencia empresarial de la marca opera como un mecanismo de identificación del correspondiente producto o servicio y esta identificación es la que hace posible al proceso de diferenciación de los productos o servicios en el mercado en atención a su origen empresarial (Profesor José Manuel Otero Lastres Concepto y Tipos de Marca en la Decisión 344, Seminario Internacional Quito y Trujillo, julio de 1996)”.

IV CONFUNDIBILIDAD DE LA MARCA La aptitud diferenciadora se vería anulada completamente si llegara a producirse la confundibilidad entre los signos marcarios, sea directa o indirectamente, y de allí que la norma comunitaria haya establecido la debida protección contra el riesgo de confusión, llegando a prohibir la inscripción de signos que en relación con derechos de terceros, entre otros motivos, sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error a una marca anteriormente registrada o solicitada para registro por un tercero para los mismos productos o servicios o para productos o servicios de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

“En el proceso interno, materia de esta interpretación, están involucrados dos aspectos relacionados con las causales de irregistrabilidad de las marcas. De un lado la confundibilidad con otras marcas ya registradas a que se refería el articulo 58 literal f) de la Decisión 85, y por otro la inminencia de que una marca pueda inducir al público a error, como lo señalan los artículo 73 literal a) de la Decisión 313 y 83 literal a) de la Decisión 344.

Ambas figuras de irregistrabilidad están estrechamente interrelacionadas, porque tanto la confusión como el error implícito en ella, son elementos que vician el consentimiento de los consumidores en la selección de sus productos y perjudican a los productores en la cabal identificación de los mismos. En cuanto a la confundibilidad el Tribunal ha señalado que la confusión o acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta distintos grados que van desde la similitud o semejanza entre dos mar- GACETA OFICIAL cas hasta la identidad de las mismas.

De esta manera se ha sostenido que la que se proyecta registrar, no puede confundirse con la marca debidamente inscrita beneficiaria de la protección legal que le confiere el registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva y a oponerse a las solicitudes de registro que lo perjudiquen”. (Proceso 21-IP-96, G.O. 318 de 26 de enero de 1998) Sostiene la actora que el inciso a) del artículo 83 que prescribe la irregistrabilidad por similitud de signos fue violado por la Superintendencia de Industria y Comercio, puesto que esta entidad administrativa no tuvo en cuenta que dicha norma constituye una excepción a la regla general de registrabilidad y que por lo tanto debe ser aplicada en forma restrictiva “sólo en los casos en que la similitud lleva a la confundibilidad de una manera indefectible” y que tratándose de productos que van dirigidos a un sector calificado de la población es normal que las marcas compartan ciertos radicales como en el caso el radical “derma” sin que por ello sean susceptibles de confundibilidad ya que la calificación tanto de los distribuidores como de los potenciales compradores, así como la especificidad del producto hacen que éste no sea confundible.

Las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 son verdaderas prohibiciones de registrar por causales señaladas en la Ley Comunitaria cuya aplicación e interpretación debe estar ajustada a la regla de derecho que claramente las tipifica por concurrencia de determinadas circunstancias concretamente verificables por la Oficina Nacional Competente como es la similitud que amenaza con inducir a error o a confusión y revisable en la vía judicial.

En el presente caso y con relación a los signos DERMALEX y DERMADEX será necesario establecer si se puede generar en el público consumidor una confusión o error respecto de los productos o servicios para los cuales se pretende el registro. Sobre la confundibilidad el Tribunal en proceso similar ha expresado lo siguiente: “Para dilucidar si entre una marca y otra hay similitud, se han creado en la doctrina y la 13/09/99 22.36 jurisprudencia tres criterios, que a continuación se exponen: El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica.

“Pero la confundibilidad, como ha expresado este Tribunal, para que se constituya en impedimento o en barrera para el registro marcario, basta y es suficiente que lo sea dentro de uno de los parámetros ya enunciados. Aparte, además, que la sola posibilidad de confusión es factor que inclina al juzgador a catalogar a un signo como irregistrable”.

(Proceso 13-IP-97, G.O. Nº 329 de 9 de marzo de 1998) Según la actora “el prefijo DERMA, que proviene del Griego derma, significa piel y es usado con tal connotación por químicos, farmacéutas, médicos y cosmetólogos, para quienes éste es un prefijo de uso común, y no puede ser por tanto, objeto de apropiación exclusiva y excluyente por parte de un productor o comercializador.

Por ello su uso, como parte integrante de un signo, por diferentes solicitudes no da lugar a la irregistrabilidad. Si bien el prefijo DERMA es de uso común o genérico y no puede por tanto ser apropiado por persona alguna con el carácter de exclusivo lo que no impide que con esa clase de vocablos se formen otras denominaciones o conjuntos marcarios que posean distintividad y no sean confundibles con otros previamente inscritos o solicitados.

Como se ha señalado en el Proceso 13-IP-97, G.O. Nº 329 de 9 de marzo de 1998: “Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuan- GACETA OFICIAL 13/09/99 23.36 to a marca farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha confusión, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expedidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.

“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. El Tribunal comunitario se ha referido jurisprudencialmente a las reglas para practicar el examen de fondo porque pueden ser orientadoras para las autoridades locales.

“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En el proceso 9-IP-94 (Gaceta Oficial Nº 180 de 10 de mayo de 1994), se han señalado las reglas que deberán tomarse en consideración para confrontar dos signos marcarios a fin de determinar si entre ellos se produce una similitud tal que pueda enfrentar al consumidor con el riesgo de confusión. Ha dicho el Tribunal en aquella oportunidad y lo reitera ahora que: ‘ Por la importancia que reviste en el Derecho Marcario la comprobación de la existencia o no del riesgo de confusión entre dos marcas, se toma en cuenta las reglas que sobre el tema reconoce la doctrina y la jurisprudencia: ‘Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. ‘Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” (Pedro C. Breuer Moreno, ‘Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss). ‘La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

“En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. ‘En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de “disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. ‘Para analizar la existencia o no del riesgo de confusión se examinará los varios criterios que la doctrina y la jurisprudencia han establecido para ese fin, sin que sea un único punto de vista el concluyente que conduzca a establecer la confusión entre dos marcas cuyos signos se asemejan.

No se han GACETA OFICIAL establecido ni se han dado reglas absolutas en esta materia por lo que el criterio de quien califique, aceptando o no la semejanza entre las marcas a compararse, debe fundamentarse en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que pueden servirle de base para formular su resolución o decisión. La subjetividad en la apreciación, no puede llevar tampoco al juzgador o funcionario a una liberalidad en su criterio sino que en todo caso, debe adoptar las reglas que la doctrina y jurisprudencia han establecido.

La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá en cada caso de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto ”. De no existir entre los signos diferencias notorias o palpables que impidan la confundibilidad, y si las semejanzas entre ellos son más cercanas que las disimilitudes el signo por su confundibilidad con otro ya registrado o por registrarse podría ser irregistrable.

El examen comparativo no se ha de realizar únicamente entre los signos sino entre éstos y los productos o servicios a protegerse, toda vez que una marca ampara o protege no al universo de productos sino a aquellos a los cuales se ha concretado la solicitud respectiva. Según el artículo 83 literal a) el titular de una marca podrá hacer valer sus derechos cuando un tercero pretenda registrar otro signo similar o semejante para los mismos productos de una misma clase o para “productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”, caso en el cual la protección se concede independientemente de la clase de que se trate, pero siempre que guarden similitud por su finalidad, carácter substituible, etc.

En el caso subjudice entre las dos solicitudes, los productos que cada una aspira a proteger se encuentran clasificadas en las clases tercera y quinta, debiendo el juzgador determinar si entre dichos signos no existe alguna similitud o conexión competitiva que pueda dar origen a la confusión y en consecuencia a su irregistrabilidad. El Tribunal dentro del Proceso 8-IP-95 (G.O. Nº 231 de 17 de octubre de 1996) se refirió a los criterios para determinar si entre los sig- 13/09/99 24.36 nos se dan ciertas relaciones o cincunstancias que lleven a determinar su confundibilidad o la conexión competitiva, como: la inclusión de los productos en la misma clase del nomenclator, los canales de comercialización, los mismos medios de publicidad, la relación o vinculación entre los productos, el uso conjunto o complementario de productos, el mismo género o la misma finalidad o intercambiabilidad.

La relación o vinculación entre los productos, se dijo en esa ocasión “puede crear una conexión competitiva. No es lo mismo vender en un lugar helados y muebles, que vender al mismo tiempo cocinas y refrigeradoras, entre las cuales existe una vinculación”. Con respecto al mismo género de productos el fallo de este Tribunal, expresó: “Pese a que los productos pueden estar en diferentes clases y cumplir diferentes funciones o finalidades, si tienen características generales, existe la posibilidad de la similitud (medias de deporte y medias de vestir)”, en tanto que “productos pertenecientes a diferentes clases pero que tienen similar naturaleza, uso o idénticas finalidades, pueden inducir a error o confusión” por la misma finalidad de los productos.

Según la Superintendencia de Industria y Comercio al resolver el recurso de apelación consideró que en aplicación de los criterios que deben ser tenidos en cuenta en el análisis de confundibilidad “se encuentra que la impresión en conjunto despertada por las marcas en confrontación, DERMALEX y DERMADEX, examinadas de manera sucesiva y teniendo en cuenta más que las diferencias las semejanzas de los signos, arroja confusión, pues si bien es cierto los signos confrontados no son idénticos también lo es que se encuentra entre ellos una evidente similitud susceptible de inducir a error al público consumidor si coexistieran en el mercado”.

El Tribunal ha señalado en el Proceso 09-IP94, de 24 de marzo de 1995 que: “Deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la fonética.

Debe evitarse, entonces, la disec- GACETA OFICIAL ción o fraccionamiento de los nombres que se comparan, o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma. Por lo mismo, deberá ponerse atención preferente a los elementos caracterizantes de cada denominación, de los cuales suele depender en la práctica la primera impresión o impacto que recibe ese consumidor medio ante el nombre que sirve de marca”.

V. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 102 El artículo 102 de la Decisión 344 encabeza la Sección III que trata “DE LOS DERECHOS CONFERIDOS POR LA MARCA” y expresa en forma categórica que el registro de la marca confiere a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma. De ese derecho exclusivo se deriva el ius prohibendi que faculta al titular a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento use la marca, comercie con ella, importe o exporte productos utilizándola o la use en otros productos pudiendo inducir al público a error o confusión. Asimismo, el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás países miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo.

La parte actora alega que ese derecho al uso exclusivo de una marca, se adquiere por el registro, y no antes y por ello la Superintendencia de Industria y Comercio violó esta norma al impedir al solicitante el acceder a un derecho por salvaguardar un derecho de exclusividad que todavía no existía. A este respecto sostiene que: “la entidad defendiendo un derecho que no existía -el derecho a la exclusividad sobre el signo DERMADEX-, violó el derecho que tenía mi representado a acceder a la titularidad de otro derecho de exclusividad (sobre el signo DERMALEX), sin tomar en consideración que la mera expectativa de GRUFARMA LTDA. sobre el posible registro de DERMADEX, es posible que nunca devenga registro, es decir que nunca se constituya en derecho de exclusividad, como de hecho, no lo ha constituido hasta hoy”.

En el caso sub judice la Oficina Nacional competente resolvió el conflicto entre una marca solicitada y otra previamente solicitada, encontrando que entre ambas existían similitudes que inducirían al consumidor a error y por consi- 13/09/99 25.36 guiente negó el registro de la marca DERMALEX. En consecuencia, en este caso no era de aplicación el artículo 102, pues no existía ningún registro.

Si del examen de registrabilidad de dos marcas solicitadas en registro, resultare identidad o similitud entre ellas, para productos iguales o similares y una de ellas hubiere sido solicitada para registro con fecha anterior, la causal de irregistrabilidad impedirá el registro de la solicitud últimamente presentada. Esta declaración puede resultar como consecuencia de las observaciones u oposiciones que haga la persona que presentó el registro por primera vez, puesto que él tiene la facultad y legitimidad necesarias para oponerse.

Pero de todas maneras la Oficina Nacional Competente tiene no solamente la obligación de negar el registro marcario cuando del examen de comparabilidad de marcas -resulte el riesgo de confusión por similitud entre ellas. VI. CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 147 El artículo 147 así como el 146 de la Decisión 344 constituyen compromisos que los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena adquirieron desde la entrada en vigencia de la Decisión 311.

Tales compromisos son de carácter internacional y no pueden ser invocados ni aplicados a los casos en que los particulares participan con intereses individuales. El compromiso a que se refiere el artículo 147 de revisar los procedimientos administrativos, “a fin de salvaguardar los derechos y obligaciones que correspondan a los particulares” deberá concretarse en el fortalecimiento institucional de los órganos de protección de la Propiedad Industrial en la subregión, pero esto no significa que la negativa de la Oficina Nacional competente en el ejercicio de su competencia normal importe una contravención del referido artículo 102, cuya concordancia en el presente caso ha sido invocada.

A este propósito cabe recordar que en el Proceso 27-IP-95 al interpretar el alcance del artículo 147 el Tribunal dijo: ”El espíritu de la disposición concerniente al artículo 147 no puede interpretarse en el GACETA OFICIAL sentido de que si la autoridad administrativa o la oficina nacional competente deniega una solicitud de registro de una marca, ese acto “per se”, implicaría un incumplimiento del Ordenamiento Jurídico Andino, ya que una decisión o resolución administrativa emitida con un criterio técnico por parte del administrador y que aparentemente no está de acuerdo con la solicitud del administrado, no significa que viole la disposición comunitaria si se trata de proteger a los administrados de esos riesgos; para eso existen las instancias superiores y los recursos procesales que permitan revisar las resoluciones y reparar los errores u omisiones producidos en la etapa administrativa inferior.

Suponer que la norma del citado artículo 147 consagra el principio de la infalibilidad del administrador no responde ni a la realidad ni a la lógica jurídica, ni a los principios de discrecionalidad y discernimiento de que dispone el administrador”. Por las anteriores consideraciones, El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1.

Un signo para que pueda registrarse como marca, debe reunir no sólo los requisitos esenciales de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, sino que además no debe hallarse comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 2. Las causales de irregistrabilidad de una marca contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 no son normas de excepción sino verdaderas prohibiciones de registro y su aplicación e interpretación debe estar ajustada a la regla de derecho que las tipifica. 3.

El riesgo de confusión por similitudes que inducirían al consumidor a error, es motivo de irregistrabilidad de un signo. 4. Si la parte interesada considera que la administración ha realizado una aplicación indebida de las normas comunitarias sustantivas o procedimentales, podrá recurrir a la 13/09/99 26.36 justicia para solicitar el reparo del pretendido error, planteando las acciones pertinentes.

Sin embargo no puede presumirse que toda negativa a registro de una marca constituya indebida aplicación de las disposiciones comunitarias correspondientes. 5. Cuando se pretenda registrar un signo que sea confundible con otro ya registrado o solicitado para registro por un tercero para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, debe ser rechazado el registro en los términos del literal a) del art. 83 de la Decisión 344.

La autoridad nacional competente habrá de determinar al efecto si existe o no el riesgo de confusión. 6. Para declarar la irregistrabilidad de un signo solicitado como marca, se analizará la confundibilidad en el campo visual, auditivo e ideológico, comparando siempre el signo con los productos o servicios que las dos marcas van a proteger, siendo irregistrable aquel si los productos son iguales o semejantes o tienen entre sí alguna conexión competitiva que pueda conducir al público a error, sin consideración a la clase del nomenclator a que pertenezcan.

El análisis comparativo será mas exigente cuando la naturaleza de los productos frente al público al que que van destinados puedan ocasionar daños a la salud humana por efectos de la confusión. De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia dentro del Proceso Interno Nº 4126.

Notifíquese al nombrado Consejo de Estado de la República de Colombia mediante copia sellada y certificada, y remítase igualmente copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial. Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO GACETA OFICIAL 13/09/99 Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO 27.36 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. PROCESO 28-IP-99 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 102, 104, 107, 108, 143 y 144 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Proceso Interno No. 4360. Actor: Doctor LUIS CARLOS SACHICA APONTE. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito a los veinte días del mes de Agosto de mil novecientos noventa y nueve, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Magistrado Manuel S. Urueta Ayola, en oficio No. 827 de 17 de junio de 1999. la República de Colombia, “Por el cual se reglamenta el artículo 107 de la Decisión 344 de 1993 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena” V I S T O S: 1.2.

Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal, con indicación del nombre del órgano judicial que formula la solicitud; la relación de las normas del ordenamiento comunitario cuya interpretación se requiere, contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; el lugar y dirección en donde el Juez solicitante recibirá la notificación correspondiente; la identificación de la causa que ha originado la solicitud y el informe sucinto de los hechos que la autoridad consultante estima relevantes para la interpretación y teniendo en cuenta los siguientes: Tanto de la solicitud formulada por el Consejo de Estado como de las piezas procesales remitidas se deducen como hechos relevantes los siguientes: 1.

ANTECEDENTES: Alega el demandante que el acto acusado fue expedido por el gobierno con extralimitación de sus facultades legales y constitucionales, “por cuanto siendo un decreto reglamentario está regulando el ejercicio y establecimiento de derechos en materia de propiedad industrial, especialmente los contemplados en el inciso 3º 1.1.

El acto administrativo demandado. La acción de nulidad intentada se dirige contra el Decreto Reglamentario Nº 698 de 14 de marzo 1997, proferido por el Gobierno Nacional de Se adjuntó como anexo a la demanda copia competente del acto cuya nulidad se pide, publicado en el Diario Oficial Nº 43.006 del 19 de marzo de 1997. Los hechos considerados relevantes: 1.2.1.

Demanda En la documentación remitida aparece copia de la demanda y sus anexos, así como del auto admisorio de la misma. Por medio de ella se instaura la acción pública de nulidad contra el Decreto Reglamentario citado anteriormente, por parte del ciudadano y abogado Luis Carlos Sáchica Aponte. GACETA OFICIAL del artículo 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

De otra parte, considera que de ser menester la aludida reglamentación, ello no sería de la competencia del Ejecutivo, sino del Congreso, mediante la expedición de una ley. Estima, que “el decreto cuya suspensión estoy solicitando viola ostensiblemente el numeral 24 del artículo 150 de la Constitución Política, y los artículos 143 y 144 de la Decisión 344 por carecer el Gobierno de competencia para llenar un presunto vacío del derecho andino que de existir, no puede ser llenado sino por el mismo Congreso, mediante ley”, todo lo cual le sirve de sustento a su pretensión de anulación de la norma en cuestión. Advierte que aunque es cierto que los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena pueden legislar sobre aspectos no regulados, con las limitantes establecidas por la propia normatividad andina, no lo es, en cambio, que se puede legislar para desarrollar o complementar los aspectos que no hayan sido regulados exhaustivamente.

Expresa que lo que ha dicho el Tribunal Comunitario es todo lo contrario, esto es que “el legislador nacional se ve desplazado de su competencia legislativa cuando el legislador comunitario ocupa efectivamente ese terreno con normas obligatorias para la subregión”. El actor señala como normas violadas, junto con otras que son de derecho interno colombiano, los artículos 81, 102, 104, 107, 108, 143, y 144 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normas de derecho andino que son las mismas cuya interpretación prejudicial se pide.

La controversia judicial se plantea en la supuesta violación por parte del Decreto demandado, de las normas comunitarias anteriormente citadas, en la medida en que ellas regulan de manera precisa y clara el tema concerniente a la propiedad industrial y sólo dejan en cabeza de las regulaciones del derecho interno la facultad de legislar en aquellos campos que no hayan sido objeto de tratamiento en el derecho comunitario y ello, solamente, con el objeto de llenar los vacíos o de fortalecer el régimen común establecido hoy en la Decisión 344, mientras que el Decreto acusado legisla sin competencia para ello en materia que ha sido regulada por el ordenamiento andino. 13/09/99 28.36 1.2.2.

Contestación de la demanda La demanda aparece contestada tanto por el Ministerio de Desarrollo Económico como por el Ministerio de Comercio Exterior, organismos que en sendos memoriales proclaman y defienden, con argumentos de distinta naturaleza, la legalidad del acto acusado, particularmente y apoyándose en jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia, al sostener que el Presidente de la República sí tiene capacidad jurídica para expedir Decretos Reglamentarios en relación con las Decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, mucho más en el caso concreto en que el decreto acusado sólo tiene por finalidad la de ejecutar cumplidamente las disposiciones comunitarias.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL: De acuerdo con la competencia asignada a este Tribunal por el Tratado de su Creación, le corresponde interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 28 del mismo Tratado.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: De conformidad con la solicitud de interpretación prejudicial elevada por el Consejo de Estado, las normas a interpretarse son las de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que allí se mencionan, esto es, los artículos 81, 102, 104, 107, 108, 143 y 144, que a continuación se transcriben: 3.1.

Artículo 81. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

GACETA OFICIAL 3.2. Artículo 102. “El derecho al uso exclusivo de la marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. 3.3. Artículo 104. “El registro de una marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes: “a) Usar o aplicar la marca o un signo que se le asemeje, de forma que pueda inducir al público a error u originar situaciones que puedan ocasionar un perjuicio al titular de la marca;

“b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios en la misma; “c) Importar o exportar productos con la marca; “d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca; o, “e) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a los literales indicados en el presente artículo. 3.4.

Artículo 107. “Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohibe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que 13/09/99 29.36 los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. “En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación de origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor.

Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. “En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 110, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas”. 3.5.

Artículo 108. “La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

“Se entenderán como medios de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes: “1. Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. GACETA OFICIAL “2. Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca.

“3. Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación. “La prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. “El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca.

“Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro”. 13/09/99 30.36 tencia de registros marcarios y las condiciones y requisitos para que ello se dé; y la facultad residual legislativa de los países en materia de propiedad industrial. 4.1.

Los requisitos para el registro de marca. El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, transcrito en esta sentencia, se refiere a las tres características básicas que deberá reunir un signo para ser registrado como marca, a saber: la distintividad, la perceptibilidad y la posibilidad de representación gráfica.

No basta con que la marca sea perceptible y susceptible de representación gráfica, sino que unido a ello deberá distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de aquellos idénticos o similares de otra. El principio general de protección jurídica de la marca basado en su distintividad es consagrado por el artículo 81 que se interpreta, y desarrollado a continuación por los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 en todos y cada uno de sus literales relativos a las causales de irregistrabilidad de las marcas, unas veces por su carácter usual, su generalidad, su amenaza de engaño o de error, su descriptividad, etc.1 3.6.

Artículo 143. “Los Países Miembros, mediante sus legislaciones nacionales o acuerdos internacionales, podrán fortalecer los derechos de Propiedad Industrial conferidos en la presente Decisión. En estos casos, los Países Miembros se comprometen a informar a la Comisión acerca de estas medidas”. 3.7. Artículo 144. “Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros ”. 4.

CONSIDERACIONES: Procede El Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, abordando el análisis de los aspectos referentes a los requisitos para el registro de las marcas; la territorialidad de los registros marcarios; la posibilidad de coexis- El segundo inciso del artículo 81 de la Decisión 344 al definir el concepto de marca hace énfasis en el aspecto de la distintividad cuando señala que marca es “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

La definición mencionada deja ver que la marca se caracteriza por ser un bien inmaterial, 1 Véanse sobre el mismo tema: La Sentencia de 17-IV98. Proceso Nº 1-IP-98. Caso: EXPOSISTEMAS (MIXTA)”. En G.O.A.C. Nº 354 de 13-VII-98. Además, y específicamente sobre el requisito de la distintividad, este Tribunal ha sentado jurisprudencia uniforme, entre muchos, en los siguientes casos: 12-IP-95, 27-IPP5, 31-IP-95 y 33-IP-95; 12-IP-96, 15-IP-96, 18-IP-96, 20-IP-96, 22-IP-96, 25-IP-96, 26-IP-96, 27-IP-96, 28IP-96 y 32-IP-96; 3-IP-97, 5-IP-97, 10-IP-97 y 15-IP97.

Publicados en G.O.A.C. Nos. 199 de 26-I-96, 257 de 14-IV-97, 291 de 3-IX-97, 265 de 16-V-97, 311 de 10-XII-97, 318 de 26-I-98, 308 de 28-XI-97, 314 de 18XII-97), respectivamente. GACETA OFICIAL destinado a distinguir un producto o un servicio de otros, representada por un signo, que por ser intangible requiere de medios sensibles para que el consumidor pueda aprehenderlo esto es, apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

Reiteradamente el Tribunal de la Comunidad Andina al interpretar el artículo 81 de la Decisión 344 ha enfatizado en cuanto a la importancia del cumplimiento de los tres requisitos anteriormente mencionados, como paso previo a la registrabilidad de una marca.2 En consecuencia de lo anterior, un signo es registrable como marca cuando cumple a cabalidad con los requisitos enunciados en el artículo 81 interpretado y, además, no está incurso en alguna de las precisas causales de irregistrabilidad que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 4.2.

Forma de adquirir el derecho al uso exclusivo de la marca Ha dicho El Tribunal que la única forma de adquirir el derecho exclusivo y preferente sobre una marca es mediante el registro, acto que, según el sistema comunitario andino, es constitutivo y no declarativo de tal derecho. Una vez registrada la marca, su titular adquiere el derecho al uso exclusivo, el cual comporta la posibilidad de ejercerlo en forma positiva y la facultad de prohibir que otros lo utilicen sin su consentimiento o autorización (ius prohibendi).

El artículo 104 de la Decisión 344 dispone que: “el registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca”, alguno de los actos que se enlistan en dicha disposición. Tres facultades específicas en cabeza del titular de una marca, se han identificado por la jurisprudencia y la doctrina como derivadas del derecho exclusivo conferido por el registro de la misma; ellas son: 2 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 3-V-1998. Proceso 11-IP-98. Caso “PAVCO”. G.O.A.C. Nº 359 del 4-VIII-98. 13/09/99 31.36 • La de usarla en el producto o servicio para la que fue concedida, o sobre su envase o envoltorio; y además, la de interponer acciones a fin de impedir que esas mismas acciones o hechos puedan realizarse o ejecutarse por terceros sobre productos similares que ostentan signos iguales o semejantes a los suyos. • La capacidad de comerciar los productos o servicios con identificación de su marca, que se complementa con la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar. • La posibilidad de que el titular utilice la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros hagan lo propio con esa misma marca.3 En resumen, conforme al sistema andino, la única forma de adquirir el derecho al uso exclusivo de la marca es por medio del registro, el cual le permite a su titular ejercer el ius prohibendi para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda causar confusión al consumidor que es a quien protege, en esencia, el derecho marcario.

El registro marcario confiere al titular de la marca, en el país de inscripción, el derecho al uso exclusivo de la misma y el ejercicio del ius prohibendi con las limitaciones y excepciones establecidas por la ley comunitaria. 4.3. Coexistencia de registros marcarios. La regla general que impera en el derecho marcario es la de la titularidad exclusiva de las marcas, por una parte, y la de la no coexistencia en un mismo territorio, de registros marcarios idénticos o similares que identifiquen productos iguales o semejantes, por la otra.

No obs- 3 En abundamiento de los anteriores conceptos se citan a continuación algunas de las sentencias que forman parte de la reiterada jurisprudencia del Tribunal comunitario en las que se interpretaron las normas que ahora se examinan: Proceso 12-IP-95, G.O.A.C., No. 199 del 26-I-96. Proceso 2-IP-95 (G.O.A.C. 199, del 26-I-96. Proceso 07-IP-95, G.O.A.C. 189, del 15-IX95).

Proceso 4-IP-94 (G.O.A.C. No. 189 de 15-IX-95). Proceso 8-IP-95 (G.O.A.C. No. 231 de 17-XII-96), entre otras. GACETA OFICIAL tante, estas reglas tienen excepciones que se justifican en razones de hecho que al ser tomadas en consideración por el legislador andino se han plasmado en normas jurídicas comunitarias que, como la 107 de la Decisión 344, regula tales situaciones excepcionales.

En efecto, en la norma citada el supuesto de hecho de que se parte es el del reconocimiento de la existencia, en la subregión, de pluralidad de registros nacionales que versan sobre idéntica o similar marca destinada a amparar los mismos productos o servicios, de los que son propietarios titulares diferentes. Supuesto ante el cual, al hacerse efectivo el principio esencial de la libertad de comercialización (libre circulación de productos y de servicios), surgiría necesariamente el riesgo de confusión.4 Ante la contradicción que se presenta entre el principio del derecho marcario que determina la exclusividad sobre la marca registrada y la posibilidad de impedir por el titular que otros la utilicen y el principio del derecho de la integración de la libre circulación de bienes y servicios, el artículo que se interpreta impone, con el fin de compatibilizarlos una excepción a la regla general mencionada en primer lugar, permitiendo su comercialización (coexistencia de registros marcarios) por parte de quienes igualmente tienen registrada la misma marca, pero a condición de que se cumplan ciertos requisitos que la norma establece. 13/09/99 Empero, como de lo que se trata es de que ambos principios puedan tener expresión y desarrollo en el ámbito comunitario, la primera solución que ofrece el legislador comunitario para que la prohibición deje de tener vigencia y se restablezca la regla general de la libre circulación de mercancías y servicios sin caer en confusión de marcas, es la de que los titulares celebren acuerdos de comercialización. Por ello, el segundo inciso del artículo 107, objeto de la interpretación, regula la forma y contenido general de esos acuerdos de comercialización, con miras a evitar la confusión y a garantizar la transparencia del mercado en un régimen de libre competencia, imponiendo condiciones para la celebración de los convenios, entre las que se destacan, la obligatoriedad de su registro ante la Oficina Nacional Competente respectiva, la necesidad de adecuada identificación del lugar de origen de los productos o servicios, y las características físicas de la apariencia que hagan posible una plena identificación. Con relación a los acuerdos de comercialización ha dicho El Tribunal: “Es esa, en suma, la solución que encontró el legislador andino para conciliar el interés nacional con el comunitario ante el hecho cumplido del supuesto contemplado en el primer párrafo del artículo en análisis; supuesto al cual atribuye una consecuencia jurídica en forma de prohibición, que implica una excepción al inicialmente principio comunitario básico de la libre circulación de mercancías.

Esto también explica, no sólo la precaución adicional de que esos “acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes”, como la admonición final de que “deberán”, así mismo, “respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia”, con lo cual el legislador comunitario reasume su propósito fundamental de velar por el interés común al tratar de conservar la transparencia del mercado”.5 De inicio, en el primer inciso de la norma interpretada, se puede observar que el ámbito de aplicación de la regla general constituida por la libre circulación de productos y servicios, finalidad que, ya se dijo, es esencial en la normativa comunitaria, se extiende a toda la subregión; al paso que la prohibición de comercializar, se limita al ámbito territorial del respectivo país en el que se haya otorgado registro a la misma marca con diferentes titulares en la subregión. 4 “Es de observar desde ahora -ha dicho El Tribunalque ese supuesto de hecho lo introduce el legislador comunitario con la expresión “cuando”, en su natural sentido de: “sí” o en “caso de que “ o “en el tiempo, en el punto, en la ocasión en que”.

Es decir: si, o en caso de que, o en el tiempo, en el punto, en la ocasión en que exista diversidad de registros a nombre de titulares diferentes, sobre una marca idéntica o similar para distinguir los mismos productos, es el supuesto de hecho”. (Sentencia de 29-VIII-97. Proceso 11-IP-96. Marca BELMONT. En G.O.A.C. No. 299 del 17-IX-97) 32.36 Una segunda solución es la que se contempla en el tercer inciso del artículo 107, con la finalidad de hacer que la prohibición de comer- 5 Ibídem GACETA OFICIAL cialización (importación) cese y se restablezca el imperio de la regla general de la libre circulación de mercancías.

El ámbito de aplicación de esta norma es el territorio de un País Miembro en el que se haya otorgado protección a los mismos productos o servicios también amparados por marca idéntica o similar en otro u otros países de la subregión, otorgada a nombre de titular distinto. Pero el supuesto de hecho para que se permita la libertad de comercialización está constituido por la no utilización de la marca correspondiente en el respectivo ámbito territorial por parte de quien es su titular en él. Corolario de lo anterior es que al titular del registro de una marca le corresponde la obligación de uso de la misma en los términos señalados por los artículos 107, 108 y 110 de la Decisión 344.

En el primero de ellos, precisamente, como requisito indispensable para poder ejercer la oposición a importaciones de los mismos productos con marcas idénticas o similares; siendo de destacar que la prueba de uso de la marca deberá acreditarse por el titular local del registro, en cada caso, como requisito previo para la validez de las actuaciones administrativas relacionadas con la prohibición de importaciones de marcas idénticas o similares. 4.4.

La Norma Comunitaria y el Derecho Interno. Aplicación Directa y Preferente. En el Grupo Andino el principio de aplicación directa y preferente del derecho comunitario deriva tanto del derecho positivo como de la creación Jurisprudencial que ha venido realizando este Tribunal desde veinte años atrás. Tales elementos, la ley y la jurisprudencia, son a su vez, base fundamental para entender el principio de preeminencia de la ley comunitaria sobre la nacional.

En efecto, determina el artículo 3o. del Tratado de Creación del Tribunal que “Las Decisiones de la Comisión serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior”. 13/09/99 Cartagena es imperativo, de aplicación obligatoria en todos los Países Miembros y que debe ser respetado y cumplido por todos ellos y por supuesto por los Organos del Acuerdo, lo mismo que por todos los Organismos y funcionarios que ejercen atribuciones conforme a dicho Ordenamiento, el cual regula el proceso de la integración que se cumple en una comunidad de Derecho, cual es la constituida en el Pacto Andino”.6 Con base en los principios de aplicación directa y preferente El Tribunal ha prevenido sobre la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria.

De esta manera, la norma de derecho interno que sea contraria a la ley comunitaria, o que de algún modo resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente cuando sea anterior a la norma integracionista y no podrá expedirse y si se expidiere no podrá entrar a regir, cuando sea posterior a aquélla.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al interpretar el artículo 84 de la Decisión 85 de la Cominsión del Acuerdo de Cartagena y todos los que lo han subrogado en las decisiones 311, 313 y 344, que tienen textos muy similares, casí idénticos, ha expresado el siguiente criterio que es completamente válido en relación con el artículo 144 de la Decisión 344, que hoy rige la materia concerniente al alcance de la capacidad residual legislativa de los Países Miembros en materia de propiedad industrial: “ El desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por tanto a él le son aplicables principios tales como el del ‘complemento indispensable’, según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquellas.

Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas elementales de her- A su turno, la jurisprudencia ha desarrollado el principio de la aplicación directa al expresar que: “Ha de tenerse en cuenta además, que el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de 33.36 6 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia del 10-VI-87. Proceso 1-N-86. En G.O.A.C. No. 21, del 15-VII-87. GACETA OFICIAL 13/09/99 34.36 menéutica jurídica. Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad, lo cual resulta obvio dentro del espíritu y el sentido natural y lógico de la expresión ‘régimen común sobre tratamiento’ que utiliza el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena.

Como lo ha dicho el Tribunal en la interpretación del artículo 84 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (caso 2-IP-88), “No se puede admitir en consecuencia que la legislación Nacional modifique, agregue o suprima normas sobre tales aspectos ” regulados por la legislación comunitaria “o que se insista en mantener la vigencia de leyes nacionales anteriores a la norma comunitaria incompatibles con ella ”, debiendo únicamente legislar sobre lo no comprendido en la Decisión supranacional”.7 (subraya El Tribunal). noción fluye en forma natural y obvia la interpretación literal de que el régimen común de propiedad industrial puede ser complementado por las leyes internas para fortalecerlo siempre que con ello no se restrinja el sistema del régimen común en sus propósitos ni se recorte en su finalidad de protección de los derechos que consagra.

Otra posibilidad, también residual y derivada de la normatividad comunitaria que tienen los Países Miembros de legislar en asuntos de propiedad industrial la constituye el desarrollo de la facultad que le atribuye el artículo 143 de la Decisión 344, para que puedan fortalecer el régimen de Propiedad Industrial mediante normas legales internas, con la sola obligación de informar a la Comisión acerca de estas medidas y además, como es obvio, según se desprende de lo dicho anteriormente, sin que esa legislación pueda modificar o alterar lo que ya está comprendido en la norma comunitaria.

“Este Tribunal debe advertir que otra interpretación de las normas consagradas en el artículo 143 de la Decisión 344 entrañaría el peligro de que como resultado de su aplicación se violara el texto literal y el espíritu del acuerdo subregional andino, en perjuicio del propósito fundamental de lograr regímenes uniformes en áreas comunes de interés subregional ”.8 Al respecto tiene definidos El Tribunal los siguientes criterios jurisprudenciales: “En concepto de este Tribunal debe interpretarse lo que se entiende por ‘fortalecer los derechos de propiedad industrial’ a que se refiere el artículo 143 de la Decisión 344 para justificar la adopción de medidas de derecho interno por las legislaciones nacionales de los países miembros.

“Desde el punto de vista teleológico cobra también validez la interpretación literal de la expresión anotada, como quiera que los propósitos que persigue el sistema de integración adoptado por el Acuerdo Subregional Andino se fundan -como lo establece su preámbulo- en el fortalecimiento de la unión de sus pueblos, en la formación de una comunidad subregional, en la cooperación para el desarrollo, en la armonización de sus políticas económicas y en la unificación de la legislación de interés comunitario.

Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: Primero: “Desde el punto de vista etimológico, según el Diccionario de la Real Academia española, el verbo fortalecer se refiere a la acción de ‘hacer más fuerte o vigoroso’. De esta 7 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia del 17-III-95. Proceso 10-IP-94. En G.O.A.C. No. 177 del 20-IV-95. 8 Un signo que carezca de las condiciones intrínsecas de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, no puede considerarse como apto para el registro marcario. Empero, aún reuniendo los requisitos anteriormente señalados, para poder tener acceso al registro, no deberá estar incurso en ninguna de las prohibiciones o impedimentos previstos en En los procesos 3-IP-94 (G.O.A.C. Nº 162 de 9-IX-94), 6-IP-94 (G.O.A.C. 170 de 23-I-95) y 10-IP-94 (G.O.A.C. 177 de 20-IV-95).

GACETA OFICIAL 13/09/99 los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Segundo: Conforme al sistema andino, la única forma de adquirir el derecho al uso exclusivo de la marca es por medio del registro que le permite al titular ejercer el ius prohibendi para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda causar confusión al consumidor a quien protege en esencia el derecho marcario.

El registro marcario confiere al titular de la marca, en el país de inscripción, el derecho al uso exclusivo de la misma y el ejercicio del ius prohibendi con las limitaciones y excepciones establecidas por la ley comunitaria. Tercero: El principio de libre circulación de mercancías en la subregión andina sólo puede ser afectado por el ejercicio del derecho exclusivo al uso de la marca, cuando el titular de ésta pruebe su utilización en el País Miembro al cual se pretende realizar la importación. Cuarto: Al titular del registro de una marca le corresponde la obligación de uso de la misma en los términos señalados por los artículos 107, 108 y 110 de la Decisión 344; en el primero de ellos como requisito indispensable para poder ejercer la oposición a importaciones de los mismos productos con marcas idénticas o similares.

La prueba de uso de la marca deberá acreditarse por el titular local del registro, en cada caso, como requisito indispensable previo para la validez de las actuaciones administrativas relacionadas con la prohibición de importaciones de marcas idénticas o similares. Quinto. Las importaciones de productos provenientes de otros Países Miembros de la subregión con marcas idénticas o similares a las de una marca registrada en el País Miem- 35.36 bro al cual se realiza la importación, gozan de legitimidad y no podrán ser restringidas por el país importador, cuando la marca registrada localmente no esté siendo utilizada.

En consecuencia, no podría prohibirse la importación de productos con marcas idénticas o similares cuando el titular de la marca registrada no la esté utilizando en el territorio del país importador. Sexto. El campo de aplicación del artículo 107 de la Decisión 344 es el del territorio de un País Miembro en el que se haya otorgado protección a los mismos productos o servicios también amparados por marcas idénticas o similares, otorgadas en otros países de la subregión a nombre de titulares distintos.

Séptimo. La facultad que permite el fortalecimiento por las legislaciones nacionales de los derechos de propiedad industrial, sólo es posible de ejercerse siempre que con ello no se restrinja el régimen común en sus propósitos, ni se recorte la protección de los derechos, que dicho régimen consagra. Octavo. El artículo 144 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena está inspirado en los principios fundamentales de aplicación directa y preferente de la ley comunitaria, que supone que el ordenamiento comunitario opera sin necesidad de complemento legislativo interno y con preeminencia sobre la ley nacional, siendo inaplicables las disposiciones de derecho interno que contradigan o sean irreconciliables con la norma andina.

Noveno. Las normas contenidas en el ordenamiento jurídico comunitario relativas al régimen de propiedad industrial, establecen claramente los requisitos para el otorgamiento de los registros de marcas y señalan específicamente los procedimientos para su cancelación, anulación o renovación, siendo vedado a los GACETA OFICIAL Países Miembros establecer requisitos adicionales o procedimientos distintos a los contemplados en dicho ordenamiento; mucho menos so pretexto de desarrollar las atribuciones conferidas a ellos en los artículos 143 y 144 de la Decisión 344.

El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno Nº 4360, de conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Notifíquese al nombrado Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia certificada.

Remítase igualmente copia de esta interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. 13/09/99 36.36 Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Rubén Herdoíza Mera TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 221-2222 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú