PROCESO 9-IP-98 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 147 ibídem, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actora: Farmacéutica Colombo Belga Ltda. Proceso Interno Nº 4126, Marca “DERMALEX”.

El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA En Quito a los quince días del mes de mayo de mil novecientos noventa y ocho. VISTOS: La consulta de interpretación prejudicial formulada por el Consejo Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz, dentro del proceso que sigue FARMACÉUTICA COLOMBO BELGA LTDA.-FARCOBEL LTDA., para obtener la nulidad de las Resoluciones 20596 de 17 de noviembre de 1995, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio por la cual decide una observación y niega el registro de una marca; así como la nulidad de la subsecuente Resolución 1609 de 31 de julio de 1996 emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio negando el recurso de apelación interpuesto contra la arriba indicada Resolución 20596.

Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena siempre que la solicitud a tal efecto provenga de un Juez Nacional, conforme lo establecido por los artículos 28 y 29 del Tratado de creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Que la solicitud cumple con los requisitos de adminisibilidad enumerados en el artículo 61 de la Decisión 184 contentiva del Estatuto del Tribunal y en ella se exponen en forma sucinta los hechos que la jurisdicción consultante estima relevantes para la interpretación los cuales a continuación se transcriben: 1.

“La sociedad FARMACÉUTICA COLOMBO BELGA LTDA., solicitó el registro de la marca DERMALEX para distinguir productos comprendidos en la clase 3ª del artículo 2º del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza. 2. “Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 382, la sociedad LABORATORIOS BUSSIE, BUSTILLO & CIA. S.C.A., presentó demanda de observaciones al registro de la marca DERMALEX.

Dicha oposición se fundamentó en el hecho de su titularidad sobre la marca DERMAX, la cual según ellos, era confundible con la marca cuyo registro se solicitaba. 3. “Surtido el trámite de rigor, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 20596 de 17 de noviembre de 1995, por medio de la cual declaró infundada la demanda de observación y negó el registro de la marca solicitada, con fundamento en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 4.

“Contra la Resolución referida la actora interpuso recurso de apelación, siendo confirmada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial mediante la Resolución núm. 1609 de 31 de julio de 1.996. 5. “Para sustentar los cargos de violación de las normas indicadas en la demanda, adujo la sociedad actora lo siguiente: 5.1.

“Se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio ignoró que el signo es perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. 5.2. “El signo DERMALEX se percibe por los sentidos de la audición y la vista.

Es suficientemente distintivo, dado el hecho de que la distintividad está condicionada por la colectividad que va a reconocer la marca en cuestión y siendo éste un producto de consumo colectivo, el grupo humano al que va dirigida la marca está calificado, razón por la cual, el signo en cuestión posee la especificidad requerida para distinguir productos de su clase. 5.3.

“Se violó el artículo 83 ibídem, dado que se aplicó indebidamente, ya que se le dio equivocadamente una interpretación extensiva, desconociendo el hecho de que como norma limitativa del principio general del derecho a registro, debe ser aplicada restrictivamente, es decir, sólo en los casos en que la similitud lleva a la confundibilidad de una manera indefectible. 5.4.

“En tratándose de productos que van dirigidos a un sector calificado de la población, debe tenerse en cuenta que es usual que las marcas compartan ciertos radicales (en este caso el radical “derma”), sin que por ello sean susceptibles de confundibilidad, ya que la mencionada calificación tanto de los distribuidores como de los potenciales compradores, así como la especialidad del producto hacen que éste no sea confundible. 5.5.

“El prefijo DERMA, significa piel y es usado con tal connotación por químicos, farmacéutas, médicos y cosmetólogos, para quienes éste es un prefijo de uso común, y no puede ser por tanto, objeto de apropiación exclusiva y excluyente por parte de un productor o comercializador. Por ello su uso, como parte integrante de un signo, por diferentes solicitantes no da lugar a la irregistrabilidad.

Además dicho prefijo no es novedoso, ni arbitrario, razón por la cual es de dominio público, en especial, en tratándose de productos químicos y farmacéuticos comprendidos en las cinco (5) primeras clases de la Clasificación Internacional de Niza. 5.6. “Se violó el artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 147 ibídem, por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio impidió a un solicitante el acceder a un derecho, por tratar de salvaguardar un derecho de exclusividad que todavía no existía. 5.7.

“Defendió un derecho que no existía -el derecho a la exclusividad sobre el signo DERMADEX-; violó el derecho que tenía la actora de acceder a la titularidad sobre el signo DERMALEX, sin tomar en consideración que GRUFARMA LTDA. tenía sólo una mera expectativa sobre el posible registro de DERMADEX”.

CONSIDERANDO: I. NORMAS A INTERPRETARSE Las normas cuya interpretación se requiere son las siguientes: DECISIÓN 344 “ARTICULO 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“ARTICULO 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

“ARTICULO 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. “ARTICULO 147.- Los Países Miembros se comprometen a revisar sus procedimientos administrativos a fin de salvaguardar los derechos y obligaciones que correspondan a los particulares de conformidad con la presente Decisión”.

II. LAS MARCAS EN CONFLICTO En el presente caso se planteó en la vía administrativa un conflicto entre la marca DERMALEX (nominativa) solicitada para registro en la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza por la empresa FARMACÉUTICA COLOMBO BELGA LTDA. el 27 de enero de 1992; la marca DERMAX de propiedad de Laboratorios BUSSIE BUSTILLO & CIA. S.C.A., la cual presenta el 22 de septiembre de 1993 observación a la marca solicitada; y finalmente la marca DERMADEX solicitada para la clase 5ª el 23 de mayo de 1990 por Laboratorios GRUFARMA LTDA. Para la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio al dictar la Resolución 20596 por la cual decidió declarar infundada la observación de Laboratorios BUSSIE BUSTILLO & CIA. S.C.A. “entre la expresión que se pretende registrar DERMALEX y la marca en que se basa la observación DERMAX no existen semejanzas que induzcan al consumidor a error; pero por el contrario entre aquella y la marca previamente solicitada por un tercero DERMADEX, además de que distinguen productos de clases relacionadas (3ª y 5ª ), existen similitudes que inducirían al consumidor a error y, por consiguiente, ambas marcas no pueden coexistir en el mercado, pues generarían confusión en el público.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el art. 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”. En suma, el conflicto se circunscribe en realidad a la marca DERMALEX presentada a registro en enero de 1992 y a la marca DERMADEX solicitada para registro en mayo de 1990.

III. LA MARCA Y LOS REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN SIGNO El artículo 81 de la Decisión 344, establece en su primer acápite los tres requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca: la perceptibilidad, la suficiente distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. La parte actora alega que se violó dicha norma comunitaria dado que la División de Signos Distintivos ignoró que la marca DERMALEX era un signo perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.

El Tribunal se ha pronunciado sobre la distintividad en el Proceso 27-IP- 95, G.O. Nº 257 de abril 14 de 1997 diciendo: “El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características. Si entre lo distintivo y lo distinguible existe una relación estrecha y directa que conlleve a confundir lo uno de lo otro, el signo pierde esa condición esencial para constituirse en marca.

El carácter distintivo de un signo por lo tanto, será más pronunciado si entre signo y producto existe una menor relación”. Sostiene la actora que el signo DERMALEX se percibe por los sentidos de la audición y de la vista y que en cuanto a la distintividad ella está condicionada por la colectividad que va a reconocer la marca en cuestión y tratándose en el presente caso de un producto de consumo selectivo el grupo humano al que va dirigida la marca está calificado, razón por la cual el signo en cuestión posee la especificidad requerida para distinguir productos de su clase.

Asimismo, sostiene la actora que el signo DERMALEX es susceptible de representación gráfica. El acápite 2º del artículo 81 citado contiene una definición clara de lo que debe entenderse por marca haciendo referencia a la función esencial de la misma que es la función distintiva, esto es, que permita que los productos o servicios de una persona pueden ser diferenciados de los productos de otra persona.

“El requisito de la aptitud diferenciadora es una consecuencia de las importantes funciones que desempeña la marca. En efecto, como ha destacado el profesor Fernández Novoa al indicar la procedencia empresarial de la marca opera como un mecanismo de identificación del correspondiente producto o servicio y esta identificación es la que hace posible al proceso de diferenciación de los productos o servicios en el mercado en atención a su origen empresarial (Profesor José Manuel Otero Lastres Concepto y Tipos de Marca en la Decisión 344, Seminario Internacional Quito y Trujillo, julio de 1996)".

IV CONFUNDIBILIDAD DE LA MARCA La aptitud diferenciadora se vería anulada completamente si llegara a producirse la confundibilidad entre los signos marcarios, sea directa o indirectamente, y de allí que la norma comunitaria haya establecido la debida protección contra el riesgo de confusión, llegando a prohibir la inscripción de signos que en relación con derechos de terceros, entre otros motivos, sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error a una marca anteriormente registrada o solicitada para registro por un tercero para los mismos productos o servicios o para productos o servicios de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

“En el proceso interno, materia de esta interpretación, están involucrados dos aspectos relacionados con las causales de irregistrabilidad de las marcas. De un lado la confundibilidad con otras marcas ya registradas a que se refería el articulo 58 literal f) de la Decisión 85, y por otro la inminencia de que una marca pueda inducir al público a error, como lo señalan los artículo 73 literal a) de la Decisión 313 y 83 literal a) de la Decisión 344.

Ambas figuras de irregistrabilidad están estrechamente interrelacionadas, porque tanto la confusión como el error implícito en ella, son elementos que vician el consentimiento de los consumidores en la selección de sus productos y perjudican a los productores en la cabal identificación de los mismos. En cuanto a la confundibilidad el Tribunal ha señalado que la confusión o acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta distintos grados que van desde la similitud o semejanza entre dos marcas hasta la identidad de las mismas.

De esta manera se ha sostenido que la que se proyecta registrar, no puede confundirse con la marca debidamente inscrita beneficiaria de la protección legal que le confiere el registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva y a oponerse a las solicitudes de registro que lo perjudiquen”. (Proceso 21-IP-96, G.O. 318 de 26 de enero de 1998) Sostiene la actora que el inciso a) del artículo 83 que prescribe la irregistrabilidad por similitud de signos fue violado por la Superintendencia de Industria y Comercio, puesto que esta entidad administrativa no tuvo en cuenta que dicha norma constituye una excepción a la regla general de registrabilidad y que por lo tanto debe ser aplicada en forma restrictiva “sólo en los casos en que la similitud lleva a la confundibilidad de una manera indefectible” y que tratándose de productos que van dirigidos a un sector calificado de la población es normal que las marcas compartan ciertos radicales como en el caso el radical “derma” sin que por ello sean susceptibles de confundibilidad ya que la calificación tanto de los distribuidores como de los potenciales compradores, así como la especificidad del producto hacen que éste no sea confundible.

Las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 son verdaderas prohibiciones de registrar por causales señaladas en la Ley Comunitaria cuya aplicación e interpretación debe estar ajustada a la regla de derecho que claramente las tipifica por concurrencia de determinadas circunstancias concretamente verificables por la Oficina Nacional Competente como es la similitud que amenaza con inducir a error o a confusión y revisable en la vía judicial.

En el presente caso y con relación a los signos DERMALEX y DERMADEX será necesario establecer si se puede generar en el público consumidor una confusión o error respecto de los productos o servicios para los cuales se pretende el registro. Sobre la confundibilidad el Tribunal en proceso similar ha expresado lo siguiente: “Para dilucidar si entre una marca y otra hay similitud, se han creado en la doctrina y la jurisprudencia tres criterios, que a continuación se exponen: El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica.

“Pero la confundibilidad, como ha expresado este Tribunal, para que se constituya en impedimento o en barrera para el registro marcario, basta y es suficiente que lo sea dentro de uno de los parámetros ya enunciados. Aparte, además, que la sola posibilidad de confusión es factor que inclina al juzgador a catalogar a un signo como irregistrable”.

(Proceso 13-IP-97, G.O. Nº 329 de 9 de marzo de 1998) Según la actora “el prefijo DERMA, que proviene del Griego derma, significa piel y es usado con tal connotación por químicos, farmacéutas, médicos y cosmetólogos, para quienes éste es un prefijo de uso común, y no puede ser por tanto, objeto de apropiación exclusiva y excluyente por parte de un productor o comercializador.

Por ello su uso, como parte integrante de un signo, por diferentes solicitudes no da lugar a la irregistrabilidad. Si bien el prefijo DERMA es de uso común o genérico y no puede por tanto ser apropiado por persona alguna con el carácter de exclusivo lo que no impide que con esa clase de vocablos se formen otras denominaciones o conjuntos marcarios que posean distintividad y no sean confundibles con otros previamente inscritos o solicitados.

Como se ha señalado en el Proceso 13-IP-97, G.O. Nº 329 de 9 de marzo de 1998: “Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marca farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha confusión, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expedidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.

El Tribunal comunitario se ha referido jurisprudencialmente a las reglas para practicar el examen de fondo porque pueden ser orientadoras para las autoridades locales. En el proceso 9-IP-94 (Gaceta Oficial Nº 180 de 10 de mayo de 1994), se han señalado las reglas que deberán tomarse en consideración para confrontar dos signos marcarios a fin de determinar si entre ellos se produce una similitud tal que pueda enfrentar al consumidor con el riesgo de confusión. Ha dicho el Tribunal en aquella oportunidad y lo reitera ahora que: ' Por la importancia que reviste en el Derecho Marcario la comprobación de la existencia o no del riesgo de confusión entre dos marcas, se toma en cuenta las reglas que sobre el tema reconoce la doctrina y la jurisprudencia: 'Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

"Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. "Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 'Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas" (Pedro C. Breuer Moreno, 'Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio", editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss). 'La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

"Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. "En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina. 'En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de "disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. "Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que "la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos". 'Para analizar la existencia o no del riesgo de confusión se examinará los varios criterios que la doctrina y la jurisprudencia han establecido para ese fin, sin que sea un único punto de vista el concluyente que conduzca a establecer la confusión entre dos marcas cuyos signos se asemejan.

No se han establecido ni se han dado reglas absolutas en esta materia por lo que el criterio de quien califique, aceptando o no la semejanza entre las marcas a compararse, debe fundamentarse en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que pueden servirle de base para formular su resolución o decisión. La subjetividad en la apreciación, no puede llevar tampoco al juzgador o funcionario a una liberalidad en su criterio sino que en todo caso, debe adoptar las reglas que la doctrina y jurisprudencia han establecido.

La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá en cada caso de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto ”. De no existir entre los signos diferencias notorias o palpables que impidan la confundibilidad, y si las semejanzas entre ellos son más cercanas que las disimilitudes el signo por su confundibilidad con otro ya registrado o por registrarse podría ser irregistrable.

El examen comparativo no se ha de realizar únicamente entre los signos sino entre éstos y los productos o servicios a protegerse, toda vez que una marca ampara o protege no al universo de productos sino a aquellos a los cuales se ha concretado la solicitud respectiva. Según el artículo 83 literal a) el titular de una marca podrá hacer valer sus derechos cuando un tercero pretenda registrar otro signo similar o semejante para los mismos productos de una misma clase o para “productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”, caso en el cual la protección se concede independientemente de la clase de que se trate, pero siempre que guarden similitud por su finalidad, carácter substituible, etc.

En el caso subjudice entre las dos solicitudes, los productos que cada una aspira a proteger se encuentran clasificadas en las clases tercera y quinta, debiendo el juzgador determinar si entre dichos signos no existe alguna similitud o conexión competitiva que pueda dar origen a la confusión y en consecuencia a su irregistrabilidad. El Tribunal dentro del Proceso 8-IP-95 (G.O. Nº 231 de 17 de octubre de 1996) se refirió a los criterios para determinar si entre los signos se dan ciertas relaciones o cincunstancias que lleven a determinar su confundibilidad o la conexión competitiva, como: la inclusión de los productos en la misma clase del nomenclator, los canales de comercialización, los mismos medios de publicidad, la relación o vinculación entre los productos, el uso conjunto o complementario de productos, el mismo género o la misma finalidad o intercambiabilidad.

La relación o vinculación entre los productos, se dijo en esa ocasión “puede crear una conexión competitiva. No es lo mismo vender en un lugar helados y muebles, que vender al mismo tiempo cocinas y refrigeradoras, entre las cuales existe una vinculación”. Con respecto al mismo género de productos el fallo de este Tribunal, expresó: “Pese a que los productos pueden estar en diferentes clases y cumplir diferentes funciones o finalidades, si tienen características generales, existe la posibilidad de la similitud (medias de deporte y medias de vestir)”, en tanto que “productos pertenecientes a diferentes clases pero que tienen similar naturaleza, uso o idénticas finalidades, pueden inducir a error o confusión” por la misma finalidad de los productos.

Según la Superintendencia de Industria y Comercio al resolver el recurso de apelación consideró que en aplicación de los criterios que deben ser tenidos en cuenta en el análisis de confundibilidad “se encuentra que la impresión en conjunto despertada por las marcas en confrontación, DERMALEX y DERMADEX, examinadas de manera sucesiva y teniendo en cuenta más que las diferencias las semejanzas de los signos, arroja confusión, pues si bien es cierto los signos confrontados no son idénticos también lo es que se encuentra entre ellos una evidente similitud susceptible de inducir a error al público consumidor si coexistieran en el mercado”.

El Tribunal ha señalado en el Proceso 09-IP-94, de 24 de marzo de 1995 que: “Deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la fonética.

Debe evitarse, entonces, la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan, o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma. Por lo mismo, deberá ponerse atención preferente a los elementos caracterizantes de cada denominación, de los cuales suele depender en la práctica la primera impresión o impacto que recibe ese consumidor medio ante el nombre que sirve de marca”.

V. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 102 El artículo 102 de la Decisión 344 encabeza la Sección III que trata “DE LOS DERECHOS CONFERIDOS POR LA MARCA” y expresa en forma categórica que el registro de la marca confiere a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma. De ese derecho exclusivo se deriva el ius prohibendi que faculta al titular a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento use la marca, comercie con ella, importe o exporte productos utilizándola o la use en otros productos pudiendo inducir al público a error o confusión. Asimismo, el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás países miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo.

La parte actora alega que ese derecho al uso exclusivo de una marca, se adquiere por el registro, y no antes y por ello la Superintendencia de Industria y Comercio violó esta norma al impedir al solicitante el acceder a un derecho por salvaguardar un derecho de exclusividad que todavía no existía. A este respecto sostiene que: “la entidad defendiendo un derecho que no existía -el derecho a la exclusividad sobre el signo DERMADEX-, violó el derecho que tenía mi representado a acceder a la titularidad de otro derecho de exclusividad (sobre el signo DERMALEX), sin tomar en consideración que la mera expectativa de GRUFARMA LTDA. sobre el posible registro de DERMADEX, es posible que nunca devenga registro, es decir que nunca se constituya en derecho de exclusividad, como de hecho, no lo ha constituido hasta hoy”.

En el caso sub judice la Oficina Nacional competente resolvió el conflicto entre una marca solicitada y otra previamente solicitada, encontrando que entre ambas existían similitudes que inducirían al consumidor a error y por consiguiente negó el registro de la marca DERMALEX. En consecuencia, en este caso no era de aplicación el artículo 102, pues no existía ningún registro.

Si del examen de registrabilidad de dos marcas solicitadas en registro, resultare identidad o similitud entre ellas, para productos iguales o similares y una de ellas hubiere sido solicitada para registro con fecha anterior, la causal de irregistrabilidad impedirá el registro de la solicitud últimamente presentada. Esta declaración puede resultar como consecuencia de las observaciones u oposiciones que haga la persona que presentó el registro por primera vez, puesto que él tiene la facultad y legitimidad necesarias para oponerse.

Pero de todas maneras la Oficina Nacional Competente tiene no solamente la obligación de negar el registro marcario cuando del examen de comparabilidad de marcas -resulte el riesgo de confusión por similitud entre ellas. VI. CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 147 El artículo 147 así como el 146 de la Decisión 344 constituyen compromisos que los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena adquirieron desde la entrada en vigencia de la Decisión 311.

Tales compromisos son de carácter internacional y no pueden ser invocados ni aplicados a los casos en que los particulares participan con intereses individuales. El compromiso a que se refiere el artículo 147 de revisar los procedimientos administrativos, “a fin de salvaguardar los derechos y obligaciones que correspondan a los particulares” deberá concretarse en el fortalecimiento institucional de los órganos de protección de la Propiedad Industrial en la subregión, pero esto no significa que la negativa de la Oficina Nacional competente en el ejercicio de su competencia normal importe una contravención del referido artículo 102, cuya concordancia en el presente caso ha sido invocada.

A este propósito cabe recordar que en el Proceso 27-IP-95 al interpretar el alcance del artículo 147 el Tribunal dijo: ”El espíritu de la disposición concerniente al artículo 147 no puede interpretarse en el sentido de que si la autoridad administrativa o la oficina nacional competente deniega una solicitud de registro de una marca, ese acto "per se", implicaría un incumplimiento del Ordenamiento Jurídico Andino, ya que una decisión o resolución administrativa emitida con un criterio técnico por parte del administrador y que aparentemente no está de acuerdo con la solicitud del administrado, no significa que viole la disposición comunitaria si se trata de proteger a los administrados de esos riesgos; para eso existen las instancias superiores y los recursos procesales que permitan revisar las resoluciones y reparar los errores u omisiones producidos en la etapa administrativa inferior.

Suponer que la norma del citado artículo 147 consagra el principio de la infalibilidad del administrador no responde ni a la realidad ni a la lógica jurídica, ni a los principios de discrecionalidad y discernimiento de que dispone el administrador”. Por las anteriores consideraciones, El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1.

Un signo para que pueda registrarse como marca, debe reunir no sólo los requisitos esenciales de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, sino que además no debe hallarse comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 2. Las causales de irregistrabilidad de una marca contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 no son normas de excepción sino verdaderas prohibiciones de registro y su aplicación e interpretación debe estar ajustada a la regla de derecho que las tipifica. 3.

El riesgo de confusión por similitudes que inducirían al consumidor a error, es motivo de irregistrabilidad de un signo. 4. Si la parte interesada considera que la administración ha realizado una aplicación indebida de las normas comunitarias sustantivas o procedimentales, podrá recurrir a la justicia para solicitar el reparo del pretendido error, planteando las acciones pertinentes.

Sin embargo no puede presumirse que toda negativa a registro de una marca constituya indebida aplicación de las disposiciones comunitarias correspondientes. 5. Cuando se pretenda registrar un signo que sea confundible con otro ya registrado o solicitado para registro por un tercero para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, debe ser rechazado el registro en los términos del literal a) del art. 83 de la Decisión 344.

La autoridad nacional competente habrá de determinar al efecto si existe o no el riesgo de confusión. 6. Para declarar la irregistrabilidad de un signo solicitado como marca, se analizará la confundibilidad en el campo visual, auditivo e ideológico, comparando siempre el signo con los productos o servicios que las dos marcas van a proteger, siendo irregistrable aquel si los productos son iguales o semejantes o tienen entre sí alguna conexión competitiva que pueda conducir al público a error, sin consideración a la clase del nomenclator a que pertenezcan.

El análisis comparativo será mas exigente cuando la naturaleza de los productos frente al público al que que van destinados puedan ocasionar daños a la salud humana por efectos de la confusión. De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia dentro del Proceso Interno Nº 4126.

Notifíquese al nombrado Consejo de Estado de la República de Colombia mediante copia sellada y certificada, y remítase igualmente copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial. Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO