PROCESO 13-IP-99 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 96 y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, con motivo de la acción de nulidad interpuesta contra el registro de la marca denominativa “CHRYSAL” destinada a proteger productos comprendidos en la clase Primera Internacional, Expediente Interno Nº 4683 correspondiente al Juicio POKON & CHRYSAL B.V., contra la Resolución 17936 del 28 de abril de 1994, emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Quito, 23 de julio de 1999 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S Que, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en Oficio Nº 214 de febrero 24 de 1999 solicita de este Tribunal Comunitario, la Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 96 y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que, la consulta formulada por el Consejero Ponente Juan Alberto Polo Figueroa, se tramita en acatamiento del artículo 61 del Estatuto del Tribunal, y fue remitida con indicación del nombre del órgano judicial que presenta la solicitud, que en ella se citan las normas del ordenamiento jurídico andino cuya interpretación se requiere, el lugar y la dirección en donde el Tribunal solicitante recibirá la notificación correspondiente y la mención de la causa que originó la solicitud, a saber: el recurso de nulidad intentado por la Sociedad POKON & CHRYSAL B.V. contra la resolución Nº 17936 de abril 28 de 1994, a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concede a la Sociedad DISTRIBUIDORA QUIMICA HOLANDA COLOMBIA S.A. el registro de la marca nominativa “CHRYSAL”, para amparar productos comprendidos en la clase 1ª del Decreto 755 de 1972, que pone en vigencia en la República de Colombia la Clasificación Internacional de Niza.

Que, el juez requirente estima como relevantes entre otros los siguientes hechos: a) “El 20 de septiembre de 1982, BENDIEN B.V., antecesora de POKON & CHRYSAL B.V., a través de apoderado, solicitó el registro de la marca gráfica CHRYSAL para identificar todos los productos de la clase 1ª internacional, a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la que fue radicada bajo el expediente Nº 215.981.

La Superintendencia, mediante auto de 10 de mayo de 1983, inadmitió la solicitud presentada por no aportarse el correspondiente recibo de pago de los derechos de publicación y concedió un término de 60 días para ello.” b) “Por resolución 10.275 de 20 de noviembre de 1984, la División de Signos Distintivos (antes de Propiedad Industrial) rechazó la solicitud por cuanto en informe del 2 de mayo de 1984, se dijo que BENDIEN B.V., antecesora de POKON & CHRYSAL B.V., no allegó el recibo que le fue requerido.

Notificado este auto al apoderado, éste presentó recurso de reposición y en subsidio apelación contra la citada resolución, argumentando que entregó dentro del término concedido, un escrito radicado bajo el número 12030 al que se anexó el recibo de caja Nº 001147 de 20 de junio de 1983, en el cual consta el pago de los derechos de publicación para la solicitud de la marca CHRYSAL.” c) “Mediante resolución 2.916 de 27 de agosto de 1992, la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, revocó la resolución 10.275 de 20 de noviembre de 1984 ya que efectivamente se pagaron los derechos de publicación y ordenó la respectiva publicación del extracto de la marca solicitada en la Gaceta de la Propiedad Industrial.” d) “La publicación se efectuó en la Gaceta de Propiedad Industrial número 412 de 30 de enero de 1995 y el 6 de marzo de 1995, por conducto de apoderado, la sociedad DISTRIBUIDORA QUIMICA HOLANDA COLOMBIA S.A. presentó observación contra la solicitud número 163.649 otorgado el día 28 de abril de 1994.” e) “El 23 de julio de 1997 se presentaron en el expediente 5.981 los documentos relacionados con el cambio de nombre de la sociedad BENDIEN B.V. a POKON & CHRYSAL B.V.” f) “La solicitud de la marca CHRYSAL a nombre de BENDIEN B.V. antecesora de POKON & CHRYSAL B.V. fue radicada el día 20 de septiembre de 1982, mientras que la solicitada por DISTRIBUIDORA QUIMICA HOLANDA COLOMBIA S.A. lo fue con posterioridad, el 12 de abril de 1991.” g) “La solicitud de la DISTRIBUIDORA QUIMICA HOLANDA COLOMBIA S.A. fue radicada bajo expediente número 339.691.

Mediante auto 19.795 de 27 de diciembre de 1993 se ordenó la publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial del extracto de la marca CHRYSAL para distinguir todos los productos de la clase 1ª internacional, publicación que se efectuó en la Gaceta número 395 de 15 de febrero de 1994.” h) “La Superintendencia de Industria y Comercio mediante resolución 17.936 del 28 de abril de 1994, sin tener en cuenta la preexistencia de la solicitud 215.981, concedió el registro de la marca CHRYSAL a la sociedad DISTRIBUIDORA QUIMICA HOLANDA COLOMBIA S.A., para identificar todos los productos de la clase 1ª internacional, por el término de 10 años, resolución que quedó ejecutoriada el 27 de mayo de 1994 y se le asignó el certificado de registro número 163.649.” i) “El 6 de mayo de 1994, el apoderado de BENDIEN B.V. antecesora de POKON & CHRYSAL B.V. presentó un escrito solicitando tener en consideración el expediente número 215.981 para la solicitud de registro de la marca CHRYSAL en la clase 1ª internacional, a nombre de BENDIEN B.V. antecesora de POKON & CHRYSAL B.V. y por consiguiente, rechazar la solicitud de registro presentada por DISTRIBUIDORA QUIMICA HOLANDA COLOMBIA S.A.” j) “POKON & CHRYSAL B.V. es propietaria de extensos derechos de propiedad industrial en relación con la marca CHRYSAL y la ha solicitado y registrado en muchos países alrededor del mundo.” El Tribunal se permite complementariamente resumir los argumentos expuestos por el demandante frente a la violación de la normativa comunitaria: a) Violación del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, en vista de que la Superintendencia de Industria y Comercio al expedir la Resolución 17.936 de 28 de abril de 1994, no consideró que con antelación la sociedad BENDIEN B.V., antecesora de POKON & CHRYSAL B.V. había solicitado el registro de la marca CHRYSAL, la misma que fuera radicada bajo el número 215.981 de 20 de septiembre de 1982, mientras que la solicitud de la sociedad DISTRIBUIDORA QUIMICA HOLANDA COLOMBIA S.A., se radicó bajo el número 339.691 de 28 de abril de 1994.

Al citar la Interpretación Prejudicial 21-IP-95 concluye la demandante, que “el mejor derecho para acceder al registro” estaba en cabeza suya y que en su momento, diligentemente, hizo conocer de esta circunstancia a la Administración. b) Asentada la “anterioridad en el tiempo” de la solicitud presentada por la actora, se procede a determinar la “identidad” entre las marcas en conflicto, la misma que no demanda mayor estudio dada la exactitud entre ellas.

La identidad “desnaturaliza la vocación de identificar productos, vocación que deben tener todas las marcas ”, mas aún, si se considera que ambas marcas fueron solicitadas para distinguir la totalidad de los productos de la clase 1ª internacional y que la sociedad BENDIEN B.V. antecesora de POKON & CHRYSAL B.V. es titular de más de treinta registros de marca en el mundo para la expresión CHRYSAL, antecedentes que evidentemente -afirma la actora-, confundirían al público consumidor acerca de la procedencia empresarial de los productos marcados con CHRYSAL. c) Violación del artículo 81 de la Decisión 344, por cuanto la marca CHRYSAL, concedida a la sociedad DISTRIBUIDORA QUIMICA HOLANDA COLOMBIA S.A., registro número 163.649, para identificar la totalidad de los productos de la clase primera internacional “NO TIENE VOCACION DISTINTIVA”, en vista de que reprodujo en su totalidad una marca previamente solicitada: la de la sociedad BENDIEN B.V. antecesora de POKON & CHRYSAL B.V. d) Del artículo 96, porque esta norma exige de la Administración, efectuar el estudio de registrabilidad para otorgar o denegar una marca, el mismo que va dirigido a establecer si la solicitud de registro cumple con las exigencias de fondo y de forma determinadas en los artículos 81, 82, 83, 87 y 88 de la Decisión 344.

Dicho análisis supone que la Administración deberá considerar todas aquellas circunstancias que influyan en el otorgamiento o denegación de un Registro Marcario. Para el efecto la Administración verificará “si existen registro o solicitudes que constituyan un mejor derecho frente al solicitado.” En el caso presente, la Administración se abstuvo de efectuar dicho análisis al desestimar que a través de memorial radicado el día 6 de mayo de 1994, la actora puso de manifiesto que la marca CHRYSAL solicitada por la sociedad DISTRIBUIDORA QUIMICA HOLANDA COLOMBIA S.A. no podía ser registrada por efecto de la presentación previa de una solicitud de registro para la misma marca y para identificar los mismos productos por parte de la sociedad BENDIEN B.V. antecesora de POKON & CHRYSAL B.V. (el día 20 de septiembre de 1982).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina considera indispensable resumir la contestación que a la demanda diera la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, conforme a la cual: La demandada defiende la legalidad de los actos cuya nulidad se plantea, solicitando al Consejo de Estado no considere las pretensiones de la sociedad POKON & CHRYSAL B.V. “Cabe resaltar que la sociedad POKON & CHRYSAL B.V., ahora demandante, no interpuso los recursos que eran procedentes dentro de la vía gubernativa y no se opuso dentro de la oportunidad legal que era oportuno hacerlo, en contra la solicitud de CRHYSAL (nominativa) presentada por DISTRIBUIDORA QUIMICA HOLANDA COLOMBIA S.A.” En ejecución del correspondiente trámite, la entonces División de Propiedad Industrial ordenó se publique el extracto correspondiente, en la Gaceta de Propiedad Industrial, de la solicitud de registro de la marca “CHRYSAL” presentada por la sociedad DISTRIBUIDORA QUIMICA HOLANDA COLOMBIA S.A., constatando que después de esta disposición “dentro de los treinta (30) días subsiguientes a la fecha de la publicación de esta solicitud de registro marcario, no se presentaron oposiciones contra la mencionada solicitud especialmente por parte de la sociedad POKON & CHRYSAL B.V., ahora demandante.” Como consecuencia de la inexistencia de oposiciones y de la idoneidad de la mencionada solicitud respecto de las normas legales vigentes en materia marcaria, la Oficina Nacional Competente “expidió el certificado Nº 163649 del 24 de abril de 1994, de registro de la marca nominativa CHRYSAL a favor de la sociedad DISTRIBUIDORA QUIMICA HOLANDA COLOMBIA S.A., para distinguir los productos de la clase 1ª;

“ En consideración de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, pasa a examinar el caso de autos, CONSIDERANDO COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que este Tribunal es competente para interpretar, por vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional y las aplique dentro del Proceso Interno como es el caso del Consejo de Estado, conforme a lo establecido en los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACION PREJUDICIAL De conformidad con la solicitud elevada por el Consejo de Estado, corresponde interpretar los artículos 81, 83 literal a), 96 y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normas comunitarias a las cuales corresponden los siguientes textos: DECISION 344 SECCION I DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Artículo 81.- “Podrán registrarse como marcas lo signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” Artículo 83.- “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios o para productos y servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.” SECCION II DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Artículo 96.- “Vencido el plazo en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.” SECCION V DE LA NULIDAD DEL REGISTRO Artículo 113.- “La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión;

I. CONCEPTO DE MARCA: La definición de marca dentro de la legislación andina se plasma en el segundo inciso del artículo 81 de la Decisión 344, que ha sido transcrita en líneas anteriores y este concepto enfatiza la función esencial de la marca que es lograr que los productos o servicios de una persona o empresa sean diferenciados y reconocidos, por medio del empleo del signo, el que también deberá ser diferente a los ya registrados.

Para Jorge Otamendi la marca es el “signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro” (“Derecho de Marcas”, Buenos Aires, Abeledo- Perrot, 1989, p. 7). El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado: “La marca es el signo que el industrial o comerciante utiliza para proteger sus mercancías, por consiguiente el signo que no diferencie ni identifique las mercancías de un producto frente a otro, carece de cuño distintivo y por tanto de capacidad legal para convertirse en marca.

Si entre lo distintivo y lo distinguible existe una relación estrecha y directa que conlleve a confundir lo uno con lo otro, el signo pierde esa condición esencial y el objetivo de la protección legal para constituirse en marca” (Esta definición corresponde al proceso 27-IP-95 G.O. 257 de abril 14 de 1997, ratificada en los procesos 28-IP-96 G.O. 318 de enero 26 de 1998, p. 12; 32-IP-96 G.O. 219 de agosto 9 de 1996, ps. 52-53; 13-IP-98 G.O. 338 de mayo 11 de 1998, p. 36; y últimamente en el Proceso 34-IP-98 G.O. 419 de marzo 17 de 1999, p. 17).

II. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN SIGNO PARA SER REGISTRABLE El Tribunal ya se ha referido en varias ocasiones a las características elementales que debe reunir un signo para ser registrado como marca, a saber: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. No obstante hay signos que a pesar de reunir estos elementos no pueden ser registrados, si son afectados por alguna de las restricciones establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, como causales de irregistrabilidad. 1.

Perceptibilidad del Signo El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, define el vocablo “perceptible” como aquello que “se puede comprender o percibir” y “percibir” lo describe como el hecho de “recibir por uno de los sentidos las especies o impresiones del objeto y “Percepción”, dice, es la “sensación interior que resulta de una impresión material hecha con nuestros sentidos”.

(Vigésima Edición, Tomo II, Madrid 1984, pág. 1041)[1] Para que un signo sea perceptible, este deberá ser apreciado por los sentidos -particularmente el de la vista- caso contrario, no podría constituirse como marca si existe la imposibilidad física o material de que el consumidor pueda confrontarlo, analizarlo y distinguirlo de otros signos, pues los sentidos son el único conducto para que el sujeto perciba los estímulos externos.[2] 2.

Distintividad del Signo El signo, per sé, no constituye marca mientras no posea una “fuerza distintiva” suficiente, condición que se traduce en la facultad individualizadora de los productos o servicios designados por una marca para diferenciarlos y distinguirlos de otros. En definitiva, la “distintividad” se erige como un elemento diferenciador de carácter externo frente a los demás signos registrados o que fueren a registrarse.

Al referirse a este aspecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado: “Si un signo que se pretenda registrar es similar a otro anterior solicitado o registrado, podría producir esa confusión que precisamente la ley trata de precaver mediante la necesaria diferenciación que debe existir entre los productos que ambos signos protegen o van a proteger.

Por eso las marcas idénticas o semejantes para los mismos productos, no pueden registrarse y no pueden coexistir ante la clara disposición de la norma contenida en el artículo 83 literal a)“ (Proceso 13-IP-98 G.O. Nº 338 de mayo 11 de 1998, pág. 37.) El remarcado es nuestro. De lo expuesto se colige que la distintividad tiene dos objetivos: 1) Proteger al empresario de una réplica, imitación o asimilación por parte de terceros para beneficio comercial y económico; infracción que llevaría a que el consumidor incurra en error al confundir el origen de los productos amparados por una marca; y, 2) Proteger la autonomía del público consumidor y evitar que incurra en error de hecho en el proceso de selección y adquisición de los bienes y servicios que consume, al verse indebidamente inducido al engaño o confusión sobre el origen, la procedencia o modo de elaboración de los productos que eventualmente adquiere.[3] 3.

Representación Gráfica El signo debe ser representado en forma material, para que a través de la publicación que la norma exige, tanto consumidores como competidores puedan conocerlo y determinar las diferencias o semejanzas existentes con el ya registrado o solicitado.[4] III. CONFUNDIBILIDAD La función principal de la marca como se ha manifestado reiteradamente, es la de identificar productos o servicios de un empresario o comerciante para distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza pertenecientes a otra empresa.

La posibilidad de que coexistan en el mercado, bajo titularidad de dos o más personas, marcas similares o idénticas para distinguir los mismos productos o servicios es lo que genera el denominado “riesgo de confusión”. A fin de eliminar o por lo menos reducir este riesgo, la Legislación Andina determinó lo dispuesto en el artículo 83 literal a), que prevé no sólo una confusión inmediata, sino una futura por el uso marcario. 1.

Riesgo de Confusión Se ha planteado la posibilidad de confusión entre la marca CHRYSAL (denominativa) solicitada para distinguir la totalidad de los productos de la clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza, acto administrativo concretado en favor de la sociedad DISTRIBUIDORA QUIMICA HOLANDA COLOMBIA S.A., y la marca CHRYSAL (mixta) solicitada con antelación por la sociedad BENDIEN B.V., antecesora de POKON & CHRYSAL, orientada a distinguir igualmente los productos de la aludida clase 1ª.

El legislador comunitario no ha precisado cómo se debe discernir respecto del concepto de similitud o semejanza, por lo que corresponderá al intérprete de la norma determinar el contenido y alcance de dicha expresión, que sin duda, conlleva un amplio abanico de posibilidades interpretativas. “El proceso subjetivo que el juzgador, (administrativo o judicial), debe llevar a cabo para llegar a determinar si entre las marcas en conflicto existe el riesgo de confusión, ha de guiarse por las reglas y criterios doctrinales que para el efecto se han establecido, y que este Tribunal ha recogido en los procesos: 1-IP-87, G.O. Nº 28 de 15 de febrero de 1987, 09-IP-94, G.O. Nº 180 de 10 de mayo de 1995, y Proceso 4-IP-94”.

(Ratificado en los Procesos 27-IP-95 G.O. Nº 257 de abril 14 de 1997 y 34-IP-98 G.O. Nº 419 del 17 de marzo de 1999, pág. 20). Estos criterios generales son: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto.

“Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.” (Pedro C. Breuer Moreno “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, págs. 351 y sigs.). "La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

"Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por la diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

"En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada". "Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que "la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos".

(Proceso 09-IP-94, G.O. Nº 180 de 10 de mayo de 1995, pág. 9. Reiterado en los Procesos 18-IP-96, G.O. Nº 318 de enero 26 de 1998, pág. 16; y, 34-IP- 98, G.O. Nº 419 de marzo 17 de 1999, pág. 20).[5] En efecto, en el caso sub examine se da la confrontación de una Marca Denominativa y otra Mixta[6], siendo evidente que el elemento común entre ellas es la palabra “CHRYSAL”, lo que no necesariamente es suficiente para determinar una posible confusión. Para llevar adelante este cotejo, la doctrina expresa que en las marcas mixtas será necesario -al igual que en las marcas nominativas-, destacar el elemento “sobresaliente” o “determinante”, admitiendo la jurisprudencia y la doctrina de este Tribunal que la esencia preponderante en la marca mixta será la denominación, porque es a través del uso de la palabra que el consumidor solicita la marca, lo cual no obsta para que en algunos casos se reconozca como prioritario al elemento gráfico, tomando en cuenta su tamaño, color y posicionamiento.

A guisa de ilustración citamos los siguientes pronunciamientos: “No habría confundibilidad entre una marca denominativa o mixta, cuando para solicitar esta no se utilizare el término denominativo, sino más bien la expresión o el concepto que el gráfico denota, como por ejemplo si dos marcas que tendrían la denominación “EL ARBOL”, la mixta contendría una figura de un canguro y esta fuera la expresión característica de la marca y el gráfico se constituya en el signo notablemente predominante sobre la denominación” (Proceso 13-IP-98 G.O. Nº 338 de mayo 11 de 1998, pág. 39).

“El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de concepto que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto” (Proceso 32-IP-96 G.O. Nº 279 de julio 25 de 1997, pág. 25). En conclusión, si en el proceso comparativo de marcas denominativa y mixta existe predominio en la mixta de la denominación, procede entonces la comparación entre esa marca y la denominativa, siempre que el gráfico carezca de expresión fonética.

(Procesos: 14-IP-95 G.O. Nº 230 de 16 de octubre de 1996; 13-IP-98 G.O. Nº 338 de 11 de mayo de 1998 y 32-IP-96 G.O. Nº 279 de julio 25 de 1997). En esta línea de pensamiento, el juzgador deberá considerar tres campos comparativos: el visual, el auditivo y el conceptual. En el presente caso, las denominaciones “CHRYSAL” son idénticas y se descarta en consecuencia el análisis de una posible similaridad.

IV. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Las etapas procedimentales se pueden resumir así: Presentación y admisión de la solicitud (art. 87), examen formal (art. 90), publicación de la solicitud (art. 92), observaciones de terceros contra el registro (arts. 93-94), notificación al peticionario (art. 95), examen de registrabilidad (art. 96) y el acto de registro propiamente dicho (art. 98).

La sola admisión de la solicitud y la asignación de fecha para presentarla, confieren al solicitante el derecho de “prioridad” frente a una solicitud posterior, dirigida a registrar idéntico o igual signo para los mismos productos o servicios. La institución de la “prioridad” concede prevalencia a la solicitud que primero se presentó: “prior tempore, prior iure” (primero en el tiempo, primero en el derecho), derecho que no se extingue si la Oficina Nacional Competente al efectuar el examen de forma verifica incumplimientos y dispone su subsanación en el plazo de treinta días hábiles -pudiendo extenderlos por treinta días más- según lo dispone el artículo 91; de suerte tal que si la solicitud es admitida la prioridad rige desde la fecha en que se presentó la solicitud.

“Así, quien presente una solicitud posterior de registro de esa marca idéntica o similar para los mismos productos o para productos que puedan causar error en el público consumidor con el uso, se encuentra frente a una causal de irregistrabilidad, en atención a la prioridad de que goza el primer solicitante, quien puede presentar observaciones contra la primera solicitud posterior y ejercer los otros derechos que la norma comunitaria le confiere.” [7] V. OBLIGACION DEL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DE LAS MARCAS Por efecto del artículo 96 de la Decisión 344, la Oficina Nacional Competente tiene la facultad para proceder al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo sin considerar la presentación o no de observaciones por parte de tercero, pues ello no exime al funcionario de realizar dicho examen verificando que la marca en registro no se encuentre incursa en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83, quedando claro que el examen de registrabilidad de las marcas no sólo constituye una facultad, sino una “obligación” a la que está sujeto el funcionario.

Al interpretar los alcances del antes citado artículo, el Tribunal Andino señaló: “La facultad que se confiere a la Oficina Nacional competente o al administrador para que proceda al examen de fondo sobre la registrabilidad de un signo, a más de ser una potestad, es una obligación que debe cumplirse antes de otorgar el registro marcario.

“No puede entenderse que el examen de fondo sólo se ha de practicar cuando no existan “observaciones” ni se ha de omitir en caso de existencia de éstas, cuando el fin y objetivo de la norma es que sea la autoridad administrativa la que, con el examen de fondo, conceda o deniegue la marca. “La presentación de observaciones y su aceptación o rechazo, no significa que se exima al funcionario de su obligación de proceder al examen de los requisitos que debe reunir el signo según el artículo 81, y de verificar si no se encuentra incurso en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83” [8] VI.

LA MARCA NOTORIA “La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas El lograr ese status implica un grado de aceptación por parte del público que es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen” [9] A este respecto el Tribunal ha considerado: “La marca notoria es la que goza de difusión o sea la que es conocida por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate.

Esta notoriedad es fenómeno relativo y dinámico, según sea el grado de difusión o de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores las marcas pueden llegar a ser “intensamente usadas” género del cual son especies la marca “notoria” de especial relevancia en el caso que se analiza y la “marca renombrada” que la notoriedad agrega un elevado prestigio o sea un goodwill muy alto por asignársele una excelente calidad” (Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo I.- Proceso 1-IP-87, G.O. Nº 28 de febrero 15 de 1988.

El remarcado es nuestro). En este sentido, se puede afirmar que la “notoriedad” se instituye con el uso de una marca no sólo a nivel nacional sino en el ámbito subregional e internacional. Ahora bien, los hechos notorios no necesitan ser probados: “notoria non egen probatione”; no obstante, la notoriedad marcaria sí debe ser probada, pues la marca para convertirse en notoria tiene que ser el resultado de una serie de factores, tales como: calidad de producto, difusión de la marca, comercialización, etc., correspondiendo dicha carga a quien alegue el acto administrativo concesorio de una marca.

Todo esto en concordancia con el principio de “complementariedad” entre el derecho comunitario y el nacional, de aplicación excepcional cuando ante el silencio del primero, el segundo lo complemente: “ cualquiera que fuere el País o la Región en que la marca sea notoriamente conocida y exista como tal, su titular puede hacer valer sus derechos, condicionando su acción a los requisitos establecidos en las normas comunitarias” (Proceso 28-IP-96, G.O. Nº 318 de enero 26 de 1998, pág. 37).

Para este efecto, el juzgador considerará cuatro criterios básicos: a) La extensión de su conocimiento entre el público; b) La publicidad; c) La antigüedad de la marca; y, d) Los análisis de producción, comercialización y venta de producto (Artículo 84 de la Decisión 344). La autoridad correspondiente se servirá de cualesquiera de estos medios y no de todos ellos, para emitir un criterio, lo cual inhibe del análisis minucioso que deba realizar del aporte probatorio de las partes de acuerdo al principio de la sana crítica.

(Procesos: 07-IP-96; 11-IP-96; y, últimamente Proceso: 11-IP-97 G.O. Nº 343 de mayo 26 de 1998, pág. 33). VII. NULIDAD DEL REGISTRO DE UNA MARCA El artículo 113 de la Decisión 344 en concordancia con la disposición final única de este mismo cuerpo legal, hace referencia a la nulidad de registro de una marca que se haya obtenido con violación de la ley.

La “nulidad” de un registro es en cambio, una acción que podría ser elevada ya sea ante el órgano administrativo o ante el órgano judicial, conforme a la legislación interna de los Países Comunitarios (Disposición Final Unica). Como puede apreciarse, ambas disposiciones consagran causales taxativas, no obstante lo cual, el artículo 113 determina las causas de nulidad de un registro, por razones de exclusiva ilegalidad.[10]: “ la “cancelación”, “revocación” o “retiro” de ciertas actuaciones administrativas (artículo 108) puede responder a motivos de oportunidad o de conveniencia, sólo concebibles por cierto en manos de una autoridad administrativa (en el caso, la Oficina Nacional Competente).

En tanto que la nulidad en sus dos especies (absoluta y relativa), responde a exclusivos motivos de ilegalidad, pudiendo ser declarada, en general, tanto por autoridad administrativa como judicial -conforme a las prescripciones de derecho interno-, pero obviamente siempre en ejercicio de función jurisdiccional”.[11] En el artículo 113 se prevé la nulidad “de oficio” y la nulidad a “petición de parte interesada”.

En el primer supuesto, es la autoridad nacional competente -administrativa o judicial- la que puede decretar la nulidad del registro con apego a la legislación interna. La segunda posibilidad requiere de legitimidad activa en un procedimiento de nulidad de registro para obtener la calidad de “parte interesada”, la cual se encuentra facultada para solicitar a la autoridad competente la nulidad de una marca con base en las normas previstas en este artículo, sea este un órgano administrativo con facultad jurisdiccional o un órgano judicial, civil en ejercicio de la jurisdicción contencioso- administrativa, o uno con funciones específicamente contencioso- administrativas.

Esta especial situación de hecho, deviene de los actos administrativos irregularmente dictados en desmedro de una esfera jurídica individual, en oposición a aquellas personas jurídicas o naturales que no se encuentran en análoga situación, ni vinculadas al ente emisor como sí sucede en el caso de los derechos subjetivos. La acción de nulidad prevista en el artículo 113 de la Decisión 344, la declarará la autoridad nacional competente administrativa o judicial, dependiendo esto sí, de que el acto cuya nulidad se alega se encuentre amparado por estado de cosa juzgada administrativa o judicial, es decir, que haya adquirido firmeza en una u otra vía, de acuerdo a las prescripciones del derecho interno en armonía con el derecho comunitario, este último siempre de preferente aplicación. Al tenor de las disposiciones anteriores, se puede afirmar que considerando que el demandante no presentó en la vía gubernativa los recursos que el permitía el trámite que culminó con la resolución ahora impugnada, ese acto quedó firme en dicha vía, sin opción a que puedan ser interpuestos recursos administrativos o judiciales internos. 1.

Procedimiento En líneas anteriores ha quedado claro que la competencia se radicará en la autoridad nacional que sea señalada por la legislación interna, pudiendo ella constituirse en cabeza de una autoridad administrativa o de una judicial, sin soslayar que se trate de una actuación jurisdiccional. En cuanto al procedimiento que debe seguir la autoridad competente en la materia que nos ocupa, el artículo 144 determina que éste será el que se disponga internamente, sin afectar lógicamente, la prioridad que deben tener los elementos básicos establecidos en el artículo 113 de la Decisión 344.

De esta manera ha sentenciado este Tribunal Comunitario: “La imprescriptibilidad de las acciones de nulidad establecida en la Decisión 344 no puede ser asimilada a las previstas en la legislación nacional, la que deberá ser aplicable en cuanto al procedimiento, según lo dispone el artículo 144, pero no en lo que se remita a plazos de prescripción de la acción para solicitar la nulidad, plazo que se encuentra definido y legislado por el ordenamiento jurídico comunitario”.[12] 2.

Imprescriptibilidad de la Acción de Nulidad La Acción de Nulidad no tiene establecido el término de caducidad, lo que significa que es imprescriptible. El Tribunal Andino de Justicia ha interpretado este principio de la siguiente manera: “Por su parte, la Decisión 344, en el inciso segundo del artículo 113 consagra la “imprescriptibilidad” de la acción de nulidad que se derive de la mencionada norma, sin hacer relación a causales relativas o absolutas a hechos que pueden ser en la teoría jurídica anulables o subsanables, corriendo el titular marcario el riesgo de la inseguridad jurídica sobre su marca.

La imprescriptibilidad de las acciones de nulidad establecida en la Decisión 344 no puede ser asimilada a las previstas en la legislación nacional, la que deberá ser aplicable en cuanto al procedimiento, según lo dispone el artículo 144, pero no en lo que se remita a plazos de prescripción de la acción para solicitar la nulidad, plazo que se encuentra definido y legislado por el ordenamiento jurídico comunitario.

Sigue de esta situación, que bien se intente la acción judicial civil o la contencioso-administrativa, no podrá pretenderse en ningún caso que las acciones contempladas en las legislaciones nacionales dejan al accionante sin esta posibilidad por el transcurso del tiempo o la falta de oportunidad en su presentación. En el aspecto marcario, el incumplimiento de cualquier disposición de la Decisión 344 abre la posibilidad a la acción imprescriptible de nulidad de la concesión de la marca.

Esta norma rige prioritariamente sobre los ordenamientos nacionales de cada uno de los Países Miembros”.[13] Como resultado de las consideraciones que preceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Un signo que no sea perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica, no es apto para el registro marcario. 2.

El procedimiento para obtener el registro de una marca se encuentra tipificado en el capítulo II de la Decisión 344, cuyas etapas deben ser necesariamente cumplidas por la Oficina Nacional competente so pena de acarrear nulidad del trámite. 3. En caso de conflicto entre un signo registrado (derecho prioritario) frente a otro por ser registrado o solicitado (derecho expectaticio), la autoridad competente deberá pronunciarse en favor del primero. 4.

El examen de registrabilidad procede tanto en los casos en que se presenten observaciones como en aquellos en que no se las formule. 5. Para demandar la nulidad del registro marcario, según el artículo 113 de la Decisión 344, el accionante deberá demostrar ser “parte interesada”, excluyéndose de esa posibilidad a quien no tenga esa calidad. 6.

El legítimo titular de una marca podrá acudir ante la autoridad nacional competente ya sea judicial, o administrativa con funciones jurisdiccionales (de acuerdo a las normas de derecho interno), para solicitar la declaración de nulidad contemplada en el literal a) del artículo 113 de la Decisión 344. El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al dictar la respectiva sentencia dentro del proceso interno Nº 4683, de conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

Notifíquese al mencionado Consejo, mediante copia sellada y certificada y remítase copia certificada de esta interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para fines de su publicación en la Gaceta Oficial. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Esta definición ha sido acogida en los Procesos 25-IP-96, pág. 11, G.O. 308 de noviembre 28 de 1997 y 34-IP-98, G.O. 419 de marzo 17 de 1999, pág. 17. [2] Para mayor abundamiento ver Proceso 25-IP-96, G.O. 308 de noviembre 28 de 1997, pág. 11. [3] Cfr.: “Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”: Jurisprudencia. Tomo IV 1994-1995, pág. 51.

Ver también Procesos: 18-IP-96 G.O. Nº 318 de enero 26 de 1998, pág. 14; 28-IP-96 G.O. Nº 318 de enero 26 de 1998, pág. 32; 32-IP-96 G.O. Nº 279 de julio 25 de 1997, pág. 22, y recientemente en el Proceso 03-IP-98 G.O. Nº 338 de mayo 11 de 1998, pág. 9. [4] Ver Procesos: 25-IP-97 G.O. Nº 329 de marzo 9 de 1998; 28-IP-96 G.O. Nº 318 de enero 26 de 1998; y, 34-IP-98 G.O. Nº 419 de marzo 17 de 1999. [5] Ver: CORNEJO, Aldo.

Derecho de Marcas, Lima - Perú, Cultural Cuzco S.A., 1992, pág. 119. [6] La primera, llamada también nominal o verbal es aquella “que utiliza un signo acústico o fonético y está formado por varias letras, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que pueden o no poseer un significado conceptual”, mientras que la segunda se caracteriza por estar conformada “por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes)” Tribunal Andino de Justicia, Jurisprudencia. Tomo IV, op. cit., pág. 90.

Cfr. Proceso 13-IP- 98. G.O. Nº 338 de 11 de mayo de 1998, pág. 38. [7] Proceso 28-IP-96, G.O. Nº 318 de enero 26 de 1998, pág. 34. Cfr.: Proceso 26-IP-95, G.O. Nº 344 de mayo 28 de 1998, pág. 20: Concepto de Prelación. [8] Proceso 27-IP-95 y reiterado en los Procesos: 22-IP-96, 11-IP-97 y 13- IP-96 (G.O. Nº 265 de mayo 16 de 1997 y 343 de mayo 26 de 1998, págs. 34 y 41, respectivamente). [9] OTAMENDI, Jorge “Derecho de Marcas, Abeledo - Perrot, Buenos Aires, 1989, pág. 327. [10] Proceso 25-IP-98, G.O. Nº 428 de abril 16 de 1999, pág. 23. [11] Proceso 28-IP-95, G.O. Nº 332 de marzo 30 de 1998, pág. 13. [12] Proceso 10-IP-97, G.O. Nº 308 de noviembre 28 de 1997, pág. 47. [13] Proceso 10-IP-97, G.O. Nº 308 de noviembre 28 de 1997, pág. 47.