GACETA OFICIAL del Acuerdo de Cartagena Año XVI - Número 493 Lima, 7 de octubre de 1999 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 13-IP-99.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 96 y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, con motivo de la acción de nulidad interpuesta contra el registro de la marca denominativa “CHRYSAL” destinada a proteger productos comprendidos en la clase Primera Internacional, Expediente Interno Nº 4683 correspondiente al Juicio POKON & CHRYSAL B.V., contra la Resolución 17936 del 28 de abril de 1994, emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Proceso 31-IP-99.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81; 82, literales e) y h); 83, literales a), d) y e); 95 y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador;

Proceso Interno No. 3430-96-LYM. Actor: Sociedad AMWAY CORPORATION (Marca “SATINE”) Proceso 37-IP-99.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81; 83, literal a); 93; 95; 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 5 del Tratado que crea el Tribunal Andino de Justicia, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del Proceso Interno No. 5081 promovido por la Sociedad Procesadora de Alimentos BAUTISTA PINZON LTDA. (PROALBAP LTDA.).

Marca: “EL BRASERO ROJO” Pág. 1 12 21 PROCESO 13-IP-99 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 96 y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, con motivo de la acción de nulidad interpuesta contra el registro de la marca denominativa “CHRYSAL” destinada a proteger productos comprendidos en la clase Primera Internacional, Expediente Interno Nº 4683 correspondiente al Juicio POKON & CHRYSAL B.V., contra la Resolución 17936 del 28 de abril de 1994, emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Quito, 23 de julio de 1999 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA VISTOS Que, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Adminis- Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL trativo, Sección Primera, en Oficio Nº 214 de febrero 24 de 1999 solicita de este Tribunal Comunitario, la Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 96 y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que, la consulta formulada por el Consejero Ponente Juan Alberto Polo Figueroa, se tramita en acatamiento del artículo 61 del Estatuto del Tribunal, y fue remitida con indicación del nombre del órgano judicial que presenta la solicitud, que en ella se citan las normas del ordenamiento jurídico andino cuya interpretación se requiere, el lugar y la dirección en donde el Tribunal solicitante recibirá la notificación correspondiente y la mención de la causa que originó la solicitud, a saber: el recurso de nulidad intentado por la Sociedad POKON & CHRYSAL B.V. contra la resolución Nº 17936 de abril 28 de 1994, a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concede a la Sociedad DISTRIBUIDORA QUIMICA HOLANDA COLOMBIA S.A. el registro de la marca nominativa “CHRYSAL”, para amparar productos comprendidos en la clase 1ª del Decreto 755 de 1972, que pone en vigencia en la República de Colombia la Clasificación Internacional de Niza.

Que, el juez requirente estima como relevantes entre otros los siguientes hechos: a) “El 20 de septiembre de 1982, BENDIEN B.V., antecesora de POKON & CHRYSAL B.V., a través de apoderado, solicitó el registro de la marca gráfica CHRYSAL para identificar todos los productos de la clase 1ª internacional, a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la que fue radicada bajo el expediente Nº 215.981.

La Superintendencia, mediante auto de 10 de mayo de 1983, inadmitió la solicitud presentada por no aportarse el correspondiente recibo de pago de los derechos de publicación y concedió un término de 60 días para ello.” b) “Por resolución 10.275 de 20 de noviembre de 1984, la División de Signos Distintivos (antes de Propiedad Industrial) rechazó la solicitud por cuanto en informe del 2 de mayo de 1984, se dijo que BENDIEN B.V., antecesora de POKON & CHRYSAL B.V., no allegó el recibo que le fue requerido.

Notificado este auto 07/10/99 2.28 al apoderado, éste presentó recurso de reposición y en subsidio apelación contra la citada resolución, argumentando que entregó dentro del término concedido, un escrito radicado bajo el número 12030 al que se anexó el recibo de caja Nº 001147 de 20 de junio de 1983, en el cual consta el pago de los derechos de publicación para la solicitud de la marca CHRYSAL.” c) “Mediante resolución 2.916 de 27 de agosto de 1992, la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, revocó la resolución 10.275 de 20 de noviembre de 1984 ya que efectivamente se pagaron los derechos de publicación y ordenó la respectiva publicación del extracto de la marca solicitada en la Gaceta de la Propiedad Industrial.” d) “La publicación se efectuó en la Gaceta de Propiedad Industrial número 412 de 30 de enero de 1995 y el 6 de marzo de 1995, por conducto de apoderado, la sociedad DISTRIBUIDORA QUIMICA HOLANDA COLOMBIA S.A. presentó observación contra la solicitud número 163.649 otorgado el día 28 de abril de 1994.” e) “El 23 de julio de 1997 se presentaron en el expediente 5.981 los documentos relacionados con el cambio de nombre de la sociedad BENDIEN B.V. a POKON & CHRYSAL B.V.” f) “La solicitud de la marca CHRYSAL a nombre de BENDIEN B.V. antecesora de POKON & CHRYSAL B.V. fue radicada el día 20 de septiembre de 1982, mientras que la solicitada por DISTRIBUIDORA QUIMICA HOLANDA COLOMBIA S.A. lo fue con posterioridad, el 12 de abril de 1991.” g) “La solicitud de la DISTRIBUIDORA QUIMICA HOLANDA COLOMBIA S.A. fue radicada bajo expediente número 339.691.

Mediante auto 19.795 de 27 de diciembre de 1993 se ordenó la publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial del extracto de la marca CHRYSAL para distinguir todos los productos de la clase 1ª internacional, publicación que se efectuó en la Gaceta número 395 de 15 de febrero de 1994.” h) “La Superintendencia de Industria y Comercio mediante resolución 17.936 del 28 de abril de 1994, sin tener en cuenta la preexistencia de la solicitud 215.981, concedió el registro de la marca CHRYSAL a la sociedad DISTRI- GACETA OFICIAL BUIDORA QUIMICA HOLANDA COLOMBIA S.A., para identificar todos los productos de la clase 1ª internacional, por el término de 10 años, resolución que quedó ejecutoriada el 27 de mayo de 1994 y se le asignó el certificado de registro número 163.649.” i) “El 6 de mayo de 1994, el apoderado de BENDIEN B.V. antecesora de POKON & CHRYSAL B.V. presentó un escrito solicitando tener en consideración el expediente número 215.981 para la solicitud de registro de la marca CHRYSAL en la clase 1ª internacional, a nombre de BENDIEN B.V. antecesora de POKON & CHRYSAL B.V. y por consiguiente, rechazar la solicitud de registro presentada por DISTRIBUIDORA QUIMICA HOLANDA COLOMBIA S.A.” j) “POKON & CHRYSAL B.V. es propietaria de extensos derechos de propiedad industrial en relación con la marca CHRYSAL y la ha solicitado y registrado en muchos países alrededor del mundo.” El Tribunal se permite complementariamente resumir los argumentos expuestos por el demandante frente a la violación de la normativa comunitaria: a) Violación del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, en vista de que la Superintendencia de Industria y Comercio al expedir la Resolución 17.936 de 28 de abril de 1994, no consideró que con antelación la sociedad BENDIEN B.V., antecesora de POKON & CHRYSAL B.V. había solicitado el registro de la marca CHRYSAL, la misma que fuera radicada bajo el número 215.981 de 20 de septiembre de 1982, mientras que la solicitud de la sociedad DISTRIBUIDORA QUIMICA HOLANDA COLOMBIA S.A., se radicó bajo el número 339.691 de 28 de abril de 1994.

Al citar la Interpretación Prejudicial 21-IP-95 concluye la demandante, que “el mejor derecho para acceder al registro” estaba en cabeza suya y que en su momento, diligentemente, hizo conocer de esta circunstancia a la Administración. b) Asentada la “anterioridad en el tiempo” de la solicitud presentada por la actora, se procede a determinar la “identidad” entre las marcas en conflicto, la misma que no demanda 07/10/99 3.28 mayor estudio dada la exactitud entre ellas.

La identidad “desnaturaliza la vocación de identificar productos, vocación que deben tener todas las marcas ”, mas aún, si se considera que ambas marcas fueron solicitadas para distinguir la totalidad de los productos de la clase 1ª internacional y que la sociedad BENDIEN B.V. antecesora de POKON & CHRYSAL B.V. es titular de más de treinta registros de marca en el mundo para la expresión CHRYSAL, antecedentes que evidentemente -afirma la actora-, confundirían al público consumidor acerca de la procedencia empresarial de los productos marcados con CHRYSAL. c) Violación del artículo 81 de la Decisión 344, por cuanto la marca CHRYSAL, concedida a la sociedad DISTRIBUIDORA QUIMICA HOLANDA COLOMBIA S.A., registro número 163.649, para identificar la totalidad de los productos de la clase primera internacional “NO TIENE VOCACION DISTINTIVA”, en vista de que reprodujo en su totalidad una marca previamente solicitada: la de la sociedad BENDIEN B.V. antecesora de POKON & CHRYSAL B.V. d) Del artículo 96, porque esta norma exige de la Administración, efectuar el estudio de registrabilidad para otorgar o denegar una marca, el mismo que va dirigido a establecer si la solicitud de registro cumple con las exigencias de fondo y de forma determinadas en los artículos 81, 82, 83, 87 y 88 de la Decisión 344.

Dicho análisis supone que la Administración deberá considerar todas aquellas circunstancias que influyan en el otorgamiento o denegación de un Registro Marcario. Para el efecto la Administración verificará “si existen registro o solicitudes que constituyan un mejor derecho frente al solicitado.” En el caso presente, la Administración se abstuvo de efectuar dicho análisis al desestimar que a través de memorial radicado el día 6 de mayo de 1994, la actora puso de manifiesto que la marca CHRYSAL solicitada por la sociedad DISTRIBUIDORA QUIMICA HOLANDA COLOMBIA S.A. no podía ser registrada por efecto de la presentación previa de una solicitud de registro para la misma marca y para identificar los mismos productos por parte de la sociedad BENDIEN B.V. antecesora de PO- GACETA OFICIAL KON & CHRYSAL B.V. (el día 20 de septiembre de 1982). 07/10/99 4.28 CONSIDERANDO COMPETENCIA DEL TRIBUNAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina considera indispensable resumir la contestación que a la demanda diera la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, conforme a la cual: La demandada defiende la legalidad de los actos cuya nulidad se plantea, solicitando al Consejo de Estado no considere las pretensiones de la sociedad POKON & CHRYSAL B.V. “Cabe resaltar que la sociedad POKON & CHRYSAL B.V., ahora demandante, no interpuso los recursos que eran procedentes dentro de la vía gubernativa y no se opuso dentro de la oportunidad legal que era oportuno hacerlo, en contra la solicitud de CRHYSAL (nominativa) presentada por DISTRIBUIDORA QUIMICA HOLANDA COLOMBIA S.A.” Que este Tribunal es competente para interpretar, por vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional y las aplique dentro del Proceso Interno como es el caso del Consejo de Estado, conforme a lo establecido en los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACION PREJUDICIAL De conformidad con la solicitud elevada por el Consejo de Estado, corresponde interpretar los artículos 81, 83 literal a), 96 y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normas comunitarias a las cuales corresponden los siguientes textos: DECISION 344 En ejecución del correspondiente trámite, la entonces División de Propiedad Industrial ordenó se publique el extracto correspondiente, en la Gaceta de Propiedad Industrial, de la solicitud de registro de la marca “CHRYSAL” presentada por la sociedad DISTRIBUIDORA QUIMICA HOLANDA COLOMBIA S.A., constatando que después de esta disposición “dentro de los treinta (30) días subsiguientes a la fecha de la publicación de esta solicitud de registro marcario, no se presentaron oposiciones contra la mencionada solicitud especialmente por parte de la sociedad POKON & CHRYSAL B.V., ahora demandante.” Como consecuencia de la inexistencia de oposiciones y de la idoneidad de la mencionada solicitud respecto de las normas legales vigentes en materia marcaria, la Oficina Nacional Competente “expidió el certificado Nº 163649 del 24 de abril de 1994, de registro de la marca nominativa CHRYSAL a favor de la sociedad DISTRIBUIDORA QUIMICA HOLANDA COLOMBIA S.A., para distinguir los productos de la clase 1ª;

“ En consideración de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, pasa a examinar el caso de autos, SECCION I DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Artículo 81.- “Podrán registrarse como marcas lo signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” Artículo 83.- “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios o para productos y servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.” GACETA OFICIAL 07/10/99 SECCION II DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO constituirse en marca” (Esta definición corresponde al proceso 27-IP-95 G.O. 257 de abril 14 de 1997, ratificada en los procesos 28-IP-96 G.O. 318 de enero 26 de 1998, p. 12; 32-IP-96 G.O. 219 de agosto 9 de 1996, ps. 52-53; 13-IP-98 G.O. 338 de mayo 11 de 1998, p. 36; y últimamente en el Proceso 34IP-98 G.O. 419 de marzo 17 de 1999, p. 17).

Artículo 96.- “Vencido el plazo en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.” SECCION V DE LA NULIDAD DEL REGISTRO Artículo 113.- “La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión;

I. CONCEPTO DE MARCA: La definición de marca dentro de la legislación andina se plasma en el segundo inciso del artículo 81 de la Decisión 344, que ha sido transcrita en líneas anteriores y este concepto enfatiza la función esencial de la marca que es lograr que los productos o servicios de una persona o empresa sean diferenciados y reconocidos, por medio del empleo del signo, el que también deberá ser diferente a los ya registrados.

Para Jorge Otamendi la marca es el “signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro” (“Derecho de Marcas”, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1989, p. 7). El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado: “La marca es el signo que el industrial o comerciante utiliza para proteger sus mercancías, por consiguiente el signo que no diferencie ni identifique las mercancías de un producto frente a otro, carece de cuño distintivo y por tanto de capacidad legal para convertirse en marca.

Si entre lo distintivo y lo distinguible existe una relación estrecha y directa que conlleve a confundir lo uno con lo otro, el signo pierde esa condición esencial y el objetivo de la protección legal para 5.28 II. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN SIGNO PARA SER REGISTRABLE El Tribunal ya se ha referido en varias ocasiones a las características elementales que debe reunir un signo para ser registrado como marca, a saber: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.

No obstante hay signos que a pesar de reunir estos elementos no pueden ser registrados, si son afectados por alguna de las restricciones establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, como causales de irregistrabilidad. 1. Perceptibilidad del Signo El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, define el vocablo “perceptible” como aquello que “se puede comprender o percibir” y “percibir” lo describe como el hecho de “recibir por uno de los sentidos las especies o impresiones del objeto y “Percepción”, dice, es la “sensación interior que resulta de una impresión material hecha con nuestros sentidos”.

(Vigésima Edición, Tomo II, Madrid 1984, pág. 1041)1 Para que un signo sea perceptible, este deberá ser apreciado por los sentidos - particularmente el de la vista- caso contrario, no podría constituirse como marca si existe la imposibilidad física o material de que el consumidor pueda confrontarlo, analizarlo y distinguirlo de otros signos, pues los sentidos son el único conducto para que el sujeto perciba los estímulos externos.2 1 Esta definición ha sido acogida en los Procesos 25-IP96, pág. 11, G.O. 308 de noviembre 28 de 1997 y 34IP-98, G.O. 419 de marzo 17 de 1999, pág. 17. 2 Para mayor abundamiento ver Proceso 25-IP-96, G.O. 308 de noviembre 28 de 1997, pág.

11. GACETA OFICIAL 07/10/99 2. Distintividad del Signo El signo, per sé, no constituye marca mientras no posea una “fuerza distintiva” suficiente, condición que se traduce en la facultad individualizadora de los productos o servicios designados por una marca para diferenciarlos y distinguirlos de otros. En definitiva, la “distintividad” se erige como un elemento diferenciador de carácter externo frente a los demás signos registrados o que fueren a registrarse.

Al referirse a este aspecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado: “Si un signo que se pretenda registrar es similar a otro anterior solicitado o registrado, podría producir esa confusión que precisamente la ley trata de precaver mediante la necesaria diferenciación que debe existir entre los productos que ambos signos protegen o van a proteger.

Por eso las marcas idénticas o semejantes para los mismos productos, no pueden registrarse y no pueden coexistir ante la clara disposición de la norma contenida en el artículo 83 literal a)“ (Proceso 13-IP-98 G.O. Nº 338 de mayo 11 de 1998, pág. 37.) El remarcado es nuestro. De lo expuesto se colige que la distintividad tiene dos objetivos: 1) Proteger al empresario de una réplica, imitación o asimilación por parte de terceros para beneficio comercial y económico; infracción que llevaría a que el consumidor incurra en error al confundir el origen de los productos amparados por una marca; y, 2) Proteger la autonomía del público consumidor y evitar que incurra en error de hecho en el proceso de selección y adquisición de los bienes y servicios que consume, al verse indebidamente inducido al engaño o confusión sobre el origen, la procedencia o modo de elaboración de los productos que eventualmente adquiere.3 3 Cfr.: “Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”: Jurisprudencia. Tomo IV 1994-1995, pág. 51.

Ver también Procesos: 18-IP-96 G.O. Nº 318 de enero 26 de 1998, pág. 14; 28-IP-96 G.O. Nº 318 de enero 26 de 1998, pág. 32; 32-IP-96 G.O. Nº 279 de julio 25 de 1997, pág. 22, y recientemente en el Proceso 03-IP-98 G.O. Nº 338 de mayo 11 de 1998, pág. 9. 6.28 3. Representación Gráfica El signo debe ser representado en forma material, para que a través de la publicación que la norma exige, tanto consumidores como competidores puedan conocerlo y determinar las diferencias o semejanzas existentes con el ya registrado o solicitado.4 III.

CONFUNDIBILIDAD La función principal de la marca como se ha manifestado reiteradamente, es la de identificar productos o servicios de un empresario o comerciante para distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza pertenecientes a otra empresa. La posibilidad de que coexistan en el mercado, bajo titularidad de dos o más personas, marcas similares o idénticas para distinguir los mismos productos o servicios es lo que genera el denominado “riesgo de confusión”.

A fin de eliminar o por lo menos reducir este riesgo, la Legislación Andina determinó lo dispuesto en el artículo 83 literal a), que prevé no sólo una confusión inmediata, sino una futura por el uso marcario. 1. Riesgo de Confusión Se ha planteado la posibilidad de confusión entre la marca CHRYSAL (denominativa) solicitada para distinguir la totalidad de los productos de la clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza, acto administrativo concretado en favor de la sociedad DISTRIBUIDORA QUIMICA HOLANDA COLOMBIA S.A., y la marca CHRYSAL (mixta) solicitada con antelación por la sociedad BENDIEN B.V., antecesora de POKON & CHRYSAL, orientada a distinguir igualmente los productos de la aludida clase 1ª.

El legislador comunitario no ha precisado cómo se debe discernir respecto del concepto de similitud o semejanza, por lo que corresponderá al intérprete de la norma determinar el contenido y alcance de dicha expresión, que sin duda, conlleva un amplio abanico de posibilidades interpretativas. 4 Ver Procesos: 25-IP-97 G.O. Nº 329 de marzo 9 de 1998; 28-IP-96 G.O. Nº 318 de enero 26 de 1998; y, 34-IP-98 G.O. Nº 419 de marzo 17 de 1999.

GACETA OFICIAL 07/10/99 “El proceso subjetivo que el juzgador, (administrativo o judicial), debe llevar a cabo para llegar a determinar si entre las marcas en conflicto existe el riesgo de confusión, ha de guiarse por las reglas y criterios doctrinales que para el efecto se han establecido, y que este Tribunal ha recogido en los procesos: 1-IP-87, G.O. Nº 28 de 15 de febrero de 1987, 09-IP-94, G.O. Nº 180 de 10 de mayo de 1995, y Proceso 4-IP-94”.

(Ratificado en los Procesos 27-IP-95 G.O. Nº 257 de abril 14 de 1997 y 34-IP-98 G.O. Nº 419 del 17 de marzo de 1999, pág. 20). camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina. “En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada”.

“Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. (Proceso 09-IP-94, G.O. Nº 180 de 10 de mayo de 1995, pág. 9. Reiterado en los Procesos 18-IP-96, G.O. Nº 318 de enero 26 de 1998, pág. 16; y, 34-IP-98, G.O. Nº 419 de marzo 17 de 1999, pág. 20).5 Estos criterios generales son: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.” (Pedro C. Breuer Moreno “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, págs. 351 y sigs.).

“La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por la diferencias existentes, porque éste no es el 7.28 En efecto, en el caso sub examine se da la confrontación de una Marca Denominativa y otra Mixta6, siendo evidente que el elemento común entre ellas es la palabra “CHRYSAL”, lo que no necesariamente es suficiente para determinar una posible confusión. Para llevar adelante este cotejo, la doctrina expresa que en las marcas mixtas será necesario -al igual que en las marcas nominativas-, destacar el elemento “sobresaliente” o “determinante”, admitiendo la jurisprudencia y la doctrina de este Tribunal que la esencia preponderante en la marca mixta será la denominación, porque es a través del uso de la palabra que el consumidor solicita la marca, lo cual no obsta para que en algunos casos se reconozca como prioritario al elemento gráfico, tomando en cuenta su tamaño, color y posicionamiento. 5 Ver: CORNEJO, Aldo.

Derecho de Marcas, Lima - Perú, Cultural Cuzco S.A., 1992, pág. 119. 6 La primera, llamada también nominal o verbal es aquella “que utiliza un signo acústico o fonético y está formado por varias letras, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que pueden o no poseer un significado conceptual”, mientras que la segunda se caracteriza por estar conformada “por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes)” Tribunal Andino de Justicia, Jurisprudencia. Tomo IV, op. cit., pág. 90.

Cfr. Proceso 13-IP-98. G.O. Nº 338 de 11 de mayo de 1998, pág.

38. GACETA OFICIAL A guisa de ilustración citamos los siguientes pronunciamientos: “No habría confundibilidad entre una marca denominativa o mixta, cuando para solicitar esta no se utilizare el término denominativo, sino más bien la expresión o el concepto que el gráfico denota, como por ejemplo si dos marcas que tendrían la denominación “EL ARBOL”, la mixta contendría una figura de un canguro y esta fuera la expresión característica de la marca y el gráfico se constituya en el signo notablemente predominante sobre la denominación” (Proceso 13-IP98 G.O. Nº 338 de mayo 11 de 1998, pág. 39).

“El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de concepto que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto” (Proceso 32IP-96 G.O. Nº 279 de julio 25 de 1997, pág. 25). En conclusión, si en el proceso comparativo de marcas denominativa y mixta existe predominio en la mixta de la denominación, procede entonces la comparación entre esa marca y la denominativa, siempre que el gráfico carezca de expresión fonética.

(Procesos: 14-IP-95 G.O. Nº 230 de 16 de octubre de 1996; 13-IP-98 G.O. Nº 338 de 11 de mayo de 1998 y 32-IP-96 G.O. Nº 279 de julio 25 de 1997). En esta línea de pensamiento, el juzgador deberá considerar tres campos comparativos: el visual, el auditivo y el conceptual. En el presente caso, las denominaciones “CHRYSAL” son idénticas y se descarta en consecuencia el análisis de una posible similaridad.

IV. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Las etapas procedimentales se pueden resumir así: Presentación y admisión de la solicitud (art. 87), examen formal (art. 90), publicación de la solicitud (art. 92), observaciones de terceros contra el registro (arts. 93-94), notificación al peticionario (art. 95), examen de registrabilidad (art. 96) y el acto de registro propiamente dicho (art. 98). 07/10/99 8.28 La sola admisión de la solicitud y la asignación de fecha para presentarla, confieren al solicitante el derecho de “prioridad” frente a una solicitud posterior, dirigida a registrar idéntico o igual signo para los mismos productos o servicios.

La institución de la “prioridad” concede prevalencia a la solicitud que primero se presentó: “prior tempore, prior iure” (primero en el tiempo, primero en el derecho), derecho que no se extingue si la Oficina Nacional Competente al efectuar el examen de forma verifica incumplimientos y dispone su subsanación en el plazo de treinta días hábiles -pudiendo extenderlos por treinta días más- según lo dispone el artículo 91; de suerte tal que si la solicitud es admitida la prioridad rige desde la fecha en que se presentó la solicitud.

“Así, quien presente una solicitud posterior de registro de esa marca idéntica o similar para los mismos productos o para productos que puedan causar error en el público consumidor con el uso, se encuentra frente a una causal de irregistrabilidad, en atención a la prioridad de que goza el primer solicitante, quien puede presentar observaciones contra la primera solicitud posterior y ejercer los otros derechos que la norma comunitaria le confiere.” 7 V. OBLIGACION DEL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DE LAS MARCAS Por efecto del artículo 96 de la Decisión 344, la Oficina Nacional Competente tiene la facultad para proceder al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo sin considerar la presentación o no de observaciones por parte de tercero, pues ello no exime al funcionario de realizar dicho examen verificando que la marca en registro no se encuentre incursa en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83, quedando claro que el examen de registrabilidad de las marcas no sólo constituye una facultad, sino una “obligación” a la que está sujeto el funcionario.

Al interpretar los alcances del antes citado artículo, el Tribunal Andino señaló: 7 Proceso 28-IP-96, G.O. Nº 318 de enero 26 de 1998, pág. 34. Cfr.: Proceso 26-IP-95, G.O. Nº 344 de mayo 28 de 1998, pág. 20: Concepto de Prelación. GACETA OFICIAL “La facultad que se confiere a la Oficina Nacional competente o al administrador para que proceda al examen de fondo sobre la registrabilidad de un signo, a más de ser una potestad, es una obligación que debe cumplirse antes de otorgar el registro marcario.

“No puede entenderse que el examen de fondo sólo se ha de practicar cuando no existan “observaciones” ni se ha de omitir en caso de existencia de éstas, cuando el fin y objetivo de la norma es que sea la autoridad administrativa la que, con el examen de fondo, conceda o deniegue la marca. “La presentación de observaciones y su aceptación o rechazo, no significa que se exima al funcionario de su obligación de proceder al examen de los requisitos que debe reunir el signo según el artículo 81, y de verificar si no se encuentra incurso en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83” 8 VI.

LA MARCA NOTORIA “La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas El lograr ese status implica un grado de aceptación por parte del público que es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen” 9 A este respecto el Tribunal ha considerado: “La marca notoria es la que goza de difusión o sea la que es conocida por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate.

Esta notoriedad es fenómeno relativo y dinámico, según sea el grado de difusión o de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores las marcas pueden llegar a ser “intensamente usadas” género del cual son especies la marca “notoria” de especial relevancia en el caso que se analiza y la “marca renombrada” que la notoriedad agrega un elevado prestigio o sea un goodwill muy alto por asignársele una excelente calidad” (Tribunal de Justicia del Acuerdo de Carta8 Proceso 27-IP-95 y reiterado en los Procesos: 22-IP96, 11-IP-97 y 13-IP-96 (G.O. Nº 265 de mayo 16 de 1997 y 343 de mayo 26 de 1998, págs. 34 y 41, respectivamente). 9 OTAMENDI, Jorge “Derecho de Marcas, Abeledo - Perrot, Buenos Aires, 1989, pág. 327. 07/10/99 9.28 gena, Tomo I.- Proceso 1-IP-87, G.O. Nº 28 de febrero 15 de 1988.

El remarcado es nuestro). En este sentido, se puede afirmar que la “notoriedad” se instituye con el uso de una marca no sólo a nivel nacional sino en el ámbito subregional e internacional. Ahora bien, los hechos notorios no necesitan ser probados: “notoria non egen probatione”; no obstante, la notoriedad marcaria sí debe ser probada, pues la marca para convertirse en notoria tiene que ser el resultado de una serie de factores, tales como: calidad de producto, difusión de la marca, comercialización, etc., correspondiendo dicha carga a quien alegue el acto administrativo concesorio de una marca.

Todo esto en concordancia con el principio de “complementariedad” entre el derecho comunitario y el nacional, de aplicación excepcional cuando ante el silencio del primero, el segundo lo complemente: “ cualquiera que fuere el País o la Región en que la marca sea notoriamente conocida y exista como tal, su titular puede hacer valer sus derechos, condicionando su acción a los requisitos establecidos en las normas comunitarias” (Proceso 28-IP-96, G.O. Nº 318 de enero 26 de 1998, pág. 37).

Para este efecto, el juzgador considerará cuatro criterios básicos: a) La extensión de su conocimiento entre el público; b) La publicidad; c) La antigüedad de la marca; y, d) Los análisis de producción, comercialización y venta de producto (Artículo 84 de la Decisión 344). La autoridad correspondiente se servirá de cualesquiera de estos medios y no de todos ellos, para emitir un criterio, lo cual inhibe del análisis minucioso que deba realizar del aporte probatorio de las partes de acuerdo al principio de la sana crítica.

(Procesos: 07-IP-96; 11-IP96; y, últimamente Proceso: 11-IP-97 G.O. Nº 343 de mayo 26 de 1998, pág. 33). VII. NULIDAD DEL REGISTRO DE UNA MARCA El artículo 113 de la Decisión 344 en concordancia con la disposición final única de este GACETA OFICIAL mismo cuerpo legal, hace referencia a la nulidad de registro de una marca que se haya obtenido con violación de la ley.

La “nulidad” de un registro es en cambio, una acción que podría ser elevada ya sea ante el órgano administrativo o ante el órgano judicial, conforme a la legislación interna de los Países Comunitarios (Disposición Final Unica). Como puede apreciarse, ambas disposiciones consagran causales taxativas, no obstante lo cual, el artículo 113 determina las causas de nulidad de un registro, por razones de exclusiva ilegalidad.10: “ la “cancelación”, “revocación” o “retiro” de ciertas actuaciones administrativas (artículo 108) puede responder a motivos de oportunidad o de conveniencia, sólo concebibles por cierto en manos de una autoridad administrativa (en el caso, la Oficina Nacional Competente).

En tanto que la nulidad en sus dos especies (absoluta y relativa), responde a exclusivos motivos de ilegalidad, pudiendo ser declarada, en general, tanto por autoridad administrativa como judicial -conforme a las prescripciones de derecho interno-, pero obviamente siempre en ejercicio de función jurisdiccional”.11 En el artículo 113 se prevé la nulidad “de oficio” y la nulidad a “petición de parte interesada”.

En el primer supuesto, es la autoridad nacional competente -administrativa o judicial- la que puede decretar la nulidad del registro con apego a la legislación interna. La segunda posibilidad requiere de legitimidad activa en un procedimiento de nulidad de registro para obtener la calidad de “parte interesada”, la cual se encuentra facultada para solicitar a la autoridad competente la nulidad de una marca con base en las normas previstas en este artículo, sea este un órgano administrativo con facultad jurisdiccional o un órgano judicial, civil en ejercicio de la jurisdicción contencioso-administrativa, o uno con funcio10 Proceso 25-IP-98, G.O. Nº 428 de abril 16 de 1999, pág. 23. 11 Proceso 28-IP-95, G.O. Nº 332 de marzo 30 de 1998, pág. 13. 07/10/99 10.28 nes específicamente contencioso-administrativas.

Esta especial situación de hecho, deviene de los actos administrativos irregularmente dictados en desmedro de una esfera jurídica individual, en oposición a aquellas personas jurídicas o naturales que no se encuentran en análoga situación, ni vinculadas al ente emisor como sí sucede en el caso de los derechos subjetivos. La acción de nulidad prevista en el artículo 113 de la Decisión 344, la declarará la autoridad nacional competente administrativa o judicial, dependiendo esto sí, de que el acto cuya nulidad se alega se encuentre amparado por estado de cosa juzgada administrativa o judicial, es decir, que haya adquirido firmeza en una u otra vía, de acuerdo a las prescripciones del derecho interno en armonía con el derecho comunitario, este último siempre de preferente aplicación. Al tenor de las disposiciones anteriores, se puede afirmar que considerando que el demandante no presentó en la vía gubernativa los recursos que el permitía el trámite que culminó con la resolución ahora impugnada, ese acto quedó firme en dicha vía, sin opción a que puedan ser interpuestos recursos administrativos o judiciales internos. 1.

Procedimiento En líneas anteriores ha quedado claro que la competencia se radicará en la autoridad nacional que sea señalada por la legislación interna, pudiendo ella constituirse en cabeza de una autoridad administrativa o de una judicial, sin soslayar que se trate de una actuación jurisdiccional. En cuanto al procedimiento que debe seguir la autoridad competente en la materia que nos ocupa, el artículo 144 determina que éste será el que se disponga internamente, sin afectar lógicamente, la prioridad que deben tener los elementos básicos establecidos en el artículo 113 de la Decisión 344.

De esta manera ha sentenciado este Tribunal Comunitario: “La imprescriptibilidad de las acciones de nulidad establecida en la Decisión 344 no GACETA OFICIAL puede ser asimilada a las previstas en la legislación nacional, la que deberá ser aplicable en cuanto al procedimiento, según lo dispone el artículo 144, pero no en lo que se remita a plazos de prescripción de la acción para solicitar la nulidad, plazo que se encuentra definido y legislado por el ordenamiento jurídico comunitario”.12 2.

Imprescriptibilidad de la Acción de Nulidad La Acción de Nulidad no tiene establecido el término de caducidad, lo que significa que es imprescriptible. El Tribunal Andino de Justicia ha interpretado este principio de la siguiente manera: “Por su parte, la Decisión 344, en el inciso segundo del artículo 113 consagra la “imprescriptibilidad” de la acción de nulidad que se derive de la mencionada norma, sin hacer relación a causales relativas o absolutas a hechos que pueden ser en la teoría jurídica anulables o subsanables, corriendo el titular marcario el riesgo de la inseguridad jurídica sobre su marca.

La imprescriptibilidad de las acciones de nulidad establecida en la Decisión 344 no puede ser asimilada a las previstas en la legislación nacional, la que deberá ser aplicable en cuanto al procedimiento, según lo dispone el artículo 144, pero no en lo que se remita a plazos de prescripción de la acción para solicitar la nulidad, plazo que se encuentra definido y legislado por el ordenamiento jurídico comunitario.

Sigue de esta situación, que bien se intente la acción judicial civil o la contencioso-administrativa, no podrá pretenderse en ningún caso que las acciones contempladas en las legislaciones nacionales dejan al accionante sin esta posibilidad por el transcurso del tiempo o la falta de oportunidad en su presentación. En el aspecto marcario, el incumplimiento de cualquier disposición de la Decisión 344 abre la posibilidad a la acción imprescriptible de nulidad de la concesión de la marca.

Esta norma rige prioritariamente sobre los orde- 12 Proceso 10-IP-97, G.O. Nº 308 de noviembre 28 de 1997, pág. 47. 07/10/99 11.28 namientos nacionales de cada uno de los Países Miembros”.13 Como resultado de las consideraciones que preceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Un signo que no sea perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica, no es apto para el registro marcario. 2.

El procedimiento para obtener el registro de una marca se encuentra tipificado en el capítulo II de la Decisión 344, cuyas etapas deben ser necesariamente cumplidas por la Oficina Nacional competente so pena de acarrear nulidad del trámite. 3. En caso de conflicto entre un signo registrado (derecho prioritario) frente a otro por ser registrado o solicitado (derecho expectaticio), la autoridad competente deberá pronunciarse en favor del primero. 4.

El examen de registrabilidad procede tanto en los casos en que se presenten observaciones como en aquellos en que no se las formule. 5. Para demandar la nulidad del registro marcario, según el artículo 113 de la Decisión 344, el accionante deberá demostrar ser “parte interesada”, excluyéndose de esa posibilidad a quien no tenga esa calidad. 6.

El legítimo titular de una marca podrá acudir ante la autoridad nacional competente ya sea judicial, o administrativa con funciones jurisdiccionales (de acuerdo a las normas de derecho interno), para solicitar la declaración de nulidad contemplada en el literal a) del artículo 113 de la Decisión 344. El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al dictar la respectiva sentencia dentro del proceso interno Nº 4683, de conformidad 13 Proceso 10-IP-97, G.O. Nº 308 de noviembre 28 de 1997, pág.

47. GACETA OFICIAL 07/10/99 con el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Notifíquese al mencionado Consejo, mediante copia sellada y certificada y remítase copia certificada de esta interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para fines de su publicación en la Gaceta Oficial.

Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE 12.28 Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO 31-IP-99 Interpretación prejudicial de los artículos 81; 82, literales e) y h); 83, literales a), d) y e); 95 y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador;

Proceso Interno No. 3430-96LYM. Actor: Sociedad AMWAY CORPORATION (Marca “SATINE”). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte días del mes de agosto de mil novecientos noventa y nueve, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Presidente de la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, doctor Patricio Secaira Durango, en oficio No. 452-TDCA-2S de 21 de junio de 1999.

V I S T O S: Que la consulta se tramita con observancia PARCIAL de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal, con indicación del nombre del órgano judicial que formula la solicitud; la relación de las normas del ordenamiento comunitario cuya interpretación se requiere, contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y en el Tratado Constitutivo del Tribunal; el lugar y dirección en donde el Juez solicitante recibirá la notificación correspondiente; la identificación de la causa que ha originado la solicitud; echándose de menos por El Tribunal el informe sucinto de los hechos que la autoridad consultante estima relevantes para la interpretación y con fundamento en: 1.

ANTECEDENTES: 1.1. El acto administrativo demandado. La documentación remitida deja ver que el acto demandado es la Resolución Nº 0956704 de 26 de agosto de 1996, proferida por el Director Nacional de Propiedad Industrial, en la que se dispone rechazar la observación presentada y conceder el registro de la marca solicitada, con la motivación de que “analizando las marcas en conjunto se concluye que no existen semejanzas capaces de producir confusión en el público consumidor”. 1.2.

Los hechos considerados relevantes: Se dijo al inicio que solicitud cumple sólo PARCIALMENTE los requisitos señalados en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal, pues ella no GACETA OFICIAL contiene el informe sucinto de los hechos relevantes para la interpretación. Pese a esta carencia de la consulta, por razones de economía procesal, no se la devolverá para que se regularice, sino que se le dará trámite.

Quiere, sinembargo, El Tribunal, hacer una vez más, un respetuoso llamado a la Alta Jurisdicción consultante a fin de que en futuras ocasiones no omita el cumplimiento del requisito en cuestión. A este respecto deberá tomarse en consideración lo que ha venido reiterando desde hace ya varios años la jurisprudencia del Tribunal para destacar la importancia que tiene para una adecuada y mejor absolución de la consulta, el hecho de que ella se formule con el cumplimiento estricto de los requisitos legalmente señalados, y en especial este de la relación sucinta de los hechos que el juez considera relevantes dentro del proceso en que se origina: “Tanto la relación como el informe elaborados por la instancia nacional, orientan al órgano comunitario y permiten que éste centre su labor en los aspectos definidos por aquélla, quien es en definitiva la que habrá de aplicar la interpretación del Tribunal al caso concreto.

Sin embargo, por vía de amplitud y pese a que no se han cumplido cabalmente todos los requisitos previstos en el artículo 61 del Estatuto, el Tribunal procede a absolver la presente consulta excepcionalmente y en beneficio de la celeridad de la justicia, y ya que es posible extraer y precisar de los documentos remitidos por el juez nacional, tanto las normas de derecho comunitario que tienen relación con el procedimiento principal, como los hechos pertinentes.” 1 Extrayéndolos de la documentación que compone el expediente remitido al solicitar la interpretación, procede, entonces, El Tribunal a destacar como hechos relevantes, los siguientes: 1.2.1.

Demanda En la documentación remitida aparece copia de la demanda, así como del auto de calificación (admisorio) de la misma. El actor señala 07/10/99 13.28 en ella como normas violadas, los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. La controversia judicial se plantea en la supuesta violación de las normas comunitarias anteriormente citadas, en la medida en que ellas impedirían el registro como marca de los signos que no sean perceptibles y suficientemente distintivos, por cuanto causan confusión en el público consumidor.

Alega el demandante que es titular de la marca notoria “SATINIQUE”, registrada en el Ecuador y en más de cincuenta países, para amparar productos de la clase internacional No. 3 y que, enterado de que se pretendía el registro por parte de Ebel International Ltd. de la marca “SATINE” para amparar productos de la misma clase, presentó oportunamente observaciones, las cuales fueron rechazadas, habiéndose concedido el ilegal registro.

Critica la falta de motivación de la providencia en que se tomó la decisión tildándola de lacónica, y manifiesta que el funcionario que la expidió omitió realizar el estudio comparativo necesario para determinar la confundibilidad de los registros marcarios en disputa. 1.2.2. Contestación de la demanda Concurren a contestar la demanda, de una parte, el Procurador General del Estado quien le niega todo fundamento a la demanda y considera que el acto acusado es legítimo “por provenir de autoridad competente; por estar debidamente motivado; y, por habérselo emitido conforme a lo previsto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”, y de otra parte, el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, quien defiende también la legalidad del acto demandado.

Compareció también, en calidad de coadyuvante de la parte demandada la firma EBEL INTERNATIONAL LIMITED, la que, como beneficiaria de la concesión del registro sobre la marca SATINE, mediante apoderado, se opone a las pretensiones del demandante y defiende la legalidad del acto acusado.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia de 25-V-88 Proceso 1-IP-88 Caso: Patente STAUFFER CHEMICAL. Publicada en G.O.A.C. Nº 33 de 26-VII-88. De acuerdo con la competencia asignada a este Tribunal por el Tratado de su Creación, le GACETA OFICIAL corresponde interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 28 del mismo Tratado.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL Se observa que en la enumeración de las normas cuya interpretación se pide, el juez incurre en una imprecisión al citar equivocadamente disposiciones de la Decisión 313, que no existen o que no son pertinentes y que, por tal razón no corresponden a los temas objeto de la controversia. Dicho error, atribuible al hecho de que el juez consultante no procesó adecuadamente la solicitud y se limitó a transcribir las normas andinas que citaron las partes en sus memoriales, haciendo eco de los yerros en que ellas, particularmente el Ministerio de Comercio Exterior, habían incurrido.

En efecto, este Ministerio pide al juez y éste traslada la petición al Tribunal, que se interpreten los artículos 81, 82 literal h) y 83 literales a), d), y e) de la Decisión 313; pero analizadas tales disposiciones se tiene que el mencionado artículo 81 de la Decisión 313 se refiere a la publicación de la solicitud de registro, punto que no está en discusión en este proceso; el artículo 82 carece de literales y su único inciso está dedicado a fijar el término en que se pueden presentar observaciones y por parte de quien; a su turno el artículo 83 carece de un literal e) y los literales a) y d) regulan situaciones concernientes al rechazo de oficio de la observación, temas que tampoco se relacionan con los hechos de la causa en que se origina la consulta.

De esta manera, El Tribunal absolverá la consulta interpretando las normas que a continuación se transcriben, las cuales considera suficientes para que el Juez consultante pueda resolver el litigio; ellas son, a petición de parte, los artículos 81; 82, literales e) y h); 95 y 96, y de oficio, el artículo 83, literales a), d) y e), todos de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 3.1.

Artículo 81. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distin- 07/10/99 14.28 tivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” 3.2.

Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) “e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate” ( ) h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; ” 3.3.

Artículo 83. “Así mismo, no podrán registrarse como marca aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;”.

( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que (sic) solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sec- GACETA OFICIAL 07/10/99 15.28 tores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. los aspectos referentes a los requisitos para el registro de las marcas; su distintividad; su similitud; el riesgo de confusión; la notoriedad; la comparación entre marcas; las Observaciones a la solicitud de registro; el estudio de registrabilidad y la debida motivación de las providencias que conceden o niegan el registro de una marca.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” 4.1. Requisitos para el registro de marca. ( ) “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”. 3.4. Artículo 95. “Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.

“Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” 3.5. Artículo 96. “Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.” 4. CONSIDERACIONES Procede El Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, abordando el análisis de El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, transcrito en esta sentencia, se refiere a las tres características básicas que deberá reunir un signo para ser registrado como marca, a saber: la distintividad, la perceptibilidad y la posibilidad de representación gráfica.

Con respecto al requisito de la distintividad el Tribunal ha expresado en su jurisprudencia que no basta con que la marca sea perceptible y susceptible de representación gráfica, sino que unido a ello deberá distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de aquellos idénticos o similares de otra.

El principio general de protección jurídica de la marca basado en la distintividad, tal como se consagra en el artículo 81, es desarrollado por los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, disposiciones que en diferentes literales establecen una serie de causales de irregistrabilidad de las marcas, atendiendo a criterios como los de su carácter usual, su generalidad, su amenaza de engaño o de error, su descriptividad, etc. 2 El segundo inciso del artículo 81 de la Decisión 344 al definir el concepto de marca hace énfasis en el aspecto de la distintividad cuando señala que marca es “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

La definición legal mencionada deja ver que la marca es un bien inmaterial, de carácter patrimonial, destinado a distinguir un producto o un 2 Véase TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 17-IV-98. Proceso Nº 1-IP-98. Caso “EXPOSISTEMAS (MIXTA)”. En G.O.A.C. Nº 354 de 13-VII-98. GACETA OFICIAL 07/10/99 16.28 servicio de otros, representada por un signo, que por ser intangible requiere de medios sensibles para que el consumidor pueda aprehenderlo esto es, apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. de la marca debe contar con la facultad legal de exclusión referida a la utilización del signo; esto es, que debe poseer el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca.

Reiteradamente el Tribunal de la Comunidad Andina al interpretar el artículo 81 de la Decisión 344 ha enfatizado en cuanto a la importancia del cumplimiento de los tres requisitos anteriormente mencionados, como paso previo a la registrabilidad de una marca.3 La posibilidad de que subsistieran en el mercado, en cabeza de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, quienes se verían privados de distinguir el origen empresarial de los mismos bienes y escoger libremente entre ellos.

De ello se colige que un signo es registrable como marca cuando cumple a cabalidad con los tres requisitos enunciados en el artículo 81 interpretado, y además, no está incurso en alguna de las precisas causales de irregistrabilidad que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. El juez nacional al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino deberá analizar, en primer lugar, si el signo “SATINE”, registrado como marca y cuyo registro se impugna, cumple con los requisitos antedichos y, en segundo lugar, determinar si encaja o no en alguno o algunos de los conceptos de irregistrabilidad a que anteriormente se hizo alusión. Aunque el cumplimiento de los requisitos prevenidos en el artículo 81, interpretado, es esencial para que proceda el registro, no es la única condición para que éste se dé, puesto que el legislador andino ha previsto determinadas causales o razones para que se frustre el registro solicitado o se cancele o anule el que haya sido otorgado, tales como las contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 4.2.

Similitud de las Marcas y Riesgo de Confusión Muchas veces se ha dicho por la doctrina y por la jurisprudencia que la función principal de la marca es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. De donde se sigue que el titular 3 Véase TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 3-V-1998. Proceso 11-IP-98. Caso “PAVCO”. G.O.A.C. Nº 359 del 4-VIII-98. Para evitar, precisamente, la presencia del riesgo de confusión por la identidad o similitud de las marcas, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro los signos que sean idénticos o similares “a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

(artículo 83, literal a). El Tribunal ha hecho énfasis en sus sentencias en el especial esmero que deben tener tanto el juez como el administrador al realizar, en el momento correspondiente, el llamado “análisis de confundibilidad”, que permite definir la discusión acerca de si una marca es o no similar o idéntica a otra y si por ende, puede o no ser registrada.

Ha dicho: “La labor de determinar si un signo es confundible con otro presenta diferentes matices según que entre ellos exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Ciertamente, cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto, ( ).

En cambio, para los demás casos de comparación el análisis de confundibilidad requiere un mayor esfuerzo de parte de la administración o del juez, según sea el caso, pues deberá precisar si no obstante la identidad entre los signos enfrentados el riesgo no se presenta por estar dirigidos a productos o servicios disímiles, o si, a pesar de ello, el carácter notorio de la marca preexistente se impone frente al principio de la es- GACETA OFICIAL pecialidad; si los signos no son idénticos sino tan sólo similares, realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor; cuál es el público al que los productos y/o servicios se encuentran dirigidos y, en fin, toda una serie de factores cuyo estudio requiere de la mayor diligencia y prudencia 4”.

En el caso que da origen a la presente solicitud de interpretación prejudicial se trata de resolver un supuesto conflicto entre las denominaciones “SATINIQUE” y “SATINE”, la primera de ellas registrada con anterioridad a la mencionada en segundo lugar y ambas destinadas a distinguir productos de la clase No. 3 internacional de Niza. Es evidente que las referidas marcas no son idénticas entre sí, por lo que el juez nacional deberá ocuparse en verificar si entre ellas existe similitud que sea de tal naturaleza y magnitud que pueda generar confusión en el público consumidor.5 Ahora bien, como la comparación debe realizarse entre dos signos marcarios denominativos, el juez nacional tendrá en cuenta, para resolver el conflicto planteado, las reglas y principios que tanto la doctrina como la jurisprudencia han expresado en forma profusa al respecto.

Son marcas denominativas las que se conforman con una sola palabra o un conjunto de palabras. Al formarse un conjunto registral, unos términos, vocablos o palabras podrán tener mayor significación que otros y serán ellos los que originen la distintividad del signo. Con respecto a esos criterios orientadores de tipo general, establecidos jurisprudencialmente para servir a los operadores jurídicos nacionales en su tarea de aplicación de la Ley Comunitaria en cuanto toca con la comparación de registros marcarios, El Tribunal se limita ahora a recordarlos y ratificarlos según lo expresado en la sentencia 10-IP-98, en la que se dijo: 07/10/99 17.28 “En efecto, para determinar el “riesgo de confusión” se han establecido reglas o criterios que puedan y deban guiar al juzgador hacia la determinación de dicho riesgo, por que en suma es el criterio de éste el que prevalecerá a través de su decisión judicial definitiva, para adoptar la cual deberá acudir al análisis, al tecnicismo, a la investigación y comparación de las marcas, con el propósito de que el resultado de toda esta labor comparativa entre lo fáctico del proceso o del reclamo u observación y la realidad que enfrentan las marcas respecto de los consumidores, lo conduzca a pronunciarse con certeza acerca de si entre ellas existe o no el riesgo de confusión que impide la existencia legal del registro marcario.

De ahí la elaboración por la doctrina de reglas ad hoc, las que han sido acogidas por la jurisprudencia de este Tribunal: “1.- Reglas para el cotejo marcario “Como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha venido en efecto acogiendo en reiterada jurisprudencia, los criterios expuestos por la doctrina (BREUER MORENO, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Edit.

Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.): - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; - Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

“En relación con las cuales, este Tribunal ha distinguido: 4 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 17-VIII-98. Proceso 4-IP-98. Caso OPTIPAN. En G.O.A.C. Nº 375 de 7-X-98. “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. 5 Sobre este particular véase también, entre otras la sentencia del 17-IV-98.

Proceso 1-IP-98. Caso EXPOSISTEMAS (MIXTA). En G.O.A.C. 354 de 13VII-98. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio GACETA OFICIAL tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada.

“Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que ‘la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.’” (Ver, entre otras: Interpretaciones Prejudiciales Nos. 01-IP-87, G.O. No. 28 de 15 de febrero de 1987 marca “VOLVO”, 04IP-94 G.O. No. 189 de 15 de septiembre de 1995, marca “EDEN FOR MAN”; y 09-IP-94 G.O. No. 180 de 10 de mayo de 1995, marca “DIDA”)”.6 07/10/99 bros de dicha Convención, de impedir o de invalidar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser notoriamente conocida.

La marca notoria se define como, “aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos perteneciente a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable porque ha sido ampliamente difundida en dicho grupo”.7 Y al desarrollar la interpretación de los elementos de protección a la marca notoria que contempla la legislación andina expresó: “Tiene especial interés en este proceso la noción de ‘marca notoria’, ya que ella está protegida por las normas que son materia de esta consulta, más allá de los límites de ‘la clase’ de producto o servicio o ‘regla de especialidad’, siempre que, además de ser notoria, esté también registrada, así sea en el exterior.

El literal g) del artículo 58 de la Decisión 85 protege además a la ‘marca notoriamente conocida y registrada en el país o en el exterior’, en relación con ‘productos o servicios idénticos o similares’ no necesariamente de la misma ‘clase’, o sea más allá de los límites que establece la ‘regla de la especialidad’ 8 4.3. Notoriedad de las marcas En cuanto a la alegada notoriedad de la marca, el artículo 83 de la Decisión 344 en su literal d) prohibe el registro de signos que “constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero”.

Agrega la norma que la prohibición se aplica con independencia de la clase, esto es, que tiene operancia tanto en el caso de que el signo se destine a productos de una misma clase o a productos pertenecientes a clases diferentes. Esta disposición comunitaria parece calcada de lo que sobre el mismo tema establece el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial que en su artículo 6 bis, consagra el compromiso de los Países Miem- 6 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 19-VIII-98. Proceso 10-IP-98. Caso: GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (etiqueta). En G.O.A.C. Nº 394 de15-XII-98. 18.28 En complemento de lo anterior, el artículo 84 de la Decisión 344 señala como criterios para determinar la notoriedad de una marca aspectos tales como el de la extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; la antigüedad de la marca y su uso 7 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 29-VIII-97. Proceso 07-IP-96. Caso: ELEGANTE TRIGUEÑA CON TURBANTE. En G.O.A.C. Nº 299 de 17-X-97. 8 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 23-II-95. Proceso 05-IP-94. Caso: “BENETTON” G.O.A.C. Nº 177 de 20-IV-95. GACETA OFICIAL constante; y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

Finalmente, se estima útil traer a colación la doctrina sentada por el Tribunal con respecto a la aplicación de los elementos de protección a la marca notoria cuando expresó que para que ellos operen ésta debe ser: “ anterior a la nueva marca por registrarse y al decirse notoria no ha de ser únicamente como marca sino como tal y además como notoria, lo que presupone en consecuencia que la notoriedad debe preceder como requisito esencial para impugnar el registro de una marca posterior y a fin de que surta así los efectos que la ley comunitaria persigue al otorgar una protección especial a las marcas notorias.

A los fines de presentar observaciones y obstaculizar el registro de una marca, de acuerdo al artículo 82 de la Decisión 313, estaría facultado el usuario de una marca notoria aunque ésta no se encuentre registrada, pues a él también se extendería el legítimo interés que exige la norma para dichos fines”.9 4.4. Trámite de las observaciones y debida motivación de los actos administrativos que le ponen fin.

La legislación comunitaria andina contempla la posibilidad de que cualquier persona, que tenga legítimo interés, pueda presentar observaciones al registro de la marca solicitada. Según ella, se considera que tiene legítimo interés para presentar las observaciones tanto el titular de una marca registrada ante el intento de registrar otra idéntica o similar, así como quien solicitó primero el registro de la marca.

Las observaciones deben ser tramitadas y resueltas por la Oficina Nacional Competente, la cual deberá rechazar las extemporáneas; las que se fundamenten en solicitud posterior a la petición de registro de la marca que se observa; las que se fundamenten en tratados no vigentes para el País Miembro en el que se solicita la marca o aquellas en que los interesados no hubieran pagado las tasas de tramitación correspondientes. 9 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 13-XII-96, Proceso 17-IP-96, Marca: EDWIN. En G.O.A.C. Nº 253 de 7-III-97- 07/10/99 19.28 Según el artículo 95 de la Decisión 344, cuya interpretación se realiza, una vez admitida a trámite la observación que no incurra en las causales de rechazo mencionadas en el artículo 94, la Oficina Nacional Competente deberá notificar al peticionario para que dentro de los treinta días haga valer sus alegatos.

Vencido el mencionado plazo la Oficina Nacional Competente debe decidir las observaciones y luego efectuar indefectiblemente el examen de registrabilidad para concluir pronunciándose expresamente sobre la concesión o denegación del registro de la marca, pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que debe ser notificada al peticionario.

El examen de registrabilidad que debe practicar la oficina correspondiente comprende el análisis de todas las exigencias que la Decisión 344 impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos establecidos en el artículo 81, ya analizados, y tomando en consideración las prohibiciones que señalan los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. El concepto plasmado en la resolución o acto administrativo por el cual se califica la semejanza o no de los signos enfrentados y se determina la concesión o la denegación del registro, debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario no goza de absoluta discrecionalidad para la adopción de su criterio puesto que debe emplear las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido.

La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá en cada caso de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. Este parámetro se halla ordenado en el artículo 95 de la Decisión 344, al exigir que “ la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”.

La Decisión 344 exige reiterativamente (arts. 95 y 96) que los pronunciamientos de las autoridades nacionales respecto de las solicitudes de registro de marcas sean debidamente moti- GACETA OFICIAL 07/10/99 vados, es decir, expresen los fundamentos en los que se basan para emitirlos.10 de darse, según lo que ha expresado El Tribunal, por similitudes gráficas, determinadas por la apreciación visual; fonéticas, derivadas de la percepción auditiva y conceptuales, esto es, producidas por la diferente apreciación ideológica.

En sentencia de reciente data el Tribunal concluyó, con respecto a la motivación de los actos administrativos relativos a la concesión o denegación de las solicitudes de registro de una marca que ellos: “ requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél, y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”.11 Tercero: Los criterios que deben aplicarse para apreciar la similitud marcaria son el cotejo de conjunto de las marcas en conflicto, el cotejo sucesivo y no simultáneo y la relevancia de las semejanzas antes que las diferencias.

Reglas éstas que imponen, en primer lugar, la obligatoriedad de no descomponer las marcas en conflicto y que proscriben, en segundo lugar, el procedimiento matemático de contabilizar sílabas o letras para establecer la similitud o disimilitud. Lo importante en el cotejo es obtener una visión global, de conjunto, de todos los elementos y factores integrantes de la marca, a fin de no destruir su unidad fonética, auditiva ni ideológica.

Cuarto: Marca notoria es aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos perteneciente a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o servicios a los que les es aplicable porque ha sido ampliamente difundida en dicho grupo. Quinto: La motivación de un acto administrativo debe ser una auténtica y satisfactoria explicación de las razones de emisión del acto, para de esta forma preservar valores sustantivos y lograr la observancia del principio de legalidad en la actuación de los órganos estatales, dando como resultado una real protección de los derechos individuales.

La falta de motivación o la insuficiencia de la misma acarrea la nulidad del acto en cuestión. Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: Primero: Para que un signo pueda registrarse como marca debe reunir los tres requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a que se refiere el artículo 81 de la Decisión 344 y no encajar en ninguna de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Segundo: La existencia del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado por el juez nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos reconocidas en la presente interpretación y teniendo en cuenta que el riesgo de confusión pue- 10 Sobre el tema de la motivación de las providencias puede consultarse la sentencia del 7-V-99.

Proceso 1IP-99, Marca TRIGARD. En G.O.A.C. Nº 461 del 22VII-99. 11 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. sentencias de 30-X-98, Proceso 35-IP-98, marca “GLEN SIMON”. En G.O.A.C. Nº 422 del 30-III-99. 20.28 La Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, Repú- GACETA OFICIAL 07/10/99 Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO blica del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del Proceso Interno No. 3430-96-LYM, de conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

Notifíquese al nombrado Tribunal, mediante copia certificada. Remítase igualmente copia de esta interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE 21.28 Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Sentencia aprobada en sesión judicial efectuada el 20 de agosto de 1999.

Interpretación Prejudicial de los artículos 81; 82, literales e) y h); 83, literales a), d) y e); 95 y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador. Gualberto Dávalos García MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO 37-IP-99 Interpretación prejudicial de los artículos 81; 83, literal a); 93; 95; 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 5 del Tratado que crea el Tribunal Andino de Justicia, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del Proceso interno No. 5081 promovido por la Sociedad Procesadora de Alimentos BAUTISTA PINZON LTDA. (PROALBAP LTDA.).

Marca: “EL BRASERO ROJO”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veintisiete días del mes de agosto de mil novecientos noventa y nueve, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Doctor Juan Alberto Polo Figueroa, Magistrado del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del Proceso interno No. 5081 promovido por la Sociedad Procesadora de Alimentos BAUTISTA PINZON LTDA. (PROALBAP LTDA.). tenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y en el Tratado Constitutivo del Tribunal; el lugar y dirección en donde el Juez solicitante recibirá la notificación correspondiente; la identificación de la causa que ha originado la solicitud así como también, el informe sucinto de los hechos que la autoridad consultante estima relevantes para la interpretación; y con fundamento en: 1.

ANTECEDENTES: V I S T O S: 1.1. Los actos administrativos demandados. Que la consulta se tramita con observancia plena de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal, pues se indica en ella el nombre del órgano judicial que formula la solicitud; la relación de las normas del ordenamiento comunitario cuya interpretación se requiere, con- Son los que se identifican a continuación: a).

La Resolución Nº 017088 de 29 de julio de 1996, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de In- GACETA OFICIAL 07/10/99 22.28 dustria y Comercio, mediante la cual se persona opositora y la concesión del registro marcario que le fue negado a la sociedad actora. Se aduce, en contra de lo sostenido en los actos demandados, que la marca solicitada es suficientemente distintiva y además no genera confusión en el mercado. 1.2.2.

Contestación de la demanda Dan contestación a la demanda, de una parte, la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que le niega fundamento a la acción judicial intentada y considera que los actos acusados son legítimos, se ajustan a pleno derecho, además de que no violentan disposiciones legales superiores; y de otra, la COMPAÑÍA INVERSORA EL CONDOR S.A., en su calidad de tercero con interés en las resultas del juicio, y quien había participado en la vía gubernativa oponiéndose al registro solicitado.

En su memorial de contestación plantea igualmente, la legalidad de los actos acusados al considerar que la denegatoria del registro fue bien fundamentada en razón de que la marca solicitada genera confusión y carece de distintividad.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL De acuerdo con la competencia asignada a este Tribunal por el Tratado de su Creación, le corresponde interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 28 del mismo Tratado.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL Las normas cuya interpretación se solicita son los artículos 81, 83, literal a), 93, 95, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en concordancia con el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia. Con respecto a los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 y 5º del Tratado, El Tribunal no hará ningún pronunciamiento habida cuenta de su reiterada jurisprudencia en la que considera que ellas no son aplicables en los procesos internos entre partes, en la medida en que se limitan a consagrar obligaciones de los Países Miembros.

GACETA OFICIAL 07/10/99 Se transcriben, acto seguido, las antedichas disposiciones: te notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. 3.1. Artículo 81. “Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” 3.2. Artículo 83. “Así mismo, no podrán registrarse como marca aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;”. 3.3.

Artículo 93. “Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. “A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.”. 3.4.

Artículo 95. “Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competen- 23.28 4. CONSIDERACIONES Procede El Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, abordando el análisis de los aspectos referentes a los requisitos para el registro de las marcas; su distintividad; su similitud; el riesgo de confusión; la notoriedad; la comparación entre marcas (mixtas, para el caso); y, las observaciones a la solicitud de registro y el estudio de registrabilidad. 4.1.

Interpretación del artículo 81 de la Decisión 344. Requisitos para el registro de una marca. La distintividad. La norma a ser interpretada se refiere a las tres características básicas que deberá reunir un signo para ser registrado como marca, a saber: la distintividad, la perceptibilidad y la posibilidad de representación gráfica. El principio general de protección jurídica de la marca que se basa en la distintividad, es consagrado en el artículo 81 y se desarrolla por los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, cuando en sus diferentes literales establecen una serie de causales de irregistrabilidad de las marcas, atendiendo a criterios como los de su carácter usual, su generalidad, su amenaza de engaño o de error, su descriptividad, etc. 1 El segundo inciso del artículo 81 ibídem, al definir el concepto de marca hace énfasis en el aspecto de la distintividad cuando señala que marca es “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. 1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 17-IV-98. Proceso Nº 1-IP-98. Caso “EXPOSISTEMAS (MIXTA)”. En G.O.A.C. Nº 354 de 13-VII-98. GACETA OFICIAL Reiteradamente el Tribunal de la Comunidad Andina al interpretar el artículo 81 de la Decisión 344 ha enfatizado en cuanto a la importancia del cumplimiento de los tres requisitos anteriormente mencionados, como paso previo al registro de una marca2.

De ello se colige que un signo sólo es registrable como marca cuando cumple a cabalidad con los tres requisitos enunciados en el artículo 81 interpretado, y además, no está incurso en alguna de las precisas causales de irregistrabilidad que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Así las cosas, el cumplimiento de los requisitos prevenidos en el artículo 81, interpretado, no es la única condición para que el registro se otorgue, puesto que el legislador andino ha previsto determinadas causales o razones para que se frustre el registro solicitado o se cancele o anule el que haya sido otorgado. 4.2.

Interpretación del artículo 83, literal a), de la Decisión 344. Similitud de las Marcas y Riesgo de Confusión. Comparación de marcas. Muchas veces se ha dicho por la doctrina y por la jurisprudencia que la función principal de la marca es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.

La posibilidad de que subsistieran en el mercado, en cabeza de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, quienes se verían privados de distinguir el origen empresarial de los mismos bienes y escoger libremente entre ellos.

Para evitar, precisamente, la presencia del riesgo de confusión por la identidad o similitud de las marcas, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro los signos que sean idénticos o similares “a una 2 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 3-V-1998. Proceso 11-IP-98. Caso “PAVCO”. G.O.A.C. Nº 359 del 4-VIII-98. 07/10/99 24.28 marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

(artículo 83, literal a)). El Tribunal ha hecho énfasis en sus sentencias en el especial esmero que deben tener tanto el juez como el administrador al realizar, en el momento correspondiente, el llamado “análisis de confundibilidad”, que permite definir la discusión acerca de si una marca es o no similar o idéntica a otra y si por ende puede o no ser registrada.3 En el caso que da origen a la presente solicitud de interpretación prejudicial se trata de resolver un supuesto conflicto entre las marcas mixtas “LA BRASA ROJA” (etiqueta) y “EL BRASERO ROJO” (etiqueta), la primera de ellas registrada con anterioridad a la mencionada en segundo lugar y ambas destinadas a distinguir productos de la clase No. 42 de la clasificación internacional de Niza.

Es evidente que las referidas marcas no son idénticas entre sí, por lo que el juez nacional deberá ocuparse en verificar si entre ellas existe similitud que sea de tal naturaleza y magnitud que pueda generar confusión en el público consumidor.4 Ahora bien, como la comparación debe realizarse entre dos signos marcarios de tipo mixto, el juez nacional tendrá en cuenta, para resolver el conflicto planteado, las reglas y principios que tanto la doctrina como la jurisprudencia han expresado en forma profusa y reiterada al respecto y que más adelante se recuerdan. 4.2.1.

Las marcas mixtas Son las que aparecen conformadas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes); En la marca mixta, uno de los elementos que la 3 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 17-VIII-98. Proceso 4-IP-98. Caso OPTIPAN. En G.O.A.C. Nº 375 de 7-X-98. 4 Sobre este particular véase también, entre otras la sentencia del 17-IV-98.

Proceso 1-IP-98. Caso EXPOSISTEMAS (MIXTA). En G.O.A.C. 354 de 13VII-98. GACETA OFICIAL 07/10/99 integran tiene mayor fuerza de penetración en el público consumidor, lo cual permite determinar cuál de ellos resulta más relevante dentro del conjunto que constituye el signo distintivo. “La confusión gráfica o visual se produce por la simple observación del signo, que conduzca a esa conclusión por la identificación o similitud, ya sea de palabras, frases, dibujos, etiquetas La jurisprudencia del Tribunal ha puesto de relieve que, por lo general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo cual no es óbice para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica.5, 6.

“La confusión en el campo auditivo se produce cuando las palabras tienen una fonética similar. “La similitud ideológica que conlleva el riesgo de confusión, deriva del mismo contenido conceptual de las dos marcas o de la vocación que aquellas produzcan por medio del signo, aunque las palabras no sean las mismas o el signo no sea idéntico.

En uno u otro caso, en la mente del consumidor se reproduce la misma idea o concepto ”.7 4.2.2. Reglas para la comparación marcaria. La jurisdicción comunitaria, de tiempo atrás, ha venido definiendo en sus sentencias criterios generales que puedan orientar al juez nacional cuando actúa como juez comunitario, aplicando disposiciones del ordenamiento jurídico andino, en la solución del caso concreto que se le plantea.

Con este propósito ha señalado que: “El criterio que influya en la determinación del riesgo de confusión no puede depender o sujetarse a la sola apreciación personal o subjetiva del juez, que por su propio arbitrio llegue a concebir que entre dos marcas existe o no confusión. “El cotejo marcario para esos efectos se basa en un análisis pormenorizado de los campos en que las marcas pueden producir confusión como son el visual, el auditivo, el ideológico o conceptual, y fonético, analizando siempre los signos marcarios en su conjunto, sin apreciaciones parciales, ni resquebrajando o mutilando al signo marcario que en su conjunto forma una unidad de hecho para el ingreso al registro. 5 6 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 9-XII-88. Proceso 04-IP-88, Marca “DAIMLER”, En G.O.A.C. No. 39 del 24-I-89. Con relación a las marcas mixtas y a la predominancia que, por lo general se reconoce en ellos al elemento denominativo puede consultarse particularmente la Sentencia del 19-VIII-98, en el Proceso Nº 10-IP-98. Marca GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (Etiqueta).

En G.O.A.C. Nº 394 de 15-XII-98. 25.28 Como reglas que se deducen de los criterios antes expuestos y que deben ser aplicadas por el juez nacional, el Tribunal ha acogido en reiterada jurisprudencia, las que han sido expuestas por la doctrina y que pueden resumirse así: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

En la comparación marcaria debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presun- 7 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 4-IX-96. Proceso 21-IP-95. Marca “AFLOX”; En G.O.A.C. No. 233 de 19-XI-96. GACETA OFICIAL to, tomando en cuenta la naturaleza del producto. Como quiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.8 4.4. Interpretación de los artículos 93 y 95 de la Decisión 344. De las observaciones. La legislación comunitaria andina contempla la posibilidad de que cualquier persona, que tenga legítimo interés, pueda presentar observaciones al registro de la marca solicitada.

Según ella, se considera que tiene legítimo interés para presentar las observaciones tanto el titular de una marca registrada ante el intento de registrar otra idéntica o similar, así como quien solicitó primero el registro de la marca. Las observaciones deben ser tramitadas y resueltas por la Oficina Nacional Competente, la cual podrá rechazar las extemporáneas; las que se fundamenten en solicitud posterior a la petición de registro de la marca que se observa; las que se fundamenten en tratados no vigentes para el País Miembro en el que se solicita la marca o aquéllas en que los interesados no hubieran pagado las tasas de tramitación correspondientes. 8 Ver entre otras Interpretaciones Prejudiciales relacionadas con el tema, las contenidas en los Procesos Nos. 01-IP-87, G.O.A.C. No. 28 de 15-II-88 marca “VOLVO”, 04-IP-94 G.O.A.C. No. 189 de 15-IX-95, marca “EDEN FOR MAN”; y 09-IP-94 G.O.A.C. No. 180 de 10-V-95, marca “DIDA”. 07/10/99 26.28 Según el artículo 95 de la Decisión 344, cuya interpretación se solicita, una vez admitida a trámite la observación que no incurra en las causales de rechazo mencionadas en el artículo 94, la Oficina Nacional Competente deberá notificar al peticionario para que dentro de los treinta días haga valer sus alegatos.

Vencido el mencionado plazo la Oficina Nacional Competente debe decidir las observaciones y luego efectuar indefectiblemente el examen de registrabilidad para concluir pronunciándose expresamente sobre la concesión o denegación del registro de la marca, pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que debe ser notificada al peticionario.

El examen de registrabilidad que debe practicar la oficina correspondiente comprende el análisis de todas las exigencias que la Decisión 344 impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos establecidos en el artículo 81, ya analizados, y tomando en consideración las prohibiciones que señalan los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. El concepto plasmado en la resolución o acto administrativo por el cual se califica la semejanza o no de los signos enfrentados y se determina la concesión o la denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario no goza de absoluta discrecionalidad en la adopción de su criterio, puesto que debe adoptar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido, las que se hizo referencia en esta misma providencia. La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá en cada caso de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto.

Este parámetro se halla ordenado en el artículo 95 de la Decisión 344, al exigir que “ la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”. Con fundamento en las consideraciones anteriores, GACETA OFICIAL 07/10/99 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA rés para presentar las observaciones tanto el titular de una marca registrada ante el intento de registrar otra idéntica o similar, así como quien solicitó primero el registro de la marca.

C O N C L U Y E: Primero: Para que un signo pueda registrarse como marca debe reunir los tres requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a que se refiere el artículo 81 de la Decisión 344 y no encajar en ninguna de las causales de irregistrabilidad a que establecen los artículos 82 y 83 de la misma norma comunitaria.

Segundo: La existencia del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado por el juez nacional, tomando en consideración las circunstancias concretas de las marcas en conflicto, pero sujetándose, en todo caso, a las reglas de comparación de signos recomendadas en la presente interpretación y teniendo en cuenta que el riesgo de confusión puede darse, según lo que ha expresado El Tribunal, por similitudes gráficas, determinadas por la apreciación visual; fonéticas, derivadas de la percepción auditiva y conceptuales, esto es, producidas por la diferente apreciación ideológica.

Tercero: Cuarto: Los criterios que deben aplicarse para apreciar la similitud marcaria son el cotejo de conjunto de las marcas en conflicto, el cotejo sucesivo y no simultáneo y la relevancia de las semejanzas antes que de las diferencias. Además en el caso concreto y habida cuenta de que el cotejo se realiza entre dos marcas mixtas, se deberá tener presente la preponderancia en ellas del elemento denominativo sobre el gráfico.

Cualquier persona, que tenga legítimo interés, puede presentar observaciones al registro de la marca solicitada. Tienen legítimo inte- 27.28 Quinto: Admitida a trámite la observación que no incurra en las causales de rechazo mencionadas en el artículo 94 de la Decisión 344, la Oficina Nacional Competente deberá notificar al peticionario para que dentro de los treinta días haga valer sus alegatos.

Vencido este plazo debe decidir las observaciones y luego efectuar indefectiblemente el examen de registrabilidad para concluir pronunciándose expresamente sobre la concesión o denegación del registro de la marca, pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que debe ser notificada al peticionario.

El examen de registrabilidad que debe practicar la oficina correspondiente comprende el análisis de todas las exigencias que la Decisión 344 impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos establecidos en su artículo 81 y tomando en consideración las prohibiciones que señalan los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. La Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del Proceso Interno No. 5081, de conformidad con lo que dispone el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

Notifíquese al nombrado Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia certificada. Remítase igualmente copia de esta interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. GACETA OFICIAL Rubén Herdoíza Mera Juan José Calle y Calle Luis Henrique Farías Mata Guillermo Chahín Lizcano Eduardo Almeida Jaramillo Sentencia aprobada en sesión judicial efectua- 07/10/99 28.28 Prejudicial de los artículos 81; 83, literal a); 93; 95; 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 5 del Tratado que crea el Tribunal Andino de Justicia, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 221-2222 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú