PROCESO 31-IP-99 Interpretación prejudicial de los artículos 81; 82, literales e) y h); 83, literales a), d) y e); 95 y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador; Proceso Interno No. 3430-96-LYM.
Actor: Sociedad AMWAY CORPORATION (Marca “SATINE”). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte días del mes de agosto de mil novecientos noventa y nueve, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Presidente de la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, doctor Patricio Secaira Durango, en oficio No. 452-TDCA-2S de 21 de junio de 1999.
V I S T O S: Que la consulta se tramita con observancia PARCIAL de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal, con indicación del nombre del órgano judicial que formula la solicitud; la relación de las normas del ordenamiento comunitario cuya interpretación se requiere, contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y en el Tratado Constitutivo del Tribunal; el lugar y dirección en donde el Juez solicitante recibirá la notificación correspondiente; la identificación de la causa que ha originado la solicitud; echándose de menos por El Tribunal el informe sucinto de los hechos que la autoridad consultante estima relevantes para la interpretación y con fundamento en: 1.
ANTECEDENTES: 1.1. El acto administrativo demandado. La documentación remitida deja ver que el acto demandado es la Resolución Nº 0956704 de 26 de agosto de 1996, proferida por el Director Nacional de Propiedad Industrial, en la que se dispone rechazar la observación presentada y conceder el registro de la marca solicitada, con la motivación de que "analizando las marcas en conjunto se concluye que no existen semejanzas capaces de producir confusión en el público consumidor". 1.2.
Los hechos considerados relevantes: Se dijo al inicio que solicitud cumple sólo PARCIALMENTE los requisitos señalados en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal, pues ella no contiene el informe sucinto de los hechos relevantes para la interpretación. Pese a esta carencia de la consulta, por razones de economía procesal, no se la devolverá para que se regularice, sino que se le dará trámite.
Quiere, sinembargo, El Tribunal, hacer una vez más, un respetuoso llamado a la Alta Jurisdicción consultante a fin de que en futuras ocasiones no omita el cumplimiento del requisito en cuestión. A este respecto deberá tomarse en consideración lo que ha venido reiterando desde hace ya varios años la jurisprudencia del Tribunal para destacar la importancia que tiene para una adecuada y mejor absolución de la consulta, el hecho de que ella se formule con el cumplimiento estricto de los requisitos legalmente señalados, y en especial este de la relación sucinta de los hechos que el juez considera relevantes dentro del proceso en que se origina: “Tanto la relación como el informe elaborados por la instancia nacional, orientan al órgano comunitario y permiten que éste centre su labor en los aspectos definidos por aquélla, quien es en definitiva la que habrá de aplicar la interpretación del Tribunal al caso concreto.
Sin embargo, por vía de amplitud y pese a que no se han cumplido cabalmente todos los requisitos previstos en el artículo 61 del Estatuto, el Tribunal procede a absolver la presente consulta excepcionalmente y en beneficio de la celeridad de la justicia, y ya que es posible extraer y precisar de los documentos remitidos por el juez nacional, tanto las normas de derecho comunitario que tienen relación con el procedimiento principal, como los hechos pertinentes.” [1] Extrayéndolos de la documentación que compone el expediente remitido al solicitar la interpretación, procede, entonces, El Tribunal a destacar como hechos relevantes, los siguientes: 1.2.1.
Demanda En la documentación remitida aparece copia de la demanda, así como del auto de calificación (admisorio) de la misma. El actor señala en ella como normas violadas, los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. La controversia judicial se plantea en la supuesta violación de las normas comunitarias anteriormente citadas, en la medida en que ellas impedirían el registro como marca de los signos que no sean perceptibles y suficientemente distintivos, por cuanto causan confusión en el público consumidor.
Alega el demandante que es titular de la marca notoria "SATINIQUE", registrada en el Ecuador y en más de cincuenta países, para amparar productos de la clase internacional No. 3 y que, enterado de que se pretendía el registro por parte de Ebel International Ltd. de la marca "SATINE" para amparar productos de la misma clase, presentó oportunamente observaciones, las cuales fueron rechazadas, habiéndose concedido el ilegal registro.
Critica la falta de motivación de la providencia en que se tomó la decisión tildándola de lacónica, y manifiesta que el funcionario que la expidió omitió realizar el estudio comparativo necesario para determinar la confundibilidad de los registros marcarios en disputa. 1.2.2. Contestación de la demanda Concurren a contestar la demanda, de una parte, el Procurador General del Estado quien le niega todo fundamento a la demanda y considera que el acto acusado es legítimo "por provenir de autoridad competente; por estar debidamente motivado; y, por habérselo emitido conforme a lo previsto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena", y de otra parte, el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, quien defiende también la legalidad del acto demandado.
Compareció también, en calidad de coadyuvante de la parte demandada la firma EBEL INTERNATIONAL LIMITED, la que, como beneficiaria de la concesión del registro sobre la marca SATINE, mediante apoderado, se opone a las pretensiones del demandante y defiende la legalidad del acto acusado.
2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL De acuerdo con la competencia asignada a este Tribunal por el Tratado de su Creación, le corresponde interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 28 del mismo Tratado.
3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL Se observa que en la enumeración de las normas cuya interpretación se pide, el juez incurre en una imprecisión al citar equivocadamente disposiciones de la Decisión 313, que no existen o que no son pertinentes y que, por tal razón no corresponden a los temas objeto de la controversia. Dicho error, atribuible al hecho de que el juez consultante no procesó adecuadamente la solicitud y se limitó a transcribir las normas andinas que citaron las partes en sus memoriales, haciendo eco de los yerros en que ellas, particularmente el Ministerio de Comercio Exterior, habían incurrido.
En efecto, este Ministerio pide al juez y éste traslada la petición al Tribunal, que se interpreten los artículos 81, 82 literal h) y 83 literales a), d), y e) de la Decisión 313; pero analizadas tales disposiciones se tiene que el mencionado artículo 81 de la Decisión 313 se refiere a la publicación de la solicitud de registro, punto que no está en discusión en este proceso; el artículo 82 carece de literales y su único inciso está dedicado a fijar el término en que se pueden presentar observaciones y por parte de quien; a su turno el artículo 83 carece de un literal e) y los literales a) y d) regulan situaciones concernientes al rechazo de oficio de la observación, temas que tampoco se relacionan con los hechos de la causa en que se origina la consulta.
De esta manera, El Tribunal absolverá la consulta interpretando las normas que a continuación se transcriben, las cuales considera suficientes para que el Juez consultante pueda resolver el litigio; ellas son, a petición de parte, los artículos 81; 82, literales e) y h); 95 y 96, y de oficio, el artículo 83, literales a), d) y e), todos de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 3.1.
Artículo 81. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” 3.2.
Artículo 82 "No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) “e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate” ( ) h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; ” 3.3.
Artículo 83. “Así mismo, no podrán registrarse como marca aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;”.
( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que (sic) solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” ( ) “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. “Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”. 3.4.
Artículo 95. “Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. “Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” 3.5.
Artículo 96. “Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.” 4. CONSIDERACIONES Procede El Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, abordando el análisis de los aspectos referentes a los requisitos para el registro de las marcas; su distintividad; su similitud; el riesgo de confusión; la notoriedad; la comparación entre marcas; las Observaciones a la solicitud de registro; el estudio de registrabilidad y la debida motivación de las providencias que conceden o niegan el registro de una marca. 4.1.
Requisitos para el registro de marca. El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, transcrito en esta sentencia, se refiere a las tres características básicas que deberá reunir un signo para ser registrado como marca, a saber: la distintividad, la perceptibilidad y la posibilidad de representación gráfica. Con respecto al requisito de la distintividad el Tribunal ha expresado en su jurisprudencia que no basta con que la marca sea perceptible y susceptible de representación gráfica, sino que unido a ello deberá distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de aquellos idénticos o similares de otra.
El principio general de protección jurídica de la marca basado en la distintividad, tal como se consagra en el artículo 81, es desarrollado por los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, disposiciones que en diferentes literales establecen una serie de causales de irregistrabilidad de las marcas, atendiendo a criterios como los de su carácter usual, su generalidad, su amenaza de engaño o de error, su descriptividad, etc.[2] El segundo inciso del artículo 81 de la Decisión 344 al definir el concepto de marca hace énfasis en el aspecto de la distintividad cuando señala que marca es “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
La definición legal mencionada deja ver que la marca es un bien inmaterial, de carácter patrimonial, destinado a distinguir un producto o un servicio de otros, representada por un signo, que por ser intangible requiere de medios sensibles para que el consumidor pueda aprehenderlo esto es, apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. Reiteradamente el Tribunal de la Comunidad Andina al interpretar el artículo 81 de la Decisión 344 ha enfatizado en cuanto a la importancia del cumplimiento de los tres requisitos anteriormente mencionados, como paso previo a la registrabilidad de una marca.[3] De ello se colige que un signo es registrable como marca cuando cumple a cabalidad con los tres requisitos enunciados en el artículo 81 interpretado, y además, no está incurso en alguna de las precisas causales de irregistrabilidad que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
El juez nacional al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino deberá analizar, en primer lugar, si el signo “SATINE”, registrado como marca y cuyo registro se impugna, cumple con los requisitos antedichos y, en segundo lugar, determinar si encaja o no en alguno o algunos de los conceptos de irregistrabilidad a que anteriormente se hizo alusión. Aunque el cumplimiento de los requisitos prevenidos en el artículo 81, interpretado, es esencial para que proceda el registro, no es la única condición para que éste se dé, puesto que el legislador andino ha previsto determinadas causales o razones para que se frustre el registro solicitado o se cancele o anule el que haya sido otorgado, tales como las contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 4.2.
Similitud de las Marcas y Riesgo de Confusión Muchas veces se ha dicho por la doctrina y por la jurisprudencia que la función principal de la marca es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. De donde se sigue que el titular de la marca debe contar con la facultad legal de exclusión referida a la utilización del signo; esto es, que debe poseer el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca.
La posibilidad de que subsistieran en el mercado, en cabeza de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, quienes se verían privados de distinguir el origen empresarial de los mismos bienes y escoger libremente entre ellos.
Para evitar, precisamente, la presencia del riesgo de confusión por la identidad o similitud de las marcas, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro los signos que sean idénticos o similares “a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.
(artículo 83, literal a). El Tribunal ha hecho énfasis en sus sentencias en el especial esmero que deben tener tanto el juez como el administrador al realizar, en el momento correspondiente, el llamado “análisis de confundibilidad”, que permite definir la discusión acerca de si una marca es o no similar o idéntica a otra y si por ende, puede o no ser registrada.
Ha dicho: “La labor de determinar si un signo es confundible con otro presenta diferentes matices según que entre ellos exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Ciertamente, cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto, ( ).
En cambio, para los demás casos de comparación el análisis de confundibilidad requiere un mayor esfuerzo de parte de la administración o del juez, según sea el caso, pues deberá precisar si no obstante la identidad entre los signos enfrentados el riesgo no se presenta por estar dirigidos a productos o servicios disímiles, o si, a pesar de ello, el carácter notorio de la marca preexistente se impone frente al principio de la especialidad; si los signos no son idénticos sino tan sólo similares, realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor; cuál es el público al que los productos y/o servicios se encuentran dirigidos y, en fin, toda una serie de factores cuyo estudio requiere de la mayor diligencia y prudencia[4]”.
En el caso que da origen a la presente solicitud de interpretación prejudicial se trata de resolver un supuesto conflicto entre las denominaciones “SATINIQUE” y “SATINE”, la primera de ellas registrada con anterioridad a la mencionada en segundo lugar y ambas destinadas a distinguir productos de la clase No. 3 internacional de Niza. Es evidente que las referidas marcas no son idénticas entre sí, por lo que el juez nacional deberá ocuparse en verificar si entre ellas existe similitud que sea de tal naturaleza y magnitud que pueda generar confusión en el público consumidor.[5] Ahora bien, como la comparación debe realizarse entre dos signos marcarios denominativos, el juez nacional tendrá en cuenta, para resolver el conflicto planteado, las reglas y principios que tanto la doctrina como la jurisprudencia han expresado en forma profusa al respecto.
Son marcas denominativas las que se conforman con una sola palabra o un conjunto de palabras. Al formarse un conjunto registral, unos términos, vocablos o palabras podrán tener mayor significación que otros y serán ellos los que originen la distintividad del signo. Con respecto a esos criterios orientadores de tipo general, establecidos jurisprudencialmente para servir a los operadores jurídicos nacionales en su tarea de aplicación de la Ley Comunitaria en cuanto toca con la comparación de registros marcarios, El Tribunal se limita ahora a recordarlos y ratificarlos según lo expresado en la sentencia 10-IP-98, en la que se dijo: “En efecto, para determinar el “riesgo de confusión” se han establecido reglas o criterios que puedan y deban guiar al juzgador hacia la determinación de dicho riesgo, por que en suma es el criterio de éste el que prevalecerá a través de su decisión judicial definitiva, para adoptar la cual deberá acudir al análisis, al tecnicismo, a la investigación y comparación de las marcas, con el propósito de que el resultado de toda esta labor comparativa entre lo fáctico del proceso o del reclamo u observación y la realidad que enfrentan las marcas respecto de los consumidores, lo conduzca a pronunciarse con certeza acerca de si entre ellas existe o no el riesgo de confusión que impide la existencia legal del registro marcario.
De ahí la elaboración por la doctrina de reglas ad hoc, las que han sido acogidas por la jurisprudencia de este Tribunal: “1.- Reglas para el cotejo marcario “Como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha venido en efecto acogiendo en reiterada jurisprudencia, los criterios expuestos por la doctrina (BREUER MORENO, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Edit.
Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.): - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; - Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.
“En relación con las cuales, este Tribunal ha distinguido: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.
“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. “Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que ‘la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.’” (Ver, entre otras: Interpretaciones Prejudiciales Nos. 01-IP-87, G.O. No. 28 de 15 de febrero de 1987 marca “VOLVO”, 04-IP-94 G.O. No. 189 de 15 de septiembre de 1995, marca “EDEN FOR MAN”; y 09-IP-94 G.O. No. 180 de 10 de mayo de 1995, marca “DIDA”)”.[6] 4.3.
Notoriedad de las marcas En cuanto a la alegada notoriedad de la marca, el artículo 83 de la Decisión 344 en su literal d) prohibe el registro de signos que “constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero”.
Agrega la norma que la prohibición se aplica con independencia de la clase, esto es, que tiene operancia tanto en el caso de que el signo se destine a productos de una misma clase o a productos pertenecientes a clases diferentes. Esta disposición comunitaria parece calcada de lo que sobre el mismo tema establece el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial que en su artículo 6 bis, consagra el compromiso de los Países Miembros de dicha Convención, de impedir o de invalidar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser notoriamente conocida.
La marca notoria se define como, “aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos perteneciente a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable porque ha sido ampliamente difundida en dicho grupo”.[7] Y al desarrollar la interpretación de los elementos de protección a la marca notoria que contempla la legislación andina expresó: "Tiene especial interés en este proceso la noción de ‘marca notoria’, ya que ella está protegida por las normas que son materia de esta consulta, más allá de los límites de ‘la clase’ de producto o servicio o ‘regla de especialidad’, siempre que, además de ser notoria, esté también registrada, así sea en el exterior.
El literal g) del artículo 58 de la Decisión 85 protege además a la ‘marca notoriamente conocida y registrada en el país o en el exterior’, en relación con ‘productos o servicios idénticos o similares’ no necesariamente de la misma ‘clase’, o sea más allá de los límites que establece la ‘regla de la especialidad’ [8] En complemento de lo anterior, el artículo 84 de la Decisión 344 señala como criterios para determinar la notoriedad de una marca aspectos tales como el de la extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; la antigüedad de la marca y su uso constante; y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.
Finalmente, se estima útil traer a colación la doctrina sentada por el Tribunal con respecto a la aplicación de los elementos de protección a la marca notoria cuando expresó que para que ellos operen ésta debe ser: “ anterior a la nueva marca por registrarse y al decirse notoria no ha de ser únicamente como marca sino como tal y además como notoria, lo que presupone en consecuencia que la notoriedad debe preceder como requisito esencial para impugnar el registro de una marca posterior y a fin de que surta así los efectos que la ley comunitaria persigue al otorgar una protección especial a las marcas notorias.
A los fines de presentar observaciones y obstaculizar el registro de una marca, de acuerdo al artículo 82 de la Decisión 313, estaría facultado el usuario de una marca notoria aunque ésta no se encuentre registrada, pues a él también se extendería el legítimo interés que exige la norma para dichos fines”.[9] 4.4. Trámite de las observaciones y debida motivación de los actos administrativos que le ponen fin.
La legislación comunitaria andina contempla la posibilidad de que cualquier persona, que tenga legítimo interés, pueda presentar observaciones al registro de la marca solicitada. Según ella, se considera que tiene legítimo interés para presentar las observaciones tanto el titular de una marca registrada ante el intento de registrar otra idéntica o similar, así como quien solicitó primero el registro de la marca.
Las observaciones deben ser tramitadas y resueltas por la Oficina Nacional Competente, la cual deberá rechazar las extemporáneas; las que se fundamenten en solicitud posterior a la petición de registro de la marca que se observa; las que se fundamenten en tratados no vigentes para el País Miembro en el que se solicita la marca o aquellas en que los interesados no hubieran pagado las tasas de tramitación correspondientes.
Según el artículo 95 de la Decisión 344, cuya interpretación se realiza, una vez admitida a trámite la observación que no incurra en las causales de rechazo mencionadas en el artículo 94, la Oficina Nacional Competente deberá notificar al peticionario para que dentro de los treinta días haga valer sus alegatos. Vencido el mencionado plazo la Oficina Nacional Competente debe decidir las observaciones y luego efectuar indefectiblemente el examen de registrabilidad para concluir pronunciándose expresamente sobre la concesión o denegación del registro de la marca, pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que debe ser notificada al peticionario.
El examen de registrabilidad que debe practicar la oficina correspondiente comprende el análisis de todas las exigencias que la Decisión 344 impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos establecidos en el artículo 81, ya analizados, y tomando en consideración las prohibiciones que señalan los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. El concepto plasmado en la resolución o acto administrativo por el cual se califica la semejanza o no de los signos enfrentados y se determina la concesión o la denegación del registro, debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario no goza de absoluta discrecionalidad para la adopción de su criterio puesto que debe emplear las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido.
La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá en cada caso de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. Este parámetro se halla ordenado en el artículo 95 de la Decisión 344, al exigir que “ la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”.
La Decisión 344 exige reiterativamente (arts. 95 y 96) que los pronunciamientos de las autoridades nacionales respecto de las solicitudes de registro de marcas sean debidamente motivados, es decir, expresen los fundamentos en los que se basan para emitirlos.[10] En sentencia de reciente data el Tribunal concluyó, con respecto a la motivación de los actos administrativos relativos a la concesión o denegación de las solicitudes de registro de una marca que ellos: “ requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél, y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”.[11] Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: Primero: Para que un signo pueda registrarse como marca debe reunir los tres requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a que se refiere el artículo 81 de la Decisión 344 y no encajar en ninguna de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
Segundo: La existencia del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado por el juez nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos reconocidas en la presente interpretación y teniendo en cuenta que el riesgo de confusión puede darse, según lo que ha expresado El Tribunal, por similitudes gráficas, determinadas por la apreciación visual; fonéticas, derivadas de la percepción auditiva y conceptuales, esto es, producidas por la diferente apreciación ideológica.
Tercero: Los criterios que deben aplicarse para apreciar la similitud marcaria son el cotejo de conjunto de las marcas en conflicto, el cotejo sucesivo y no simultáneo y la relevancia de las semejanzas antes que las diferencias. Reglas éstas que imponen, en primer lugar, la obligatoriedad de no descomponer las marcas en conflicto y que proscriben, en segundo lugar, el procedimiento matemático de contabilizar sílabas o letras para establecer la similitud o disimilitud.
Lo importante en el cotejo es obtener una visión global, de conjunto, de todos los elementos y factores integrantes de la marca, a fin de no destruir su unidad fonética, auditiva ni ideológica. Cuarto: Marca notoria es aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos perteneciente a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o servicios a los que les es aplicable porque ha sido ampliamente difundida en dicho grupo.
Quinto: La motivación de un acto administrativo debe ser una auténtica y satisfactoria explicación de las razones de emisión del acto, para de esta forma preservar valores sustantivos y lograr la observancia del principio de legalidad en la actuación de los órganos estatales, dando como resultado una real protección de los derechos individuales.
La falta de motivación o la insuficiencia de la misma acarrea la nulidad del acto en cuestión. La Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del Proceso Interno No. 3430- 96-LYM, de conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.
Notifíquese al nombrado Tribunal, mediante copia certificada. Remítase igualmente copia de esta interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Sentencia aprobada en sesión judicial efectuada el 20 de agosto de 1999.
Interpretación Prejudicial de los artículos 81; 82, literales e) y h); 83, literales a), d) y e); 95 y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia de 25-V-88 Proceso 1-IP-88 Caso: Patente STAUFFER CHEMICAL.
Publicada en G.O.A.C. Nº 33 de 26-VII-88. [2] Véase TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 17-IV- 98. Proceso Nº 1-IP-98. Caso “EXPOSISTEMAS (MIXTA)”. En G.O.A.C. Nº 354 de 13-VII-98. [3] Véase TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 3-V- 1998. Proceso 11-IP-98. Caso “PAVCO”. G.O.A.C. Nº 359 del 4-VIII-98. [4] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 17-VIII-98. Proceso 4-IP-98. Caso OPTIPAN. En G.O.A.C. Nº 375 de 7-X-98. [5] Sobre este particular véase también, entre otras la sentencia del 17- IV-98. Proceso 1-IP-98. Caso EXPOSISTEMAS (MIXTA). En G.O.A.C. 354 de 13-VII-98. [6] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 19-VIII-98. Proceso 10-IP-98. Caso: GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (etiqueta).
En G.O.A.C. Nº 394 de15-XII-98. [7] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 29-VIII-97. Proceso 07-IP-96. Caso: ELEGANTE TRIGUEÑA CON TURBANTE. En G.O.A.C. Nº 299 de 17-X-97. [8] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 23-II-95. Proceso 05-IP-94. Caso: “BENETTON” G.O.A.C. Nº 177 de 20-IV-95. [9] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 13-XII-96, Proceso 17-IP-96, Marca: EDWIN. En G.O.A.C. Nº 253 de 7-III-97- [10] Sobre el tema de la motivación de las providencias puede consultarse la sentencia del 7-V-99. Proceso 1-IP-99, Marca TRIGARD. En G.O.A.C. Nº 461 del 22-VII-99. [11] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. sentencias de 30-X-98, Proceso 35-IP-98, marca “GLEN SIMON”.
En G.O.A.C. Nº 422 del 30-III-99.