PROCESO No. 18-IP-99 Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal Contencioso Administrativo, Distrito de Quito Ecuador. De oficio el artículo 82 literal i) de la Decisión 344. Expediente Interno No. 2490-082-96. Marca "CALIFRUT".

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA En Quito, 25 de agosto 1999 V I S T O S Que, la Primera Sala del Tribunal Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por intermedio del Presidente Dr. Augusto Maldonado Vásconez, ha requerido de este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, que este Organo Comunitario ha considerado preciso interpretar además, de oficio, el literal i) del artículo 82 de esa Decisión. Que, se plantea la solicitud de interpretación en razón de que el actor en el proceso nacional instaurado, pretende obtener la nulidad de la Resolución No. 017380, de 9 de enero de 1995, por la cual el Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, Dirección Nacional de Propiedad Industrial, deniega el registro de la marca "CALIFRUT" y ordena el archivo del expediente conformado con tal motivo.

Que, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, dentro de sus consideraciones para esta interpretación manifiesta: "1.- El Dr. Enrique Chiriboga Barba, mandatario de la Industria de Alimentos Dos en Uno Ltda., en acción de plena jurisdicción o subjetiva demanda al Director Nacional de Propiedad Industrial, para que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en sentencia, declare la ilegalidad de la resolución No. 017380, de 9 de enero de 1996, notificada el 11 de enero del mismo año, mediante la cual ese Director rechaza el registro de marca de fábrica "CALIFRUT" para la clase internacional 30 solicitada por su mandante; y, aceptando los fundamentos de hecho y de derecho expuestos, rechace la observación y ordene se continúe con el trámite de registro de la marca "CALIFRUT" No. 48809 para la Clase 30 pedida por Industrias de Alimentos Dos en Uno Ltda. 2.- “Como antecedentes de la acción propuesta, anota el actor que existen en el Ecuador más de treinta marcas registradas con el prefijo "cali" y la misma palabra "Cali" se encuentra registrada como marca: Certificado No. 1163/76 de Tabacalera Andina; 3.- “Que la registrabilidad es la regla y la no registrabilidad es la excepción; 4.- “Que los nombres geográficos pueden ser registrados como marcas, en tanto que no sean denominaciones de origen, indicaciones engañosas o de uso común; 5.- “Que "CALIFRUT" solicitada por su mandante no es siquiera una denominación de origen y en ningún caso trata de indicar que es de procedencia colombiana; 6.- “Que se encuentra registrada en algunos países y en otros en trámite de inscripción;" 7.- “El 25 de marzo de 1996 el Ministro de Substanciación califica la demanda y dispone citar al demandado y que se cuente con el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca y el Procurador General del Estado." CONTESTACION A LA DEMANDA POR PARTE DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACIÓN Y PESCA EL Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca contesta la demanda y se excepciona en los siguientes términos: "1.- EXTENSION DE LA DEMANDA AL TERCERISTA COADYUVANTE.- La demanda debe hacerse extensiva al Representante Legal de Tabacalera Andina, quién tiene interés directo en el mantenimiento de la Resolución impugnada.

"2. LEGALIDAD Y VALIDEZ DE LA RESOLUCION IMPUGNADA.- La Resolución impugnada guarda conformidad con la legislación vigente en materia de Propiedad Industrial por lo que es plenamente legal y válida. "3. NEGATIVA DE LOS FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA. Niego pura, simple, llana y absolutamente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda propuesta, por no estar apegados a la Ley ni a la realidad." ACTO IMPUGNADO.- Corresponde a la Resolución No. 017380, cuyo texto dice: "MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACIÓN Y PESCA.- En Quito, 9 de enero de 1996.- A las 10:00 horas;

VISTOS: En lo principal la solicitud presentada por el Dr. Enrique Chiriboga, apoderado de Industrias de Alimentos Dos en Uno Ltda, en la que se solicita el registro e inscripción de la marca de fábrica denominada "CALIFRUT", de nacionalidad ecuatoriana, trámite No. 48809-94, esta Unidad Administrativa en ejercicio de sus funciones

RESUELVE

"PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, debe resolver sobre la concesión o denegación de una marca; "SEGUNDO.- Que la denominación solicitada contraviene lo dispuesto en el Art. 82 literal i) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues da a entender que se trata de un producto de procedencia CALEÑA;

"TERCERO.- Se deniega el registro de la marca solicitada y se ordena el archivo del expediente conformado con tal motivo."

CONSIDERANDO: I COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional, como lo es en este caso la jurisdicción ecuatoriana consultante, conforme a lo dispuesto en los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

II NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal considera que además de la norma cuya interpretación se solicita debe interpretar, de oficio, por ser pertinente al caso, el artículo 82 literal i) de la Decisión 344. Los textos de las normas a interpretarse son las siguientes: Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) i) Reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; o, que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas;

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;

( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

“Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada." El Tribunal no considera pertinente proceder a la interpretación del artículo 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que los mismos se refieren a las prohibiciones de registro como marcas cuando estos afecten derechos de terceros y, que en este caso la resolución impugnada no esta fundamentada en estas disposiciones y, el Tribunal considera para este caso interpretar el artículo 82 literal i).

III REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS En el régimen común de propiedad industrial andino, se determina la función primordial de la marca y los requisitos que debe reunir para ser considerada como tal; es así que el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, refiere las condiciones o características fundamentales de la marca como son, perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, añadiendo en el segundo inciso de la citada norma, que la función principal de la marca es la de distinguirse de otras existentes en el mercado para proteger productos o servicios, similares o idénticos.

CONCEPTO DE MARCA La norma en mención define a la marca como todo signo perceptible, capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra. Para que un signo se constituya en marca, es condición primordial que distinga un producto o servicio de otro y que el signo como tal también sea distintivo de otros registrados o solicitados anteriormente.

El Tribunal ha manifestado a este respecto: "La noción de marca que trae la norma del artículo 81, resalta otra de las funciones de la marca: la indicación del origen empresarial, que garantiza al consumidor que la adquisición de productos señalados con una marca, tengan el mismo origen de los productos adquiridos anteriormente con esa misma marca." (Proceso 27-IP-95, G.O. No. 257 de 14 de abril de 1997).

Las siguientes definiciones de marca ponen de manifiesto la distintividad como elemento esencial de la misma: El Reglamento No. 40/1994 de la Comunidad Económica Europea, expresa: "Podrán constituir marcas comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas".

La Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) considera: "Se entiende generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una persona, de los bienes o servicios de otras empresas. Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa" (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, "El papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los consumidores", Ginebra 1983, pág. 13).

De las definiciones en mención se desprenden varios requisitos del signo para que pueda ser considerado como marca: PERCEPTIBILIDAD Lo contrario de la perceptibilidad es la imperceptibilidad, es decir que no pueda ser apreciado por nuestros sentidos, por lo que no podría constituirse en marca, debido a la imposibilidad física o material de que el consumidor pueda apreciarlo, compararlo, examinarlo y diferenciarlo de los otros signos. La perceptibilidad nace de la concepción y del objeto de la marca que es el diferenciar, distinguir y ser distinto; es así que la concepción imaginativa del signo tiene que traducirse en algo perceptible, sea por palabras, gráficos, colores, etc., para que pueda ser apreciable por nuestros sentidos.

El Tribunal ha expresado sobre este punto en el proceso 27-IP-95 G.O No. 257 de 14 de abril de 1997, lo siguiente: "Al exigir la ley comunitaria que el signo sea "perceptible" hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos, que son la única forma o manera de que el sujeto tenga conocimiento o perciba los estímulos externos. "Para la recepción sensible o externa de los signos se ha utilizado en forma más general el sentido de la vista y los signos se han caracterizado por una denominación o conjunto de palabras, una figura, un dibujo, un conjunto de dibujos, etc." Ha manifestado el Tribunal, que con el cambio producido en la normativa andina, en lo que va de la Decisión 85 a la 344, el requisito de "visibilidad" de la marca ha sido reemplazado por el de "perceptibilidad".

Con este cambio normativo, los elementos sensibles para determinar la perceptibilidad de la marca se han ampliado a los otros sentidos: el gusto, el oído, el olfato o el tacto. DISTINTIVIDAD Es otra de las características de la marca, la que sirve para asignar a sus servicios y productos un distintivo que les permita diferenciarlos en el mercado de otros de la misma clase, o que guarden identidad o similitud con los productos o servicios de sus competidores.

Por ello, la distintividad evita que el consumidor se confunda entre dos marcas coexistentes en el mercado y además pretende evitar que en el procedimiento de registro se concedan títulos marcarios a signos idénticos o similares que induzcan al público consumidor a error, en cuanto a las calidades y al origen empresarial de los productos o servicios.

Para Hermenegildo Baylos Corroza en su "Tratado de Derecho Industrial", págs. 817 y ss. la protección jurídica de la marca se justifica por ser ésta: "señal susceptible de promover en el comprador, por su aptitud distintiva, el mecanismo psicológico asociativo, en virtud del cual sea capaz de esa individualización numeral que suscita valores evocados; sin extenderse a garantizar la concordancia del fenómeno con la realidad".

Sobre la distintividad el Tribunal ha manifestado: "Las expresiones utilizadas por la Decisión 344, de que el signo sea "suficientemente distinto", no se han de tomar como un doble requisito o condición del signo, esto es que a más de "distinto", sea "suficientemente distinto", pues si el signo a criterio del administrador es distinto para el objeto que persigue (función identificadora marca-producto), no ha de estimarse que el signo sea de tal naturaleza que elimine la posibilidad de registro de signos que siendo por sí discrecionalmente distintos no tengan el carácter de "suficientemente distintos".

"Lo distinto es lo que hace que una persona, cosa u objeto por sus características subjetivas u objetivas o por rasgos, naturaleza, funciones o condiciones interiores o exteriores sea distinta a la otra. Y lo distinto, por lo tanto, conduce a diferenciar a dos personas y objetos. "Sin embargo, esta norma contrapone dos conceptos: el suficientemente distinto o simplemente distinto, frente al insuficientemente distinto, y si el signo se agrupa en esta última categoría, dejará de ser registrable.

Hay signos que no son genéricos ni descriptivos ni que se refieren a un objeto o servicio determinado y que no reúnen la distintividad necesaria para diferenciar un producto de otro, razón por la que no posee la condición de "distintividad" para constituirse en marca. (Proceso No. 27-IP-95 G.O. No. 257 de 14 de abril de 1997) Para explicar este punto el autor Víctor Bentata dice: "En efecto, mientras la descriptividad denota indirectamente el producto mismo, la insuficiente distintividad no denota al producto, sino que es simplemente incapaz de diferenciar a un producto determinado en todos los sentidos del término. La insuficiente distintividad consiste en una marca demasiado simple o demasiado común, tomada en sí misma, tal como figuras geométricas simples, o signos aritméticos, o palabras como MAS o PARE o Y, mientras que la descriptividad debe ser siempre referida al producto" ("Reconstrucción del Derecho Marcario", Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1994, pág. 165)." De esta manera, el requisito de distintividad se constituye en la función esencial de la marca y pretende, de un lado, evitar que se lesionen los derechos de un empresario titular de una marca idéntica o similar anteriormente registrada y por el otro, proteger al público consumidor que busca en el producto o servicio que adquiere o contrata, las características y calidades del producto que una marca conocida ya le ha brindado.

REPRESENTACION GRAFICA Cabe destacar, que la representación gráfica facilita al administrador a tener una concepción material de lo que es un signo y en particular cuando éste puede ir acompañado de un gráfico. "La implementación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse a través de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores etc.

Estos son los medios generalizados, por el momento, con los cuales se puede usar la marca. "El requisito de la representación gráfica del signo en marcas gustativas y olfativas impide que éstas sean registrables, no por la existencia de una prohibición, sino por la dificultad práctica y real de describir el signo como elemento de conocimiento para el público y de los efectos prácticos de registrabilidad.

"La representación gráfica del signo es una "descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados" (Marco Matías Alemán, "Marcas" Top Management, Bogotá, pág. 77), por lo que este requisito hace relación a la materialización o factibilidad externa para el registro, esto es la publicación y el archivo".

(Proceso 27-IP-95 G.O. No. 257 de 14 de abril de 1997) IV PROHIBICION RELATIVA A LA DENOMINACION GEOGRAFICA NACIONAL O EXTRANJERA SUSCEPTIBLE DE INDUCIR A CONFUSION El artículo 82 literal i) persigue evitar a los consumidores ser engañados, "por medio del uso fraudulento de denominaciones de origen protegidas o una imitación de las mismas, o con falsas indicaciones de procedencia, de tal forma que el público en atención al origen de los productos o servicios le atribuya unas cualidades que no tienen, siempre que haya relación entre el lugar geográfico señalado y la calidad de los bienes producidos y los servicios prestados realmente en este sitio." Por lo tanto, si no se da tal relación se estará simplemente frente a la utilización del nombre geográfico, la cual si no induce a error es legítima, siempre que para la comercialización se indique en el producto en forma visible y claramente legible, el lugar de su fabricación con las necesarias adaptaciones.

La utilización de denominaciones geográficas constituye una de las formas para la diferenciación de bienes en el mercado, que está constituida por el nombre de una zona o región geográfica. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio ADPIC, en su sección 3 define así a las indicaciones geográficas: " las que identifiquen a un producto como originario del territorio de un miembro, o de una región o localidad de este territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico".

La doctrina al referirse a las denominaciones de origen y a las marcas, hace una distinción: " las marcas personalizan e identifican productos de un fabricante, empresa o productor determinado, con el objeto de influenciar las preferencias de los consumidores", toda vez que se trata de un signo de fantasía, original, novedoso. "La denominación de origen, en cambio, distingue productos de una zona, región, localidad o país, sin considerar a su productor; por tanto, es un concepto geográfico vinculado a factores de suelo, clima, topografía, etc., independientes de la inteligencia humana.

Las denominaciones geográficas, a diferencia de las marcas e incluso de las patentes de invención, no son el producto de la fantasía o la inventiva, sino de condiciones geográficas naturales donde se cultiva o produce un determinado producto." (Escudero Sergio, PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL GATT, Buenos Aires, 1997, pág. 64)." Por lo tanto, la denominación geográfica está constituida por el nombre de una región geográfica específica por lo que su función es identificar el origen de esa determinada región o sitio geográfico.

Por ello se ha considerado, que a los bienes que se producen en una región determinada se les ha reconocido la posibilidad de usar esa denominación geográfica de manera exclusiva. Las denominaciones geográficas, son de dos tipos: indicaciones de procedencia y denominaciones de origen. Las indicaciones de procedencia consisten en signos o símbolos que si bien no aluden de modo inmediato a una localidad o zona, establecen en la mente del consumidor un proceso de asociación con una determinada localidad o zona geográfica.

Puede concluirse, por tanto, que una indicación de procedencia o un símbolo que indirectamente designe un lugar geográfico determinado, si es susceptible de ser registrado como marca. Las denominaciones de origen, en cambio, están constituidas por el nombre de un país, de una región, localidad o sitio específico que sirve para designar el origen de un bien, cualidades y características exclusivas relativas al ambiente geográfico, a factores naturales o humanos de la región en que es producido el bien.

La utilización de denominaciones de origen, con relación a productos naturales agrícolas, artesanales o industriales, queda en consecuencia reservada, exclusivamente, para los productores, fabricantes y artesanos de la localidad o región evocada por dicha denominación de origen. V MARCAS DESCRIPTIVAS Y GENÉRICAS El caso presentado para esta interpretación prejudicial se refiere a la marca descriptiva y genérica.

“CALIFRUT", signo que debe ser examinado en su conjunto de palabras para poder determinar la procedencia de su registro sin considerar los elementos o partes del signo aisladamente. "Por otro lado y en concreción a los signos genéricos y descriptivos, el Tribunal ha sostenido que las marcas compuestas de dos o más signos de esa naturaleza, pueden constituir un complejo marcario registrable, si imprime distintividad frente a los productos o servicios que va a proteger." (Procesos 22-IP-96 y 12-IP-96 G.O. No. 265 de 16 de mayo de 1997).

A los términos o denominaciones descriptivas los define el Tratadista Manuel Otero, como aquellas que "informan a los consumidores y usuarios a cerca de las características, funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor, u otras propiedades del producto o servicio". El Tribunal, respecto de esta clase de denominaciones ha considerado lo siguiente en el fallo emitido en el proceso, 07-IP-95 ratificado en el 12-IP-95 y en el 4-IP-95: "la naturaleza de signo descriptivo no es condición sine qua non para descalificar per se un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto.

De ahí, por ejemplo, que el término confortable no sea susceptible de registro para sillones y en cambio, sí podría serlo, por ejemplo, para pasta de dientes." VI LOS ADJETIVOS Se ha considerado que en las marcas descriptivas pueden utilizarse y aplicarse adjetivos, siendo así que algunos signos son precisamente sustantivos adjetivados.

Por esta razón ha sido establecido, que un adjetivo podrá registrarse como marca, siempre y cuando no califique una cualidad esencial o fundamental del producto o servicio por ella protegida. En el Proceso No. 27-IP-95, G.O. No. 257, del 14 de abril de 1997, este Tribunal ha manifestado lo siguiente acerca de los adjetivos: "Cuando los adjetivos calificativos no tengan relación necesaria con los productos a que se pretenda aplicar, ni indican su naturaleza u objeto, ni provocan idea o acción del mismo, ni inducen a engaño al consumidor acerca de la substancia o calidad de dichos productos", podrán ser considerados marca.

(Jorge Otamendi, "Derechos de Marca; Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Pág. 71). Cabe considerar para aclarar esta interpretación, el caso de los "adjetivos calificativos que no se refieren a las cualidades o características de los productos, pero que son comunes a toda mercancía como "buena clase", "claro", "extra", "fino", "mejor", "primera calidad “.

Estas características no son susceptibles de apropiación por una sola persona, pues es el medio común para promocionar un producto y de utilización generalizada para indicar la calidad de los productos." (David Rangel Medina, obra citada, pág. 359). Por otra parte, las denominaciones genéricas son aquellas con las cuales se designa en forma usual y común al producto.

Es decir aquellas que se refieren al producto mismo. El Tratadista Casado Cerviño define a los signos genéricos así: "habituales o usuales; se entiende aquellos signos que de manera directa o casi directa designan el género, categoría, especie o naturaleza del producto o servicio que pretende diferenciar", ("Régimen de las Prohibiciones en materia de Marcas" en "La importancia de la Marca y su Protección", Consejo General del Poder Judicial y ANDEMA, Modalidad 1992, pág. 76).

Para entender mejor el significado de la denominación genérica, es valido considerar el punto de vista del tratadista Otero Lastres, quien manifiesta que es "aquella que sirve para designar el género al que pertenece el correspondiente producto o servicio: es el nombre que recibe el propio producto o servicio” (Profesor Dr. José Manuel Otero Lastres, “Concepto y Tipos de Marca en la Decisión 344” Seminario Internacional Quito y Trujillo, julio de 1996).

VII MARCAS DE FANTASIA O CAPRICHOSAS Resulta pertinente que el Tribunal en el presente caso desarrolle el tema de las marcas de fantasía y que según el Profesor Carlos Fernández Novoa, como “ la creación del propio ingenio de sus titulares y, por lo tanto, carecen de connotación conceptual o significado idiomático." (Proceso No. 08-IP-95 del 30 de agosto de 1996, G.O. 231 de 17 de octubre de 1996).

Se puede considerar en ese ámbito, las que se refieren al producto utilizando para ello: “ una expresión de fantasía, de manera que despiertan remota o indirectamente la idea del mismo, como por ejemplo Nescafé para café, Choco Milk para una bebida con sabor a chocolate, Veloz para bicicletas, Luxtral para distinguir un líquido brillador de superficies de madera, Nosalt para productos alimenticios, etc." (Proceso No. 22-IP-96 G.O. 265 de 16 de mayo de 1997).

En el presente caso, la denominación “CALIFRUT”, debe ser apreciada en su conjunto al momento de ser analizado y según lo señalado anteriormente, parece que encaja dentro de esta categoría de denominación de fantasía por lo que el juez consultante debe determinar este asunto al momento de dictar sentencia. VIII EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DE LAS MARCAS El artículo 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, le confiere a la Oficina Nacional Competente un plazo de 30 días a fin de que proceda al trámite de registro de marcas y, a otorgar o denegar el registro.

“Al analizar el procedimiento de registro de la marca, se debe utilizar un criterio "discrecional que, en ningún caso puede ser arbitrario, ya que la doctrina y la jurisprudencia internacionales han señalado ciertas reglas, lógicas y científicas, que deberán ser tenidas en cuenta" (Proceso 1-IP-87, G.O. No. 28 de 15 de febrero de 1998).

El Tribunal de la Comunidad Andina se ha referido aló previsto en el artículo 96, en los Proceso 27-IP-95 y 22-IP-96 y, lo ha reiterado en el Proceso 1-IP-97 G.O. No. 344 de 28 de mayo de 1998), en el sentido de consignar que: "La facultad que se confiere a la Oficina Nacional competente o al administrador para que proceda al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, a más de ser una potestad, es una obligación que debe cumplirse antes de otorgar el registro marcario.

"No puede entenderse que el examen de fondo sólo se ha de practicar cuando no existan "observaciones" ni que se haya de omitir en caso de existencia de éstas, cuando el fin y el objetivo de la norma es que sea la autoridad administrativa la que, con el examen de fondo, conceda o deniegue la marca". En conclusión, la Oficina Nacional competente debe necesariamente proceder a aceptar o denegar un registro, lo que deberá comunicar al interesado mediante resolución debidamente motivada.

IX MOTIVACIÓN Este Tribunal ha considerado que: "La motivación de los actos administrativos refleja las razones que inclinaron al órgano emitente a pronunciarse en uno u otro sentido, tomando como antecedente las normas legales y los hechos materiales o situaciones fácticas que precedieron a la expedición de un acto y que lo justificarían, constituyendo su causa y su razón de ser.

La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto.

La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador respecto del derecho y los hechos, por una parte, y de otra, la declaración final por él adoptada frente a los efectos que dicho acto va a producir, constituye la ecuación jurídica necesaria para que pueda hablarse de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación. Son éstos, principios generales que se desprenden de la jurisprudencia del Tribunal” (Proceso 5-AN-97 del 8 de junio de 1998 G.O. No. 361 del 7 de agosto de 1998).

La motivación es el acto tanto jurídico como de hecho, que depende de su propia naturaleza o de su materia así como de los efectos que el acto puede producir. Merece hacerse mención a las reglas adoptadas por el Consejo de Estado Francés, con el fin de que la motivación de los actos administrativos sea correcta y eficaz: "1a. regla: ‘Los agentes públicos están obligados a motivar sus actos, cuando la ley o un reglamento así lo dispone’, pero ello no quita que pueda motivarse o tenerse en cuenta dicha motivación de los demás casos.

"2a regla: ‘Cuando un agente publico esta obligado, según las leyes y reglamentos, a motivar su acto, debe hacerlo, bajo pena de nulidad del acto. La ausencia de motivos es entonces un vicio radical’. ‘Esta laguna -agrega- hace suponer que el motivo determinante no es un motivo de interés público’. 3a regla: ‘Cuando un agente público expresa, en el acto mismo, los motivos que le ha hecho obrar, estos motivos, por lo mismo que están expresados en el acto, se consideran, en principio, determinantes’. 4a regla: ‘Cuando la ley o un reglamento obligan a un agente público a dar a conocer los motivos del acto jurídico que realiza, debe exponer dichos motivos de manera clara y precisa, y no mediante fórmulas de estilo, fórmulas ganzúas, o frases sin significación exacta’. 5a regla: ‘Los motivos alegados deben ser materialmente exactos’. 6a regla: ‘El motivo determinante invocado debe ser lícito’. 7a regla: ‘Cuando los motivos de derecho determinantes son múltiples, si uno de ellos se considera ilícito, al juez deberá investigar si, fuera del motivo determinante de derecho que subsisten, son suficientes para legitimar el acto jurídico’. 8a regla: ‘Los agentes públicos no pueden sustraerse al control jurisdiccional, sosteniendo que los motivos determinantes son de orden político.

Aquí se vincula con la celebre teoría de los actos de gobierno en que juegan los móviles políticos’. 9a regla: ‘En principio el juez no investiga de oficio los motivos determinantes; solamente los examina si se le señalan y si se los critica. Sin embargo, se admite que cuando el motivo determinante es flagrante y tiene por resultado hacer salir manifiestamente al agente público de su competencia legal para invadir la competencia de otro agente, el juez tiene el deber de comprobar de oficio el motivo determinante ilícito; en efecto, debe comprobar de oficio el vicio de incompetencia, lo que pone de manifiesto el motivo determinante.

En el hecho esto se produce muy raramente’. 10a regla: ‘El juez no puede apreciar la oportunidad de las medidas adoptadas por los agentes administrativos. No puede dictar una sentencia sobre la aptitud del agente administrativo, cuando deduce consecuencia de motivos determinantes materialmente exactos y lícitos’. 11a regla: ‘La prueba del motivo determinante incumbe a aquel que critica el motivo, debiendo resultar de las piezas del expediente’".

(José Canasi, "Derecho Administrativo", Vol II, Parte especial, Editorial Depalma, págs. 174 y 175). Con los antecedentes expuestos: El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E 1. De acuerdo a lo dispuesto por la legislación comunitaria andina, para que un signo pueda ser registrado como marca, es necesario que reúna los requisitos establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344, esto es: la perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

Adicionalmente, no debe estar afectado por ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas en los artículos 82 y 83 de esa Decisión. 2. Los signos descriptivos o genéricos pueden ser registrables como marcas, siempre que no exista una relación directa con el producto, permitiendo así que se produzca clara distintividad entre el producto y la marca.

Por el contrario, los mismos signos no pueden ser registrables como marca, cuando exista relación directa con las cualidades esenciales o primordiales del producto o del servicio a ser protegido por una marca. 3. Podrán ser registrados los adjetivos si no se refieren a las cualidades predominantes, primordiales o esenciales de los productos cuya marca se pretende registrar. 4.

Para determinar la identidad o semejanza entre dos signos marcarios, la Oficina Nacional Competente, debe realizar el examen de registrabilidad previsto en la Decisión 344, antes de aceptar o rechazar la solicitud de registro; para ello deberá tener en cuenta el signo en su integridad o totalidad, sin desmembraciones o análisis parciales de su concepto gramatical. 5.

Las indicaciones de procedencia consisten en signos o símbolos que identifican a una localidad o a una zona geográfica y, pueden ser registrados como marcas. Las denominaciones de origen están constituidas por el nombre de un país o de una región específicos de donde proviene un producto, siendo susceptibles de registro como tales pero no como marcas. 6.

Para la validez de un acto administrativo se requiere de motivación; mas aun si la norma comunitaria de prevalente aplicación determina que la resolución debe estar ”debidamente motivada”. Como lo ha expresado la Jurisprudencia de éste Tribunal, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que no lo contenga, pues por esa causa podría correrse el riesgo de lesionar el derecho de defensa de los legítimos interesados De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación de este Tribunal, modificado, la Primera Sala del Tribunal Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia en el proceso interno No. 2490-082-96.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Organismo, notifíquese con esta sentencia al mencionado Tribunal de lo Contencioso Administrativo, mediante copia sellada y certificada. Remítase así mismo copia de esta sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO