GACETA OFICIAL del Acuerdo de Cartagena Año XVI - Número 498 Lima, 20 de octubre de 1999 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 8-IP-99.- Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 1 y 38 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: GLAXO GROUP LIMITED. Patente: “PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE NUEVOS DERIVADOS DE FENETANOLAMINA QUE TIENEN ACTIVIDAD TERAPÉUTICA”. Expediente Interno N° 4777 Proceso 18-IP-99.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Ecuador.

De oficio el artículo 82 literal i) de la Decisión 344. Expediente Interno No. 2490-082-96. Marca “CALIFRUT” 8 INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 8-IP-99 Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 1 y, 38, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: GLAXO GROUP LIMITED. Patente: “PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE NUEVOS DERIVADOS DE FENETANOLAMINA QUE TIENEN ACTIVIDAD TERAPÉUTICA”. Expediente Interno N° 4777. Quito, 11 de junio de 1999 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA VISTOS: Que la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, por medio de su Consejero doctor Manuel S. Urueta Ayola, ha requerido de este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 1 y 38, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que se plantea la solicitud en virtud del proceso instaurado por la sociedad GLAXO GROUP LIMITED, por medio de su apoderado judicial, por la cual se pretende obtener -la nulidad de la resolución 1291, dictada por el Superintendente de Industria y Comercio el 2 de julio de 1996, resolución con la que se negó la prorroga de la patente de invención No. 22.266, así como de la resolución No. 873, por la cual ha sido confirmada la resolución 1291 antes referida Los hechos relevantes considerados por el solicitante en la demanda son: “1o) La sociedad GLAXO GROUP LIMITED solicitó el 10 de noviembre de 1994, ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, prórroga de la Patente de Invención titulada “PROCE- Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 20/10/99 2.20 SO PARA LA PREPARACIÓN DE NUEVOS TIENEN ACTIVIDAD TERAPÉUTICA”, a nomGLAXO GROUP LIMITED. En dicha siendo explotada en los términos de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de “2o) Por auto de 14 de marzo de 1995 se sentar comprobante de pago por concepto de Visita Técnica y, copia legalizada del Contente, en caso de que ésta no estuviera siendo explotada por su titular.

Este comprobanel solicitante, dentro del término concedido para ello. La prueba de explotación consistía en (a) un Affidavit, debidamente legalizado, en producido por su titular en Inglaterra y es importado a Colombia para ser vendido y lombia S.A. y, (b) Fotocopias debidamente autenticadas de la Licencia de Registro y “4o) Por auto de 14 de noviembre de 1995 nes de la Superintendencia de Industria y Comercio, se ordenó una visita técnica a las de Colombia S.A., para verificar la explotación de la patente, la cual se realizó en el fecha previstos, y en ella se constató importa a Colombia un medicamento que contiene como principio activo un derivado reivindicado en la patente núm. 22.266, por su propietario Glaxo Group Limited en In- la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en relación con la explotación “6o) El 5 de agosto de 1996 la solicitante, dentro del término legal respectivo, interpuso recurso de reposición, argumentando que “ la legislación existente al momento de concederse la solicitud de patente cuya prórroga ahora se solicita, era distinta se pasó de una legislación restrictiva, como lo era la de la Decisión 85, bajo cuya vigencia no era posible presentar y obtener válidamente patente de invención para productos farmacéuticos, a una legislación amplia como la contenida en las Decisiones 311, 313 y 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en las que se eliminó la discriminación existente en el campo farmacéutico, entre las patentes de productos antes totalmente prohibidas y las patentes de procedimiento, quedando únicamente la limitación relativa a productos farmacéuticos que figuren en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud ”.

“7o) Por medio de la resolución 873 de 10 de junio de 1997, la Superintendencia de Industria y Comercio confirma la resolución núm. 1291 de 2 de julio de 1996 y declara agotada la vía gubernativa. Esta resolución fue notificada por edicto fijado el 4 de julio de 1997 y desfijado el 17 de julio del mismo mes y año. La Superintendencia concluye que la importación satisface el requisito de explotación sólo cuando la patente cubre el producto per se, pero que dicha importación no satisface ese requisito cuando la respectiva patente no cubre el producto per se, sino el procedimiento para elaborarlo”.

CONTESTACIÓN A LA DEMANDA: “5o) Mediante resolución número. 1291 de Industria y Comercio niega la solicitud de prórroga de la mencionada patente, basántado no se está llevando a cabo en Colombia y, que aun cuando el objeto resultante Colombia y comercializado en su territorio, En la contestación a la demanda, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, rechaza las pretensiones presentadas por el demandante fundamentándose en las siguientes razones: “Considera la parte demandante que el acto administrativo acusado ante la Jurisdicción GACETA OFICIAL 20/10/99 3.20 de lo Contencioso Administrativo violenta la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y el Código Contencioso Administrativo, tal como lo destaca la parte demandante en el escrito contentivo de la demanda; al respecto cabe expresar que de conformidad con las atribuciones legales otorgadas a la Oficina Nacional Competente (Superintendencia de Industrias y Comercio), especialmente de las concedidas por el Código Contencioso Administrativo, el Decreto Ley No. 2153 de 1992 y las disposiciones legales vigentes en materia de propiedad Industrial. 22.266, vigente en Colombia desde el 2 noviembre de 1.989 hasta el 2 de noviembre de 1.994, titulada “PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE NUEVOS DERIVADOS DE FENETANOLAMINA QUE TIENEN ACTIVIDAD TERAPÉUTICA” “Es de reiterar que el acto administrativo impugnado ante el Honorable Consejo de Estado fue expedido por el Superintendente de Industria y Comercio con plena competencia para estudiar, conceder o negar las solicitudes de patente de invención y sus prórrogas, revestido para el efecto de precisas atribuciones legales conferidas se repite por el Decreto Ley No. 2153 de 1.992 y las normas comunitarias aplicables.

“Al haberse presentado dentro de la oportunidad legal la solicitud de prórroga el día 1 de noviembre de 1.994 por parte de la demandante, la oficina nacional competente a través de la División de Nuevas Creaciones expidió legal y válidamente el día 14 de marzo de 1.995 el Auto No. 0318 reconociendo personaría al apoderado y concediendo un plazo de dos meses para aportar comprobante de pago por concepto de visita técnica y copia legalizada del contrato de licencia de explotación de la patente en el caso de que ésta no estuviera siendo explotada por el titular.

“Debe destacarse en primer lugar y como consta en los registros de propiedad industrial, que el día 2 de noviembre de 1.989 y por el término de cinco (5) años, se concedió a la sociedad GLAXO GROUP LIMITED con domicilio en Greenford, Middlesex, Gran Bretaña, la patente de invención denominada “PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE NUEVOS DERIVADOS DE FENETANOLAMINA QUE TIENEN ACTIVIDAD TERAPÉUTICA”, -certificado No. 22266, bajo la vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; en virtud de ello, en aplicación de esta misma Decisión el Superintendente de Industria y Comercio expidió la Resolución correspondiente y el certificado No. 22.266 concediendo la patente de invención que nos ocupa, por un período de cinco años “contados a partir de la fecha de la resolución. “Ahora bien, tal como consta dentro del expediente No. 94-049.840 la Sociedad GLAXO GROUP LIMITED., con domicilio en Greenford, Middlesex, Gran Bretaña, solicitó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, una solicitud de prórroga de la patente de invención a que se refiere el certificado No. “Resulta claro e inequívoco que la patente de invención que nos ocupa, se concedió por los diez años previstos en la norma, inicialmente por cinco años, resulta forzoso y lógico concluir que la prórroga para los cinco años siguientes debía solicitarse antes del vencimiento de los primeros cinco años.

“La Sociedad GLAXO GROUP LIMITED presentó el 15 de mayo de 1.995 un memorial acompañando el comprobante de pago por concepto de la visita técnica; igualmente aportó en su criterio como, prueba de explotación de la patente de invención un affidavit firmado los señores Glaxo Group Limited, debidamente legalizado hasta por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y fotocopias debidamente autenticadas por Notario Público, de la licencia de registro, y declaración de importación del producto resultante Serevent Inhaler a Colombia.

“De otra parte, la oficina nacional competente a través de la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio dicto válida y legalmente el Auto No. 1893 del 14 de noviembre de 1.995, comisionando a dos funcionarios de la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que realizaran una visita técnica a las instalaciones de Laboratorios Glaxo de Colombia el día 17 de noviembre de 1.995, a efectos de verificar la explotación de la patente.

GACETA OFICIAL “Como consta en el expediente No. 94-049.840, según el informe técnico de la visita practicada se tiene que la patente de invención no se estaba explotando en Colombia, por cuanto el procedimiento de síntesis para preparar los derivados de la fenetanolamina no se utiliza en ningún proceso industrial, pues lo que realmente se hace es importar al país un medicamento que contiene un principio activo derivado de fenetanolamina, lo cual obviamente, no corresponde al proceso originalmente patentado; de los documentos obrantes dentro del expediente de la referencia, se aprecia y se concluye que la sociedad GLAXO GROUP LIMITED ahora demandante, acepta que no utilizó el procedimiento patentado.

“Como se sostiene acertadamente en la Resolución acusada No. 873 del 10 de junio de 1.997 expedida por el Superintendente de Industria y Comercio al decidir un recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 1291 del 2 de julio de 1.996 “ las patentes de invención no deben utilizarse meramente para impedir la explotación industrial de la invención en el país donde se concedan o para amparar un “monopolio” de importación del artículo patentado, más bien, las patentes deben utilizarse para introducir el empleo de nuevas tecnologías en el país, lo cual sólo se logra si efectivamente se explota la invención ”.

“No cabe duda que el artículo 38 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece la concurrencia de dos elementos para que se considere que existe explotación de la patente de procedimiento: a) el uso integral del proceso patentado y b) La distribución y comercialización de los resultados obtenidos: La redacción precisa de la norma anotada no permite otra interpretación; por lo que la ausencia de uno de estos elementos antes transcritos impide que se configure la explotación del procedimiento patentado.

Se entiende en consecuencia, que la norma comunitaria se refiera separadamente, para efectos de lo que se entiende por explotación al objeto patentado o al producto patentado ” 20/10/99 4.20 violación de las normas de carácter superior que refiere la parte demandante y menos aún, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. “Con relación a los actos administrativos acusados y expedidos por el Superintendente de Industria y Comercio es de señalarse que la decisión administrativa se adoptó previo cumplimiento del trámite administrativo establecido para el efecto, en las disposiciones legales vigentes sobre la materia de patentes de invención, especialmente la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Además de ello, se cumplió con el principio del debido proceso y se otorgaron a la parte interesada plenas garantías para el ejercicio del derecho de defensa que le asiste, tal como consta en forma clara, precisa e inequívoca en los documentos obrantes en el expediente No. 94-049840 contentivo de las actuaciones administrativas que nos ocupan, y surtidas en la oficina nacional competente concretamente en la Delegatura de Propiedad industrial División de Nuevas Creaciones.” C O N S I D E R A N D O: I.- COMPETENCIA DEL TRIBUNAL: Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional actuando en función de jurisdicción comunitaria como lo es el Alto Tribunal consultante, y en tanto resulten pertinentes a juicio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para la resolución del litigio interno; e igualmente si, como es el caso, la solicitud se ajusta a las prescripciones de los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal y, cumple con los requisitos exigidos por el artículo 61 del Estatuto del Organismo.

II.- NORMAS POR INTERPRETARSE: Que las norma del derecho comunitario que deben interpretarse son las siguientes: DECISIÓN 344: “Con la expedición de los actos administrativos acusados, no se incurrió por parte del Superintendente de Industria y Comercio en “Art. 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de produc- GACETA OFICIAL tos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

“Art. 38.- A los efectos de la presente Decisión, se entenderá por explotación, la producción industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del proceso patentado junto con la distribución y comercialización de los resultados obtenidos. También se entenderá por explotación la importación, junto con la distribución y comercialización del producto patentado, cuando ésta se haga de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado.

III.- REQUISITOS DE PATENTABILIDAD EN EL RÉGIMEN COMÚN ANDINO SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL. El artículo 1o de la Decisión 344, consagra los requisitos que son necesarios para que una invención sea patentable y que son: la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial, pero este registro está condicionado a que la invención no caiga en las hipótesis excluidas de la pantentabilidad, determinadas en el artículo 7 de la referida Decisión 344 y que son aquellas contrarias a la moral o a las buenas costumbres, a la salud y a la vida de las personas o de los animales, etc.

Es necesario que se verifique el requisito de novedad y sólo puede lograse en forma adecuada si se cuenta con un conocimiento exacto sobre el estado de la técnica, pues únicamente así podrá advertirse la existencia o no de un nuevo aporte, bien que perfeccione lo ya existente o bien que conciba un producto o procedimiento que antes no hacía parte de la realidad fáctica.

Sobre la novedad, en la sentencia de este Tribunal del 26 de septiembre de 1997, proceso 15-IP-95 (G.O. No. 308 del 28 de noviembre de 1997), se expresa: ”El requisito de la novedad es imprescindible para que se pueda conceder patente a una invención. La novedad debe ser entendida en un sentido amplio, sin restricciones que puedan modificar su significado; por tanto, no interesa cuánto empeño o inversión 20/10/99 5.20 haya requerido el invento de ese producto o procedimiento.

Por otra parte, la accesibilidad al conocimiento no puede verse restringida por condiciones de territorialidad o número de personas que hayan llegado a conocer esa invención. Basta con que esa técnica haya sido accesible al público, así sea a un número limitado de personas, en cualquier parte del mundo, de cualquier manera, para que la invención no pueda ser considerada como nueva.” (Reiterado en Proceso 31-IP-97, G.O. 363 del 11 de agosto de 1998) Aparte de que la invención sea novedosa, se exige que no pueda derivarse en forma evidente del estado de la técnica existente para un experto del sector.

Correlativamente a la “NOVEDAD”, la Decisión 344 habla del “Nivel Inventivo” conocido también como la “altura inventiva”. Al respecto vale la pena recoger el criterio del artículo 4º de la misma Decisión, que dice: “Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.” Finalmente respecto al último requisito, la susceptibilidad de aplicación industrial, dice el profesor Manuel Pachón: “La invención para ser patentable debe poder producirse o utilizarse en cualquier tipo de industria.

La palabra industria, agrega, debe entenderse en el sentido más amplio posible comprendiendo cualquier actividad productiva, inclusive los servicios.” Dentro de lo señalado es indiscutible que el primer artículo de la Decisión 344 reconoce el derecho a obtener la patente para las invenciones, cuando cumplan con los requisitos básicos que se señalan en la misma norma.

IV.- TIEMPO DE VIGENCIA DE LA PATENTE DE INVENCIÓN La Decisión 344 establece que la patente de invención tendrá un plazo de vigencia de veinte años, contados a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud. (Art. 30). Esta disposición es aplicable para las solicitudes presentadas a partir del 1 de enero de GACETA OFICIAL 1994, así como para aquellas presentadas con anterioridad y concedidas durante la vigencia de la Decisión 344.

Las solicitudes de patente presentadas y concedidas con anterioridad al 1 de enero de 1994 tienen que sujetarse al plazo de duración que se encontraba vigente al momento en que fueron concedidas por el respectivo País Miembro. A las solicitudes presentadas y concedidas durante la vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se les aplica lo dispuesto por el Art. 29 de esa Decisión que establece: “Se concederá la patente por un término máximo de diez años contados a partir de la fecha del acto administrativo que la otorga.

Inicialmente se concederá por cinco años y, para obtener la prórroga, el titular deberá acreditar ante la oficina nacional competente que la patente se encuentra adecuadamente explotada.” A las solicitudes presentadas y concedidas durante la vigencia de la Decisión 311, esto es, desde el 12 de diciembre de 1991 hasta el 13 de febrero de 1992, se les aplica lo previsto en el Art. 30 que dice: “La patente tendrá un plazo de duración de quince años, contados a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud”.

A las solicitudes presentadas y concedidas durante la vigencia de la Decisión 313, esto es, desde el 14 de febrero de 1992 hasta el 31 de diciembre de 1993 se les aplica, en cuanto al plazo de vigencia, lo dispuesto por el Art. 30, idéntico al de la Decisión 311. V.- PRUEBA DE EXPLOTACIÓN INDUSTRIAL DE LA PATENTE, IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO PATENTADO.

De acuerdo con el artículo 38 de la decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la explotación de la patente implica la ejecución de diferentes actos que concurren para su demostración, estos son la producción o la importación, la distribución y la comercialización del producto patentado, o el uso del procedi- 20/10/99 6.20 miento patentado, siempre ligado a la distribución y comercialización de los productos resultantes del procedimiento registrado.

Estos conceptos deben estar siempre ligados al concepto de que siempre se los haga en forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado. Se entiende como explotación el cumplimiento alternativo de todas las faces de comercialización de un producto esto es su producción, su distribución y por último su comercialización al consumidor final.

Por lo tanto la explotación se refiere a las operaciones económicas de producción, importación, distribución y comercialización del producto patentado. La explotación a efectos del Régimen Común sobre Propiedad Industrial, se entenderá como la producción industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del proceso patentado, entendido también como la importación, en estos dos casos siempre que se realice la distribución y su comercialización, por lo que resulta pertinente concluir que se entiende como explotación del procedimiento patentado cuando el producto obtenido por el procedimiento patentado es producido, importado, distribuido y comercializado, requisitos indispensables para que se pueda considerar como explotado.

La Jurisprudencia sobre el concepto de explotación manifiesta: “ luego de considerar antecedentes jurisprudenciales, en especial la sentencia de la Corte Suprema en autos ‘Franco Duranti c. Supramar, S.A.’, afirma con relación a la interpretación de nuestra jurisprudencia en torno del concepto de explotación: ‘puede concluirse que ella ha considerado que la explotación no puede satisfacerse ni mediante el ofrecimiento o concesión de licencias, ni por la simple importación de los productos patentados (o fabricados con procedimientos protegidos), y que aquélla, por ende, debe consistir en la fabricación de los productos o utilización del procedimiento en forma real, efectiva y permanente, en una medida tal que satisfaga las necesidades de la demanda”.

(Revista del Derecho Industrial Año 14, 1992, Pag. 630) A si mismo el profesor Manuel Pachón Muñoz, en la obra “Manual de Propiedad Industrial”, GACETA OFICIAL 20/10/99 7.20 Pagina 56, sobre la explotación de la invención manifiesta: producto en condiciones que satisfaga suficientemente los requerimientos del mercado. “Es importante señalar en la definición, que para explotar la invención se requiere la existencia de una empresa que entre sus actividades se dedique a este fin, pues la utilización de los procedimientos patentados o la elaboración del producto amparado por la patente debe reunir las características de ‘permanente y estable’. 4.

La procedencia de la solicitud de prorroga al amparo de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, le corresponde determinar al juez nacional, propósito para el cual deberá tomarse en cuenta la normativa que sobre explotación de la patente ha sido objeto de esta interpretación prejudicial y, en todo caso, el período de protección del derecho patentado, en correspondencia a lo establecido en esa Decisión. “Para que exista explotación, también deberá suministrarse al mercado el resultado final; por ello no basta que dicho resultado se utilice como insumo en la elaboración de otros productos fabricados por la empresa.

“Por otra parte, el suministro al mercado se hará en condiciones razonables de comercialización, esto es, de manera que la cantidad, calidad y precio u otros factores análogos satisfagan las necesidades del mercado nacional. “Para que haya explotación de la invención se requiere que la empresa que la realice funcione, como regla general, en el país miembro donde se otorgó la patente, y no se considera como explotación a la efectuada en un país extranjero, incluyendo los otros países de la subregión”.

Por los antecedentes expuestos: La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia en el proceso interno No. 4777, de conformidad con lo establecido por el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto de este Tribunal (Decisión 184 de la Comisión), notifíquese esta sentencia al organismo jurisdiccional mencionado en el párrafo anterior, mediante copia certificada y sellada. Remítase asimismo copia certificada de esta sentencia de interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE C O N C L U Y E: Juan José Calle y Calle MAGISTRADO 1.- Se entenderá como explotación de una patente de invención cuando se la produzca industrialmente o se esté utilizando íntegramente el procedimiento patentado. Gualberto Dávalos García MAGISTRADO 2.- Se considerara igualmente como explotación de la patente, la utilización del procedimiento patentado para la obtención del producto dentro del territorio del país que ampara su explotación monopólica en la subregión. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO 3.

Para que se considere que el invento patentado o el procedimiento amparado por la patente esta siendo explotado, deben necesariamente concurrir, en cualquiera de los dos casos, la distribución y la comercialización del Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 20/10/99 8.20 PROCESO No. 18-IP-99 Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal Contencioso Administrativo, Distrito de Quito Ecuador.

De oficio el artículo 82 literal i) de la Decisión 344. Expediente Interno No. 2490-082-96. Marca “CALIFRUT”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA En Quito, 25 de agosto 1999 VISTOS Que, la Primera Sala del Tribunal Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por intermedio del Presidente Dr. Augusto Maldonado Vásconez, ha requerido de este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, que este Organo Comunitario ha considerado preciso interpretar además, de oficio, el literal i) del artículo 82 de esa Decisión. Que, se plantea la solicitud de interpretación en razón de que el actor en el proceso nacional instaurado, pretende obtener la nulidad de la Resolución No. 017380, de 9 de enero de 1995, por la cual el Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, Dirección Nacional de Propiedad Industrial, deniega el registro de la marca “CALIFRUT” y ordena el archivo del expediente conformado con tal motivo.

Que, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, dentro de sus consideraciones para esta interpretación manifiesta: “1.- El Dr. Enrique Chiriboga Barba, mandatario de la Industria de Alimentos Dos en Uno Ltda., en acción de plena jurisdicción o subjetiva demanda al Director Nacional de Propiedad Industrial, para que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en sentencia, declare la ilegalidad de la resolución No. 017380, de 9 de enero de 1996, notificada el 11 de enero del mismo año, mediante la cual ese Director rechaza el registro de marca de fábrica “CALIFRUT” para la clase internacional 30 solicitada por su mandante; y, acep- tando los fundamentos de hecho y de derecho expuestos, rechace la observación y ordene se continúe con el trámite de registro de la marca “CALIFRUT” No. 48809 para la Clase 30 pedida por Industrias de Alimentos Dos en Uno Ltda. 2.- “Como antecedentes de la acción propuesta, anota el actor que existen en el Ecuador más de treinta marcas registradas con el prefijo “cali” y la misma palabra “Cali” se encuentra registrada como marca: Certificado No. 1163/76 de Tabacalera Andina; 3.- “Que la registrabilidad es la regla y la no registrabilidad es la excepción; 4.- “Que los nombres geográficos pueden ser registrados como marcas, en tanto que no sean denominaciones de origen, indicaciones engañosas o de uso común; 5.- “Que “CALIFRUT” solicitada por su mandante no es siquiera una denominación de origen y en ningún caso trata de indicar que es de procedencia colombiana; 6.- “Que se encuentra registrada en algunos países y en otros en trámite de inscripción;” 7.- “El 25 de marzo de 1996 el Ministro de Substanciación califica la demanda y dispone citar al demandado y que se cuente con el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca y el Procurador General del Estado.” CONTESTACION A LA DEMANDA POR PARTE DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACIÓN Y PESCA EL Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca contesta la demanda y se excepciona en los siguientes términos: GACETA OFICIAL “1.- EXTENSION DE LA DEMANDA AL TERCERISTA COADYUVANTE.- La demanda debe hacerse extensiva al Representante Legal de Tabacalera Andina, quién tiene interés directo en el mantenimiento de la Resolución impugnada.

“2. LEGALIDAD Y VALIDEZ DE LA RESOLUCION IMPUGNADA.- La Resolución impugnada guarda conformidad con la legislación vigente en materia de Propiedad Industrial por lo que es plenamente legal y válida. 20/10/99 9.20 I COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional, como lo es en este caso la jurisdicción ecuatoriana consultante, conforme a lo dispuesto en los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

II “3. NEGATIVA DE LOS FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA. Niego pura, simple, llana y absolutamente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda propuesta, por no estar apegados a la Ley ni a la realidad.” ACTO IMPUGNADO.Corresponde a la Resolución No. 017380, cuyo texto dice: “MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACIÓN Y PESCA.- En Quito, 9 de enero de 1996.- A las 10:00 horas;

VISTOS: En lo principal la solicitud presentada por el Dr. Enrique Chiriboga, apoderado de Industrias de Alimentos Dos en Uno Ltda, en la que se solicita el registro e inscripción de la marca de fábrica denominada “CALIFRUT”, de nacionalidad ecuatoriana, trámite No. 4880994, esta Unidad Administrativa en ejercicio de sus funciones

RESUELVE

“PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, debe resolver sobre la concesión o denegación de una marca; “SEGUNDO.- Que la denominación solicitada contraviene lo dispuesto en el Art. 82 literal i) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues da a entender que se trata de un producto de procedencia CALEÑA;

“TERCERO.- Se deniega el registro de la marca solicitada y se ordena el archivo del expediente conformado con tal motivo.”

CONSIDERANDO: NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal considera que además de la norma cuya interpretación se solicita debe interpretar, de oficio, por ser pertinente al caso, el artículo 82 literal i) de la Decisión 344. Los textos de las normas a interpretarse son las siguientes: Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) i) Reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; o, que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas;

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: GACETA OFICIAL a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;

( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

“Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.” El Tribunal no considera pertinente proceder a la interpretación del artículo 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que los mismos se refieren a las prohibiciones de registro como marcas cuando estos afecten derechos de terceros y, que en este caso la resolución im- 20/10/99 10.20 pugnada no esta fundamentada en estas disposiciones y, el Tribunal considera para este caso interpretar el artículo 82 literal i).

III REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS En el régimen común de propiedad industrial andino, se determina la función primordial de la marca y los requisitos que debe reunir para ser considerada como tal; es así que el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, refiere las condiciones o características fundamentales de la marca como son, perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, añadiendo en el segundo inciso de la citada norma, que la función principal de la marca es la de distinguirse de otras existentes en el mercado para proteger productos o servicios, similares o idénticos.

CONCEPTO DE MARCA La norma en mención define a la marca como todo signo perceptible, capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra. Para que un signo se constituya en marca, es condición primordial que distinga un producto o servicio de otro y que el signo como tal también sea distintivo de otros registrados o solicitados anteriormente.

El Tribunal ha manifestado a este respecto: “La noción de marca que trae la norma del artículo 81, resalta otra de las funciones de la marca: la indicación del origen empresarial, que garantiza al consumidor que la adquisición de productos señalados con una marca, tengan el mismo origen de los productos adquiridos anteriormente con esa misma marca.” (Proceso 27-IP-95, G.O. No. 257 de 14 de abril de 1997).

Las siguientes definiciones de marca ponen de manifiesto la distintividad como elemento esencial de la misma: El Reglamento No. 40/1994 de la Comunidad Económica Europea, expresa: GACETA OFICIAL “Podrán constituir marcas comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas”.

La Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) considera: “Se entiende generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una persona, de los bienes o servicios de otras empresas. Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, “El papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los consumidores”, Ginebra 1983, pág. 13).

De las definiciones en mención se desprenden varios requisitos del signo para que pueda ser considerado como marca: PERCEPTIBILIDAD Lo contrario de la perceptibilidad es la imperceptibilidad, es decir que no pueda ser apreciado por nuestros sentidos, por lo que no podría constituirse en marca, debido a la imposibilidad física o material de que el consumidor pueda apreciarlo, compararlo, examinarlo y diferenciarlo de los otros signos. La perceptibilidad nace de la concepción y del objeto de la marca que es el diferenciar, distinguir y ser distinto; es así que la concepción imaginativa del signo tiene que traducirse en algo perceptible, sea por palabras, gráficos, colores, etc., para que pueda ser apreciable por nuestros sentidos.

El Tribunal ha expresado sobre este punto en el proceso 27-IP-95 G.O No. 257 de 14 de abril de 1997, lo siguiente: “Al exigir la ley comunitaria que el signo sea “perceptible” hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos, que son la única forma o manera de que el sujeto tenga conocimiento o perciba los estímulos externos. 20/10/99 11.20 “Para la recepción sensible o externa de los signos se ha utilizado en forma más general el sentido de la vista y los signos se han caracterizado por una denominación o conjunto de palabras, una figura, un dibujo, un conjunto de dibujos, etc.” Ha manifestado el Tribunal, que con el cambio producido en la normativa andina, en lo que va de la Decisión 85 a la 344, el requisito de “visibilidad” de la marca ha sido reemplazado por el de “perceptibilidad”.

Con este cambio normativo, los elementos sensibles para determinar la perceptibilidad de la marca se han ampliado a los otros sentidos: el gusto, el oído, el olfato o el tacto. DISTINTIVIDAD Es otra de las características de la marca, la que sirve para asignar a sus servicios y productos un distintivo que les permita diferenciarlos en el mercado de otros de la misma clase, o que guarden identidad o similitud con los productos o servicios de sus competidores.

Por ello, la distintividad evita que el consumidor se confunda entre dos marcas coexistentes en el mercado y además pretende evitar que en el procedimiento de registro se concedan títulos marcarios a signos idénticos o similares que induzcan al público consumidor a error, en cuanto a las calidades y al origen empresarial de los productos o servicios.

Para Hermenegildo Baylos Corroza en su “Tratado de Derecho Industrial”, págs. 817 y ss. la protección jurídica de la marca se justifica por ser ésta: “señal susceptible de promover en el comprador, por su aptitud distintiva, el mecanismo psicológico asociativo, en virtud del cual sea capaz de esa individualización numeral que suscita valores evocados; sin extenderse a garantizar la concordancia del fenómeno con la realidad”.

Sobre la distintividad el Tribunal ha manifestado: “Las expresiones utilizadas por la Decisión 344, de que el signo sea “suficientemente distinto”, no se han de tomar como un doble requisito o condición del signo, esto es que a GACETA OFICIAL más de “distinto”, sea “suficientemente distinto”, pues si el signo a criterio del administrador es distinto para el objeto que persigue (función identificadora marca-producto), no ha de estimarse que el signo sea de tal naturaleza que elimine la posibilidad de registro de signos que siendo por sí discrecionalmente distintos no tengan el carácter de “suficientemente distintos”.

“Lo distinto es lo que hace que una persona, cosa u objeto por sus características subjetivas u objetivas o por rasgos, naturaleza, funciones o condiciones interiores o exteriores sea distinta a la otra. Y lo distinto, por lo tanto, conduce a diferenciar a dos personas y objetos. “Sin embargo, esta norma contrapone dos conceptos: el suficientemente distinto o simplemente distinto, frente al insuficientemente distinto, y si el signo se agrupa en esta última categoría, dejará de ser registrable.

Hay signos que no son genéricos ni descriptivos ni que se refieren a un objeto o servicio determinado y que no reúnen la distintividad necesaria para diferenciar un producto de otro, razón por la que no posee la condición de “distintividad” para constituirse en marca. (Proceso No. 27-IP-95 G.O. No. 257 de 14 de abril de 1997) Para explicar este punto el autor Víctor Bentata dice: 20/10/99 12.20 una marca idéntica o similar anteriormente registrada y por el otro, proteger al público consumidor que busca en el producto o servicio que adquiere o contrata, las características y calidades del producto que una marca conocida ya le ha brindado.

REPRESENTACION GRAFICA Cabe destacar, que la representación gráfica facilita al administrador a tener una concepción material de lo que es un signo y en particular cuando éste puede ir acompañado de un gráfico. “La implementación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse a través de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores etc.

Estos son los medios generalizados, por el momento, con los cuales se puede usar la marca. “El requisito de la representación gráfica del signo en marcas gustativas y olfativas impide que éstas sean registrables, no por la existencia de una prohibición, sino por la dificultad práctica y real de describir el signo como elemento de conocimiento para el público y de los efectos prácticos de registrabilidad.

“La representación gráfica del signo es una “descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Marco Matías Alemán, “Marcas” Top Management, Bogotá, pág. 77), por lo que este requisito hace relación a la materialización o factibilidad externa para el registro, esto es la publicación y el archivo”.

(Proceso 27-IP-95 G.O. No. 257 de 14 de abril de 1997) “En efecto, mientras la descriptividad denota indirectamente el producto mismo, la insuficiente distintividad no denota al producto, sino que es simplemente incapaz de diferenciar a un producto determinado en todos los sentidos del término. La insuficiente distintividad consiste en una marca demasiado simple o demasiado común, tomada en sí misma, tal como figuras geométricas simples, o signos aritméticos, o palabras como MAS o PARE o Y, mientras que la descriptividad debe ser siempre referida al producto” (“Reconstrucción del Derecho Marcario”, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1994, pág. 165).” IV PROHIBICION RELATIVA A LA DENOMINACION GEOGRAFICA NACIONAL O EXTRANJERA SUSCEPTIBLE DE INDUCIR A CONFUSION De esta manera, el requisito de distintividad se constituye en la función esencial de la marca y pretende, de un lado, evitar que se lesionen los derechos de un empresario titular de El artículo 82 literal i) persigue evitar a los consumidores ser engañados, “por medio del uso fraudulento de denominaciones de origen protegidas o una imitación de las mismas, o GACETA OFICIAL con falsas indicaciones de procedencia, de tal forma que el público en atención al origen de los productos o servicios le atribuya unas cualidades que no tienen, siempre que haya relación entre el lugar geográfico señalado y la calidad de los bienes producidos y los servicios prestados realmente en este sitio.” Por lo tanto, si no se da tal relación se estará simplemente frente a la utilización del nombre geográfico, la cual si no induce a error es legítima, siempre que para la comercialización se indique en el producto en forma visible y claramente legible, el lugar de su fabricación con las necesarias adaptaciones.

La utilización de denominaciones geográficas constituye una de las formas para la diferenciación de bienes en el mercado, que está constituida por el nombre de una zona o región geográfica. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio ADPIC, en su sección 3 define así a las indicaciones geográficas: “ las que identifiquen a un producto como originario del territorio de un miembro, o de una región o localidad de este territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico”.

La doctrina al referirse a las denominaciones de origen y a las marcas, hace una distinción: “ las marcas personalizan e identifican productos de un fabricante, empresa o productor determinado, con el objeto de influenciar las preferencias de los consumidores”, toda vez que se trata de un signo de fantasía, original, novedoso. “La denominación de origen, en cambio, distingue productos de una zona, región, localidad o país, sin considerar a su productor; por tanto, es un concepto geográfico vinculado a factores de suelo, clima, topografía, etc., independientes de la inteligencia humana.

Las denominaciones geográficas, a diferencia de las marcas e incluso de las patentes de invención, no son el producto de la fantasía o la inventiva, sino de condiciones 20/10/99 13.20 geográficas naturales donde se cultiva o produce un determinado producto.” (Escudero Sergio, PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL GATT, Buenos Aires, 1997, pág. 64).” Por lo tanto, la denominación geográfica está constituida por el nombre de una región geográfica específica por lo que su función es identificar el origen de esa determinada región o sitio geográfico.

Por ello se ha considerado, que a los bienes que se producen en una región determinada se les ha reconocido la posibilidad de usar esa denominación geográfica de manera exclusiva. Las denominaciones geográficas, son de dos tipos: indicaciones de procedencia y denominaciones de origen. Las indicaciones de procedencia consisten en signos o símbolos que si bien no aluden de modo inmediato a una localidad o zona, establecen en la mente del consumidor un proceso de asociación con una determinada localidad o zona geográfica.

Puede concluirse, por tanto, que una indicación de procedencia o un símbolo que indirectamente designe un lugar geográfico determinado, si es susceptible de ser registrado como marca. Las denominaciones de origen, en cambio, están constituidas por el nombre de un país, de una región, localidad o sitio específico que sirve para designar el origen de un bien, cualidades y características exclusivas relativas al ambiente geográfico, a factores naturales o humanos de la región en que es producido el bien.

La utilización de denominaciones de origen, con relación a productos naturales agrícolas, artesanales o industriales, queda en consecuencia reservada, exclusivamente, para los productores, fabricantes y artesanos de la localidad o región evocada por dicha denominación de origen. V MARCAS DESCRIPTIVAS Y GENÉRICAS El caso presentado para esta interpretación prejudicial se refiere a la marca descriptiva y genérica.

“CALIFRUT”, signo que debe ser exa- GACETA OFICIAL minado en su conjunto de palabras para poder determinar la procedencia de su registro sin considerar los elementos o partes del signo aisladamente. “Por otro lado y en concreción a los signos genéricos y descriptivos, el Tribunal ha sostenido que las marcas compuestas de dos o más signos de esa naturaleza, pueden constituir un complejo marcario registrable, si imprime distintividad frente a los productos o servicios que va a proteger.” (Procesos 22-IP-96 y 12-IP-96 G.O. No. 265 de 16 de mayo de 1997).

A los términos o denominaciones descriptivas los define el Tratadista Manuel Otero, como aquellas que “informan a los consumidores y usuarios a cerca de las características, funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor, u otras propiedades del producto o servicio”. 20/10/99 14.20 que se pretenda aplicar, ni indican su naturaleza u objeto, ni provocan idea o acción del mismo, ni inducen a engaño al consumidor acerca de la substancia o calidad de dichos productos”, podrán ser considerados marca.

(Jorge Otamendi, “Derechos de Marca; Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Pág. 71). Cabe considerar para aclarar esta interpretación, el caso de los “adjetivos calificativos que no se refieren a las cualidades o características de los productos, pero que son comunes a toda mercancía como “buena clase”, “claro”, “extra”, “fino”, “mejor”, “primera calidad “.

Estas características no son susceptibles de apropiación por una sola persona, pues es el medio común para promocionar un producto y de utilización generalizada para indicar la calidad de los productos.” (David Rangel Medina, obra citada, pág. 359). El Tribunal, respecto de esta clase de denominaciones ha considerado lo siguiente en el fallo emitido en el proceso, 07-IP-95 ratificado en el 12-IP-95 y en el 4-IP-95: Por otra parte, las denominaciones genéricas son aquellas con las cuales se designa en forma usual y común al producto.

Es decir aquellas que se refieren al producto mismo. “la naturaleza de signo descriptivo no es condición sine qua non para descalificar per se un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto.

De ahí, por ejemplo, que el término confortable no sea susceptible de registro para sillones y en cambio, sí podría serlo, por ejemplo, para pasta de dientes.” El Tratadista Casado Cerviño define a los signos genéricos así: “habituales o usuales; se entiende aquellos signos que de manera directa o casi directa designan el género, categoría, especie o naturaleza del producto o servicio que pretende diferenciar”, (“Régimen de las Prohibiciones en materia de Marcas” en “La importancia de la Marca y su Protección”, Consejo General del Poder Judicial y ANDEMA, Modalidad 1992, pág. 76).

VI LOS ADJETIVOS Se ha considerado que en las marcas descriptivas pueden utilizarse y aplicarse adjetivos, siendo así que algunos signos son precisamente sustantivos adjetivados. Por esta razón ha sido establecido, que un adjetivo podrá registrarse como marca, siempre y cuando no califique una cualidad esencial o fundamental del producto o servicio por ella protegida.

Para entender mejor el significado de la denominación genérica, es valido considerar el punto de vista del tratadista Otero Lastres, quien manifiesta que es “aquella que sirve para designar el género al que pertenece el correspondiente producto o servicio: es el nombre que recibe el propio producto o servicio” (Profesor Dr. José Manuel Otero Lastres, “Concepto y Tipos de Marca en la Decisión 344” Seminario Internacional Quito y Trujillo, julio de 1996).

En el Proceso No. 27-IP-95, G.O. No. 257, del 14 de abril de 1997, este Tribunal ha manifestado lo siguiente acerca de los adjetivos: VII MARCAS DE FANTASIA O CAPRICHOSAS “Cuando los adjetivos calificativos no tengan relación necesaria con los productos a Resulta pertinente que el Tribunal en el presente caso desarrolle el tema de las marcas de GACETA OFICIAL fantasía y que según el Profesor Carlos Fernández Novoa, como “ la creación del propio ingenio de sus titulares y, por lo tanto, carecen de connotación conceptual o significado idiomático.” (Proceso No. 08-IP-95 del 30 de agosto de 1996, G.O. 231 de 17 de octubre de 1996).

Se puede considerar en ese ámbito, las que se refieren al producto utilizando para ello: “ una expresión de fantasía, de manera que despiertan remota o indirectamente la idea del mismo, como por ejemplo Nescafé para café, Choco Milk para una bebida con sabor a chocolate, Veloz para bicicletas, Luxtral para distinguir un líquido brillador de superficies de madera, Nosalt para productos alimenticios, etc.” (Proceso No. 22-IP-96 G.O. 265 de 16 de mayo de 1997).

En el presente caso, la denominación “CALIFRUT”, debe ser apreciada en su conjunto al momento de ser analizado y según lo señalado anteriormente, parece que encaja dentro de esta categoría de denominación de fantasía por lo que el juez consultante debe determinar este asunto al momento de dictar sentencia. 20/10/99 15.20 que proceda al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, a más de ser una potestad, es una obligación que debe cumplirse antes de otorgar el registro marcario.

“No puede entenderse que el examen de fondo sólo se ha de practicar cuando no existan “observaciones” ni que se haya de omitir en caso de existencia de éstas, cuando el fin y el objetivo de la norma es que sea la autoridad administrativa la que, con el examen de fondo, conceda o deniegue la marca”. En conclusión, la Oficina Nacional competente debe necesariamente proceder a aceptar o denegar un registro, lo que deberá comunicar al interesado mediante resolución debidamente motivada.

IX MOTIVACIÓN Este Tribunal ha considerado que: El Tribunal de la Comunidad Andina se ha referido aló previsto en el artículo 96, en los Proceso 27-IP-95 y 22-IP-96 y, lo ha reiterado en el Proceso 1-IP-97 G.O. No. 344 de 28 de mayo de 1998), en el sentido de consignar que: “La motivación de los actos administrativos refleja las razones que inclinaron al órgano emitente a pronunciarse en uno u otro sentido, tomando como antecedente las normas legales y los hechos materiales o situaciones fácticas que precedieron a la expedición de un acto y que lo justificarían, constituyendo su causa y su razón de ser.

La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto.

La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador respecto del derecho y los hechos, por una parte, y de otra, la declaración final por él adoptada frente a los efectos que dicho acto va a producir, constituye la ecuación jurídica necesaria para que pueda hablarse de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación. Son éstos, principios generales que se desprenden de la jurisprudencia del Tribunal” (Proceso 5-AN-97 del 8 de junio de 1998 G.O. No. 361 del 7 de agosto de 1998).

“La facultad que se confiere a la Oficina Nacional competente o al administrador para La motivación es el acto tanto jurídico como de hecho, que depende de su propia naturale- VIII EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DE LAS MARCAS El artículo 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, le confiere a la Oficina Nacional Competente un plazo de 30 días a fin de que proceda al trámite de registro de marcas y, a otorgar o denegar el registro.

“Al analizar el procedimiento de registro de la marca, se debe utilizar un criterio “discrecional que, en ningún caso puede ser arbitrario, ya que la doctrina y la jurisprudencia internacionales han señalado ciertas reglas, lógicas y científicas, que deberán ser tenidas en cuenta” (Proceso 1-IP-87, G.O. No. 28 de 15 de febrero de 1998). GACETA OFICIAL za o de su materia así como de los efectos que el acto puede producir.

Merece hacerse mención a las reglas adoptadas por el Consejo de Estado Francés, con el fin de que la motivación de los actos administrativos sea correcta y eficaz: “1a. regla: ‘Los agentes públicos están obligados a motivar sus actos, cuando la ley o un reglamento así lo dispone’, pero ello no quita que pueda motivarse o tenerse en cuenta dicha motivación de los demás casos.

“2a regla: ‘Cuando un agente publico esta obligado, según las leyes y reglamentos, a motivar su acto, debe hacerlo, bajo pena de nulidad del acto. La ausencia de motivos es entonces un vicio radical’. ‘Esta laguna -agrega- hace suponer que el motivo determinante no es un motivo de interés público’. 3a regla: ‘Cuando un agente público expresa, en el acto mismo, los motivos que le ha hecho obrar, estos motivos, por lo mismo que están expresados en el acto, se consideran, en principio, determinantes’. 4a regla: ‘Cuando la ley o un reglamento obligan a un agente público a dar a conocer los motivos del acto jurídico que realiza, debe exponer dichos motivos de manera clara y precisa, y no mediante fórmulas de estilo, fórmulas ganzúas, o frases sin significación exacta’. 20/10/99 16.20 9a regla: ‘En principio el juez no investiga de oficio los motivos determinantes; solamente los examina si se le señalan y si se los critica.

Sin embargo, se admite que cuando el motivo determinante es flagrante y tiene por resultado hacer salir manifiestamente al agente público de su competencia legal para invadir la competencia de otro agente, el juez tiene el deber de comprobar de oficio el motivo determinante ilícito; en efecto, debe comprobar de oficio el vicio de incompetencia, lo que pone de manifiesto el motivo determinante.

En el hecho esto se produce muy raramente’. 10a regla: ‘El juez no puede apreciar la oportunidad de las medidas adoptadas por los agentes administrativos. No puede dictar una sentencia sobre la aptitud del agente administrativo, cuando deduce consecuencia de motivos determinantes materialmente exactos y lícitos’. 11a regla: ‘La prueba del motivo determinante incumbe a aquel que critica el motivo, debiendo resultar de las piezas del expediente’”.

(José Canasi, “Derecho Administrativo”, Vol II, Parte especial, Editorial Depalma, págs. 174 y 175). Con los antecedentes expuestos: El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 5a regla: ‘Los motivos alegados deben ser materialmente exactos’. 7a regla: ‘Cuando los motivos de derecho determinantes son múltiples, si uno de ellos se considera ilícito, al juez deberá investigar si, fuera del motivo determinante de derecho que subsisten, son suficientes para legitimar el acto jurídico’. 1.

De acuerdo a lo dispuesto por la legislación comunitaria andina, para que un signo pueda ser registrado como marca, es necesario que reúna los requisitos establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344, esto es: la perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. Adicionalmente, no debe estar afectado por ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas en los artículos 82 y 83 de esa Decisión. 8a regla: ‘Los agentes públicos no pueden sustraerse al control jurisdiccional, sosteniendo que los motivos determinantes son de orden político.

Aquí se vincula con la celebre teoría de los actos de gobierno en que juegan los móviles políticos’. 2. Los signos descriptivos o genéricos pueden ser registrables como marcas, siempre que no exista una relación directa con el producto, permitiendo así que se produzca clara distintividad entre el producto y la marca. 6a regla: ‘El motivo determinante invocado debe ser lícito’.

GACETA OFICIAL Por el contrario, los mismos signos no pueden ser registrables como marca, cuando exista relación directa con las cualidades esenciales o primordiales del producto o del servicio a ser protegido por una marca. 3. Podrán ser registrados los adjetivos si no se refieren a las cualidades predominantes, primordiales o esenciales de los productos cuya marca se pretende registrar. 4.

Para determinar la identidad o semejanza entre dos signos marcarios, la Oficina Nacional Competente, debe realizar el examen de registrabilidad previsto en la Decisión 344, antes de aceptar o rechazar la solicitud de registro; para ello deberá tener en cuenta el signo en su integridad o totalidad, sin desmembraciones o análisis parciales de su concepto gramatical. 5.

Las indicaciones de procedencia consisten en signos o símbolos que identifican a una localidad o a una zona geográfica y, pueden ser registrados como marcas. Las denominaciones de origen están constituidas por el nombre de un país o de una región específicos de donde proviene un producto, siendo susceptibles de registro como tales pero no como marcas. 6.

Para la validez de un acto administrativo se requiere de motivación; mas aun si la norma comunitaria de prevalente aplicación determina que la resolución debe estar ”debidamente motivada”. Como lo ha expresado la Jurisprudencia de éste Tribunal, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que no lo contenga, pues por esa causa podría correrse el riesgo de lesionar el derecho de defensa de los legítimos interesados 20/10/99 17.20 De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación de este Tribunal, modificado, la Primera Sala del Tribunal Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia en el proceso interno No. 2490-082-96.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Organismo, notifíquese con esta sentencia al mencionado Tribunal de lo Contencioso Administrativo, mediante copia sellada y certificada. Remítase así mismo copia de esta sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO