PROCESO 42-IP-99 Interpretación prejudicial de los artículos 81; 83, literal a); 96; 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 5 del Tratado que crea el Tribunal Andino de Justicia, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, e interpretación de oficio de los artículos 83, literal d), 95 y 113 de la misma Decisión, dentro del Proceso interno No. 3973 promovido por la Sociedad Internacional de Licores Limitada.

Marca: "OLD PARR". EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los ocho días del mes de octubre de mil novecientos noventa y nueve, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Doctor Juan Alberto Polo Figueroa, Magistrado del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del Proceso interno No. 3973, promovido por la Sociedad Internacional de Licores Limitada.

V I S T O S: Que la consulta se tramita con observancia plena de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal; y con fundamento en: 1.

ANTECEDENTES: 1.1. La acción y las pretensiones. El proceso interno versa sobre una acción de nulidad con restablecimiento del derecho, formulada por la sociedad antes mencionada con arreglo a lo que dispone sobre tales acciones el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo Colombiano. Con ella se pretende la nulidad de los actos administrativos por medio de los que se concedió registro a la marca OLD PARR (Mixta) y además, a título de restablecimiento del derecho, que se cancele el certificado correspondiente. 1.2.

El acto administrativo demandado. Se trata de la Resolución Nº 000841 de 26 de enero de 1995, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca OLD PARR. 1.3. Los hechos considerados relevantes: Tanto del escrito elaborado por el Juez Consultante como de la demanda y de los memoriales en que ella es contestada, el Tribunal deduce los siguientes hechos y aspectos que estima relevantes: 1.3.1.

De la demanda. La parte demandante expresa que mediante solicitud radicada el 17 de octubre de 1984, la sociedad INTERNACIONAL DE LICORES LTDA., solicitó el registro de la marca LORD PARK, para distinguir productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo extracto fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial 329 de 8 de agosto de 1986 y que dentro del término para formular oposiciones, el Dr. LUIS ALBERTO ZORRO SANCHEZ, obrando como agente oficioso de MACDONALD GREENLEES LIMITED, titular del registro de la marca OLD PARR, formuló oposición contra el registro de la marca.

Que la solicitante dio respuesta a las observaciones manifestando que entre las denominaciones LORD (que traducida al idioma español significa señor, amo, dueño, patrón) y OLD (que traducida significa viejo, anciano, vetusto, antiguo, añejo y rancio) no existía similitud alguna ni fonética, ni visual, ni descriptiva. De otro lado, en consideración a que la oposición se fundamentó en el supuesto hecho de que las expresiones PARK (de la marca solicitada) y PARR (de la marca base de la oposición) eran confundibles, se expresó el interés de sustituir la solicitud de registro de la marca LORD PARK, clase 33, por la de LORD’S CLAN, clase 33.

Que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante resolución 17550 de 27 de septiembre de 1995, declaró fundada la oposición y negó el registro de la marca LORD PARK solicitado por INTERNACIONAL DE LICORES LTDA. Que la Superintendencia no aceptó la sustitución de la solicitud de registro, por no ser procedente la modificación del signo en que consiste dicha marca.

Que la marca base de la oposición (OLD PARR, clase 33, certificado 42567) estuvo vigente hasta el 30 de diciembre de 1988 y para esa misma fecha no existía registrada o solicitada con anterioridad para registro ninguna marca similar, por lo que era plenamente procedente el registro de la marca LORD PARK, clase 33 a nombre de INTERNACIONAL DE LICORES LTDA., quien para esa fecha gozaba del derecho de prioridad al registro de la misma.

Que no existió razón legal válida alguna para que se negara el registro solicitado, si se tiene en cuenta que el registro de la marca OLD PARR (mixta conformada por la figura de varios envases) sólo fue solicitado el 11 de febrero de 1994, es decir, con posterioridad a la solicitud de registro de la marca LORD PARK, clase 33, según el expediente administrativo 94-005366.

Que contra la mencionada resolución se interpuso el recurso de reposición y subsidiario de apelación. El primero fue resuelto mediante la resolución 9672 de 27 de marzo de 1992, en la cual sólo se argumentó que entre las dos marcas existía similitud fonética y gráfica, pero no se dijo nada respecto de la prioritaria petición de registro de la marca LORD PARK, clase 33, solicitada por INTERNACIONAL DE LICORES LTDA., ni sobre el hecho de haber sido solicitado con posterioridad el registro de la marca OLD PARR.

El recurso de apelación, para la fecha de presentación de la demanda (19 de julio de 1996), no había sido resuelto. Que con la actuación de la Superintendencia se violaron normas de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena así: a) El artículo 81 de la Decisión 344, por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio ignoró que la marca OLD PARR (mixta, conformada por la figura de varios envases) carecía de la suficiente fuerza distintiva para identificar productos comprendidos en la clase 33 Internacional.

En efecto, la distintividad hace referencia a que la marca o signo marcario sea individual y singular, de suerte que pueda diferenciarse de cualquiera otro; además, es un carácter que le otorga a la marca la novedad y la especialidad; exige que el signo no dé lugar a confusiones con otros ya adoptados para distinguir la misma clase de productos y que se encuentren previamente registrados o primeramente solicitados.

Afirma al respecto que según lo estableció la Superintendencia de Industria y Comercio en el expediente 237.902 contentivo del trámite de registro de la marca LORD PARK, clase 33, el signo OLD PARR era totalmente confundible con el signo LORK PARK, por lo que no era procedente su registro por tratarse de una marca similar, además de que sobre la marca LORD PARK recae el derecho de prioridad al registro de la misma en favor de INTERNACIONAL DE LICORES LTDA. b) El artículo 83, literal a), en concordancia con el artículo 96 de la Decisión, por cuanto la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio al efectuar el examen de fondo sobre la registrabilidad de la marca OLD PARR (mixta, conformada por la figura de varios envases), clase 33, determinó, de manera errada, que la marca solicitada cumplía los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes, es decir, que no era irregistrable y por ende, no era confundible con la marca LORD PARK, clase 33, cuyo registro se había solicitado con anterioridad para distinguir productos de la misma clase. 1.3.2.

De la demandada. En la contestación de la demanda, la Superintendencia de Industria y Comercio asevera que con la expedición de la Resolución Nº 0841 del 26 de enero de 1.995 expedida por el Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, no se ha incurrido en violación de normas legales contenidas en la Constitución Nacional y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Expresa que de conformidad con las atribuciones legales otorgadas ella por normas legales internas y por la Decisión 344 antes referida, expidió la Resolución Nº 0841 del 26 de enero de 1.995 para conceder el registro de la marca “OLD PARR” (mixta, según modelo adjunto), a favor de la Sociedad UNITED DISTILLERS PLC TRADING AS MACDONALD GREENLEES, con domicilio en Edimburgo, Escocia, Reino Unido, para distinguir productos comprendidos en la clase 33a de la nomenclatura vigente.

Explica que de los documentos obrantes en el expediente Nº 94-005366 contentivo de la actuación administrativa llevada a cabo por la Oficina Nacional Competente, en lo relativo a la solicitud de registro de la marca “OLD PARR” (mixta, según modelo adjunto), presentada por la sociedad UNITED DISTILLERS PLC TRADING AS MACDONALD GREENLEES, con domicilio en Edimburgo, Escocia, Reino Unido para distinguir productos comprendidos en la clase 33ª de la nomenclatura vigente, se concluye en forma clara y precisa que la Superintendencia de Industria y Comercio como oficina nacional competente se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa.

Dice que en desarrollo del trámite correspondiente y vigente en ese entonces, la Oficina Nacional Competente, habida cuenta que el solicitante del registro de la marca “OLD PARR” (según modelo adjunto), a través de su apoderado cumplió con los requisitos exigidos en las disposiciones marcarias, la oficina nacional competente ordenó publicar el extracto de la solicitud de registro de la marca “OLD PARR” para distinguir los productos de la clase 33ª, en la Gaceta de Propiedad Industrial, tal como se puede constatar en el expediente Nº 94 05366, transcurrido el plazo señalado de los treinta (30) días para que los terceros interesados se opusieran a la solicitud de registro de la marca “OLD PARR” para distinguir los productos comprendidos en la clase 33ª presentada por la Sociedad UNITED DISTILLERS PLC TRADING AS MACDONALD GREENLEES, con domicilio en Edimburgo, Escocia, Reino Unido, no se presentaron oposiciones ni observaciones contra esta solicitud, especialmente por parte de la sociedad INTERNACIONAL DE LICORES LTDA ahora demandante.

Y agrega que la sociedad INTERNACIONAL DE LICORES LTDA., no demostró ante la oficina nacional competente y en la oportunidad legal pertinente dentro de la vía gubernativa, tener un mejor derecho o prioridad marcaria sobre el registro de la marca “OLD PARR” (mixta según modelo adjunto en el expediente respectivo) para la clase 33ª. 1.3.3.

De la parte titular del registro que se solicita anular. Como tercero afectado por las resultas del proceso UNITED DISTILLERS p.l.c. trading as MACDONALD GREENLEES, se opone a las pretensiones formuladas por INTERNACIONAL DE LICORES LTDA, y solicita que todas y cada una de las pretensiones formuladas por la demandante sean desestimadas, por carecer de fundamento legal.

Expone que al efecto que el Consejo de Estado deberá abstenerse de anular la Resolución Nº 00841 de enero 26 de 1995, mediante la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó el registro Nº 171217, para la marca OLD PARR Gráfica (envase), no solo por estar caducada la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta, sino también porque el acto administrativo impugnado fue otorgado de acuerdo con la ley y por el funcionario competente para ello.

Dice que de igual manera, el Consejo de Estado no puede acceder ni a la pretensión segunda principal ni a la subsidiaria de ésta, dando aplicación al artículo 596 del Código de Comercio, no sólo por no ser ilegal el acto demandado, sino, por cuanto el mencionado artículo 596 del Código de Comercio se encuentra suspendido por el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Norma comunitaria que reguló la acción de nulidad y en consecuencia, suspendió en Colombia la aplicación del artículo 596 del Código de Comercio respecto de actos otorgados en vigencia de la misma.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL De acuerdo con la competencia asignada a este Tribunal por el Tratado de su Creación, le corresponde interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 32 del mismo Tratado.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL Las normas cuya interpretación se solicita son los artículos 81; 83, literal a); 96; 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 5 del Tratado que crea el Tribunal Andino de Justicia. Con respecto a los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 y 5º del Tratado Fundacional, El Tribunal no hará ningún pronunciamiento habida cuenta de su reiterada jurisprudencia en la que considera que ellos no son aplicables en los procesos internos entre partes, en la medida en que se limitan a consagrar obligaciones de los Países Miembros.

Pero estima en cambio, que por ser indispensable para la correcta solución de la controversia, deberá interpretar de oficio los artículos 83, literal d), 95 y 113 de la misma Decisión. Se transcriben, acto seguido, las disposiciones a ser interpretadas: 3.1. Artículo 81. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” 3.2. Artículo 83. “Así mismo, no podrán registrarse como marca aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;”.

( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. 3.3.

Artículo 95. “Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. “Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” 3.4.

Artículo 96. “Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. “A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.”. 3.5.

Artículo 113. “La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: “a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión; “b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales;

“c) El registro se haya obtenido de mala fe. “Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes: “1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.

“2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. “Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento ”. 4. CONSIDERACIONES Procede El Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, abordando el análisis de los aspectos referentes a los requisitos para el registro de las marcas; el riesgo de confusión; la notoriedad; la prioridad en la solicitud; el estudio de registrabilidad, y las acciones tendientes a la nulidad del registro de una marca. 4.1.

Interpretación del artículo 81 de la Decisión 344. Requisitos para el registro de una marca. La distintividad. La norma en referencia contempla las tres características básicas que deberá reunir un signo para ser registrado como marca: distintividad, perceptibilidad y posibilidad de representación gráfica. Tales características son desarrolladas por los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, cuando en sus diferentes literales establecen una serie de causales de irregistrabilidad de las marcas, atendiendo a criterios como los de su carácter usual, su generalidad, su amenaza de engaño o de error, su descriptividad, etc., circunstancias cuya presencia en una solicitud de registro, de alguna manera está significando que el signo no es registrable por que no es distintivo o no es perceptible o carece del atributo de la representatividad gráfica. [1] Profusamente el Tribunal de la Comunidad Andina, al interpretar el artículo 81 de la Decisión 344, ha enfatizado en cuanto a la importancia del cumplimiento de los tres requisitos anteriormente mencionados, como paso previo al registro de una marca, coligiendo siempre que un signo sólo es registrable cuando cumple a cabalidad con tales requisitos y, además, no está incurso en alguna o algunas de las precisas causales de irregistrabilidad que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. [2] 4.2.

Interpretación del artículo 83, literales a) y d), de la Decisión 344. Similitud de las Marcas y Riesgo de Confusión. Comparación de marcas. La marca notoria. En incontables ocasiones se ha dicho por la doctrina y por la jurisprudencia que la función esencial de la marca es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. 4.2.1.

Similitud y Riesgo de Confusión Con miras a evitar el riesgo de confusión por la identidad o similitud de las marcas, la legislación andina ha establecido que no pueden ser objeto de registro los signos que sean idénticos o similares “a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

(artículo 83, literal a)). El Tribunal en sus sentencias ha llamado la atención, en forma constante y reiterativa, sobre el cuidado que deben tener los jueces nacionales cuando actúan como jueces comunitarios al realizar, el llamado “análisis de confundibilidad”, que permite definir la discusión acerca de si una marca es o no similar o idéntica a otra y si por ende puede o no ser objeto de registro. [3] 4.2.2.

Reglas para la comparación entre signos marcarios. La jurisdicción comunitaria, de tiempo atrás, ha venido definiendo en sus sentencias criterios generales que puedan orientar al juez nacional cuando actúa como juez comunitario, aplicando disposiciones del ordenamiento jurídico andino, en la solución del caso concreto que se le plantea. Con este propósito ha decantado cuatro reglas básicas que se estiman de utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así: [4] a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

En la comparación marcaria debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto.

Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos. [5] 4.2.3. La notoriedad de la Marca. Como en la contestación a la demanda que presenta el titular de la marca OLD PARR, cuya anulación se pide, se plantea como argumento de defensa que ésta es una marca notoria, deberá el juez consultante analizar las implicaciones que tal característica comporta, si está debidamente probada a la luz de las disposiciones comunitarias que se interpretan de oficio y que consagran para los titulares de las mismas una serie de derechos y de protecciones especiales tal como pasa a exponerse.

El Tribunal al referirse a la notoriedad de las marcas ha utilizado diversas definiciones doctrinarias como las que enseguida transcribe: “Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa la "marca notoria es la que goza de difusión o -lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca” (Fundamentos de Derecho de Marcas", Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, pág. 32).

El profesor Manuel Areán Lalín, la ha definido como "la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada y eventualmente figura registrada". ("La Protección de la Marca por los Tribunales de Justicia", Consejo General del Poder Judicial, ANDEMA, Madrid, 1993, pág. 268).

“Por su parte el propio Tribunal en el Proceso 1-IP-87, conceptuó a esta clase de marca, como aquella que " goza de difusión, o sea la que es conocida por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate.” [6] A la luz de las anteriores definiciones son varios los factores que concurren a que una marca tenga la calidad de notoria y entre ellos se destacan el de la difusión que la marca haya tenido en un determinado grupo de consumidores; su uso intenso con relación a una determinada calidad de productos y, en no pocas veces, su exclusividad..

En una marca para que se considere notoria pueden presentarse uno o varios de estos elementos, en menor o mayor grado, y ello determina que obtenga un rango jurídico especial con respecto a las marcas que no lo son. El artículo 83, literal d) de la Decisión 344 establece como causa de irregistrabilidad de un signo marcario el que sea confundible con otro notoriamente conocido.

"en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero". Agregando que la prohibición de registrar signos similares a los que tienen la calidad de notorios "será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos".

Al glosar el contenido y alcance de la calidad de marca notoria de un signo distintivo, el Tribunal ha sostenido que: "Ante una disposición general como la transcrita surge la pregunta de ¿quién otorga a la marca su carácter de notoria?. No son las partes en un juicio ni sus titulares los que puedan decidir que una marca es notoria, pues esto equivaldría a que la notoriedad se convierta en una autocalificación de cada interesado.

La marca notoria es una clasificación especial de marcas cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión. Precisamente por la protección jurídica que ella tiene, que inclusive sobrepasa la territorialidad y el principio de especialidad, la notoriedad de una marca no puede ser una simple concesión ni un calificativo que sea atribuido por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores.

Tampoco se atenderá la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria. [7] La protección jurídica que se brinda por la legislación comunitaria a las marcas notorias es especial y mucho más amplia que la que se otorga a las que no lo son. En efecto, una marca común está protegida, por lo general, dentro del campo de su especialidad, esto es para una clase de productos y para un país determinado; al paso que la marca notoria va más allá de la especialidad, al proteger productos o servicios idénticos o similares, cualquiera que fuere la clase dentro de la nomenclatura.

Sin embargo, para que surta efecto esta protección especial, la marca tiene que ser conocida; no siendo necesario que ella esté registrada en el país, toda vez que esa no es una condición que imponga la norma, bastando, por tanto, su registro en otro u otros países. La norma comunitaria, al igual que lo establecen otras legislaciones, tampoco exige que la marca sea usada, basta que sea conocida.

Ese conocimiento puede provenir del uso continuo y sistemático de la marca o de su difusión publicitaria; sin que sea legalmente necesario que uso y conocimiento tengan presencia simultánea para que pueda hablarse de marca notoria. Supone el legislador que una marca notoria está siendo usada en uno o varios Países, uso que en todo caso y en su oportunidad deberá probarse con el fin de hacer valer la condición de notoriedad. 4.3.

Interpretación de los artículos 95 y 96 de la Decisión 344. De las observaciones. Legítimo interés para presentarlas. Prioridad en la solicitud de registro. El estudio de registrabilidad. 4.3.1 Legítimo interés para presentar observaciones. Solicitante prioritario. El artículo 96 a ser interpretado establece que cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca que haya sido solicitado señalando a renglón seguido que tienen también legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

De lo anterior se desprende que la sola admisión de la solicitud confiere al solicitante el derecho de “prioridad” frente a una solicitud posterior, dirigida a registrar idéntico o igual signo para los mismos productos o servicios. La institución de la “prioridad” concede prevalencia a la solicitud que primero se presentó: “prior tempore, prior iure”.

“Así, quien presente una solicitud posterior de registro de esa marca idéntica o similar para los mismos productos o para productos que puedan causar error en el público consumidor con el uso, se encuentra frente a una causal de irregistrabilidad, en atención a la prioridad de que goza el primer solicitante, quien puede presentar observaciones contra la primera solicitud posterior y ejercer los otros derechos que la norma comunitaria le confiere.” [8] Sin embargo, para que nazca el derecho de prioridad, según el inciso final del artículo 87 de la Decisión 344, es necesario que la Oficina Nacional Competente admita la solicitud, y se le asigne fecha de presentación, circunstancias que no se producirán con aquellas solicitudes que no reúnan los requisitos de la mencionada norma comunitaria.

Corolario de lo anterior es que quien presente una solicitud posterior de registro de esa marca idéntica o similar para los mismos productos o para productos que puedan causar error en el público consumidor con el uso, se encuentra frente a una causal de irregistrabilidad, en atención a la prioridad de que goza el primer solicitante, quien puede presentar observaciones contra la solicitud posterior y ejercer los otros derechos que la norma comunitaria le confiere. 4.3.2.

El estudio de registrabilidad. La Oficina Nacional Competente debe decidir las observaciones y luego efectuar indefectiblemente el examen de registrabilidad para concluir pronunciándose expresamente sobre la concesión o denegación del registro de la marca, pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que debe ser notificada al peticionario.

El examen de registrabilidad que debe practicar la oficina correspondiente comprende el análisis de todas las exigencias que la Decisión 344 impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos establecidos en el artículo 81, ya analizados, y tomando en consideración las prohibiciones que señalan los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. El concepto plasmado en la resolución o acto administrativo por el cual se califica la semejanza o no de los signos enfrentados y se determina la concesión o la denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario no goza de absoluta discrecionalidad en la adopción de su criterio, puesto que debe adoptar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido, a las que se hizo referencia en esta misma providencia. La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá en cada caso de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto.

Este parámetro se halla ordenado en el artículo 95 de la Decisión 344, al exigir que “ la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”. [9] 4.4. Interpretación del artículo 113. Nulidad de Registros Marcarios: acción procedente; caducidad; autoridad nacional competente y titulares de la acción. Como quiera que El Tribunal, en reciente sentencia interpretó en toda su extensión e implicaciones el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, considera útil transcribir apartes pertinentes que, a su juicio, deberían ser tenidos en cuenta por el juez nacional consultante al resolver el caso planteado, toda vez que en él se cuestiona por la parte demandada, el hecho de que la acción que ejercita el demandante no es la de simple nulidad regulada por el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo Colombiano, sino la de nulidad con restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 de la misma norma legal y que, contrario a la primera de las nombradas caduca en un término de cuatro meses y exige como presupuesto procesal el agotamiento de la vía gubernativa, circunstancias éstas que a juicio del demandado no se cumplieron en el juicio interno. Ha dicho el Tribunal sobre la Acción de nulidad de registros marcarios en el derecho comunitario: "El artículo 113 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena en concordancia con la disposición final Única del mismo ordenamiento, se refiere a la nulidad judicial de los registros marcarios obtenidos con violación de la ley.

La acción que con tales normas se regula difiere de las actuaciones de carácter administrativo contempladas en el artículo 108 y siguientes de la misma Decisión. Estas últimas materializan un trámite de cancelación del registro que se decreta exclusivamente por una autoridad administrativa, la “Oficina Nacional Competente” y tiene establecidas dos causales: la falta de uso y la similitud o identidad con una marca que hubiese sido notoriamente conocida al momento de solicitarse el registro de la que es objeto de cancelación. "La anulación de un registro es, en cambio, un trámite netamente jurisdiccional, aunque su desarrollo y ejecución puede ser atribuido, según se disponga en cada uno de los ordenamientos internos, bien al aparato judicial o bien a funcionarios de la administración. Cuando esto último sucede, se dice que la administración actúa en función jurisdiccional.

"La acción de nulidad, o recurso de anulación, como también suele llamarse, se encuentra consagrada en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con las siguientes características: ( "Su interposición no está sujeta o condicionada a plazo alguno, tratándose de una acción imprescriptible. ( "Puede ser decretada de oficio o a petición de parte, evento éste en el que el solicitante debe acreditar interés. ( "El trámite deberá cumplirse con arreglo a la legislación procesal interna pero en todo caso, asegurándose la previa audiencia de las partes interesadas.

( "La competencia para el conocimiento de estas acciones se defiere a lo que disponga el ordenamiento jurídico interno, el cual, de conformidad con lo establecido en la disposición final Única, puede atribuirlo a una autoridad judicial o a una administrativa cuando defina el significado de “Autoridad Nacional Competente”; debiéndose destacar que si se atribuye a un organismo de carácter administrativo, de todas formas, dicha atribución deberá mantener su calidad de jurisdiccional.

( "El artículo 113 comentado, por último, consagra cuatro causales taxativas y de estricta legalidad, para que, con base en ellas y sólo en ellas, se adelante la acción de nulidad de un registro marcario”. [10] Y al darle desarrollo al punto concerniente a la competencia y al procedimiento que deben seguirse para el trámite de la acción de nulidad de un registro marcario, la misma sentencia glosada dijo: " Sobre la competencia y el procedimiento.

Intimamente relacionados entre sí se encuentran los temas referentes a la competencia para el trámite de las acciones de nulidad y el procedimiento que debe seguirse por la autoridad nacional correspondiente. En cuanto a lo primero, el artículo 113 define, en concordancia con la Disposición Final Única, que la competencia debe radicarse en la autoridad nacional que sea designada por la legislación interna, pudiéndose establecer que ella quede en cabeza de una autoridad administrativa o de una judicial pero, en cualquier caso, sin perder de vista que se trata de una actuación jurisdiccional.

En cuanto a lo segundo, del artículo 144 se desprende que el procedimiento a seguir será el que se disponga internamente, sin afectar claro está, la aplicación prioritaria que deben tener los elementos fundamentales de esta acción, señalados básicamente en el artículo 113 y a los cuales se hizo referencia en esta sentencia. ( ) "En referencia al procedimiento que debe ser aplicado por las autoridades nacionales para el trámite de las acciones de nulidad relativas a asuntos marcarios, El Tribunal ha expresado, tomando en cuenta lo dispuesto por el artículo 144 de la Decisión 344, en el sentido de que los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos o no regulados en ella, se cumplirán con arreglo a lo que determine la respectiva legislación nacional, que son tales procedimientos los que deberán aplicarse.

Ello en consideración a que, salvo los precisos temas sobre causales de nulidad, imprescriptibilidad de la acción, legitimación activa y audiencia de las partes, que se regulan en el artículo 113 de la norma comunitaria (la que, por supuesto, se aplica de preferencia), los demás deberán ser regulados y aplicados con arreglo a la ley nacional”.

( ) "Lo anterior, de otra parte, condiciona el procedimiento a seguir en la medida en que otros aspectos del mismo, tales como presupuestos procesales, contenido y formato específicos de la demanda, trámites, etc., deben ser desarrollados con arreglo a la legislación interna. (subrayado del Tribunal)”. [11] Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: Primero: Para que un signo pueda registrarse como marca debe reunir indefectiblemente los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a que se refiere el artículo 81 de la Decisión 344 y no encajar en ninguna de las causales de irregistrabilidad que establecen los artículos 82 y 83 de la misma norma comunitaria.

Segundo: La existencia del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado por el juez nacional, tomando en consideración las circunstancias concretas de las marcas en conflicto, pero sujetándose, en todo caso, a las reglas de comparación de signos recomendadas en la presente sentencia. Tercero: Cualquier persona, que tenga legítimo interés, puede presentar observaciones al registro de la marca solicitada.

Tienen legítimo interés para presentar las observaciones tanto el titular de una marca registrada ante el intento de registrar otra idéntica o similar, así como quien solicitó primero el registro de la marca. Cuarto: El examen de registrabilidad que debe practicar la oficina correspondiente comprende el análisis de todas las exigencias que la Decisión 344 impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos establecidos en su artículo 81 y tomando en consideración las prohibiciones que señalan los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. Debe producirse en todos los casos, aún en aquéllos en que no se hayan presentado observaciones a la solicitud registro.

Quinto. La protección a la marca notoria, reconoce al titular de la misma otros derechos que no poseen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surge de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que han dado lugar a la presencia de esa característica especial.

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de una nueva marca, la prueba de tal notoriedad corresponde a quien la alega, quien dispondrá, para ese objeto, de los medios procesales que la legislación interna haya previsto. Sexto: La acción de nulidad intentada debe cumplir las condiciones de legitimación activa previstas en el ordenamiento jurídico comunitario, así como las demás contempladas en el procedimiento interno para la impugnación por ilegalidad de actos administrativos como el de autos, debiéndose tener en cuenta la preeminencia de aquéllas sobre éstas y el carácter eminentemente supletivo de los procedimientos del derecho interno, los cuales, cuando sea del caso su aplicación, deben cumplirse con apego a las normas nacionales que los establecen.

La Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del Proceso Interno No. 3973, de conformidad con lo que dispone el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Notifíquese al nombrado Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia certificada.

Remítase igualmente copia de esta interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 17-IV-98. Proceso Nº 1-IP-98. Caso “EXPOSISTEMAS (MIXTA)”. En G.O.A.C. Nº 354 de 13-VII-98. [2] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 3-V-98. Proceso 11-IP-98. Caso “PAVCO”. G.O.A.C. Nº 359 del 4-VIII-98. [3] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 17-VIII-98. Proceso 4-IP-98. Caso OPTIPAN.

En G.O.A.C. Nº 375 de 7-X-98. [4] Véase al respecto, entre otras, la Sentencia de 4-IX-96. Proceso 21- IP-95. Marca “AFLOX”; En G.O.A.C. No. 233 de 19-XI-96. [5] Consultar también al respecto las Interpretaciones Prejudiciales contenidas en los Procesos Nos. 01-IP-87, sentencia de 3-XII-87, en G.O.A.C. No. 28 de 15-II-88 marca “VOLVO”, 04-IP-94, sentencia de 7- VIII-95, en G.O.A.C. No. 189 de 15-IX-95, marca “EDEN FOR MAN”; y 09-IP- 94, sentencia de 24-III-95, en G.O.A.C. No. 180 de 10-V-95, marca “DIDA”. [6] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 08-IP-95, sentencia de 30-VIII-96, Marca LISTER, en G.O.A.C. Nº 231 de 17-X-96. [7] Ibidem. [8] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 31-X-96. Proceso 28-IP-96, Marca CIEL. En G.O.A.C. Nº 318 de 26-I-98. [9] En la interpretación prejudicial No. 25-IP-98, del 3-III-99, marca PINTUBLER, se dijo sobre este mismo particular: "La facultad otorgada a la oficina nacional competente de proceder al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, es una obligación que precede al otorgamiento o no del registro marcario.

La existencia de “observaciones” compromete más al funcionario en la realización del examen de fondo; pero, la inexistencia de ellas no lo libera de la obligación legal de proceder al mismo. En efecto, la finalidad perseguida por la norma es que el examen de fondo se convierta en una etapa obligatoria del proceso de concesión o denegación de marcas, y eso lo expresó acertadamente la administración ahora recurrida dentro del caso de la marca “RENTAR (nominativa)”, proceso interno No. 3610 (Interpretación prejudicial 29-IP-96 del 30-IX-98.

G.O.A.C. No. 394 del 15-XII-98)". [10] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 19-V-99. Proceso 11-IP-99. Marca “LELLI”. En G.O.A.C. No. 466 de 6-VIII-99. [11] Ibidem.