GACETA OFICIAL del Acuerdo de Cartagena Año XVI - Número 504 Lima, 9 de noviembre de 1999 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 36-IP-99.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), b), d) y e), 96, 102, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.- Marca “FRISKIES”.

Expediente Interno No. 5198 Proceso 42-IP-99.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81; 83, literal a); 96; 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 5 del Tratado que crea el Tribunal Andino de Justicia, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, e interpretación de oficio de los artículos 83, literal d), 95 y 113 de la misma Decisión, dentro del Proceso Interno No. 3973 promovido por la Sociedad Internacional de Licores Limitada.

Marca: “OLD PARR” Proceso 49-IP-99.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia dentro del Proceso Interno No. 5269 promovido por la Sociedad LABORATORIOS BUSSIE, BUSTILLO & CIA. S.C.A. Marca: “AYR” 12 23 PROCESO 36-IP-99 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), b), d) y e), 96, 102, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.- Marca “FRISKIES”.

Expediente Interno No. 5198. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 8 de Octubre de 1999 V I S T O S: El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha requerido de este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), b), d) y e), 96, 102, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

La solicitud de interpretación prejudicial se plantea en razón de que la actora en el proceso interno, pretende obtener la nulidad y, en consecuencia el restablecimiento del derecho, de las Resoluciones números 7174, del 19 de marzo de 1996 y 10522 del 28 de abril de 1997, proferidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y contra la Resolución Numero 1081 Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL del 15 de mayo de 1998, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio; por denegar el registro de la marca de fábrica “FRISKIES”.

Que, la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro de las consideraciones expuestas en su solicitud menciona los hechos de la demanda, como sigue: “La sociedad SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., domiciliada en Vevey (Suiza), por medio de apoderado, presentó solicitud de registro de la marca FRISKIES para amparar productos de la clase 31 del artículo 2º del decreto 755 de 1972, a la que correspondió el expediente administrativo número 92.283.051.

“Publicado el extracto de la marca FRISKIES, la sociedad FRISBY dentro del término para formular oposiciones presentó demanda de observaciones a la misma, con base en sus marcas denominadas FRISBY, clase 30; FRINKY, clase 29; y FRISBY (et.), clase 29. “Tramitada la oposición, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la resolución 7174 del 19 de marzo de 1996, declaró infundada la observación presentada y, en consecuencia, concedió el registro de la marca FRISKIES, clase 31, solicitado por SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. “Contra la mencionada resolución se interpusieron los recursos de reposición y de apelación, con fundamento en que si bien para establecer la confundibilidad de las marcas en conflicto éstas deben compararse en su conjunto, evitando el fraccionamiento de los signos, no se tuvo en cuenta que muchas marcas se confunden por el elemento predominante o preponderante que se destaca entre ellas.

“En cuanto al cotejo de las marcas denominativas, para decidir si son susceptibles de confusión deberá tenerse en cuenta la visión en conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres. 09/11/99 2.28 “Para que exista el elemento predominante de confundibilidad se requiere que exista una identidad plena entre el elemento que destaca como confundible entre las marcas y que aquel elemento tenga ciertas similitudes que en el caso se presente, por su pronunciación tan parecida, dejan en el público consumidor un mismo recuerdo; de otra parte, no se requiere que las marcas en conflicto tengan las mismas sílabas y que en todas ellas exista una correspondencia, tanto de vocales como de consonantes, sino que por el parecido que presentan los elementos que se destacan, se puede detectar la confusión. “Mediante la resolución 10522 de 28 de abril de 1997, se resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la resolución 7174 de 19 de marzo de 1996 y concediendo el recurso de apelación. A través de la resolución 1081 de 15 de mayo de 1998, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmó la resolución 7174 citada, quedando agotada la vía gubernativa”.

En los fundamentos de derecho, la actora manifiesta que se violaron los arts. 81, 83 literales a), b), d), y c), 102, 146 y 147 de la Decisión 344, desarrollando sus puntos de vista. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda y manifiesta lo siguiente: 1.- “LAS PRETENSIONES.- Respetuosamente solicito a los Honorables Magistrados no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de la Nación-Superintendencia de Industria y Comercio por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen. 2.- “RAZONES DE LA DEFENSA.- Efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas registradas en debate, se concluye en forma evidente que estas son distintas entre si y no existe confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, ortográficos, fonéticos e ideo- GACETA OFICIAL lógicos y por lo tanto, no conllevan a engaño al consumidor medio.

“Es de afirmar que las argumentaciones esbozadas por la Oficina Nacional Competente como fundamento del acto administrativo ahora acusado refiriéndose a la expresión “FRISKIES” son validas y acertadas al señalarse que: “ En opinión de este despacho entre la marca cuyo registro se solicita y las marcas en que se basa la oposición, no existen similitudes fonéticas, ideológicas y gráficas, que induzcan al público a error, por consiguiente, estas marcas pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el público.

“En consecuencia, la marca objeto de la solicitud no se encuentra comprendida dentro de la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En relación con la notoriedad no se entra a analizar, debido a que no fue probada conforme al artículo 84 de la Decisión 344 antes mencionada ” 09/11/99 3.28 TERCERÍA COADYUVANTE DE SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. Esta sociedad beneficiaria de las Resoluciones impugnadas presentó en apoyo de la Oficina Nacional Competente, una tercería coadyuvante, respaldando su pronunciamiento.

CONSIDERANDO: I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional, como lo es en este caso el Consejo de Estado de la República de Colombia, conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

II. NORMAS A SER INTERPRETADAS Las normas cuya interpretación se solicita son las siguientes: Decisión 344 “Resulta claro que el conjunto de la marca registrada FRISKIES, clase 31, registrada a favor de la Societe Des Produits Nestlé S.A., con domicilio en Vevey (Suiza), frente al conjunto de las marcas registradas y fundamento del demandante, “FRISBY” (etiqueta) clase 30, y “FRISBY” (etiqueta) clase 29; y las marcas solicitadas con prioridad “FRINKY”, clase 30, y “FRINKY” clase 29, de la Sociedad FRISBY LTDA, es novedosa, visible, suficientemente distintiva y susceptible de registro marcario conforme a las normas legales vigentes en materia marcaria.

“Las resoluciones No. 7174 de 19 de marzo de 1996, 10522 de 28 de abril de 1997 y 1081 de 15 de mayo de 1998 expedidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio no son nulas, se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes de ese entonces y aplicables sobre marcas y no violentan normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante.” “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al publico a error;

GACETA OFICIAL 09/11/99 4.28 b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error; sión de la Comunidad Andina, por considerar que dichas normas jurídicas de carácter comunitario, constituyen compromisos inter-estatales entre los Países Miembros. d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

“ Los compromisos sobre los que versan los mencionados artículos son obligaciones adquiridas por los países, cuyo cumplimiento estima este Tribunal deberá concretarse en beneficio del fortalecimiento institucional de los órganos de protección de la Propiedad Industrial en la subregión, ‘con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria’ ” (Proceso 17-IP-98 G.O. Nº 354 de 13 de julio de 1998) Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independiente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada. “Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. DISPOSICIONES NO PERTINENTES PARA INTERPRETAR El Tribunal no procede a interpretar los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comi- Al respecto este Órgano Comunitario ha dicho: III.

REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS En el régimen común de propiedad industrial andino, se establecen los requisitos que debe tener una marca para ser considerada como tal; es así que el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, se refiere a las cualidades esenciales de la marca, esto es, perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

También considera la citada norma, en su inciso segundo, que la función fundamental de la marca es la de distinguir productos o servicios. CONCEPTO DE MARCA La marca se define como todo signo visible, capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.

Es condición primordial o esencial para que un signo se constituya en marca la distintividad entre un producto de otro, sea ya registrado o solicitado con anterioridad. Las siguientes definiciones de marca destacan características esenciales de la misma: “La Ley española de 10 de noviembre de 1988, define la marca como: “Todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra.” GACETA OFICIAL “La marca es el signo característico con que el industrial, comercial o agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación” (Brewer Moreno Pedro, Tratado de Marcas, Segunda Edición, Editorial, Buenos Aires, 1946. pág. 32).” De los conceptos expuestos se desprenden los requisitos esenciales de un signo para poder ser considerado como marca.

PERCEPTIBILIDAD El signo no cumpliría la función de marca si no tuviera la capacidad de ser perceptible por medio de los sentidos o de la inteligencia por parte de los consumidores, de manera que pueda ser apreciado en imágenes, impresiones, palabras, gráficos, colores, etc. En la obra ‘El Régimen Andino de Propiedad Industrial’ de Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Ávila (pág. 195), al abordar el tema, se dice: “Percibir es apreciar algo por medio de los sentidos o de la inteligencia. Y perceptible es, entonces, lo que se puede percibir.” (Proceso 24-IP-97 G.O. Nº 343 de 9 de marzo de 1998) De la perceptibilidad se desprende también el requisito de la capacidad diferenciadora, el medio más fidedigno de identificar un producto o servicio de otro.

“Con el cambio producido en la norma comunitaria de la Decisión 85 de la Comunidad Andina a la 344, ahora no se exige el requisito de la “visibilidad” el que ha sido reemplazado por el de la “perceptibilidad”. Entonces con el cambio normativo, los elementos sensibles que pueden utilizarse para que puedan ser captados por los sentidos se han ampliado a los otros sentidos, el gusto, el oído, el olfato o el tacto.” (Proceso 20-IP-96 G.O. Nº 291 de 31 de septiembre de 1997) DISTINTIVIDAD Otra de las funciones esenciales de la marca, es la capacidad de individualizar a los servicios y productos, lo que permite diferenciarlos y distinguirlos en el mercado de otros idénticos o similares. 09/11/99 5.28 Esto significa que a más de ser individual y singular debe tener la característica de ser diferente a cualquier otro, es decir: “el signo será distintivo cuando por si solo sirve para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características.” (Proceso 24-IP-97 G.O. Nº 343 de 26 de mayo de 1998).

Para que un signo marcario no llegue a confundirse con otros que distingan servicios o productos iguales o similares, debe tener la característica de la distintividad, la cual ampara al empresario y el origen de su producto o servicio. “El signo distinto no es sino aquel que permite en forma inconfundible distinguir e identificar y singularizar los productos o servicios de una empresa frente a los de otra, evitando la confusión o la posibilidad de confusión entre los signos registrados como entre los productos y servicios que se encuentran amparados por una marca.” (Proceso 2-IP-95 G.O. Nº 199 de 26 de enero de 1996).

Se considera que la distintividad constituye un fundamento básico del signo para que pueda ser registrado como marca, es así que su objeto fundamental es la identificación marcaria, y la individualización frente a cualquier otro signo que se asemeje o sea idéntico, y que anteriormente ha sido registrado o solicitado con los mismos productos o servicios.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA El tercer requisito es la representación gráfica, la cual se vale de la descripción de palabras, figuras o signos para facilitar al administrador a tener una concepción material del contenido, la forma, las dimensiones del signo, etc. El tratadista Marco Matías Alemán, en su obra: “Marcas”, pág. 77, Top Management International, Bogotá, destaca la importancia de esta característica, y hace una relación entre la perceptibilidad con la materialización o factibilidad externa para el registro, obra y tema abordados por el Tribunal en el Proceso 27-IP-95 G.O. Nº 257 de 14 de abril 1997: “La implementación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad co- GACETA OFICIAL mercial, puede darse a través de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores etc.

Estos son los medios generalizados, por el momento, con los cuales se puede usar la marca. “El requisito de la representación gráfica del signo en marcas gustativas y olfativas impide que estas sean registrables, no por la existencia de una prohibición, sino por la dificultad práctica y real de describir el signo como elemento de conocimiento para el público y de los efectos prácticos de registrabilidad.

“La representación gráfica del signo es una “descripción que permite formarse una idea del signo, objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” IV. EL RIESGO DE CONFUSIÓN El artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, se refiere al tema de la confundibilidad, entendiéndose por tal el efecto de confundir o tomar una cosa por otra, lo que podría suceder por la similitud o semejanza entre dos marcas, o identidad de las mismas.

“Si la función principal de la marca es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante con los productos o servicios de igual o semejante naturaleza ofrecidos por otra empresa o persona, para su cumplimiento el titular de la marca debe contar con un poder de exclusión para la utilización del signo, es decir un conjunto de facultades en virtud de las cuales pueda oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca.” (Proceso 4-IP-98, G.O. Nº 375 de 7 de octubre de 1998) Es menester establecer que la confusión se origina en la semejanza entre signos distintivos de los productos que ellos protegen, lo que lleva a los consumidores a error o confusión al adquirir esos productos o servicios, sin caer en cuenta que estos provienen de empresas diferentes.

“ La confundibilidad de la marca a que se refería el literal f) del artículo 58 de la Deci- 09/11/99 6.28 sión 85”, es noción estrechamente relacionada con el error, porque inevitablemente la confusión en la oferta de productos o marcas similares o idénticas genera error en el consumidor, error que desde el punto de vista jurídico vicia el consentimiento.

La causal de irregistrabilidad del signo idéntico o similar a otro ya registrado o solicitado en registro evita que se atente contra la distintividad de la marca y contra su identidad con el producto a que ella accede. El signo idéntico o semejante a la marca registrada representa una amenaza de introducir desorden en el mercado de productos y además de inducir a error al consumidor y al productor interesado en que se conozca la calidad y origen de su producto por medio de la identificación marcaria; también introduce desorden en el mercado de bienes y de servicios afectando la libre competencia. Por todo ello las solicitudes de registro de signos marcarios que amenacen con introducir confusión en el mercado, error en el consumidor y fallas en la identificación de los bienes y servicios, con quien los produce, no pueden dar lugar a registro ” (Proceso 21IP-96 Gaceta Oficial Nº 318 de 26 de enero de 1998).

La marca que se proyecta registrar, no puede ser confundida con la debidamente inscrita la cual goza de la protección legal conferida por el registro y por tanto otorga a su titular el derecho de hacer uso exclusivo de ella. LA MARCA CONFUNDIBLE El cotejo o comparación entre marcas, para determinar el riesgo de confusión o similitud confusionista, se inicia con la identificación de la clase de marca; en el presente caso de interpretación, el estudio lleva al análisis de la marca mixta, la cual se compone de una denominación y un gráfico.

En este tipo de marca se debe examinar cual de estos dos elementos es el que predomina, siendo por lo general la parte denominativa la que tiene mayor importancia. El caso también nos lleva a la marca denominativa, es decir aquella compuesta por palabras o letras, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.

GACETA OFICIAL En el cotejo marcario, tanto la doctrina como la jurisprudencia del Tribunal, han abordado el tema, así: “ Deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la fonética.

“Debe evitarse, entonces, la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan, o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma. Por lo mismo deberá ponerse atención preferente a los elementos caracterizantes de cada denominación, de los cuales suelen depender en la práctica la primera impresión o impacto que recibe ese consumidor medio ante el nombre que sirva de marca.” (Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena Proceso 1-IP-87 G.O. Nº 28 de 15 de febrero de 1988) 09/11/99 7.28 “a) Si las denominaciones comparadas contienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede concluirse que las denominaciones son semejantes, ya que ese orden de distribución de las vocales produce la impresión de que dicha denominación impacta en el consumidor.

“b) Si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupan la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca). “c) Si la sílaba tónica y la sílaba situada en primer lugar de las marcas estudiadas son iguales, la semejanza es mas relevante.

Al contrario, si en la confrontación de las marcas es divergente la sílaba tónica y coincidente la situada en el primer lugar, la probabilidad de semejanza será menor.” También podemos considerar al respecto lo expresado por el Tribunal Andino sobre comparación entre marca mixta y denominativa: En la doctrina encontramos los siguientes criterios generales del Derecho Marcario, que permiten analizar la similitud de marcas y establecer su aplicación: “No habría confundibilidad entre una marca denominativa o mixta, cuando para solicitar ésta no se utilizare el término denominativo, sino más bien la expresión o el concepto que el gráfico denota.” (Proceso 1-IP-98 G.O. Nº 354 de 13 de julio de 1998) “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

V. PROTECCIÓN DE LOS NOMBRES COMERCIALES “Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. En el artículo 83, literal b) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, se establece como una de las causales de irregistrabilidad de un signo, la imposibilidad del registro marcario idéntico o semejante a un nombre comercial protegido legalmente.

La solicitud de registro de un signo marcario que se asemeje a un nombre comercial, puede inducir al público a error. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.” (Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss).

A más de los criterios generales expuestos, el análisis debe hacerse en el plano fonético, en cuyo caso se pueden observar las siguientes reglas: La Doctora Hildegard Rondón de Sansó en su obra “El Régimen de la Propiedad Industrial” (Editorial Arte, 1995, Caracas, pág. 235), al comentar el artículo 128 de la Decisión 344, señala: “La norma citada indica que el nombre comercial será protegido por los Países Miembros, sin obligación de depósito o de regis- GACETA OFICIAL tro.

Es decir, que no es necesario el registro para tener la protección de exclusividad, lo cual plantea el problema de qué sucede en las legislaciones nacionales que tengan un sistema de registro. En tal caso, ¿tiene igual derecho el titular de una denominación no registrada al titular de una denominación registrada?. Si se atiende a lo antes dicho, esto es, que el nombre comercial se protege sin necesidad de registro, la respuesta es obvia en el sentido de que el mismo derecho tiene el titular del registro como aquel que no lo posea.

“Por lo que atañe al sistema de registro, la Decisión 344 indica que en los países en que se prevea, se aplicarán las normas que ella establece para las marcas y la reglamentación que de las mismas haga el respectivo País Miembro.” Es decir, se concluye que la protección del nombre comercial puede darse por dos vías: - La vía del uso del nombre comercial; y - La vía de la inscripción o registro ante la Oficina Nacional Competente. 09/11/99 8.28 “Distintividad.- Tanto intrínseca, esto es, capacidad distintiva propia, como extrínseca o disponibilidad, lo que significa no constituir el nombre comercial o social, una marca u otro signo usado por otra persona o empresa.

El nombre comercial no debe ser confundible con otro ni con una marca ya empleada para individualizar personas físicas o jurídicas u otros signos que puedan servir de fundamento para una observación. “Licitud.- Con lo que se pretende que el nombre comercial no esté constituido por signos prohibidos por la ley, ni contrarios a las buenas costumbres y la moral; ni tampoco ser engañoso, ni contradecir el principio de veracidad; ni implicar un riesgo de asociación, de confusión, o dilución con otros signos distintivos, no atentar contra el derecho de terceros.” (Proceso 03-IP-99 G.O. Nº 461 de 22 de julio de 1999) CARACTERÍSTICAS DEL NOMBRE COMERCIAL Existen ciertas características que deben tomarse en cuenta en los nombres comerciales: Las dos vías tienen absoluta validez, sin tener prelación o privilegio alguno entre la una y la otra. - Personal.- De lo mencionado podemos deducir que un nombre comercial preexistente que reúna los requisitos exigidos y obligados para la protección, puede oponerse al registro de una marca idéntica o semejante.

“La utilización y el ejercicio de la actividad que protege sea por parte de su propietario; - Público.- “Cuando se ha exteriorizado es decir, cuando ha salido de la órbita interna; DEFINICIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL - Ostensible.- “Cuando puede ser advertido por cualquier transeúnte; y, Se define al nombre comercial como aquel elemento que identifica la actividad mercantil de una empresa o persona de otra. - Continuo.- El tratadista Fernández Novoa lo define como “aquella especial denominación bajo la cual un empresario individual o social ejercita la incesante actividad económica en que estriba la dimensión dinámica de la empresa”.

(Citado por Juan Manuel Hernández López) REQUISITOS DEL NOMBRE COMERCIAL Se considera a un nombre comercial plenamente válido cuando cumple con las siguientes condiciones: “Cuando se lo usa de manera ininterrumpida, ya que el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso que debe ser definitivo y no ocasional como el cierre de un negocio por inventarios.” (Proceso 03-IP-99 G.O. Nº 461 de 22 de julio de 1999) La prueba del uso comercial corresponderá a quien alegue la existencia de su derecho.

Debe verificarse que el nombre ha sido utilizado con anterioridad a la solicitud de registro de la marca. GACETA OFICIAL VI. MARCA NOTORIA La norma contenida en el artículo 83, literal d) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, contempla una amplia protección para los signos distintivos que reúnan el requisito de la notoriedad.

El Profesor Fernández Novoa define a la marca notoria como aquella que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento entre el círculo de consumidores del producto que identifica. Para el tratadista Jorge Otamendi notoriedad es “un status de aceptación por parte del público, que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen”.

El Tribunal en varios fallos ha insistido en que: “la notoriedad de la marca es un hecho que debe probarse, pues la marca para convertirse en notoria es el resultado de una serie de factores como: calidad del producto, difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.; la carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes.” (Proceso 23-IP-96 G.O. Nº 354 de 13 de julio de 1998) “La notoriedad se predica de la marca utilizada no sólo a nivel nacional sino en el ámbito de la subregión y el internacional”.

(Proceso 2-IP-94, G.O. Nº 160 de julio 21 de 1994) “la marca notoriamente conocida debe encontrarse registrada, ya que es gracias al registro que nace el derecho al uso exclusivo de la marca y sólo el registro, el uso y la difusión pueden conducir a que la marca se convierta en notoria.” (Proceso 11-IP-97, G.O. Nº 343 de 26 de mayo de 1998) PRUEBA DE NOTORIEDAD Se debe probar en los términos establecidos por la ley la notoriedad de la marca, es por ello 09/11/99 9.28 que quien la alega está obligado a probarla.

Para establecer si una marca es notoria, el juzgador debe tomar en cuenta lo que menciona la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, que son entre otros, los siguientes: “a) La extensión del conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordado; “b) La intensidad y el ámbito de difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

“c) La antigüedad de la marca y su uso constante; “d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” Corresponde a la Autoridad Nacional Competente establecer en base a los elementos mencionados, si una marca es o no notoria. CONFUSIÓN CON LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA El artículo 83, literal e), señala al respecto que se puede producir confusión con una marca notoriamente conocida, si existe similitud, sin tener en cuenta la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

“Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación de los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.” (Proceso Nº 23-IP-96 G.O. No. 354 de 13 de julio de 1998) Además se ha considerado que la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de “especialidad” y de “territorialidad”.

GACETA OFICIAL VII. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DE LAS MARCAS El examen de registrabilidad de las marcas tanto de productos como de servicios, se encuentra establecido en la Decisión 344. Ahora bien, el examen de registrabilidad de las marcas lo debe realizar la autoridad administrativa de la oficina nacional competente, y del criterio del funcionario dependerá que el signo sea aceptado o rechazado como marca.

El Tribunal ha enfatizado en que dicho examen el criterio del funcionario: “en ningún caso puede ser arbitrario, ya que la doctrina y la jurisprudencia internacionales han señalado ciertas reglas lógicas y científicas, que deberán ser tenidas en cuenta” (Proceso 1-IP-87): “La disposición del artículo 96 impone la obligación a la oficina nacional competente de realizar el examen de registrabilidad de una solicitud marcaria, examen que debe proceder tanto en los casos en que se han presentado observaciones como en aquellos en los que ellas no existan.

La inexistencia de observaciones, por lo tanto, no exime al administrador, de la exigencia de proceder al examen de registrabilidad, y con este fundamento a otorgar o denegar el registro de la marca, mediante resolución debidamente motivada que será comunicada al interesado”. (Proceso 22-IP-96, G.O. Nº 265 de 16 de mayo de 1997) Al interpretar la misma norma el Tribunal Andino en el proceso 27-IP-95 señaló: “La facultad que se confiere a la oficina nacional competente o al administrador para que proceda al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, a más de ser una potestad, es una obligación que debe cumplirse antes de otorgar el registro marcario.

“No puede entenderse que el examen de fondo sólo se ha de practicar cuando no existan “observaciones”. ni que se haya de omitir en caso de existencia de estas, cuando el fin y el objetivo de la norma es que sea la autoridad administrativa la que, con el examen de fondo, conceda o deniegue la marca. 09/11/99 10.28 “Con la presentación de observaciones y su aceptación o rechazo, no significa que se exima al funcionario de su obligación de proceder al examen de los requisitos que debe reunir el signo según el artículo 81, y de verificar si no se encuentra incurso en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83”.

VIII. EL DERECHO DE USO EXCLUSIVO DE LA MARCA En la doctrina y en diversas legislaciones encontramos dos sistemas para la protección de un signo: el sistema declarativo, que protege a la marca únicamente por su uso; y, el sistema atributivo que solo confiere derecho al uso exclusivo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro.

La norma comunitaria que consagra el artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, se encuentra ubicada en el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente del registro del signo; “es decir en las normas del ordenamiento jurídico andino el registro es título constitutivo del derecho de marcas.” (Proceso 20-IP-98 G.O. No. 393 de 14 de diciembre de 1998) La doctrina reconoce tres facultades que se derivan del registro, y por el cual el titular puede hacer valer su derecho de propietario: “La facultad de aplicar la marca al producto, que puede ejercerla sobre el mismo producto, o sobre su envase o envoltorio; y además se le faculta para interponer acciones a fin de impedir que esas mismas acciones o hechos puedan realizarse o ejecutarse por terceros sobre productos similares que ostentan signos iguales o semejantes a los suyos;

“Una segunda facultad, entraña la capacidad de comerciar esos productos o servicios con identificación de su marca. En la faceta negativa, esa facultad se traduce en la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar; “La tercera facultad hace referencia al campo publicitario, en el que el titular puede uti- GACETA OFICIAL lizar la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros lo realicen con esa misma marca.” (Proceso 4-IP-94 G.O. No. 189 de 15 de septiembre de 1995) “De ese derecho exclusivo se deriva el ius prohibendi que faculta al titular a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento use la marca, comercie con ella, importe o exporte productos utilizándola o la use en otros productos pudiendo inducir al público a error o confusión. Así mismo, el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás Países Miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo.” (Proceso 9-IP-98, sentencia de 15 de mayo de 1998) El valor constitutivo del registro de marca se da desde el momento de su concesión, que otorga la Oficina Nacional Competente, adquiriendo el derecho exclusivo sobre una marca, derecho subjetivo de usarla para la identificación de productos y servicios.

El ius prohibendi es una facultad esencial y exclusiva del titular de un signo, derecho que da la norma comunitaria, otorgando privilegios legales intangibles que impiden a terceros el uso de igual o similar marca. 09/11/99 11.28 tructura general, debiendo evitarse la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan. 3. No puede registrarse un signo que sea idéntico o semejante a un nombre comercial, al cual la normativa comunitaria protege si su existencia y uso es anterior al registro solicitado.

Para establecer la confundibilidad entre un nombre comercial y una marca se aplicaran los mismos criterios que para el cotejo marcario. 4. El examen de registrabilidad que debe efectuar la Oficina Nacional Competente antes de registrar o rechazar la solicitud de registro, procede tanto en las solicitudes respecto de las cuales se presenten observaciones, como en las que no se presenten, debiendo proceder de acuerdo con el art. 96 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina. 5.

El titular de una marca registrada goza del derecho exclusivo de oponibilidad frente a terceros, por ello considera la legislación comunitaria andina al ius prohibendi como la facultad para actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento use la marca y la comercialice. Por las consideraciones que anteceden, El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1.

De conformidad a la legislación comunitaria andina, para que un signo se considere apto para el registro como marca, debe reunir tres requisitos: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; además no debe estar incurso en una de las prohibiciones determinadas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.

El cotejo o comparación de signos esta dado a través de los criterios de aplicación en la similitud marcaria como son la visión de conjunto, la totalidad integral, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su es- De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia del proceso Nº 5198.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Organismo, notifíquese con esta sentencia al Tribunal consultante, mediante copia sellada y certificada. Remítase así mismo copia de esta sentencia a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO GACETA OFICIAL 09/11/99 Gualberto Dávalos García MAGISTRADO 12.28 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo Secretario Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO 42-IP-99 Interpretación prejudicial de los artículos 81; 83, literal a); 96; 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 5 del Tratado que crea el Tribunal Andino de Justicia, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, e interpretación de oficio de los artículos 83, literal d), 95 y 113 de la misma Decisión, dentro del Proceso interno No. 3973 promovido por la Sociedad Internacional de Licores Limitada.

Marca: “OLD PARR”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los ocho días del mes de octubre de mil novecientos noventa y nueve, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Doctor Juan Alberto Polo Figueroa, Magistrado del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del Proceso interno No. 3973, promovido por la Sociedad Internacional de Licores Limitada.

V I S T O S: Que la consulta se tramita con observancia plena de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal; y con fundamento en: cho, que se cancele el certificado correspondiente. 1.2. El acto administrativo demandado. Se trata de la Resolución Nº 000841 de 26 de enero de 1995, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca OLD PARR. 1.3.

Los hechos considerados relevantes: 1.

ANTECEDENTES: Tanto del escrito elaborado por el Juez Consultante como de la demanda y de los memoriales en que ella es contestada, el Tribunal deduce los siguientes hechos y aspectos que estima relevantes: 1.1. La acción y las pretensiones. 1.3.1. De la demanda. El proceso interno versa sobre una acción de nulidad con restablecimiento del derecho, formulada por la sociedad antes mencionada con arreglo a lo que dispone sobre tales acciones el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo Colombiano. La parte demandante expresa que mediante solicitud radicada el 17 de octubre de 1984, la sociedad INTERNACIONAL DE LICORES LTDA., solicitó el registro de la marca LORD PARK, para distinguir productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo extracto fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial 329 de 8 de agosto de 1986 y que dentro del término para formular oposiciones, el Dr. LUIS ALBERTO ZORRO SANCHEZ, obrando como agente oficioso de Con ella se pretende la nulidad de los actos administrativos por medio de los que se concedió registro a la marca OLD PARR (Mixta) y además, a título de restablecimiento del dere- GACETA OFICIAL MACDONALD GREENLEES LIMITED, titular del registro de la marca OLD PARR, formuló oposición contra el registro de la marca.

Que la solicitante dio respuesta a las observaciones manifestando que entre las denominaciones LORD (que traducida al idioma español significa señor, amo, dueño, patrón) y OLD (que traducida significa viejo, anciano, vetusto, antiguo, añejo y rancio) no existía similitud alguna ni fonética, ni visual, ni descriptiva. De otro lado, en consideración a que la oposición se fundamentó en el supuesto hecho de que las expresiones PARK (de la marca solicitada) y PARR (de la marca base de la oposición) eran confundibles, se expresó el interés de sustituir la solicitud de registro de la marca LORD PARK, clase 33, por la de LORD’S CLAN, clase 33.

Que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante resolución 17550 de 27 de septiembre de 1995, declaró fundada la oposición y negó el registro de la marca LORD PARK solicitado por INTERNACIONAL DE LICORES LTDA. Que la Superintendencia no aceptó la sustitución de la solicitud de registro, por no ser procedente la modificación del signo en que consiste dicha marca.

Que la marca base de la oposición (OLD PARR, clase 33, certificado 42567) estuvo vigente hasta el 30 de diciembre de 1988 y para esa misma fecha no existía registrada o solicitada con anterioridad para registro ninguna marca similar, por lo que era plenamente procedente el registro de la marca LORD PARK, clase 33 a nombre de INTERNACIONAL DE LICORES LTDA., quien para esa fecha gozaba del derecho de prioridad al registro de la misma.

Que no existió razón legal válida alguna para que se negara el registro solicitado, si se tiene en cuenta que el registro de la marca OLD PARR (mixta conformada por la figura de varios envases) sólo fue solicitado el 11 de febrero de 1994, es decir, con posterioridad a la solicitud de registro de la marca LORD PARK, clase 33, según el expediente administrativo 94-005366.

Que contra la mencionada resolución se interpuso el recurso de reposición y subsidiario de apelación. El primero fue resuelto mediante la 09/11/99 13.28 resolución 9672 de 27 de marzo de 1992, en la cual sólo se argumentó que entre las dos marcas existía similitud fonética y gráfica, pero no se dijo nada respecto de la prioritaria petición de registro de la marca LORD PARK, clase 33, solicitada por INTERNACIONAL DE LICORES LTDA., ni sobre el hecho de haber sido solicitado con posterioridad el registro de la marca OLD PARR.

El recurso de apelación, para la fecha de presentación de la demanda (19 de julio de 1996), no había sido resuelto. Que con la actuación de la Superintendencia se violaron normas de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena así: a) El artículo 81 de la Decisión 344, por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio ignoró que la marca OLD PARR (mixta, conformada por la figura de varios envases) carecía de la suficiente fuerza distintiva para identificar productos comprendidos en la clase 33 Internacional.

En efecto, la distintividad hace referencia a que la marca o signo marcario sea individual y singular, de suerte que pueda diferenciarse de cualquiera otro; además, es un carácter que le otorga a la marca la novedad y la especialidad; exige que el signo no dé lugar a confusiones con otros ya adoptados para distinguir la misma clase de productos y que se encuentren previamente registrados o primeramente solicitados.

Afirma al respecto que según lo estableció la Superintendencia de Industria y Comercio en el expediente 237.902 contentivo del trámite de registro de la marca LORD PARK, clase 33, el signo OLD PARR era totalmente confundible con el signo LORK PARK, por lo que no era procedente su registro por tratarse de una marca similar, además de que sobre la marca LORD PARK recae el derecho de prioridad al registro de la misma en favor de INTERNACIONAL DE LICORES LTDA. b) El artículo 83, literal a), en concordancia con el artículo 96 de la Decisión, por cuanto la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio al efectuar el examen de fondo sobre la registrabilidad de la marca OLD PARR (mixta, conformada por la figura de varios envases), clase 33, determinó, de manera errada, que la marca solicitada cumplía los requisitos previstos GACETA OFICIAL en las disposiciones legales vigentes, es decir, que no era irregistrable y por ende, no era confundible con la marca LORD PARK, clase 33, cuyo registro se había solicitado con anterioridad para distinguir productos de la misma clase. 1.3.2.

De la demandada. En la contestación de la demanda, la Superintendencia de Industria y Comercio asevera que con la expedición de la Resolución Nº 0841 del 26 de enero de 1.995 expedida por el Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, no se ha incurrido en violación de normas legales contenidas en la Constitución Nacional y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 09/11/99 14.28 disposiciones marcarias, la oficina nacional competente ordenó publicar el extracto de la solicitud de registro de la marca “OLD PARR” para distinguir los productos de la clase 33ª, en la Gaceta de Propiedad Industrial, tal como se puede constatar en el expediente Nº 94 05366, transcurrido el plazo señalado de los treinta (30) días para que los terceros interesados se opusieran a la solicitud de registro de la marca “OLD PARR” para distinguir los productos comprendidos en la clase 33ª presentada por la Sociedad UNITED DISTILLERS PLC TRADING AS MACDONALD GREENLEES, con domicilio en Edimburgo, Escocia, Reino Unido, no se presentaron oposiciones ni observaciones contra esta solicitud, especialmente por parte de la sociedad INTERNACIONAL DE LICORES LTDA ahora demandante.

Expresa que de conformidad con las atribuciones legales otorgadas ella por normas legales internas y por la Decisión 344 antes referida, expidió la Resolución Nº 0841 del 26 de enero de 1.995 para conceder el registro de la marca “OLD PARR” (mixta, según modelo adjunto), a favor de la Sociedad UNITED DISTILLERS PLC TRADING AS MACDONALD GREENLEES, con domicilio en Edimburgo, Escocia, Reino Unido, para distinguir productos comprendidos en la clase 33a de la nomenclatura vigente.

Y agrega que la sociedad INTERNACIONAL DE LICORES LTDA., no demostró ante la oficina nacional competente y en la oportunidad legal pertinente dentro de la vía gubernativa, tener un mejor derecho o prioridad marcaria sobre el registro de la marca “OLD PARR” (mixta según modelo adjunto en el expediente respectivo) para la clase 33ª. Explica que de los documentos obrantes en el expediente Nº 94-005366 contentivo de la actuación administrativa llevada a cabo por la Oficina Nacional Competente, en lo relativo a la solicitud de registro de la marca “OLD PARR” (mixta, según modelo adjunto), presentada por la sociedad UNITED DISTILLERS PLC TRADING AS MACDONALD GREENLEES, con domicilio en Edimburgo, Escocia, Reino Unido para distinguir productos comprendidos en la clase 33ª de la nomenclatura vigente, se concluye en forma clara y precisa que la Superintendencia de Industria y Comercio como oficina nacional competente se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa.

Como tercero afectado por las resultas del proceso UNITED DISTILLERS p.l.c. trading as MACDONALD GREENLEES, se opone a las pretensiones formuladas por INTERNACIONAL DE LICORES LTDA, y solicita que todas y cada una de las pretensiones formuladas por la demandante sean desestimadas, por carecer de fundamento legal. Expone que al efecto que el Consejo de Estado deberá abstenerse de anular la Resolución Nº 00841 de enero 26 de 1995, mediante la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó el registro Nº 171217, para la marca OLD PARR Gráfica (envase), no solo por estar caducada la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta, sino también porque el acto administrativo impugnado fue otorgado de acuerdo con la ley y por el funcionario competente para ello.

Dice que en desarrollo del trámite correspondiente y vigente en ese entonces, la Oficina Nacional Competente, habida cuenta que el solicitante del registro de la marca “OLD PARR” (según modelo adjunto), a través de su apoderado cumplió con los requisitos exigidos en las 1.3.3. De la parte titular del registro que se solicita anular. Dice que de igual manera, el Consejo de Estado no puede acceder ni a la pretensión segunda principal ni a la subsidiaria de ésta, dando aplicación al artículo 596 del Código de Comer- GACETA OFICIAL cio, no sólo por no ser ilegal el acto demandado, sino, por cuanto el mencionado artículo 596 del Código de Comercio se encuentra suspendido por el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Norma comunitaria que reguló la acción de nulidad y en consecuencia, suspendió en Colombia la aplicación del artículo 596 del Código de Comercio respecto de actos otorgados en vigencia de la misma.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL De acuerdo con la competencia asignada a este Tribunal por el Tratado de su Creación, le corresponde interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 32 del mismo Tratado.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL Las normas cuya interpretación se solicita son los artículos 81; 83, literal a); 96; 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 5 del Tratado que crea el Tribunal Andino de Justicia. Con respecto a los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 y 5º del Tratado Fundacional, El Tribunal no hará ningún pronunciamiento habida cuenta de su reiterada jurisprudencia en la que considera que ellos no son aplicables en los procesos internos entre partes, en la medida en que se limitan a consagrar obligaciones de los Países Miembros.

Pero estima en cambio, que por ser indispensable para la correcta solución de la controversia, deberá interpretar de oficio los artículos 83, literal d), 95 y 113 de la misma Decisión. Se transcriben, acto seguido, las disposiciones a ser interpretadas: 3.1. Artículo 81. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. 09/11/99 15.28 “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” 3.2.

Artículo 83. “Así mismo, no podrán registrarse como marca aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;”.

( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. 3.3.

Artículo 95. “Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. “Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o GACETA OFICIAL 09/11/99 denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” dad habitual el registro de marcas para su comercialización. “Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento ”. 3.4.

Artículo 96. “Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. “A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.”. 3.5.

Artículo 113. “La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: “a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión; “b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales;

“c) El registro se haya obtenido de mala fe. “Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes: “1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.

“2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como activi- 16.28 4. CONSIDERACIONES Procede El Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, abordando el análisis de los aspectos referentes a los requisitos para el registro de las marcas; el riesgo de confusión; la notoriedad; la prioridad en la solicitud; el estudio de registrabilidad, y las acciones tendientes a la nulidad del registro de una marca. 4.1.

Interpretación del artículo 81 de la Decisión 344. Requisitos para el registro de una marca. La distintividad. La norma en referencia contempla las tres características básicas que deberá reunir un signo para ser registrado como marca: distintividad, perceptibilidad y posibilidad de representación gráfica. Tales características son desarrolladas por los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, cuando en sus diferentes literales establecen una serie de causales de irregistrabilidad de las marcas, atendiendo a criterios como los de su carácter usual, su generalidad, su amenaza de engaño o de error, su descriptividad, etc., circunstancias cuya presencia en una solicitud de registro, de alguna manera está significando que el signo no es registrable por que no es distintivo o no es perceptible o carece del atributo de la representatividad gráfica. 1 Profusamente el Tribunal de la Comunidad Andina, al interpretar el artículo 81 de la Decisión 344, ha enfatizado en cuanto a la importancia del cumplimiento de los tres requisitos anteriormente mencionados, como paso previo al registro de una marca, coligiendo siempre que un signo sólo es registrable cuando cumple a cabalidad con tales requisitos y, además, no está incurso en alguna o algunas de las precisas causales de irregistrabilidad que se con- 1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 17-IV-98. Proceso Nº 1-IP-98. Caso “EXPOSISTEMAS (MIXTA)”. En G.O.A.C. Nº 354 de 13-VII-98. GACETA OFICIAL templan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 2 4.2. Interpretación del artículo 83, literales a) y d), de la Decisión 344. Similitud de las Marcas y Riesgo de Confusión. Comparación de marcas. La marca notoria. En incontables ocasiones se ha dicho por la doctrina y por la jurisprudencia que la función esencial de la marca es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. 4.2.1.

Similitud y Riesgo de Confusión Con miras a evitar el riesgo de confusión por la identidad o similitud de las marcas, la legislación andina ha establecido que no pueden ser objeto de registro los signos que sean idénticos o similares “a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

(artículo 83, literal a)). El Tribunal en sus sentencias ha llamado la atención, en forma constante y reiterativa, sobre el cuidado que deben tener los jueces nacionales cuando actúan como jueces comunitarios al realizar, el llamado “análisis de confundibilidad”, que permite definir la discusión acerca de si una marca es o no similar o idéntica a otra y si por ende puede o no ser objeto de registro. 3 4.2.2.

Reglas para la comparación entre signos marcarios. La jurisdicción comunitaria, de tiempo atrás, ha venido definiendo en sus sentencias criterios generales que puedan orientar al juez nacional cuando actúa como juez comunitario, aplicando disposiciones del ordenamiento jurídico an- 2 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 3-V-98.

Proceso 11-IP-98. Caso “PAVCO”. G.O.A.C. Nº 359 del 4-VIII-98. 3 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 17-VIII-98. Proceso 4-IP-98. Caso OPTIPAN. En G.O.A.C. Nº 375 de 7-X-98. 09/11/99 17.28 dino, en la solución del caso concreto que se le plantea. Con este propósito ha decantado cuatro reglas básicas que se estiman de utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así: 4 a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

En la comparación marcaria debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto.

Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos 4 Véase al respecto, entre otras, la Sentencia de 4-IX96. Proceso 21-IP-95. Marca “AFLOX”; En G.O.A.C. No. 233 de 19-XI-96. GACETA OFICIAL semejantes o de la semejante disposición de esos elementos. 5 4.2.3. La notoriedad de la Marca.

Como en la contestación a la demanda que presenta el titular de la marca OLD PARR, cuya anulación se pide, se plantea como argumento de defensa que ésta es una marca notoria, deberá el juez consultante analizar las implicaciones que tal característica comporta, si está debidamente probada a la luz de las disposiciones comunitarias que se interpretan de oficio y que consagran para los titulares de las mismas una serie de derechos y de protecciones especiales tal como pasa a exponerse.

El Tribunal al referirse a la notoriedad de las marcas ha utilizado diversas definiciones doctrinarias como las que enseguida transcribe: “Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa la “marca notoria es la que goza de difusión o -lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca” (Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, pág. 32).

El profesor Manuel Areán Lalín, la ha definido como “la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada y eventualmente figura registrada”. (“La Protección de la Marca por los Tribunales de Justicia”, Consejo General del Poder Judicial, ANDEMA, Madrid, 1993, pág. 268).

“Por su parte el propio Tribunal en el Proceso 1-IP-87, conceptuó a esta clase de marca, como aquella que “goza de difusión, o sea la que es conocida por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate.” 6 5 Consultar también al respecto las Interpretaciones Prejudiciales contenidas en los Procesos Nos. 01-IP87, sentencia de 3-XII-87, en G.O.A.C. No. 28 de 15-II88 marca “VOLVO”, 04-IP-94, sentencia de 7-VIII-95, en G.O.A.C. No. 189 de 15-IX-95, marca “EDEN FOR MAN”; y 09-IP-94, sentencia de 24-III-95, en G.O.A.C. No. 180 de 10-V-95, marca “DIDA”. 6 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 08-IP-95, sentencia de 30-VIII-96, Marca LISTER, en G.O.A.C. Nº 231 de 17-X-96. 09/11/99 18.28 A la luz de las anteriores definiciones son varios los factores que concurren a que una marca tenga la calidad de notoria y entre ellos se destacan el de la difusión que la marca haya tenido en un determinado grupo de consumidores; su uso intenso con relación a una determinada calidad de productos y, en no pocas veces, su exclusividad..

En una marca para que se considere notoria pueden presentarse uno o varios de estos elementos, en menor o mayor grado, y ello determina que obtenga un rango jurídico especial con respecto a las marcas que no lo son. El artículo 83, literal d) de la Decisión 344 establece como causa de irregistrabilidad de un signo marcario el que sea confundible con otro notoriamente conocido.

“en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero”. Agregando que la prohibición de registrar signos similares a los que tienen la calidad de notorios “será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos”.

Al glosar el contenido y alcance de la calidad de marca notoria de un signo distintivo, el Tribunal ha sostenido que: “Ante una disposición general como la transcrita surge la pregunta de ¿quién otorga a la marca su carácter de notoria?. No son las partes en un juicio ni sus titulares los que puedan decidir que una marca es notoria, pues esto equivaldría a que la notoriedad se convierta en una autocalificación de cada interesado.

La marca notoria es una clasificación especial de marcas cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión. Precisamente por la protección jurídica que ella tiene, que inclusive sobrepasa la territorialidad y el principio de especialidad, la notoriedad de una marca no puede ser una simple concesión ni un calificativo que sea atribuido por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores.

Tampoco se atenderá la sola manifestación del opositor al registro GACETA OFICIAL de una marca, de que la suya es una marca notoria. 7 La protección jurídica que se brinda por la legislación comunitaria a las marcas notorias es especial y mucho más amplia que la que se otorga a las que no lo son. En efecto, una marca común está protegida, por lo general, dentro del campo de su especialidad, esto es para una clase de productos y para un país determinado; al paso que la marca notoria va más allá de la especialidad, al proteger productos o servicios idénticos o similares, cualquiera que fuere la clase dentro de la nomenclatura.

Sin embargo, para que surta efecto esta protección especial, la marca tiene que ser conocida; no siendo necesario que ella esté registrada en el país, toda vez que esa no es una condición que imponga la norma, bastando, por tanto, su registro en otro u otros países. La norma comunitaria, al igual que lo establecen otras legislaciones, tampoco exige que la marca sea usada, basta que sea conocida.

Ese conocimiento puede provenir del uso continuo y sistemático de la marca o de su difusión publicitaria; sin que sea legalmente necesario que uso y conocimiento tengan presencia simultánea para que pueda hablarse de marca notoria. Supone el legislador que una marca notoria está siendo usada en uno o varios Países, uso que en todo caso y en su oportunidad deberá probarse con el fin de hacer valer la condición de notoriedad. 4.3.

Interpretación de los artículos 95 y 96 de la Decisión 344. De las observaciones. Legítimo interés para presentarlas. Prioridad en la solicitud de registro. El estudio de registrabilidad. 4.3.1 Legítimo interés para presentar observaciones. Solicitante prioritario. El artículo 96 a ser interpretado establece que cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca que haya sido solicitado señalando a renglón seguido que tienen también legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una 09/11/99 marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

De lo anterior se desprende que la sola admisión de la solicitud confiere al solicitante el derecho de “prioridad” frente a una solicitud posterior, dirigida a registrar idéntico o igual signo para los mismos productos o servicios. La institución de la “prioridad” concede prevalencia a la solicitud que primero se presentó: “prior tempore, prior iure”.

“Así, quien presente una solicitud posterior de registro de esa marca idéntica o similar para los mismos productos o para productos que puedan causar error en el público consumidor con el uso, se encuentra frente a una causal de irregistrabilidad, en atención a la prioridad de que goza el primer solicitante, quien puede presentar observaciones contra la primera solicitud posterior y ejercer los otros derechos que la norma comunitaria le confiere.” 8 Sin embargo, para que nazca el derecho de prioridad, según el inciso final del artículo 87 de la Decisión 344, es necesario que la Oficina Nacional Competente admita la solicitud, y se le asigne fecha de presentación, circunstancias que no se producirán con aquellas solicitudes que no reúnan los requisitos de la mencionada norma comunitaria.

Corolario de lo anterior es que quien presente una solicitud posterior de registro de esa marca idéntica o similar para los mismos productos o para productos que puedan causar error en el público consumidor con el uso, se encuentra frente a una causal de irregistrabilidad, en atención a la prioridad de que goza el primer solicitante, quien puede presentar observaciones contra la solicitud posterior y ejercer los otros derechos que la norma comunitaria le confiere. 4.3.2.

El estudio de registrabilidad. La Oficina Nacional Competente debe decidir las observaciones y luego efectuar indefecti8 7 Ibidem. 19.28 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 31-X-96. Proceso 28-IP-96, Marca CIEL. En G.O.A.C. Nº 318 de 26-I-98. GACETA OFICIAL blemente el examen de registrabilidad para concluir pronunciándose expresamente sobre la concesión o denegación del registro de la marca, pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que debe ser notificada al peticionario.

El examen de registrabilidad que debe practicar la oficina correspondiente comprende el análisis de todas las exigencias que la Decisión 344 impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos establecidos en el artículo 81, ya analizados, y tomando en consideración las prohibiciones que señalan los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. El concepto plasmado en la resolución o acto administrativo por el cual se califica la semejanza o no de los signos enfrentados y se determina la concesión o la denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario no goza de absoluta discrecionalidad en la adopción de su criterio, puesto que debe adoptar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido, a las que se hizo referencia en esta misma providencia. La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá en cada caso de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto.

Este parámetro se halla ordenado en el artículo 95 de la Decisión 344, al exigir que “ la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”. 9 9 En la interpretación prejudicial No. 25-IP-98, del 3-III99, marca PINTUBLER, se dijo sobre este mismo particular: “La facultad otorgada a la oficina nacional competente de proceder al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, es una obligación que precede al otorgamiento o no del registro marcario.

La existencia de “observaciones” compromete más al funcionario en la realización del examen de fondo; pero, la inexistencia de ellas no lo libera de la obligación legal de proceder al mismo. En efecto, la finalidad perseguida por la norma es que el examen de fondo se convierta en una etapa obligatoria del proceso de concesión o denegación de marcas, y eso lo expresó acertadamente la administración ahora recurrida dentro del caso de la marca “RENTAR (nominativa)”, proceso interno No. 3610 (Interpretación prejudicial 29-IP-96 del 30-IX-98.

G.O.A.C. No. 394 del 15-XII-98)”. 09/11/99 20.28 4.4. Interpretación del artículo 113. Nulidad de Registros Marcarios: acción procedente; caducidad; autoridad nacional competente y titulares de la acción. Como quiera que El Tribunal, en reciente sentencia interpretó en toda su extensión e implicaciones el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, considera útil transcribir apartes pertinentes que, a su juicio, deberían ser tenidos en cuenta por el juez nacional consultante al resolver el caso planteado, toda vez que en él se cuestiona por la parte demandada, el hecho de que la acción que ejercita el demandante no es la de simple nulidad regulada por el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo Colombiano, sino la de nulidad con restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 de la misma norma legal y que, contrario a la primera de las nombradas caduca en un término de cuatro meses y exige como presupuesto procesal el agotamiento de la vía gubernativa, circunstancias éstas que a juicio del demandado no se cumplieron en el juicio interno. Ha dicho el Tribunal sobre la Acción de nulidad de registros marcarios en el derecho comunitario: “El artículo 113 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena en concordancia con la disposición final Única del mismo ordenamiento, se refiere a la nulidad judicial de los registros marcarios obtenidos con violación de la ley.

La acción que con tales normas se regula difiere de las actuaciones de carácter administrativo contempladas en el artículo 108 y siguientes de la misma Decisión. Estas últimas materializan un trámite de cancelación del registro que se decreta exclusivamente por una autoridad administrativa, la “Oficina Nacional Competente” y tiene establecidas dos causales: la falta de uso y la similitud o identidad con una marca que hubiese sido notoriamente conocida al momento de solicitarse el registro de la que es objeto de cancelación. “La anulación de un registro es, en cambio, un trámite netamente jurisdiccional, aunque su desarrollo y ejecución puede ser atribuido, según se disponga en cada uno de los ordenamientos internos, bien al aparato judicial o bien a funcionarios de la administración. Cuando esto último sucede, se dice que la administración actúa en función jurisdiccional.

GACETA OFICIAL 09/11/99 “La acción de nulidad, o recurso de anulación, como también suele llamarse, se encuentra consagrada en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con las siguientes características: l “Su interposición no está sujeta o condicionada a plazo alguno, tratándose de una acción imprescriptible. l “Puede ser decretada de oficio o a petición de parte, evento éste en el que el solicitante debe acreditar interés. l “El trámite deberá cumplirse con arreglo a la legislación procesal interna pero en todo caso, asegurándose la previa audiencia de las partes interesadas. l “La competencia para el conocimiento de estas acciones se defiere a lo que disponga el ordenamiento jurídico interno, el cual, de conformidad con lo establecido en la disposición final Única, puede atribuirlo a una autoridad judicial o a una administrativa cuando defina el significado de “Autoridad Nacional Competente”; debiéndose destacar que si se atribuye a un organismo de carácter administrativo, de todas formas, dicha atribución deberá mantener su calidad de jurisdiccional. 21.28 autoridad nacional correspondiente.

En cuanto a lo primero, el artículo 113 define, en concordancia con la Disposición Final Única, que la competencia debe radicarse en la autoridad nacional que sea designada por la legislación interna, pudiéndose establecer que ella quede en cabeza de una autoridad administrativa o de una judicial pero, en cualquier caso, sin perder de vista que se trata de una actuación jurisdiccional.

En cuanto a lo segundo, del artículo 144 se desprende que el procedimiento a seguir será el que se disponga internamente, sin afectar claro está, la aplicación prioritaria que deben tener los elementos fundamentales de esta acción, señalados básicamente en el artículo 113 y a los cuales se hizo referencia en esta sentencia. ( ) l “En referencia al procedimiento que debe ser aplicado por las autoridades nacionales para el trámite de las acciones de nulidad relativas a asuntos marcarios, El Tribunal ha expresado, tomando en cuenta lo dispuesto por el artículo 144 de la Decisión 344, en el sentido de que los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos o no regulados en ella, se cumplirán con arreglo a lo que determine la respectiva legislación nacional, que son tales procedimientos los que deberán aplicarse.

Ello en consideración a que, salvo los precisos temas sobre causales de nulidad, imprescriptibilidad de la acción, legitimación activa y audiencia de las partes, que se regulan en el artículo 113 de la norma comunitaria (la que, por supuesto, se aplica de preferencia), los demás deberán ser regulados y aplicados con arreglo a la ley nacional”.

“El artículo 113 comentado, por último, consagra cuatro causales taxativas y de estricta legalidad, para que, con base en ellas y sólo en ellas, se adelante la acción de nulidad de un registro marcario”. 10 Y al darle desarrollo al punto concerniente a la competencia y al procedimiento que deben seguirse para el trámite de la acción de nulidad de un registro marcario, la misma sentencia glosada dijo: ( ) “Lo anterior, de otra parte, condiciona el procedimiento a seguir en la medida en que otros aspectos del mismo, tales como presupuestos procesales, contenido y formato específicos de la demanda, trámites, etc., deben ser desarrollados con arreglo a la legislación interna.

(subrayado del Tribunal)”. 11 “ Sobre la competencia y el procedimiento. Intimamente relacionados entre sí se encuentran los temas referentes a la competencia para el trámite de las acciones de nulidad y el procedimiento que debe seguirse por la 10 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 19-V-99. Proceso 11-IP-99. Marca “LELLI”.

En G.O.A.C. No. 466 de 6-VIII-99. 11 Ibidem. GACETA OFICIAL 09/11/99 Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA do observaciones a la solicitud registro. Quinto. La protección a la marca notoria, reconoce al titular de la misma otros derechos que no poseen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surge de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que han dado lugar a la presencia de esa característica especial.

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de una nueva marca, la prueba de tal notoriedad corresponde a quien la alega, quien dispondrá, para ese objeto, de los medios procesales que la legislación interna haya previsto. Sexto: La acción de nulidad intentada debe cumplir las condiciones de legitimación activa previstas en el ordenamiento jurídico comunitario, así como las demás contempladas en el procedimiento interno para la impugnación por ilegalidad de actos administrativos como el de autos, debiéndose tener en cuenta la preeminencia de aquéllas sobre éstas y el carácter eminentemente supletivo de los procedimientos del derecho interno, los cuales, cuando sea del caso su aplicación, deben cumplirse con apego a las normas nacionales que los establecen.

C O N C L U Y E: Primero: Para que un signo pueda registrarse como marca debe reunir indefectiblemente los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a que se refiere el artículo 81 de la Decisión 344 y no encajar en ninguna de las causales de irregistrabilidad que establecen los artículos 82 y 83 de la misma norma comunitaria.

Segundo: La existencia del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado por el juez nacional, tomando en consideración las circunstancias concretas de las marcas en conflicto, pero sujetándose, en todo caso, a las reglas de comparación de signos recomendadas en la presente sentencia. Tercero: Cuarto: Cualquier persona, que tenga legítimo interés, puede presentar observaciones al registro de la marca solicitada.

Tienen legítimo interés para presentar las observaciones tanto el titular de una marca registrada ante el intento de registrar otra idéntica o similar, así como quien solicitó primero el registro de la marca. El examen de registrabilidad que debe practicar la oficina correspondiente comprende el análisis de todas las exigencias que la Decisión 344 impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos establecidos en su artículo 81 y tomando en consideración las prohibiciones que señalan los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. Debe producirse en todos los casos, aún en aquéllos en que no se hayan presenta- 22.28 La Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del Proceso Interno No. 3973, de conformidad con lo que dispone el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Notifíquese al nombrado Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia certificada. Remítase igualmente copia de esta interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE GACETA OFICIAL 09/11/99 23.28 Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO 49-IP-99 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia dentro del Proceso interno No. 5269 promovido por la Sociedad LABORATORIOS BUSSIE, BUSTILLO & CIA. S.C.A. Marca: “AYR”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte días del mes de octubre de mil novecientos noventa y nueve, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Magistrado del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del Proceso interno No. 5269, promovido por la Sociedad Laboratorios BUSSIE, BUSTILLO & CIA. S.C.A. V I S T O S: Que la consulta se tramita con observancia plena de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal; y con fundamento en: 1.

ANTECEDENTES: 1.1. La acción y las pretensiones. El proceso interno versa sobre una acción de nulidad formulada por la sociedad antes mencionada con arreglo a lo que dispone sobre tales acciones el Código Contencioso Administrativo Colombiano en concordancia con el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Con ella se pretende la nulidad de los actos administrativos por medio de los que se negó a la ahora demandante, el registro de la marca “AYR” para amparar productos de la clase 3a. internacional. 1.2.

Actos demandados Lo son las Resoluciones Nº 39211 de 16 de septiembre de 1994 “por la cual se niega el registro de una marca”, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y 3062 de 27 de agosto de 1998 “por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la referida Superintendencia. 1.3.

Los hechos considerados relevantes: Tanto del escrito elaborado por el Juez Consultante como de la demanda y del memorial en que ella es contestada, el Tribunal deduce los siguientes hechos y aspectos que estima relevantes: 1.3.1. De la demanda. Como causa petendi se plantea por la actora que la Superintendencia le negó el registro de la marca AYR con fundamento en que el precitado signo era, a su juicio, confundible con la marca ya registrada YR, perteneciente a la Sociedad LABORATORIOS DE BIOLOGIE VE- GACETA OFICIAL 09/11/99 24.28 GETALE YVES ROCHES.

Que contra dicha negativa interpuso recurso de apelación sin resultado positivo alguno. a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyos textos se insertan a continuación. Alega la demandante que se violó el artículo 81 de la Decisión 344 porque el signo AYR es ostensiblemente diferente de YR y cumple con los requisitos exigidos para su registro como marca, pues presenta más diferencias que similitudes, lo cual hace que sea un signo totalmente novedoso, que posea fuerza distintiva para identificar productos de la clase 3ª y que sea susceptible de representación gráfica.

Adicionalmente señala que se violó el artículo 83 literal a) de la misma Decisión por cuanto se le dio una interpretación extensiva a dicha disposición desconociendo el hecho de que por ser norma limitativa del principio general de derecho de registro, debe ser aplicada sólo en los casos en los cuales la similitud lleve a la confundibilidad entre los signos de manera indefectible, lo cual no ocurre en el presente caso. 3.1.

Artículo 81. 1.3.2. De la contestación de la demanda. La demanda es contestada por la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que le niega fundamento a la acción y considera que el acto acusado es legítimo, se ajusta a derecho, y no violenta disposiciones legales superiores. Con fundamento en jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, insiste en que el signo solicitado no es registrable por cuanto genera confusión por su similitud con otro previamente registrado como marca para productos de la misma clase.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL De acuerdo con la competencia asignada a este Tribunal por el Tratado de su Creación, le corresponde interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 32 del mismo Tratado.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL Se interpretarán las normas indicadas en la solicitud, esto es, los artículos 81 y 83, literal “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. 3.2.

Artículo 83. “Así mismo, no podrán registrarse como marca aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;”.

( ) 4. CONSIDERACIONES Procede El Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, abordando el análisis de los aspectos referentes a los requisitos para el registro de las marcas, el riesgo de confusión y las reglas para la comparación entre ellas. 4.1. Interpretación del artículo 81 de la Decisión 344. Requisitos para el registro de una marca.

La distintividad de los signos. Esta norma, interpretada en múltiples sentencias del Tribunal, contempla las tres características básicas que deberá reunir un signo para que pueda ser registrado como marca: distintividad, perceptibilidad y posibilidad de representación gráfica. GACETA OFICIAL 09/11/99 Tales características son desarrolladas por los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, cuando en sus diferentes literales establecen una serie de causales de irregistrabilidad de signos que pretenden alcanzar la calidad de marca, atendiendo a criterios como los de su carácter usual, su generalidad, su amenaza de engaño o de error, su descriptividad, etc., circunstancias cuya presencia en una solicitud de registro, de alguna manera está significando que el signo no es registrable bien porque no es distintivo ora por no ser perceptible o, en fin, porque carece del atributo de la representatividad gráfica. 1 ductos o servicios de una persona o empresa en el tráfico mercantil.

De ahí que la importancia del mismo encuentre su fundamento en dos efectos que se complementan: por un lado la protección al empresario para que terceras personas no se aprovechen de la fama y del prestigio de su marca a través de la semejanza con la misma, semejanza que pueda llevar al público consumidor a deducir que los productos o servicios tienen el mismo origen empresarial protegiéndolo del error en la adquisición de un producto en lugar de otro; y, por otra parte, la protección al público consumidor, para evitar que por error se le asigne al producto o servicio cualidades que no posee.

El Tribunal de la Comunidad Andina, al interpretar el artículo 81 de la Decisión 344, ha enfatizado en cuanto a la importancia del cumplimiento de los tres requisitos anteriormente mencionados, como paso previo al registro de una marca, coligiendo siempre que un signo sólo es registrable cuando cumple a cabalidad con tales requisitos y, además, no está incurso en alguna o algunas de las precisas causales de irregistrabilidad que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 2 “La perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica son características de la marca, pero cumplen funciones complementarias de la distintividad señalada: la perceptibilidad tiene que ver con la obligatoriedad de que un signo pueda ser captado por los sentidos; y por susceptible de representación gráfica, se entiende la “descripción que permita formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados.” (Marco Matías ALEMAN, “Marcas”, Edit.

Top Management, Bogotá). En relación con cada uno de los tres requisitos antes enunciados El Tribunal ha definido su significado y alcances, con base en calificadas posiciones doctrinales y jurisprudenciales, y ha destacado la función que con respecto al registro cumple cada uno de ellos. La transcripción que se inserta sirve para ilustrar estas afirmaciones: “Todos los anteriores conceptos han sido elaborados, sentados, acogidos y desarrollados por la jurisprudencia del Tribunal.

(Véanse las interpretaciones prejudiciales Nos.: 04-IP-88 “DAIMLER”; 03-IP-90 “NIKE”; 03-IP-91 “HARINERA DEL VALLE”; 01-IP94 “MAC POLLO”; y 02-IP-94. Gacetas Oficiales Nos. 39, 70, 93, 150, 164 y 163, respectivamente; y en recientes sentencias Nos.: 14-IP-96 “PROMOFERIAS” y 27-IP-97 “TENNIS”. Gacetas Oficiales Nos. 363 del 11 de agosto de 1998 y 369 del 03 de setiembre de 1998, también).

“ la legislación andina de propiedad industrial consagra los siguientes requerimientos para que un signo pueda convertirse en marca: distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad o posibilidad de representación gráfica. “La principal función de una marca, como tantas veces lo ha manifestado el Tribunal, es la distintividad pues la marca es el signo que sirve para identificar determinados pro- 1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 17-IV-98. Proceso Nº 1-IP-98. Caso “EXPOSISTEMAS (MIXTA)”. En G.O.A.C. Nº 354 de 13-VII-98. 2 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 3-V-1998. Proceso 11-IP-98. Caso “PAVCO”. G.O.A.C. Nº 359 del 4-VIII-98. 25.28 “En síntesis, la exigencia de esos requisitos está encaminada a evitar la confusión entre marcas”. 3 3 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 3-III-99. Proceso 25-IP-98. Caso “PINTUBLER”. En G.O.A.C. Nº 428 de 16-IV-99. GACETA OFICIAL 4.2. Interpretación del artículo 83, literal a), de la Decisión 344. Irregistrabilidad por similitud de los signos. Riesgo de Confusión. Comparación de marcas. Son unánimes la doctrina y la jurisprudencia universal, y por supuesto, la de este Tribunal Comunitario, cuando afirman que la función esencial de la marca es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.

Corolario de lo anterior es que, si el signo es inhábil para cumplir esta función, también lo es para fungir como marca. Esta la razón por la cual la similitud o identidad de un signo con marcas registradas o signos solicitados previamente para registro, al generar confusión en el mercado se ha erigido por la Ley Comunitaria en causal de irregistrabilidad. 09/11/99 puedan orientar a quien aplica estas disposiciones del ordenamiento jurídico andino, en la solución de casos concretos.

Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así: 5 “a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación marcaria debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. 4.2.1.

Similitud y Riesgo de Confusión Para impedir o evitar al máximo el riesgo de confusión originado en la identidad o similitud de las marcas, en el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina se ha establecido que no pueden ser objeto de registro los signos que sean idénticos o similares “ a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

(artículo 83, literal a). “c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto. Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. Este Tribunal en sus interpretaciones de la norma referida ha llamado la atención, en forma constante y reiterativa, sobre el cuidado que deben tener las autoridades nacionales, administradores y jueces (y particularmente éstos, cuando actúan como jueces comunitarios), al realizar, el llamado “análisis de confundibilidad”, que permite definir la discusión acerca de si una marca es o no similar o idéntica a otra y si por ende puede o no ser objeto de registro. 4 4.2.2.

Reglas para la comparación entre signos marcarios. “d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan. La similitud general entre La jurisdicción comunitaria, tiene definidos en sus sentencias algunos criterios generales que 4 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 17-VIII-98. Proceso 4-IP-98. Caso OPTIPAN. En G.O.A.C. Nº 375 de 7-X-98. 26.28 5 Véase al respecto, entre otras, la Sentencia de 4-IX96. Proceso 21-IP-95. Marca “AFLOX”; En G.O.A.C. No. 233 de 19-XI-96. GACETA OFICIAL 09/11/99 27.28 dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.” 6, 7 recomendadas en la presente sentencia. Si el riesgo de confusión se presenta como resultado de la similitud o de la identidad del signo, éste no podrá ser registrado.

Con fundamento en las consideraciones anteriores, La Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del Proceso Interno No. 5269, de conformidad con lo que dispone el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena (codificado por la Decisión 472 de la Comisión).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: Primero: Para que un signo pueda registrarse como marca debe reunir indefectiblemente los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a que se refiere el artículo 81 de la Decisión 344 y no encajar en ninguna de las causales de irregistrabilidad que establecen los artículos 82 y 83 de la misma norma comunitaria.

Segundo: La existencia del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado por el juez nacional, tomando en consideración las circunstancias concretas de las marcas en conflicto, pero sujetándose, en todo caso, a las reglas de comparación de signos Notifíquese al nombrado Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia certificada.

Remítase igualmente copia de esta interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. Juan José Calle y Calle PRESIDENTE (E) Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO 6 7 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 8-X-99. Proceso 42-IP-99. Caso “LORD PARK”. En G.O.A.C. (sin publicar). Consultar también al respecto las Interpretaciones Prejudiciales contenidas en los Procesos Nos. 01-IP87, G.O.A.C. No. 28 de 15-II-88 marca “VOLVO”, 04IP-94 G.O.A.C. No. 189 de 15-IX-95, marca “EDEN FOR MAN”; y 09-IP-94 G.O.A.C. No. 180 de 10-V-95, marca “DIDA”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 09/11/99 28.28 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 221-2222 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú