INTERPRETACION PREJUDICIAL No. 64-IP-2001 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, 83, 104, 113, 128, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Caso: marca “DE LA CORTE”. (Proceso interno No. 6415) Magistrado Ponente: Luis Henrique Farías Mata Quito, 12 de Diciembre de 2001 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera, por intermedio de su Consejera Dra. Olga Inés Navarrete, ha requerido la interpretación prejudicial de las normas arriba específicamente identificadas;
Que este Tribunal comunitario es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional actuando en función de juez comunitario, como lo es en el caso la Alta Jurisdicción requirente, y en la medida en que dichas normas resulten pertinentes —a juicio del Tribunal Andino— para la resolución del litigio interno;
Que dicha solicitud responde a las exigencias de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y 125 del respectivo Estatuto; y, Que la interpretación se plantea en razón de que la sociedad PRODUCTOS VINOS DE LA CORTE, VINCORTE solicita al consultante la nulidad de las resoluciones Nos. 16310, 25069 y 04800 del 18 de agosto de 1999, 26 de noviembre de 1999 y 29 de febrero de 2000 respectivamente.
En razón de lo cual, procede este Tribunal a absolver la consulta formulada, previo resumen tanto de los hechos como de los argumentos esgrimidos por las partes en el proceso interno. a) Hechos Los señalados por el consultante; a saber: La sociedad MERCALIMENTO LTDA. solicitó, en fecha 23 de diciembre de 1997 el registro de la marca “ DE LA CORTE”, para distinguir “aves”, productos comprendidos en la clase 29 de la clasificación internacional de Niza, y dentro del término legal, la Sociedad PRODUCTOS VINOS DE LA CORTE, VINCORTE, presentó observaciones, argumentando que tiene registrado y es titular del nombre comercial “PRODUCTOS VINOS DE LA CORTE, VINCORTE” desde el 23 de diciembre de 1988 hasta la fecha.
La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, —División de Signos Distintivos— mediante Resolución 16310 del 18 agosto de 1999 declaró infundada la observación y concedió la marca “DE LA CORTE” a la Sociedad MERCALIMENTO LTDA. Con base en lo anterior la sociedad actora interpuso el recurso de reposición que fue decidido mediante Resolución 25069 de fecha 26 de noviembre de 1999 de la misma División de Signos Distintivos, confirmatoria de la No. 16310.
Finalmente, el 29 de febrero de 2000 en Resolución No. 04800 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial decidió el recurso de apelación interpuesto por el observante, confirmando la concesión de la marca “DE LA CORTE”. b) Materia recurrida y fundamentos de la demanda La sociedad actora solicita al juez consultante la nulidad de las resoluciones Nos. 16310, 25069 y 04800 del 18 de agosto de 1999, 26 de noviembre de 1999 y 29 de febrero 2000, respectivamente.
Conforme a los fundamentos de derecho por aquella expuestos: Los actos administrativos demandados violan los artículos 81, 83 literal a) y b) así como el 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el articulo 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En efecto, denuncia la actora la violación de la normativa comunitaria al haberse concedido el registro de la marca DE LA CORTE, por carecer ésta del requisito indispensable de la “distintividad”.
Expresa además la accionante que las expresiones son idénticas, por lo cual las personas fácilmente las confundirán entre sí. Igualmente, sostiene que si bien las marcas no distinguen los mismos productos o servicios, no es menos cierto que amparan productos de la misma identidad, y se venden en los mismos establecimientos y los consumidores son también los mismos, por todo lo cual resulta obvia la confusión que podía presentarse.
Manifiesta igualmente que el nombre comercial PRODUCTOS VINOS DE LA CORTE LTDA lo está usando en forma constante e interrumpida desde hace más de treinta (30) años. En referencia a los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 y al artículo 5 del Tratado que crea el Tribunal Andino de Justicia, la parte actora manifiesta que fueron violados, en vista de que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio no dio una correcta aplicación a las disposiciones contenidas en la Decisión 344, en cuanto se refiere a los registros de marcas, pues en ningún momento se salvaguardó los derechos que tiene mi representada sobre la expresión “DE LA CORTE”. c) Contestación de la demanda Es contestada por la Superintendencia de Industria y Comercio, la que en su escrito sostiene “que con la expedición de las resoluciones N° 16310 del 18 de agosto de 1999 y N° 25069 del 26 de noviembre de 1999 expedidas por el jefe de la División de signos distintivos y N° 04800 del 29 de febrero de 2000 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio no se ha incurrido en violación de normas de carácter superior contenidas en la Constitución Nacional, en el Código Contencioso Administrativo y en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”, y que efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca DE LA CORTE frente a VINCORTE, “se concluye contradictoriamente; de una parte, que evidentemente no son semejantes entre sí, y, por la otra que existe confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráfico, ortográfico y fonético, y por lo tanto de coexistir en el mercado conllevaría a error al público consumidor, no existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos, más aún si se tiene en cuenta que la marca “DE LA CORTE” clase 29 (carne, pescado, aves y caza; extracto de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles) limitada solamente a aves no ampara productos relacionados ni conexos con los servicios que ampara la marca “VINCORTE” para la clase 33 (Bebidas alcohólicas (excepto cerveza) ) relacionada con licores, por lo que vías de comercialización son dirigidas a diferente consumidor ”.
Concluye en que las resoluciones impugnadas no son nulas, se ajustan de pleno a derecho y a las disposiciones legales vigentes sobre marcas, al no violentar normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante. d) Comparecencia de terceros En fecha 23 de diciembre 1997 en escrito presentado por la sociedad MERCALIMENTO LTDA., ésta se opone a las pretensiones de la demanda, con base en los siguientes fundamentos: En lo principal, afirma que la sociedad MERCALIMENTO S.A.. solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca “DE LA CORTE”, para distinguir productos comprendidos en la clase 29 Internacional, restringidos a aves.
Así mismo, en cuanto al nombre comercial indica, no es procedente pretender que la protección de nombre comercial se extienda a todas y cada unas de las actividades y productos incluidos en la clasificación Internacional y particularmente a actividades opuestas como sucede en el presente caso en el que la sociedad demandante se dedica a la fabricación, importación y comercialización de bebidas alcohólicas y la sociedad MERCALIMENTO S.A.., a la distribución y comercialización de pollo en distintas presentaciones.
Continua argumentando la coadyuvante que una marca registrada distingue específicamente los productos o servicios para los cuales fue solicitada sin que su protección se extienda a otros productos o servicios. Así, teniendo en cuenta que la marca VINOS DE LA CORTE (mixta) específicamente ampara “vinos” de la clase 33 internacional, ello de manera alguna implica que también ampare productos de la clase 29, en tanto el registro de la marca no fue solicitado para distinguir estos ultimos.
En este sentido afirma “ mal podría pensarse que el consumidor medio, pueda llegar a confundir VINOS con POLLOS y menos aún cuando siendo las marcas confrontadas mixtas, —compuestas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes)— en la cual una de ellas en su elemento gráfico contiene UVAS que evocan vinos y la otra en su elemento gráfico está representada por un POLLO que evidentemente evoca los productos comercializados por “MERCALIMENTO S.A.”.
Con vista de lo anteriormente reseñado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. C O N S I D E R A Que el texto de las normas que van a ser objeto de interpretación, señaladas por el consultante a tal fin, son las siguientes: Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marca los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;
“( ) “d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;
“e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate”. “Artículo 83.- no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
“b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudieran inducir al público a error; ( ) “Artículo 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: “a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión;
“b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales; “c) El registro se haya obtenido de mala fe. Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes: “1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.
“2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. “Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento. “Articulo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro.
En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro” NORMAS PERTINENTES PARA LA INTERPRETACIÓN El Tribunal ha dejado sentado en reiteradas ocasiones que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de su Tratado de creación, y a los efectos de cumplir con la finalidad de la interpretación, tiene el organismo plena competencia para decidir sobre las normas comunitarias que habrán de ser objeto de interpretación, tomando en consideración para la escogencia, los hechos materia del proceso que se adelanta antes los jueces nacionales, sin que ésto implique una calificación de los mismos, como lo dejó definitivamente esclarecido más tarde el Protocolo de Cachabamba, modificatorio del originario Tratado de Creación del Tribunal (Interpretación prejudicial 01-IP-94 del 11 de octubre de 1994, caso “MAC POLLO”, G.O.A.C. Nº 164 del 02 de noviembre de 1994.
Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo III, 1992, pág. 115). Considera en efecto este Tribunal que la interpretación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina ajenas a la resolución del caso concreto, no resultan pertinentes y puede desviar la finalidad que persiguen los jueces nacionales al solicitar la interpretación, cual es la de aplicar correctamente las normas comunitarias al caso concreto sometido a su conocimiento y decisión; así lo dejó establecido en la sentencia emitida en el Proceso N° 31-IP-95 (Caso: DUNAS WAFER, publicada en la Gaceta Oficial No. 291 de fecha 3 de septiembre de 1997.
Véase asimismo Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, publicada en el Tomo VI, pág. 290 1997). Acorde con ese criterio, el Tribunal procederá a interpretar el artículo 81 y, de éste, sólo los párrafos a), d), e); el a) y el b) de los artículos 82 y 83, respectivamente, todos de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina; así como el 128 de la misma.
No interpretará en cambio los artículos 146 y 147 ibidem, por existir reiterada jurisprudencia en cuanto a que los compromisos sobre los que ellos versan “son obligaciones adquiridas por los países, cuyo cumplimiento estima este Tribunal deberán concretarse en beneficio del fortalecimiento institucional de los órganos de protección de la Propiedad Industrial en la Subregión ”, punto que no está siendo objeto de discusión en el presente caso.
En cuanto al artículo 104, cuya interpretación ha sido solicitada por la Alta Jurisdicción requirente, observa el Tribunal que el supuesto de hecho para la aplicación del mismo se refiere al ejercicio de un derecho por el titular de un registro marcario. Corresponde por tanto al Consultante determinar si su aplicación guarda correspondencia con el caso de autos, en el que la demanda ha sido intentada por quien alega competencia para oponerse al registro de una marca, pero fundamentada aquella en los derecho derivados del registro de un nombre comercial.
I.- LA MARCA Y SUS CARACTERÍSTICAS El concepto de marca ha sido ampliamente desarrollado por la doctrina y por la jurisprudencia. La definición aportada por el tratadista Hermenegildo BAYLOS CORROZA está concebida en los siguientes términos: “La marca es un signo destinado a individualizar los productos o los servicios de una empresa determinada y hacer que sean reconocidos en el mercado por el público consumidor.
(Baylos, H 1978; Tratado de Derecho Industrial, pag 581 Editorial Civitas Madrid, primera edición) Por su parte la Decisión 344 de la Comisión—aplicable al presente caso— expresa en su artículo 81, inciso segundo, que: “ Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos, o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” II.
REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN SIGNO PARA QUE PUEDA SER REGISTRADO Se encuentran enumerados en el primer párrafo del artículo 81 de la Decisión 344, conforme al cual: “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica ”, y han sido desarrolladas en numerosas sentencias, entre otras las referentes a los casos de interpretación prejudicial Nos. 27-IP-95 (G.O. Nº 257 de 14 de abril de 1997.Véase Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad publicada en el TOMO V pag 78 de 1996) 22-IP-96 (G.O. Nº 265 de 16 de mayo de 1997) y 15-IP- 97 (G.O. Nº 314 de 18 de diciembre de 1997).
Conforme a ellos, son: a) La Perceptibilidad, que guarda relación con todo elemento, signo o indicación que pueda ser apreciado por los sentidos a los fines de ser aprehendido por el público, consiste en la capacidad o características que tiene el signo para ser apreciado por medio de los sentidos. b) La Distintividad, característica esencial de la marca, tiene como función diferenciar productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los idénticos o similares provenientes de otra, logrando de esta manera que el consumidor, destinatario final del producto al que la marca se refiere, pueden llegar a diferenciarlos.
Sobre el elemento distintivo de la marca el Tribunal ha expresado: “La doctrina ha reiterado que la distintividad marcaria puede ser apreciada desde dos puntos de vista, intrínseca y extrínseca.- Así las cosas, para que un signo sea amparado por el derecho marcario debe ser en sí mismo capaz de distinguir los bienes respectivos (distintividad intrínseca), e igualmente debe poder distinguir dichos bienes de los demás en el mercado (distintividad extrínseca).
Sólo reuniendo el signo tales condiciones podrá coadyuvar a una competencia comercial clara y leal en beneficio de la colectividad.” (Proceso 31-IP-98 marca: “LOS ALPES”. Publicado en G.O.A.C. Nº 450 de 21 de junio de 1999). c) La Representación Gráfica.- Requisito formal que, como lo ha expresado también la jurisprudencia del Tribunal Andino, permite la publicación y archivo de las marcas que han sido solicitadas y expedidas en las respectivas oficinas de propiedad industrial.
Esta característica del signo permite transmitir en forma material el contenido y las dimensiones del mismo y, más tarde, la publicación que la norma exige, ésta destinada a que los competidores puedan conocer y apreciar dicho signo para establecer las diferencias o semejanzas con los ya registrados o solicitados para su registro, y proceder si fuere el caso a la impugnación del mismo a través del incidente de las observaciones previsto en la norma andina.
Resta precisar que un signo que no reuniere tales características, mal podría ser protegido por un registro marcario; interpretación que se desprende, contrario sensu, de las prescripciones contenidas en el primer inciso del artículo 81 de la Decisión 344. III. SIGNOS QUE NO PUEDEN SER REGISTRADOS COMO MARCAS En efecto lo expuesto queda explicitado por los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 en los cuales se establecen las causales de irregistrabilidad de las marcas.
Así, los literales d) y e) del artículo 82 señalan que no serán registrables como marca los signos que consistan exclusivamente en una indicación que pueda servir en el comercio para designar o describir ciertas cualidades o características de los servicios para los cuales se usan. Se prohíbe de igual manera el registro de los signos que consistan exclusivamente en una indicación destinada en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, a designar usualmente los productos o los servicios de que se trate.
Ambos tipos de denominaciones lo serán en relación al tipo de servicios que presten, por lo que este Tribunal comunitario ha sostenido que “debe aclararse, sin embargo, que conforme a la más generalizada doctrina, dentro del derecho marcario, la GENERICIDAD de una denominación que impide que ésta pueda ser utilizada como marca, debe apreciarse siempre en relación directa con los productos o servicios de que se trate, y no en el vacío o en abstracto” (Interpretación Prejudicial No. 02-IP-89, de fecha 19 de octubre de 1989, publicada en la G.O. No. 49 de 10 de noviembre de 1989.
Caso: Marca “OFERTA” Véase asimismo Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina publicada en el Tomo II pag 11 de 1989-1991) IV. MARCAS MIXTAS Observa el Tribunal Andino, que los signos confrontados corresponden a las denominadas marcas mixtas, compuestas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).
Para el análisis de esta clase de signos distintivos es necesario, especialmente en el presente caso, llegar a precisar cuál de los dos elementos que los conforman tiene una mayor fuerza de penetración en el público consumidor, a fin de poder identificar el que resulte más importante dentro del conjunto que constituye el signo distintivo; elemento que es en definitiva el que lo caracterizará. La jurisprudencia del Tribunal Andino ha puesto de relieve que el elemento denominativo “de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos.” (Interpretación Prejudicial No. 04-IP- 88, caso “DAIMLER”, sentencia de fecha 09 de diciembre de 1988, publicada en G.O.A.C. No. 39 del 29 de enero de 1989. —Resaltados de la presente sentencia— Véase asimismo la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina publicada en el Tomo I pag 163 de 1984-1988).
Corresponde por tanto al juez consultante determinar necesariamente —como primer punto del análisis comparativo que realice— cuál de los elementos, gráfico o denominativo, que componen el conjunto marcario de las marcas confrontadas, es el relevante; dado que es a partir de esa determinación cuando procede el análisis destinado a determinar la existencia del riesgo de confusión entre éstas.
V. CONFUNDIBILIDAD DE LAS MARCAS Se debe señalar que, vinculado a la distintividad extrínseca que debe tener un signo para ser considerado como marca, y a la que ya se ha hecho mención, está siempre presente el riesgo de confusión. En efecto, el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, se refiere al impedimento de registro como marca de aquellos signos que puedan confundir al público induciéndolo a error debido a la similitud o semejanza de los mismos con una marca anteriormente solicitada o, registrada por un tercero, para idénticos o semejantes productos o servicios, respecto de los cuales el uso pueda inducir a error al consumidor.
Así lo ha expresado el Tribunal Comunitario en sentencia conforme la cual: “La confusión presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas. De esta figura se predica que la marca que se proyecte registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de la protección legal del registro y del derecho de su titular de utilizarla en forma exclusiva”.
(Interpretación Prejudicial 02-IP-94 de 04 de julio de 1994, caso “NOEL”. G.O.A.C. Nº 160 de 21 de julio de 1994 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo III, 1992-94, pág. 145). Igualmente, el Tribunal en sentencia del 11 de marzo de 1998 ha manifestado que el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 “ampara a una marca del riesgo de confusión o de la ‘similitud confusionista’ frente a otras, siempre que las dos protejan productos o servicios de la misma clase o a los mismos o similares productos aun de diferentes clases, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público consumidor a error.
De tal manera que es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protegen, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes”.
(Interpretación Prejudicial 14-IP-96, caso “PROMOFERIAS” de fecha 11 de marzo de 1998). VI. REGLAS O CRITERIOS PARA LA COMPARACION DE SIGNOS DENOMINATIVOS El criterio del juzgador es en definitiva el que decide si entre dos signos marcarios existe riesgo de confusión, y para los fines de llegar a tal decisión debe seguir ciertas reglas que la doctrina ha estructurado para la apreciación y comparación de signos, las que el Tribunal ha tomado muy en cuenta en su jurisprudencia; a saber: La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas;
Estas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. La primera de dichas reglas se encuentra destinada a impedir la separación de los signos en sus diversos elementos al momento de cotejarlos.
Este criterio pugna con la posibilidad de que se descompongan las marcas cuestionadas para que las partes desintegradas de las unas sirvan de base comparativa con las otras, y viceversa. Al respecto ha manifestado el Tribunal: “Riñe esta regla también con un procedimiento matemático de contabilizar las sílabas o las letras sean éstas iguales o dispares para admitir o no la incompatibilidad.
El examen pormenorizado o meticuloso de una marca contraría la corriente examinadora o identificadora que el consumidor realiza frente a ella”. “La imagen que retiene el público en el último momento es la primera impresión que sobre las marcas tuvo, en forma general y sencilla, luego de una ojeada superficial”. (Interpretación Prejudicial 04-IP-94 de 07 de agosto de 1995, caso “EDEN FOR MAN etiqueta”.
G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, 1994-95, pág. 125). En cuanto al cotejo sucesivo de los signos ha reiterado el Tribunal: " en la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino [que] lo hace en forma individualizada ” (Interpretación prejudicial 07-IP-98, caso “PALMA FRIT”) (G.O.A.C. Nº 349 de 19 de junio de 1998).
“Respecto a la cuarta regla, el tratadista Breuer ha expresado que la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellos, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos". (Ver, entre otras: Interpretaciones Prejudiciales Nos. 01-IP-87 G.O. Nº 28 de 15 de febrero de 1987, marca "VOLVO".
Véase asimismo Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Tomo I pag 99); la ya citada 04-IP-94 y, 09-IP-94 G.O. Nº 180 de 10 de mayo de 1995, MARCA "DIDA". Véase asimismo Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina publicada en el Tomo IV pag 79 1994-1995). En tal sentido, al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, la Jurisdicción Nacional consultante, deberá analizar en el caso concreto sometido a su conocimiento, si la marca “DE LA CORTE” -cuyo registro se impugna mediante el recurso contencioso que condujo a la presente interpretación- cumple con los requisitos del citado artículo 81 en forma concurrente; y a su vez que no se encuentre incluido dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
VII. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA SIMILITUD O LA CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE BIENES O PRODUCTOS Además de los vinculados a la comparación entre signos, debemos tomar en consideración los criterios relacionados con la similitud o no de los productos. Sobre este aspecto la doctrina ha elaborado asimismo algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar cuándo se da la similitud o la conexión competitiva entre los productos (Jorge Otamendi, Carlos Fernández-Novoa y Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas), los que a su vez han sido recogidos por la jurisprudencia de este Tribunal Andino. En efecto, en el fallo que puso fin al caso 08-IP-95 del 30 de agosto de 1996, correspondiente a la marca “LISTER”, publicado en G.O.A.C. No. 231 del 17 de octubre de 1996, y en JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Tomo IV, p. 324 y s.s., cuyos criterios fueron recogidos en la sentencia correspondiente al Proceso No. 31-IP-2000. marca: “AMERICA” (publicada en G.O.A.C. No. 602 del 21 de septiembre del 2000), se expresó lo siguiente: “El riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos o servicios identificados por marcas idénticas o que presenten alguna similitud, puede desprenderse, según el caso, de las siguientes circunstancias: 1.
Canales de comercialización En cuanto al expendio de los productos, en algunas ocasiones sucede que los locales a través de los cuales se los comercializa, no dan lugar a la conexión competitiva entre aquellos bienes, como sucede en el caso de las grandes tiendas o supermercados, en los cuales se distribuye toda clase de productos y pasa inadvertido para el consumidor la similitud de uno con otro.
Por el contrario, se daría la referida conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también relación. 2. Medios de publicidad idénticos o similares Los medios de comercialización o distribución de productos también tienen relación con los de difusión. Si idénticos o similares productos se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos.
Y si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc, la conexión competitiva sería menor. 3. Relación o vinculación entre productos Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra, helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor”.
( ) Así mismo, considera el Tribunal que además de los criterios antes indicados se deberá tomar en consideración lo relacionado con el grado de atención del consumidor. Según este criterio deberá tenerse presente “a quién” se atribuye la posibilidad de confusión. En este sentido, al momento de determinar la existencia de confundibilidad entre las marcas cotejadas se puede conocer “quién” será el consumidor y “cuál ” su conducta frente a las marcas.
Esto a su vez relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, que dependerá del tipo de consumidor y concretamente de: a) El profesional o experto; b) El consumidor elitista y experimentado; c) El consumidor medio. A este último tipo se ha referido el Tribunal Andino en los siguientes términos: “el consumidor al que debe tenerse en cuenta, para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corriente ” (Proceso No. 09-IP-94.
Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Tomo IV 1994-1995 pag 97. Reiterado en sentencias: 4-IP-88, 4-IP-91, 2-IP-94) VIII. NOMBRE COMERCIAL La Decisión 344 protege, mas no define el nombre comercial, como sí lo hacía en cambio la derogada Decisión 313 en su artículo 117, conforme al cual: “Se entiende por nombre comercial, el nombre, denominación, designación, sigla o signo con el cual se distingue a una empresa o a un establecimiento de comercio.” El nombre comercial, al igual que la marca, cumple una función distintiva pero relacionada con un establecimiento comercial.
Una marca que sea idéntica o se asemeje a un nombre comercial protegido, lleva consigo el riesgo de inducir al público a error, con lo cual la marca no será lo suficientemente distintiva. En este sentido, una de las prohibiciones para otorgar el registro como marca se refiere a la existencia de similitud o semejanza con el nombre comercial protegido, siempre que ésta pueda inducir al público a error.
La protección al nombre comercial en el Derecho Comunitario Andino no deriva de un registro, tal como es el caso de las marcas, sino que basta el uso del mismo con anterioridad a la solicitud del registro marcario. En efecto, como lo establece el artículo 128 de la Decisión 344 de la Comisión: “El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro”, exigiéndose solamente el primer uso del mismo.
Respecto del nombre comercial el Tribunal Andino ha tomado posición, en los siguientes términos: “El nombre comercial para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.
Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara.
“Prueba de uso del nombre comercial “Corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercite el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados.
La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”. (Interpretación Prejudicial No. 3-IP-98.
Caso “BELLA MUJER”. Publicado en la G.O.A.C. No. 338 de 11- 5-98). En el presente caso deberá así mismo el Juez Nacional, al realizar el examen comparativo entre la marca solicitada y un nombre comercial, determinar si existe el riesgo de confusión aplicando al respecto las reglas y criterios de comparación ya explicados anteriormente. Deberá de igual manera determinar si se ha probado el uso con anterioridad, del nombre comercial.
Finalmente Observa el Tribunal que la Alta Jurisdicción Consultante solicita también, pero de oficio, la interpretación de los artículo 113 de la misma Decisión 344, la que el Tribunal pasa a realizar en los términos que mas adelante se exponen IX. RECURSOS CONSAGRADOS POR LA DECISIÓN 344 PARA OBTENER LA CANCELACIÓN O LA NULIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO El Tribunal en las sentencias de fecha 13 de febrero de 1998 (publicada en la G.OA.C. N° 332, del 30 de marzo del mismo año) así como en los fallos en ella referidos —de 24 de septiembre del mismo año (G.O.A.C. N° 308 de 28 de noviembre) y de 15 de diciembre de 1996 (G.O.A.C. N° 253 de 07 de marzo de 1997, y JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Tomo V, p. 296 y ss.), decisiones todas pronunciadas respectivamente en los procedimientos 28-IP-95, 10-IP-97 y 04-IP-95— dejó establecidas las líneas generales que orientan el recurso de cancelación, consagrado éste en el artículo 108 de la Decisión 344 y el de nulidad, consagrado en el artículo 113 ibidem.
De la interpretación de este último recurso comunitario quedó puesto de relieve: 1.- Que las “acciones de nulidad que se deriven del presente artículo podrán solicitarse en cualquier momento”; 2.- Que la Autoridad Nacional Competente habilitada para declarar esa nulidad quedaba librada a la determinación que al respecto estableciere la legislación interna de los Países Miembros, entendiéndose también -conforme a la misma DISPOSICIÓN FINAL UNICA de la Decisión 344- “como Oficina Nacional Competente, al órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial”.
En consecuencia, 3.- Sólo un órgano administrativo (”la oficina nacional competente”), es decir el “encargado del registro de la Propiedad Industrial” (artículo 108), puede declarar la “cancelación” de un registro marcario; en cambio la “nulidad” del mismo (artículo 113) corresponde a la autoridad nacional competente, conforme a la determinación que al respecto realicen los ordenamientos jurídicos nacionales. 4.- Determina el señalado artículo 113 que la declaratoria de la “Autoridad Nacional Competente” podrá producirse tanto de oficio como a solicitud de parte, entendiendo por esta última, una “parte interesada” o “las partes interesadas”, y no “cualquier persona interesada”, como sí lo admite el artículo 108 ejusdem en el caso de cancelación del registro. 5.- Como quedó indicado, la citada nulidad procede por motivos expresos, y por tanto limitativamente señalados en el artículo 113, todos de ilegalidad; en cambio que los del 108 pueden operar tanto por motivos de oportunidad como de conveniencia. 6.- No define en cambio la normativa comunitaria otras condiciones ni características inherentes a este recurso extraordinario de anulación, por lo que corresponde a la legislación interna, interpretada por el respectivo juez nacional, determinarlas; y entre ellas cual es la “Autoridad Nacional Competente” para conocer de dicho recurso, competencia seguramente puesta en función de la manera como el acto administrativo haya adquirido “firmeza”, es decir, si en la vía administrativa o en la judicial.
Con los antecedentes expuestos: El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: 1° El señalamiento de las normas andinas cuya interpretación es solicitada por el juez nacional, en modo alguno limita la posibilidad de determinar, como ha sucedido en el caso de autos, las que este Tribunal Comunitario considere relevantes a los fines de la solución del caso concreto que le fuere sometido a su consideración, haya sido o no solicitada su interpretación por el juez nacional. 2° Para que un signo pueda registrarse como marca se requiere que sea perceptible, susceptible de representación gráfica y, además, lo suficientemente distintivo en relación con otras marcas ya registradas o solicitadas prioritariamente para registro.
Debe cuidarse asimismo, que ese signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 3° Al proscribir el riesgo de confusión respecto del registro marcario, el literal a) del articulo 83 de la Decisión 344 trata de evitar el engaño que pueda producirse tanto en el comercio como respecto de los usuarios, acerca del producto o del servicio respectivos, en relación con la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades. 4° La determinación de la existencia o no del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado discrecionalmente por —en su caso— el funcionario administrativo o el juez nacional, sujetándose necesariamente a las reglas de comparación de signos y a los campos en que pueda producirse tal confusión; criterios expuestos y ampliamente desarrollados en éste y en precedentes fallos del Tribunal. 5° Para llegar a determinar la similitud entre dos signos marcarios, se ha de tomar en cuenta la ubicación de los productos que ellos protegen en el nomenclátor, y de igual manera, los criterios para establecer la conexión competitiva entre los mismos, ya que, en principio, al no existir conexión alguna entre ellos, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca solicitada. 6° La protección al nombre comercial se da por su uso y no por el registro, como sí sucede en el caso de las marcas.
Para la parte que alega aquel constituye sinembargo una obligación probar este uso, debiendo ser utilizados los medios establecidos al efecto en el país miembro respectivo. Si hubiese esta comprobación no podrá otorgarse el registro de una marca similar o idéntica a la de los nombres comerciales protegidos por la legislación comunitaria en virtud del uso del mismo, ya que el signo correspondiente no sería distintivo y el consumidor correría el riesgo de engaño y confusión. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación, realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.
Deberá así mismo dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al consultante mediante copia certificada y sellada de la presente decisión, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a los fines de su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO