Año XVIII - Número 759 Lima, 6 de febrero de 2002 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 39-IP-2001.- Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 1 y 2 de la Decisión 379 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia Caso: “DIAN” (Proceso interno No. 6274) Proceso 64-IP-2001.- Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82, 83, 104, 113, 128, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Caso: marca “DE LA CORTE”.

(Proceso interno No. 6415) Proceso 69-IP-2001.- Interpretación Prejudicial de los artículos 56, 58 literal f) y 74 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Quinta Sala de la H. Corte Superior de Justicia de Quito, de la República del Ecuador. Expediente Interno Nº 96-01. Actor: OLYMPIA WERKE A.G. Marca: “OLYMPUS” INTERPRETACION PREJUDICIAL No. 39-IP-2001 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 1 y 2 de la Decisión 379 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia Caso: “DIAN” (Proceso interno No. 6274) Magistrado Ponente: Luis Henrique Farías Mata Quito, 12 de diciembre de 2001 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo Seción Primera, por intermedio de su Consejera Dra. Olga Inés Navarrete, ha requerido la interpretación prejudicial de las normas arriba específicamente identificadas;

Que este Tribunal comunitario es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional actuando en función de juez comunitario, como lo es en el caso la Alta Jurisdicción requirente, y en la medida en que dichas normas resulten pertinentes —a juicio del Tribunal Andino— para la resolución del litigio interno;

Que dicha solicitud responde a las exigencias de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y 125 del respectivo Estatuto; y, Que la interpretación se plantea en razón de que el ciudadano de nacionalidad colombiana Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL Camilo Cortés Duarte, impugna mediante recurso de nulidad la resolución 1016 del 03 de marzo 1997 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Instrucción No. 0013 de 29 de mayo de 1998, fundamentándose —por lo que toca a la normativa comunitaria aplicable— en lo dispuesto por el artículo 2 de la Decisión 379 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, conforme al cual “el importador será responsable directo de la veracidad, exactitud e integridad de los datos consignados en la DAV, así como de los documentos que se adjunten”.

En razón de lo cual, procede este Tribunal a absolver la consulta formulada, previo resumen tanto de los hechos como de los argumentos esgrimidos por las partes en el proceso interno. 06/02/2002 2.24 379 (publicada en la G.O.A.C. No. 183 del 17 de junio del mismo año) en cuyo artículo 2 “hace al importador responsable directo por la exactitud y veracidad de los datos incluidos en la Declaración Andina de Valor”. 2.- En 1996 el Gobierno colombiano emite el Decreto 1220 que en su artículo 4 deja “clara la intención del Gobierno Nacional de que sea el importador quien diligencie y firme la Declaración Andina del Valor en la nacionalización de sus mercancías, haciendo énfasis en que no puede delegar tal actividad en otra persona o entidad”. 3.- El 03 de marzo de 1997 se expide la impugnada Resolución No. 1016, reglamentaria del mencionado Decreto 1220 de 1996, la que en el artículo 2, párrafo 9 señala: Hechos Los resumidos por el consultante, a saber: El ciudadano colombiano Camilo Cortés Duarte, en ejercicio del derecho consagrado en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo colombiano, solicita del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, la nulidad de los siguientes actos administrativos: a) Resolución del 03 de marzo de 1997, No. 1016, específicamente en su artículo 2, numeral 9, expedida por el Director de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), mediante la cual se reglamenta el Decreto 1220 de 1996. b) Instrucción No. 013, del 29 de mayo de 1998, concretamente del numeral 1°, párrafos tercero y cuarto, expedida por el Director de la DIAN, mediante la cual se da aplicación al artículo 4 del Decreto 1220 de 1996.

Materia recurrida y fundamentos de la demanda Los considerados por el alto Tribunal Nacional consultante como relevantes para la presente interpretación prejudicial, así como los argumentos expuestos por el actor en la correspondiente demanda, son: 1.- El 19 de junio de 1995, la Comisión del Acuerdo de Cartagena emite la Decisión “La Declaración Andina del Valor será diligenciada y firmada por el importador quien podrá actuar a través de una Sociedad de Intermediación Aduanera.

Cuando el importador es una persona jurídica que actúa directamente, deberá firmar el representante legal de la misma”. Considera el demandante que, de esta manera, al iniciar la frase la citada norma “se ajusta al texto legal del artículo 4 del Decreto 1220 de 1996. Sin embargo, con lo indicado a renglón seguido contraría la mencionada disposición, pues abre la puerta para que la Declaración del Valor sea firmada, no por el importador, sino por el tercero designado por aquél”.

El 29 de mayo de 1998 se emite la Instrucción 013, también impugnada por el recurrente, la cual da supuesta aplicación —según éste — al artículo 4 del Decreto 1220 de 1996, al disponer en el numeral 1°, párrafos tercero y cuarto, lo siguiente: “Por otra parte, el numeral 9 del artículo 2° de la resolución 1016 de 1997 prevé que ‘La Declaración Andina del valor será diligenciada y firmada por el importador quien podrá actuar a través de una Sociedad de Intermediación Aduanera” (Subrayado fuera de texto) “En este orden de ideas, cuando el importador no pueda firmar la Declaración Andina del Valor, tiene la posibilidad de encomen- GACETA OFICIAL dar dicha actuación a una Sociedad de Intermediación Aduanera, en cuyo caso, sin perjuicio de la responsabilidad que tiene el importador, también esta Sociedad responderá en los términos y condiciones establecidos en el inciso primero del artículo 10 y en el artículo 21 del Decreto 2532 de 1994”.

Así, a criterio del actor, se “hace al intermediario aduanero responsable de la exactitud y veracidad de las declaraciones de valor que suscriba, por lo tanto, las normas demandadas contradicen en forma clara y evidente las normas de orden superior, como es el Acuerdo de Cartagena”; y continúa: “Es obvio que la Instrucción 013 contradice flagrantemente el artículo 4 del Decreto 1220 de 1996, pues mientras [éste] ordena que sea el importador por sí mismo quien firme la declaración del valor, [aquella] faculta al agente de aduanas para que haga tal suscripción”.

(Resaltado del libelo de demanda)”; e insiste: “Mientras que la Decisión 379 antes citada, hace al importador responsable directo de la veracidad, exactitud e integridad de los datos contenidos en la DAV, la Instrucción 013 de 1998 indica que es el intermediario aduanero el responsable por la veracidad y exactitud de la declaración del valor”.

Expresa finalmente: “Los apartes acusados de la Instrucción 013 de 1998, conducen a que se aplique a los intermediarios aduaneros, por analogía y extensión, las sanciones que prevé el Decreto 1220 de 1996 para los importadores. En la misma instrucción se crean obligaciones y sanciones para los intermediarios aduaneros, que no fueron establecidos por el Presidente de la República; por lo tanto, el proceder de la DIAN desborda las facultades legales e invade las del Gobierno Nacional, puesto que la facultad de crear obligaciones y sanciones en el campo aduanero corresponde de manera privativa al Gobierno”.

Contestación de la demanda Presentada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) mediante apoderado, sostiene la demandada en lo principal que al considerar la parte demandante que al tenor del “artículo 4 del Decreto 1220 de 1996, 06/02/2002 3.24 el trámite señalado sólo puede hacerlo en forma personal el importador, parece ignorar la existencia de instituciones tan serias como la representación contemplada en la legislación civil que dispone: Artículo 1505: Lo que una persona ejecuta a nombre de otra, estando facultada por ella o por la ley para representarla, produce respecto del representado iguales efectos que si hubiese contratado él mismo” Sostiene, que con tal razonamiento se estaría desconociendo también la naturaleza de algunas profesiones, comenzando por la de abogado, la que en esencia lleva implícito el cumplimiento de un mandato y una representación. Agrega que la función principal de las personas jurídicas se desarrolla mediante representación. Con relación al importador expresa: “La figura del importador no conlleva el significado individualista que pretende darle el demandante, puesto que tal sujeto de derecho puede estar conformado por un conglomerado, una sociedad de cualquier naturaleza, grupo o una persona.

Al respecto es preciso anotar, “que con el fin de garantizar la eficiencia de las operaciones de comercio exterior, el Gobierno Nacional mediante Decreto 2532 de 1994, definió la intermediación aduanera como una actividad mercantil y de servicio, orientada a facilitar a los particulares el cumplimiento de las normas legales existentes en materia de importación, exportación, tránsito aduanero y cualquier operación o procedimiento aduanero inherente a dicha actividad ” El citado Decreto, en su artículo 3 al señalar los sujetos acreditados para desarrollar dicha actividad, incluyó a las denominadas “Sociedades de Intermediación Aduanera”, las que previo registro ante la DIAN, actúan en nombre y por encargo de terceros (importadores, exportadores o usuarios aduaneros permanentes)” Con vista de lo anteriormente reseñado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERA Que el contenido de las normas que van a ser objeto de interpretación, señaladas por el consultante a tal fin, es el siguiente: GACETA OFICIAL Decisión 379 “Artículo 1.- Para la determinación del valor en aduana de las mercancías importadas, las administraciones aduaneras de los Países Miembros exigirán al importador la “Declaración Andina del Valor (DAV)”, cuyo formulario e instrucciones para su llenado o diligenciamiento correspondiente, figuran en el anexo de la presente Decisión”.

“Artículo 2.- El importador será responsable directo de la veracidad, exactitud e integridad de los datos consignados en la DAV, así como de los documentos que se adjunten y que sean necesarios para la determinación del valor aduanero de las mercancías. Los Países Miembros aplicarán las sanciones establecidas por lo dispuesto en sus legislaciones internas”.

1. DECLARACIÓN ANDINA DEL VALOR La Decisión 379 establece que para la determinación del valor en aduana de las mercancías importadas, las administraciones aduaneras de los Países Miembros exigirán al importador la “Declaración Andina del Valor – (DAV)”, la cual deberá presentarse conjuntamente con la Declaración de Importación. La implementación de este mecanismo –Declaración Andina del Valor– utilizado de manera uniforme en los Países Miembros, permite a las autoridades aduaneras conocer los elementos relacionados con la transacción comercial de las mercancías importadas, determinantes del Valor en Aduana de las mismas.

Igualmente, facilita la aplicación de las normas comunes basadas en el Acuerdo del Valor del GATT de 1994, que es uno de los Acuerdos Multilaterales anexo al Tratado por el que se establece la Organización Mundial de Comercio. Asi mismo, la mencionada Decisión señala dentro de su considerando que la Declaración Andina de Valor es un documento complementario de la Declaración de Importación. El Diccionario de la Lengua Española define Complementario como aquello: “Que sirve para completar o perfeccionar alguna cosa” En este sentido si la Declaración Andina de Valor es el documento complementario de la 06/02/2002 4.24 Declaración de Importación, este último resulta ser obviamente el principal; pero, estima el Tribunal Andino, que ambas constituyen un todo indivisible. 2.

MANDATO El Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Cabanellas define mandato como un “contrato consensual por el cual una de las partes, llamada mandante, confía su representación, el desempeño de un servicio o la gestión de un negocio, a otra persona, el mandatario, que acepta el encargo”. El Código Civil Colombiano define mandato como “contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera.” De lo anterior podemos concluir que el contrato de mandato, tiene lugar cuando una parte da a otra un poder, que ésta acepta, para representarla, al efecto de ejecutar en su nombre y de su cuenta un acto jurídico, o una serie de actos.

3. LA FIGURA DEL IMPORTADOR A los efectos de determinar si el formulario de la Declaración Andina del Valor puede ser firmada y diligenciada por un tercero facultado por el importador, debe tomarse en consideración: a) El artículo 1 de la Decisión 379 que indica: “los Países Miembros exigirán al importador la ‘Declaración Andina del Valor – (DAV), cuyo formulario e instrucciones para su llenado o diligenciamiento correspondiente, figuran en el Anexo de la presente Decisión”, es decir, constituido tanto por dichos Formulario como por el Instructivo. b) El Anexo de la Decisión 379 —Instructivo para el llenado o diligenciamiento de la Declaración Andina del Valor en Aduana— al describir el contenido de la casilla 43 (Intermediario entre el importador y proveedor), señala que en ésta debe indicarse si la transacción comercial fue realizada con participación de algún intermediario denominado también agente, comisionista, u otros; y, GACETA OFICIAL c) En lo que respecta al espacio correspondiente al “DECLARANTE” de la DAV, el instructivo señala en su parte final: “DATOS SOBRE EL DECLARANTE: El declarante, persona que diligencia y firma el presente documento, será determinado de acuerdo a las legislaciones nacionales de los Países Miembros.

Con su firma el declarante se hace responsable de la veracidad y exactitud de los datos consignados en el presente documento, según los términos señalados en las legislaciones nacionales de los Países Miembros” (Resaltados de esta sentencia) De lo anterior se desprende literalmente la posibilidad de intervención de un intermediario (“denominado también agente, comisionista u otros”), en lo términos y condiciones que determinen “las legislaciones nacionales de los Países Miembros”.

Cabe precisar que el importador, persona que introduce “al territorio nacional, previo cumplimiento de requisitos y formalidades legales, mercancías procedentes de otros países” (Chahín Lizcano, Guillermo p. 284, Comercio Exterior. Ediciones Librería Profesional. Bogotá, 1998, segunda edición) no se libera de responsabilidad por el hecho de que el formulario haya sido firmado por un intermediario.

Por el contrario, aun cuando no aparezca su firma, figura como responsable directo de la veracidad, exactitud e integridad de los datos de la declaración, como bien lo señala el artículo 2 de la Decisión 379, pudiendo ser comprobada a posteriori por las administraciones aduaneras de los Países Miembros, y en tal sentido, el importador se encuentra “obligado a suministrar la información y documentos que a tal efecto le sean requeridos en la forma y condiciones establecidas por dichas administraciones”, todo, según lo dispuesto por el artículo 3 de la misma Decisión. Igualmente, y respecto de la responsabilidad del intermediario que haya suscrito la Declaración, habría que distinguir dos tipos de relaciones: frente a la Administración y frente al importador.

Ante aquella, responde solidariamente junto con el importador, de la veracidad y exactitud de los datos consignados en dicha Declaración “según los términos señalados en 06/02/2002 5.24 las legislaciones nacionales de los Países Miembros”; mientras que, en cuanto al importador, todo dependerá de lo estipulado en el respectivo contrato de mandato.

Con los antecedentes expuestos: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. La Decisión 379 establece que para la determinación del valor en aduana de las mercancías importadas, las administraciones aduaneras de los Países Miembros exigirán al importador la “Declaración Andina del Valor (DAV)”, la cual deberá presentarse conjuntamente con la Declaración de Importación. 2.

En su anexo (“Declaración Andina de Valor en Aduana” y correspondiente “Instructivo”) se regula la figura del intermediario en los términos ya expresados en la presente sentencia. 3. En cuanto al mandatario, siendo el mandato una institución universal, mediante la cual una persona ejecuta a nombre de otra actos para los que se encuentra facultado, y que produce respecto del representado idénticos efectos que si aquellos los hubiere realizado él mismo, solamente determinados actos, expresamente excluidos por normativa de rango legal, no podrían ser cumplidos por el mandatario.

La Decisión 379 no señaló expresamente, ni en su parte considerativa ni en la dispositiva, acto alguno que debiera ser excluido del mandato. 4. El importador no se libera de responsabilidad por el hecho de que el formulario haya sido firmado por un intermediario. Por el contrario, aun cuando no aparezca su firma, el importador figura como responsable directo de la veracidad, exactitud e integridad de los datos de la declaración, como bien lo señalan los artículo 2 y 3 de la Decisión 379.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de creación del Tribunal de Justicia de la Co- GACETA OFICIAL munidad Andina, el juez nacional consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación, realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Además, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Notifíquese asimismo al consultante mediante copia certificada y sellada de la presente sentencia, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a los fines de su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE 06/02/2002 6.24 Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO INTERPRETACION PREJUDICIAL No. 64-IP-2001 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, 83, 104, 113, 128, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Caso: marca “DE LA CORTE”.

(Proceso interno No. 6415) Magistrado Ponente: Luis Henrique Farías Mata Quito, 12 de Diciembre de 2001 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera, por intermedio de su Consejera Dra. Olga Inés Navarrete, ha requerido la interpretación prejudicial de las normas arriba específicamente identificadas;

Que este Tribunal comunitario es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional actuando en función de juez comunitario, como lo es en el caso la Alta Jurisdicción requirente, y en la medida en que dichas normas resulten pertinentes —a juicio del Tribunal Andino— para la resolución del litigio interno;

Que dicha solicitud responde a las exigencias de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y 125 del respectivo Estatuto; y, Que la interpretación se plantea en razón de que la sociedad PRODUCTOS VINOS DE LA CORTE, VINCORTE solicita al consultante la nulidad de las resoluciones Nos. 16310, 25069 y 04800 del 18 de agosto de 1999, 26 de noviembre de 1999 y 29 de febrero de 2000 respectivamente.

En razón de lo cual, procede este Tribunal a absolver la consulta formulada, previo resumen tanto de los hechos como de los argumentos esgrimidos por las partes en el proceso interno. GACETA OFICIAL a) Hechos Los señalados por el consultante; a saber: La sociedad MERCALIMENTO LTDA. solicitó, en fecha 23 de diciembre de 1997 el registro de la marca “ DE LA CORTE”, para distinguir “aves”, productos comprendidos en la clase 29 de la clasificación internacional de Niza, y dentro del término legal, la Sociedad PRODUCTOS VINOS DE LA CORTE, VINCORTE, presentó observaciones, argumentando que tiene registrado y es titular del nombre comercial “PRODUCTOS VINOS DE LA CORTE, VINCORTE” desde el 23 de diciembre de 1988 hasta la fecha.

La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, —División de Signos Distintivos— mediante Resolución 16310 del 18 agosto de 1999 declaró infundada la observación y concedió la marca “DE LA CORTE” a la Sociedad MERCALIMENTO LTDA. Con base en lo anterior la sociedad actora interpuso el recurso de reposición que fue decidido mediante Resolución 25069 de fecha 26 de noviembre de 1999 de la misma División de Signos Distintivos, confirmatoria de la No. 16310.

Finalmente, el 29 de febrero de 2000 en Resolución No. 04800 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial decidió el recurso de apelación interpuesto por el observante, confirmando la concesión de la marca “DE LA CORTE”. b) Materia recurrida y fundamentos de la demanda La sociedad actora solicita al juez consultante la nulidad de las resoluciones Nos. 16310, 25069 y 04800 del 18 de agosto de 1999, 26 de noviembre de 1999 y 29 de febrero 2000, respectivamente.

Conforme a los fundamentos de derecho por aquella expuestos: Los actos administrativos demandados violan los artículos 81, 83 literal a) y b) así como el 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el articulo 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 06/02/2002 7.24 En efecto, denuncia la actora la violación de la normativa comunitaria al haberse concedido el registro de la marca DE LA CORTE, por carecer ésta del requisito indispensable de la “distintividad”.

Expresa además la accionante que las expresiones son idénticas, por lo cual las personas fácilmente las confundirán entre sí. Igualmente, sostiene que si bien las marcas no distinguen los mismos productos o servicios, no es menos cierto que amparan productos de la misma identidad, y se venden en los mismos establecimientos y los consumidores son también los mismos, por todo lo cual resulta obvia la confusión que podía presentarse.

Manifiesta igualmente que el nombre comercial PRODUCTOS VINOS DE LA CORTE LTDA lo está usando en forma constante e interrumpida desde hace más de treinta (30) años. En referencia a los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 y al artículo 5 del Tratado que crea el Tribunal Andino de Justicia, la parte actora manifiesta que fueron violados, en vista de que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio no dio una correcta aplicación a las disposiciones contenidas en la Decisión 344, en cuanto se refiere a los registros de marcas, pues en ningún momento se salvaguardó los derechos que tiene mi representada sobre la expresión “DE LA CORTE”. c) Contestación de la demanda Es contestada por la Superintendencia de Industria y Comercio, la que en su escrito sostiene “que con la expedición de las resoluciones N° 16310 del 18 de agosto de 1999 y N° 25069 del 26 de noviembre de 1999 expedidas por el jefe de la División de signos distintivos y N° 04800 del 29 de febrero de 2000 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio no se ha incurrido en violación de normas de carácter superior contenidas en la Constitución Nacional, en el Código Contencioso Administrativo y en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”, y que efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca DE LA CORTE frente a VINCORTE, “se concluye contradictoriamente; de una parte, que evidentemente no son semejantes en- GACETA OFICIAL tre sí, y, por la otra que existe confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráfico, ortográfico y fonético, y por lo tanto de coexistir en el mercado conllevaría a error al público consumidor, no existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos, más aún si se tiene en cuenta que la marca “DE LA CORTE” clase 29 (carne, pescado, aves y caza; extracto de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles) limitada solamente a aves no ampara productos relacionados ni conexos con los servicios que ampara la marca “VINCORTE” para la clase 33 (Bebidas alcohólicas (excepto cerveza) ) relacionada con licores, por lo que vías de comercialización son dirigidas a diferente consumidor ”.

Concluye en que las resoluciones impugnadas no son nulas, se ajustan de pleno a derecho y a las disposiciones legales vigentes sobre marcas, al no violentar normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante. d) Comparecencia de terceros En fecha 23 de diciembre 1997 en escrito presentado por la sociedad MERCALIMENTO LTDA., ésta se opone a las pretensiones de la demanda, con base en los siguientes fundamentos: En lo principal, afirma que la sociedad MERCALIMENTO S.A.. solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca “DE LA CORTE”, para distinguir productos comprendidos en la clase 29 Internacional, restringidos a aves.

Así mismo, en cuanto al nombre comercial indica, no es procedente pretender que la protección de nombre comercial se extienda a todas y cada unas de las actividades y productos incluidos en la clasificación Internacional y particularmente a actividades opuestas como sucede en el presente caso en el que la sociedad demandante se dedica a la fabricación, importación y comercialización de bebidas alcohólicas y la sociedad MERCALIMENTO S.A.., a la distribución y comercialización de pollo en distintas presentaciones.

Continua argumentando la coadyuvante que una marca registrada distingue específicamente los productos o servicios para los cuales fue solici- 06/02/2002 8.24 tada sin que su protección se extienda a otros productos o servicios. Así, teniendo en cuenta que la marca VINOS DE LA CORTE (mixta) específicamente ampara “vinos” de la clase 33 internacional, ello de manera alguna implica que también ampare productos de la clase 29, en tanto el registro de la marca no fue solicitado para distinguir estos ultimos.

En este sentido afirma “ mal podría pensarse que el consumidor medio, pueda llegar a confundir VINOS con POLLOS y menos aún cuando siendo las marcas confrontadas mixtas, —compuestas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes)— en la cual una de ellas en su elemento gráfico contiene UVAS que evocan vinos y la otra en su elemento gráfico está representada por un POLLO que evidentemente evoca los productos comercializados por “MERCALIMENTO S.A.”.

Con vista de lo anteriormente reseñado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. CONSIDERA Que el texto de las normas que van a ser objeto de interpretación, señaladas por el consultante a tal fin, son las siguientes: Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marca los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

“( ) “d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u GACETA OFICIAL otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

“e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate”. “Artículo 83.- no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

“b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudieran inducir al público a error; ( ) “Artículo 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: “a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión;

“b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales; “c) El registro se haya obtenido de mala fe. Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes: “1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. 06/02/2002 9.24 “2.

Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. “Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento. “Articulo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro.

En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro” NORMAS PERTINENTES PARA LA INTERPRETACIÓN El Tribunal ha dejado sentado en reiteradas ocasiones que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de su Tratado de creación, y a los efectos de cumplir con la finalidad de la interpretación, tiene el organismo plena competencia para decidir sobre las normas comunitarias que habrán de ser objeto de interpretación, tomando en consideración para la escogencia, los hechos materia del proceso que se adelanta antes los jueces nacionales, sin que ésto implique una calificación de los mismos, como lo dejó definitivamente esclarecido más tarde el Protocolo de Cachabamba, modificatorio del originario Tratado de Creación del Tribunal (Interpretación prejudicial 01-IP-94 del 11 de octubre de 1994, caso “MAC POLLO”, G.O.A.C. Nº 164 del 02 de noviembre de 1994.

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo III, 1992, pág. 115). Considera en efecto este Tribunal que la interpretación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina ajenas a la resolución del caso concreto, no resultan pertinentes y puede desviar la finalidad que persiguen los jueces nacionales al solicitar la interpretación, cual es la de aplicar correctamente las normas comunitarias al caso concreto sometido a su conocimiento y decisión; así lo dejó establecido en la sentencia emitida en el Proceso N° 31-IP-95 (Caso: DUNAS WAFER, publicada en la Gaceta Oficial No. 291 de fecha 3 GACETA OFICIAL de septiembre de 1997.

Véase asimismo Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, publicada en el Tomo VI, pág. 290 1997). Acorde con ese criterio, el Tribunal procederá a interpretar el artículo 81 y, de éste, sólo los párrafos a), d), e); el a) y el b) de los artículos 82 y 83, respectivamente, todos de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina; así como el 128 de la misma.

No interpretará en cambio los artículos 146 y 147 ibidem, por existir reiterada jurisprudencia en cuanto a que los compromisos sobre los que ellos versan “son obligaciones adquiridas por los países, cuyo cumplimiento estima este Tribunal deberán concretarse en beneficio del fortalecimiento institucional de los órganos de protección de la Propiedad Industrial en la Subregión ”, punto que no está siendo objeto de discusión en el presente caso.

En cuanto al artículo 104, cuya interpretación ha sido solicitada por la Alta Jurisdicción requirente, observa el Tribunal que el supuesto de hecho para la aplicación del mismo se refiere al ejercicio de un derecho por el titular de un registro marcario. Corresponde por tanto al Consultante determinar si su aplicación guarda correspondencia con el caso de autos, en el que la demanda ha sido intentada por quien alega competencia para oponerse al registro de una marca, pero fundamentada aquella en los derecho derivados del registro de un nombre comercial.

I.- LA MARCA Y SUS CARACTERÍSTICAS El concepto de marca ha sido ampliamente desarrollado por la doctrina y por la jurisprudencia. La definición aportada por el tratadista Hermenegildo BAYLOS CORROZA está concebida en los siguientes términos: “La marca es un signo destinado a individualizar los productos o los servicios de una empresa determinada y hacer que sean reconocidos en el mercado por el público consumidor.

(Baylos, H 1978; Tratado de Derecho Industrial, pag 581 Editorial Civitas Madrid, primera edición) Por su parte la Decisión 344 de la Comisión —aplicable al presente caso— expresa en su artículo 81, inciso segundo, que: 06/02/2002 10.24 “ Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos, o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” II.

REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN SIGNO PARA QUE PUEDA SER REGISTRADO Se encuentran enumerados en el primer párrafo del artículo 81 de la Decisión 344, conforme al cual: “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica ”, y han sido desarrolladas en numerosas sentencias, entre otras las referentes a los casos de interpretación prejudicial Nos. 27-IP95 (G.O. Nº 257 de 14 de abril de 1997.Véase Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad publicada en el TOMO V pag 78 de 1996) 22-IP-96 (G.O. Nº 265 de 16 de mayo de 1997) y 15-IP-97 (G.O. Nº 314 de 18 de diciembre de 1997).

Conforme a ellos, son: a) La Perceptibilidad, que guarda relación con todo elemento, signo o indicación que pueda ser apreciado por los sentidos a los fines de ser aprehendido por el público, consiste en la capacidad o características que tiene el signo para ser apreciado por medio de los sentidos. b) La Distintividad, característica esencial de la marca, tiene como función diferenciar productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los idénticos o similares provenientes de otra, logrando de esta manera que el consumidor, destinatario final del producto al que la marca se refiere, pueden llegar a diferenciarlos.

Sobre el elemento distintivo de la marca el Tribunal ha expresado: “La doctrina ha reiterado que la distintividad marcaria puede ser apreciada desde dos puntos de vista, intrínseca y extrínseca.- Así las cosas, para que un signo sea amparado por el derecho marcario debe ser en sí mismo capaz de distinguir los bienes respectivos (distintividad intrínseca), e igualmente debe poder distinguir dichos bienes de los demás en el mercado (distintividad extrínseca).

Sólo reuniendo el signo tales condiciones podrá GACETA OFICIAL coadyuvar a una competencia comercial clara y leal en beneficio de la colectividad.” (Proceso 31-IP-98 marca: “LOS ALPES”. Publicado en G.O.A.C. Nº 450 de 21 de junio de 1999). c) La Representación Gráfica.- Requisito formal que, como lo ha expresado también la jurisprudencia del Tribunal Andino, permite la publicación y archivo de las marcas que han sido solicitadas y expedidas en las respectivas oficinas de propiedad industrial.

Esta característica del signo permite transmitir en forma material el contenido y las dimensiones del mismo y, más tarde, la publicación que la norma exige, ésta destinada a que los competidores puedan conocer y apreciar dicho signo para establecer las diferencias o semejanzas con los ya registrados o solicitados para su registro, y proceder si fuere el caso a la impugnación del mismo a través del incidente de las observaciones previsto en la norma andina.

Resta precisar que un signo que no reuniere tales características, mal podría ser protegido por un registro marcario; interpretación que se desprende, contrario sensu, de las prescripciones contenidas en el primer inciso del artículo 81 de la Decisión 344. III. SIGNOS QUE NO PUEDEN SER REGISTRADOS COMO MARCAS En efecto lo expuesto queda explicitado por los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 en los cuales se establecen las causales de irregistrabilidad de las marcas.

Así, los literales d) y e) del artículo 82 señalan que no serán registrables como marca los signos que consistan exclusivamente en una indicación que pueda servir en el comercio para designar o describir ciertas cualidades o características de los servicios para los cuales se usan. Se prohíbe de igual manera el registro de los signos que consistan exclusivamente en una indicación destinada en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, a designar usualmente los productos o los servicios de que se trate.

Ambos tipos de denominaciones lo serán en relación al tipo de servicios que presten, por lo que este Tribunal comunitario ha sostenido que “debe aclararse, sin embargo, que conforme a 06/02/2002 11.24 la más generalizada doctrina, dentro del derecho marcario, la GENERICIDAD de una denominación que impide que ésta pueda ser utilizada como marca, debe apreciarse siempre en relación directa con los productos o servicios de que se trate, y no en el vacío o en abstracto” (Interpretación Prejudicial No. 02-IP-89, de fecha 19 de octubre de 1989, publicada en la G.O. No. 49 de 10 de noviembre de 1989.

Caso: Marca “OFERTA” Véase asimismo Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina publicada en el Tomo II pag 11 de 1989-1991) IV. MARCAS MIXTAS Observa el Tribunal Andino, que los signos confrontados corresponden a las denominadas marcas mixtas, compuestas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

Para el análisis de esta clase de signos distintivos es necesario, especialmente en el presente caso, llegar a precisar cuál de los dos elementos que los conforman tiene una mayor fuerza de penetración en el público consumidor, a fin de poder identificar el que resulte más importante dentro del conjunto que constituye el signo distintivo; elemento que es en definitiva el que lo caracterizará. La jurisprudencia del Tribunal Andino ha puesto de relieve que el elemento denominativo “de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos.” (Interpretación Prejudicial No. 04-IP-88, caso “DAIMLER”, sentencia de fecha 09 de diciembre de 1988, publicada en G.O.A.C. No. 39 del 29 de enero de 1989. —Resaltados de la presente sentencia— Véase asimismo la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina publicada en el Tomo I pag 163 de 1984-1988).

Corresponde por tanto al juez consultante determinar necesariamente —como primer punto del análisis comparativo que realice— cuál de los elementos, gráfico o denominativo, que componen el conjunto marcario de las marcas con- GACETA OFICIAL frontadas, es el relevante; dado que es a partir de esa determinación cuando procede el análisis destinado a determinar la existencia del riesgo de confusión entre éstas.

V. CONFUNDIBILIDAD DE LAS MARCAS Se debe señalar que, vinculado a la distintividad extrínseca que debe tener un signo para ser considerado como marca, y a la que ya se ha hecho mención, está siempre presente el riesgo de confusión. En efecto, el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, se refiere al impedimento de registro como marca de aquellos signos que puedan confundir al público induciéndolo a error debido a la similitud o semejanza de los mismos con una marca anteriormente solicitada o, registrada por un tercero, para idénticos o semejantes productos o servicios, respecto de los cuales el uso pueda inducir a error al consumidor.

Así lo ha expresado el Tribunal Comunitario en sentencia conforme la cual: “La confusión presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas. De esta figura se predica que la marca que se proyecte registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de la protección legal del registro y del derecho de su titular de utilizarla en forma exclusiva”.

(Interpretación Prejudicial 02-IP94 de 04 de julio de 1994, caso “NOEL”. G.O.A.C. Nº 160 de 21 de julio de 1994 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo III, 1992-94, pág. 145). Igualmente, el Tribunal en sentencia del 11 de marzo de 1998 ha manifestado que el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 “ampara a una marca del riesgo de confusión o de la ‘similitud confusionista’ frente a otras, siempre que las dos protejan productos o servicios de la misma clase o a los mismos o similares productos aun de diferentes clases, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público consumidor a error.

De tal manera que es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los 06/02/2002 12.24 signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protegen, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes”.

(Interpretación Prejudicial 14-IP-96, caso “PROMOFERIAS” de fecha 11 de marzo de 1998). VI. REGLAS O CRITERIOS PARA LA COMPARACION DE SIGNOS DENOMINATIVOS El criterio del juzgador es en definitiva el que decide si entre dos signos marcarios existe riesgo de confusión, y para los fines de llegar a tal decisión debe seguir ciertas reglas que la doctrina ha estructurado para la apreciación y comparación de signos, las que el Tribunal ha tomado muy en cuenta en su jurisprudencia; a saber: La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas;

Estas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. La primera de dichas reglas se encuentra destinada a impedir la separación de los signos en sus diversos elementos al momento de cotejarlos.

Este criterio pugna con la posibilidad de que se descompongan las marcas cuestionadas para que las partes desintegradas de las unas sirvan de base comparativa con las otras, y viceversa. Al respecto ha manifestado el Tribunal: “Riñe esta regla también con un procedimiento matemático de contabilizar las sílabas o las letras sean éstas iguales o dispares para admitir o no la incompatibilidad.

El examen pormenorizado o meticuloso de una marca contraría la corriente examinadora o identificadora que el consumidor realiza frente a ella”. GACETA OFICIAL “La imagen que retiene el público en el último momento es la primera impresión que sobre las marcas tuvo, en forma general y sencilla, luego de una ojeada superficial”. (Interpretación Prejudicial 04-IP-94 de 07 de agosto de 1995, caso “EDEN FOR MAN etiqueta”.

G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, 1994-95, pág. 125). En cuanto al cotejo sucesivo de los signos ha reiterado el Tribunal: “ en la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino [que] lo hace en forma individualizada ” (Interpretación prejudicial 07-IP-98, caso “PALMA FRIT”) (G.O.A.C. Nº 349 de 19 de junio de 1998).

“Respecto a la cuarta regla, el tratadista Breuer ha expresado que la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellos, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. (Ver, entre otras: Interpretaciones Prejudiciales Nos. 01-IP-87 G.O. Nº 28 de 15 de febrero de 1987, marca “VOLVO”.

Véase asimismo Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Tomo I pag 99); la ya citada 04-IP-94 y, 09IP-94 G.O. Nº 180 de 10 de mayo de 1995, MARCA “DIDA”. Véase asimismo Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina publicada en el Tomo IV pag 79 1994-1995). En tal sentido, al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, la Jurisdicción Nacional consultante, deberá analizar en el caso concreto sometido a su conocimiento, si la marca “DE LA CORTE” -cuyo registro se impugna mediante el recurso contencioso que condujo a la presente interpretación- cumple con los requisitos del citado artículo 81 en forma concurrente; y a su vez que no se encuentre incluido dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 06/02/2002 13.24 VII.

CRITERIOS PARA DETERMINAR LA SIMILITUD O LA CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE BIENES O PRODUCTOS Además de los vinculados a la comparación entre signos, debemos tomar en consideración los criterios relacionados con la similitud o no de los productos. Sobre este aspecto la doctrina ha elaborado asimismo algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar cuándo se da la similitud o la conexión competitiva entre los productos (Jorge Otamendi, Carlos FernándezNovoa y Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas), los que a su vez han sido recogidos por la jurisprudencia de este Tribunal Andino. En efecto, en el fallo que puso fin al caso 08-IP-95 del 30 de agosto de 1996, correspondiente a la marca “LISTER”, publicado en G.O.A.C. No. 231 del 17 de octubre de 1996, y en JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Tomo IV, p. 324 y s.s., cuyos criterios fueron recogidos en la sentencia correspondiente al Proceso No. 31-IP-2000. marca: “AMERICA” (publicada en G.O.A.C. No. 602 del 21 de septiembre del 2000), se expresó lo siguiente: “El riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos o servicios identificados por marcas idénticas o que presenten alguna similitud, puede desprenderse, según el caso, de las siguientes circunstancias: 1.

Canales de comercialización En cuanto al expendio de los productos, en algunas ocasiones sucede que los locales a través de los cuales se los comercializa, no dan lugar a la conexión competitiva entre aquellos bienes, como sucede en el caso de las grandes tiendas o supermercados, en los cuales se distribuye toda clase de productos y pasa inadvertido para el consumidor la similitud de uno con otro.

Por el contrario, se daría la referida conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también relación. GACETA OFICIAL 2. Medios de publicidad idénticos o similares Los medios de comercialización o distribución de productos también tienen relación con los de difusión. Si idénticos o similares productos se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos.

Y si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc, la conexión competitiva sería menor. 3. Relación o vinculación entre productos Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra, helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor”.

( ) Así mismo, considera el Tribunal que además de los criterios antes indicados se deberá tomar en consideración lo relacionado con el grado de atención del consumidor. Según este criterio deberá tenerse presente “a quién” se atribuye la posibilidad de confusión. En este sentido, al momento de determinar la existencia de confundibilidad entre las marcas cotejadas se puede conocer “quién” será el consumidor y “cuál ” su conducta frente a las marcas.

Esto a su vez relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, que dependerá del tipo de consumidor y concretamente de: a) El profesional o experto; b) El consumidor elitista y experimentado; c) El consumidor medio. A este último tipo se ha referido el Tribunal Andino en los siguientes términos: “el consumidor al que debe tenerse en cuenta, para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor co- 06/02/2002 14.24 mún y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corriente ” (Proceso No. 09-IP-94.

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Tomo IV 1994-1995 pag 97. Reiterado en sentencias: 4-IP-88, 4-IP-91, 2-IP-94) VIII. NOMBRE COMERCIAL La Decisión 344 protege, mas no define el nombre comercial, como sí lo hacía en cambio la derogada Decisión 313 en su artículo 117, conforme al cual: “Se entiende por nombre comercial, el nombre, denominación, designación, sigla o signo con el cual se distingue a una empresa o a un establecimiento de comercio.” El nombre comercial, al igual que la marca, cumple una función distintiva pero relacionada con un establecimiento comercial.

Una marca que sea idéntica o se asemeje a un nombre comercial protegido, lleva consigo el riesgo de inducir al público a error, con lo cual la marca no será lo suficientemente distintiva. En este sentido, una de las prohibiciones para otorgar el registro como marca se refiere a la existencia de similitud o semejanza con el nombre comercial protegido, siempre que ésta pueda inducir al público a error.

La protección al nombre comercial en el Derecho Comunitario Andino no deriva de un registro, tal como es el caso de las marcas, sino que basta el uso del mismo con anterioridad a la solicitud del registro marcario. En efecto, como lo establece el artículo 128 de la Decisión 344 de la Comisión: “El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro”, exigiéndose solamente el primer uso del mismo.

Respecto del nombre comercial el Tribunal Andino ha tomado posición, en los siguientes términos: “El nombre comercial para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.

Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre GACETA OFICIAL comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara.

“Prueba de uso del nombre comercial “Corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercite el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados.

La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”. (Interpretación Prejudicial No. 3-IP-98.

Caso “BELLA MUJER”. Publicado en la G.O.A.C. No. 338 de 11-5-98). En el presente caso deberá así mismo el Juez Nacional, al realizar el examen comparativo entre la marca solicitada y un nombre comercial, determinar si existe el riesgo de confusión aplicando al respecto las reglas y criterios de comparación ya explicados anteriormente. Deberá de igual manera determinar si se ha probado el uso con anterioridad, del nombre comercial.

Finalmente Observa el Tribunal que la Alta Jurisdicción Consultante solicita también, pero de oficio, la interpretación de los artículo 113 de la misma Decisión 344, la que el Tribunal pasa a realizar en los términos que mas adelante se exponen IX. RECURSOS CONSAGRADOS POR LA DECISIÓN 344 PARA OBTENER LA CANCELACIÓN O LA NULIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO El Tribunal en las sentencias de fecha 13 de febrero de 1998 (publicada en la G.OA.C. N° 06/02/2002 15.24 332, del 30 de marzo del mismo año) así como en los fallos en ella referidos —de 24 de septiembre del mismo año (G.O.A.C. N° 308 de 28 de noviembre) y de 15 de diciembre de 1996 (G.O.A.C. N° 253 de 07 de marzo de 1997, y JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Tomo V, p. 296 y ss.), decisiones todas pronunciadas respectivamente en los procedimientos 28-IP95, 10-IP-97 y 04-IP-95— dejó establecidas las líneas generales que orientan el recurso de cancelación, consagrado éste en el artículo 108 de la Decisión 344 y el de nulidad, consagrado en el artículo 113 ibidem.

De la interpretación de este último recurso comunitario quedó puesto de relieve: 1.- Que las “acciones de nulidad que se deriven del presente artículo podrán solicitarse en cualquier momento”; 2.- Que la Autoridad Nacional Competente habilitada para declarar esa nulidad quedaba librada a la determinación que al respecto estableciere la legislación interna de los Países Miembros, entendiéndose también -conforme a la misma DISPOSICIÓN FINAL UNICA de la Decisión 344- “como Oficina Nacional Competente, al órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial”.

En consecuencia, 3.- Sólo un órgano administrativo (”la oficina nacional competente”), es decir el “encargado del registro de la Propiedad Industrial” (artículo 108), puede declarar la “cancelación” de un registro marcario; en cambio la “nulidad” del mismo (artículo 113) corresponde a la autoridad nacional competente, conforme a la determinación que al respecto realicen los ordenamientos jurídicos nacionales. 4.- Determina el señalado artículo 113 que la declaratoria de la “Autoridad Nacional Competente” podrá producirse tanto de oficio como a solicitud de parte, entendiendo por esta última, una “parte interesada” o “las partes interesadas”, y no “cualquier persona interesada”, como sí lo admite el artículo 108 ejusdem en el caso de cancelación del registro.

GACETA OFICIAL 5.- Como quedó indicado, la citada nulidad procede por motivos expresos, y por tanto limitativamente señalados en el artículo 113, todos de ilegalidad; en cambio que los del 108 pueden operar tanto por motivos de oportunidad como de conveniencia. 6.- No define en cambio la normativa comunitaria otras condiciones ni características inherentes a este recurso extraordinario de anulación, por lo que corresponde a la legislación interna, interpretada por el respectivo juez nacional, determinarlas; y entre ellas cual es la “Autoridad Nacional Competente” para conocer de dicho recurso, competencia seguramente puesta en función de la manera como el acto administrativo haya adquirido “firmeza”, es decir, si en la vía administrativa o en la judicial.

Con los antecedentes expuestos: El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, 06/02/2002 16.24 comercio como respecto de los usuarios, acerca del producto o del servicio respectivos, en relación con la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades. 4° La determinación de la existencia o no del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado discrecionalmente por —en su caso— el funcionario administrativo o el juez nacional, sujetándose necesariamente a las reglas de comparación de signos y a los campos en que pueda producirse tal confusión; criterios expuestos y ampliamente desarrollados en éste y en precedentes fallos del Tribunal. 5° Para llegar a determinar la similitud entre dos signos marcarios, se ha de tomar en cuenta la ubicación de los productos que ellos protegen en el nomenclátor, y de igual manera, los criterios para establecer la conexión competitiva entre los mismos, ya que, en principio, al no existir conexión alguna entre ellos, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca solicitada.

C O N C L U Y E: 1° El señalamiento de las normas andinas cuya interpretación es solicitada por el juez nacional, en modo alguno limita la posibilidad de determinar, como ha sucedido en el caso de autos, las que este Tribunal Comunitario considere relevantes a los fines de la solución del caso concreto que le fuere sometido a su consideración, haya sido o no solicitada su interpretación por el juez nacional. 2° Para que un signo pueda registrarse como marca se requiere que sea perceptible, susceptible de representación gráfica y, además, lo suficientemente distintivo en relación con otras marcas ya registradas o solicitadas prioritariamente para registro.

Debe cuidarse asimismo, que ese signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 3° Al proscribir el riesgo de confusión respecto del registro marcario, el literal a) del articulo 83 de la Decisión 344 trata de evitar el engaño que pueda producirse tanto en el 6° La protección al nombre comercial se da por su uso y no por el registro, como sí sucede en el caso de las marcas.

Para la parte que alega aquel constituye sinembargo una obligación probar este uso, debiendo ser utilizados los medios establecidos al efecto en el país miembro respectivo. Si hubiese esta comprobación no podrá otorgarse el registro de una marca similar o idéntica a la de los nombres comerciales protegidos por la legislación comunitaria en virtud del uso del mismo, ya que el signo correspondiente no sería distintivo y el consumidor correría el riesgo de engaño y confusión. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación, realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. GACETA OFICIAL 06/02/2002 Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Notifíquese al consultante mediante copia certificada y sellada de la presente decisión, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a los fines de su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE 17.24 Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO 69-IP-2001 Interpretación prejudicial de los artículos 56, 58 literal f) y 74 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Quinta Sala de la H. Corte Superior de Justicia de Quito, de la República del Ecuador.

Expediente Interno Nº 96-01. Actor: OLYMPIA WERKE A.G. Marca: “OLYMPUS” Magistrado Ponente: Gualberto Dávalos García EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los doce días del mes de diciembre del año dos mil uno, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Quinta Sala de la H. Corte Superior de Justicia de Quito, de la República del Ecuador. 1.1 Las Partes, el objeto de la demanda y su contestación VISTOS: OLYMPIA WERKE A.G., a través de apoderado especial, se opone a la inscripción de la marca de fábrica “OLYMPUS”, solicitada por Créditos Económicos (CREDICOSA) S.A. La solicitud de interpretación prejudicial, antes referida, la cual se ajusta a lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto del Tribunal;

El auto de 14 de noviembre de 2001, de este Tribunal, por el que su admisión a trámite ha sido considerada procedente. 1.

ANTECEDENTES Son hechos relevantes, para la interpretación, los siguientes: Comparece como demandante la firma alemana OLYMPIA WERKE A.G., y como parte demandada: la compañía Créditos Económicos (CREDICOSA) S.A. La firma alemana OLYMPIA WERKE A.G., es propietaria de la marca “OLYMPIA”, inscrita en 1977 para proteger productos de la Clase Internacional No. 16, también tiene registrado el nombre comercial “OLYMPIA WERKE A.G.” desde 1974, dedicado a la “fabricación y comercialización de máquinas de oficina de todo tipo, al comercio y la distribución de productos y accesorios de ramos afines, la exportación e GACETA OFICIAL importación, servicios en los campos precitados etc.” En la Gaceta Oficial de Propiedad Industrial 262, página 34, se publicó la solicitud de registro de la denominación “OLYMPUS”, pedida el 10 de noviembre de 1986, por la compañía ecuatoriana CREDITOS ECONOMICOS (CREDICOSA) S.A., para proteger máquinas de escribir portátiles manuales, eléctricas o electrónicas para la Clase Internacional No. 16. 06/02/2002 18.24

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal interpretará las normas que han sido expresamente requeridas por el juez consultante, esto es, los artículos 56, 58 literal f) y 74 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Las disposiciones en mención se transcriben seguidamente: El trámite de oposición se inició ante el Director Nacional de Propiedad Intelectual para que ordene enviar a la Corte Superior de Justicia los antecedentes y se resuelva la controversia por la vía verbal sumaria.

DECISION 85 La compañía Créditos Económicos (CREDICOSA) S.A., manifiesta que no se allana a la demanda e insiste en la inscripción de la marca, basada en los fundamentos que de manera resumida a continuación se expone: a) Inexistencia de representación e ilegitimidad de personería del demandante; b) La oposición ha sido presentada extemporáneamente; c) Falta de derecho porque la firma oponente no tiene el registro renovado; d) No existe marca imitada, puesto que no está inscrita por haber caducado el plazo de utilización y no haber renovado su registro; e) Entre el nombre “OLYMPIA WERKE A.G.” y “OLYMPUS” no existe similitud o semejanza.

Finalmente rechaza la demanda en sus fundamentos de hecho y de derecho. “Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: ( ) Se instaura la acción ante el Juzgado Segundo de lo Civil de Pichincha, evacuándose todas las diligencias propias de este tipo de demanda. En sentencia se admite la acción propuesta por la firma alemana OLIMPYA WERKE A.G, en esta primera instancia. Sentencia que es apelada, recayendo el recurso en la Quinta Sala de la H. Corte Superior de Quito, la que en auto del 31 de julio de 2001, solicita la interpretación prejudicial a este Tribunal.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para interpretar por vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, se consagra en el artículo 32 del Tratado de su Creación, codificado mediante Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina.

“Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos”. f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;

(…) “Artículo 74.- El titular o licenciatario de una marca tendrá el derecho de usarla en forma exclusiva y podrá solicitar las medidas de protección para la defensa de sus derechos, previstas en las respectivas legislaciones nacionales.” 4. CONSIDERACIONES: Para cumplir con la consulta formulada, el Tribunal procederá en su interpretación a desarrollar ámbito un poco más amplio, destacando como aspectos más relevantes para la solución del caso al que se refiere el proceso interno, los fundamentos y razonamientos relacionados con la marca, los requisitos de registrabilidad, la irregistrabilidad de signos: confundibilidad de las marcas para productos o servicios de una misma clase, derecho exclusivo otorgado a los titulares y marcas en idioma extranjero.

I.- LA MARCA: DEFINICIÓN Y REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE SIGNOS. La marca es un bien inmaterial, que consiste en un signo que sirve como instrumento para GACETA OFICIAL diferenciar determinados bienes o servicios producidos o comercializados, de los idénticos o similares que existen en el mercado, protegiendo de esta manera a los empresarios y a los consumidores.

El concepto de marca ha sido extensamente tratado por la doctrina y por la jurisprudencia, que han aportado diferentes definiciones entre las cuales se cita: “La marca pertenece a la categoría de los bienes inmateriales y a su vez está comprendida dentro de los signos distintivos susceptibles de ser protegidos por la Propiedad Industrial.

Este signo o símbolo es una realidad intangible (corpus misticum) que necesita materializarse (corpus mechanichum) para ser percibido por los sentidos.” 1 06/02/2002 ran en el mercado. Por otra parte, en virtud de esta función diferenciadora, la marca protege también a los consumidores puesto que al identificar el origen, procedencia y calidad del producto o servicio, evitan ser engañados.

Así tenemos que la protección que la marca otorga al empresario hace que terceras personas no se aprovechen de la buena fama y el prestigio de su marca, por alguna similitud o semejanza que pueda existir, como también evita que el público consumidor puede verse inducido a error o confusión en la adquisición del producto II.- REQUISITOS DE REGISTRABILIDAD.De conformidad con el artículo 56 de la Decisión 85, los signos, para poder ser registrados como marcas, tienen que ser novedosos, visibles y suficientemente distintivos: “La marca es un esfuerzo constante de diferenciación, no sólo entre los signos que identifican los productos, sino sobre los productos mismos, en su intención de comunicación a terceros de las cualidades que los diferencian de la competencia.” 2 - “La novedad” se refiere a la capacidad creativa del signo por parte de su titular, evitando que el signo describa las características del producto que va a proteger, por lo tanto, un signo no será novedoso si identifica las características del servicio o producto con la marca que se quiere registrar o con una ya registrada.

El signo es novedoso si en su aplicación sirve obligatoriamente para identificar la marca y evitar se confunda con otras registradas o solicitadas. “El signo que tiene por objeto distinguir los productos o mercancías a los que distingue, está llamado a atraer y conservar una clientela y a evitar que el público sea engañado.” 3 “ todo signo visible, capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.” 4 “Para que una marca nueva se pueda registrar no se requiere que ella sea total y absolutamente diferente en su forma exterior, gráfica o fonéticamente considerada con otra marca, sino que basta que tenga características de novedad o detalles especiales que la hagan inconfundible.

Es decir, que la parte esencial de la marca sea diferente de la ya inscrita, aunque coincida en algunos detalles o circunstancias accesorios. Lo indispensable es que tenga una parte de novedad o de originalidad, o que siendo distinta no haya confusión conceptual con otra ” 5 El derecho exclusivo que se otorga al titular de una marca se justifica por la necesidad de que los comerciantes o empresarios puedan individualizar los productos o servicios que se elabo- 1 2 3 4 Proceso 44-IP-99, Marca: “RON CASTILLO EL VERDADERO SABOR DEL RON”, publicada en la Gaceta Oficial No. 539, de fecha 28 de febrero de 2000.

Memorias del Seminario Internacional “La integración, Derecho y los Tribunales Comunitarios”. Artículo de Marcos Matías Alemán. Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Pág. 186, 1996. “Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales” Germán Cavelier. Pág. 38. Editorial Temis, Bogotá, 1962. Proceso 66-IP-2000. Marca: “CABEZA DE UN EJEMPLAR VACUNO” (Figurativa), publicada en la Gaceta Oficial No. 613, de fecha 26 de octubre de 2000. 19.24 “Un signo es novedoso, según el alcance de la Decisión 85, cuando estaba disponible para su registro.

La novedad no hacía referencia a la utilización anterior del sig5 “Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales” German Cavalier. Pág. 30. Editorial Temis, Bogotá, 1962. GACETA OFICIAL 06/02/2002 “visibles”, calidad que es la única que normalmente permite la identificación.” 8 no como marca, sino a la obligatoriedad de que sea inconfundible con otros ya registrados o solicitados.” 6 - “Suficientemente distintivo”, característica esencial que todo signo debe reunir para cumplir con la diferenciación con otros productos o servicios, a fin de evitar la confusión con productos o servicios similares. - “La visibilidad” está relacionada a que un signo marcario pueda ser identificado por los consumidores, esto es, que sea aprehensible por medio de los sentidos.

En la Decisión 344 este concepto de visibilidad es la que se refiere a los requisitos de perceptibilidad y susceptibilidad de la representación gráfica (artículo 81), y en la actual Decisión 486 se refiere al requisito de la susceptibilidad de representación gráfica (artículo 134). “La visibilidad es una necesidad material para que el signo pueda ser apreciado o percibido por los sentidos.

Este requisito hace al signo tangible, así el público lo reconoce, lo distingue y diferencia de otro. “La marca necesita de elementos externos sensibles que permitan diferenciarla. Es por ello que el artículo 56 exige que los signos sean visibles, calidad que es la única que normalmente permite la identificación.” 7 “La distintividad de un signo es el requisito esencial, del cual se derivan las otras condiciones.

No se cumpliría la función que la marca persigue en el mercado, esto es, que diferencie e individualice un producto o servicio de una persona de los productos o servicios de otra si no se verificara en ella el requisito de distintividad. Entre las funciones que cumple este requisito está el de evitar cualquier confusión entre signos preexistentes o solicitados.

Como veremos más adelante las normas comunitarias en materia de propiedad intelectual, en lo referente a marcas no permiten el acceso al registro de signos que causen confusión al consumidor frente a productos iguales o semejantes. “De las características que el artículo 56 de la Decisión 85 atribuye a las marcas, la más importante es la de que los signos que la constituyen deban ser “suficientemente distintivos.

De allí que el signo que se elija para identificar un producto o servicio tiene que ser distintivo y novedoso en relación con otros signos utilizados en el mercado, a fin de evitar la confusión con productos o servicios similares” 9 “La marca es considerada doctrinariamente como un signo que no subsiste por sí mismo mientras no se aprecie objetivamente la vinculación o unión entre ese signo y un producto o servicio, contando para esa configuración jurídica con el factor psicológico que representa la percepción por parte de los consumidores de esa unión signo - producto.

“El carácter distintivo de una marca tiene que estar vinculado forzosamente a un producto o servicio, es decir, que la distintividad del signo se originará cuando a éste se le relacione con un producto o servicio. Mientras el signo sea más distante o menos conexión o vinculación o relación tenga con las características genéricas o descriptivas de los productos, será más distintivo para ese producto o grupo de productos” 10 “Entre productos y servicios del mismo género, especie o grupo, la marca es el elemento identificador que permite al empresario considerar suyo el producto o servicio que presta y, al consumidor, exigir el producto o servicio que conoce, aprecia y busca según la marca.

Esta, por lo tanto, debe estar acompañada de elementos externos sensibles que permitan diferenciarla. Es por ello que el artículo 56, de la Decisión 85 exige que los signos sean 8 6 7 Proceso N° 8-IP-98; marca: “HERMES”, publicado en la Gaceta Oficial No. 338 de fecha 11 de mayo de 1998. Proceso No. 12-IP-97, publicado en la Gaceta Oficial No. 588 del 2 de agosto de 2000. 20.24 9 10 Proceso No. 34-IP-2000, marca: “FINADYNE”.

Publicada en la Gaceta Oficial No. 583 del 17 de julio de 2000. Proceso No. 1-IP-87, marca: “VOLVO”, publicada en la Gaceta Oficial No. 28 del 15 de febrero de 1988. Proceso 5-IP-94, “Benetton”, publicado en la Gaceta Oficial N° 177 de 20 de abril de 1995. GACETA OFICIAL 06/02/2002 En definitiva, el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena expresa que sólo pueden ser registrados como marcas los signos que reúnan los requisitos de novedad, visibilidad y que sean suficientemente distintivos.

Quien solicite el registro de una marca debe cumplir con estos requisitos esenciales para identificar, individualizar o distinguir un determinado producto o servicio, además de que no se confunda con otros, como lo veremos en el acápite siguiente. cas una aparente similitud de signos, que impediría al público consumidor diferenciar e identificar el origen de los productos, es decir, impediría individualizar un producto con una marca de otro producto semejante, con una marca similar, ese signo se torna en irregistrable al existir el riesgo de confusión. “Permitir la inscripción de un signo confundible con otro ya registrado, obstaculizaría una competencia leal pues quien inscribe el segundo signo amparándose en una relativa semejanza con un signo anterior, en el fondo lo que puede perseguir no es otra cosa que llevar al público a error entre las dos marcas que protegen productos de la misma clase, con el objeto de obtener una ventaja económica en cuanto a la buena fama o clientela que pudo ya haber adquirido el signo primeramente registrado.

III.- PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO MARCARIO: IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS QUE GENEREN CONFUSION. Para admitir el registro de signos es necesario que sean novedosos, visibles y distintivos, y además que no se encuentren comprendidos en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 58 de la Decisión 85, entre las que se encuentra, para el caso que se ha solicitado la interpretación, la de registrar signos que sean confundibles con otras marcas registradas con anterioridad para productos o servicios de una misma clase.

“La prohibición del registro de signos confundibles a que se refiere el literal f) de la Decisión 85, protege a las marcas del “riesgo de confusión” o de la “similitud confusionista” que puede presentarse cuando entre ellos exista una semejanza si ambos signos distintivos protegen a productos o servicios de la misma clase; lo que en otros términos significa, según la regla de la especialidad, que si las marcas no amparan la misma clase de productos la confusión marcaria no es un impedimento para que el signo pueda ser registrado.” 11 El literal f) del artículo 58, protege a una marca del riesgo de confusión con otra, siempre que ambas se refieran a productos o servicios comprendidos en una misma clase del nomenclátor.

Es necesario establecer ¿qué es el riesgo de confusión? La confusión o acción de confundir es entendida en el sentido de tomar una cosa por otra. La marca que es confundible con otra carece de fuerza distintiva y de novedad, que son requisitos para su registrabilidad. Puede decirse que lo confundible engaña y por lo tanto no distingue, con lo cual no se cumple con el requisito esencial de suficiente distintividad.

El Tribunal sobre este punto ha manifestado: “La prohibición de registrar un signo como marca que sea confundible con otra ya registrada o que se haya solicitado con anterioridad, tiene su razón de ser en la propia función que la marca desempeña dentro del campo comercial: distinguir un producto o servicio de los servicios o productos que compiten en el mercado.

Al existir entre dos mar- 21.24 La causal de irregistrabilidad del signo solicitado evita que se atente contra la distintividad de la marca y contra su identidad. Teniendo entonces, que las solicitudes de registro de signos marcarios que amenacen con introducir confusión en el mercado, error en el consumidor que lo induzcan a fallar en la identificación de los bienes y servicios no pueden dar lugar a registro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58, puesto que esta figura de irregistrabilidad, por la confusión que induce a error, vicia el consentimiento de los consumidores en la selección de sus productos perjudicando a los productores.

“Para que subsista la prohibición, se requiere que entre las dos marcas que se analizan 11 Proceso Nº 2-IP-95, marcas: “LAURA” vs “LAURA ASHLEY”, publicado en la Gaceta Oficial No. 199, del 26 de enero de 1999. GACETA OFICIAL exista una confundibilidad que imposibilite su diferenciación, lo que genera la figura del “riesgo de confusión”, evitando que las marcas sean “claramente distinguibles”.

La existencia de este riesgo, conduce a la irregistrabilidad de una marca que produzca confusión con otra ya registrada para productos o servicios de la misma clase.” 12 Para analizar y verificar si existe riesgo de confusión es necesario realizar la tarea jurídica de confrontar, comparar o cotejar una marca con otra. Esta labor es compleja, sin embargo la doctrina y jurisprudencia han señalado las reglas que pueden ser utilizadas para analizar la existencia del riesgo de confusión: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas”.13 El Tribunal se ha referido ya en sentencias anteriores al riesgo de confusión: “De presentarse confusión entre dos marcas se afecta a los medios comerciales y a los consumidores a quienes se induce a error de consentimiento, lo cual deteriora su capacidad de discernimiento que es la que le permite comprar un determinado producto y no otro.

Por lo tanto, el ordenamiento jurídico andino ha otorgado a la función distintiva de los signos un papel fundamental para que una marca sea susceptible de registro, al punto de que si no se presenta tal circunstancia se incurre en causal de irregistrabilidad de la marca.” 14 12 13 14 Proceso No. 9-IP-94, marca: “Dida”. Publicada en la Gaceta Oficial.

No. 180 de 10 de mayo de 1995. Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss. Proceso Nº 26-IP-97; marca “NÁUTICA”. Publicada en la Gaceta Oficial No. 359 de fecha 4 de agosto de 1998. 06/02/2002 22.24 IV.- DERECHOS EXCLUSIVOS OTORGADOS A LOS TITULARES DE LA MARCA REGISTRADA.De conformidad con el régimen marcario establecido en la Decisión 85, artículo 72 y consecuentemente el artículo 74, el registro es constitutivo del derecho exclusivo que se otorga al titular o licenciatario de una marca.

Este derecho sobre la marca contribuye a la defensa y protección del titular marcario. La exclusividad sobre el uso de la marca es un derecho esencial dentro del régimen marcario, por lo que su titular está en la facultad de defenderlo frente a todo aquel que quiera vulnerarlo, emprendiendo las acciones que la normatividad le confiere. La doctrina, tal como ha sido indicado en algunas de las sentencias de este Tribunal, señala algunas facultades que son inherentes al derecho exclusivo que posee el titular o licenciatario de una marca: - La facultad de interponer acciones a fin de impedir que terceros utilicen productos similares que ostentan signos iguales o semejantes a los suyos.

El titular marcario puede recurrir a las medidas de protección para el amparo de sus derechos. - La facultad de disponer y comercializar esos productos o servicios con identificación de su marca. - La facultad de utilizar la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros lo realicen con esa misma marca. Sobre este tema, el Tribunal ha señalado que: “Dentro de la exclusividad que la marca otorga a su titular se han considerado doctrinariamente dos facetas: la negativa y la positiva.

Por la primera se permite al titular usarla, cederla o conceder licencia sobre la marca. “La otra cara de la exclusividad, la negativa, implica que el titular está facultado para prohibir (ius prohibendi) que terceros usen la marca, y en consonancia, oponerse al uso y registro de signos idénticos o similares a los que él es titular. “El ius prohibendi, se extiende, tanto a los signos iguales como a los confundibles, y GACETA OFICIAL 06/02/2002 comprende a los productos o servicios idénticos como similares.

Consecuencia de este derecho, el titular puede impedir el uso de una marca idéntica o similar a la suya, y que puede causar confusión en el consumidor, y puede impedir, además, el uso de marcas que puedan dañar la marca registrada.” 15 por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común.” 17 “Autores como Jorge Otamendi (obra citada, pág. 177) consideran que en términos generales el equivalente de una marca en idioma extranjero, no teniendo significado conocido para el público consumidor, constituye marca de fantasía. Sin embargo puede suceder que el idioma extranjero sea conocido entre el público consumidor, caso en el que si las palabras son fácilmente reconocibles por su escritura o por su pronunciamiento, pueden dar lugar a confusión.” 18 V. PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO.

Las marcas que contienen palabras en idioma extranjero al nuestro no se presupone que sean conocidos por todos, lo que para la doctrina se puede considerar como de fantasía. Existen palabras extranjeras que su uso común y generalizado es conocido por una gran mayoría, y lo asimilan en algunos casos, a su significado conceptual, y en otros a los productos o servicios que se hayan comercializado por años.

“Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros ” 19 Al respecto Jorge Otamendi se pregunta: “Puede confundirse una marca formada por una palabra en otro idioma? No hay una respuesta única para todos los casos.

Como principio general los idiomas extranjeros no se reputan conocidos por el público consumidor y por tanto, las palabras que los forman no tienen ningún significado para éste, son de fantasía.” 16 Le corresponde a la Sala Consultante proceder a realizar el examen de registrabilidad para determinar si en la comparación entre dos marcas, las dos de origen extranjero, pueden surgir de ellas confusión entre sí. 23.24 Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: Al respecto, este Tribunal ha indicado: “ cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o 15 16 Proceso 04-IP-94, marca: “Eden for man”.

Publicada en la Gaceta Oficial No. 189, de fecha 15 de septiembre de 1995. “Derecho de Marcas”, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1989, pág. 160. 1. Los signos que no reúnan los requisitos esenciales de novedad, visibilidad y suficiente distintividad, al tenor de lo que establecía la entonces Decisión 85, no pueden ser considerados aptos para ser registrados. 2.

Si el signo se sujeta a los requisitos señalados, no deberá tampoco incurrir en las 17 18 19 Proceso 3-IP-95, caso: “Concentrados y Jugos de Frutas Tutti-Frutti S.A., publicado en la Gaceta Oficial Nº 189 de fecha 15 de septiembre de 1995. Proceso No. 04-IP-97, marca: KATTS. Publicada en la Gaceta Oficial No. 329, de fecha 9 de marzo de 1998.

Proceso No. 16-IP-98, marca “SALTIN” (etiqueta), publicado en la Gaceta Oficial No. 398 del 10 de septiembre de 1998. GACETA OFICIAL causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 58 de la Decisión 85 para poder tener acceso al registro. 3. No son registrables como marcas los signos que hayan perdido su función distintiva con respecto de otras marcas, puesto que para determinar si una marca es susceptible o no de registro es necesario determinar la suficiente capacidad identificatoria que pueda tener el signo marcario frente a los productos o servicios. 4.

Conforme dispone el artículo 58, literal f) de la Decisión 85, los signos marcarios que conlleven existencia del riesgo de confusión y que estén relacionados con los productos o servicios comprendidos en una misma clase, quedaban exceptuados de su registrabilidad. 5. Las palabras en idioma extranjero utilizadas en signos a registrarse pierden distintividad si su significado es usualmente conocido por todos, como también lo pierde si esta palabra es asimilado a una marca de producto o servicio ya registrada y conocida por todos, que asocia la marca a determinados productos. 6.

El juez examinador deberá determinar el riesgo de confusión entre las dos marcas en conflicto tomando en consideración las orientaciones dadas en esta sentencia, estableciendo los elementos sobresalientes que existan frente al signo con el cual se compare. 7. El derecho exclusivo sobre la marca se adquiere con su registro y de esta exclusividad se derivan las facultades del titular para ejercer todas las acciones que le otorga su derecho. 06/02/2002 24.24 La Quinta Sala de la Corte Superior de Quito de la República de Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial, cuando dicte sentencia dentro del proceso interno No. 962001, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

La Sala consultante deberá dar además cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal, luego de dictada la sentencia. Notifíquese a la mencionada Sala, mediante copia certificada de esta sentencia. Remítase copia de la misma a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú