PROCESO N° 27-IP-96 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 93, 95, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz, (Expediente Interno N° 3420).

Caso: Inscripción de la marca MANIA, clase 29, de la Sociedad Torrecafe Aguila Roja y Cia. Ltda. Quito, abril 16 de 1997 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA VISTOS: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dentro del proceso por el cual se pretende la nulidad de la Resolución 001997 de 31 de enero de 1995, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicita, en cumplimiento del auto de 15 de Julio de 1996, la interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 93, 95, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena al aceptar la solicitud admite la competencia del Consejo de Estado de la República de Colombia para requerir la intepretación conforme al artículo 29 del Tratado de Creación del Tribunal Andino, y que éste a su vez, tiene competencia para resolver según el artículo 28 ibídem. Que la solicitud enviada al Tribunal Comunitario reúne los requisitos puntualizados en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal (Decisión 184).

Que el Consejero Ponente señala como informe sucinto, los hechos siguientes: “1°: La sociedad TORRECAFE AGUILA ROJA Y CIA. LIMITADA presentó la solicitud de registro de la marca MANIA, clase 29, tramitada bajo el expediente administrativo N° 412282, estando en vigencia la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. “2°: Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, contra ella no se formularon oposiciones.

“3°: Mediante Resolución N° 001997 de 31 de enero de 1995, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió negar el registro, argumentando que la marca MANIA, clase 29, era confundible con la marca MANIX, registrada a nombre de ALIMENTOS Y LACTEOS VALECHE LTDA., para distinguir la misma clase de productos.

“4°: Contra la Resolución antes referida se interpuso recurso de apelación el día 21 de febrero de 1995, expresando los fundamentos de su inconformidad, sin que a la fecha de la demanda se hubiera notificado decisión expresa al efecto. “Para sustentar los cargos de violación de las normas indicadas en la demanda, adujo la actora lo siguiente: “1°: Se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto se ignoró por parte de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio que la marca MANIA, clase 29, es un signo perceptible y suficientemente distintivo, susceptible de representación gráfica.

“El signo MANIA se percibe por los sentidos de la audición y de la vista. Se fija rápidamente en la mente del público, quien, además de asimilar con facilidad el sonido de una palabra, lo retiene mejor cuando presenta una evocación especial, vale decir, una idea conceptual, tal como ocurre respecto de este signo. “Que el signo sea distintivo significa que es individual y singular, de suerte que pueda diferenciarse de cualquiera otro; la distintividad exige que el signo no se preste a confusión con otros ya empleados para distinguir la misma clase de productos.

“La representación gráfica se entiende como “una descripción que permita hacerse una idea del signo objeto de la marca, mediante palabras, figuras o signos”. “2°: Se violaron los artículos 93 y 95 en concordancia con el artículo 83, literal a) de la Decisión 34 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por interpretación errónea, dado que la solicitud de la marca MANIA, clase 29, no incurría en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión antes citada.

La División de Signos Distintivos no tuvo en cuenta que el signo MANIA es un vocablo castizo, con significado propio, en tanto que el signo MANIX es un término arbitrario o de fantasía, carente de significación propia por cuanto no hace parte del idioma castellano. “Tampoco tuvo en cuenta la División de Signos Distintivos los múltiples antecedentes de registros marcarios en las clases 29 y 30, esta última referente a productos de similar naturaleza a los de la clase 29, caracterizados por consistir en marcas nominativas que, si bien coinciden en la mayoría de letras que la integran, no pierden la fuerza distintiva necesaria que las hace idóneas para identificar los mismos productos elaborados y/o comercializados por empresarios diferentes.

“3°: Se violaron los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dado que no se interpretaron ni aplicaron correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 344 sobre registro de marcas. De lo contrario se habría advertido que en aplicación de las mismas o idénticas disposiciones y con anterioridad a la fecha en que fue expedido el acto administrativo denegatorio de registro aquí solicitado, se concedió, a nombre de diferentes titulares el registro de varias marcas, que consisten en expresiones con coincidencias fonéticas y características idénticas a las expresiones MANIA y MANIX.

“Además, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio no adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran la Decisión 344.” Que el Tribunal considera conveniente apuntar otros conceptos que se han emitido en la documentación allegada al Organismo como la Resolución N° 001997 de 31 de Enero de 1995 de la mencionada oficina nacional competente; del recurso de apelación a la negativa del registro del signo MANIA, de la demanda presentada ante el Consejo de Estado por la Actora, la Sociedad TORRECAFE AGUILA ROJA Y Cia. Ltda. y de la contestación formulada por la Superintendencia de Industria y Comercio: I. RESOLUCION N° 001997 En los considerandos de este acto administrativo se declara: “TERCERO: Que la marca MANIX para distinguir todos los productos comprendidos en la misma clase 29, está registrada con certificado 160628, cuyo titular es la sociedad ALIMENTOS Y LACTEOS VALECHE LTDA, vigente hasta el 29 de Abril de 2004.

“CUARTO: Que el signo MANIA cuyo registro se solicita encuadra dentro de una de las causales de irregistrabilidad específicamente la contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que prohíbe el registro de signos que sean idénticos o se asemejen a otros ya registrados o solicitados para registro por un tercero para los mismos productos o servicios o para aquellos productos o servicios en que se pueda inducir al público a error.

“QUINTO: Que la comparación entre dos signos, implica establecer las semejanzas que entre ellas existan para determinar si es posible que confundan al público consumidor o no. En este caso entre la expresión que se solicita registrar, MANIA y la marca registrada por un tercero MANIX, existe semejanza ortográfica y fonética que induce al público consumidor a error.

Basta para que un signo sea considerado irregistrable, el que sea idéntico o se asemeje, en forma que pueda inducir al público a error a una marca anteriormente solicitada o registrada por un tercero, por lo que este despacho considera innecesario pronunciarse sobre la identidad o similitud que la mencionada marca pueda tener con otras anteriormente registradas o solicitadas por terceros, o sobre si está incursa en cualquier otra causal de irregistrabilidad.” II.

RECURSO DE APELACION El recurrente refuta la actuación administrativa apelada, argumentando que la expresión MANIA “fue compuesta por el mandante buscando obtener un vocablo atractivo al público por su especial significado. Significado que en lo absoluto se relaciona con los productos que distingue la marca”. Agrega que según el diccionario de la Real Academia Española MANIA significa: “Especie de locura, caracterizada por delirio general, agitación y tendencia al furor. 2.

Extravagancia, preocupación caprichosa por un tema o cosa determinada. 3. Afecto o deseo desordenado ”. Agrega que la distintividad tiene como objetivo que “el consumidor tenga seguridad en adquirir el producto que quiere. También se busca proteger al comerciante para que terceros no imiten la marca que distingue sus productos”. III. DEMANDA PRESENTADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Sostiene la Sociedad Torrecafé Aguila Roja y Cia. Limitada, los siguientes fundamentos: a) Anota, los antecedentes de registros marcarios en las clases 29 y 30, caracterizados por consistir en marcas nominativas, que “si bien coinciden en la mayoría de letras que las integran, no pierden la fuerza distintiva necesaria que las hace idóneas para identificar los mismos productos elaborados y/o comercializados por empresarios diferentes”; como ejemplo señala: RAMA, RAMO, RAMITO, ROMANA, RAMONA, SUPREMO, SUPREMA, etc. b) El no extender la demanda a la titular de la marca MANIX, Comercializadora Inlandesa de Productos Lácteos Cia. Ltda (antes alimentos y Lácteos Valeche Ltda.) “obedece al hecho de no haberse opuesto ni presentado escrito de observaciones contra la solicitud de registro de la marca” en tiempo oportuno. “De donde se colige que la mencionada sociedad no tuvo reparo alguno (ni interés directo) contra la solicitud de registro de la marca MANIA ” IV.

CONTESTACION POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO A LA DEMANDA PLANTEADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Basa la defensa con los siguientes razonamientos: a) “Es cierto según lo que consta en el expediente N° 412282 de la División de Signos Distintivos, que efectuada la publicación del extracto no se presentaron oposiciones u observaciones.

Sin embargo, es de señalar que de conformidad con lo previsto en el artículo 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y aplicable al asunto que nos ocupa la no presentación de observaciones por parte de terceros no es impedimento para que la Oficina Nacional Competente examine la registrabilidad y decida sobre el otorgamiento o denegación del registro de las marcas ”. b) “La Oficina Nacional Competente procedió a efectuar el respectivo estudio de confundibilidad entre MANIA (solicitada) y MANIX (registrada) y concluyó acertadamente que entre las dos expresiones existen evidentes semejanzas gráficas, ortográficas y fonéticas que pueden inducir al público a error.

Cabe señalarse que las causales de irregistrabilidad son normas de orden público de obligatorio cumplimiento a cuyo acatamiento no puede sustraerse la Oficina Nacional Competente.” El registro de la marca MANIA (6 de Octubre de 1993) se solicita para productos comprendidos en la clase 29: “carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles; salsas para ensaladas, conservas”.

CONSIDERANDO

El texto de las normas objeto de interpretación es: DECISION 344 “Artículo 81: Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 83: Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” “Artículo 93: Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado.

A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.” “Artículo 95: Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.

Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” “Artículo 146: Los Países Miembros, con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria, se comprometen a garantizar la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Decisión. Asimismo, se comprometen a fortalecer, propender a la autonomía y modernizar las oficinas nacionales competentes y los sistemas y servicios de información relativos al estado de la técnica.

Del mismo modo y a objeto de tener un sistema de información entre los Países Miembros, las oficinas nacionales competentes enviarán lo antes posible a partir de su publicación, las respectivas Gacetas o Boletines de la Propiedad Industrial, a las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros. Estas Gacetas o Boletines serán colocados para consulta del público en la oficina de destino.” “Artículo 147: Los Países Miembros se comprometen a revisar sus procedimientos administrativos a fin de salvaguardar los derechos y obligaciones que correspondan a los particulares, de conformidad con la presente Decisión.” REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA REGISTRARSE COMO MARCA El comercio de bienes y servicios ha obligado al empresario o al comerciante a defender su reputación, su prestigio sobre el producto y su clientela mediante la adopción de un signo diferenciador entre sus productos y los de la competencia, el cual para que tenga la protección jurídica de uso exclusivo con los derechos inherentes, debe reunir los requisitos que exige el artículo 81 de la Decisión 344: perceptibilidad, distintividad y posibilidad de representación gráfica.

El proceso creativo de un signo que diferencie y distinga un producto o servicio de una persona o empresa de los de otra empresa o persona, logrará el amparo legal, siempre y cuando sus condiciones intrínsecas se encuadren dentro de las normativas comunitarias y a más de reunir esos tres requisitos, el signo no este contemplado dentro de las prohibiciones o impedimentos que la propia norma establece en los artículos 81 y 82.

Bien puede entonces un signo ser idóneo para un posible registro, y sin embargo estar impedido del registro marcario por ser un término genérico, una denominación descriptiva por asimilarse a otro signo ya registrado o solicitado, o por estar incurso en una cualquiera de las causales de irregistrabilidad que las normas de la Decisión 344 prevén como impedimentos registrales.

El signo es perceptible cuando existe la posibilidad de que el consumidor pueda apreciarlo, captarlo o distinguirlo por cualquiera de los sentidos. Serán signos perceptibles las denominaciones, los colores, los gráficos, la combinación de palabras y gráficos, los dibujos, etc. El requisito de distintividad no deriva sino de la propia definición de marca contenida en el artículo 81, inciso segundo de la Decisión 344: “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

A la vez que esta definición insiste en la condición de la “perceptibilidad del signo”, relieva la función esencial que cumple la marca, como es la de distinguir en el mercado unos servicios o productos de otros. Si el signo carece de cuño o fuerza distintiva, objeto esencial de la marca, no cumpliría la función que se persigue para tratar de diferenciar un producto originario de un empresario del producto o servicio de otro empresario, estableciendo la procedencia o el origen empresarial, así como fijando una determinada competencia a base de la calidad de los productos ofrecidos.

La distintividad del signo se proyecta hacia dos campos: a que el signo no sea idéntico con otro y también a que entre los productos y servicios no haya identidad o semejanza, todo ello para defender el interés general del consumidor sobre el interés particular, que es lo que la marca protege a fin de evitar el riesgo de confusión entre productos y signos. La susceptibilidad de representación gráfica del signo, más que un requisito de fondo es una condición formal, destinada a que el signo pueda ser impreso para fines de procedimiento y de archivo.

Esta exigencia limita el registro de signos olfativos o gustativos, cuya imposibilidad de representación gráfica obstaculiza su registro. SIGNOS IDENTICOS O SIMILARES A OTROS YA REGISTRADOS O SOLICITADOS Ante el juez nacional se ha planteado el conflicto de la denegación de la inscripción de la marca MANIA frente a la marca ya registrada MANIX, bajo la consideración de que entre las dos existe semejanza “ortográfica y fonética que induce al público consumidor a error”, criterio administrativo que se fundamenta en la disposición del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que prohíbe el registro de marcas de signos que “sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error”.

La clara intención del legislador comunitario al imponer esta prohibición no es otra que la de proteger principalmente al consumidor ante la presencia de dos signos, que siendo idénticos o semejantes amparen los mismos productos o servicios, y dentro de la comercialización o adquisición puedan inducirle a confusión o error al creer que con la misma marca está adquiriendo un producto del mismo empresario o que el producto con la marca similar también deviene del mismo origen o fuente empresarial.

El error en el producto mismo y el error en el origen empresarial -no geográfico- del producto, se trata de impedir con la prohibición señalada en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Los términos “mismos productos o servicios” utilizados en dicha norma, no se refieren a los de la misma clase, sino que tienen relación con el grupo de productos o servicios que puedan tener alguna conexión competitiva y que puedan estar señalados o compilados en otra clase del nomenclator.

Para determinar si entre los signos y productos puede producirse el “riesgo de confusión”, la norma comentada, no hace referencia únicamente a una actual confundibilidad, sino prevé una futura posibilidad: que dicha confusión nazca con el uso de las dos marcas. EL RIESGO DE CONFUSION La función esencial de la marca, como es la distintividad, no permite que dos signos idénticos o semejantes para proteger los mismos o iguales productos puedan registrarse, porque en estas condiciones una marca no distinguiría los productos de una empresa de los de otra y no cumpliría, por lo tanto, esa función. “La confusión entendida como la acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas.

De esta figura se predica que la marca que se proyecte registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de la protección legal del registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva”. (Proceso 2-IP-94 G. O. N° 160 de 21 de Julio de 1994). Ante un derecho adquirido a través de una marca inscrita (MANIX) y una mera expectativa de la inscripción de la marca MANIA, el juez nacional al decidir si existe o puede presentarse el “riesgo de confusión” con el uso de las dos marcas frente a los mismos productos de la clase 29 del nomenclator, tiene que analizar y confrontar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal han establecido para el cotejo comparativo entre las dos marcas en conflicto, posteriormente señaladas.

Los signos MANIA Y MANIX, dentro de la clasificación de las marcas traídas por la doctrina más generalizada, la del profesor Carlos Fernández Novoa, se encuadran en las marcas denominativas, porque están representadas por palabras o sonidos. La primera con una connotación conceptual precisada en los diccionarios y en el conocimiento de los consumidores (MANIA), por lo que es una marca arbitraria en cuanto su significado “no guarda relación alguna con la naturaleza, cualidades o funciones del correspondiente producto” (“Fundamentos de Derechos de Marca”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, pág. 29) La otra marca, MANIX, carece de un sentido o concepto por lo que se convierte en una marca caprichosa o de fantasía, que son las acuñadas por la invención del productor para la designación de sus productos, sin que tal designación se refiera a sus cualidades o naturaleza.

La regla primaria de análisis para determinar la existencia o no del riesgo de confusión entre dos o más signos, es la de que su confrontamiento o análisis debe realizarse en su totalidad o en su composición global, sin desmembraciones, resquebrajamientos o mutilaciones de palabras o sílabas y sin atribuir a cada sílaba o palabra contenidos propios, que no reflejen el sentido o concepto del signo a registrarse, esto es sin una descomposición de su unidad gráfica, fonética o conceptual.

Esta ha sido la doctrina jurisprudencial de este Tribunal en numerosos casos respecto del punto. La doctrina expresada o mantenida por Fernández Novoa, Bertone y Cabanellas, y también sostenida por este Tribunal en varios fallos, es que, para la comparación de dos signos denominativos reviste particular y esencial relevancia el concepto o la expresión semántica o ideológica de los mismos.

Si un signo o una designación tienen un contenido conceptual, esta palabra representa para el consumidor una posibilidad de una más rápida memorización que otra que carezca de tal contenido. En el primer caso el público conoce la palabra y la aplicará al producto; en tanto, que en el segundo tendrá que aprender la palabra para luego aplicarla o diferenciarla en el producto.

De este modo, el signo denominativo arbitrario genera en la mente del consumidor una impresión más prolongada que otro signo denominativo caprichoso o de fantasía. Pronunciándose sobre el contenido ideológico de las designaciones, Bertone y Cabanellas de las Cuevas, expresan que son frecuentes los casos en que dicho contenido “es factor diferenciador, debido a la disimilitud de sentidos que predomina incluso sobre otros criterios y en particular sobre el de la importancia de las primeras sílabas” (“Derecho de Marcas”, Tomo II, Editorial Heliasta S.R.L., pág 68).

En los signos enfrentados, la diferenciación conceptual es clara, pues una marca tiene un significado y la otra no, lo que según la doctrina, en principio, no lleva a confusión. Si el contenido ideológico o conceptual del signo es de un conocimiento más generalizado en el público consumidor, es de entenderse que este medio comparativo es de aplicación preferente sobre los otros como sería el análisis en plano fonético o auditivo o visual o gráfico.

En el primero se determinará la semejanza o diferencia cuando la pronunciación de las palabra tiene una fonética igual o similar, sea que la pronunciación es la correcta o la deformada. La colocación de las vocales, la identidad de las vocales que son el soporte de aliteraciones, la ubicación de las consonantes, la semejanza entre las sílabas tónicas, la similitud o diferencia entre las raíces y las desinencias, son factores que disminuyen, aumentan o reducen la existencia del riesgo de confusión. En el campo comparativo de la semejanza fonética, la raíz o sílabas iniciales de las designaciones, si son iguales o diferentes, tienen por regla general una mayor importancia para aceptar la existencia o no de la confusión, pero en ciertos supuestos son las desinencias o terminaciones las que adquieren un mayor relieve distintivo, que hace que entre dos denominaciones no se produzca confusión en ese campo.

Así mismo, fonéticamente la sílaba tónica absorbe a las precedentes y es la que últimamente percibe el consumidor; la ordenación de las vocales, que representa la sonoridad de las palabras, también es un factor de confusión. Ateniéndose a la confusión desde el campo o plano fonético la semejanza de los dos signos o marcas controvertidas no parecería darse en este caso, pues inclusive el diptongo de MANIA diferencia a la segunda sílaba de MANIX por lo cual la percepción auditiva de las dos palabras, dentro del examen ligero o sencillo que hace el consumidor, no daría lugar a tal confusión. La confusión gráfica o visual, que no es sino, la similitud o identidad de los signos, puede darse por una similitud ortográfica, fijada entre otros aspectos, por la ubicación o disposición igual o diferente de las vocales o consonantes, por la coincidencia de letras o sílabas, la extensión de la palabra, el número y longitud de sílabas, factores que limitan, aproximan o distancian la confusión. Así mismo, existirá esta confusión por la similitud en los trazos de las letras o en sus tipos empleados en las denominaciones.

Sin alejarse de la regla del examen global de la marca, desde el punto de vista ortográfico, la marca MANIX tiene dos sílabas, en tanto la marca MANIA contiene tres sílabas, hecho que como se indica produce fonéticamente una diferenciación entre las marcas. Visual y fonéticamente las raíces comunes MA, tendrían que compararse con las desinencias NIA Y NIX, a fin de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: “la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores” (Carlos Fernández-Novoa, “Fundamentos de Derechos de Marcas”, Editorial Montecorvo, Madrid, 1984, pág. 218).

EL CONSUMIDOR Las normas comunitarias al prohibir el registro de signos confundibles o con posibilidad de confusión lo que prevé y protege, en primer lugar, es la defensa del consumidor frente a un error en que podría caer al adquirir un producto de una marca similar que no es la que quiso ni deseó en un primer momento. El segundo sujeto de protección es para el propio productor o titular de la marca, que se vería afectado si en el mercado existieran para sus propios productos varios signos similares, idénticos o semejantes, que pudiera dar lugar a que el público por error adquiera uno cualquiera, con lo cual su producto no se distinguiría de los demás reinando, en consecuencia, una confundibilidad marcaria que perjudicaría al productor y a su marca, anulando así, la necesidad de las marcas en el campo mercantil.

Es entonces, el consumidor el que puede ser sujeto de confusión y es un elemento de consideración relevante para la determinación de sí entre dos signos, por el uso de la marca, puede producirse dicha confusión. En el caso de los productos de la clase 29, referidos anteriormente, no cabe duda que son productos de consumo popular o generalizado y el adquirente de los mismos en ningún caso será un consumidor profesional o selectivo o de elite, tratándose más bien de alguien que si bien, no descuida totalmente el análisis de la marca y producto, tampoco destina a la comparación de los signos demasiado tiempo ni precaución. Este consumidor, al que la doctrina lo ha llamado consumidor “medio o normal”, al adquirir esta clase de productos no realiza un estudio minucioso o pormenorizado del signo desde su aspecto conceptual, fonético o gráfico.

Si bien, puede existir mayor riesgo de confusión, como doctrinariamente se sostiene, entre los signos que amparan productos de menor valor que aquellos de mayor valor, tampoco debe procederse a un examen demasiado estricto o riguroso entre signos que amparen productos de consumo masivo, ya que esa, no es la actitud habitual u ordinaria de esta clase de consumidor.

Es por esto que el juzgador o el administrador al hacer el examen comparativo de los signos y determinar la posibilidad o la real confusión de los mismos, ha de colocarse en la situación del consumidor normal o medio, es decir el juzgador no debe pensar si en él se enfrenta la duda de la confusión sino si ella nace por parte del consumidor.

Originariamente en el Proceso 01-IP-87 (G.O. N° 28 de 15 de febrero de 1988), y posteriormente en otros fallos, este Tribunal en referencia al tipo de consumidor expresó: “ Para una mejor comprensión de lo dicho el Tribunal se permite precisar -de acuerdo con la doctrina predominante- que el consumidor al que debe tenerse en cuenta, tanto para determinar la notoriedad de una marca como para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado “consumidor medio” o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes.

Por supuesto que, en cuanto este fundamental punto de referencia, o sea el público consumidor de determinada clase de productos, debe distinguirse si se trata de bienes o productos de consumo masivo o si por el contrario son de consumo selectivo, en lo cual interviene definitivamente el nivel de vida y la capacidad adquisitiva del grupo humano involucrado o sea de aquel que suele solicitar, usar o consumir determinado producto ”.

Aún tratándose de un consumidor para productos de consumo masivo o popular se da la distinción entre un signo fantástico y otro que no lo es. JURISPRUDENCIA A más de los casos resueltos por este Tribunal entre otros Procesos, los 1-IP-87 (G.O. N°28 de 15 de febrero de 1988), Proceso 4-IP-88 (G.O. N°39 de 24 de enero de 1989), Proceso 3-IP-90 (G.O. N°70 de 15 de Octubre de 1990), Proceso 4-IP-90 (G.O. N°71 de 17 de Octubre de 1990) Proceso 3-IP- 91 (G.O. N°93 de 11 de Noviembre de 1991), Proceso 1-IP-94 (G.O. N°164 de 2 de Noviembre de 1994), Proceso 2-IP-94 (G.O. N°160 de 21 de Julio de 1994), Proceso 4-IP-94 (G.O. N°189 de 15 de Septiembre de 1995), Proceso 5-IP-94 (G.O. N°177 de 20 de Abril de 1995), Proceso 9-IP-94 (G.O. N°188 de 10 de Mayo de 1995), Proceso 2-IP-95 (G.O. N°199 de 26 de Enero de 1996), Proceso 19-IP-95 (G.O. N°233 de 19 de Noviembre de 1996), Proceso 20-IP-95 (G.O. N°236 de 26 de Noviembre de 1996), que tratan sobre los puntos anotados de las reglas o criterios de la comparación de los signos, cabe transcribirse las siguientes sentencias del Tribunal Supremo Español sobre estas materias: “Primero.- (E)ntre ambas marcas existen diferencias fundamentales derivadas de que la solicitante es un sustantivo con significado propio, “Magia”, mientras que la oponente es una denominación de pura fantasía que no tiene significación alguna.

( ) (E)ntre las marcas enfrentadas existen profundas diferencias fonéticas y gráficas que evitan todo riesgo de confusión en el mercado, aunque se trate de productos idénticos, pues tanto visual como fonéticamente aparecen y suenan de manera completamente diferente ya que la solicitante tiene un significado propio de ilusión o misterio del que carece por completo la oponente que es pura denominación de fantasía sin significado alguno. Resulta ( ) correcta la sentencia apelada cuando llega a la conclusión de que la comparación global de los distintivos que componen las marcas enfrentadas existen suficientes diferencias tanto fonéticas como gráficas para evitar su confusión en el mercado, pues evidentemente su pronunciación y su grafía son totalmente distintas, amén de que el hecho notorio de que la marca “Maggi” para sopas, lo que ha sido objeto de intensas campañas publicitarias, lo cual refuerza la conclusión de imposibilidad de confusión entre los potenciales usuarios de los productos”.

(Sentencia de 12 de Mayo de 1994, Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Tercera, referida en “Sección de Derecho de la Competencia y de los bienes inmateriales”, dirigida por José Massaguer Fuentes, Valencia, Mayo de 1995, pág. 5448). “Primero.- El hecho de que la (marca) coincid(a) con la razón social o anagrama de la entidad peticionaria, (implica) en estos casos la necesidad de adoptar un criterio más benévolo en la comparación del signo que se pretende inscribir con los ya inscritos.

Segundo.- (L)a diferencia fonética entre “Maggi” y “Meiji” es lo suficientemente importante para diferenciarlas, pues la comparación entre ambas marcas debe hacerse de forma completa, sin descomponer elementos y entonces la diferencia entre ambas es claramente perceptible al oído ”. (Sentencia de 13 de Mayo de 1994, Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Tercera “Sección de Derecho de la Competencia y de los bienes inmateriales”, dirigida por José Massaguer Fuentes, Valencia, Mayo de 1995, pág. 5448).

“Primero.- (L)as marcas enfrentadas de las llamadas denominativas ( ) han de ser comparadas de forma conjunta, con una visión conjunta o sintética, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, no ofrece duda que entre ambas marcas existen diferencias muy notables para distinguirlas que evitan todo riesgo de confusión entre sus productos aunque sean idénticos, ya que entre “Cosmonews” y “Cosmopolis” y “Cosmopolitan”, suenan al oído de forma completamente diferentes y gráficamente son perfectamente diferenciables por la distinta composición de sus vocablos y procede, en consecuencia, la desestimación del recurso de apelación”.

(Sentencia de 27 de Mayo de 1994, Tribunal Supremo, Sección Tercera, Sala Tercera, “Sección de Derecho de la Competencia y de los bienes inmateriales”, dirigida por José Massaguer Fuentes, Valencia, Mayo de 1995, pág 5451). Por su parte, el Tribunal Andino, en el Proceso 09-IP-94 (G.O. N°180 de 10 de mayo de 1995), ratificado en Procesos 04-IP-94 (G.O. N°189 de 15 de Septiembre de 1995), Proceso 20-IP-95 (G.O. N°236 de 26 de Noviembre de 1996) y en Proceso 21 IP-95 (G.O N°233 de 19 de noviembre de 1996), expresó que “para que subsista la prohibición, se requiere que entre las dos marcas que se analiza exista una confundibilidad que imposibilite su diferenciación, lo que genera la figura del ‘riesgo de confusión’, evitando que las marcas sean ‘claramente distinguibles’ ” En este mismo Proceso, esto es, el 09-IP-94 se recalcó la importancia de la comparación conceptual o semántica al expresarse que “el elemento conceptual o semántico es anotado también como un factor esencial de utilización para llegar a ponderar el grado de semejanza entre las marcas.

Bajo este concepto se sostiene que en las marcas denominativas, sugestivas o arbitrarias en las que se utiliza un lenguaje común y corriente no se forza al consumidor al aprendizaje de una nueva palabra, sino únicamente a que la misma se relacione con los productos o los servicios a los que la marca se aplica. “En tanto que, en las marcas caprichosas o de fantasía, el consumidor tiene un doble esfuerzo aprender la nueva palabra y enlazarla con los productos.

“La dimensión más característica de la marca denominativa es el significado que ella pueda tener y si este es más simple y conocido, la fijación de la impresión general de la marca tendrá mayor percepción en la mente del consumidor”. En el Proceso 20-IP-95, así mismo, sobre la relevancia de la comparación conceptual de las marcas, este Organismo expresó: “La comparación entre dos denominaciones y para el caso concreto, puede hacerse por la pronunciación o fonética de la marca, por la significación o contenido conceptual de los signos, que trantándose de una denominación arbitraria, el parámetro de su significado juega un papel importante.

“Otamendi al respecto dice: “En el cotejo marcario tiene una gran influencia el que una de las marcas tenga un contenido conceptual, o ambas si son diferentes. El público consumidor podrá recordar con mayor facilidad esas marcas y no se dejará llevar por otras similitudes gráficas o auditivas. En términos prácticos esto significará que cuando haya un contenido conceptual se admite generalmente una mayor aproximación en los otros órdenes, gráfico y auditivo.

Así cuando se declararon inconfundibles las marcas “Alicura” y “alcurnia” se sostuvo que el contenido conceptual ‘adquiere una significación tal que empalidece las semejanzas que pueden observarse en los planos gráficos y eufónico”. (“Derecho de Marcas”, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, pág. 190). “Fernández-Novoa sobre el punto expresa: “ Mantengo que el significado de la denominación constitutiva de la marca desempeña un papel preponderante en el proceso de fijar la impresión general de la marca denominativa.

Pienso, en efecto, que en la hipótesis de marcas denominativas arbitrarias y sugestivas, la dimensión más característica de la marca es su significado ”, (“Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo, S.A, Madrid, 1984, pág. 219"). “La confusión gráfica que puede producirse entre los dos signos en estudio, deberá también ser analizada por el juzgador, y será él quien decida si la grafía de las denominaciones tiene mayor influencia distintiva que el contenido conceptual o significado de las dos palabras frente a un consumidor medio de las clases de productos que bajo las dos marcas se comercializan agrupándose el mercado como uno masivo, restrictivo o elitista en la relación producto-clase de consumidor.

“Es requisito necesario para la exclusión del registro de una marca que guarda similitud con otra ya registrada o solicitada anteriormente, que dicha confusión tenga un efecto en el consumidor, cuál es de producir error, o como anota Pachón,“lo que es lo mismo que se reconozca la existencia de una probabilidad de confusión”. (El Régimen Andino de la Propiedad Industrial”, Ediciones Jurídicas, Gustavo Ibañez, Bogotá, pág. 232).” REGLAS O CRITERIOS PARA LA COMPARACION DE SIGNOS DENOMINATIVOS Si bien el criterio subjetivo del funcionario o del juzgador es en definitiva el que decide si entre dos signos marcarios existe o no el riesgo de confusión o la posibilidad de confundirse, no puede llegar a cualquier conclusión arbitrariamente, y para impedir esa actitud la doctrina ha elaborado reglas de apreciación o de comparación de signos que este Tribunal las ha recogido en el fallo dentro del Proceso 09-IP-94 (G.O. N°180 de 10 Mayo 1995): Los criterios generales o reglas que pueden ser utilizados por el juzgador para analizar la existencia del riesgo de confusión según la doctrina, son los siguientes: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” (Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss).

“La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada”. “Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que ‘la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.

PRESENTACION DE OBSERVACIONES Dentro del procedimiento administrativo que debe seguirse en las oficinas nacionales competentes para el registro de un signo como marca, el artículo 93 de la Decisión 344 fija el tiempo dentro del que, cualquier persona que tenga legítimo interés puede presentar observaciones al registro de la marca solicitado.

Según se desprende de los documentos enviados por el Consejo de Estado a este Tribunal en el proceso interno, no hubo ninguna observación por parte de un tercero con legítimo interés, puesto que, no es de rigor el presentarlas. Por lo tanto, el Tribunal considera que los artículos 93 y 95 no son aplicables dentro del juicio interno, ya que ni la oficina nacional competente y el Consejo de Estado, no tienen que resolver sobre observación alguna.

La observación que tiene que formularse por los terceros interesados para obstaculizar el registro de una marca o defender sus propios derechos, no ha de confundirse con la facultad y exigencia que le otorga el artículo 96 de la Decisión 344 a la Oficina Nacional Competente, para que en forma privativa realice el examen de registrabilidad, así existan o no observaciones, en aras a otorgar o denegar el registro de la marca.

El Tribunal Andino en los procesos 27-IP-95, 33-IP-95, y 22-IP-96 sobre este punto expresó: “La facultad que se confiere a la oficina nacional competente o al administrador para que proceda al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, a más de ser una potestad, es una obligación que debe cumplirse antes de otorgar el registro marcario.

“No puede entenderse que el examen de fondo sólo se ha de practicar cuando no existan “observaciones”, ni que se haya de omitir en caso de existencia de éstas, cuando el fin y el objetivo de la norma es el de que sea la autoridad administrativa la que, con el examen de fondo, conceda o deniegue la marca. “Con la presentación de observaciones y su aceptación o rechazo, no se significa que se exima al funcionario de su obligación de proceder al examen de los requisitos que debe reunir el signo según el artículo 81, y de verificar si no se encuentra incurso en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83.

“Conforme a lo dispuesto tanto en los artículos 95 y 96 de la Decisión 344, el examen de registrabilidad procede tanto cuando se presenten o no observaciones, y en el primer caso, la oficina nacional competente a la vez que analiza las observaciones realiza dicho examen, el que no sólo se concretará solo a las observaciones sino a otras situaciones y hechos que se presenten con relación al signo solicitado para registro.

“Dentro de esa amplia facultad conferida a la Oficina Nacional Competente para otorgar o denegar la solicitud de registro no le está permitido establecer, agregar o añadir más causales de irregistrabilidad que las contempladas en los artículos 81, 82 y 83. Cumplir con la obligación de proceder al examen de fondo del signo, y de resolver sobre la registrabilidad o no del signo, son atribuciones de la administración que no pueden ser trasladadas a otra autoridad ni ser objetadas por haberse cumplido.

El que haya acertado o no la autoridad es el efecto de ejercer su atribución, en cuyo caso las normas comunitarias y legislaciones internas contienen los preceptos para revocar o enmendar un acto administrativo proferido con incumplimiento de los preceptos relativos al registro de marcas”. UNIFICACION Y CONSOLIDACION DE LOS PROCEDIMIENTOS MARCARIOS Dentro de una área de mercado común como el mercado supranacional Andino, las interrelaciones comerciales y el otorgamiento de derechos como los emanados de la Propiedad Intelectual tienen que propender a un establecimiento de normas comunitarias, que tanto en el aspecto sustantivo como adjetivo rijan con iguales efectos en todos los cinco Países Miembros.

Este proceso de unificación de la legislación comunitaria en la Comunidad Andina y en lo que respecta al campo de la Propiedad Intelectual e Industrial, se ha dado con las Decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena cuyas normas regulan esos campos en los diferentes Países. Sin embargo, ni en todos los aspectos y menos aún en los procedimentales, se ha logrado esta unificación legislativa; más bien el sistema comunitario sigue respetando las legislaciones internas cuando la comunitaria no ha previsto una norma específica que regule una determinada institución jurídica o un procedimiento administrativo.

Además, ante la corriente comunitaria de una legislación similar aplicable en los cinco Países, se pretende aproximar el contenido de las legislaciones nacionales, con un contenido básico, que sea igual o semejante tanto en la norma comunitaria como en los instrumentos equivalentes a nivel nacional. El objetivo de la unificación administrativa comunitaria en lo concerniente a patentes, marcas y otros signos distintivos, se refleja en el artículo 146 de la Decisión 344 el que establece para esa finalidad tres vías: que los Países garanticen la óptima aplicación de las disposiciones contenidas en la Decisión 344; que fortalezcan y logren la autonomía y modernización de las oficinas nacionales, y que se mantenga un sistema informativo de los registros de signos distintivos entre las oficinas de los Países Miembros.

Esta finalidad, traducida en la norma del artículo 146, ha de concretarse a lo mejor en una uniformidad de los procedimientos sobre el otorgamiento de patentes y marcas cuyo reflejo ojalá constara en una próxima Decisión de esa naturaleza. Al interpretar esta norma en los Procesos 27-IP-95 y 22-IP-96 el Tribunal expresó: “las disposiciones complementarias de los artículos 146 y 147 de la Decisión 344, convergen al interés de que los Países Miembros perfeccionen los procedimientos administrativos en orden a consolidar un Régimen común administrativo no sólo para el registro de marcas sino de patentes y de los otros signos. Este propósito final tiene como antecedente una garantía de la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la Decisión 344”.

Por otro lado, la norma del artículo 147 impone a los Países Miembros, aunque, utilice el término “comprometen”, a revisar sus procedimientos administrativos con la exigencia de que se respeten o salvaguarden los derechos y obligaciones que correspondan a los particulares de conformidad con la Decisión 344. Esto no es sino una derivación del principio de la preeminencia del derecho comunitario sobre el derecho nacional, para que éste no trasgreda al primero y no constituyan los procedimientos administrativos internos un obstáculo en el libre ejercicio de los derechos que la patente, las marcas, y el modelo industrial, etc. confieren a sus titulares.

El robustecimiento de los trámites administrativos se han de dirigir en cualquier caso a interpretar el derecho de la Propiedad Industrial de manera que se constituya en un fundamento esencial para la creación, investigación y promoción de las invenciones, de la iniciativa y del amparo al productor y al consumidor. En los Procesos antes referidos 27-IP-95 y 22-IP-96, el Tribunal al analizar este artículo dijo: “El compromiso que adquieren los Países Miembros a través de la disposición del artículo 147 se reflejará en una actualización de sus normas internas procedimentales administrativas para que los derechos de los particulares en lo concerniente a la tramitación o concesión de patentes y marcas, a la renovación de éstas, a su caducidad, a la protección que la Decisión 344 confiere sobre derechos de la propiedad industrial no se vean conculcados, disminuidos o desprotegidos por la falta de una legislación administrativa suficiente y necesaria para que esos derechos se discutan en base de procedimientos amplios y abiertos que aseguren la legitimación de los mismos.

La revisión y cumplimiento de las normas que deben efectuar los Países Miembros se referirán, entre otros aspectos, por ejemplo al otorgamiento de términos de prueba en cada uno de los respectivos trámites, a la publicación oportuna de las solicitudes de patentes y marcas, a la agilidad en la concesión o negación de las solicitudes, a la disminución de requisitos formales internos en los procedimientos administrativos, al respeto de los plazos que las normas contienen para la renovación de marcas o para la cancelación de las tasas de patentes antes de declarar su caducidad, pues en todos estos casos, de aplicase la norma en perjuicio del administrado “lejos de salvaguardar los derechos del titular ( ) los estarían menoscabando al restringir el alcance favorable del régimen común”.

(Proceso 22-IP-95). “El espíritu de la disposición concerniente al artículo 147 no puede interpretarse en el sentido de que si la autoridad administrativa o la oficina nacional competente deniega una solicitud de registro de una marca, ese acto “per se”, implicaría un incumplimiento del Ordenamiento Jurídico Andino, ya que una decisión o resolución administrativa emitida con un criterio técnico por parte del administrador y que aparentemente no está de acuerdo con la solicitud del administrado, no significa que viole la disposición comunitaria si se trata de proteger a los administrados de esos riesgos; para eso existen las instancias superiores y los recursos procesales que permitan revisar las resoluciones y reparar los errores u omisiones producidos en la etapa administrativa inferior.

Suponer que la norma del citado artículo 147 consagra el principio de la infalibilidad del administrador no responde ni a la realidad ni a la lógica jurídica, ni a los principios de discrecionalidad y discernimiento de que dispone el administrador. “Otra cosa distinta sería el juzgamiento que debe hacer el juez nacional acerca de la conducta de la administración al aplicar las normas sustantivas sobre registrabilidad de la marca.

Tal caso se daría cuando frente al hecho evidente de que el signo que se examina se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad de la marca, la administración, sinembargo, procediera a su registro, o cuando lo rechazara sin existir tales causales. En esas circunstancias la Oficina Nacional Competente estaría incurriendo en aplicación indebida de la ley, generadora de nulidad en su actuación, lo cual será objeto de decisión por el Consejo de Estado en el proceso contencioso correspondiente mediante aplicación de la legislación comunitaria que se interpreta en el presente caso ”.

(Proceso 7-IP-95, G.O. N° 189 de 15 de septiembre de 1995). “El Tribunal en el indicado Proceso 7-IP-95, manifestó: “ En el caso aludido por el demandante dentro del proceso interno que dio origen a la presente consulta, el titular de la marca COMODISIMOS puede utilizarla para distinguir productos comprendidos en la clase 20 de la clasificación internacional de Niza y en tal sentido tiene un derecho adquirido sobre ella; pero de esta situación no puede derivarse derecho eventual alguno para obtener el registro de la misma marca con respecto a productos comprendidos en una clase diferente, porque las razones que tuvo en cuenta la administración para registrar determinada marca en una clase, no constituyen condición necesaria para que puedan ser aplicadas al registro de productos perteneciente a otra clase.

Se trata de dos actuaciones distintas, para dos clases de productos diferentes y de dos situaciones jurídicas diversas: en el caso del registro de la marca COMODISIMOS dentro de la clase 20 del nomenclator, existe un derecho adquirido o situación jurídica concreta para su titular, en tanto que las pretensiones del demandante frente al registro del mismo signo en la clase 24 apenas representan una mera expectativa o situación jurídica abstracta ’”.

Con los antecedentes expuestos. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA CONCLUYE: 1. Si el signo reúne los requisitos anteriormente señalados, para poder tener acceso al registro, no deberá estar incurso en ninguna de las prohibiciones o impedimentos previstos en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 2. Un signo que carezca de las condiciones intrínsecas de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica no puede considerarse como apto para el registro marcario. 3.

El examen de registrabilidad al que debe someterse un signo por parte de la Oficina Nacional Competente antes de proceder a aceptar o rechazar la solicitud de registro, procede tanto en los casos en los que se presenten observaciones como en los que no se presenten tales observaciones. 4. Un signo que se confunda actualmente o exista la posibilidad de confusión con otro ya registrado o solicitado, no podrá constituirse en marca, conforme al artículo 83, literal a) de la Decisión 344. 5.

Para fijar la existencia o no de la confundibilidad el juzgador debe analizar las designaciones denominativas en tres campos: conceptual o ideológico, fonético y visual, revistiendo mayor importancia el conceptual cuando las denominaciones, tienen un contenido de esa naturaleza. 6. Dentro del análisis fonético de las denominaciones se tomará en consideración, entre otros factores, la ubicación de las vocales, la sílaba tónica, la semejanza o diferencia de las raíces o radicales, y excepcionalmente la de las desinencias, las que al tener una mayor connotación distintiva pueden ser factor de diferenciación entre las denominaciones. 7.

La primera regla que debe considerarse para el análisis de la determinación de la existencia o no del riesgo de confusión, es que la comparación de los signos debe realizarse en su totalidad o en su composición global, sin desmembraciones, resquebrajamientos de palabras o sílabas, esto es, sin una descomposición de su unidad conceptual, visual o fonética. 8.

En el presente caso entre los signos en discusión, la confundibilidad, por las consideraciones anotadas, no se presenta dentro de las denominaciones MANIA Y MANIX. 9. Si la administración o la Oficina Nacional Competente realizan una aplicación indebida de las normas procedimentales o sustantivas, el afectado puede recurrir a la justicia para solicitar el reparo del pretendido error, planteando las acciones que la norma comunitaria le concede en armonía con la legislación nacional; sin embargo, no debe presumirse que toda negativa al registro de una marca se debe a la indebida aplicación de las disposiciones pertinentes. 10.

No cabe confundir el criterio de interpretación con el error de hecho y de derecho en que puede incurrir el funcionario administrativo, lo que generaría una conducta o actitud acusada de buena o mala fe al administrador o juzgador. 11. De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia dentro del proceso 3230. 12.

Notifíquese al nombrado Consejo de Estado, mediante copia sellada y certificada, y remítase igualmente copia certificada de esta interpretación prejudicial a la Junta del Acuerdo de Cartagena, para su publicación oficial. Juan José Calle y Calle PRESIDENTE Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Roberto Salazar Manrique MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza Secretario a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i.