GACETA OFICIAL Año XIII - Número 279 del Acuerdo de Cartagena Lima, 25 de julio de 1997 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso Nº 27-IP-96.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 93, 95, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz (Expediente Interno N° 3420).

Caso: Inscripción de la marca MANIA, clase 29, de la Sociedad Torrecafé Aguila Roja y Cía. Ltda. Pág. 1 Proceso Nº 32-IP-96.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 93, 95, 102, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, a través del Consejero Ponente Dr. Manuel Santiago Urueta Ayola, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; y del literal a) del artículo 83 de esa misma Decisión. Registro de la Marca DC’OS (mixta) vs DESEO’S (nominativa).

Expediente Interno Nº 3478 Proceso Nº 3-IP-97.- Interpretación Prejudicial de los arts. 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el literal d) del art. 82 y con el art. 96 ibídem, y los arts. 146 y 147 ibídem, en concordancia con el art. 5 del Tratado que crea el Tribunal del Acuerdo de Cartagena, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz.

Registro de la marca “PANPAN PAN PAN” solicitada por GRASAS VEGETALES S.A. Exp. N° 3669 Proceso Nº 5-IP-96.- Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82, 96, 146 y 147 de la Decisión 344, en concordancia con el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Consejero Ponente Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez. Registro de la marca RENTAR (Nominativa) presentada por la Sociedad RENTAR S.A. Expediente Interno Nº 3611 Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 25/07/97 2.52 PROCESO N° 27-IP-96 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 93, 95, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz, (Expediente Interno N° 3420).

Caso: Inscripción de la marca MANIA, clase 29, de la Sociedad Torrecafe Aguila Roja y Cia. Ltda. Quito, abril 16 de 1997 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA VISTOS: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dentro del proceso por el cual se pretende la nulidad de la Resolución 001997 de 31 de enero de 1995, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicita, en cumplimiento del auto de 15 de Julio de 1996, la interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 93, 95, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena al aceptar la solicitud admite la competencia del Consejo de Estado de la República de Colombia para requerir la intepretación conforme al artículo 29 del Tratado de Creación del Tribunal Andino, y que éste a su vez, tiene competencia para resolver según el artículo 28 ibídem. Que la solicitud enviada al Tribunal Comunitario reúne los requisitos puntualizados en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal (Decisión 184).

Que el Consejero Ponente señala como informe sucinto, los hechos siguientes: “1°: La sociedad TORRECAFE AGUILA ROJA Y CIA. LIMITADA presentó la solicitud de registro de la marca MANIA, clase 29, tramitada bajo el expediente administrativo N° 412282, estando en vigencia la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. “2°: Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, contra ella no se formularon oposiciones.

“3°: Mediante Resolución N° 001997 de 31 de enero de 1995, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió negar el registro, argumentando que la marca MANIA, clase 29, era confundible con la marca MANIX, registrada a nombre de ALIMENTOS Y LACTEOS VALECHE LTDA., para distinguir la misma clase de productos.

“4°: Contra la Resolución antes referida se interpuso recurso de apelación el día 21 de febrero de 1995, expresando los fundamentos de su inconformidad, sin que a la fecha de la demanda se hubiera notificado decisión expresa al efecto. “Para sustentar los cargos de violación de las normas indicadas en la demanda, adujo la actora lo siguiente: “1°: Se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto se ignoró por parte de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio que la marca MANIA, clase 29, es un signo perceptible y suficientemente distintivo, susceptible de representación gráfica.

“El signo MANIA se percibe por los sentidos de la audición y de la vista. Se fija rápidamente en la mente del público, quien, además de asimilar con facilidad el sonido de una palabra, lo retiene mejor cuando presenta una evocación especial, vale decir, una idea conceptual, tal como ocurre respecto de este signo. “Que el signo sea distintivo significa que es individual y singular, de suerte que pueda diferenciarse de cualquiera otro; la distintividad GACETA OFICIAL exige que el signo no se preste a confusión con otros ya empleados para distinguir la misma clase de productos.

“La representación gráfica se entiende como “una descripción que permita hacerse una idea del signo objeto de la marca, mediante palabras, figuras o signos”. “2°: Se violaron los artículos 93 y 95 en concordancia con el artículo 83, literal a) de la Decisión 34 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por interpretación errónea, dado que la solicitud de la marca MANIA, clase 29, no incurría en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión antes citada.

La División de Signos Distintivos no tuvo en cuenta que el signo MANIA es un vocablo castizo, con significado propio, en tanto que el signoMANIX es un término arbitrario o de fantasía, carente de significación propia por cuanto no hace parte del idioma castellano. “Tampoco tuvo en cuenta la División de Signos Distintivos los múltiples antecedentes de registros marcarios en las clases 29 y 30, esta última referente a productos de similar naturaleza a los de la clase 29, caracterizados por consistir en marcas nominativas que, si bien coinciden en la mayoría de letras que la integran, no pierden la fuerza distintiva necesaria que las hace idóneas para identificar los mismos productos elaborados y/o comercializados por empresarios diferentes.

“3°: Se violaron los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dado que no se interpretaron ni aplicaron correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 344 sobre registro de marcas. De lo contrario se habría advertido que en aplicación de las mismas o idénticas disposiciones y con anterioridad a la fecha en que fue expedido el acto administrativo denegatorio de registro aquí solicitado, se concedió, a nombre de diferentes titulares el registro de varias marcas, que consisten en expresiones con coincidencias fonéticas y características idénticas a las expresiones MANIA y MANIX.

“Además, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio no adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran la Decisión 344.” Que el Tribunal considera conveniente apuntar 25/07/97 3.52 otros conceptos que se han emitido en la documentación allegada al Organismo como la Resolución N° 001997 de 31 de Enero de 1995 de la mencionada oficina nacional competente; del recurso de apelación a la negativa del registro del signo MANIA, de la demanda presentada ante el Consejo de Estado por la Actora, la Sociedad TORRECAFE AGUILA ROJA Y Cia. Ltda. y de la contestación formulada por la Superintendencia de Industria y Comercio: I. RESOLUCION N° 001997 En los considerandos de este acto administrativo se declara: “TERCERO: Que la marca MANIX para distinguir todos los productos comprendidos en la misma clase 29, está registrada con certificado 160628, cuyo titular es la sociedad ALIMENTOS Y LACTEOS VALECHE LTDA, vigente hasta el 29 de Abril de 2004.

“CUARTO: Que el signo MANIA cuyo registro se solicita encuadra dentro de una de las causales de irregistrabilidad específicamente la contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que prohíbe el registro de signos que sean idénticos o se asemejen a otros ya registrados o solicitados para registro por un tercero para los mismos productos o servicios o para aquellos productos o servicios en que se pueda inducir al público a error.

“QUINTO: Que la comparación entre dos signos, implica establecer las semejanzas que entre ellas existan para determinar si es posible que confundan al público consumidor o no. En este caso entre la expresión que se solicita registrar, MANIA y la marca registrada por un tercero MANIX, existe semejanza ortográfica y fonética que induce al público consumidor a error.

Basta para que un signo sea considerado irregistrable, el que sea idéntico o se asemeje, en forma que pueda inducir al público a error a una marca anteriormente solicitada o registrada por un tercero, por lo que este despacho considera innecesario pronunciarse sobre la identidad o similitud que la mencionada marca pueda tener con otras anteriormente registradas o solicitadas por terceros, o sobre si está incursa en cualquier otra causal de irregistrabilidad.” II.

RECURSO DE APELACION GACETA OFICIAL El recurrente refuta la actuación administrativa apelada, argumentando que la expresión MANIA “fue compuesta por el mandante buscando obtener un vocablo atractivo al público por su especial significado. Significado que en lo absoluto se relaciona con los productos que distingue la marca”. Agrega que según el diccionario de la Real Academia Española MANIA significa: “Especie de locura, caracterizada por delirio general, agitación y tendencia al furor. 2.

Extravagancia, preocupación caprichosa por un tema o cosa determinada. 3. Afecto o deseo desordenado ”. Agrega que la distintividad tiene como objetivo que “el consumidor tenga seguridad en adquirir el producto que quiere. También se busca proteger al comerciante para que terceros no imiten la marca que distingue sus productos”. III. DEMANDA PRESENTADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Sostiene la Sociedad Torrecafé Aguila Roja y Cia. Limitada, los siguientes fundamentos: a) Anota, los antecedentes de registros marcarios en las clases 29 y 30, caracterizados por consistir en marcas nominativas, que “si bien coinciden en la mayoría de letras que las integran, no pierden la fuerza distintiva necesaria que las hace idóneas para identificar los mismos productos elaborados y/o comercializados por empresarios diferentes”; como ejemplo señala: RAMA, RAMO, RAMITO, ROMANA, RAMONA, SUPREMO, SUPREMA, etc. b) El no extender la demanda a la titular de la marca MANIX, Comercializadora Inlandesa de Productos Lácteos Cia. Ltda (antes alimentos y Lácteos Valeche Ltda.) “obedece al hecho de no haberse opuesto ni presentado escrito de observaciones contra la solicitud de registro de la marca” en tiempo oportuno. “De donde se colige que la mencionada sociedad no tuvo reparo alguno (ni interés directo) contra la solicitud de registro de la marca MANIA ” IV.

CONTESTACION POR PARTE DE LA 25/07/97 4.52 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO A LA DEMANDA PLANTEADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Basa la defensa con los siguientes razonamientos: a) “Es cierto según lo que consta en el expediente N° 412282 de la División de Signos Distintivos, que efectuada la publicación del extracto no se presentaron oposiciones u observaciones.

Sin embargo, es de señalar que de conformidad con lo previsto en el artículo 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y aplicable al asunto que nos ocupa la no presentación de observaciones por parte de terceros no es impedimento para que la Oficina Nacional Competente examine la registrabilidad y decida sobre el otorgamiento o denegación del registro de las marcas ”. b) “La Oficina Nacional Competente procedió a efectuar el respectivo estudio de confundibilidad entre MANIA (solicitada) y MANIX (registrada) y concluyó acertadamente que entre las dos expresiones existen evidentes semejanzas gráficas, ortográficas y fonéticas que pueden inducir al público a error.

Cabe señalarse que las causales de irregistrabilidad son normas de orden público de obligatorio cumplimiento a cuyo acatamiento no puede sustraerse la Oficina Nacional Competente.” El registro de la marca MANIA (6 de Octubre de 1993) se solicita para productos comprendidos en la clase 29: “carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles; salsas para ensaladas, conservas”.

CONSIDERANDO

El texto de las normas objeto de interpretación es: DECISION 344 “Artículo 81: Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente dis- GACETA OFICIAL tintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 83: Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” “Artículo 93: Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado.

A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.” “Artículo 95: Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo 25/07/97 5.52 anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.

Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” “Artículo 146: Los Países Miembros, con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria, se comprometen a garantizar la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Decisión. Asimismo, se comprometen a fortalecer, propender a la autonomía y modernizar las oficinas nacionales competentes y los sistemas y servicios de información relativos al estado de la técnica.

Del mismo modo y a objeto de tener un sistema de información entre los Países Miembros, las oficinas nacionales competentes enviarán lo antes posible a partir de su publicación, las respectivas Gacetas o Boletines de la Propiedad Industrial, a las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros. Estas Gacetas o Boletines serán colocados para consulta del público en la oficina de destino.” “Artículo 147: Los Países Miembros se comprometen a revisar sus procedimientos administrativos a fin de salvaguardar los derechos y obligaciones que correspondan a los particulares, de conformidad con la presente Decisión.” REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA GACETA OFICIAL REGISTRARSE COMO MARCA El comercio de bienes y servicios ha obligado al empresario o al comerciante a defender su reputación, su prestigio sobre el producto y su clientela mediante la adopción de un signo diferenciador entre sus productos y los de la competencia, el cual para que tenga la protección jurídica de uso exclusivo con los derechos inherentes, debe reunir los requisitos que exige el artículo 81 de la Decisión 344: perceptibilidad, distintividad y posibilidad de representación gráfica.

El proceso creativo de un signo que diferencie y distinga un producto o servicio de una persona o empresa de los de otra empresa o persona, logrará el amparo legal, siempre y cuando sus condiciones intrínsecas se encuadren dentro de las normativas comunitarias y a más de reunir esos tres requisitos, el signo no este contemplado dentro de las prohibiciones o impedimentos que la propia norma establece en los artículos 81 y 82.

Bien puede entonces un signo ser idóneo para un posible registro, y sin embargo estar impedido del registro marcario por ser un término genérico, una denominación descriptiva por asimilarse a otro signo ya registrado o solicitado, o por estar incurso en una cualquiera de las causales de irregistrabilidad que las normas de la Decisión 344 prevén como impedimentos registrales.

El signo es perceptible cuando existe la posibilidad de que el consumidor pueda apreciarlo, captarlo o distinguirlo por cualquiera de los sentidos. Serán signos perceptibles las denominaciones, los colores, los gráficos, la combinación de palabras y gráficos, los dibujos, etc. El requisito de distintividad no deriva sino de la propia definición de marca contenida en el artículo 81, inciso segundo de la Decisión 344: “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

A la vez que esta definición insiste en la condición de la “perceptibilidad del signo”, relieva la función esencial que cumple la marca, como es la de distinguir en el mercado unos servicios o productos de otros. Si el signo carece de cuño o fuerza distintiva, objeto esencial de la marca, no 25/07/97 6.52 cumpliría la función que se persigue para tratar de diferenciar un producto originario de un empresario del producto o servicio de otro empresario, estableciendo la procedencia o el origen empresarial, así como fijando una determinada competencia a base de la calidad de los productos ofrecidos.

La distintividad del signo se proyecta hacia dos campos: a que el signo no sea idéntico con otro y también a que entre los productos y servicios no haya identidad o semejanza, todo ello para defender el interés general del consumidor sobre el interés particular, que es lo que la marca protege a fin de evitar el riesgo de confusión entre productos y signos. La susceptibilidad de representación gráfica del signo, más que un requisito de fondo es una condición formal, destinada a que el signo pueda ser impreso para fines de procedimiento y de archivo.

Esta exigencia limita el registro de signos olfativos o gustativos, cuya imposibilidad de representación gráfica obstaculiza su registro. SIGNOS IDENTICOS O SIMILARES A OTROS YA REGISTRADOS O SOLICITADOS Ante el juez nacional se ha planteado el conflicto de la denegación de la inscripción de la marca MANIA frente a la marca ya registrada MANIX, bajo la consideración de que entre las dos existe semejanza “ortográfica y fonética que induce al público consumidor a error”, criterio administrativo que se fundamenta en la disposición del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que prohíbe el registro de marcas de signos que “sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error”.

La clara intención del legislador comunitario al imponer esta prohibición no es otra que la de proteger principalmente al consumidor ante la presencia de dos signos, que siendo idénticos o semejantes amparen los mismos productos o servicios, y dentro de la comercialización o GACETA OFICIAL adquisición puedan inducirle a confusión o error al creer que con la misma marca está adquiriendo un producto del mismo empresario o que el producto con la marca similar también deviene del mismo origen o fuente empresarial.

El error en el producto mismo y el error en el origen empresarial -no geográfico- del producto, se trata de impedir con la prohibición señalada en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Los términos “mismos productos o servicios” utilizados en dicha norma, no se refieren a los de la misma clase, sino que tienen relación con el grupo de productos o servicios que puedan tener alguna conexión competitiva y que puedan estar señalados o compilados en otra clase del nomenclator.

Para determinar si entre los signos y productos puede producirse el “riesgo de confusión”, la norma comentada, no hace referencia únicamente a una actual confundibilidad, sino prevé una futura posibilidad: que dicha confusión nazca con el uso de las dos marcas. 25/07/97 7.52 confrontar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal han establecido para el cotejo comparativo entre las dos marcas en conflicto, posteriormente señaladas.

Los signos MANIA Y MANIX, dentro de la clasificación de las marcas traídas por la doctrina más generalizada, la del profesor Carlos Fernández Novoa, se encuadran en las marcas denominativas, porque están representadas por palabras o sonidos. La primera con una connotación conceptual precisada en los diccionarios y en el conocimiento de los consumidores (MANIA), por lo que es una marca arbitraria en cuanto su significado “no guarda relación alguna con la naturaleza, cualidades o funciones del correspondiente producto” (“Fundamentos de Derechos de Marca”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, pág. 29) La otra marca, MANIX, carece de un sentido o concepto por lo que se convierte en una marca caprichosa o de fantasía, que son las acuñadas por la invención del productor para la designación de sus productos, sin que tal designación se refiera a sus cualidades o naturaleza.

EL RIESGO DE CONFUSION La función esencial de la marca, como es la distintividad, no permite que dos signos idénticos o semejantes para proteger los mismos o iguales productos puedan registrarse, porque en estas condiciones una marca no distinguiría los productos de una empresa de los de otra y no cumpliría, por lo tanto, esa función. “La confusión entendida como la acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas.

De esta figura se predica que la marca que se proyecte registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de la protección legal del registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva”. (Proceso 2-IP-94 G. O. N° 160 de 21 de Julio de 1994). Ante un derecho adquirido a través de una marca inscrita (MANIX) y una mera expectativa de la inscripción de la marca MANIA, el juez nacional al decidir si existe o puede presentarse el “riesgo de confusión” con el uso de las dos marcas frente a los mismos productos de la clase 29 del nomenclator, tiene que analizar y La regla primaria de análisis para determinar la existencia o no del riesgo de confusión entre dos o más signos, es la de que su confrontamiento o análisis debe realizarse en su totalidad o en su composición global, sin desmembraciones, resquebrajamientos o mutilaciones de palabras o sílabas y sin atribuir a cada sílaba o palabra contenidos propios, que no reflejen el sentido o concepto del signo a registrarse, esto es sin una descomposición de su unidad gráfica, fonética o conceptual.

Esta ha sido la doctrina jurisprudencial de este Tribunal en numerosos casos respecto del punto. La doctrina expresada o mantenida por Fernández Novoa, Bertone y Cabanellas, y también sostenida por este Tribunal en varios fallos, es que, para la comparación de dos signos denominativos reviste particular y esencial relevancia el concepto o la expresión semántica o ideológica de los mismos.

Si un signo o una designación tienen un contenido conceptual, esta palabra representa para el consumidor una posibilidad de una más rápida memorización que otra que carezca de tal contenido. En el primer caso el público conoce la palabra y la aplicará al producto; en tanto, que en el segundo tendrá que aprender la palabra para luego apli- GACETA OFICIAL carla o diferenciarla en el producto.

De este modo, el signo denominativo arbitrario genera en la mente del consumidor una impresión más prolongada que otro signo denominativo caprichoso o de fantasía. Pronunciándose sobre el contenido ideológico de las designaciones, Bertone y Cabanellas de las Cuevas, expresan que son frecuentes los casos en que dicho contenido “es factor diferenciador, debido a la disimilitud de sentidos que predomina incluso sobre otros criterios y en particular sobre el de la importancia de las primeras sílabas” (“Derecho de Marcas”, Tomo II, Editorial Heliasta S.R.L., pág 68).

En los signos enfrentados, la diferenciación conceptual es clara, pues una marca tiene un significado y la otra no, lo que según la doctrina, en principio, no lleva a confusión. Si el contenido ideológico o conceptual del signo es de un conocimiento más generalizado en el público consumidor, es de entenderse que este medio comparativo es de aplicación preferente sobre los otros como sería el análisis en plano fonético o auditivo o visual o gráfico.

En el primero se determinará la semejanza o diferencia cuando la pronunciación de las palabra tiene una fonética igual o similar, sea que la pronunciación es la correcta o la deformada. La colocación de las vocales, la identidad de las vocales que son el soporte de aliteraciones, la ubicación de las consonantes, la semejanza entre las sílabas tónicas, la similitud o diferencia entre las raíces y las desinencias, son factores que disminuyen, aumentan o reducen la existencia del riesgo de confusión. En el campo comparativo de la semejanza fonética, la raíz o sílabas iniciales de las designaciones, si son iguales o diferentes, tienen por regla general una mayor importancia para aceptar la existencia o no de la confusión, pero en ciertos supuestos son las desinencias o terminaciones las que adquieren un mayor relieve distintivo, que hace que entre dos denominaciones no se produzca confusión en ese campo.

Así mismo, fonéticamente la sílaba tónica absorbe a las precedentes y es la que últimamente percibe el consumidor; la ordenación de las vocales, que representa la sonoridad de las palabras, también es un factor de confusión. Ateniéndose a la confusión desde el campo o 25/07/97 8.52 plano fonético la semejanza de los dos signos o marcas controvertidas no parecería darse en este caso, pues inclusive el diptongo de MANIA diferencia a la segunda sílaba de MANIX por lo cual la percepción auditiva de las dos palabras, dentro del examen ligero o sencillo que hace el consumidor, no daría lugar a tal confusión. La confusión gráfica o visual, que no es sino, la similitud o identidad de los signos, puede darse por una similitud ortográfica, fijada entre otros aspectos, por la ubicación o disposición igual o diferente de las vocales o consonantes, por la coincidencia de letras o sílabas, la extensión de la palabra, el número y longitud de sílabas, factores que limitan, aproximan o distancian la confusión. Así mismo, existirá esta confusión por la similitud en los trazos de las letras o en sus tipos empleados en las denominaciones.

Sin alejarse de la regla del examen global de la marca, desde el punto de vista ortográfico, la marca MANIX tiene dos sílabas, en tanto la marca MANIA contiene tres sílabas, hecho que como se indica produce fonéticamente una diferenciación entre las marcas. Visual y fonéticamente las raíces comunes MA, tendrían que compararse con las desinencias NIA Y NIX, a fin de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: “la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores” (Carlos Fernández-Novoa, “Fundamentos de Derechos de Marcas”, Editorial Montecorvo, Madrid, 1984, pág. 218).

EL CONSUMIDOR Las normas comunitarias al prohibir el registro de signos confundibles o con posibilidad de confusión lo que prevé y protege, en primer lugar, es la defensa del consumidor frente a un error en que podría caer al adquirir un producto de una marca similar que no es la que quiso ni deseó en un primer momento. El segundo sujeto de protección es para el propio productor o titular de la marca, que se vería afectado si en el mercado existieran para sus propios productos varios signos similares, idénticos o semejantes, que pudiera dar lugar a que el público por GACETA OFICIAL error adquiera uno cualquiera, con lo cual su producto no se distinguiría de los demás reinando, en consecuencia, una confundibilidad marcaria que perjudicaría al productor y a su marca, anulando así, la necesidad de las marcas en el campo mercantil.

Es entonces, el consumidor el que puede ser sujeto de confusión y es un elemento de consideración relevante para la determinación de sí entre dos signos, por el uso de la marca, puede producirse dicha confusión. En el caso de los productos de la clase 29, referidos anteriormente, no cabe duda que son productos de consumo popular o generalizado y el adquirente de los mismos en ningún caso será un consumidor profesional o selectivo o de elite, tratándose más bien de alguien que si bien, no descuida totalmente el análisis de la marca y producto, tampoco destina a la comparación de los signos demasiado tiempo ni precaución. Este consumidor, al que la doctrina lo ha llamado consumidor “medio o normal”, al adquirir esta clase de productos no realiza un estudio minucioso o pormenorizado del signo desde su aspecto conceptual, fonético o gráfico.

Si bien, puede existir mayor riesgo de confusión, como doctrinariamente se sostiene, entre los signos que amparan productos de menor valor que aquellos de mayor valor, tampoco debe procederse a un examen demasiado estricto o riguroso entre signos que amparen productos de consumo masivo, ya que esa, no es la actitud habitual u ordinaria de esta clase de consumidor.

Es por esto que el juzgador o el administrador al hacer el examen comparativo de los signos y determinar la posibilidad o la real confusión de los mismos, ha de colocarse en la situación del consumidor normal o medio, es decir el juzgador no debe pensar si en él se enfrenta la duda de la confusión sino si ella nace por parte del consumidor.

Originariamente en el Proceso 01-IP-87 (G.O. N° 28 de 15 de febrero de 1988), y posteriormente en otros fallos, este Tribunal en referencia al tipo de consumidor expresó: “ Para una mejor comprensión de lo dicho el Tribunal se permite precisar -de acuerdo con la doctrina predominante- que el consumidor al que debe tenerse en cuenta, tanto para determinar la notoriedad de una marca como para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado “consumidor medio” o sea el 25/07/97 9.52 consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes.

Por supuesto que, en cuanto este fundamental punto de referencia, o sea el público consumidor de determinada clase de productos, debe distinguirse si se trata de bienes o productos de consumo masivo o si por el contrario son de consumo selectivo, en lo cual interviene definitivamente el nivel de vida y la capacidad adquisitiva del grupo humano involucrado o sea de aquel que suele solicitar, usar o consumir determinado producto ”.

Aún tratándose de un consumidor para productos de consumo masivo o popular se da la distinción entre un signo fantástico y otro que no lo es. JURISPRUDENCIA A más de los casos resueltos por este Tribunal entre otros Procesos, los 1-IP-87 (G.O. N°28 de 15 de febrero de 1988), Proceso 4-IP-88 (G.O. N°39 de 24 de enero de 1989), Proceso 3IP-90 (G.O. N°70 de 15 de Octubre de 1990), Proceso 4-IP-90 (G.O. N°71 de 17 de Octubre de 1990) Proceso 3-IP-91 (G.O. N°93 de 11 de Noviembre de 1991), Proceso 1-IP-94 (G.O. N°164 de 2 de Noviembre de 1994), Proceso 2IP-94 (G.O. N°160 de 21 de Julio de 1994), Proceso 4-IP-94 (G.O. N°189 de 15 de Septiembre de 1995), Proceso 5-IP-94 (G.O. N°177 de 20 de Abril de 1995), Proceso 9-IP-94 (G.O. N°188 de 10 de Mayo de 1995), Proceso 2-IP-95 (G.O. N°199 de 26 de Enero de 1996), Proceso 19-IP-95 (G.O. N°233 de 19 de Noviembre de 1996), Proceso 20-IP-95 (G.O. N°236 de 26 de Noviembre de 1996), que tratan sobre los puntos anotados de las reglas o criterios de la comparación de los signos, cabe transcribirse las siguientes sentencias del Tribunal Supremo Español sobre estas materias: “Primero.- (E)ntre ambas marcas existen diferencias fundamentales derivadas de que la solicitante es un sustantivo con significado propio, “Magia”, mientras que la oponente es una denominación de pura fantasía que no tiene significación alguna.

( ) (E)ntre las marcas enfrentadas existen profundas diferencias fonéticas y gráficas que evitan todo riesgo de confusión en el mercado, aunque se trate de productos idénticos, pues GACETA OFICIAL 25/07/97 10.52 tanto visual como fonéticamente aparecen y suenan de manera completamente diferente ya que la solicitante tiene un significado propio de ilusión o misterio del que carece por completo la oponente que es pura denominación de fantasía sin significado alguno. Resulta ( ) correcta la sentencia apelada cuando llega a la conclusión de que la comparación global de los distintivos que componen las marcas enfrentadas existen suficientes diferencias tanto fonéticas como gráficas para evitar su confusión en el mercado, pues evidentemente su pronunciación y su grafía son totalmente distintas, amén de que el hecho notorio de que la marca “Maggi” para sopas, lo que ha sido objeto de intensas campañas publicitarias, lo cual refuerza la conclusión de imposibilidad de confusión entre los potenciales usuarios de los productos”.

(Sentencia de 12 de Mayo de 1994, Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Tercera, referida en “Sección de Derecho de la Competencia y de los bienes inmateriales”, dirigida por José Massaguer Fuentes, Valencia, Mayo de 1995, pág. 5448). son perfectamente diferenciables por la distinta composición de sus vocablos y procede, en consecuencia, la desestimación del recurso de apelación”.

(Sentencia de 27 de Mayo de 1994, Tribunal Supremo, Sección Tercera, Sala Tercera, “Sección de Derecho de la Competencia y de los bienes inmateriales”, dirigida por José Massaguer Fuentes, Valencia, Mayo de 1995, pág 5451). “Primero.- El hecho de que la (marca) coincid(a) con la razón social o anagrama de la entidad peticionaria, (implica) en estos casos la necesidad de adoptar un criterio más benévolo en la comparación del signo que se pretende inscribir con los ya inscritos.

En este mismo Proceso, esto es, el 09-IP-94 se recalcó la importancia de la comparación conceptual o semántica al expresarse que “el elemento conceptual o semántico es anotado también como un factor esencial de utilización para llegar a ponderar el grado de semejanza entre las marcas. Bajo este concepto se sostiene que en las marcas denominativas, sugestivas o arbitrarias en las que se utiliza un lenguaje común y corriente no se forza al consumidor al aprendizaje de una nueva palabra, sino únicamente a que la misma se relacione con los productos o los servicios a los que la marca se aplica.

Segundo.- (L)a diferencia fonética entre “Maggi” y “Meiji” es lo suficientemente importante para diferenciarlas, pues la comparación entre ambas marcas debe hacerse de forma completa, sin descomponer elementos y entonces la diferencia entre ambas es claramente perceptible al oído ”. (Sentencia de 13 de Mayo de 1994, Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Tercera “Sección de Derecho de la Competencia y de los bienes inmateriales”, dirigida por José Massaguer Fuentes, Valencia, Mayo de 1995, pág. 5448).

“Primero.- (L)as marcas enfrentadas de las llamadas denominativas ( ) han de ser comparadas de forma conjunta, con una visión conjunta o sintética, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, no ofrece duda que entre ambas marcas existen diferencias muy notables para distinguirlas que evitan todo riesgo de confusión entre sus productos aunque sean idénticos, ya que entre “Cosmonews” y “Cosmopolis” y “Cosmopolitan”, suenan al oído de forma completamente diferentes y gráficamente Por su parte, el Tribunal Andino, en el Proceso 09-IP-94 (G.O. N°180 de 10 de mayo de 1995), ratificado en Procesos 04-IP-94 (G.O. N°189 de 15 de Septiembre de 1995), Proceso 20-IP-95 (G.O. N°236 de 26 de Noviembre de 1996) y en Proceso 21 IP-95 (G.O N°233 de 19 de noviembre de 1996), expresó que “para que subsista la prohibición, se requiere que entre las dos marcas que se analiza exista una confundibilidad que imposibilite su diferenciación, lo que genera la figura del ‘riesgo de confusión’, evitando que las marcas sean ‘claramente distinguibles’ ” “En tanto que, en las marcas caprichosas o de fantasía, el consumidor tiene un doble esfuerzo aprender la nueva palabra y enlazarla con los productos.

“La dimensión más característica de la marca denominativa es el significado que ella pueda tener y si este es más simple y conocido, la fijación de la impresión general de la marca tendrá mayor percepción en la mente del consumidor”. En el Proceso 20-IP-95, así mismo, sobre la relevancia de la comparación conceptual de las marcas, este Organismo expresó: “La comparación entre dos denominaciones GACETA OFICIAL y para el caso concreto, puede hacerse por la pronunciación o fonética de la marca, por la significación o contenido conceptual de los signos, que trantándose de una denominación arbitraria, el parámetro de su significado juega un papel importante.

“Otamendi al respecto dice: “En el cotejo marcario tiene una gran influencia el que una de las marcas tenga un contenido conceptual, o ambas si son diferentes. El público consumidor podrá recordar con mayor facilidad esas marcas y no se dejará llevar por otras similitudes gráficas o auditivas. En términos prácticos esto significará que cuando haya un contenido conceptual se admite generalmente una mayor aproximación en los otros órdenes, gráfico y auditivo.

Así cuando se declararon inconfundibles las marcas “Alicura” y “alcurnia” se sostuvo que el contenido conceptual ‘adquiere una significación tal que empalidece las semejanzas que pueden observarse en los planos gráficos y eufónico”. (“Derecho de Marcas”, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, pág. 190). “Fernández-Novoa sobre el punto expresa: “ Mantengo que el significado de la denominación constitutiva de la marca desempeña un papel preponderante en el proceso de fijar la impresión general de la marca denominativa.

Pienso, en efecto, que en la hipótesis de marcas denominativas arbitrarias y sugestivas, la dimensión más característica de la marca es su significado ”, (“Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo, S.A, Madrid, 1984, pág. 219"). “La confusión gráfica que puede producirse entre los dos signos en estudio, deberá también ser analizada por el juzgador, y será él quien decida si la grafía de las denominaciones tiene mayor influencia distintiva que el contenido conceptual o significado de las dos palabras frente a un consumidor medio de las clases de productos que bajo las dos marcas se comercializan agrupándose el mercado como uno masivo, restrictivo o elitista en la relación productoclase de consumidor.

“Es requisito necesario para la exclusión del registro de una marca que guarda similitud con otra ya registrada o solicitada anteriormente, que dicha confusión tenga un efecto en el consumidor, cuál es de producir error, o como anota Pachón,“lo que es lo mismo que se reco- 25/07/97 11.52 nozca la existencia de una probabilidad de confusión”.

(El Régimen Andino de la Propiedad Industrial”, Ediciones Jurídicas, Gustavo Ibañez, Bogotá, pág. 232).” REGLAS O CRITERIOS PARA LA COMPARACION DE SIGNOS DENOMINATIVOS Si bien el criterio subjetivo del funcionario o del juzgador es en definitiva el que decide si entre dos signos marcarios existe o no el riesgo de confusión o la posibilidad de confundirse, no puede llegar a cualquier conclusión arbitrariamente, y para impedir esa actitud la doctrina ha elaborado reglas de apreciación o de comparación de signos que este Tribunal las ha recogido en el fallo dentro del Proceso 09-IP-94 (G.O. N°180 de 10 Mayo 1995): Los criterios generales o reglas que pueden ser utilizados por el juzgador para analizar la existencia del riesgo de confusión según la doctrina, son los siguientes: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” (Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss).

“La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no GACETA OFICIAL cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada”. “Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que ‘la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.

PRESENTACION DE OBSERVACIONES Dentro del procedimiento administrativo que debe seguirse en las oficinas nacionales competentes para el registro de un signo como marca, el artículo 93 de la Decisión 344 fija el tiempo dentro del que, cualquier persona que tenga legítimo interés puede presentar observaciones al registro de la marca solicitado.

Según se desprende de los documentos enviados por el Consejo de Estado a este Tribunal en el proceso interno, no hubo ninguna observación por parte de un tercero con legítimo interés, puesto que, no es de rigor el presentarlas. 25/07/97 12.52 otorgar el registro marcario. “No puede entenderse que el examen de fondo sólo se ha de practicar cuando no existan “observaciones”, ni que se haya de omitir en caso de existencia de éstas, cuando el fin y el objetivo de la norma es el de que sea la autoridad administrativa la que, con el examen de fondo, conceda o deniegue la marca.

“Con la presentación de observaciones y su aceptación o rechazo, no se significa que se exima al funcionario de su obligación de proceder al examen de los requisitos que debe reunir el signo según el artículo 81, y de verificar si no se encuentra incurso en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83. “Conforme a lo dispuesto tanto en los artículos 95 y 96 de la Decisión 344, el examen de registrabilidad procede tanto cuando se presenten o no observaciones, y en el primer caso, la oficina nacional competente a la vez que analiza las observaciones realiza dicho examen, el que no sólo se concretará solo a las observaciones sino a otras situaciones y hechos que se presenten con relación al signo solicitado para registro.

La observación que tiene que formularse por los terceros interesados para obstaculizar el registro de una marca o defender sus propios derechos, no ha de confundirse con la facultad y exigencia que le otorga el artículo 96 de la Decisión 344 a la Oficina Nacional Competente, para que en forma privativa realice el examen de registrabilidad, así existan o no observaciones, en aras a otorgar o denegar el registro de la marca.

“Dentro de esa amplia facultad conferida a la Oficina Nacional Competente para otorgar o denegar la solicitud de registro no le está permitido establecer, agregar o añadir más causales de irregistrabilidad que las contempladas en los artículos 81, 82 y 83. Cumplir con la obligación de proceder al examen de fondo del signo, y de resolver sobre la registrabilidad o no del signo, son atribuciones de la administración que no pueden ser trasladadas a otra autoridad ni ser objetadas por haberse cumplido.

El que haya acertado o no la autoridad es el efecto de ejercer su atribución, en cuyo caso las normas comunitarias y legislaciones internas contienen los preceptos para revocar o enmendar un acto administrativo proferido con incumplimiento de los preceptos relativos al registro de marcas”. El Tribunal Andino en los procesos 27-IP-95, 33-IP-95, y 22-IP-96 sobre este punto expresó: UNIFICACION Y CONSOLIDACION DE LOS PROCEDIMIENTOS MARCARIOS “La facultad que se confiere a la oficina nacional competente o al administrador para que proceda al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, a más de ser una potestad, es una obligación que debe cumplirse antes de Dentro de una área de mercado común como el mercado supranacional Andino, las interrelaciones comerciales y el otorgamiento de derechos como los emanados de la Propiedad Intelectual tienen que propender a un esta- Por lo tanto, el Tribunal considera que los artículos 93 y 95 no son aplicables dentro del juicio interno, ya que ni la oficina nacional competente y el Consejo de Estado, no tienen que resolver sobre observación alguna.

GACETA OFICIAL blecimiento de normas comunitarias, que tanto en el aspecto sustantivo como adjetivo rijan con iguales efectos en todos los cinco Países Miembros. Este proceso de unificación de la legislación comunitaria en la Comunidad Andina y en lo que respecta al campo de la Propiedad Intelectual e Industrial, se ha dado con las Decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena cuyas normas regulan esos campos en los diferentes Países.

Sin embargo, ni en todos los aspectos y menos aún en los procedimentales, se ha logrado esta unificación legislativa; más bien el sistema comunitario sigue respetando las legislaciones internas cuando la comunitaria no ha previsto una norma específica que regule una determinada institución jurídica o un procedimiento administrativo. Además, ante la corriente comunitaria de una legislación similar aplicable en los cinco Países, se pretende aproximar el contenido de las legislaciones nacionales, con un contenido básico, que sea igual o semejante tanto en la norma comunitaria como en los instrumentos equivalentes a nivel nacional.

El objetivo de la unificación administrativa comunitaria en lo concerniente a patentes, marcas y otros signos distintivos, se refleja en el artículo 146 de la Decisión 344 el que establece para esa finalidad tres vías: que los Países garanticen la óptima aplicación de las disposiciones contenidas en la Decisión 344; que fortalezcan y logren la autonomía y modernización de las oficinas nacionales, y que se mantenga un sistema informativo de los registros de signos distintivos entre las oficinas de los Países Miembros.

Esta finalidad, traducida en la norma del artículo 146, ha de concretarse a lo mejor en una uniformidad de los procedimientos sobre el otorgamiento de patentes y marcas cuyo reflejo ojalá constara en una próxima Decisión de esa naturaleza. Al interpretar esta norma en los Procesos 27-IP-95 y 22-IP-96 el Tribunal expresó: “las disposiciones complementarias de los artículos 146 y 147 de la Decisión 344, convergen al interés de que los Países Miembros perfeccionen los procedimientos administrativos en orden a consolidar un Régimen común administrativo no sólo para el registro de marcas sino de patentes y de los otros signos. Este propósito 25/07/97 13.52 final tiene como antecedente una garantía de la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la Decisión 344”.

Por otro lado, la norma del artículo 147 impone a los Países Miembros, aunque, utilice el término “comprometen”, a revisar sus procedimientos administrativos con la exigencia de que se respeten o salvaguarden los derechos y obligaciones que correspondan a los particulares de conformidad con la Decisión 344. Esto no es sino una derivación del principio de la preeminencia del derecho comunitario sobre el derecho nacional, para que éste no trasgreda al primero y no constituyan los procedimientos administrativos internos un obstáculo en el libre ejercicio de los derechos que la patente, las marcas, y el modelo industrial, etc. confieren a sus titulares.

El robustecimiento de los trámites administrativos se han de dirigir en cualquier caso a interpretar el derecho de la Propiedad Indus-trial de manera que se constituya en un fundamento esencial para la creación, investigación y promoción de las invenciones, de la iniciativa y del amparo al productor y al consumidor. En los Procesos antes referidos 27-IP-95 y 22-IP-96, el Tribunal al analizar este artículo dijo: “El compromiso que adquieren los Países Miembros a través de la disposición del artículo 147 se reflejará en una actualización de sus normas internas procedimentales administrativas para que los derechos de los particulares en lo concerniente a la tramitación o concesión de patentes y marcas, a la renovación de éstas, a su caducidad, a la protección que la Decisión 344 confiere sobre derechos de la propiedad industrial no se vean conculcados, disminuidos o desprotegidos por la falta de una legislación administrativa suficiente y necesaria para que esos derechos se discutan en base de procedimientos amplios y abiertos que aseguren la legitimación de los mismos.

La revisión y cumplimiento de las normas que deben efectuar los Países Miembros se referirán, entre otros aspectos, por ejemplo al otorgamiento de términos de prueba en cada uno de los respectivos trámites, a la publicación oportuna de las solicitudes de patentes y marcas, a la agilidad en la concesión o negación de las solicitudes, a la disminución de requisitos formales internos en los procedimientos administrativos, al respeto de los plazos que las normas contienen GACETA OFICIAL para la renovación de marcas o para la cancelación de las tasas de patentes antes de declarar su caducidad, pues en todos estos casos, de aplicase la norma en perjuicio del administrado “lejos de salvaguardar los derechos del titular ( ) los estarían menoscabando al restringir el alcance favorable del régimen común”.

(Proceso 22-IP-95). “El espíritu de la disposición concerniente al artículo 147 no puede interpretarse en el sentido de que si la autoridad administrativa o la oficina nacional competente deniega una solicitud de registro de una marca, ese acto “per se”, implicaría un incumplimiento del Ordenamiento Jurídico Andino, ya que una decisión o resolución administrativa emitida con un criterio técnico por parte del administrador y que aparentemente no está de acuerdo con la solicitud del administrado, no significa que viole la disposición comunitaria si se trata de proteger a los administrados de esos riesgos; para eso existen las instancias superiores y los recursos procesales que permitan revisar las resoluciones y reparar los errores u omisiones producidos en la etapa administrativa inferior.

Suponer que la norma del citado artículo 147 consagra el principio de la infalibilidad del administrador no responde ni a la realidad ni a la lógica jurídica, ni a los principios de discrecionalidad y discernimiento de que dispone el administrador. “Otra cosa distinta sería el juzgamiento que debe hacer el juez nacional acerca de la conducta de la administración al aplicar las normas sustantivas sobre registrabilidad de la marca.

Tal caso se daría cuando frente al hecho evidente de que el signo que se examina se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad de la marca, la administración, sinembargo, procediera a su registro, o cuando lo rechazara sin existir tales causales. En esas circunstancias la Oficina Nacional Competente estaría incurriendo en aplicación indebida de la ley, generadora de nulidad en su actuación, lo cual será objeto de decisión por el Consejo de Estado en el proceso contencioso correspondiente mediante aplicación de la legislación comunitaria que se interpreta en el presente caso ”.

(Proceso 7-IP-95, G.O. N°189 de 15 de septiembre de 1995). “El Tribunal en el indicado Proceso 7-IP-95, manifestó: “ En el caso aludido por el demandante dentro del proceso interno que dio origen 25/07/97 14.52 a la presente consulta, el titular de la marca COMODISIMOS puede utilizarla para distinguir productos comprendidos en la clase 20 de la clasificación internacional de Niza y en tal sentido tiene un derecho adquirido sobre ella; pero de esta situación no puede derivarse derecho eventual alguno para obtener el registro de la misma marca con respecto a productos comprendidos en una clase diferente, porque las razones que tuvo en cuenta la administración para registrar determinada marca en una clase, no constituyen condición necesaria para que puedan ser aplicadas al registro de productos perteneciente a otra clase.

Se trata de dos actuaciones distintas, para dos clases de productos diferentes y de dos situaciones jurídicas diversas: en el caso del registro de la marca COMODISIMOS dentro de la clase 20 del nomenclator, existe un derecho adquirido o situación jurídica concreta para su titular, en tanto que las pretensiones del demandante frente al registro del mismo signo en la clase 24 apenas representan una mera expectativa o situación jurídica abstracta ’”.

Con los antecedentes expuestos. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA CONCLUYE: 1. Si el signo reúne los requisitos anteriormente señalados, para poder tener acceso al registro, no deberá estar incurso en ninguna de las prohibiciones o impedimentos previstos en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 2. Un signo que carezca de las condiciones intrínsecas de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica no puede considerarse como apto para el registro marcario. 3.

El examen de registrabilidad al que debe someterse un signo por parte de la Oficina Nacional Competente antes de proceder a aceptar o rechazar la solicitud de registro, procede tanto en los casos en los que se presenten observaciones como en los que no se presenten tales observaciones. 4. Un signo que se confunda actualmente o GACETA OFICIAL exista la posibilidad de confusión con otro ya registrado o solicitado, no podrá constituirse en marca, conforme al artículo 83, literal a) de la Decisión 344. 5.

Para fijar la existencia o no de la confundibilidad el juzgador debe analizar las designaciones denominativas en tres campos: conceptual o ideológico, fonético y visual, revistiendo mayor importancia el conceptual cuando las denominaciones, tienen un contenido de esa naturaleza. 6. Dentro del análisis fonético de las denominaciones se tomará en consideración, entre otros factores, la ubicación de las vocales, la sílaba tónica, la semejanza o diferencia de las raíces o radicales, y excepcionalmente la de las desinencias, las que al tener una mayor connotación distintiva pueden ser factor de diferenciación entre las denominaciones. 7.

La primera regla que debe considerarse para el análisis de la determinación de la existencia o no del riesgo de confusión, es que la comparación de los signos debe realizarse en su totalidad o en su composición global, sin desmembraciones, resquebrajamientos de palabras o sílabas, esto es, sin una descomposición de su unidad conceptual, visual o fonética. 8.

En el presente caso entre los signos en discusión, la confundibilidad, por las consideraciones anotadas, no se presenta dentro de las denominaciones MANIA Y MANIX. 9. Si la administración o la Oficina Nacional Competente realizan una aplicación indebida de las normas procedimentales o sustantivas, el afectado puede recurrir a la justicia para solicitar el reparo del pretendido error, planteando las acciones que la norma comunitaria le concede en armonía con la legislación nacional; sin embargo, no debe presumirse que toda negativa al registro de una marca se debe a la indebida 25/07/97 15.52 aplicación de las disposiciones pertinentes. 10.

No cabe confundir el criterio de interpretación con el error de hecho y de derecho en que puede incurrir el funcionario administrativo, lo que generaría una conducta o actitud acusada de buena o mala fe al administrador o juzgador. 11. De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia dentro del proceso 3230. 12.

Notifíquese al nombrado Consejo de Estado, mediante copia sellada y certificada, y remítase igualmente copia certificada de esta interpretación prejudicial a la Junta del Acuerdo de Cartagena, para su publicación oficial. Juan José Calle y Calle PRESIDENTE Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Roberto Salazar Manrique MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza Secretario a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. GACETA OFICIAL 25/07/97 16.52 PROCESO Nº 32-IP-96 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 93, 95, 102, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, a través del Consejero ponente Dr. Manuel Santiago Urueta Ayola, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; y del literal a) del artículo 83 de esa misma Decisión. Registro de la Marca DC’OS (mixta) vs DESEO’S (nominativa).

Expediente Interno Nº 3478. Quito, mayo 21 de 1997 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA VISTOS: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Dr. Manuel Santiago Urueta Ayola solicita a este Tribunal Comunitario la interpretación por vía prejudicial de los artículos 81, 93, 95, 102, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena al aceptar la solicitud admite la competencia del Consejo de Estado de la República de Colombia para requerir esta interpretación conforme al artículo 29 del Tratado de Creación del Tribunal Andino, y éste a su vez, tiene competencia para absolverla según el artículo 28 ibídem. Que la solicitud enviada al Tribunal Comunitario reúne los requisitos puntualizados en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal (Decisión 184).

Que el Consejero Ponente estima como hechos relevantes para la Interpretación, al decir del demandante los siguientes: “1º El señor VALVANERA ZULUAGA PÉREZ solicitó el registro de la marca DC’OS (mixta), clase 25, expediente administrativo Nº 281920. 2º Dentro del término para formular oposiciones, CONFECCIONES BALALAIKA LTDA. formuló oposición contra el registro de la marca, basándose en el hecho de ser titular del registro de la marca DESEO’S (nominativa) y prioritaria solicitante del registro de la marca DESEO’S (etiqueta)( sic) para distinguir la misma clase de productos. 3º La División de Signos Distintivos expidió la resolución cuya nulidad se demanda, por medio de la cual decidió declarar infundada la oposición formulada por CONFECCIONES BALALAIKA LTDA. y concedió el registro de la marca solicitada porVALVANERA ZULUAGA LOPEZ. 4º Contra la resolución citada anteriormente se interpuso recurso de apelación, mediante el cual se expusieron los fundamentos jurídicos por los cuales la marca DC’OS (mixta) era confundible con la marca DESEO’S, no siendo por lo tanto procedente el registro de aquella para distinguir productos de la clase 25.” Que dicha solicitud tiene su origen en el Proceso interno por medio del cual la sociedad CONFECCIONES BALALAIKA LTDA., pretende obtener la nulidad de la Resolución 5140 de 14 de marzo de 1995 proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual declara infundada la oposición formulada por dicha compañía contra la solicitud de registro de la marca DC’OS, presentada por el Sr. Valvanera Zuluaga Pérez.

Que el Tribunal considera oportuno analizar otros criterios que se han emitido en el proceso interno y que se han adjuntado a la solicitud de interpretación, entre éstos los contenidos en la Resolución Nº 5140 de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el recurso de apelación interpuesto por la Compañía Confecciones Balalaika, de la demanda ante el Consejo de Estado, y de la contestación de la Superintendencia de Compañías.

I. Resolución Nº 5140 GACETA OFICIAL 25/07/97 gráfico entre los dos signos. Añade que la manera como se leerán las dos expresiones es: a) La sociedad oponente fundamenta su derecho en que la marca DC’OS previamente registrada es confundible con la que se pretende registrar y que su derecho es prioritario al nuevo registro. b) El funcionario administrativo al considerar los argumentos de la observación manifiesta que entre las dos marcas no existe confundibilidad, previo el análisis sin fraccionamiento de los dos signos. Manifiesta que “No existen entre las marcas DC’OS + GRAFICA (SOLICITADA) y DESEO’S (OPOSITORA), semejanzas capaces de inducir al público consumidor a error, lo que hace necesario evaluar entonces el grado de confundibilidad entre las dos marcas, y a juicio de este despacho la solicitada es suficientemente distintiva y novedosa con respecto de la opositora, pues los elementos gráficos y denominativos, logran una apariencia externa considerable ante la opositora.

Para la comparación o el cotejo de dos marcas siendo una mixta DC’OS (SOLICITADA) y DESEO’S (OPOSITORA), debe principalmente atenderse al efecto visual de la figura, que en este caso particular prevalecen ambos factores denominativo y gráfico DC’OS + GRAFICA, acompañado de un tipo de letra y colores especiales característicos, apreciado en su conjunto, será este concepto e imagen el que el consumidor medio fija en el entendimiento, no haciéndose necesario un análisis comparativo de líneas o trazos aisladamente ”, deduce la autoridad administrativa la inexistencia de semejanza entre las dos marcas que induzcan al público consumidor a error.

II. Recurso de apelación a) La sociedad opositora rechaza los criterios mantenidos por la autoridad nacional en la resolución Nº 5140 al manifestar que “no podemos entender como en criterio de la Superintendencia de Industria y Comercio, no existe semejanza alguna entre la marca solicitada DC’OS y la marca opositora DESEO’S registrada en la actualidad por mi mandante en la clase 25 Internacional, que pueda inducir a error al público consumidor, máxime cuando las dos marcas distinguen productos de la misma clase”. b) Realiza un examen gramatical fonético y 17.52 DC’OS ( D E C E O S) (Marca solicitada por el Señor VALVANERA ZULUAGA PEREZ en la clase 25 internacional).

DESEO’S (Marca registrada por mi mandante la sociedad CONFECCIONES BALALAIKA LTDA., en la clase 25 Internacional). III. Demanda presentada por CONFECCIONES BALALAIKA LTDA. ante el Consejo de Estado de la República de Colombia a) En su libelo de demanda la actora sostiene que se ha violado el artículo 81 de la Decisión 344 por cuanto la marca DC’OS (mixta) carece de la suficiente fuerza distintiva y recuerda que “la distintividad hace referencia a que la marca o signo marcario sea individual y singular; de suerte que pueda diferenciarse de cualquiera otro.

La distintividad es un carácter que le da a la marca la novedad y la especialidad; exige que el signo no dé lugar a confusiones con otros ya empleados para distinguir la misma clase de productos”. b) Advierte la violación de los artículos 93 y 95 de la Decisión 344, por cuanto la División de Signos Distintivos “no tuvo en cuenta que en ambas marcas predomina el elemento denominativo y que, aun en el evento en que en la marca DC’OS (mixta) predominaren dos elementos: el denominativo y el gráfico (apreciación subjetiva de la División de Signos Distintivos que resulta bien discutible), continuaría predominando en ambas marcas el elemento denominativo.

Expresado en otra forma, el hecho de que, según la División de Signos Distintivos, en la marca DC’OS (mixta) predominaren los dos elementos (el denominativo y el gráfico), y en la marca DESEO’S solo predominare el GACETA OFICIAL elemento denominativo, no es excluyente de la circunstancia de que en las dos marcas predomine, de todas formas, el elemento denominativo”. c) Recurre a los mismos razonamientos y motivos de confundibilidad expresados en el recurso de apelación sobre la identidad visual, ortográfica, gráfica, auditiva e ideológica, admitiendo que ambos signos son “similares y confundibles”, “coinciden en la combinación de la mayoría de las letras que los componen”, “ambos signos presentan trazos iguales”, “presentan idéntica pronunciación fonética”, “presentan la misma idea conceptual”, en referencia a cada una de las identidades señaladas.

IV. Contestación a la demanda por la Superintendencia de Industria y Comercio Al defender la validez de la Resolución Nº 5140 la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene que la Oficina Nacional Competente en aplicación del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 “procedió a efectuar el respectivo estudio de confundibilidad entre DC’OS (mixta) (solicitada para la clase 25) y DESEO’S (opositora) concluyendo acertadamente que no existen entre las dos marcas semejanzas capaces de inducir al público consumidor a error, siendo la solicitada suficientemente distintiva y novedosa respecto a la opositora; por lo que la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y no induce al público a error”.

CONSIDERANDO

25/07/97 18.52 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Articulo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

“Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitada. A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros”.

A más de las normas solicitadas para interpretación por parte de la judicatura nacional el Tribunal Andino cree necesario que se extienda dicha interpretación a la del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, porque esa norma fue inclusive base legal para la resolución administrativa que es materia del juicio interno. “Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.

El texto de las normas requeridas de interpretación por parte del H. Consejo de Estado de la República de Colombia son: DECISION 344 Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual GACETA OFICIAL notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”.

“Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de la marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. “Artículo 146.- Los Países Miembros, con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria, se comprometen a garantizar la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Decisión. Asimismo, se comprometen a fortalecer, propender a la autonomía y modernizar las oficinas nacionales competentes y los sistemas y servicios de información relativos al estado de la técnica.

Del mismo modo y a objeto de tener un sistema de información entre los Países Miembros, las oficinas nacionales competentes enviarán lo antes posible a partir de su publicación, las respectivas Gacetas o Boletines de la Propiedad Industrial, a las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros. Estas Gacetas o Boletines serán colocados para consulta del público en la oficina de destino”.

“Artículo 147.- Los Países Miembros se comprometen a revisar sus procedimientos administrativos a fin de salvaguardar los derechos y obligaciones que correspondan a los particulares de conformidad con la presente Decisión”. El Tribunal, al proceder a dictar su sentencia interpretativa de las normas arriba mencionadas, considerará los puntos siguientes: CONCEPTO DE MARCA La definición de marca dentro en la legislación comunitaria se plasma en el inciso segundo del artículo 81 de la Decisión 344, que ha sido transcrito anteriormente y este concepto recalca la función o el objetivo principal de la marca, como es lograr que los productos o servicios de una persona o empresa puedan ser reconocidos y diferenciados de los de otra, a través del uso del signo, el que, en consecuencia, también tiene que ser diferente a los ya registrados.

La definición comunitaria de marca permite 25/07/97 19.52 que ésta cumpla sus funciones como medio de identificación de un producto o servicio de otros en base de la fuente o de la procedencia empresarial sin que ésto signifique que el consumidor deba conocer con exactitud el nombre de las personas propietarias de las empresas que expenden en el mercado sus productos, sino que el consumidor asuma la idea o la percepción de que el producto o servicio con una marca determinada o con una marca similar y para los mismos productos o servicios o para similares tiene una misma fuente de origen en cuanto al empresario o productor, estableciéndose una competitividad entre los productores sobre las diferentes marcas teniendo como base también la calidad de los productos que ellas protegen.

La definición hace referencia a la perceptibilidad del signo condición que convierte también a un signo en registrable como más adelante se verá, perceptibilidad que no es otra cosa que la materialización de lo intangible para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. La noción de marca que se estudia obliga pues, a que se analice si el signo a más de ser distintivo frente a otros pueda servir también para distinguir los productos protegidos por una marca de un empresario con la marca y productos de otro empresario, protección que se consagra en el derecho de uso exclusivo a la marca que permite al titular impedir que otros utilicen para sus productos o servicios marcas idénticas o similares para evitar un estado de confusión en el mercado que perjudicaría en primer término al consumidor, a quien, como elemento esencial del comercio consumidor, protege el sistema marcario, y sobre quien no puede recaer el peso de un constante dubitamiento por la coexistencia de dos marcas idénticas o semejantes en el mercado para los mismos o iguales productos.

El signo contemplado en forma aislada no tiene ninguna protección jurídica. Este elemento intencional debe tener una materialización en un bien o servicio con una característica esencial que es su poder distintivo que permita al consumidor diferenciar unos productos o servicios de una empresa de los de la competencia. Esta impresión subjetiva de distintividad frente al hecho objetivo de los productos a que el signo se refiere da origen al concepto jurídico de GACETA OFICIAL marca, la que, de acuerdo al sistema atributivo que rige en la subregión Andina, debe ser registrada para que se origine el derecho al uso exclusivo por parte del titular.

“El requisito de la aptitud diferenciadora es una consecuencia de las importantes funciones que desempeña la marca. En efecto, como ha destacado el profesor Fernández Novoa al indicar la procedencia empresarial la marca opera como un mecanismo de identificación del correspondiente producto o servicio y ésta identificación es la que hace posible el proceso de diferenciación de los productos o servicios en el mercado en atención a su origen empresarial”.

(Prof. Dr. José Manuel Otero Lastres, “Concepto y Tipos de Marca en la Decisión 344”, Seminario Internacional Quito y Trujillo, Julio de 1996). El concepto de marca en la legislación comunitaria Andina por último, hace referencia a la regla de la especialidad en el sentido de que el signo no puede proteger a todos los productos del universo y su limitación o amparo legal debe concretarse a los referidos en la solicitud de registro y dentro de éstos con similares o idénticos y no con todos los demás. Esta especialidad concuerda también con el principio de la “territorialidad” el que significa que una marca se protege dentro de un país determinado sin que, por lo tanto y de ningún modo, la protección de la marca registrada en un País Miembro se extienda a otros Países Andinos. DEFINICIONES DE MARCAS No todas las legislaciones traen un concepto de marca, sino que alguna de ellas se refieren sobre todo a los signos que pueden ser materia de la marca.

Se citan las siguientes definiciones: La Ley española de 10 de noviembre de 1988, define a la marca como “todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. La legislación mexicana sobre Propiedad Industrial e inversiones Extranjeras, en el artículo 88, define a la marca como “todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”.

En el Reglamento Nº 40/1994 de la Comuni- 25/07/97 20.52 dad Económica Europea, en el artículo 4º se especifica que “podrán constituir marcas comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas”.

En el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, marca “es cualquier signo o cualquier combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, inclusive nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o la de su empaque. Las marcas incluirán las de servicios y las colectivas y podrán incluir las marcas de certificación. Cada una de las Partes podrá establecer como condición para el registro de las marcas que los signos sean visibles” (Artículo 1708).

En el Acuerdo TRIP’S del GATT (Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ADPIC), el artículo 15º hace relación al objeto de protección de una marca, al expresar que “podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas.

Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso.

Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente” Para Jorge Otamendi la “marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro” (“Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989, pág. 7). “La marca es el signo característico con que el industrial, comercial o agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explota- GACETA OFICIAL ción” (Brewer Moreno Pedro, “Tratado de Marcas”, Segunda Edición, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pág. 32).

“Se entiende generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas. Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, “El papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores”, Ginebra 1983, pág. 13).

REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER CONSIDERADO MARCA De conformidad con el artículo 81 de la Decisión 344, tres son los requisitos que debe reunir un signo para que pueda ingresar al registro marcario: que sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica, entendiéndose en consecuencia que si el signo intrínsecamente, es decir como tal, no reúne estos tres requisitos no puede ser considerado como marca conforme así lo dispone también el literal a) del artículo 82 de la mencionada Decisión. Perceptibilidad del Signo La marca es un bien inmaterial e intangible que se origina en la creación o en la imaginación del individuo que mediante el proceso de elaboración se traduce en algo perceptible por uno de los sentidos, para que de este modo adquiera una representación exterior que pueda ser vista, escuchada o diferenciada por el consumidor.

Como anota el Prof. José Manuel Otero Lastres la perceptibilidad “va implícito en la propia confección de la marca como bien inmaterial, ya que, según hemos dicho es necesario un soporte material en el que ha de plasmarse la identidad inmaterial en que consiste el signo y se desprende también del requisito de la aptitud diferenciadora, ya que difícilmente se puede concebir un signo que tenga aptitud diferenciadora y que no sea perceptible”.

(“Concepto y tipos de marca en la Decisión 344”, Seminario Internacional, Quito y Trujillo, julio 1996). En consecuencia un signo que no tenga esa potestad de expresarse exteriormente, es decir, de ser percibido por uno de los sentidos, por 25/07/97 21.52 lógicas razones quedaría al margen de la registrabilidad. El signo que permanezca en la pura imaginación o poder inventivo y que no se traduzca en una expresión material es irregistrable.

Dentro de el Proceso 27-IP-95 y ratificado en el Proceso 12-IP-96, al analizar este punto el Tribunal expresó “al exigir la ley comunitaria que el signo sea “perceptible” hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos, que son la única forma o manera de que el sujeto tenga conocimiento o perciba los estímulo externos. “Para la recepción sensible o externa de los signos se ha utilizado en forma más general el sentido de la vista, y los signos se han caracterizado por una denominación o conjunto de palabras, una figura, un dibujo, un conjunto de dibujos, etc.”.

La Distintividad Como consecuencia de la función distintiva de la marca el signo debe ser distinguible de los que ya están registrados como también debe tener como función esencial que pueda diferenciar unos productos de otros, si éstos no tienen el mismo origen o fuente empresarial. La distintividad no infiere únicamente al signo considerado aisladamente frente a los demás registrados, sino que es necesario analizarlo frente a los productos o servicios que el signo protege o va a proteger.

Un signo que no tenga esta aptitud para distinguir o para distinguirse frente a los demás signos registrados o frente a los productos que la marca protege, carecerá de uno de los requisitos esenciales para constituir marca y por lo tanto es irregistrable. En los Procesos ya referidos 27-IP-95 y 12IP-96 sobre este punto el Tribunal expresó: “El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características.

Si entre lo distintivo y lo distinguible existe una relación estrecha y directa que conlleve a confundir lo uno de lo otro, el signo pierde esa condición esencial para constituirse en marca. El carácter distintivo de un signo por lo tanto, GACETA OFICIAL será más pronunciado si entre signo y producto existe una menor relación. “El requisito de distintividad se origina o se justifica por la esencia misma de una de las funciones principales que tiene la marca (distinguir productos y servicios), y los objetivos que se persigue con ese requisito son dos: proteger al empresario de una imitación, copia o asimilación de su signo por parte de terceros para provecho comercial y económico, infracción con la cual se puede llevar a confundir al consumidor sobre el origen de los productos que los signos amparan; y el interés de proteger al público consumidor en la facultad para exigir, por la distintividad, el producto con marca que reúna las características y cualidades que esa marca le ha satisfecho.

“Las expresiones utilizadas por el artículo 81 de la Decisión 344, de que el signo sea “suficientemente distintivo”, no se ha de tomar como un doble requisito o condición del signo, esto es que a más de “distintivo”, sea “suficientemente”, pues si el signo a criterio del administrador es distintivo para el objeto que persigue (función identificadora marca-producto), no ha de estimarse que el signo sea de tal naturaleza que elimine la posibilidad de registro de signos que siendo por sí discrecionalmente distintivos no tengan el carácter de “suficientemente distintivos”.

“Lo distintivo es lo que hace que una persona, cosa u objeto, por sus características subjetivas u objetivas o por rasgos, naturaleza, funciones o condiciones interiores o exteriores sea distinta a la otra. Y lo distintivo, por lo tanto, conduce a diferenciar a dos personas y objetos”. 25/07/97 22.52 de representación gráfica”, no parece “que responda a la propia naturaleza de la marca como signo distintivo, sino más bien a exigencias actuales en cuanto a la necesidad de “registrar” el signo en la correspondiente Oficina de Patentes y Marcas”.

“ Este requisito no viene impuesto por la propia naturaleza de los signos en el sentido de que sólo tengan aptitud para ser marcas los que sean susceptibles de representación gráfica, sino que obedece a la situación actual de las Oficinas de Patentes y Marcas. En efecto, en principio, se puede afirmar que un olor o un sabor son signos o, por mejor decir medios, que pueden diferenciar un productos de sus similares.

Desde el punto de vista de su esencia, tales medios no solo pueden responder teóricamente al concepto mismo de marca, sino que pueden reunir el principal requisito exigible a la marca: la aptitud diferenciadora. El problema que se plantea actualmente con estos “medios” es el de “registrarlos” o hacerlos constar en la Oficina de Patentes y Marcas.

Estamos, pues, más ante un problema de índole material, que ante una cuestión sustancial. De aquí que si se llegase a resolver en el futuro el problema de su “registrabilidad” no parece que existiesen obstáculos conceptuales para considerar estos “medios” como verdaderas marcas”. (Prof. José Manuel Otero, documento citado). Admite, que no debería limitarse la registrabilidad exigiendo “el requi-sito de la “susceptibilidad de representación gráfica”, ya que si llegan a poder ser regis-trados no parece que exista ningún obstáculo conceptual para admitirlos como marcas”.

MARCAS CONFUNDIBLES El Tribunal y la doctrina han considerado que este requisito no es el de la esencia misma del concepto y de las funciones que el signo debe cumplir como marca y más que un requisito de fondo es un requisito formal para fines registrales. Una marca idéntica o semejante a otra registrada o solicitada y que pueda inducir al público a error respecto a ese signo y a los productos o servicios que protege la marca anterior no cumpliría la función esencial de una marca, como se ha manifestado, la de diferenciar los signos frente a productos de personas distintas evitando que entre el público consumidor se produzca una confusión. La exigencia de la representación gráfica excluye la posibilidad de registro de marcas gustativas y olfativas, no por la existencia de una prohibición legal, sino por la dificultad práctica y real de describir el signo para que sea de conocimiento del público.

El requisito de que el signo sea “susceptible Restringida o desaparecida la función de identificación de una marca, el signo se convierte en irregistrable conforme al literal a) del artículo 83 el cual prevé no solamente una confusión inmediata y presente sino una futura por el uso de la marca en el mercado. La confusión o el riesgo de confusión no Representación Gráfica GACETA OFICIAL implica entonces la certeza de tal hecho entre marcas y productos sino la simple duda o incertidumbre de que al ingresar al registro una nueva marca solicitada pueda ésta producir en el consumidor dicha confusión con la marca inscrita o solicitada.

El efecto de la confusión como impedimento de registro debe llevar al público a error sea directo en cuanto a los dos signos o indirecto en cuanto a creer que los productos que tienen marcas idénticas o similares provienen de un mismo productor, en cualquiera de estas dos hipótesis el titular de la marca tendrá la facultad de impedir que en el comercio corran con ese mismo signo productos o bienes que puedan llegar a confundirse con los suyos, limitando así la transparencia que el mercado exige en cuanto a la utilización de signos marcarios.

Por eso marcas idénticas para los mismos productos, no pueden registrarse y no pueden coexistir por la clara disposición de la norma del artículo 83 literal a). Esta norma, a más de prohibir el registro de marcas idénticas o similares, ratifica el concepto de la “especialidad de la marca”, esto es, que la protección no se ha de referir a todos los productos y servicios sino con el grupo de productos o servicios que puedan tener alguna conexión competitiva, aunque éstos se encuentren identificados en otra clase del nomenclator.

Con lo que para determinar la confusión no se ha de limitar al examen de los idénticos sino también con relación a los bienes similares con los cuales el uso de la marca puede llevar a la confusión, “uso de la marca” que también ha de extenderse a los signos registrados o aquellos que se utilizan en el mercado extramarcariamente. Corresponde al administrador o a la autoridad la determinación de la existencia o no del riesgo de confusión, quienes tienen, como ha expresado el Tribunal para tales fines un poder discrecional en el ejercicio subjetivo de su juzgamiento, mas no gozan de un poder absoluto y arbitrario.

Eso significaría que frente al análisis de dos signos se ha de aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han propuesto para la comparación marcaria que abarca tres campos: el gráfico o visual, el auditivo o fonético y el conceptual o ideológico. De producirse la confusión entre la marca registrada y la marca solicitada, en uno de los aspectos mencionados, 25/07/97 23.52 se fallará preferentemente a favor de la primera que ha generado para su titular un derecho adquirido.

La regla más aceptada para efectuar el cotejo marcario es la de que los signos deben analizarse en su conjunto, en forma global y no sintética y sin cercenar, dividir o mutilar el signo en palabras si la expresión es compleja o compuesta o en sílabas y letras, si es una expresión simple. De este análisis de conjunto captará el examinador la impresión o la visión generalizada de una marca frente a la otra, impresión que le inclinará para aceptar o descartar la confusión en cualquiera de los campos señalados.

En el campo gráfico o visual, el número de sílabas, la colocación de las mismas, la ubicación y extensión de las vocales, los prefijos y sufijos, el tipo de letra, etc. serán factores que determinen si entre dos signos existen las semejanzas suficientes como para determinar si a base de ellos las dos marcas son o puedan ser confundibles. El segundo campo que fija para el análisis es el auditivo o fonético, es decir, cómo la palabra se pronuncia y se recepta por parte del público consumidor, aunque la ortografía o la escritura de los signos sean diferentes.

Así mismo influirán para la existencia de similitud el número de vocales y su clase, las consonantes y su ubicación, las raíces y las terminaciones o desinencias, la sílaba tónica, porque las vocales, por ejemplo, dan la sonoridad a las palabras y son el origen de las aliteraciones y muchas veces también las raíces son más perceptibles que las desinencias.

Bertone y Cabanellas en referencia a la jurisprudencia Argentina anotan el caso de las marcas ‘hasucar’, ‘quezo’ o ‘ziyas’, que representan una grafía distinta pero tienen una pronunciación igual a ‘azúcar’, ‘queso’ y ‘sillas’ y aplicando por ejemplo el término ‘azúcar’ y ‘hasucar’ a un producto determinado, la similitud fonética pese a la grafía distinta impediría el registro.

La jurisprudencia española, recuerda el caso de las marcas ISHAH e HISA, anotando que desde el “punto de vista gráfico existe una clara semejanza entre las marcas confrontadas ISHAH GACETA OFICIAL e HISA, pero en su aspecto fonético tal parecido se convierten en identidad por lo que, no obstante la validez intrínseca de la declaración de consentimiento aludida más arriba en cuanto afecta al derecho subjetivo del primitivo concesionario, ha de negársele toda eficacia en el presente caso para salvaguardar así la intangibilidad del interés general, a causa de la notoria semejanza gráfica y la igualdad fonética, suficientes para cada una de ellas por sí para inducir a error, con el consiguiente peligro de desorientación del consumidor inherente a la confundibilidad”.

(Carlos Fernández Novoa, “Fundamentos ”, págs. 191 y 192). Los sonidos perceptibles de la pronunciación de las marcas DESEO’S y DC’OS (mixta), para la generalidad del público que utilice la marca para la adquisición de bienes o productos, parecen no diferenciarse en su pronunciación y audición o fonética, aunque la ortografía o la grafía de los signos tengan diferencias.

En el supuesto de que la marca DC’OS (mixta), pueda pronunciarse como DECE’, y pausativamente OS, una cierta diferencia con DESEO’S sería imperceptible para la mayoría del público consumidor. Desde el punto de vista ideológico o conceptual la expresión de las dos denominaciones, son idénticas pues ambas evocan un estado del espíritu o de la voluntad de lograr o aspirar al “conocimiento, posesión o disfrute de una cosa”, que si bien no se refleja en algo inmediato material o no, es un continuo sentimiento que permanece prácticamente hasta no concretar la aspiración que el deseo impulsa.

La doctrina se ha ratificado en el hecho de que existiendo confusión entre dos marcas, o por lo menos la duda de dicha confusión, se estará por la marca registrada más que por la nueva marca. El Tribunal se ha referido a estos temas, en el Proceso 16-IP-96, ratificatorio del Proceso 09-IP-94 (G. O. Nº 180 de 10 de Mayo de 1995, y ha dicho que “Ha sido opinión de este Tribunal la de que entre los criterios auxiliares o complementarios utilizados en el examen de registrabilidad de la marca la comparación de marcas en el plano fonético, recurriendo a la identidad de la sílaba tónica entre las marcas comparadas, a la coincidencia de la raíz o primera sílaba o sílabas 25/07/97 24.52 o diferencia en las terminaciones, o a la ordenación de las vocales, todo esto partiendo del concepto de que las marcas denominativas están configuradas por un conjunto de letras que al ser pronunciadas emiten sonidos que son percibidos por el consumidor de diferente modo, de acuerdo a su estructura gráfica y fonética.

“El Tribunal ha dicho: “En el plano fonético, se ha establecido una escala descendente de valores para comparar las marcas denominativas. “En primer lugar se menciona el criterio de que si las denominaciones de comparación tienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede presumirse que los signos son semejantes, pues ese orden de distribución de las vocales en una denominación, produce desde el punto de vista fonético, la impresión general de que dicha denominación impacta en el consumidor.

“Posteriormente y dentro de esa escala, sigue el criterio de que si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupar la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca). “Debe analizarse por último -según los tratadistas- la disparidad o coincidencia de las sílabas que encabezan las denominaciones.

Es posible en algunos casos que la sílaba tónica no sea la que se ubique en primer lugar de la denominación. Pero si la sílaba tónica y la sílaba situada en primera lugar de las marcas estudiadas son iguales, la semejanza es más relevante. Al contrario, si en la confrontación de las marcas es divergente la sílaba tónica y coincidente la situada en el primer lugar, la probabilidad de semejanza será menor”.

COMPARACION ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS La marca DC’OS, está compuesta por esa denominación o palabra y el gráfico, elementos que conjuntamente integran el signo marcario, para clasificarse dentro de las denominadas marcas mixtas (denominación más gráfico). En una marca mixta, por lo general, el elemento predominante o que sobre sale, es el denominativo, pues a través de las palabras es GACETA OFICIAL la única forma de solicitar las marcas y los productos.

Si entre la marca denominativa y la expresión de la mixta, que será también la palabra, existe similitud fonética, la confusión impediría su registro. La inexistencia de tal confusión se daría en el supuesto de que se utilice para la expresión de la marca el concepto que el gráfico denota y no la expresión del elemento denominativo; o en el caso de que el elemento gráfico sea notablemente predominante sobre la denominación. De todos modos, para llegar a determinar la existencia o no de la confusión “hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores” (Fernández Novoa, obra citada, pág. 240).

La jurisprudencia española, según cita del mismo Fernández Novoa, “decidió que era semejante la marca denominativa solicitada (Kose) y la marca mixta anterior integrada por la denominación ‘Cos’ y un determinado gráfico”. (pág. 238). En el caso propuesto a interpretación del Tribunal, si el gráfico o el dibujo que acompaña al signo DC’OS, predominara sobre esta palabra y constituyera el factor prevaleciente y esencial por medio del cual el público solicitara o distinguiera el producto, entonces podría aceptarse que entre las marcas, la una simplemente denominativa y la otra mixta la confusión sería inexistente.

Si el signo gráfico no es sino la representación del producto que la marca va a amparar no sería distintivo, pues el público requeriría el bien o servicio con la traducción del gráfico en palabras que éstas no serían sino el mismo producto protegido. Establecidos los elementos de predominio en la marca gráfica, la comparación con la denominativa se realizará bajo las reglas expuestas en esta sentencia. El Tribunal en sentencias o fallos anteriores ha expresado ya su criterio interpretativo sobre estos temas.

En el Proceso 4-IP-88 (G.O Nº30 de 24 de 25/07/97 25.52 enero de 1989, “Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, tomo I, pág. 171) se dijo: “señala la doctrina que, cuando se trata de comparar marcas mixtas, lo primero que debe hacerse es determinar en cada marca cuál de los dos elementos -el denominativo o el gráfico- resulta predominante o determinante dada su fuerza propia de expresión o de comunicación, que es lo que le permite a la marca llegar a su destinatario, o sea al público.

“La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de concepto que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. “Identificada la dimensión característica de cada una de las marcas mixtas que se comparan, puede resultar que en una predomine el factor gráfico y en la otra el denominativo, o viceversa, y en tales casos la conclusión lógica será la de que no existe confusión. Sí, por el contrario, el elemento predominante en ambas marcas es del mismo tipo, denominativo o gráfico, corresponderá el respectivo cotejo entre las palabras o los dibujos ”.

Este criterio fue ratificado también en el Proceso 4-IP-91 (G.O. Nº97 de 16 de diciembre de 1991, “Jurisprudencia del Tribunal ”, Tomo II, pág. 188). En recientes fallos el Tribunal, ha acogido la misma jurisprudencia, así en el Proceso 09-IP94 (G.O. Nº 180 de 10 de Mayo de 1995), al analizar esta comparación dijo: “Si el signo distintivo predominante o sobresaliente en la marca mixta es la denominación, procede, entonces, la comparación entre esa marca y la denominativa, tomando como base dichos elementos configurativos y aplicando las reglas generales atrás expuestas.

“Si el gráfico carece fonéticamente de expresión, no hay duda de que la denominación es el medio directo que utiliza el consumidor para solicitar el producto, la que será la característica sobresaliente de la marca mixta.” Ratificado GACETA OFICIAL en Sentencia 14-IP-95, (G.O. Nº230 de 16 de Octubre de 1996). REGLAS O CRITERIOS DE COMPARACION ENTRE MARCAS Como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha acogido los criterios expuestos por la doctrina y en el mismo Proceso 09-IP-94 los enumeró así: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” (Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss).

“La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada”. 25/07/97 26.52 “La oposición es, en términos generales, la petición que formula un tercero o una parte interesada, para que la autoridad competente niegue el derecho cuya concesión se solicita, en razón de que la invención, el diseño industrial o el signo distintivo, no reúne los requisitos de ley o bien infringe un derecho previamente constituido” (“Procedimientos de Propiedad Industrial”, Ricardo Metke, Bogotá 1994, pág. 61).

El término oposiciones como es conocido, ha sido modificado y en la Decisión 344 la institución que rige para oponerse al registro de una marca es la de las “observaciones”, cuya filosofía u objetivo es el mismo perseguido por las “oposiciones” en la (Decisión 85). Las observaciones al registro de una marca tienen lugar dentro de los 30 días hábiles siguiente a la publicación de la solicitud.

La observación a una solicitud de registro de marca puede ejercerla, según el artículo 93 de la Decisión 344 “cualquier persona que tenga legítimo interés”, en base a causales que deben ser taxativamente anunciados por la ley por tratarse de un procedimiento administrativo de competencia reglada. Un escrito de observación a una marca puede fundarse en cualquiera de las causales de irregistrabilidad determinados en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344; en el primero se agrupan las causales “que se refieren a la distintividad del signo en sí mismo considerado y que se denominan por la doctrina causales absolutas de irregistrabilidad; el art. 83 comprende las llamadas causales relativas de irregistrabilidad, que se refieren a los casos en que el signo que se solicita como marca infringe el derecho de terceros.

No obstante no existe una regulación coherente con tal clasificación, pues se le da el mismo tratamiento procedimental a uno y otro tipo de causales, y en cualquier caso se exige que el opositor tenga un legítimo interés”. (Ricardo Metke, Obra Citada, pág. 77). EL LEGITIMO INTERES “Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.

PRESENTACION DE OBSERVACIONES Condición sine qua non para que la observación sea aceptada por la oficina nacional competente es que el observante tenga legítimo interés al momento de presentarse la observación, interés que debe ser probado en el momento administrativo respectivo. (Proceso 2- GACETA OFICIAL IP-94, G.O. Nº163 de 12 de septiembre de 1994).

El artículo 95 de la Decisión 344, posibilita la presentación de observaciones, es decir, concede legitimación activa para tal hecho, a quien tenga “legítimo interés” y quien tenga tal interés no puede ser otro que quien se siente perjudicado. Mas como definición de lo que es y significa legítimo interés, Marco Matías Alemán en su obra “Marcas” (pág. 115) trae algunos ejemplos útiles de las personas a quienes le asiste tal legítimo interés, y anota que “el legítimo interés debe existir por parte del observante al momento de presentarse la observación, y como ya lo dijimos debe ser acreditado dentro del memorial de observación. Le asiste legítimo interés a quien es titular de una marca registrada, o goce de un derecho de prioridad dentro del país en que se solicita el registro, o haya solicitado primero la marca en un país miembro diferente a aquel en que se intente el registro, o haya reivindicado una prioridad dentro del término establecido (ya sea por una solicitud válidamente presentada en otro país miembro o por haber identificado con la marca productos o servicios en una exposición); igualmente le asiste legítimo interés al titular del derecho sobre un nombre comercial; al titular de un derecho de autor, etc.”.

Por otra parte el Prof. Manuel Pachón admite que “el concepto de interés legítimo, denominado en la Decisión 344 legítimo interés, ha sido poco desarrollado en Colombia, dado que es desconocido en la jurisdicción contencioso administrativa, donde la acción de nulidad (exceso de poder en la terminología francesa) es una acción pública; y de muy poca aplicación en el procedimiento administrativo.

“Según concepción clara en el derecho francés, la exigencia del interés del recurrente se funda en que la norma le sea aplicable al recurrente en una cualidad, a un título particular, en tanto pertenezca a una categoría definida y limitada” (“El Régimen Andino de la Propiedad Industrial”, Ediciones Jurídica, Gustavo Ibañez, Bogotá 1995, pág. 99).

Entre las personas legitimadas, Fernández Novoa cita al “titular anterior de una marca registrada y el solicitante anterior de un registro 25/07/97 27.52 de marca: uno y otro podrán invocar cualquiera de las prohibiciones establecidas en los artículos 11 y siguientes y, de manera particular, la titularidad de una marca anterior que genere la existencia de riesgo de confusión o bien de riesgo de asociación ” (“Derecho de Marcas”, Madrid 1990, pág. 154).

Otamendi sobre este mismo punto dice que: “Este interés, al igual que el que debe tener el solicitante de una marca es muy amplio. No se varía el criterio vigente durante la ley anterior que admitía que cualquier afectado, que se sienta perjudicado en sus negocios y acredite un perjuicio real o posible podía deducir oposición. Una oposición puede basarse en cualquier causa legal, con fundamento en que la marca en cuestión no puede ser concedida.

“Bajo el imperio de la nueva ley ha sostenido la Excma. Cámara que ‘si bien es hermenéuticamente plausible propender a una extensión razonable del concepto de ‘interés legítimo’, ello no implica validar indiscriminadamente cualquier suerte de oposición siendo indispensable para habilitarla no sólo la vulneración de las restricciones incluidas en el art. 3º de la ley 22.362, sino coetáneamente la lesión de una ventaja o utilidad singularizada en un titular determinado.

Quizás quepa añadir, en tal sentido, que la circunstancia de que la tutela del público consumidor comporte uno de los objetivos fundamentales de la disciplina marcaria, no constituye argumento suficiente -en el estricto régimen de derecho positivo actual- para postular que dicho amparo puede considerarse mediante la oposición de cualquier persona no interesada directamente organizándose una especie de acción popular que, pueda prospectivamente reivindicarse, carece de apoyatura en el sistema legal vigente’”.

(“Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, pág. 130 y 131). Según Metke “cumple con el requisito de legítimo interés no sólo quien alegue un derecho particular que pueda resultar quebrantado con la concesión del registro de marca (causales de irregistrabilidad consagrada en el art. 83), sino el que pueda efectuarse aun en forma indirecta, por ejemplo al verse privado de la posibilidad de usar un término genérico o de uso común para sus productos (causales consagradas en el art. 82)”.

(Obra citada, pág. 108). Bertone y Cabanellas al fundamentar la GACETA OFICIAL legitimidad activa de presentar oposiciones expresan que “ese interés puede ser de índole extramarcaria, como en el caso en que se esgrimen los derechos sobre un modelo industrial, y aun de orden extrapatrimonial. Pero la existencia de un interés público contrario al registro de una marca no es suficiente para servir de fundamento a la legitimación del oponente; la Ley no ha establecido una especie de acción popular”.

Los autores citan el fallo de la Cámara Nacional de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala I-13/4/82, que estableció que “el interés legítimo que exige el art. 4º de la Ley 22.362 comprende cualquier utilidad de la vida del solicitante o del oponente y abarca tanto las ventajas de índole patrimonial como aquellas otras, que excediendo la pura dimensión económica, inciden en la esfera individual.

La calificación del interés que consagra el ordenamiento excluye, pues, sólo la hipótesis de inconcurrencia de la comentada utilidad; y con particular referencia al supuesto de oposición es claro que la especial exigencia de la ley se endereza a proscribir toda oposición cuya ratio consista exclusivamente en el estricto cumplimiento de la ley, es decir, en aquella oposición que únicamente persiga la consumación de la pura legalidad, pero sin comprender la defensa de una ventaja o utilidad del oponente ”.

(“Derecho de Marcas” Tomo I, pág. 400). 25/07/97 asimilar las observaciones a una acción popular, por el concepto mismo de legítimo interés que no abarca a la violación de la norma por si sola. No es lo mismo la presentación de las observaciones exigiendo el cumplimiento del requisito del interés legítimo, al hecho de que aquellas prosperen administrativamente, consecuencia que se regulará en el caso de los “derechos subjetivos” por los derechos preferentes que demuestre el oponente en el proceso administrativo, y en el de los intereses legítimos por la especial situación de hecho que acredite, la cual le permite precisamente acceder al rango también privilegiado de interesado legítimo.

Demostrado el interés legítimo, la Oficina Nacional Competente tiene que aceptar y tramitar las observaciones salvo que dicha observación esté comprendida en los casos referidos del artículo 94 de la Decisión 344 y que son: “a) Que la observación fuere presentada extemporáneamente; b) Que se fundamente en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de marca a la cual se observa; c) Que se fundamente en convenios o tratados no vigentes en el País Miembro en el cual se tramita la solicitud de registro de marca; d) Que no haya pagado las tasas de tramitación correspondientes.” El artículo 4º de la Ley de Marcas Argentina es del siguiente tenor: “La propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro.

Para ser titular de una marca o para ejercer el derecho de oposición a su registro o a su uso se requiere un interés legítimo del solicitante o del oponente”. La facultad de presentar observaciones adquiere un carácter extraterritorial cuando el inciso segundo del artículo 93, de la Decisión 344 establece que “se entenderá que también tiene legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros”.

En el sistema Andino, tampoco se podría 28.52 RESOLUCION SOBRE LAS OBSERVACIONES El artículo 95 establece que una vez admitida la observación y no incurriendo en las causales del artículo anterior, la Oficina Nacional Competente notificará al peticionario para que, dentro de los 30 días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos de estimarlo conveniente y vencido este plazo la autoridad administrativa decidirá sobre tales observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.

La actitud de la administración no se ha de GACETA OFICIAL concretar únicamente al análisis de las observaciones como en un primer momento podría desprenderse del inciso segundo del artículo 95, sino que para la “denegación o concesión” del registro deberá realizar un análisis del signo frente a las prohibiciones comprendidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

No proceder al análisis completo de las exigencias formales y de fondo de una solicitud y omitiendo las mismas, dar paso a la concesión o negación del registro llevaría a la nulidad por la causal del literal a) del artículo 113 que se concreta por la contravención de “cualquiera” de las disposiciones de la presente Decisión. El artículo 95 obliga a notificar a la resolución solamente al peticionario y este Tribunal cree y estima que existiendo un oponente con legítimo interés también debería notificarse dicha resolución a éste, confiriéndosele los derechos procesales de acuerdo a la legislación interna de cada País Miembros si ésta lo convierte en parte del proceso o simplemente en coadyuvante de la administración, en cuyo caso su actuación culmina con la simple presentación de observaciones.

En los Procesos ya referidos 27-IP-95 y 12IP-96, el Tribunal fijó su criterio manifestando que “la facultad que se confiere a la oficina nacional competente o al administrador para que proceda al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, a más de ser una potestad, es una obligación que debe cumplirse antes de otorgar el registro marcario.

“No puede entenderse que el examen de fondo sólo se ha de practicar cuando no existan “observaciones”, ni que se haya de omitir en caso de existencia de éstas, cuando el fin y el objetivo de la norma es que sea la autoridad administrativa la que, con el examen de fondo, conceda o deniegue la marca. “Con la presentación de observaciones y su aceptación o rechazo, no se significa que se exima al funcionario de su obligación de proceder al examen de los requisitos que debe reunir el signo según el artículo 81, y de verificar si no se encuentra incurso en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83.

“Conforme a lo dispuesto tanto en los artí- 25/07/97 29.52 culos 95 y 96 de la Decisión 344, el examen de registrabilidad procede tanto cuando se presenten o no observaciones, y en el primer caso, la oficina nacional competente a la vez que analiza las observaciones realiza dicho examen, el que no sólo se concretará solo a las observaciones sino a otras situaciones y hechos que se presenten con relación al signo solicitado para registro.

“ Cumplir con la obligación de proceder al examen de fondo del signo, y de resolver sobre la registrabilidad o no del signo, son atribuciones de la administración que no pueden ser trasladadas a otra autoridad ni ser objetadas por haberse cumplido. El que haya acertado o no la autoridad es el efecto de ejercer su atribución, en cuyo caso las normas comunitarias y legislaciones internas contienen los preceptos para revocar o enmendar un acto administrativo proferido con incumplimiento de los preceptos relativos al registro de marcas.” EL DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA Es doctrina jurisprudencial de este Tribunal que la única forma de adquirir el derecho exclusivo y preferente sobre una marca es mediante el registro, que según el sistema comunitario andino es constitutivo y no declarativo de tal derecho.

Registrada la marca el titular adquiere el derecho al uso exclusivo que le permite a su titular ejercerlo positivamente o le faculta la posibilidad de prohibir que otros utilicen el signo (ius prohibendi) consagrado en las prescripciones del artículo 104 de la Decisión 344: “el registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca” alguno de los actos mencionados en esa norma.

El uso exclusivo confiere a su titular amplias y categóricas facultades y derechos (ius prohibendi) que no pueden ser despojados a su titular amén de desvirtuar el concepto y la función que la marca desempeña dentro de la comercialización de productos. En el Proceso 4-IP-94 (G.O. Nº189 de 15 de Septiembre de 1995) y ratificado en el Proceso 8-IP-95 (G. O. Nº231 de 17 de Diciembre de 1996), sobre las facultades que la marca con- GACETA OFICIAL fiere a su titular, se señaló lo que sigue: “La doctrina señala tres facultades específicas de que dispone el titular de una marca, que se derivan del derecho exclusivo: “La facultad de aplicar la marca al producto, que puede ejercerla sobre el mismo producto, o sobre su envase o envoltorio; y además se le faculta para interponer acciones a fin de impedir que esas mismas acciones o hechos puedan realizarse o ejecutarse por terceros sobre productos similares que ostentan signos igua-les o semejantes a los suyos.

“Una segunda facultad, entraña la capacidad de comerciar esos productos o servicios con identificación de su marca. En la faceta negativa, esa facultad se traduce en la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar. “La tercera facultad hace referencia al campo publicitario, en el que el titular puede utilizar la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros lo realicen con esa misma marca.

“Todas estas facultades se concretaban en el artículo 96 de la Decisión 311 y en el 95 de la 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. “En defensa del uso exclusivo que las marcas otorgan, el titular marcario puede recurrir a las medidas de protección para el amparo de sus derechos, las que según el artículo 74 de la Decisión 85 son las contempladas en las respectivas legislaciones nacionales (indemnización de daños y perjuicios, prohibición de la venta de los productos, incautación de los mismos, persecución de delitos contra la propiedad marcaria por falsificación, imitación o alteración de la marca, etc.)”.

En el mismo Proceso 8-IP-95, al referirse al derecho de uso exclusivo sobre la marca el Tribunal expresó: “El régimen Comunitario Andino se ha decidido por el sistema del registro de la marca como requisito para que nazca el derecho exclusivo a la misma (sistema atributivo). Ha dejado atrás el otro sistema referente al uso de la marca como medio idóneo para obtener esa titularidad (sistema declarativo).

Es decir, según las 25/07/97 30.52 normas del ordenamiento jurídico andino el registro es título constitutivo del derecho de marcas. “Este medio de adquirir la titularidad marcaria se encuentra consagrada en el artículo 72 de la Decisión 85: “El derecho exclusivo a una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.

“La marca según esta norma, forma parte del patrimonio de una persona, con el derecho inherente al uso exclusivo. “La exclusividad del derecho sobre la marca, reconoce para el titular o propietario facultades para impedir que un tercero perturbe el uso de la marca en detrimento de los derechos de su titular y en prestigio de la propia marca que puede debilitarse, y en defensa del consumidor quien puede ser engañado o conducido a error por uso ilegal o fraudulento de la marca.

“El Tribunal Andino ha considerado en varias sentencias que el derecho exclusivo al uso de una marca nace única y exclusivamente por el registro de la misma en la Oficina Nacional competente, en virtud del sistema atributivo que se consagra en el régimen comunitario. “A diferencia del Sistema Anglosajón, en el régimen comunitario andino el derecho exclusivo a una marca se adquiere en virtud de su registro ante la Oficina Nacional Competente tal como lo establecía el artículo 72 de la Decisión 85 (artículo 92 de la Decisión 313).

Dicho precepto significa que el régimen comunitario Andino a diferencia de los países Anglosajones, consagran el sistema atributivo según el cual sólo goza de los derechos inherentes a la marca quien la inscriba en el registro autorizado correspondiente. El registro de una marca tiene un valor constitutivo “en la medida en que reconoce los derechos de su titular únicamente desde el momento de la concesión del registro” (Proceso 12-IP-95, G.O, Nº199 del 26 de enero de 1996).

“Dentro del fallo en el Proceso 2-IP-95 el Tribunal dijo “el régimen atributivo para el nacimiento del derecho exclusivo al uso de una marca, que se ha adoptado en el Area Andina, exige registro del signo por parte de la Oficina Nacional Competente ” (G.O 199, del 26 de GACETA OFICIAL enero de 1996). “La Legislación Comunitaria Andina consagra como título para adquirir el derecho sobre una marca el denominado sistema atributivo en virtud del cual sólo gozará de los derechos inherentes a la marca, quien la haya inscrito en el registro marcario correspondiente, a cargo de la Oficina Nacional Competente” (Proceso 07IP-95, G.O 189, del 15 de septiembre de 1995).

“En consecuencia, es opinión de este Tribunal la de que dentro del régimen comunitario andino sobre propiedad industrial, la única forma de adquirir el derecho al uso de una marca es la de su inscripción en el registro ante la Oficina Nacional Competente, no siendo del caso la aplicación del principio de prescripción adquisitiva del dominio para gozar del derecho al uso exclusivo de una marca.” En el Proceso 4-IP-94 (G. O. Nº189 de 15 de Septiembre de 1995), sobre el mismo tema el Tribunal expresó “la exclusividad sobre el uso de la marca es un derecho esencial dentro del régimen marcario que requiere una amplia protección jurídica.

El Sistema Comunitario Andino garantiza en el artículo 72 de la Decisión 85 (artículo 102 de la Decisión 344), ese derecho al disponer que: “el derecho exclusivo a una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la oficina nacional competente. “La propiedad marcaria y su exclusividad nacen, según el sistema atributivo consagrado en la subregión, por el “registro” de la marca ante la respectiva oficina nacional competente.

“El derecho exclusivo a la marca lo tiene únicamente el titular de la misma, que está en la facultad de defenderlo frente a todo aquel que pretenda violentarlo, emprendiendo las acciones que la legislación confiere a su titular en cuanto al uso exclusivo. (artículo 74 de la Decisión 85). “Dentro de la exclusividad que la marca otorga a su titular se han considerado doctrinariamente dos facetas: la negativa y la positiva.

Por la primera se permite al titular usarla, cederla o conceder licencia sobre la marca. “La otra cara de la exclusividad, la negativa, implica que el titular está facultado para prohi-bir (ius prohibendi) que terceros usen la marca, y 25/07/97 31.52 en consonancia, oponerse al uso y regis-tro de signos idénticos o similares a los que él es titular.

“El ius prohibendi, se extiende, tanto a los signos iguales como a los confundibles, y comprende a los productos o servicios idénticos o similares. Consecuencia de este derecho, el titular puede impedir el uso de una marca idéntica o similar a la suya, y que puede causar confusión en el consumidor, y que puede impedir, además, el uso de marcas que puedan dañar la marca registrada”.

El doctor José Manuel Otero Lastres al referirse al ius prohibendi expresa que “En efecto, por lo general el titular de la marca registrada no puede impedir que los terceros utilicen o registren un signo idéntico o semejante al suyo para diferenciar productos o servicios distintos a los suyos. Y ello porque el derecho de exclusiva del titular de la marca no recae, como ya dijimos, sobre el signo en sí mismo considerado, sino sobre el signo puesto en relación con una determinada clase de productos o servicios.

De aquí que el alcance de su ius prohibendi se circunscriba a impedir el registro o el uso de los signos idénticos o semejantes aplicados a productos o servicios idénticos o similares a los suyos”. (Documento citado). Así mismo en el Proceso 07-IP-95 (G. O. Nº189 de 15 de Septiembre de 1995) el Tribunal manifestó: “El beneficiario del registro de una marca dentro de una clase determinada del nomenclator goza de titulo legítimo para ejercer el derecho al uso exclusivo de la misma con respecto a los bienes comprendidos en la clase para la cual solicitó el registro, no pudiendo extenderse los beneficios a productos incluidos en otras clases.

En otros términos, autorizado el registro su titular adquiere un derecho al uso de la marca en consideración a determinado producto o clase de productos”. UNIFICACION Y CONSOLIDACION DE LOS PROCEDIMIENTOS MARCARIOS El concepto interpretativo sobre las normas contenidas en los artículo 146 y 147 de la Decisión 344, fueron consignadas dentro del Proceso 27-IP-96 que en esta ocasión se reproduce: “Dentro de una área de mercado común como GACETA OFICIAL el mercado supranacional Andino, las interrelaciones comerciales y el otorgamiento de derechos como los emanados de la Propiedad Intelectual tienen que propender a un establecimiento de normas comunitarias, que tanto en el aspecto sustantivo como adjetivo rijan con iguales efectos en todos los cinco Países Miembros.

Este proceso de unificación de la legislación comunitaria en la Comunidad Andina y en lo que respecta al campo de la Propiedad Intelectual e Industrial, se ha dado con las Decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena cuyas normas regulan esos campos en los diferentes Países. Sin embargo, ni en todos los aspectos y menos aún en los procedimentales, se ha logrado esta unificación legislativa; más bien el sistema comunitario sigue respetando las legislaciones internas cuando la comunitaria no ha previsto una norma específica que regule una determinada institución jurídica o un procedimiento administrativo.

“Además, ante la corriente comunitaria de una legislación similar aplicable en los cinco Países, se pretende aproximar el contenido de las legislaciones nacionales, con un contenido básico, que sea igual o semejante tanto en la norma comunitaria como en los instrumentos equivalentes a nivel nacional. “El objetivo de la unificación administrativa comunitaria en lo concerniente a patentes, marcas y otros signos distintivos, se refleja en el artículo 146 de la Decisión 344 el que establece para esa finalidad tres vías: que los Países garanticen la óptima aplicación de las disposiciones contenidas en la Decisión 344; que fortalezcan y logren la autonomía y modernización de las oficinas nacionales, y que se mantenga un sistema informativo de los registros de signos distintivos entre las oficinas de los Países Miembros.

“Esta finalidad, traducida en la norma del artículo 146, ha de concretarse a lo mejor en una uniformidad de los procedimientos sobre el otorgamiento de patentes y marcas cuyo reflejo ojalá constara en una próxima Decisión de esa naturaleza. “Al interpretar esta norma en los Procesos 27-IP-95 y 22-IP-96 el Tribunal expresó: ‘las disposiciones complementarias de los artículos 146 y 147 de la Decisión 344, convergen al interés de que los Países Miembros perfeccio- 25/07/97 32.52 nen los procedimientos administrativos en orden a consolidar un Régimen común administrativo no sólo para el registro de marcas sino de patentes y de los otros signos. Este propósito final tiene como antecedente una garantía de la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la Decisión 344’.

“Por otro lado, la norma del artículo 147 impone a los Países Miembros, aunque, utilice el termino “comprometen”, a revisar sus procedimientos administrativos con la exigencia de que se respeten o salvaguarden los derechos y obligaciones que correspondan a los particulares de conformidad con la Decisión 344. Esto no es sino una derivación del principio de la preeminencia del derecho comunitario sobre el derecho nacional, para que éste no trasgreda al primero y no constituyan los procedimientos administrativos internos un obstáculo en el libre ejercicio de los derechos que la patente, las marcas, y el modelo industrial, etc. confieren a sus titulares.

“El robustecimiento de los trámites administrativos se han de dirigir en cualquier caso a interpretar el derecho de la Propiedad Indus-trial de manera que se constituya en un fundamento esencial para la creación, investigación y promoción de las invenciones, de la iniciativa y del amparo al productor y al consumidor”. En los Procesos antes referidos 27-IP-95- y 22-IP-96 el Tribunal al analizar este artículo dijo: “El compromiso que adquieren los Países Miembros a través de la disposición del artículo 147 se reflejará en una actualización de sus normas internas procedimentales administrativas para que los derechos de los particulares en lo concerniente a la tramitación o concesión de patentes y marcas, a la renovación de éstas, a su caducidad, a la protección que la Decisión 344 confiere sobre derechos de la propiedad industrial no se vean conculcados, disminuidos o desprotegidos por la falta de una legislación administrativa suficiente y necesaria para que esos derechos se discutan en base de procedimientos amplios y abiertos que aseguren la legitimación de los mismos.

La revisión y cumplimiento de las normas que deben efectuar los Países Miembros se referirán, entre otros aspectos, por ejemplo al otorgamiento de términos de prueba en cada uno de los respectivos trámites, a la publicación oportuna de las GACETA OFICIAL solicitudes de patentes y marcas, a la agilidad en la concesión o negación de las solicitudes, a la disminución de requisitos formales internos en los procedimientos administrativos, al respeto de los plazos que las normas contienen para la renovación de marcas o para la cancelación de las tasas de patentes antes de declarar su caducidad, pues en todos estos casos, de aplicarse la norma a casos en perjuicio del administrado “lejos de salvaguardar los derechos del titular ( ) los estarían menoscabando al restringir el alcance favorable del régimen común”.

(Proceso 22-IP-95). “El espíritu de la disposición concerniente al artículo 147 no puede interpretarse, en el sentido de que si la autoridad administrativa o la oficina nacional competente deniega una solicitud de registro de una marca, ese acto “per se”, implicaría un incumplimiento del Ordenamiento Jurídico Andino, ya que una decisión o resolución administrativa emitida con un criterio técnico por parte del administrador y que aparentemente no está de acuerdo con la solicitud del administrado, no significa que viole la disposición comunitaria si se trata de proteger a los administrados de esos riesgos; para eso existen las instancias superiores y los recursos procesales que permitan revisar las resoluciones y reparar los errores u omisiones producidos en la etapa administrativa inferior.

Suponer que la norma del citado artículo 147 consagra el principio de la infalibilidad del administrador no responde ni a la realidad ni a la lógica jurídica, ni a los principios de discrecionalidad y discernimiento que amparan al administrador. “Otra cosa distinta sería el juzgamiento que debe hacer el juez nacional acerca de la conducta de la administración al aplicar las normas sustantivas sobre registrabilidad de la marca.

Tal caso se daría cuando frente al hecho evidente de que el signo que se examina se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad de la marca, la administración, sinembargo, procediera a su registro, o cuando lo rechazara sin existir tales causales. En esas circunstancias la Oficina Nacional Competente estaría incurriendo en aplicación indebida de la ley, generadora de nulidad en su actuación, lo cual será objeto de decisión por el Consejo de Estado en el proceso contencioso correspondiente mediante aplicación de la legislación comunitaria que se interpreta en el presente caso ”.

(Proceso 7-IP-95, G.O. 189 de 15 de 25/07/97 33.52 septiembre de 1995). “Justificar el incumplimiento de la Oficina Nacional Competente en la aplicación de la norma correspondiente, por el hecho de que marcas similares o que puedan tener el mismo significado han sido anteriormente inscritas, no puede ser o constituírse fundamento legal válido para oponerse o contrariar los argumentos de la negativa de la marca por parte de la oficina nacional, porque a cada marca rodean circunstancias, especiales y peculiaridades distintas que provocan diferentes resoluciones.

El Tribunal en el indicado Proceso 7-IP-95, manifestó: ‘ En el caso aludido por el demandante dentro del proceso interno que dio origen a la presente consulta, el titular de la marca COMODISIMOS puede utilizarla para distinguir productos comprendidos en la clase 20 de la clasificación internacional de Niza y en tal sentido tiene un derecho adquirido sobre ella; pero de esta situación no puede derivarse derecho eventual alguno para obtener el registro de la misma marca con respecto a productos comprendidos en una clase diferente, porque las razones que tuvo en cuenta la administración para registrar determinada marca en una clase, no constituyen condición necesaria para que puedan ser aplicadas al registro de productos perteneciente a otra clase.

Se trata de dos actuaciones distintas, para dos clases de productos diferentes y de dos situaciones jurídicas diversas: en el caso del registro de la marca COMODISIMOS dentro de la clase 20 del nomenclator, existe un derecho adquirido o situación jurídica concreta para su titular, en tanto que las pretensiones del demandante frente al registro del mismo signo en la clase 24 apenas representan una mera expectativa o situación jurídica abstracta ”.

Con los antecedentes expuestos. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA CONCLUYE: 1. Un signo que carezca de las condiciones intrínsecas de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, no puede considerarse como apto para el registro marcario. 2. Si el signo reúne los requisitos anteriormente señalados, para poder tener acceso al registro, no deberá estar incurso en nin- GACETA OFICIAL guna de las prohibiciones o impedimentos previstos en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 3.

El examen de registrabilidad al que debe someterse un signo por parte de la Oficina Nacional Competente antes de aceptar o rechazar la solicitud, procede tanto en los casos en los que se presenten observaciones como en los que no se presenten tales observaciones. 4. El riesgo de confusión, según el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, no sólo contempla la realidad actual de la confundibilidad entre dos signos frente a productos idénticos o similares, sino también la posibilidad futura de esa confusión con el uso de los dos signos en el mercado o en el comercio. 5.

La determinación de la existencia o no del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que debe ser analizado discrecionalmente por el administrador o el juzgador, sujetándose, en cualquier caso, a las reglas de comparación de signos y a los campos en que puede producirse tal confusión, que han sido expuestos en ésta y otras sentencias del Tribunal Andino. 6.

Para la comparación de signos denominativos con mixtos, se resolverá en primer lugar cual es el elemento predominante o relevante del signo mixto que va a causar la primera impresión de éste en la mente del consumidor. Por regla general, en los signos mixtos, predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo de solicitar el producto. 25/07/97 34.52 se a favor del primero. 10.

La observación debe ser presentada por quien ostente legítimo interés, sin que la misma esté concebida en la legislación marcaria Andina como de orden popular. 11. Conforme al sistema andino, la única forma de adquirir el derecho al uso exclusivo de la marca es por medio del registro que le permite al titular ejercer el ius prohibendi para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda causar confusión al consumidor a quien protege en esencia el derecho marcario (artículo 105 apartado 3º de la Decisión 344). 12.

Si la administración o la Oficina Nacional Competente realizan una aplicación indebida de las normas procedimentales o sustantivas, el afectado puede recurrir a la jurisdicción judicial para solicitar el reparo del pretendido error, planteando las acciones que la norma comunitaria le concede en armonía con la legislación nacional. Sin embargo, no debe presumirse que toda negativa al registro de una marca se debe a la indebida aplicación de las disposiciones pertinentes. 13.

No cabe confundir el criterio de interpretación con el error de hecho y de derecho en que pueda incurrir el funcionario administrativo. 7. No debe admitirse el registro de signos denominativos con diferente o distinta grafía pero con igual pronunciación o fonética. 14. De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia dentro del Proceso 3478. 8.

La confusión en cualquiera de los tres campos de la comparación de los signos contradichos, la fonética, visual o conceptual, impide que el signo posterior ingrese al registro por producir confusión con el anteriormente registrado o solicitado. 15. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto de este Tribunal, notifiquese esta providencia al organismo jurisdiccional mencionado en el numeral anterior, mediante copia certificada y sellada. 9.

En un conflicto entre un signo registrado -derecho adquirido- frente a otro por registrarse o solicitado -mera expectativa-, el funcionario competente deberá pronunciar- 16. Remitase copia sellada y certificada, de esta interpretación prejudicial a la Junta del Acuerdo de Cartagena para su publicación en la Gaceta Oficial, según lo dispone el GACETA OFICIAL 25/07/97 artículo 34 del Tratado de Creación de este Tribunal. 35.52 MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza Secretario a.i. Juan José Calle y Calle PRESIDENTE Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. Roberto Salazar Manrique PROCESO N° 3-IP-97 Interpretación Prejudicial de los arts. 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el literal d) del art. 82 y con el art. 96 ibídem, y los arts. 146 y 147 ibídem, en concordancia con el art. 5 del Tratado que crea el Tribunal del Acuerdo de Cartagena, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera a través del Consejero Dr. Ernesto Rafael Aríza Muñoz.

Registro de la marca “PANPAN PAN PAN” solicitada por GRASAS VEGETALES S.A. Exp. N°. 3669. Quito, 23 de mayo de 1997 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA V I S T O S: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, en cumplimiento del auto del 6 de diciembre de 1996 solicita a este organismo comunitario la interpretación prejudicial de los artículos 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el literal d) del art. 82 y con el artículo 86 ibídem, y los artículos 146 y 147 ibídem, en concordancia con el artículo 5 del Tratado que crea el Tribunal del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno N°. 3669, por el cual se demanda la declaratoria de nulidad de la Resolución 37191 de 6 de septiembre de 1994 expedida por la División de Signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio por la que se negó a la actora el registro de la marca “PANPAN PAN PAN” presentada a nombre de GRASAS VEGETA- LES S.A. para distinguir productos de la clase 30.

Que de conformidad con los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal Andino, el Consejo de Estado tiene competencia para solicitar la interpretación prejudicial y este Tribunal para absolverla. Que la solicitud requerida reúne los requisitos contemplados en el artículo 64 del Estatuto del Tribunal (Decisión 184). Que el Consejero Ponente ha recogido en su petición como hechos relevantes para elaborar el informe sucinto los siguientes: “1°.

La Sociedad GRASAS VEGETALES S.A., solicitó el registro de la marca PANPAN PAN PAN para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del artículo 2° del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza. 2°. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se GACETA OFICIAL presentaron oposiciones ni observaciones por parte de terceros.

No obstante, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 37.191 de 6 de septiembre de 1994, por medio de la cual negó el registro de la marca solicitada, con fundamento en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 3°.

Contra la citada Resolución se interpuso recurso de apelación, sin que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial se hubiera pronunciado expresamente sobre el citado recurso. 4°. Habiendo operado el silencio administrativo negativo, la actora presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la Sección Primera del Consejo de Estado, proceso que se encuentra en curso, radicado bajo el número 3266. 5°.

A pesar de haberse notificado a la demandada el auto admisorio de la demanda, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución núm. 1826 de 17 de noviembre de 1995, dentro del expediente núm. 92370.582, por medio de la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución núm. 37.191 de 6 de septiembre de 1994, confirmándola en todas sus partes”.

“Para sustentar los cargos de violación de las normas indicadas en la demanda, adujo la Sociedad actora lo siguiente: 1°. Se violaron el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el literal d) del artículo 82 y con el artículo 96 ibídem, por cuanto el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial erró al considerar que en el presente caso el signo PANPAN PAN PAN consta de un conjunto de palabras que no desvirtúan la genericidad de la expresión, ya que el PAN es un producto de la clase 30.

Por otro lado, se aplicó indebidamente el literal d) del artículo 82, toda vez que el signo PANPAN PAN PAN en la clase 30, no se encuentra comprendido en la causal de 25/07/97 36.52 irregistrabilidd a que se refiere tal literal. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial hizo caso omiso de los requisitos exigidos por el mencionado literal. 2°.

Se violaron los artículos 146 y 147 ibídem, en concordancia con el articulo 5 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, por cuanto el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 344 sobre registro de marcas; pues de haber-lo hecho, habría advertido que, en aplicación de las mismas o idénticas disposiciones y con anterioridad a la fecha en que fue expedido el acto administrativo denegato-rio del registro solicitado, concedió, a nombre de un tercero, el registro de varias marcas que consisten en la modificación o combinación de expresiones que incluyen el signo PAN, para distinguir productos comprendidos en la clase 30.

También se violaron dichas normas comunitarias, por cuanto el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial no adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran la Decisión 344, ni se abstuvo de expedir la Resolución acusada”. C O N S I D E R A N D O: Que, dentro de los hechos relevantes el Consejero solicitante de la interpretación prejudicial, menciona la Resolución 37191 de 6 de septiembre de 1994, contra la que se interpuso recurso de apelación que no mereció pronunciamiento oportuno, operándose el silencio administrativo, dando lugar a que la actora presente demanda de nulidad y restablecimiento de derecho ante la Sección Primera del Consejo de Estado, proceso que se encuentra en curso radicado bajo el número 3266.

(Dicha acción ya fue objeto de Sentencia de este Tribunal en fecha 15 de noviembre de 1996). Sin embargo-continúa el Consejero ponente-“que a pesar de haberse notificado a la demanda el auto admisorio de la demanda”, el Superintendente Delegado, expidió la Resolución 1826 de 17 de noviembre de 1995, resolviendo el recurso de apelación contra la Resolución 37191 de 6 de septiembre de 1994, “confirmándola en todas sus partes”, como se manifiesta en la 2ª. parte GACETA OFICIAL del punto 2 de los hechos relevantes, y negando el registro de la marca solicitada.

Por cuanto le está prohibido al Tribunal, conforme al artículo 30 de su Tratado de Creación, interpretar el contenido y alcances del Derecho nacional o calificar los hechos materia del proceso, corresponderá al juez consultante determinar si el funcionario respectivo habría perdido competencia para emitir la Resolución 1826 de 17 de noviembre de 1995, la cual, de no haber sido revocada o anulada se encontraría cubierta por el principio de legalidad y conservaría por tanto su plena vigencia. Por consiguiente, no obstante versar sobre los mismos puntos los procesos 33-IP-95 y 3-IP-97 sobre la nulidad de la marca PANPAN PAN PAN solicitada por la empresa GRASAS VEGETALES S.A., constituyen dos procesos autónomos en los que adicionalmente se reúnen los requisitos exigidos por la normativa andina, que podrían por tanto dar lugar a interpretación prejudicial por separado.

Empero ocurre que en el caso de autos el proceso 33-IP95 y su similar 3-IP-97 son idénticos, correspondiendo a este último, la misma interpretación prejudicial dada por el Tribunal en fecha 15 de noviembre de 1996 en el primer caso. Atentas las consideraciones expuestas, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, 25/07/97 37.52 la República de Colombia deberá adoptar la presente ratificación al momento de dictar sentencia dentro del proceso interno, en cumplimiento del artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. 3°.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto de este Tribunal (Decisión 184 de la Comisión) notifíquese esta providencia al organismo jurisdiccional mencionado en el numeral anterior, mediante copia certificada y sellada, enviándosele copia certificada de la sentencia pronunciada en el proceso N°. 33-IP-95. 4°. Remítase copia certificada de este sentencia a la Junta del Acuerdo de Cartagena para su publicación en la Gaceta Oficial.

Juan José Calle y Calle PRESIDENTE Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Roberto Salazar Manrique MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO DECIDE: 1°. Ratificar la Sentencia interpretativa de fecha 15 de noviembre de 1996, emitida en el proceso 33-IP-95, correspondiente al proceso interno del Consejo de Estado de la República de Colombia N. 3266, para que la interpretación en ella realizada sea también aplicada al presente proceso 3-IP-97, que corresponde al proceso interno N°. 3669. 2°.

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. GACETA OFICIAL 25/07/97 38.52 PROCESO Nº 5-IP-97 Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82, 96, 146 y 147 de la Decisión 344 en concordancia con el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Consejero Ponente Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez. Registro de la marca RENTAR (Nominativa) presentada por la Sociedad RENTAR S.A.. Expediente Interno Nº3611. Quito, Mayo 23 de 1997 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA VISTOS: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez, solicita a este Tribunal Comunitario la interpretación por vía prejudicial de los artículos 81, 82, 96, 146 y 147 de la Decisión 344, en concordancia con el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

Que dicha solicitud tiene su origen en el proceso interno en el cual la Sociedad RENTAR S.A., demanda la nulidad de la Resolución Nº 9641 de 8 de junio de 1995, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que negó el registro de la marca RENTAR (Nominativa), y Nº2291 de 28 de Diciembre de 1995, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, la que resolvió en forma adversa el recurso de apelación interpuesto y confirmó la citada Resolución Nº9641, para distinguir los productos comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

Que el Consejero Ponente ha considerado como hechos relevantes, los siguientes:

HECHOS DE LA DEMANDA “La parte actora solicitó el registro de la marca “RENTAR” (NOMINATIVA), para distinguir servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, el día 1º de diciembre de 1994, solicitud que se tramitó bajo el expediente Nº94054.862. “Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº412 de 30 de enero de 1995, no se presentaron oposiciones ni observaciones por parte de terceros.

“No obstante, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió negar el registro de la citada marca, con fundamento en que la expresión RENTAR encuadra dentro de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que el signo objeto del registro consiste exclusivamente en una indicación que se usa en el comercio para distinguir una característica de los servicios para los cuales se aplicará, pues la clasificación 36 Internacional de Niza incluye “seguros y finanzas” y, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, por RENTAR se entiende ‘producir o rentar beneficio o utilidad anualmente a una cosa’.

Y esa es precisamente una característica de la actividad financiera. “La parte actora aduce, en resumen, lo siguiente: “-La oficina de marcas se equivocó porque RENTAR no es un término genérico, ni descriptivo, ni un término que indique calidad, cantidad o especialidad de los servicios de la Clase 36 Internacional de Niza, como tampoco es un término usual ni corriente para distinguir los servicios de dicha Clase.

“-La parte actora es titular del registro de la marca RENTAR (NOMINATIVA), para distinguir servicios comprendidos en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, vigente hasta el 31 de marzo del año 2.005, clase en la cual hubiera podido la oficina de marcas endilgar el mismo vicio de irregistrabilidad para negar el registro. GACETA OFICIAL “Con la prestación de cualquier servicio se busca obtener rentabilidad, luego, el signo RENTAR sería irregistrable para distinguir cualquier clase de servicios.

Al contrario, si RENTAR es registrable para distinguir cualquier clase de servicios, como es el caso de la clase 39, lo es para absolutamente todas las clases, sin excepción alguna”. El Tribunal al analizar la documentación constante en el expediente enviado por el Consejo de Estado, se refiere a los siguientes: 1º Resolución Nº9641, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos, la cual niega el registro de la marca RENTAR (NOMINATIVA).

En el considerando 4º de esta Resolución, se expresa: “Que la Legislación Colombiana consagra el sistema atributivo en materia de marcas. Esto es, que el registro confiere el derecho sobre la marca y a su utilización en favor de su titular de una manera excluyente. “Por lo mismo, el término o figura que la compone debe ser apropiable. Para serlo, el signo o indicación que se pretende utilizar como marca no pueden consistir exclusivamente en una indicación que sirva para describir en el comercio las características de los productos o servicios para los cuales se utilizará. Tal signo no tendrá la fuerza distintiva necesaria para que los consumidores puedan diferenciar los productos o servicios en que se empleará, de otros iguales o similares”. 2º Resolución Nº2291, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual se niega el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución Nº9641.

En esta etapa del procedimiento administrativo el recurrente argumenta que la causal de irregistrabilidad contenida en el literal d) del artículo 82, exige que el signo, para que no sea registrable, consista exclusivamente en una indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad u otros datos característicos o informaciones de los productos o servicios en que se usará. 25/07/97 39.52 En observancia de lo anterior es claro que el término RENTAR, debería ser una característica exclusiva de las finanzas y los seguros lo cual no sucede.

“Finalmente sostiene que la prohibición legal se refiere a descripciones del servicio en sí mismo, pero dicha prohibición no incluye la descripción de actividades afines a la naturaleza del servicio”. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial argumenta que el signo RENTAR fue solicitado para distinguir los servicios comprendidos en la clase 36 de la clasificación Internacional de Niza.

“Parte de la actividad financiera y de seguros busca precisamente la producción (o rendimiento) en un período de tiempo de unos bienes determinados”. Para los mencionados servicios, el signo RENTAR, apreciado en su conjunto, es descriptivo por cuanto indica cómo es el servicio. 3º DEMANDA PRESENTADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO FUNDAMENTOS DE DERECHO.

En los fundamentos de derecho, manifiesta la actora, que se violaron las siguientes normas: 1.- Artículo 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 81 Ibídem, dado que la División de Signos Distintivos y la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, “aplicaron erróneamente el artículo 96, pues su obligación es la de ordenar el registro de la marca”.

Asimismo ignoró que dicho signo es idóneo para distinguir en el mercado los productos comprendidos en la clase 36, dado que la marca RENTAR cumple con todos los requisitos exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344, ya que es un signo perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. Además, que en la citada clase 36 no existen otros signos RENTAR que se encuentren registrados. 2.

El literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de GACETA OFICIAL Cartagena, por cuanto la División de Signos Distintivos, al efectuar el examen de fondo sobre la registrabilidad de la marca RENTAR (NOMINATIVA), clase 36, de la Clasificación Internacional de Niza que incluye “seguros y finanzas”, catalogó al signo RENTAR como descriptivo, en base al concepto contenido en el DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA ya mencionado anteriormente.

Posteriormente, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial procedió “a examinar si dicha expresión constituye una característica de algunos de los servicios comprendidos en la mencionada clase, por cuanto la descriptividad de una denominación debe establecerse en relación con los servicios para los cuales va a utilizarse el signo distintivo.

De manera que una denominación puede ser descriptiva en relación con productos o servicios comprendidos en una clase de la clasificación internacional de Niza, y no serlo para otra”, para concluir que el signo solicitado, “apreciado en su conjunto, es descriptivo por cuanto indica cómo es el servicio”. Refutando este concepto, la actora, expresa que no se puede decir, que el signo RENTAR, pueda servir “para describir la especie o características de los servicios que distingue, y mucho menos que sea un signo exclusivo de la especie o características de tales servicios”.

En defensa, asímismo de la registrabilidad del signo RENTAR, sostiene la demandante que éste no “ es ni un término genérico, ni un término descriptivo, ni un término que indique calidad, cantidad o especialidad de los servicios de las clase 36 Internacional, y de todas formas no es un término ni usual ni corriente ni es el acostumbrado para distinguir los servicios de dicha clase 36” 3.

Los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 5º del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la División de Signos Distintivos y la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, “no interpretaron ni aplicaron correctamente las disposiciones contenidas 25/07/97 40.52 en la Decisión 344 sobre registro de marcas.

De haberlo hecho en forma correcta, habrían advertido que, en aplicación de las mismas o idénticas disposiciones y con anterioridad a la fecha en que fueron expedidos los actos acusados, se concedió, a nombre de un tercero, el registro de varias marcas” como CUENTA TOTAL, INVERLEASING, BANCO SUPERIOR, CREDIFINCA, INVERCREDITO, PRESTA AHORRO, ETC, que consisten en “expresiones que a lo sumo son evocativas de la clase 36 Internacional de Niza”.

“Tal inobservancia conduce a no salvaguardar los derechos a que se refiere el artículo 147 de la Decisión 344 y que en el presente caso le asisten a la Sociedad RENTAR S.A”. La División de Signos Distintivos y la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial no adoptaron las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran la Decisión 344 ni se abstuvieron de expedir la resolución denegatoria de la solicitud de registro de la marca y la confirmatoria de la primera. 4º Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio a la demanda formulada por la sociedad Rentar S.A. ante el Consejo de Estado.

Esta oficina administrativa en el respectivo escrito ha manifestado: a) “La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en su artículo 82 literal d) impide legalmente que sean registrados los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o servicios para los cuales ha de usarse ”; de otra parte de conformidad con el artículo 82 literal d) de la misma Decisión son irregistrables como marca los signos que ‘puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular, sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate ’”. b)“Finalmente es de precisar que si bien es GACETA OFICIAL cierto que publicados los extractos de la solicitud de registro de la marca “RENTAR” (NOMINATIVA) en la Gaceta de Propiedad Industrial, para la clase 36a (expediente Nº94-054.862) no se presentaron oposiciones ni observaciones por parte de terceros, ello no impedía que la Oficina Nacional Competente examinara la registrabilidad y decidiera sobre el otorgamiento o denegación del registro de la marca conforme a lo dispuesto en el artículo 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que a letra dice: ‘Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la Oficina Nacional Competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada’ (se subraya)”. c)“Por ello, puede afirmarse inequívocamente que los fundamentos legales tenidos en cuenta en la Resolución Nº9641 del 8 de junio de 1995 expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, se ajusta a pleno derecho además de que no violentan disposiciones legales superiores ni en materia marcaria; ”. 25/07/97 41.52 Artículo 81.“Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Artículo 82.“No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) “d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse”.

Artículo 96.- CONSIDERANDO: I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL El Tribunal tiene plena competencia para conocer de la solicitud de interpretación prejudicial presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia de los artículos 81, 82, 96, 146 y 147 de la Decisión 344, en concordancia con el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, y el Consejo de Estado para formularla de acuerdo al artículo 29 del Tratado del Tribunal.

Además, la solicitud reúne los requisitos establecidos en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal (Decisión 184). II. NORMAS OBJETO DE INTERPRETACION: El texto de las normas solicitadas para la interpretación prejudicial, son las siguientes: DECISION 344: “Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. Artículo 146.“Los Países Miembros, con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria, se comprometen a garantizar la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Decisión. Asimismo, se comprometen a fortalecer, propender a la autonomía y modernizar las oficinas nacionales competentes y los sistemas y servicios de información relativos al estado de la técnica.

“Del mismo modo y a objeto de tener un GACETA OFICIAL sistema de información entre los Países Miembros, las oficinas nacionales competentes enviarán lo antes posible a partir de su publicación, las respectivas Gacetas o Boletines de la Propiedad Industrial, a las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros. Estas Gacetas o Boletines serán colocados para consulta del público en la oficina de destino”. 25/07/97 42.52 por los consumidores, evitando, además, un riesgo de confusión entre los mismos.

Si la marca que utiliza un fabricante confunde y no distingue, tomando como referencia el signo que es la expresión material de la marca, estaría impedido de su registro porque cae dentro del concepto de genérico, descriptivo o usual, razones que convierten al signo en irregistrable. Artículo 147.“Los Países Miembros se comprometen a revisar sus procedimientos administrativos a fin de salvaguardar los derechos y obligaciones que correspondan a los particulares, de conformidad con la presente Decisión”.

TRATADO DE CREACION DEL TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA Artículo 5.“Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena. “Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación”.

En base a estas disposiciones el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena procede a la interpretación de las normas transcritas: III. CONCEPTO DE MARCA El artículo 81, párrafo segundo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en la definición de marca, recoge las funciones básicas que un signo debe cumplir para que pueda ser registrado como marca: a) La distintividad entre los signos registrados o a registrarse, es condición sine qua non para que el signo pueda constituir una marca, distintividad que permite que los productos o servicios de una persona o empresa puedan diferenciarse o distinguirse de los de otra persona o empresa y del producto que lo protege, y por lo tanto podrán ser identificados b) Destaca la referida definición comunitaria de marca, otra de sus funciones, cual es la indicación del origen empresarial, situación que permite al consumidor percibir o intuir que marcas idénticas o similares para los mismos productos, puedan tener un mismo origen en cuanto a la empresa productora, sin que ello signifique que al consumidor le interesa conocer con exactitud quién es el propietario de la fuente generadora del producto o servicio, sino, más bien, únicamente la fuente, el origen en sí mismo.

Esta función, la fuente de producción, generalmente permite, aunque no es función propia de la marca, que los productos tengan una igual o estandarizada calidad cuando el productor es el mismo o cuando un mismo productor controla la fabricación en una o varias empresas. La calidad depende de la voluntad propia del fabricante y él será, en definitiva, quien en beneficio o perjuicio de su marca mantenga, deteriore o incremente la calidad, situaciones que para los consumidores es una de las condiciones básicas de su adquisición. c) La regla de la especialidad de una marca se halla referida en la definición en comento.

Un signo no puede registrarse para proteger o amparar todos los productos del universo. La protección recae sobre una clase del nomenclator internacional de NIZA o sobre algunos de los productos identificados dentro de ella. La concreción al amparo registral se delimita en la solicitud del registro, limitación conocida en la doctrina como la “regla de la especialidad”.

Los productos o servicios fijados en la solicitud, son los protegidos con la marca, protección que se extiende exclusivamente dentro del territorio en el cual la marca ha sido registrada y no para la generalidad del área andina. IV. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN GACETA OFICIAL SIGNO PARA REGISTRARSE COMO MARCA Se puntualiza en el propio artículo 81: que el signo sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.

PERCEPTIBILIDAD El requisito de la perceptibilidad va implícito en la definición de que la marca es un signo inmaterial, y para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto) es indispensable una materialización o exteriorización que lo transforme de lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable a través de un medio sensorial.

LA DISTINTIVIDAD En renglones anteriores se relievó la importancia de la necesidad de que un signo sea distintivo para que pueda registrarse como marca. Si un signo no tiene el cuño distintivo o el poder para diferenciar y distinguir un signo de otros, frente a productos idénticos y similares y el consumidor pueda identificarlos entre sí, es irregistrable.

La pérdida de distintividad conduce a que un signo pueda confundirse con otro y lo confundible se contrapone a lo distintivo y distinguible, y siendo éstos los requisitos que debe reunir un signo, el que no los reúna, es irregistrable como marca. La percepción que el consumidor medio tenga sobre el signo y productos origina el proceso mental hacia la distintividad, y la diferenciación e identificación que establezca entre un signo y otro y los productos o servicios protegidos, generará la posibilidad del registro.

REPRESENTACION GRAFICA Este requisito se ha considerado sin atención a las funciones mismas de la marca, sino más bien como una necesidad material o formal para el registro y que éste pueda, a través de la representación gráfica, dar a conocer al público los aspectos o características generales del signo a registrarse. Este requisito favorece a la descripción de la marca que debe contener la solicitud de la que habla el artículo 87, literal b) de la Decisión 344.

Signos denominativos o expresiones verbales 25/07/97 43.52 simples, compuestas o complejas; signos constituidos por números, letras, gráficos o combinación de colores, son, hasta el momento, los signos más idóneos de registro. El requisito de la representación gráfica del signo en marcas gustativas y olfativas, y con menor rigurosidad en las sonoras, impide que sean registrables, no por existir sobre ellas una prohibición explícita, sino por la imposibilidad de la representación gráfica como medio de llevar al público el conocimiento del signo que está cursando para su registro.

Dentro del proceso 27-IP-95 y ratificado en el proceso 12-IP-96 éste Organo Comunitario al referirse a este tema expresó que: “La representación gráfica del signo es una ‘descripción que permite formarse una idea del signo, objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados’ (Marco Matías Alemán, “Marcas” Top Management, Bogotá, pág 77), por lo que este requisito hace relación a la materialización o factibilidad externa para el registro, esto es la publicación y el archivo”.

“El requisito de que el signo sea ‘susceptible de representación gráfica’, no parece ‘que responda a la propia naturaleza de la marca como signo distintivo, sino más bien a exigencias actuales en cuanto a la necesidad de ‘registrar’ el signo en la correspondiente oficina de patentes y marcas”. ‘ Este requisito no viene impuesto por la propia naturaleza de los signos en el sentido de que solo tengan aptitud para ser marcas los que sean susceptibles de representación gráfica sino que obedece a la situación actual de las Oficinas de Patentes y Marcas”.

(Prof. José Manuel Otero Lastres, “Concepto y Tipos de Marcas en la Decisión 344”, Seminario Internacional Quito y Trujillo, julio de 1996)”. V. DENOMINACIONES DESCRIPTIVAS GENERICAS Y Un signo puede reunir intrínsecamente los requisitos exigidos por el artículo 81 para que pueda o pretenda ser registrado como marca. Empero, deberá enfrentar el examen registral que la Oficina Nacional Competente tiene la obligación de realizar, como paso previo a acep- GACETA OFICIAL tar o denegar el registro y, si dentro de este examen tropieza con alguna o algunas de las causales o impedimentos de irregistrabilidad puntualizados en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, la administración deberá denegar dicho registro.

Por carecer de distintividad no pueden ser registrados, entre otros, los signos que sean genéricos o descriptivos del producto o servicio que la marca va a proteger. Si con la marca requiere el fabricante distinguir y diferenciar sus productos de otros que se comercializan, es decir hacerlos distintivos tanto frente al producto como a otros signos, el hecho de señalar un producto o servicio con la denominación de ese mismo producto o servicio o con uno que encierre o comprenda su género o que describa una de sus cualidades esenciales, no significaría sino confundir el producto o sus características con el signo, desapareciendo, de este modo, lo distintivo entre el bien patrimonial y el signo, que hace la esencia y el objeto de la denominación marcaria.

En este caso, el signo apropiable no sería sino la palabra o el gráfico con el que se conoce usual y comúnmente al producto, perdiendo inclusive la novedad. De aceptarse el registro de esta clase de signos, se toleraría además, que un vocablo utilizado generalmente para denominar a un producto o servicio -sea el derivado de su origen gramatical o proveniente del uso generalizado con que es conocido en un ámbito geográfico o territorial- ingrese al patrimonio marcario de una empresa o persona, eliminando o restringiendo la posibilidad de que otras personas utilicen ese mismo concepto o denominación para sus productos, lo cual vendría en perjuicio de otros comerciantes y consumidores.

Las denominaciones genéricas no son sino aquellas que se refieren al producto en si mismo, al género y a la especie que comprenden a ese producto. Una descripción de un bien o servicio, si no es la esencial con la que pueda el consumidor identificar en forma inmediata al producto, puede ser registrable. Dicho en otros términos, si la descripción hace relación a una característica, aptitud, función o naturaleza secundaria del producto o servicio, el signo, aunque puede ser un signo débil, estaría en posibilidad de ser registrado.

Sobre las marcas genéricas y descriptivas, en el Proceso 12-IP-96 el Tribunal expresó: 25/07/97 44.52 "Los signos genéricos sirven para designar objetos o servicios que se aplican a un conjunto de personas o cosas que tienen una o varias características comunes o que poseen las mismas propiedades. Pero para que la genericidad constituya impedimento de registro de un signo, es necesario que tenga relación esencial y directa con el producto o servicio que se pretende registrar.

Si la palabra o la denominación nombra un producto o servicio, el signo será genérico. Esto no significa que una designación genérica queda impedida absolutamente para constituir una marca válida, para otra clase de productos a los que la marca no designa. Un signo genérico, en consecuencia, que no se identifique con el producto al cual pretende distinguir, podría ser registrado, lo que no obsta a la posibilidad de que también pueda ser registrado y utilizado para designar otros productos en el mercado competidor.

“En la sentencia dictada el 7 de agosto de 1995 proceso 3-IP-95, (G.O N° 189 de 15 de septiembre de 1995), sobre la denominación genérica el Tribunal expresó que “Vistas las normas comunitarias que se solicita interpretar con esta óptica de conjunto, corresponde a este Tribunal comunitario anotar que la noción de denominaciones genéricas debe comprender, para efectos marcarios, las que se refieren a unidades de un mismo género propiamente dicho como de una misma especie, en la medida en que etimológicamente tanto el uno como la otra hacen relación al conjunto de elementos que tienen uno o varios caracteres comunes y que por tanto no pueden ser objeto de uso exclusivo para identificar el producto o servicio que se trate de registrar.

Tanto en la noción de género como en la de especie que trae el Diccionario de la Real Academia la comunidad de elementos hace evocar la idea de generalidad. La prohibición de registro se dirige pues, en ambos casos (género y especie) a precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser utilizadas, vía el registro marcario, para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o servicio.” (Criterio ratificado en sentencia dentro del proceso 14-IP-95 G.O N° 230 de 16 de octubre de 1996 y en proceso 18-IP-95 G.O N° 231 de 17 de octubre de 1996).

“Manuel Otero define a la denominación descriptiva como aquella que ‘informa a los consumidores y usuarios acerca de las características, funciones, ingredientes, tamaño, calidad, GACETA OFICIAL valor, u otras propiedades del producto o servicio’. “La descripción del objeto o del servicio a que se refiere un signo o una denominación para que impida el registro debe encaminarse a una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor al divisar o escuchar la marca reconozca el producto o servicio que lo protege.

En estos casos, si el bien protegido por la misma se halla por ésta directamente designado pierde su carácter de distintivo y de exclusivo para el uso comercial. Con sentido opuesto, la descripción o la designación de una cualidad o elemento secundario o accidental del bien, no impide la irregistrabilidad del un signo. “Los términos que son utilizados generalmente como signos descriptivos son el uso adjetivado de un sustantivo, los adjetivos y los adverbios que se refieren a la descripción de un bien o servicio.

“El signo será descriptivo positivamente, es decir, impedido de su registro cuando “comunica, a quien le oiga, lo vea, una idea clara; inmediata y directa con referencia al producto” (Bentata, obra citada, Pág. 170). “Respecto tanto a los signos genéricos como descriptivos debe añadirse, que un signo consistente “exclusivamente” de elementos propiamente genéricos o descriptivos pueden constituir marca si el conjunto marcario o su combinación resulta distintivo.

Esta posibilidad se encuentra configurada en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 cuando emplea el término “exclusivamente” al referirse a las marcas descriptivas”. VI. MARCAS DESCRIPTIVAS Y MARCAS EVOCATIVAS En el Proceso 7-IP-95 (G. O. Nº189 de 15 de septiembre de 1995) el Tribunal dijo: “‘ Al lado de los signos descriptivos se encuentran los evocativos, que por cumplir a cabalidad la función distintiva de la marca pueden ser registrables.

No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y por tanto corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo. Se encuentran dentro de 25/07/97 45.52 la categoría de signos evocativos los que poseen la habilidad de transmitir a la mente una imagen o idea sobre el producto, por el camino de esfuerzo imaginativo.

Ejemplo de ellos son los que se refieren al producto utilizando una expresión de fantasía, de manera que despierten remota o indirectamente la idea del mismo, como por ejemplo NESCAFE para café, Choco Milk para una bebida con sabor a chocolate, Veloz para bicicletas, Luxtral para distinguir un líquido brillador de superficies de madera, Nosalt para productos alimenticios etc.

(Rangel Medina, David, “Tratado de Derecho Marcario”, 1960, págs 273 y 356 y Otamendi, obra citada). En este sentido la doctrina coincide en la validez para registro de las marcas evocativas’”. El Tribunal en la oportunidad citada concluyó sobre la materia que: “No son registrables como marcas los signos descriptivos de productos cuando se refieren precisamente a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente es aplicable al nombre del producto de que se trate.

Por el contrario, pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que incorporando un elemento de fantasía, transmitan indirectamente al consumidor una idea que le permita asociar el signo con el producto que se anuncia”. (Ratificado en procesos 4-IP95 G.O. N°253 de 7 de marzo de 1997; 18-IP-95, G.O. N°231 de 17 de octubre de 1996 y 12-IP96).

REGISTRO DE LA MARCA “RENTAR” El autor Victor Bentata hace referencia a la marca OFERTA “originalmente registrada en Colombia para papel higiénico”, y que “fue posteriormente anulada por insuficiente distintividad (que el Concejo de Estado confundió con genericidad). Sobre la misma marca decidió además la Corte Andina de Justicia de Quito (1989), confirmando que ésta marca no se confunde con ninguna clase de papel ni con ningún producto, lo cual le acuerda cierta novedad relativa.

Pero considerando la situación del mercado, puede también afirmarse que todos los bienes disponibles, si bien no “son” OFERTA, por lo menos “están” en oferta, con lo cual se produciría una confusión. Igual sucede con términos del mismo tipo tales como DEMANDA, SERVICIO O GANGA, afectados de la misma ambigüedad insuperable”. (“Reconstrucción del Derecho Marcario”, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 1994, GACETA OFICIAL pág. 162).

Este Tribunal en la sentencia sobre la marca OFERTA expresó: “Un término es genérico, en cambio, desde el punto de vista del Derecho Marcario, cuando los empresarios del correspondiente sector económico necesitan utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio, o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. En tales casos, conforme se ha indicado, no resultaría admisible que un solo empresario pretendiera apropiarse de algo que es común y que los demás empresarios habrían de necesitar, utilizando el lenguaje corriente, para referirse a su producto o servicio.

“Es cierto que el término ‘oferta’, utilizado como marca de una clase de papel, no se confunde con ese producto, ni con ninguno otro, y de allí que tenga, potencialmente, cierta novedad que lo haría admisible como marca, a pesar de ser un vocablo genérico. Pero ocurre que cualquier producto o servicio que esté en el mercado -inclusive, por supuesto, todo tipo de papel- si bien no son oferta, si están en oferta.

O sea que aunque el término puede ser distintivo materialmente, podría prestarse a confusión desde el punto de vista funcional, que es precisamente el que más interesa al derecho de marcas. Lo mismo ocurriría con muchos otros términos genéricos y equívocos, que metafóricamente podrían ostentar cierta individualidad que, en principio, los harían aptos como marcas, pero que podrían dar lugar a inevitables confusiones utilizados como sustantivos o verbos comunes, y aplicables por tanto a toda clase de bienes y servicios.

Así ocurriría, por ejemplo, con ‘demanda’, ‘servicio’, ‘rebaja’, ‘ganga’, ‘baratillo’, etc., etc. “En resumen, vocablos como los citados, si bien teóricamente podrían llegar a ser novedosos en su relación concreta con un producto, pueden legar a ser equívocos y ambiguos dentro del lenguaje que usualmente se utiliza en el mercado. De ser así, resultarían inadmisibles como marcas, de acuerdo con las disposiciones de la Decisión 85 antes citadas”.

(Proceso 2-IP-89, Gaceta Oficial Nº49 de 10 de Noviembre de 1989, “Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena”, Tomo II, páginas 16 y 17). Si bien es cierto que la marca RENTAR no se confunde con los productos o servicios de la 25/07/97 46.52 Clase 36 de Niza, lo cual le da una novedad relativa la etimología de la palabra RENTAR significa “producir o rentar beneficio o utilidad anualmente a una cosa”, adoleciendo RENTAR de una irregistrabilidad general para quien desee prestar un servicio con la intención de obtener rentabilidad, sea cual fuera el producto o servicio del que se va a valer para obtenerla.

La insuficiente distintividad de un signo, que no es genérico ni descriptivo, puede hacerle perder su valor legal como para que se convierta en signo registrable. Para concluir si una marca es genérica habría que preguntar ¿ qué es?, o para la descriptiva de ¿cómo es? el producto que se pretende registrar, o respondiendo a la interrogante ¿quien es? para aceptar si una denominación es válida como registro la marca RENTAR difícilmente se encasillaría en las denominaciones genéricas, pues rentar no define al servicio de “finanzas y seguros”, ni constituye el género o la especie de esos servicios.

Tampoco denotaría una de las cualidades, aptitudes o descripciones esenciales de esa clase de servicio, porque el consumidor al escuchar esa palabra, infiere varios conceptos, como rentar un departamento, un vehículo, producir una utilidad, generar réditos económicos, etc. No es el supuesto de que para jugos de limón, por ejemplo, se ponga como marca “amargo”, pues ésta es una de las descripciones más aceptadas por el público sobre ese cítrico.

Sin embargo todo productor o fabricante o prestario de servicios, persigue un objetivo económico que se traduce en generar una utilidad, un beneficio o lo que puede definirse en términos generales, en producir una renta. El profesional, el jubilado, el ama de casa, el estudiante, etc. requiere de una renta para su supervivencia, y el término RENTAR también podría, con los modismos propios de cada País o Región, significar el hecho de obtener o dar una renta para que alguien viva o subsista.

El término o la denominación en discusión es usual para varias actividades sin que constituya la esencia de la utilización para la actividad financiera o económica. Repitiendo lo expresado por el Tribunal en el caso de la marca “OFERTA”, toda actividad económica persigue RENTAR, es decir producir frutos económicos, pero no toda actividad de GACETA OFICIAL RENTAR, significa generalmente producir réditos.

Si bien a un signo se le puede considerar, desde cierto análisis como evocativo, la generalidad del mismo frente a los varios productos o servicios a que se puede referir, le hace caer en el plano de la ambigüedad y la insuficiente distintividad, que no le permitirá cumplir a cabalidad con la función a que está destinado dentro del mercado, como es la distinguir ese signo con otros o lograr la identificación de ese producto con otros.

En el proceso 12 IP-96, (marca MARGARINA EXCLUSIVA) el Tribunal, sobre estos análisis puntualizó: “DENOMINACIONES CON INSUFICIENTE DISTINTIVIDAD “Existen denominaciones o signos, adjetivos o sustantivos, que no caen ni dentro del campo de la estricta genericidad ni la descriptividad, y que independientemente del bien externo que van a proteger, carecen de la suficiente fuerza distintiva que los convierte en signos débiles que en ocasiones pueden conducir a la irregistrabilidad.

Son signos “inherentes incapaces de distinguir los bienes a los cuales se aplica no tanto por nombrar el bien mismo, ni siquiera por describir una de sus cualidades esenciales, sino por su debilidad extrema” (Victor Bentata, obra citada, pág. 159). “El autor últimamente mencionado, señala como signos de “dudosa distintividad las tradicionales representaciones del sol, del león, del toro”.

“Igualmente llega con su razonamiento a criticar que se admitan que “los genéricos de productos sean registrables para productos de naturaleza diferente, por ejemplo AZUCAR para vestido o CERVEZA para perfumes, sin tener en cuenta el elemento de insuficiente distintividad”. “La insuficiente distintividad de un signo para registrarse, y que como se manifiesta no es el caso de la genericidad ni la descriptividad positiva, en muchos de los casos será un tema de análisis y conocimiento profundo de materia sobre marcas por las tenues diferencias que puede darse entre un signo cuando es genérico, descriptivo o de insuficiente distintividad. 25/07/97 47.52 “Los signos genéricos y descriptivos tienen una insuficiente distintividad; pero no todo signo insuficientemente distintivo es por sí genérico o descriptivo.

“La diferencia entre el signo descriptivo y el insuficientemente distintivo, radica en que el primero denota el producto a través de sus cualidades, aptitudes o composición; el insuficientemente distintivo no denota ni describe el producto, sino que no tiene la fuerza necesaria para diferenciar un producto de otro. “Entre la genericidad, la descriptividad y la insuficiente distintividad existen relaciones o aproximaciones que dependen del criterio subjetivo del examinador y un signo puede estar a lo mejor impedido de registro por ser genérico e insuficientemente distintivo o por descriptivo e insuficientemente distintivo.

(Victor Bentata)”. VII. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DE LAS MARCAS Dentro del trámite o procedimiento de registro de marcas, la Decisión 344 en el artículo 96, le confiere a la Oficina Nacional Competente un plazo de 30 días a fin de que proceda a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. La utilización imperativa de la inflexión verbal “procederá” se traduce en una obligación y no en una simple facultad.

Por lo que la administración, en todos los casos en que se presenten o no observaciones deberá efectuar el examen de registrabilidad del signo, sin que le sea permitido omitirlo, previo a la concesión o denegación del registro. La falta de presentación de observaciones, no exime al funcionario de cumplir con el examen de registrabilidad que le impone la norma en referencia, pues, aún en el caso de que tales observaciones se formularen, al funcionario, le corresponde también el examen de otras situaciones y hechos que se presenten con relación al signo solicitado para registro (Procesos Nº27-IP-95 y 12-IP-96).

Para el análisis de registrabilidad, es necesario examinar el signo frente al producto o servicio que la marca va a proteger. Por esa razón, hay signos iguales o semejantes que se pretenden GACETA OFICIAL registrar, pese a haber sido registrados, y si así se ha procedido debe ser porque para esos productos o servicios, el signo no era ni genérico, ni descriptivo, ni tampoco, el usual o comúnmente utilizado para designar el servicio o el producto, o no se encontraba inmerso en ninguno de los impedimentos legales contemplados en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

No es regla de aceptación marcaria que en base a signos ya registrados se pretenda objetar en algún momento, el poder discrecional pero no arbitrario de la administración, para aceptar o negar un nuevo signo como marca. Circunstancias distintas y diversas, originadas de los propios hechos, pueden influir o no para que la Oficina Nacional Competente, en un caso determinado, acepte la registrabilidad y en otro la rechace.

Por el hecho de aceptar o denegar un registro no puede inferirse que la Oficina ha violado o incumplido las normas comunitarias; al menos, así se debe entender si por lo demás el procedimiento se ha sujetado al trámite previsto en la Decisión 344; y por otro lado su fundamento de observación, análisis y motivación de la resolución respectiva se ajusta también a las normas aplicables y a criterios doctrinarios, técnicos y analíticos del signo y del producto que va a proteger.

VIII. UNIFICACION Y COORDINACION DE LOS PROCEDIMIENTOS MARCARIOS El resultado de la preocupación constante de los Países Miembros de unificar procedimientos, proceder a la modernización de las oficinas nacionales competentes y de mantener una información constante y rigurosa entre las diferentes oficinas respecto a las marcas que se inscriban en ellas, para evitar conflictos marcarios por el registro de marcas idénticas o similares en los difentes Países que puedan crear confusión, y a lo mejor con la intención posterior de llegar a la marca comunitaria andina, promovió la inclusión del texto del artículo 146, cuya interpretación,. para efectos de la resolución por parte del juez interno en este caso, no reviste importancia alguna, pues en nada interfiere la acción de la oficina nacional competente en cuanto ésta se haya ajustado a los trámites legislados y previstos que son los que deben que aplicarse. 25/07/97 48.52 Si la Oficina Nacional Competente deja de cumplir con una norma comunitaria y no garantiza la “mejor aplicación de las disposiciones contenidas” en la Decisión 344, la propia disposición comunitaria prevé la vía para enmendar el error de hecho o de derecho de la autoridad administrativa.

Con ese mismo objetivo de unificar los procedimientos en la Subregión, el artículo 147 obliga a los Países Miembros a revisar los procedimientos administrativos internos a fin de que no se contrapongan o no contravengan lo previsto en la Decisión 344, y de ese modo y forma, se salvaguarden los derechos y obligaciones de los particulares. El espíritu de la disposición del artículo 147 no puede interpretarse “en el sentido de que si la autoridad administrativa o la oficina nacional competente deniega una solicitud de registro de una marca, ese acto “per se”, implicaría un incumplimiento del Ordenamiento Jurídico Andino, ya que una decisión o resolución administrativa emitida con un criterio técnico por parte de la administración y que aparentemente no está de acuerdo con la solicitud del administrado, no significa que viole la disposición comunitaria si se trata de proteger a los administrados de esos riesgos; para eso existen las instancias superiores y los recursos procesales que permiten revisar las resoluciones y reparar los errores u omisiones producidos en la etapa administrativa inferior.

Suponer que la norma del citado artículo 147 consagra el principio de la infalibilidad de la administración no responde ni a la realidad ni a la lógica jurídica, ni a los principios de discrecionalidad y discernimiento de que dispone el administrador”. (Procesos 27IP-95 y 12-IP-96). La normas comunitarias están revestidas del principio de preeminencia sobre el derecho nacional, y si éste se contrapone a las normas comunitarias queda desplazado y es inaplicable por la autoridad administrativa o judicial de los Países Miembros.

Lo que presupone que si las normas internas procedimentales contradicen a lo preceptuado en ese mismo sentido por la Decisión 344, se aplicarán las comunitarias en la tramitación del registro de una marca. Los órganos internos de un País Miembro, de cualquier rango o categoría, están en la obliga- GACETA OFICIAL ción de aplicar las normas comunitarias.

Así con carácter imperativo el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal impone a los Países Andinos la obligación positiva de “adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico andino”. Por otro lado, esa misma norma contempla la obligación de “no hacer”, traducida en la no adopción ni empleo de medida alguna que sea contraria a las normas del Ordenamiento Jurídico o que de algún modo obstaculice su aplicación. Un País Miembro no puede, en razón y por efecto de esa disposición, dictar normas, reglamentos, acuerdos, ordenanzas, decretos, etc, ni asumir una actitud o conducta ejecutiva, legislativa o judicial que contraríe dichas normas, o impedir bajo cualquier forma o modo la aplicación de las mismas.

El Tribunal tiene una amplia doctrina jurisprudencial sobre el artículo 5 en su Tratado de Creación en los casos de los Procesos 2-IP-88 (G. O. Nº 33 de 26 de Julio de 1988), 6-IP-93 (G. O Nº 150 de 25 de Marzo de 1994), 1 AI-96 (G. O Nº 234 de 21 de noviembre de 1996) y recientemente dentro del proceso 3-AI-96, sentencia del 24 de Marzo de 1997.

En la sentencia proferida por este Organo comunitario, en el proceso 12-IP-96, se expresó: “El carácter imperativo y obligatorio del ordenamiento jurídico para los Países Miembros, sus organismos y para los ciudadanos, no se desvirtúa con el simple hecho de que en una resolución administrativa, la oficina nacional competente dé aplicación a los procedimientos y normas comunitarias.

Tal actuación no pueda significar “per se” violación o incumplimiento de ese ordenamiento. Si por el contrario, existe en el funcionario la buena Fe y un criterio motivado para respaldar su resolución, en la que adopta una posición para la cual la propia ley lo faculta -como es la de considerar que una marca pueda o no ser registrable- esa actitud más bien puede ser ajustada al espíritu de la norma y estar subordinada a las obligaciones de “hacer” y de “no hacer”, que promulga el artículo 5 del Tratado del Tribunal".

Con los antecedentes expuestos. 25/07/97 49.52 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA CONCLUYE: 1. Para que un signo pueda ser registrado como marca, debe reunir no sólo los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, sino además, no estar impedido por una de las causales de irregistrabilidad determinadas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 2.

La genericidad y la descriptividad de un signo que impiden su registro, deben ser estimada en relación directa y concreta con el producto o servicio de que se trate. 3.- No obstante, cualquier denominación que pueda resultar ambigua o equívoca dentro del lenguaje usual en el mercado, así no sea “genérica” strictu sensu o no describa las características o aptitudes esenciales de un bien o servicio, no es susceptible de ser registrada como marca, por ser un signo carente de distintividad. 4.

El examen de registrabilidad que debe efectuar la Oficina Nacional Competente, antes de aceptar o rechazar la solicitud de registro, procede tanto en las solicitudes, en las que se presenten observaciones, como en las que no se presenten tales observaciones. 5. Si la administración o la Oficina Nacional Competente realiza una aplicación indebida de las normas procedimentales o sustantivas, el afectado puede recurrir a la justicia para solicitar el reparo del pretendido error, planteando las acciones que la norma comunitaria le concede en ocasiones, en armonía con la legislación nacional.

Sin embargo, no debe presumirse que toda negativa al registro de una marca se deba a lo que a juicio del solicitante constituye una indebida aplicación de las disposiciones pertinentes. 6. Una resolución administrativa dictada en aplicación de las normas y procedimientos comunitarios y que refleje el espíritu discrecional concedido a la administración, no puede constituir una acción contraria a di- GACETA OFICIAL chas normas ni un obstáculo para su aplicación. 7.

De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adop-tar la presente interpretación al dictar sentencia dentro del Proceso 3611. 8. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto de este Tribunal, notifiquese esta providencia al organismo jurisdiccional mencionado en el numeral anterior, mediante copia certificada y sellada. 9.

Remitase copia sellada y certificada, de esta interpretación prejudicial a la Junta del Acuerdo de Cartagena para su publicación en la Gaceta Oficial, según lo dispone el artículo 34 del Tratado de Creación de este Tribunal. Juan José Calle y Calle PRESIDENTE 25/07/97 50.52 Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Roberto Salazar Manrique MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza Secretario a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. GACETA OFICIAL 25/07/97 51.52 GACETA OFICIAL 25/07/97 52.52 Editado por la Junta del Acuerdo de Cartagena - P. de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 221-2222 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú