PROCESO Nº 32-IP-96 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 93, 95, 102, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, a través del Consejero ponente Dr. Manuel Santiago Urueta Ayola, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; y del literal a) del artículo 83 de esa misma Decisión. Registro de la Marca DC’OS (mixta) vs DESEO’S (nominativa).

Expediente Interno Nº 3478. Quito, mayo 21 de 1997 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA VISTOS: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Dr. Manuel Santiago Urueta Ayola solicita a este Tribunal Comunitario la interpretación por vía prejudicial de los artículos 81, 93, 95, 102, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena al aceptar la solicitud admite la competencia del Consejo de Estado de la República de Colombia para requerir esta interpretación conforme al artículo 29 del Tratado de Creación del Tribunal Andino, y éste a su vez, tiene competencia para absolverla según el artículo 28 ibídem. Que la solicitud enviada al Tribunal Comunitario reúne los requisitos puntualizados en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal (Decisión 184).

Que el Consejero Ponente estima como hechos relevantes para la Interpretación, al decir del demandante los siguientes: “1º El señor VALVANERA ZULUAGA PÉREZ solicitó el registro de la marca DC’OS (mixta), clase 25, expediente administrativo Nº 281920. 2º Dentro del término para formular oposiciones, CONFECCIONES BALALAIKA LTDA. formuló oposición contra el registro de la marca, basándose en el hecho de ser titular del registro de la marca DESEO’S (nominativa) y prioritaria solicitante del registro de la marca DESEO’S (etiqueta)( sic) para distinguir la misma clase de productos. 3º La División de Signos Distintivos expidió la resolución cuya nulidad se demanda, por medio de la cual decidió declarar infundada la oposición formulada por CONFECCIONES BALALAIKA LTDA. y concedió el registro de la marca solicitada por VALVANERA ZULUAGA LOPEZ. 4º Contra la resolución citada anteriormente se interpuso recurso de apelación, mediante el cual se expusieron los fundamentos jurídicos por los cuales la marca DC’OS (mixta) era confundible con la marca DESEO’S, no siendo por lo tanto procedente el registro de aquella para distinguir productos de la clase 25.” Que dicha solicitud tiene su origen en el Proceso interno por medio del cual la sociedad CONFECCIONES BALALAIKA LTDA., pretende obtener la nulidad de la Resolución 5140 de 14 de marzo de 1995 proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual declara infundada la oposición formulada por dicha compañía contra la solicitud de registro de la marca DC’OS, presentada por el Sr. Valvanera Zuluaga Pérez.

Que el Tribunal considera oportuno analizar otros criterios que se han emitido en el proceso interno y que se han adjuntado a la solicitud de interpretación, entre éstos los contenidos en la Resolución Nº 5140 de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el recurso de apelación interpuesto por la Compañía Confecciones Balalaika, de la demanda ante el Consejo de Estado, y de la contestación de la Superintendencia de Compañías.

I. Resolución Nº 5140 a) La sociedad oponente fundamenta su derecho en que la marca DC’OS previamente registrada es confundible con la que se pretende registrar y que su derecho es prioritario al nuevo registro. b) El funcionario administrativo al considerar los argumentos de la observación manifiesta que entre las dos marcas no existe confundibilidad, previo el análisis sin fraccionamiento de los dos signos. Manifiesta que “No existen entre las marcas DC’OS + GRAFICA (SOLICITADA) y DESEO’S (OPOSITORA), semejanzas capaces de inducir al público consumidor a error, lo que hace necesario evaluar entonces el grado de confundibilidad entre las dos marcas, y a juicio de este despacho la solicitada es suficientemente distintiva y novedosa con respecto de la opositora, pues los elementos gráficos y denominativos, logran una apariencia externa considerable ante la opositora.

Para la comparación o el cotejo de dos marcas siendo una mixta DC’OS (SOLICITADA) y DESEO’S (OPOSITORA), debe principalmente atenderse al efecto visual de la figura, que en este caso particular prevalecen ambos factores denominativo y gráfico DC’OS + GRAFICA, acompañado de un tipo de letra y colores especiales característicos, apreciado en su conjunto, será este concepto e imagen el que el consumidor medio fija en el entendimiento, no haciéndose necesario un análisis comparativo de líneas o trazos aisladamente ”, deduce la autoridad administrativa la inexistencia de semejanza entre las dos marcas que induzcan al público consumidor a error.

II. Recurso de apelación a) La sociedad opositora rechaza los criterios mantenidos por la autoridad nacional en la resolución Nº 5140 al manifestar que “no podemos entender como en criterio de la Superintendencia de Industria y Comercio, no existe semejanza alguna entre la marca solicitada DC’OS y la marca opositora DESEO’S registrada en la actualidad por mi mandante en la clase 25 Internacional, que pueda inducir a error al público consumidor, máxime cuando las dos marcas distinguen productos de la misma clase”. b) Realiza un examen gramatical fonético y gráfico entre los dos signos. Añade que la manera como se leerán las dos expresiones es: DC’OS ( D E C E O S) (Marca solicitada por el Señor VALVANERA ZULUAGA PEREZ en la clase 25 internacional).

DESEO’S (Marca registrada por mi mandante la sociedad CONFECCIONES BALALAIKA LTDA., en la clase 25 Internacional). III. Demanda presentada por CONFECCIONES BALALAIKA LTDA. ante el Consejo de Estado de la República de Colombia a) En su libelo de demanda la actora sostiene que se ha violado el artículo 81 de la Decisión 344 por cuanto la marca DC’OS (mixta) carece de la suficiente fuerza distintiva y recuerda que “la distintividad hace referencia a que la marca o signo marcario sea individual y singular; de suerte que pueda diferenciarse de cualquiera otro.

La distintividad es un carácter que le da a la marca la novedad y la especialidad; exige que el signo no dé lugar a confusiones con otros ya empleados para distinguir la misma clase de productos”. b) Advierte la violación de los artículos 93 y 95 de la Decisión 344, por cuanto la División de Signos Distintivos “no tuvo en cuenta que en ambas marcas predomina el elemento denominativo y que, aun en el evento en que en la marca DC’OS (mixta) predominaren dos elementos: el denominativo y el gráfico (apreciación subjetiva de la División de Signos Distintivos que resulta bien discutible), continuaría predominando en ambas marcas el elemento denominativo.

Expresado en otra forma, el hecho de que, según la División de Signos Distintivos, en la marca DC’OS (mixta) predominaren los dos elementos (el denominativo y el gráfico), y en la marca DESEO’S solo predominare el elemento denominativo, no es excluyente de la circunstancia de que en las dos marcas predomine, de todas formas, el elemento denominativo”. c) Recurre a los mismos razonamientos y motivos de confundibilidad expresados en el recurso de apelación sobre la identidad visual, ortográfica, gráfica, auditiva e ideológica, admitiendo que ambos signos son “similares y confundibles”, “coinciden en la combinación de la mayoría de las letras que los componen”, “ambos signos presentan trazos iguales”, “presentan idéntica pronunciación fonética”, “presentan la misma idea conceptual”, en referencia a cada una de las identidades señaladas.

IV. Contestación a la demanda por la Superintendencia de Industria y Comercio Al defender la validez de la Resolución Nº 5140 la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene que la Oficina Nacional Competente en aplicación del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 “procedió a efectuar el respectivo estudio de confundibilidad entre DC’OS (mixta) (solicitada para la clase 25) y DESEO’S (opositora) concluyendo acertadamente que no existen entre las dos marcas semejanzas capaces de inducir al público consumidor a error, siendo la solicitada suficientemente distintiva y novedosa respecto a la opositora; por lo que la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y no induce al público a error”.

CONSIDERANDO

A más de las normas solicitadas para interpretación por parte de la judicatura nacional el Tribunal Andino cree necesario que se extienda dicha interpretación a la del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, porque esa norma fue inclusive base legal para la resolución administrativa que es materia del juicio interno. El texto de las normas requeridas de interpretación por parte del H. Consejo de Estado de la República de Colombia son: DECISION 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Articulo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

“Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitada. A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros”.

“Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”.

“Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de la marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. “Artículo 146.- Los Países Miembros, con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria, se comprometen a garantizar la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Decisión. Asimismo, se comprometen a fortalecer, propender a la autonomía y modernizar las oficinas nacionales competentes y los sistemas y servicios de información relativos al estado de la técnica.

Del mismo modo y a objeto de tener un sistema de información entre los Países Miembros, las oficinas nacionales competentes enviarán lo antes posible a partir de su publicación, las respectivas Gacetas o Boletines de la Propiedad Industrial, a las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros. Estas Gacetas o Boletines serán colocados para consulta del público en la oficina de destino”.

“Artículo 147.- Los Países Miembros se comprometen a revisar sus procedimientos administrativos a fin de salvaguardar los derechos y obligaciones que correspondan a los particulares de conformidad con la presente Decisión”. El Tribunal, al proceder a dictar su sentencia interpretativa de las normas arriba mencionadas, considerará los puntos siguientes: CONCEPTO DE MARCA La definición de marca dentro en la legislación comunitaria se plasma en el inciso segundo del artículo 81 de la Decisión 344, que ha sido transcrito anteriormente y este concepto recalca la función o el objetivo principal de la marca, como es lograr que los productos o servicios de una persona o empresa puedan ser reconocidos y diferenciados de los de otra, a través del uso del signo, el que, en consecuencia, también tiene que ser diferente a los ya registrados.

La definición comunitaria de marca permite que ésta cumpla sus funciones como medio de identificación de un producto o servicio de otros en base de la fuente o de la procedencia empresarial sin que ésto signifique que el consumidor deba conocer con exactitud el nombre de las personas propietarias de las empresas que expenden en el mercado sus productos, sino que el consumidor asuma la idea o la percepción de que el producto o servicio con una marca determinada o con una marca similar y para los mismos productos o servicios o para similares tiene una misma fuente de origen en cuanto al empresario o productor, estableciéndose una competitividad entre los productores sobre las diferentes marcas teniendo como base también la calidad de los productos que ellas protegen.

La definición hace referencia a la perceptibilidad del signo condición que convierte también a un signo en registrable como más adelante se verá, perceptibilidad que no es otra cosa que la materialización de lo intangible para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. La noción de marca que se estudia obliga pues, a que se analice si el signo a más de ser distintivo frente a otros pueda servir también para distinguir los productos protegidos por una marca de un empresario con la marca y productos de otro empresario, protección que se consagra en el derecho de uso exclusivo a la marca que permite al titular impedir que otros utilicen para sus productos o servicios marcas idénticas o similares para evitar un estado de confusión en el mercado que perjudicaría en primer término al consumidor, a quien, como elemento esencial del comercio consumidor, protege el sistema marcario, y sobre quien no puede recaer el peso de un constante dubitamiento por la coexistencia de dos marcas idénticas o semejantes en el mercado para los mismos o iguales productos.

El signo contemplado en forma aislada no tiene ninguna protección jurídica. Este elemento intencional debe tener una materialización en un bien o servicio con una característica esencial que es su poder distintivo que permita al consumidor diferenciar unos productos o servicios de una empresa de los de la competencia. Esta impresión subjetiva de distintividad frente al hecho objetivo de los productos a que el signo se refiere da origen al concepto jurídico de marca, la que, de acuerdo al sistema atributivo que rige en la subregión Andina, debe ser registrada para que se origine el derecho al uso exclusivo por parte del titular.

“El requisito de la aptitud diferenciadora es una consecuencia de las importantes funciones que desempeña la marca. En efecto, como ha destacado el profesor Fernández Novoa al indicar la procedencia empresarial la marca opera como un mecanismo de identificación del correspondiente producto o servicio y ésta identificación es la que hace posible el proceso de diferenciación de los productos o servicios en el mercado en atención a su origen empresarial”.

(Prof. Dr. José Manuel Otero Lastres, “Concepto y Tipos de Marca en la Decisión 344”, Seminario Internacional Quito y Trujillo, Julio de 1996). El concepto de marca en la legislación comunitaria Andina por último, hace referencia a la regla de la especialidad en el sentido de que el signo no puede proteger a todos los productos del universo y su limitación o amparo legal debe concretarse a los referidos en la solicitud de registro y dentro de éstos con similares o idénticos y no con todos los demás. Esta especialidad concuerda también con el principio de la “territorialidad” el que significa que una marca se protege dentro de un país determinado sin que, por lo tanto y de ningún modo, la protección de la marca registrada en un País Miembro se extienda a otros Países Andinos. DEFINICIONES DE MARCAS No todas las legislaciones traen un concepto de marca, sino que alguna de ellas se refieren sobre todo a los signos que pueden ser materia de la marca.

Se citan las siguientes definiciones: La Ley española de 10 de noviembre de 1988, define a la marca como “todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. La legislación mexicana sobre Propiedad Industrial e inversiones Extranjeras, en el artículo 88, define a la marca como “todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”.

En el Reglamento Nº 40/1994 de la Comunidad Económica Europea, en el artículo 4º se especifica que “podrán constituir marcas comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas”.

En el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, marca “es cualquier signo o cualquier combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, inclusive nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o la de su empaque. Las marcas incluirán las de servicios y las colectivas y podrán incluir las marcas de certificación. Cada una de las Partes podrá establecer como condición para el registro de las marcas que los signos sean visibles” (Artículo 1708).

En el Acuerdo TRIP’S del GATT (Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ADPIC), el artículo 15º hace relación al objeto de protección de una marca, al expresar que “podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas.

Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso.

Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente” Para Jorge Otamendi la “marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro” (“Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989, pág. 7). “La marca es el signo característico con que el industrial, comercial o agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación” (Brewer Moreno Pedro, “Tratado de Marcas”, Segunda Edición, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pág. 32).

“Se entiende generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas. Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, “El papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores”, Ginebra 1983, pág. 13).

REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER CONSIDERADO MARCA De conformidad con el artículo 81 de la Decisión 344, tres son los requisitos que debe reunir un signo para que pueda ingresar al registro marcario: que sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica, entendiéndose en consecuencia que si el signo intrínsecamente, es decir como tal, no reúne estos tres requisitos no puede ser considerado como marca conforme así lo dispone también el literal a) del artículo 82 de la mencionada Decisión. Perceptibilidad del Signo La marca es un bien inmaterial e intangible que se origina en la creación o en la imaginación del individuo que mediante el proceso de elaboración se traduce en algo perceptible por uno de los sentidos, para que de este modo adquiera una representación exterior que pueda ser vista, escuchada o diferenciada por el consumidor.

Como anota el Prof. José Manuel Otero Lastres la perceptibilidad “va implícito en la propia confección de la marca como bien inmaterial, ya que, según hemos dicho es necesario un soporte material en el que ha de plasmarse la identidad inmaterial en que consiste el signo y se desprende también del requisito de la aptitud diferenciadora, ya que difícilmente se puede concebir un signo que tenga aptitud diferenciadora y que no sea perceptible”.

(“Concepto y tipos de marca en la Decisión 344”, Seminario Internacional, Quito y Trujillo, julio 1996). En consecuencia un signo que no tenga esa potestad de expresarse exteriormente, es decir, de ser percibido por uno de los sentidos, por lógicas razones quedaría al margen de la registrabilidad. El signo que permanezca en la pura imaginación o poder inventivo y que no se traduzca en una expresión material es irregistrable.

Dentro de el Proceso 27-IP-95 y ratificado en el Proceso 12-IP-96, al analizar este punto el Tribunal expresó “al exigir la ley comunitaria que el signo sea “perceptible” hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos, que son la única forma o manera de que el sujeto tenga conocimiento o perciba los estímulo externos. “Para la recepción sensible o externa de los signos se ha utilizado en forma más general el sentido de la vista, y los signos se han caracterizado por una denominación o conjunto de palabras, una figura, un dibujo, un conjunto de dibujos, etc.”.

La Distintividad Como consecuencia de la función distintiva de la marca el signo debe ser distinguible de los que ya están registrados como también debe tener como función esencial que pueda diferenciar unos productos de otros, si éstos no tienen el mismo origen o fuente empresarial. La distintividad no infiere únicamente al signo considerado aisladamente frente a los demás registrados, sino que es necesario analizarlo frente a los productos o servicios que el signo protege o va a proteger.

Un signo que no tenga esta aptitud para distinguir o para distinguirse frente a los demás signos registrados o frente a los productos que la marca protege, carecerá de uno de los requisitos esenciales para constituir marca y por lo tanto es irregistrable. En los Procesos ya referidos 27-IP-95 y 12-IP-96 sobre este punto el Tribunal expresó: “El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características.

Si entre lo distintivo y lo distinguible existe una relación estrecha y directa que conlleve a confundir lo uno de lo otro, el signo pierde esa condición esencial para constituirse en marca. El carácter distintivo de un signo por lo tanto, será más pronunciado si entre signo y producto existe una menor relación. “El requisito de distintividad se origina o se justifica por la esencia misma de una de las funciones principales que tiene la marca (distinguir productos y servicios), y los objetivos que se persigue con ese requisito son dos: proteger al empresario de una imitación, copia o asimilación de su signo por parte de terceros para provecho comercial y económico, infracción con la cual se puede llevar a confundir al consumidor sobre el origen de los productos que los signos amparan; y el interés de proteger al público consumidor en la facultad para exigir, por la distintividad, el producto con marca que reúna las características y cualidades que esa marca le ha satisfecho.

“Las expresiones utilizadas por el artículo 81 de la Decisión 344, de que el signo sea “suficientemente distintivo”, no se ha de tomar como un doble requisito o condición del signo, esto es que a más de “distintivo”, sea “suficientemente”, pues si el signo a criterio del administrador es distintivo para el objeto que persigue (función identificadora marca- producto), no ha de estimarse que el signo sea de tal naturaleza que elimine la posibilidad de registro de signos que siendo por sí discrecionalmente distintivos no tengan el carácter de “suficientemente distintivos”.

“Lo distintivo es lo que hace que una persona, cosa u objeto, por sus características subjetivas u objetivas o por rasgos, naturaleza, funciones o condiciones interiores o exteriores sea distinta a la otra. Y lo distintivo, por lo tanto, conduce a diferenciar a dos personas y objetos”. Representación Gráfica El Tribunal y la doctrina han considerado que este requisito no es el de la esencia misma del concepto y de las funciones que el signo debe cumplir como marca y más que un requisito de fondo es un requisito formal para fines registrales.

La exigencia de la representación gráfica excluye la posibilidad de registro de marcas gustativas y olfativas, no por la existencia de una prohibición legal, sino por la dificultad práctica y real de describir el signo para que sea de conocimiento del público. El requisito de que el signo sea “susceptible de representación gráfica”, no parece “que responda a la propia naturaleza de la marca como signo distintivo, sino más bien a exigencias actuales en cuanto a la necesidad de “registrar” el signo en la correspondiente Oficina de Patentes y Marcas”.

“ Este requisito no viene impuesto por la propia naturaleza de los signos en el sentido de que sólo tengan aptitud para ser marcas los que sean susceptibles de representación gráfica, sino que obedece a la situación actual de las Oficinas de Patentes y Marcas. En efecto, en principio, se puede afirmar que un olor o un sabor son signos o, por mejor decir medios, que pueden diferenciar un productos de sus similares.

Desde el punto de vista de su esencia, tales medios no solo pueden responder teóricamente al concepto mismo de marca, sino que pueden reunir el principal requisito exigible a la marca: la aptitud diferenciadora. El problema que se plantea actualmente con estos “medios” es el de “registrarlos” o hacerlos constar en la Oficina de Patentes y Marcas.

Estamos, pues, más ante un problema de índole material, que ante una cuestión sustancial. De aquí que si se llegase a resolver en el futuro el problema de su “registrabilidad” no parece que existiesen obstáculos conceptuales para considerar estos “medios” como verdaderas marcas”. (Prof. José Manuel Otero, documento citado). Admite, que no debería limitarse la registrabilidad exigiendo “el requisito de la “susceptibilidad de representación gráfica”, ya que si llegan a poder ser registrados no parece que exista ningún obstáculo conceptual para admitirlos como marcas”.

MARCAS CONFUNDIBLES Una marca idéntica o semejante a otra registrada o solicitada y que pueda inducir al público a error respecto a ese signo y a los productos o servicios que protege la marca anterior no cumpliría la función esencial de una marca, como se ha manifestado, la de diferenciar los signos frente a productos de personas distintas evitando que entre el público consumidor se produzca una confusión. Restringida o desaparecida la función de identificación de una marca, el signo se convierte en irregistrable conforme al literal a) del artículo 83 el cual prevé no solamente una confusión inmediata y presente sino una futura por el uso de la marca en el mercado.

La confusión o el riesgo de confusión no implica entonces la certeza de tal hecho entre marcas y productos sino la simple duda o incertidumbre de que al ingresar al registro una nueva marca solicitada pueda ésta producir en el consumidor dicha confusión con la marca inscrita o solicitada. El efecto de la confusión como impedimento de registro debe llevar al público a error sea directo en cuanto a los dos signos o indirecto en cuanto a creer que los productos que tienen marcas idénticas o similares provienen de un mismo productor, en cualquiera de estas dos hipótesis el titular de la marca tendrá la facultad de impedir que en el comercio corran con ese mismo signo productos o bienes que puedan llegar a confundirse con los suyos, limitando así la transparencia que el mercado exige en cuanto a la utilización de signos marcarios.

Por eso marcas idénticas para los mismos productos, no pueden registrarse y no pueden coexistir por la clara disposición de la norma del artículo 83 literal a). Esta norma, a más de prohibir el registro de marcas idénticas o similares, ratifica el concepto de la “especialidad de la marca”, esto es, que la protección no se ha de referir a todos los productos y servicios sino con el grupo de productos o servicios que puedan tener alguna conexión competitiva, aunque éstos se encuentren identificados en otra clase del nomenclator.

Con lo que para determinar la confusión no se ha de limitar al examen de los idénticos sino también con relación a los bienes similares con los cuales el uso de la marca puede llevar a la confusión, “uso de la marca” que también ha de extenderse a los signos registrados o aquellos que se utilizan en el mercado extramarcariamente. Corresponde al administrador o a la autoridad la determinación de la existencia o no del riesgo de confusión, quienes tienen, como ha expresado el Tribunal para tales fines un poder discrecional en el ejercicio subjetivo de su juzgamiento, mas no gozan de un poder absoluto y arbitrario.

Eso significaría que frente al análisis de dos signos se ha de aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han propuesto para la comparación marcaria que abarca tres campos: el gráfico o visual, el auditivo o fonético y el conceptual o ideológico. De producirse la confusión entre la marca registrada y la marca solicitada, en uno de los aspectos mencionados, se fallará preferentemente a favor de la primera que ha generado para su titular un derecho adquirido.

La regla más aceptada para efectuar el cotejo marcario es la de que los signos deben analizarse en su conjunto, en forma global y no sintética y sin cercenar, dividir o mutilar el signo en palabras si la expresión es compleja o compuesta o en sílabas y letras, si es una expresión simple. De este análisis de conjunto captará el examinador la impresión o la visión generalizada de una marca frente a la otra, impresión que le inclinará para aceptar o descartar la confusión en cualquiera de los campos señalados.

En el campo gráfico o visual, el número de sílabas, la colocación de las mismas, la ubicación y extensión de las vocales, los prefijos y sufijos, el tipo de letra, etc. serán factores que determinen si entre dos signos existen las semejanzas suficientes como para determinar si a base de ellos las dos marcas son o puedan ser confundibles. El segundo campo que fija para el análisis es el auditivo o fonético, es decir, cómo la palabra se pronuncia y se recepta por parte del público consumidor, aunque la ortografía o la escritura de los signos sean diferentes.

Así mismo influirán para la existencia de similitud el número de vocales y su clase, las consonantes y su ubicación, las raíces y las terminaciones o desinencias, la sílaba tónica, porque las vocales, por ejemplo, dan la sonoridad a las palabras y son el origen de las aliteraciones y muchas veces también las raíces son más perceptibles que las desinencias.

Bertone y Cabanellas en referencia a la jurisprudencia Argentina anotan el caso de las marcas ‘hasucar’, ‘quezo’ o ‘ziyas’, que representan una grafía distinta pero tienen una pronunciación igual a ‘azúcar’, ‘queso’ y ‘sillas’ y aplicando por ejemplo el término ‘azúcar’ y ‘hasucar’ a un producto determinado, la similitud fonética pese a la grafía distinta impediría el registro.

La jurisprudencia española, recuerda el caso de las marcas ISHAH e HISA, anotando que desde el “punto de vista gráfico existe una clara semejanza entre las marcas confrontadas ISHAH e HISA, pero en su aspecto fonético tal parecido se convierten en identidad por lo que, no obstante la validez intrínseca de la declaración de consentimiento aludida más arriba en cuanto afecta al derecho subjetivo del primitivo concesionario, ha de negársele toda eficacia en el presente caso para salvaguardar así la intangibilidad del interés general, a causa de la notoria semejanza gráfica y la igualdad fonética, suficientes para cada una de ellas por sí para inducir a error, con el consiguiente peligro de desorientación del consumidor inherente a la confundibilidad”.

(Carlos Fernández Novoa, “Fundamentos ”, págs. 191 y 192). Los sonidos perceptibles de la pronunciación de las marcas DESEO’S y DC’OS (mixta), para la generalidad del público que utilice la marca para la adquisición de bienes o productos, parecen no diferenciarse en su pronunciación y audición o fonética, aunque la ortografía o la grafía de los signos tengan diferencias.

En el supuesto de que la marca DC’OS (mixta), pueda pronunciarse como DECE’, y pausativamente OS, una cierta diferencia con DESEO’S sería imperceptible para la mayoría del público consumidor. Desde el punto de vista ideológico o conceptual la expresión de las dos denominaciones, son idénticas pues ambas evocan un estado del espíritu o de la voluntad de lograr o aspirar al “conocimiento, posesión o disfrute de una cosa”, que si bien no se refleja en algo inmediato material o no, es un continuo sentimiento que permanece prácticamente hasta no concretar la aspiración que el deseo impulsa.

La doctrina se ha ratificado en el hecho de que existiendo confusión entre dos marcas, o por lo menos la duda de dicha confusión, se estará por la marca registrada más que por la nueva marca. El Tribunal se ha referido a estos temas, en el Proceso 16-IP-96, ratificatorio del Proceso 09-IP-94 (G. O. Nº 180 de 10 de Mayo de 1995, y ha dicho que “Ha sido opinión de este Tribunal la de que entre los criterios auxiliares o complementarios utilizados en el examen de registrabilidad de la marca la comparación de marcas en el plano fonético, recurriendo a la identidad de la sílaba tónica entre las marcas comparadas, a la coincidencia de la raíz o primera sílaba o sílabas o diferencia en las terminaciones, o a la ordenación de las vocales, todo esto partiendo del concepto de que las marcas denominativas están configuradas por un conjunto de letras que al ser pronunciadas emiten sonidos que son percibidos por el consumidor de diferente modo, de acuerdo a su estructura gráfica y fonética.

“El Tribunal ha dicho: “En el plano fonético, se ha establecido una escala descendente de valores para comparar las marcas denominativas. “En primer lugar se menciona el criterio de que si las denominaciones de comparación tienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede presumirse que los signos son semejantes, pues ese orden de distribución de las vocales en una denominación, produce desde el punto de vista fonético, la impresión general de que dicha denominación impacta en el consumidor.

“Posteriormente y dentro de esa escala, sigue el criterio de que si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupar la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca). “Debe analizarse por último -según los tratadistas- la disparidad o coincidencia de las sílabas que encabezan las denominaciones.

Es posible en algunos casos que la sílaba tónica no sea la que se ubique en primer lugar de la denominación. Pero si la sílaba tónica y la sílaba situada en primera lugar de las marcas estudiadas son iguales, la semejanza es más relevante. Al contrario, si en la confrontación de las marcas es divergente la sílaba tónica y coincidente la situada en el primer lugar, la probabilidad de semejanza será menor”.

COMPARACION ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS La marca DC’OS, está compuesta por esa denominación o palabra y el gráfico, elementos que conjuntamente integran el signo marcario, para clasificarse dentro de las denominadas marcas mixtas (denominación más gráfico). En una marca mixta, por lo general, el elemento predominante o que sobre sale, es el denominativo, pues a través de las palabras es la única forma de solicitar las marcas y los productos.

Si entre la marca denominativa y la expresión de la mixta, que será también la palabra, existe similitud fonética, la confusión impediría su registro. La inexistencia de tal confusión se daría en el supuesto de que se utilice para la expresión de la marca el concepto que el gráfico denota y no la expresión del elemento denominativo; o en el caso de que el elemento gráfico sea notablemente predominante sobre la denominación. De todos modos, para llegar a determinar la existencia o no de la confusión “hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores” (Fernández Novoa, obra citada, pág. 240).

La jurisprudencia española, según cita del mismo Fernández Novoa, “decidió que era semejante la marca denominativa solicitada (Kose) y la marca mixta anterior integrada por la denominación ‘Cos’ y un determinado gráfico”. (pág. 238). En el caso propuesto a interpretación del Tribunal, si el gráfico o el dibujo que acompaña al signo DC’OS, predominara sobre esta palabra y constituyera el factor prevaleciente y esencial por medio del cual el público solicitara o distinguiera el producto, entonces podría aceptarse que entre las marcas, la una simplemente denominativa y la otra mixta la confusión sería inexistente.

Si el signo gráfico no es sino la representación del producto que la marca va a amparar no sería distintivo, pues el público requeriría el bien o servicio con la traducción del gráfico en palabras que éstas no serían sino el mismo producto protegido. Establecidos los elementos de predominio en la marca gráfica, la comparación con la denominativa se realizará bajo las reglas expuestas en esta sentencia. El Tribunal en sentencias o fallos anteriores ha expresado ya su criterio interpretativo sobre estos temas.

En el Proceso 4-IP-88 (G.O Nº30 de 24 de enero de 1989, “Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, tomo I, pág. 171) se dijo: “señala la doctrina que, cuando se trata de comparar marcas mixtas, lo primero que debe hacerse es determinar en cada marca cuál de los dos elementos -el denominativo o el gráfico- resulta predominante o determinante dada su fuerza propia de expresión o de comunicación, que es lo que le permite a la marca llegar a su destinatario, o sea al público.

“La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de concepto que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. “Identificada la dimensión característica de cada una de las marcas mixtas que se comparan, puede resultar que en una predomine el factor gráfico y en la otra el denominativo, o viceversa, y en tales casos la conclusión lógica será la de que no existe confusión. Sí, por el contrario, el elemento predominante en ambas marcas es del mismo tipo, denominativo o gráfico, corresponderá el respectivo cotejo entre las palabras o los dibujos ”.

Este criterio fue ratificado también en el Proceso 4-IP-91 (G.O. Nº 97 de 16 de diciembre de 1991, “Jurisprudencia del Tribunal ”, Tomo II, pág. 188). En recientes fallos el Tribunal, ha acogido la misma jurisprudencia, así en el Proceso 09-IP-94 (G.O. Nº 180 de 10 de Mayo de 1995), al analizar esta comparación dijo: “Si el signo distintivo predominante o sobresaliente en la marca mixta es la denominación, procede, entonces, la comparación entre esa marca y la denominativa, tomando como base dichos elementos configurativos y aplicando las reglas generales atrás expuestas.

“Si el gráfico carece fonéticamente de expresión, no hay duda de que la denominación es el medio directo que utiliza el consumidor para solicitar el producto, la que será la característica sobresaliente de la marca mixta.” Ratificado en Sentencia 14-IP-95, (G.O. Nº 230 de 16 de Octubre de 1996). REGLAS O CRITERIOS DE COMPARACION ENTRE MARCAS Como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha acogido los criterios expuestos por la doctrina y en el mismo Proceso 09-IP-94 los enumeró así: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” (Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss).

“La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada”. “Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.

PRESENTACION DE OBSERVACIONES “La oposición es, en términos generales, la petición que formula un tercero o una parte interesada, para que la autoridad competente niegue el derecho cuya concesión se solicita, en razón de que la invención, el diseño industrial o el signo distintivo, no reúne los requisitos de ley o bien infringe un derecho previamente constituido” (“Procedimientos de Propiedad Industrial”, Ricardo Metke, Bogotá 1994, pág. 61).

El término oposiciones como es conocido, ha sido modificado y en la Decisión 344 la institución que rige para oponerse al registro de una marca es la de las “observaciones”, cuya filosofía u objetivo es el mismo perseguido por las “oposiciones” en la (Decisión 85). Las observaciones al registro de una marca tienen lugar dentro de los 30 días hábiles siguiente a la publicación de la solicitud.

La observación a una solicitud de registro de marca puede ejercerla, según el artículo 93 de la Decisión 344 “cualquier persona que tenga legítimo interés”, en base a causales que deben ser taxativamente anunciados por la ley por tratarse de un procedimiento administrativo de competencia reglada. Un escrito de observación a una marca puede fundarse en cualquiera de las causales de irregistrabilidad determinados en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344; en el primero se agrupan las causales “que se refieren a la distintividad del signo en sí mismo considerado y que se denominan por la doctrina causales absolutas de irregistrabilidad; el art. 83 comprende las llamadas causales relativas de irregistrabilidad, que se refieren a los casos en que el signo que se solicita como marca infringe el derecho de terceros.

No obstante no existe una regulación coherente con tal clasificación, pues se le da el mismo tratamiento procedimental a uno y otro tipo de causales, y en cualquier caso se exige que el opositor tenga un legítimo interés”. (Ricardo Metke, Obra Citada, pág. 77). EL LEGITIMO INTERES Condición sine qua non para que la observación sea aceptada por la oficina nacional competente es que el observante tenga legítimo interés al momento de presentarse la observación, interés que debe ser probado en el momento administrativo respectivo.

(Proceso 2-IP-94, G.O. Nº 163 de 12 de septiembre de 1994). El artículo 95 de la Decisión 344, posibilita la presentación de observaciones, es decir, concede legitimación activa para tal hecho, a quien tenga “legítimo interés” y quien tenga tal interés no puede ser otro que quien se siente perjudicado. Mas como definición de lo que es y significa legítimo interés, Marco Matías Alemán en su obra “Marcas” (pág. 115) trae algunos ejemplos útiles de las personas a quienes le asiste tal legítimo interés, y anota que “el legítimo interés debe existir por parte del observante al momento de presentarse la observación, y como ya lo dijimos debe ser acreditado dentro del memorial de observación. Le asiste legítimo interés a quien es titular de una marca registrada, o goce de un derecho de prioridad dentro del país en que se solicita el registro, o haya solicitado primero la marca en un país miembro diferente a aquel en que se intente el registro, o haya reivindicado una prioridad dentro del término establecido (ya sea por una solicitud válidamente presentada en otro país miembro o por haber identificado con la marca productos o servicios en una exposición); igualmente le asiste legítimo interés al titular del derecho sobre un nombre comercial; al titular de un derecho de autor, etc.”.

Por otra parte el Prof. Manuel Pachón admite que “el concepto de interés legítimo, denominado en la Decisión 344 legítimo interés, ha sido poco desarrollado en Colombia, dado que es desconocido en la jurisdicción contencioso administrativa, donde la acción de nulidad (exceso de poder en la terminología francesa) es una acción pública; y de muy poca aplicación en el procedimiento administrativo.

“Según concepción clara en el derecho francés, la exigencia del interés del recurrente se funda en que la norma le sea aplicable al recurrente en una cualidad, a un título particular, en tanto pertenezca a una categoría definida y limitada” (“El Régimen Andino de la Propiedad Industrial”, Ediciones Jurídica, Gustavo Ibañez, Bogotá 1995, pág. 99).

Entre las personas legitimadas, Fernández Novoa cita al “titular anterior de una marca registrada y el solicitante anterior de un registro de marca: uno y otro podrán invocar cualquiera de las prohibiciones establecidas en los artículos 11 y siguientes y, de manera particular, la titularidad de una marca anterior que genere la existencia de riesgo de confusión o bien de riesgo de asociación ” (“Derecho de Marcas”, Madrid 1990, pág. 154).

Otamendi sobre este mismo punto dice que: “Este interés, al igual que el que debe tener el solicitante de una marca es muy amplio. No se varía el criterio vigente durante la ley anterior que admitía que cualquier afectado, que se sienta perjudicado en sus negocios y acredite un perjuicio real o posible podía deducir oposición. Una oposición puede basarse en cualquier causa legal, con fundamento en que la marca en cuestión no puede ser concedida.

“Bajo el imperio de la nueva ley ha sostenido la Excma. Cámara que ‘si bien es hermenéuticamente plausible propender a una extensión razonable del concepto de ‘interés legítimo’, ello no implica validar indiscriminadamente cualquier suerte de oposición siendo indispensable para habilitarla no sólo la vulneración de las restricciones incluidas en el art. 3º de la ley 22.362, sino coetáneamente la lesión de una ventaja o utilidad singularizada en un titular determinado.

Quizás quepa añadir, en tal sentido, que la circunstancia de que la tutela del público consumidor comporte uno de los objetivos fundamentales de la disciplina marcaria, no constituye argumento suficiente -en el estricto régimen de derecho positivo actual- para postular que dicho amparo puede considerarse mediante la oposición de cualquier persona no interesada directamente organizándose una especie de acción popular que, pueda prospectivamente reivindicarse, carece de apoyatura en el sistema legal vigente’”.

(“Derecho de Marcas”, Abeledo- Perrot, Buenos Aires, pág. 130 y 131). Según Metke “cumple con el requisito de legítimo interés no sólo quien alegue un derecho particular que pueda resultar quebrantado con la concesión del registro de marca (causales de irregistrabilidad consagrada en el art. 83), sino el que pueda efectuarse aun en forma indirecta, por ejemplo al verse privado de la posibilidad de usar un término genérico o de uso común para sus productos (causales consagradas en el art. 82)”.

(Obra citada, pág. 108). Bertone y Cabanellas al fundamentar la legitimidad activa de presentar oposiciones expresan que “ese interés puede ser de índole extramarcaria, como en el caso en que se esgrimen los derechos sobre un modelo industrial, y aun de orden extrapatrimonial. Pero la existencia de un interés público contrario al registro de una marca no es suficiente para servir de fundamento a la legitimación del oponente; la Ley no ha establecido una especie de acción popular”.

Los autores citan el fallo de la Cámara Nacional de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala I-13/4/82, que estableció que “el interés legítimo que exige el art. 4º de la Ley 22.362 comprende cualquier utilidad de la vida del solicitante o del oponente y abarca tanto las ventajas de índole patrimonial como aquellas otras, que excediendo la pura dimensión económica, inciden en la esfera individual.

La calificación del interés que consagra el ordenamiento excluye, pues, sólo la hipótesis de inconcurrencia de la comentada utilidad; y con particular referencia al supuesto de oposición es claro que la especial exigencia de la ley se endereza a proscribir toda oposición cuya ratio consista exclusivamente en el estricto cumplimiento de la ley, es decir, en aquella oposición que únicamente persiga la consumación de la pura legalidad, pero sin comprender la defensa de una ventaja o utilidad del oponente ”.

(“Derecho de Marcas” Tomo I, pág. 400). El artículo 4º de la Ley de Marcas Argentina es del siguiente tenor: “La propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro. Para ser titular de una marca o para ejercer el derecho de oposición a su registro o a su uso se requiere un interés legítimo del solicitante o del oponente”.

La facultad de presentar observaciones adquiere un carácter extraterritorial cuando el inciso segundo del artículo 93, de la Decisión 344 establece que “se entenderá que también tiene legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros”.

En el sistema Andino, tampoco se podría asimilar las observaciones a una acción popular, por el concepto mismo de legítimo interés que no abarca a la violación de la norma por si sola. No es lo mismo la presentación de las observaciones exigiendo el cumplimiento del requisito del interés legítimo, al hecho de que aquellas prosperen administrativamente, consecuencia que se regulará en el caso de los “derechos subjetivos” por los derechos preferentes que demuestre el oponente en el proceso administrativo, y en el de los intereses legítimos por la especial situación de hecho que acredite, la cual le permite precisamente acceder al rango también privilegiado de interesado legítimo.

Demostrado el interés legítimo, la Oficina Nacional Competente tiene que aceptar y tramitar las observaciones salvo que dicha observación esté comprendida en los casos referidos del artículo 94 de la Decisión 344 y que son: “a) Que la observación fuere presentada extemporáneamente; b) Que se fundamente en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de marca a la cual se observa; c) Que se fundamente en convenios o tratados no vigentes en el País Miembro en el cual se tramita la solicitud de registro de marca; d) Que no haya pagado las tasas de tramitación correspondientes.” RESOLUCION SOBRE LAS OBSERVACIONES El artículo 95 establece que una vez admitida la observación y no incurriendo en las causales del artículo anterior, la Oficina Nacional Competente notificará al peticionario para que, dentro de los 30 días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos de estimarlo conveniente y vencido este plazo la autoridad administrativa decidirá sobre tales observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.

La actitud de la administración no se ha de concretar únicamente al análisis de las observaciones como en un primer momento podría desprenderse del inciso segundo del artículo 95, sino que para la “denegación o concesión” del registro deberá realizar un análisis del signo frente a las prohibiciones comprendidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

No proceder al análisis completo de las exigencias formales y de fondo de una solicitud y omitiendo las mismas, dar paso a la concesión o negación del registro llevaría a la nulidad por la causal del literal a) del artículo 113 que se concreta por la contravención de “cualquiera” de las disposiciones de la presente Decisión. El artículo 95 obliga a notificar a la resolución solamente al peticionario y este Tribunal cree y estima que existiendo un oponente con legítimo interés también debería notificarse dicha resolución a éste, confiriéndosele los derechos procesales de acuerdo a la legislación interna de cada País Miembros si ésta lo convierte en parte del proceso o simplemente en coadyuvante de la administración, en cuyo caso su actuación culmina con la simple presentación de observaciones.

En los Procesos ya referidos 27-IP-95 y 12-IP-96, el Tribunal fijó su criterio manifestando que “la facultad que se confiere a la oficina nacional competente o al administrador para que proceda al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, a más de ser una potestad, es una obligación que debe cumplirse antes de otorgar el registro marcario.

“No puede entenderse que el examen de fondo sólo se ha de practicar cuando no existan “observaciones”, ni que se haya de omitir en caso de existencia de éstas, cuando el fin y el objetivo de la norma es que sea la autoridad administrativa la que, con el examen de fondo, conceda o deniegue la marca. “Con la presentación de observaciones y su aceptación o rechazo, no se significa que se exima al funcionario de su obligación de proceder al examen de los requisitos que debe reunir el signo según el artículo 81, y de verificar si no se encuentra incurso en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83.

“Conforme a lo dispuesto tanto en los artículos 95 y 96 de la Decisión 344, el examen de registrabilidad procede tanto cuando se presenten o no observaciones, y en el primer caso, la oficina nacional competente a la vez que analiza las observaciones realiza dicho examen, el que no sólo se concretará solo a las observaciones sino a otras situaciones y hechos que se presenten con relación al signo solicitado para registro.

“ Cumplir con la obligación de proceder al examen de fondo del signo, y de resolver sobre la registrabilidad o no del signo, son atribuciones de la administración que no pueden ser trasladadas a otra autoridad ni ser objetadas por haberse cumplido. El que haya acertado o no la autoridad es el efecto de ejercer su atribución, en cuyo caso las normas comunitarias y legislaciones internas contienen los preceptos para revocar o enmendar un acto administrativo proferido con incumplimiento de los preceptos relativos al registro de marcas.” EL DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA Es doctrina jurisprudencial de este Tribunal que la única forma de adquirir el derecho exclusivo y preferente sobre una marca es mediante el registro, que según el sistema comunitario andino es constitutivo y no declarativo de tal derecho.

Registrada la marca el titular adquiere el derecho al uso exclusivo que le permite a su titular ejercerlo positivamente o le faculta la posibilidad de prohibir que otros utilicen el signo (ius prohibendi) consagrado en las prescripciones del artículo 104 de la Decisión 344: “el registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca” alguno de los actos mencionados en esa norma.

El uso exclusivo confiere a su titular amplias y categóricas facultades y derechos (ius prohibendi) que no pueden ser despojados a su titular amén de desvirtuar el concepto y la función que la marca desempeña dentro de la comercialización de productos. En el Proceso 4-IP-94 (G.O. Nº 189 de 15 de Septiembre de 1995) y ratificado en el Proceso 8-IP-95 (G. O. Nº 231 de 17 de Diciembre de 1996), sobre las facultades que la marca confiere a su titular, se señaló lo que sigue: “La doctrina señala tres facultades específicas de que dispone el titular de una marca, que se derivan del derecho exclusivo: “La facultad de aplicar la marca al producto, que puede ejercerla sobre el mismo producto, o sobre su envase o envoltorio; y además se le faculta para interponer acciones a fin de impedir que esas mismas acciones o hechos puedan realizarse o ejecutarse por terceros sobre productos similares que ostentan signos iguales o semejantes a los suyos.

“Una segunda facultad, entraña la capacidad de comerciar esos productos o servicios con identificación de su marca. En la faceta negativa, esa facultad se traduce en la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar. “La tercera facultad hace referencia al campo publicitario, en el que el titular puede utilizar la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros lo realicen con esa misma marca.

“Todas estas facultades se concretaban en el artículo 96 de la Decisión 311 y en el 95 de la 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. “En defensa del uso exclusivo que las marcas otorgan, el titular marcario puede recurrir a las medidas de protección para el amparo de sus derechos, las que según el artículo 74 de la Decisión 85 son las contempladas en las respectivas legislaciones nacionales (indemnización de daños y perjuicios, prohibición de la venta de los productos, incautación de los mismos, persecución de delitos contra la propiedad marcaria por falsificación, imitación o alteración de la marca, etc.)”.

En el mismo Proceso 8-IP-95, al referirse al derecho de uso exclusivo sobre la marca el Tribunal expresó: “El régimen Comunitario Andino se ha decidido por el sistema del registro de la marca como requisito para que nazca el derecho exclusivo a la misma (sistema atributivo). Ha dejado atrás el otro sistema referente al uso de la marca como medio idóneo para obtener esa titularidad (sistema declarativo).

Es decir, según las normas del ordenamiento jurídico andino el registro es título constitutivo del derecho de marcas. “Este medio de adquirir la titularidad marcaria se encuentra consagrada en el artículo 72 de la Decisión 85: “El derecho exclusivo a una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.

“La marca según esta norma, forma parte del patrimonio de una persona, con el derecho inherente al uso exclusivo. “La exclusividad del derecho sobre la marca, reconoce para el titular o propietario facultades para impedir que un tercero perturbe el uso de la marca en detrimento de los derechos de su titular y en prestigio de la propia marca que puede debilitarse, y en defensa del consumidor quien puede ser engañado o conducido a error por uso ilegal o fraudulento de la marca.

“El Tribunal Andino ha considerado en varias sentencias que el derecho exclusivo al uso de una marca nace única y exclusivamente por el registro de la misma en la Oficina Nacional competente, en virtud del sistema atributivo que se consagra en el régimen comunitario. “A diferencia del Sistema Anglosajón, en el régimen comunitario andino el derecho exclusivo a una marca se adquiere en virtud de su registro ante la Oficina Nacional Competente tal como lo establecía el artículo 72 de la Decisión 85 (artículo 92 de la Decisión 313).

Dicho precepto significa que el régimen comunitario Andino a diferencia de los países Anglosajones, consagran el sistema atributivo según el cual sólo goza de los derechos inherentes a la marca quien la inscriba en el registro autorizado correspondiente. El registro de una marca tiene un valor constitutivo “en la medida en que reconoce los derechos de su titular únicamente desde el momento de la concesión del registro” (Proceso 12-IP- 95, G.O, Nº 199 del 26 de enero de 1996).

“Dentro del fallo en el Proceso 2-IP-95 el Tribunal dijo “el régimen atributivo para el nacimiento del derecho exclusivo al uso de una marca, que se ha adoptado en el Area Andina, exige registro del signo por parte de la Oficina Nacional Competente ” (G.O 199, del 26 de enero de 1996). “La Legislación Comunitaria Andina consagra como título para adquirir el derecho sobre una marca el denominado sistema atributivo en virtud del cual sólo gozará de los derechos inherentes a la marca, quien la haya inscrito en el registro marcario correspondiente, a cargo de la Oficina Nacional Competente” (Proceso 07-IP-95, G.O 189, del 15 de septiembre de 1995).

“En consecuencia, es opinión de este Tribunal la de que dentro del régimen comunitario andino sobre propiedad industrial, la única forma de adquirir el derecho al uso de una marca es la de su inscripción en el registro ante la Oficina Nacional Competente, no siendo del caso la aplicación del principio de prescripción adquisitiva del dominio para gozar del derecho al uso exclusivo de una marca.” En el Proceso 4-IP-94 (G. O. Nº 189 de 15 de Septiembre de 1995), sobre el mismo tema el Tribunal expresó “la exclusividad sobre el uso de la marca es un derecho esencial dentro del régimen marcario que requiere una amplia protección jurídica.

El Sistema Comunitario Andino garantiza en el artículo 72 de la Decisión 85 (artículo 102 de la Decisión 344), ese derecho al disponer que: “el derecho exclusivo a una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la oficina nacional competente. “La propiedad marcaria y su exclusividad nacen, según el sistema atributivo consagrado en la subregión, por el “registro” de la marca ante la respectiva oficina nacional competente.

“El derecho exclusivo a la marca lo tiene únicamente el titular de la misma, que está en la facultad de defenderlo frente a todo aquel que pretenda violentarlo, emprendiendo las acciones que la legislación confiere a su titular en cuanto al uso exclusivo. (artículo 74 de la Decisión 85). “Dentro de la exclusividad que la marca otorga a su titular se han considerado doctrinariamente dos facetas: la negativa y la positiva.

Por la primera se permite al titular usarla, cederla o conceder licencia sobre la marca. “La otra cara de la exclusividad, la negativa, implica que el titular está facultado para prohibir (ius prohibendi) que terceros usen la marca, y en consonancia, oponerse al uso y registro de signos idénticos o similares a los que él es titular. “El ius prohibendi, se extiende, tanto a los signos iguales como a los confundibles, y comprende a los productos o servicios idénticos o similares.

Consecuencia de este derecho, el titular puede impedir el uso de una marca idéntica o similar a la suya, y que puede causar confusión en el consumidor, y que puede impedir, además, el uso de marcas que puedan dañar la marca registrada”. El doctor José Manuel Otero Lastres al referirse al ius prohibendi expresa que “En efecto, por lo general el titular de la marca registrada no puede impedir que los terceros utilicen o registren un signo idéntico o semejante al suyo para diferenciar productos o servicios distintos a los suyos.

Y ello porque el derecho de exclusiva del titular de la marca no recae, como ya dijimos, sobre el signo en sí mismo considerado, sino sobre el signo puesto en relación con una determinada clase de productos o servicios. De aquí que el alcance de su ius prohibendi se circunscriba a impedir el registro o el uso de los signos idénticos o semejantes aplicados a productos o servicios idénticos o similares a los suyos”.

(Documento citado). Así mismo en el Proceso 07-IP-95 (G. O. Nº 189 de 15 de Septiembre de 1995) el Tribunal manifestó: “El beneficiario del registro de una marca dentro de una clase determinada del nomenclator goza de titulo legítimo para ejercer el derecho al uso exclusivo de la misma con respecto a los bienes comprendidos en la clase para la cual solicitó el registro, no pudiendo extenderse los beneficios a productos incluidos en otras clases.

En otros términos, autorizado el registro su titular adquiere un derecho al uso de la marca en consideración a determinado producto o clase de productos”. UNIFICACION Y CONSOLIDACION DE LOS PROCEDIMIENTOS MARCARIOS El concepto interpretativo sobre las normas contenidas en los artículo 146 y 147 de la Decisión 344, fueron consignadas dentro del Proceso 27-IP-96 que en esta ocasión se reproduce: “Dentro de una área de mercado común como el mercado supranacional Andino, las interrelaciones comerciales y el otorgamiento de derechos como los emanados de la Propiedad Intelectual tienen que propender a un establecimiento de normas comunitarias, que tanto en el aspecto sustantivo como adjetivo rijan con iguales efectos en todos los cinco Países Miembros.

Este proceso de unificación de la legislación comunitaria en la Comunidad Andina y en lo que respecta al campo de la Propiedad Intelectual e Industrial, se ha dado con las Decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena cuyas normas regulan esos campos en los diferentes Países. Sin embargo, ni en todos los aspectos y menos aún en los procedimentales, se ha logrado esta unificación legislativa; más bien el sistema comunitario sigue respetando las legislaciones internas cuando la comunitaria no ha previsto una norma específica que regule una determinada institución jurídica o un procedimiento administrativo.

“Además, ante la corriente comunitaria de una legislación similar aplicable en los cinco Países, se pretende aproximar el contenido de las legislaciones nacionales, con un contenido básico, que sea igual o semejante tanto en la norma comunitaria como en los instrumentos equivalentes a nivel nacional. “El objetivo de la unificación administrativa comunitaria en lo concerniente a patentes, marcas y otros signos distintivos, se refleja en el artículo 146 de la Decisión 344 el que establece para esa finalidad tres vías: que los Países garanticen la óptima aplicación de las disposiciones contenidas en la Decisión 344; que fortalezcan y logren la autonomía y modernización de las oficinas nacionales, y que se mantenga un sistema informativo de los registros de signos distintivos entre las oficinas de los Países Miembros.

“Esta finalidad, traducida en la norma del artículo 146, ha de concretarse a lo mejor en una uniformidad de los procedimientos sobre el otorgamiento de patentes y marcas cuyo reflejo ojalá constara en una próxima Decisión de esa naturaleza. “Al interpretar esta norma en los Procesos 27-IP-95 y 22-IP-96 el Tribunal expresó: ‘las disposiciones complementarias de los artículos 146 y 147 de la Decisión 344, convergen al interés de que los Países Miembros perfeccionen los procedimientos administrativos en orden a consolidar un Régimen común administrativo no sólo para el registro de marcas sino de patentes y de los otros signos. Este propósito final tiene como antecedente una garantía de la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la Decisión 344’.

“Por otro lado, la norma del artículo 147 impone a los Países Miembros, aunque, utilice el termino “comprometen”, a revisar sus procedimientos administrativos con la exigencia de que se respeten o salvaguarden los derechos y obligaciones que correspondan a los particulares de conformidad con la Decisión 344. Esto no es sino una derivación del principio de la preeminencia del derecho comunitario sobre el derecho nacional, para que éste no trasgreda al primero y no constituyan los procedimientos administrativos internos un obstáculo en el libre ejercicio de los derechos que la patente, las marcas, y el modelo industrial, etc. confieren a sus titulares.

“El robustecimiento de los trámites administrativos se han de dirigir en cualquier caso a interpretar el derecho de la Propiedad Industrial de manera que se constituya en un fundamento esencial para la creación, investigación y promoción de las invenciones, de la iniciativa y del amparo al productor y al consumidor”. En los Procesos antes referidos 27-IP-95- y 22-IP-96 el Tribunal al analizar este artículo dijo: “El compromiso que adquieren los Países Miembros a través de la disposición del artículo 147 se reflejará en una actualización de sus normas internas procedimentales administrativas para que los derechos de los particulares en lo concerniente a la tramitación o concesión de patentes y marcas, a la renovación de éstas, a su caducidad, a la protección que la Decisión 344 confiere sobre derechos de la propiedad industrial no se vean conculcados, disminuidos o desprotegidos por la falta de una legislación administrativa suficiente y necesaria para que esos derechos se discutan en base de procedimientos amplios y abiertos que aseguren la legitimación de los mismos.

La revisión y cumplimiento de las normas que deben efectuar los Países Miembros se referirán, entre otros aspectos, por ejemplo al otorgamiento de términos de prueba en cada uno de los respectivos trámites, a la publicación oportuna de las solicitudes de patentes y marcas, a la agilidad en la concesión o negación de las solicitudes, a la disminución de requisitos formales internos en los procedimientos administrativos, al respeto de los plazos que las normas contienen para la renovación de marcas o para la cancelación de las tasas de patentes antes de declarar su caducidad, pues en todos estos casos, de aplicarse la norma a casos en perjuicio del administrado “lejos de salvaguardar los derechos del titular ( ) los estarían menoscabando al restringir el alcance favorable del régimen común”.

(Proceso 22-IP-95). “El espíritu de la disposición concerniente al artículo 147 no puede interpretarse, en el sentido de que si la autoridad administrativa o la oficina nacional competente deniega una solicitud de registro de una marca, ese acto “per se”, implicaría un incumplimiento del Ordenamiento Jurídico Andino, ya que una decisión o resolución administrativa emitida con un criterio técnico por parte del administrador y que aparentemente no está de acuerdo con la solicitud del administrado, no significa que viole la disposición comunitaria si se trata de proteger a los administrados de esos riesgos; para eso existen las instancias superiores y los recursos procesales que permitan revisar las resoluciones y reparar los errores u omisiones producidos en la etapa administrativa inferior.

Suponer que la norma del citado artículo 147 consagra el principio de la infalibilidad del administrador no responde ni a la realidad ni a la lógica jurídica, ni a los principios de discrecionalidad y discernimiento que amparan al administrador. “Otra cosa distinta sería el juzgamiento que debe hacer el juez nacional acerca de la conducta de la administración al aplicar las normas sustantivas sobre registrabilidad de la marca.

Tal caso se daría cuando frente al hecho evidente de que el signo que se examina se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad de la marca, la administración, sinembargo, procediera a su registro, o cuando lo rechazara sin existir tales causales. En esas circunstancias la Oficina Nacional Competente estaría incurriendo en aplicación indebida de la ley, generadora de nulidad en su actuación, lo cual será objeto de decisión por el Consejo de Estado en el proceso contencioso correspondiente mediante aplicación de la legislación comunitaria que se interpreta en el presente caso ”.

(Proceso 7-IP-95, G.O. 189 de 15 de septiembre de 1995). “Justificar el incumplimiento de la Oficina Nacional Competente en la aplicación de la norma correspondiente, por el hecho de que marcas similares o que puedan tener el mismo significado han sido anteriormente inscritas, no puede ser o constituírse fundamento legal válido para oponerse o contrariar los argumentos de la negativa de la marca por parte de la oficina nacional, porque a cada marca rodean circunstancias, especiales y peculiaridades distintas que provocan diferentes resoluciones.

El Tribunal en el indicado Proceso 7-IP-95, manifestó: ‘ En el caso aludido por el demandante dentro del proceso interno que dio origen a la presente consulta, el titular de la marca COMODISIMOS puede utilizarla para distinguir productos comprendidos en la clase 20 de la clasificación internacional de Niza y en tal sentido tiene un derecho adquirido sobre ella; pero de esta situación no puede derivarse derecho eventual alguno para obtener el registro de la misma marca con respecto a productos comprendidos en una clase diferente, porque las razones que tuvo en cuenta la administración para registrar determinada marca en una clase, no constituyen condición necesaria para que puedan ser aplicadas al registro de productos perteneciente a otra clase.

Se trata de dos actuaciones distintas, para dos clases de productos diferentes y de dos situaciones jurídicas diversas: en el caso del registro de la marca COMODISIMOS dentro de la clase 20 del nomenclator, existe un derecho adquirido o situación jurídica concreta para su titular, en tanto que las pretensiones del demandante frente al registro del mismo signo en la clase 24 apenas representan una mera expectativa o situación jurídica abstracta ”.

Con los antecedentes expuestos. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA CONCLUYE: 1. Un signo que carezca de las condiciones intrínsecas de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, no puede considerarse como apto para el registro marcario. 2. Si el signo reúne los requisitos anteriormente señalados, para poder tener acceso al registro, no deberá estar incurso en ninguna de las prohibiciones o impedimentos previstos en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 3.

El examen de registrabilidad al que debe someterse un signo por parte de la Oficina Nacional Competente antes de aceptar o rechazar la solicitud, procede tanto en los casos en los que se presenten observaciones como en los que no se presenten tales observaciones. 4. El riesgo de confusión, según el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, no sólo contempla la realidad actual de la confundibilidad entre dos signos frente a productos idénticos o similares, sino también la posibilidad futura de esa confusión con el uso de los dos signos en el mercado o en el comercio. 5.

La determinación de la existencia o no del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que debe ser analizado discrecionalmente por el administrador o el juzgador, sujetándose, en cualquier caso, a las reglas de comparación de signos y a los campos en que puede producirse tal confusión, que han sido expuestos en ésta y otras sentencias del Tribunal Andino. 6.

Para la comparación de signos denominativos con mixtos, se resolverá en primer lugar cual es el elemento predominante o relevante del signo mixto que va a causar la primera impresión de éste en la mente del consumidor. Por regla general, en los signos mixtos, predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo de solicitar el producto. 7.

No debe admitirse el registro de signos denominativos con diferente o distinta grafía pero con igual pronunciación o fonética. 8. La confusión en cualquiera de los tres campos de la comparación de los signos contradichos, la fonética, visual o conceptual, impide que el signo posterior ingrese al registro por producir confusión con el anteriormente registrado o solicitado. 9.

En un conflicto entre un signo registrado -derecho adquirido- frente a otro por registrarse o solicitado -mera expectativa-, el funcionario competente deberá pronunciarse a favor del primero. 10. La observación debe ser presentada por quien ostente legítimo interés, sin que la misma esté concebida en la legislación marcaria Andina como de orden popular. 11.

Conforme al sistema andino, la única forma de adquirir el derecho al uso exclusivo de la marca es por medio del registro que le permite al titular ejercer el ius prohibendi para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda causar confusión al consumidor a quien protege en esencia el derecho marcario (artículo 105 apartado 3º de la Decisión 344). 12.

Si la administración o la Oficina Nacional Competente realizan una aplicación indebida de las normas procedimentales o sustantivas, el afectado puede recurrir a la jurisdicción judicial para solicitar el reparo del pretendido error, planteando las acciones que la norma comunitaria le concede en armonía con la legislación nacional. Sin embargo, no debe presumirse que toda negativa al registro de una marca se debe a la indebida aplicación de las disposiciones pertinentes. 13.

No cabe confundir el criterio de interpretación con el error de hecho y de derecho en que pueda incurrir el funcionario administrativo. 14. De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia dentro del Proceso 3478. 15.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto de este Tribunal, notifiquese esta providencia al organismo jurisdiccional mencionado en el numeral anterior, mediante copia certificada y sellada. 16. Remitase copia sellada y certificada, de esta interpretación prejudicial a la Junta del Acuerdo de Cartagena para su publicación en la Gaceta Oficial, según lo dispone el artículo 34 del Tratado de Creación de este Tribunal.

Juan José Calle y Calle PRESIDENTE Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Roberto Salazar Manrique MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza Secretario a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i.