PROCESO Nº. 31-IP-95 Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), y 92 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo e interpretación de oficio del artículo 65 de la Decisión 85 ibídem, dentro de la acción de nulidad por el registro de la marca de productos DUNAS, acompañada en forma explicativa de la partícula WAFER, expediente interno N. 3079.
Quito, 30 de julio de 1997 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA VISTOS: El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por conducto de la Consejera Ponente Doctora Nubia González Cerón, solicita a este Tribunal Comunitario interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), y 92 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
La consulta se tramita con observancia de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal, indicación del nombre del órgano judicial que formula la solicitud, la relación de las normas del ordenamiento comunitario cuya interpretación se requiere, contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el lugar y dirección donde el tribunal solicitante recibirá la notificación correspondiente; la identificación de la causa que ha originado la solicitud y un informe sucinto de los hechos que la autoridad consultante estima relevantes, cuyos apartes fundamentales para esta interpretación se transcriben: “1º) La Sociedad INBORES LTDA. solicitó el registro de la marca DUNAS WAFER para amparar productos comprendidos en la clase 30 del artículo 2do, Decreto 755 de 1972.
“ º) La División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio profirió auto aceptando la solicitud de registro de la marca en cuestión, y ordenando la publicación del extracto del signo DUNAS, indicando que la expresión WAFER irá como explicativa, en la Gaceta de Propiedad Industrial. “4º) El respectivo extracto fue publicado inicialmente en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº. 343 de 31 de mayo de 1989, publicación que se hizo equivocadamente, pues en la misma apareció la expresión DUNAS WAFER (sic) y no DUNA WAFER (sic) como había sido solicitada por la Sociedad INBORES LTDA. “5º) La sociedad INDUSTRIAS ALIMENTICIA NOEL S.A. solicitó se declararan nulas las actuaciones cumplidas dentro del expediente Nº. 274.935 en donde se tramitó la solicitud del registro de la marca DUNAS WAFER y también que se ordenara correctamente la publicación del extracto correspondiente.
“6º) La División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó que por la Oficina de Fe de Erratas de la Gaceta de Propiedad Industrial se corrigiera la equivocación en que incurrió en la publicación, consistente en publicar la expresión DUMAS WAFER debiendo publicarse la expresión DUNAS WAFER. “7º) El extracto de la solicitud de registro de la marca antes mencionada apareció publicada en la Sección de Fe de Erratas de la Gaceta de Propiedad Industrial Nºs. 358, 359 y 360 de 22 de febrero de 1991, pero nuevamente se cometió un error ya que se publicó como DUNA WAFER.
“8º) El 10 de abril el doctor Ramiro Castro Duque actuando como agente oficioso de la sociedad INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. presentó en tiempo, demanda de oposición al registro de la marca DUNA WAFER ya que ésta fue la forma en que apareció publicada en la Fe de Erratas de la Gaceta de Propiedad Industrial de 22 de febrero de 1991.
“ º) Mediante resolución Nº. 11946 de 29 de marzo de 1994, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada, por considerar que entre las marcas en conflicto no existen semejanzas que puedan inducir al consumidor a error y ordenó conceder el registro de la marca DUNAS WAFER.
“13º) En escrito de 14 de abril de 1994, la sociedad INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A., presentó recurso de apelación contra la resolución Nº. 11946 del 29 de marzo de 1994, el cual fue decidido mediante resolución Nº. 0829 de 4 de mayo de 1994, confirmando la resolución 11946 mencionada y declarando agotada la vía gubernativa.” De la lectura de los hechos en síntesis se infiere por este Tribunal que el signo solicitado para registro por la sociedad INBORES LTDA. fue DUNAS acompañado de la partícula WAFER.
Que en la publicación de la solicitud apareció la expresión DUMAS en la que se aprecia el lapsus calami consistente en trocar la N por la M. Que en la corrección de este error efectuada en la Fe de Erratas nuevamente se publicó un signo que no correspondía al solicitado para registro, ya que en esa Fe de Erratas fue impresa la voz DUNA, quedando de esta manera eliminada la S. Que la sociedad INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. dedujo oposición al signo DUNA, como fue publicada la solicitud de registro en la Fe de Erratas.
Que se concedió la marca sobre el signo inicialmente solicitado, es decir, DUNAS acompañado de la partícula WAFER. Este Tribunal reproduce la transcripción hecha por el Consejo de Estado sobre el concepto de violación de la norma comunitaria: “1.) Se violó el artículo 81, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por cuanto las marcas constituyen un complemento esencial de los productos o mercancías al otorgarles individualidad y permitir así su distinción, pues al distinguir determinado artículo crea un instrumento importante de protección para el propietario y para los consumidores.
“2.) Se violó el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la marca DUNA WAFER o DUNAS WAFER es semejante a la marca FRUNA (palabra) y FRUNA (etiqueta) de tal manera que induce al público a error, más si se tiene en cuenta que la marca FRUNA (palabra) y FRUNA (etiqueta) es una marca ampliamente difundida y conocida en el mercado dada la trayectoria dentro del mismo.
“3.) Violación del artículo 92 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por cuanto el extracto de la solicitud de registro de la marca DUNA WAFER (sic) apareció erróneamente publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial, ya que se publicó como DUNAS WAFER (sic). A través de apoderado se solicitó la nulidad de dicho error y la correspondiente corrección en la Gaceta de la Propiedad Industrial, para lo cual la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó su publicación en la Fe de Erratas de la Gaceta de Propiedad Industrial.
Sin embargo en la nueva publicación surgió un nuevo error pues apareció que la marca a registrarse era DUNA WAFER y no DUNAS WAFER pues esta nunca fue publicada”. El Consejero Ponente remite con la solicitud de interpretación prejudicial copias de la demanda, su contestación por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia y del expediente administrativo N. 274935.
En su contestación a la demanda la Superintendencia de Industria y Comercio niega las pretensiones de la demanda y a su favor reconoce como ciertos los hechos. Además arguye en su defensa que las resoluciones impugnadas fueron expedidas conforme a las disposiciones prescritas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena dentro del debido proceso y derecho a la defensa y que “La Oficina Nacional Competente procedió a efectuar el respectivo estudio de confundibilidad entre DUNAS WAFER (solicitada) y FRUNA (registrada) y concluyó acertadamente que entre las dos expresiones no existen semejanzas que puedan inducir al público a error”.
La solicitud se ha realizado en acatamiento al inciso segundo del artículo 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena y el Consejo de Estado de la República de Colombia es competente para requerir la interpretación prejudicial de normas que conforman el respectivo ordenamiento jurídico Comunitario Andino. Este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispuesto por el artículo 28 del Tratado de su Creación. De los hechos objeto del proceso interno sintetizados por el Consejo de Estado requirente y de los documentos acompañados a la solicitud de interpretación prejudicial se desprende que son materia de normas comunitarias andinas los requisitos para el registro de marcas y el trámite para su concesión. Resulta así mismo de los hechos relevantes para la aplicación e interpretación de la norma comunitaria, que las publicaciones inherentes a la solicitud del registro de DUNAS WAFER fueron efectuadas en vigencia de la Decisión 85 y se otorgó la marca a la luz de la Decisión 344.
C O N S I D E R A N D O: 1. Norma objeto de Interpretación.- Que a este Tribunal, tal como se ha afirmado en reiterada y pacífica jurisprudencia, le corresponde determinar las disposiciones que han de ser interpretadas, por lo que está facultado para extenderse a otras no comprendidas en la solicitud o excluir aquellas que no resulten aplicables al proceso interno que ha dado lugar a la consulta.
Que teniendo en cuenta la anterior consideración, el Tribunal acota que el nacimiento de la acción de nulidad impetrada tiene su origen en la oposición al signo DUNA dentro del procedimiento de registro de la marca DUNAS WAFER, aspecto fundamental del proceso interno que atañe en su esencia a la publicación del signo, en tanto que su reproducción fue realizada inicialmente en forma incorrecta y al ser rectificada incurrió en nuevo yerro.
Trámite de esta publicación, que como se observó ut supra, fue efectuado por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia en vigencia del artículo 65 de la Decisión 85. Corresponde en consecuencia al Tribunal la Interpretación de esta norma, cuyo texto es: “ARTICULO 65.- Si la solicitud no mereciere observaciones o fuere complementada debidamente, se ordenará la publicación de un extracto por una vez, en el órgano de publicidad que determine la legislación interna del respectivo País Miembro”.
2. PUBLICACION DEL SIGNO.- La razón de ser de la publicación a que obliga la norma comunitaria en vigencia de las Decisiones 85; 311; 313 y 344, no es otra que la de difusión del signo que se pretende registrar, es decir, únicamente a esa expresión que se muestra en la apariencia y contenidos plasmados en la petición, como expresara este Tribunal dentro del Proceso 20-IP-95: “La publicación de la solicitud tiene por finalidad hacer conocer a los interesados sobre la marca que va a inscribirse, la que comprende tanto el signo como la clase de productos, la identificación del peticionario, la descripción completa de la marca etc.”.
Más adelante el Tribunal en la misma sentencia agregó: “Una publicación disminuida no tendría los efectos legales previstos en la norma y si esa -la publicación- se produce por error del administrador, para rectificar ese acto administrativo tendría, por su propia iniciativa, que volver a publicarla, sin que esto signifique la pérdida de la prioridad registral.
Desde esta segunda publicación se contarían los plazos para presentar observaciones por parte de quien tenga interés legítimo”. Por su parte Jorge Otamendi a este respecto anota: “La publicación de la solicitud puede contener algún error, en cuyo caso a pedido del solicitante se efectuará una publicación corregida conteniendo todos los datos recién mencionados.
De no efectuarse esta publicación se podrá haber provocado un error en quién, ante una publicación correcta, hubiera deducido oposición. La marca mal publicada estaría viciada de nulidad.” “La publicación de la marca es importante pues es la que da nacimiento al trámite de la oposición, esencial en nuestro sistema marcario” (Jorge Otamendi, DERECHO DE MARCAS, Abeledo-Perrot, pág. 124).
Que la publicación por consiguiente, no es constitutiva de derechos, sino es un llamado a eventuales terceros investidos de legítimo interés, sobre la existencia de esa solicitud de registro de un signo que reúne los requisitos previos y necesarios para el posterior y ya definido análisis por parte de la respectiva Oficina Nacional sobre su inscripción, para que dichos interesados hagan valer las reivindicaciones que a su juicio consideren válidas frente a ese signo presentado, en armonía con la disposición comunitaria imperante al momento de efectuar su oposición u observación, por cuanto, se aspira por quien lo solicita, y se cree tener por quien lo observa, el derecho exclusivo sobre la creación intelectual que subyace en el signo. Que en el campo de la jurisprudencia foránea, el profesor de Derecho Mercantil Manuel Aréan Lalin en su libro EL CAMBIO DE FORMA DE LA MARCA, recoge una sentencia sobre un caso fallado por el Tribunal Supremo Español: “Por lo que concierne a la sentencia de 19 de Enero de 1963, en sus antecedentes se hace constar: 1º) que se había solicitado la marca Calanden número 356.831; 2º) que en B.O.P.I. de 16 de Diciembre de 1959 se publicó la solicitud de la marca con el nombre erróneo de Caladen; 3º) que al contestar a las oposiciones, el solicitante afirmó inexactamente que la marca solicitada era Caladren; y 4º) que la Orden del Ministerio de Industria de 5 de Noviembre de 1960 concedió la marca Caladen, tal y como había sido inicialmente solicitada.
Interpuesto recurso contra la citada Orden, el recurrente alegó que se habían infringido los artículos 11, 144, 145, 147, 148 y 150 del EPI. Alegación que prosperó ante el Tribunal Supremo; el cual revocó la concesión de la marca y mandó retrotraer el expediente al momento de la errónea publicación en el B.O.P.I., para que fuese reiterada en debida forma.
La estimación del recurso se apoyó, básicamente, en los dos siguientes considerandos: “CONSIDERANDO que como la denominación oficial y prácticamente conocida por el público es la que se publicó reglamentariamente en el Boletín mencionado, es indudable la existencia de un error esencial. “CONSIDERANDO que si el mencionado artículo 147, como consecuencia de la individualidad de las marcas y de cuanto se expresa en los artículos antes también citados del estatuto de la Propiedad Industrial, establece que al recibirse el expediente en el Negociado de Marcas, se confrontarán las descripciones entre sí y se comprobarán con el cliché, y si se encontraran defectos en la documentación se hará constar en el expediente, y para que puedan ser subsanados se concederá un plazo de un mes, a contar de la publicación del aviso en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, y si en este término no fueran subsanados los defectos señalados, se anulará el expediente, es natural que así mismo producirá la nulidad de lo tramitado el esencial error cometido por la Administración al publicar en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, una denominación diferente de la solicitada”.
(páginas 246 y 247 de la edición efectuada en España por la CAIXA GALICIA) Que el efecto que se deriva de la transformación del signo al ser publicado, aclara este Tribunal, es la ineficacia. Ineficacia definida por Guillermo Cabanellas en su Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, como la “falta de eficacia, de consecuencia a efectos normales”.
Por tanto, una publicación que contenga un signo alterado no ha nacido a la vida jurídica, y el derecho no le imprime certeza. Por todo lo expuesto, ese alto Tribunal, de ser ineficaces las publicaciones relativas a la solicitud del signo DUNAS, acompañado en forma explicativa de la partícula WAFER, deberá previa audiencia de las partes, dar aplicación al literal a) del artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en el sentido de decretar la nulidad del registro.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Si una solicitud de registro reúne los requisitos formales, la Oficina Nacional Competente ordenará la publicación del signo cuyo registro se pide tal cual se solicitó, so pena de la ineficacia de dicha publicación. 2. La Autoridad Nacional Competente, si comprueba la ineficacia de las publicaciones de un signo registrado, de conformidad con la norma comunitaria vigente en el tiempo en que fue ordenada la publicación por la Oficina Nacional Competente, previa audiencia de las partes, deberá dar aplicación al literal a) del artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 3.
La anulación declarada por la autoridad nacional competente es subsanable y no implica la pérdida de la prioridad registral, acarreando sólo la reposición al estado anterior, en que se cometió el vicio. 4. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación del ordenamiento jurídico andino, al dictar la respectiva sentencia. 5.
Notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia certificada y sellada. 6. Remítase copia similar a la Junta del Acuerdo de Cartagena para fines de publicación. Juan José Calle y Calle PRESIDENTE Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Roberto Salazar Manrique MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i.